Uitspraak
vonnis
RECHTBANK ROTTERDAM
Team handel en haven
zaaknummer / rolnummer: C/10/549559 / HA ZA 18-438
Vonnis in incident van 22 augustus 2018
in de zaak van
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
INTER-NOBA B.V.,
gevestigd te Rotterdam,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
PERVASCO B.V.,
gevestigd te Rotterdam,
eiseressen in de hoofdzaak,
verweersters in het incident,
advocaat mr. A.F. Ammerlaan te Dordrecht,
tegen
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
GOLDEN STAR INVESTMENTS B.V.,
gevestigd te Schiedam,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
CANDY STORE B.V.,
gevestigd te Schiedam,
gedaagden in de hoofdzaak,
eiseressen in het incident,
advocaat mr. H.A. Bravenboer te Rotterdam.
Partijen zullen hierna Inter-Noba c.s. en GSI c.s. genoemd worden. Voor zover partijen afzonderlijk worden bedoeld, zullen zij worden aangeduid als Inter-Noba en Pervasco, respectievelijk GSI en CS.
1.De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 12 april 2018, met producties;
- de incidentele vordering tot onbevoegdverklaring;
- de conclusie van antwoord in het bevoegdheidsincident.
1.2.
Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.
2.De vorderingen en grondslagen in de hoofdzaak
2.1.
In de hoofdzaak vorderen Inter-Noba c.s. om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:
de litigieuze merken, zoals aangeduid in punt 25 van de dagvaarding, nietig te verklaren,
GSI c.s. te bevelen de bevoegde instanties te verzoeken, binnen drie werkdagen na betekening van het te wijzen vonnis, de litigieuze merken volledig door te halen, op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 25.000,00 per dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat GSI c.s. in gebreke blijven dit bevel na te komen,
te bepalen dat het te wijzen vonnis zal hebben te gelden als een in wettige vorm opgemaakte akte, waarbij GSI c.s. aan Inter-Noba c.s. en/of de raadsman van Inter-Noba c.s. de uitdrukkelijke machtiging verlenen om de hiervoor onder b) bedoelde doorhaling te verzoeken en te bevelen dat GSI c.s. de daarmee gemoeide kosten betalen, bij gebreke van welke betaling deze kosten zullen worden vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW Pro vanaf de vierde werkdag na de dag waarop Inter-Noba c.s. GSI c.s. om de vergoeding van deze kosten hebben verzocht,
GSI c.s. te gebieden, onmiddellijk na betekening van het te wijzen vonnis, elk gebruik van de litigieuze merken en inbreuk op de Napoleon merken te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom voor elke inbreuk op dit gebod, of - zulks ter keuze van Inter-Noba c.s. - per dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat deze inbreuk voortduurt,
GSI c.s. te gebieden, onmiddellijk na betekening van het te wijzen vonnis, elke inbreuk op de auteursrechten van Inter-Noba c.s. op de verpakkingen van het Napoleon snoepmerk te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 25.000,00 voor elke inbreuk op dit gebod, of - zulks ter keuze van Inter-Noba c.s. - per dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat deze inbreuk voortduurt,
GSI c.s. hoofdelijk te veroordelen in de kosten van de procedure, ofwel te begroten op de redelijke en evenredige kosten van de procedure op de voet van artikel 1019h Rv, ofwel te begroten op de volledige proceskosten wegens misbruik van recht, zulks ter keuze van Inter-Noba c.s., te voldoen binnen zeven werkdagen na de datum van het te wijzen vonnis, bij gebreke waarvan de kosten worden vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW Pro vanaf de achtste werkdag na de datum van het vonnis tot de dag van volledige betaling.
2.2.
Aan deze vorderingen hebben Inter-Noba c.s. - samengevat en voor zover thans relevant - de volgende stellingen ten grondslag gelegd:
2.2.1.
Inter-Noba c.s. maken deel uit van het concern Pervasco Groep, dat zich bezighoudt met de productie, verkoop, distributie en marketing van hoogwaardige zoetwaren (snoep). In dit kader is Inter-Noba houdster van meerdere, in de dagvaarding nader gespecificeerde Uniemerken en Beneluxmerken, waaronder registraties die zien op het Napoleon snoepmerk. Pervasco gebruikt de merkregistraties van Inter-Noba op basis van een exclusieve licentieovereenkomst en is auteursrechthebbende op de verpakkingen van het Napoleon snoepmerk.
2.2.2.
Eind 2014 is een intentieovereenkomst gesloten met betrekking tot de overdracht van Pervasco Groep aan GSI en haar moederbedrijf.
2.2.3.
Vooruitlopend op de voorgenomen overname zijn merkregistraties voor het Napoleon snoepmerk verricht op naam van CS (dochtervennootschap van GSI). Het gaat om drie Beneluxmerken en drie internationale merkregistraties met gelding voor de Europese Unie dan wel de Benelux (de litigieuze merken). De registraties zijn later overgedragen aan GSI.
2.2.4.
De overname van Pervasco Groep is uiteindelijk niet doorgegaan. GSI c.s. weigeren echter de merkinschrijvingen over te dragen dan wel door te halen. Zij dreigen met handhaving van de registraties jegens Inter-Noba c.s. en betichten Inter-Noba c.s. ook van auteursrechtinbreuk. Inter-Noba c.s. worden daarmee afgeperst met registraties waarop GSI c.s. geen enkel recht (behoren te) hebben. Zij hebben daarom de hiervoor onder 2.1 weergegeven vorderingen ingesteld.
3.Het geschil in het incident
3.1.
GSI c.s. hebben gevorderd dat de rechtbank:
- zich onbevoegd verklaart om kennis te nemen van de vorderingen van Inter-Noba c.s. die zijn gebaseerd op een (dreigende) inbreuk op de door Inter-Noba c.s. gestelde Uniemerken en
- de zaak, ook voor wat betreft de overige grondslagen en in de stand waarin deze zich bevindt, op de voet van artikel 110 Rv Pro verwijst naar de rechtbank Den Haag.
3.2.
GSI c.s. hebben daaraan - zakelijk weergegeven - ten grondslag gelegd dat de rechtbank Den Haag ingevolge artikel 124 aanhef Pro en sub a van Verordening (EU) nr. 2017/1001 van het Europees parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (verder: UMVo 2017) in verbinding met artikel 3 van Pro de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk exclusief bevoegd is ter zake van alle rechtsvorderingen betreffende (dreigende) inbreuk op Uniemerken. Volgens GSI c.s. moeten ook de overige vorderingen worden verwezen naar de rechtbank Den Haag, omdat de vorderingen verknocht zijn, alsook om proceseconomische redenen en om te voorkomen dat tegenstrijdige uitspraken zouden (kunnen) worden gedaan.
3.3.
Inter-Noba c.s. hebben de incidentele vordering gemotiveerd betwist en geconcludeerd tot afwijzing ervan, met hoofdelijke veroordeling, uitvoerbaar bij voorraad, van GSI c.s. in de kosten van het incident, ofwel te begroten op de redelijke en evenredige kosten op de voet van artikel 1019h Rv, ofwel te begroten op de volledige proceskosten wegens misbruik van recht, zulks ter keuze van Inter-Noba c.s., te voldoen binnen zeven werkdagen na de datum van het te wijzen vonnis, bij gebreke waarvan de kosten worden vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW Pro vanaf de achtste werkdag na de datum van het vonnis tot de dag van volledige betaling.
3.4.
Inter-Noba c.s. hebben daartoe - zakelijk weergegeven - aangevoerd dat de internationale registraties van de litigieuze merken gebaseerd zijn de op de Benelux registraties. Deze internationale registraties zijn nog niet onafhankelijk geworden van de Benelux registraties, omdat deze registraties minder dan vijf jaar geleden zijn ingeschreven. Daarom dienen de internationale registraties het lot te volgen van de Benelux registraties en op basis van artikel 6 lid 3 van Pro de Schikking van Madrid eveneens nietig te worden verklaard, aldus Inter-Noba c.s. Volgens Inter-Noba c.s. is ingevolge artikel 4.6 lid 1 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom de rechtbank Rotterdam bevoegd, aangezien GSI c.s. binnen het arrondissement van deze rechtbank zijn gevestigd.
4.De beoordeling in het incident
4.1.
In de hoofdzaak hebben Inter-Noba c.s. onder meer een gebod tot staking van elke inbreuk op de Napoleon merken gevorderd (zie hiervoor onder 2.1 sub d). Met “de Napoleon merken” bedoelen zij de in de dagvaarding nader gespecificeerde Uniemerken, alsmede Benelux- en internationale merken van Inter-Noba. Voor zover de vordering ziet op de (beweerdelijke) inbreuk op Uniemerken (zoals de Uniemerken met de registratienummers 003031770, 003030277 en 011704541), is op grond van de artikelen 123 lid 1, 124 onder a en 125 lid 1 UMVo 2017 in verbinding met artikel 3 van Pro de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk de rechtbank Den Haag exclusief bevoegd daarvan kennis te nemen.
4.2.
Het beroep van Inter-Noba c.s. op artikel 6 lid 3 van Pro de Schikking van Madrid gaat niet op, nu daarmee onverlet blijft dat de rechtbank Den Haag uitsluitende bevoegdheid heeft ter zake van alle rechtsvorderingen betreffende (dreigende) inbreuk op de Uniemerken van Inter-Noba. Of de internationale merkregistraties op naam van (aanvankelijk CS en thans) GSI het lot dienen te volgen van de Beneluxmerken van (aanvankelijk CS en thans) GSI, is in het kader van de beoordeling in dit bevoegdheidsincident niet relevant. De incidentele vordering is in zoverre dan ook toewijsbaar.
4.3.
Met GSI c.s. is de rechtbank van oordeel dat de ingestelde vorderingen verknocht zijn en dat het om proceseconomische redenen, alsmede om redenen van eenheid van rechtspraak, van belang is dat een en dezelfde rechter over de vorderingen oordeelt. De zaak zal daarom ook wat betreft de overige vorderingen en grondslagen worden verwezen naar de rechtbank Den Haag.
4.4.
De beslissing over de proceskosten van het incident zal worden aangehouden tot het eindvonnis in de hoofdzaak.
5.De beslissing
De rechtbank
in het incident
5.1.
verklaart zich onbevoegd kennis te nemen van de vordering in de hoofdzaak, voor zover deze betreft de (beweerdelijke) inbreuk op Uniemerken,
5.2.
houdt de beslissing over de kosten van het incident aan tot het eindvonnis in de hoofdzaak,
in de hoofdzaak
5.3.
verwijst de zaak in het geheel - in de stand waarin deze zich thans bevindt - naar de rechtbank Den Haag.
Dit vonnis is gewezen door mr. G.J. Heevel en in het openbaar uitgesproken op 22 augustus 2018.
1977/1515