Uitspraak
vonnis
RECHTBANK ROTTERDAM
Team handel en haven
zaaknummer / rolnummer: C/10/556863 / KG ZA 18-921
Vonnis in kort geding van 28 september 2018
in de zaak van
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
[eiseres 1],
gevestigd te Amsterdam,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
[eiseres 2],
gevestigd te Amsterdam,
eiseressen,
advocaat mr. S. van der Hoeven te Tilburg,
tegen
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
[gedaagde],
gevestigd te Rotterdam,
gedaagde,
advocaat mr. L.G.M. Delahaije te Breda.
Partijen zullen hierna [eiseres 1] , [eiseres 2] respectievelijk [gedaagde] genoemd worden. [eiseres 1] en [eiseres 2] zullen gezamenlijk worden aangeduid als [eiseres 1 en 2] c.s.
1.De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 5 september 2018;
- de 34 producties van [eiseres 1 en 2] c.s.;
- de conclusie van antwoord;
- de 3 producties van [gedaagde] ;
- de mondelinge behandeling op 14 september 2018;
- de pleitnota van [eiseres 1 en 2] c.s., met een eiswijziging.
1.2.
Ten slotte is vonnis bepaald.
2.De feiten
2.1.
[gedaagde] is op 27 december 2013 opgericht. Zij treedt naar buiten onder de handelsnamen “ LAWFOX Advocaten (B.V.)”, “ LAWFOX Advocatuur (B.V.)” en “ LAWFOX ”. [eiseres 1 en 2] is de zelfstandig bevoegde bestuurder van [eiseres 2] .
Onder het kopje activiteiten (van [eiseres 2] ) staat in het handelsregister van de Kamer van Koophandel vermeld:
“Het uitoefenen van een advocatenpraktijk.”
2.2.
[eiseres 1 en 2] is houdster van het op 21 januari 2014 gedeponeerde en op 31 maart 2014 ingeschreven (inschrijvingsnummer [nummer] ) Benelux-woordmerk “ LAWFOX ” (hierna: het woordmerk). Het woordmerk is geregistreerd voor de klassen 35, 41 en 45. Daaronder vallen advisering over bedrijfsorganisatie, bedrijfsorganisatorische en bestuurlijke advisering, hulp bij de leiding van zaken, juridische diensten, beheer van auteursrechten en advocatuur.
2.3.
Op 31 januari 2014 hebben [eiseres 2] en [eiseres 1 en 2] een overeenkomst met de titel ‘Akte van overdracht intellectuele eigendom’ gesloten. Die overeenkomst houdt in dat [eiseres 2] haar intellectuele eigendomsrechten, waaronder haar merkrechten (zoals het woordmerk) en handelsnaamrechten, overdraagt aan [eiseres 1 en 2] en dat [eiseres 1 en 2] na die overdracht een niet-exclusieve licentie tot exploitatie en handhaving van de intellectuele eigendomsrechten verleent aan [eiseres 2] . [eiseres 2] is ook zelf bevoegd zelfstandig op te treden tegen schending van de intellectiele eigendomsrechten (artikel 2.3).
2.4.
[gedaagde] is op 7 november 2017 opgericht en treedt naar buiten onder de handelsnamen “ LawFort ”, “ LawFort B.V.” en “ LawFort Juristen”.
Onder het kopje activiteiten (van [gedaagde] ) staat in het handelsregister van de Kamer van Koophandel vermeld:
“Het verlenen van juridisch advies en rechtsbijstand aan zelfstandige ondernemers en vrije beroepsbeoefenaren, zelfstandigen zonder personeel en MKB (Midden- en Kleinbedrijf) ondernemingen, het adviseren, beoordelen en uitvoeren van reorganisaties, herstructureringen en doorstartmogelijkheden, het uitoefenen van een rechtskundig adviesbureau en juristenkantoor; holding en beheer”
2.5.
Bij e-mails van 11 juni, 12 juni en 14 juni 2018 is [gedaagde] door [eiseres 2] gesommeerd om het gebruik van de inbreukmakende handelsnaam en teken “ [gedaagde] ” te staken en gestaakt te houden. Bij e-mails van 12 juni en 14 juni 2018 aan [eiseres 2] heeft [gedaagde] te kennen gegeven dat van merkinbreuk of inbreuk op de handelsnaam geen sprake is en dat zij haar naam niet zal wijzigen.
2.6.
Bij brief van 1 augustus 2018 is [gedaagde] door de advocaat van [eiseres 2] gesommeerd (kort gezegd) te bevestigen dat zij het onrechtmatige gebruik van het teken “ [gedaagde] ” zal staken en gestaakt zal houden, bij gebreke waarvan [eiseres 2] een kort geding zal starten om een einde te maken aan de onrechtmatige en inbreukmakende situatie.
Diezelfde dag heeft [gedaagde] per e-mail laten weten aan die sommatie geen gehoor te geven.
3.Het geschil
3.1.
[eiseres 1 en 2] c.s. vordert na eiswijziging, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:
[gedaagde] te gebieden inbreuk op de merk- en handelsnaamrechten van [eiseres 1 en 2] c.s. waaronder het gebruik van de tekens “ LAWFORT ”, “ LAWFORT JURISTEN” en “ LAWFORT BV”, en overige met het teken “ LAWFOX ” overeenstemmende tekens, te staken en gestaakt te houden;
[gedaagde] te gebieden alle offline en online verwijzingen naar en vermeldingen van het gebruik van het teken “ [gedaagde] ”(waaronder op facturen, flyers, promotiemateriaal, als domeinnaam, op social media accounts, in online telefoongidsen) met onmiddellijke ingang, althans binnen vijf dagen na betekening van het vonnis te verwijderen;
een en ander op straffe van een dwangsom van € 10.000,00 per dag (een gedeelte van een dag als hele begrepen) dat de overtreding voortduurt, tot een maximum van
€ 250.000,00, althans een door de voorzieningenrechter te bepalen dwangsom, voor elke dag of gedeelte van een dag dat nakoming van het gevorderde onder 1 en 2 geheel of gedeeltelijk uitblijft, zulks tegen behoorlijk bewijs van kwijting;
4. [gedaagde] te veroordelen in de kosten van deze procedure ex artikel 1019h Rv;
5. te bepalen dat de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak ex artikel 1019i Rv zes maanden vanaf de dag van het wijzen van dit vonnis is.
3.2.
[gedaagde] voert verweer.
3.3.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4.De beoordeling
4.1.
Het spoedeisend belang van [eiseres 1 en 2] c.s. vloeit voort uit de aard van de vordering en is niet betwist door [gedaagde] . Vaststaat dat [eiseres 1 en 2] houdster is van het woordmerk, dat [eiseres 1 en 2] een niet-exclusieve licentie tot exploitatie van het woordmerk aan [eiseres 2] heeft verleend en dat [eiseres 2] ook bevoegd is om handhavend op te treden tegen schending van merkrechten. Daarin ligt het belang van [eiseres 2] als één van de eisende partijen in dit geding.
4.2.
In de eerste plaats stelt [eiseres 1 en 2] c.s. dat [gedaagde] met het gebruik van het teken “ LawFort ” inbreuk maakt op het merk “ LAWFOX ” conform artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE.
4.3.
Als meest verstrekkende verweer heeft [gedaagde] aangevoerd dat in een bodemprocedure naar alle waarschijnlijkheid zal worden beslist dat het beroep van [gedaagde] op nietigheid van het woordmerk zal slagen op grond van artikel 2.28 lid 1 sub d BVIE, namelijk dat het woordmerk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik gebruikelijk zijn geworden. [gedaagde] heeft die stelling echter niet nader onderbouwd of toegelicht. Reeds om die reden kan dit verweer niet slagen.
4.4.
Op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE heeft de merkhouder het recht het gebruik van een teken door een derde zonder zijn toestemming te verbieden in het geval dat teken gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.
Van inbreuk zoals bedoeld in voormeld artikel is sprake indien het woordmerk “ LAWFOX ” en het teken “ LawFort ” – globaal beoordeeld, naar de totaalindruk die zij maken, visueel, auditief en/of begripsmatig – zodanige gelijkenis vertonen dat bij het relevante publiek verwarring wordt gewekt tussen het woordmerk en het teken (directe verwarring) dan wel dat daardoor bij het relevante publiek de indruk wordt gewekt dat er enig economisch verband bestaat tussen de rechthebbenden op het woordmerk en het teken (indirecte verwarring). Daarbij dienen alle relevante omstandigheden in aanmerking te worden genomen, waaronder de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van het merk en het teken, de mate van soortgelijkheid van de betreffende waren of diensten en de onderscheidingskracht en de bekendheid van het woordmerk. Daarbij kan uit een oogpunt van verwarringsgevaar een grotere mate van soortgelijkheid een geringere mate van overeenstemming compenseren en omgekeerd.
4.5.
Bij de vergelijking van het woordmerk met het teken, wordt het volgende overwogen.
De eerste vijf letters van beide tekens zijn dezelfde, namelijk “LAWFO”. Het enkele verschil zit in het einde, dat slechts bestaat uit één respectievelijk twee medeklinkers (-X en -rt). Daarmee stemmen de tekens visueel in hoge mate met elkaar overeen. Dat er verschil zit in het gebruik van hoofdletters en kleine letters bij de tekens, is in deze niet relevant. Nu [eiseres 1 en 2] c.s. enkel de bescherming van het woordmerk inroept, doen de grafische elementen van het merk – en dus ook de precieze schrijfwijze in de zin van lettergrootte – niet ter zake voor de overeenstemmingsvraag. Hetzelfde geldt voor het door [gedaagde] gestelde verschil in logo.
Daarnaast is sprake van een sterke auditieve overeenstemming. De uitspraak van het grootste gedeelte van het woordmerk en het teken, namelijk “LAWFO”, is identiek.
Begripsmatig gezien, is de overeenstemming niet hoog. Beide tekens beginnen met “LAW”, welk woord impliceert dat de ondernemingen zich bezig houden met juridische dienstverlening. Het tweede gedeelte van de tekens (“-FOX” en “-Fort”) heeft een andere betekenis en stemt niet met elkaar overeen.
4.6.
Daarnaast stelt de voorzieningenrechter vast dat de dienstverlening van [eiseres 2] en [gedaagde] als soortgelijk is aan te merken. Beide bedrijven verlenen juridische dienstverlening aan ondernemers en ondernemingen. [eiseres 2] richt zich met name op het IT-, IE en privacyrecht. [gedaagde] biedt in brede zin hulp aan ondernemingen in financieel zwaar weer, met name op het gebied van het reorganiseren, herstructureren, saneren en doorstarten. Hoewel het aandachtsgebied voor wat betreft hun dienstverlening verschilt, neemt dat niet weg dat [eiseres 2] en [gedaagde] in ieder geval gedeeltelijk in elkaars vaarwater zitten. [gedaagde] geeft zelf aan dat haar werkzaamheden rondom de reorganisatie van bedrijven ook juridisch advies omvatten en [eiseres 1 en 2] c.s. heeft gemotiveerd aangevoerd dat [eiseres 2] ook ondernemingen in zwaar weer juridisch bijstaat. Terecht heeft [eiseres 1 en 2] c.s. daarbij aangegeven dat er geen hard onderscheid kan worden gemaakt in de subdomeinen van het recht. Zo kunnen ondernemingen vanwege een ICT-conflict in een insolvente toestand belanden en een onderneming in zwaar weer kan te maken krijgen met vraagstukken op het gebied van het IT-recht.
Bovendien geldt dat de dienstverlening van [gedaagde] valt onder dezelfde diensten waarvoor het woordmerk is ingeschreven, namelijk klasse 35 (o.m. advisering over bedrijfsorganisatie, bedrijfsorganisatorische en bestuurlijke advisering, hulp bij de leiding van zaken) en 45 (o.m. juridische diensten). Verder is nog van belang dat [gedaagde] ook naar buiten treedt met het achtervoegsel “Juristen”.
4.7.
[eiseres 1 en 2] c.s. heeft voorts producties overgelegd waaruit genoegzaam blijkt dat zij voldoende inspanningen verricht om haar landelijke naamsbekendheid te vergroten. Zo heeft zij reviews van verschillende klanten overgelegd (waarvan sommige klanten landelijk opereren), verzorgt zij juridische cursussen en publiceert zij regelmatig artikelen via haar weblog op websites en in diverse vakliteratuur.
4.8.
Alles tezamen bezien, is de voorzieningenrechter van oordeel dat de totaalindruk van het woordmerk en het teken zodanige gelijkenis vertonen dat er sprake is van verwarringsgevaar bij het relevante publiek. Dat die verwarring zich vooralsnog in de praktijk niet heeft verwezenlijkt, doet daar niet aan af. Dat leidt tot het oordeel dat het teken “ [gedaagde] ” inbreuk maakt op het merk “ [eiseres 2] ”.
4.9.
In de tweede plaats meent [eiseres 1 en 2] c.s. dat [gedaagde] met het gebruik van verschillende handelsnamen die zijn gerelateerd aan “ [gedaagde] ” inbreuk maakt op haar handelsnaamrechten. Daarbij doet zij een beroep op artikel 5 en Pro 5a van de Handelsnaamwet (Hnw).
4.10.
In artikel 5 Hnw Pro is bepaald dat het verboden is een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard van beide ondernemingen en de plaats waar zij zijn gevestigd, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.
4.11.
Vaststaat dat de handelsnamen van [eiseres 2] eerder in gebruik waren dan de handelsnamen van [gedaagde] . Verder volgt uit de overwegingen onder 4.5. t/m 4.7. genoegzaam dat het woord “ LawFort ” slechts in geringe mate afwijkt van “ LAWFOX ”, dat de ondernemingen soortgelijke diensten verrichten en dat zij beide landelijk actief zijn.
Daarmee is voldoende aannemelijk dat bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen te duchten valt. Ook hier geldt dat het feit dat er nog geen sprake is geweest van verwarring, niet van belang is. Het gaat immers om de concrete mogelijkheid van verwarring. [gedaagde] maakt met het gebruik van de handelsnamen “ LawFort ”, “ LawFort Juristen” en “ LawFort B.V.” dan ook inbreuk op de handelsnaam van [eiseres 2] .
4.12.
Met het oordeel dat sprake is van handelsnaaminbreuk door [gedaagde] in de zin van artikel 5 Hnw Pro, behoeft het beroep van [eiseres 1 en 2] c.s. op artikel 5a Hnw geen bespreking meer.
4.13.
Ten slotte wordt nog opgemerkt dat, als al uitgegaan zou worden van de stelling van [gedaagde] dat de aard van haar diensten wezenlijk verschilt van die van [eiseres 2] omdat zij zich in wezen niet echt bezig houdt met “juristerij”, niet valt in te zien wat het rechtens te respecteren belang is van [gedaagde] om zich te profileren als juridisch advieskantoor door gebruikmaking van de voorvoegsel “Law-“ en/of de extensie “Juristen” in haar handelsnaam. Bovendien is gebleken dat [gedaagde] haar diensten tevens aanbiedt via de website “www.directdoorstarten.com”. Dit doet af aan het belang van [gedaagde] bij het gebruik van “ [gedaagde] ” als handelsnaam en merk.
4.14.
Het voorgaande leidt ertoe dat het onder punt 1. gevorderde gebod wordt toegewezen, in die zin dat [gedaagde] zal worden veroordeeld iedere inbreuk op de merk- en handelsnaamrechten voor wat betreft het gebruik van de woorden “ LawFort ”, “ LawFort Juristen” en “ LawFort B.V.” te staken en gestaakt te houden. Voor een ruimere veroordeling is geen plaats. De vordering om ook het gebruik van met “ [eiseres 2] ” overeenstemmende tekens te verbieden, is onvoldoende bepaalbaar en zal leiden tot executieproblemen.
In de veroordeling onder punt 1. ligt reeds besloten dat [gedaagde] gehouden is om alle offline en online verwijzingen naar en vermeldingen van het gebruik van het teken “ LawFort ” (waaronder op facturen, flyers, promotiemateriaal, als domeinnaam, op social media accounts, in online telefoongidsen) te verwijderen. Deze vordering wordt derhalve bij gebrek aan een belang afgewezen.
4.15.
Staking van het merk- en handelsnaaminbreuk zal niet met onmiddellijke ingang worden bevolen zoals gevorderd, nu een redelijke termijn gegund moet worden om aan de bevelen in het dictum te voldoen. De voorzieningenrechter acht een termijn van twee weken hiervoor voldoende.
4.16.
Het opleggen van een dwangsom is passend en geboden. De gevorderde dwangsom zal worden beperkt.
4.17.
Nu [gedaagde] terecht door [eiseres 1 en 2] c.s. in rechte is betrokken, zal [gedaagde] in de proceskosten worden veroordeeld. [eiseres 1 en 2] c.s. vordert op de voet van artikel 1019h Rv veroordeling van [gedaagde] in de volledige proceskosten, welke kosten voor wat betreft de advocaatkosten volgens de door haar overgelegde specificatie tot op heden € 9.406,98 exclusief btw (€ 4.764,98 + € 4.642,00) bedragen. Daarnaast maakt [eiseres 1 en 2] c.s. aanspraak op vergoeding van de door advocaat W. Dammers van [eiseres 2] verrichte werkzaamheden ten behoeve van [eiseres 1 en 2] , zijnde een bedrag van € 2.832,00 exclusief btw. [gedaagde] heeft terecht aangevoerd dat de kosten van Dammers moeten worden beschouwd als “eigen” uren, nu Dammers bestuurder en enig aandeelhouder is van [eiseres 1 en 2] , zodat deze kosten niet voor vergoeding in aanmerking komen. [gedaagde] heeft het ingediende overzicht van de advocaat van [eiseres 1 en 2] c.s. niet betwist. Conform het standpunt van [eiseres 1 en 2] c.s. is de voorzieningenrechter van oordeel dat de onderhavige procedure kwalificeert als een eenvoudig kort geding in de zin van de toepasselijke indicatietarievenregeling, waarvoor de maximale advocaatkosten op € 6.000,- zijn vastgesteld. De voorzieningenrechter acht de door [eiseres 1 en 2] c.s. opgegeven advocaatkosten daarom niet redelijk en evenredig voor zover deze het bedrag van € 6.000,- (inclusief kantoorkosten en exclusief btw) te boven gaan.
De kosten aan de zijde van [eiseres 1 en 2] c.s. worden daarom begroot op:
- dagvaarding € 85,79
- griffierecht € 626,00
- salaris advocaat
Totaal € 6.711,79
4.18.
De voorzieningenrechter zal de termijn als bedoel in artikel 1019i Rv bepalen op zes maanden na de datum van dit vonnis.
4.19.
Het verzoek van [gedaagde] om het vonnis niet uitvoerbaar bij voorraad te verklaren, is door haar niet nader gemotiveerd, zodat daaraan voorbij wordt gegaan.
Ten overvloede wordt overwogen dat het karakter van een kort geding met zich brengt dat een daaruit voortvloeiend vonnis in beginsel uitvoerbaar bij voorraad verklaard wordt.
De voorzieningenrechter mag dat bovendien ambtshalve bepalen.
5.De beslissing
De voorzieningenrechter:
5.1.
gebiedt [gedaagde] iedere inbreuk op de merk- en handelsnaamrechten van [eiseres 1 en 2] c.s. op het gebruik van de woorden/tekens “ LawFort ”, “ LawFort Juristen” en “ LawFort B.V.” te staken en gestaakt te houden;
5.2.
veroordeelt [gedaagde] om aan [eiseres 1 en 2] c.s. een dwangsom te betalen van € 2.500,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat [gedaagde] niet binnen twee weken na betekening van dit vonnis aan het in 5.1. uitgesproken gebod voldoet, tot een maximum van € 100.000,00 is bereikt;
5.3.
bepaalt de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak in de zin van artikel 1019i Rv op zes maanden na heden;
5.4.
veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, aan de zijde van [eiseres 1 en 2] c.s. tot op heden begroot op € 6.711,79;
5.5.
verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
5.6.
wijst het meer of anders gevorderde af.
Dit vonnis is gewezen door mr. P. de Bruin en in het openbaar uitgesproken op 28 september 2018.
2091 / 2009