ECLI:NL:RBROT:2021:12643

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team handel en haven

zaaknummer / rolnummer: C/10/627831 / KG ZA 21-928

Vonnis in kort geding van 1 december 2021

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar vreemd recht

BRUSSELS INVESTMENT GROUP BVBA,

gevestigd te Zaventem, België,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

EURO RETAIL B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

eiseressen,

advocaat mr. C. Choy te Den Haag,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[gedaagde],

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

gedaagde,

advocaat mr. M.J. op 't Ende te Strijen.

Partijen worden hierna Brussels Investment, Euro Retail en [gedaagde] genoemd.

1..De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding van 4 november 2021,
de producties 1 tot en met 14 van Brussels Investment en Euro Retail,
de producties 1 tot en met 19 van [gedaagde] ,
de urenspecificatie van mr. Choy,
de mondelinge behandeling, gehouden op 17 november 2021,
de pleitnotitie van mr. Choy, en
de pleitnota van mr. Op ’t Ende.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2..De feiten

2.1.

Op 28 maart 2014 hebben [persoon A] (hierna: [persoon A] ) en [persoon B] de vennootschap [voormalige naam vennootschap] . (hierna: [huidige naam vennootschap] ) opgericht. Op 2 oktober 2014 is de naam van de vennootschap gewijzigd in [huidige naam vennootschap] ( [huidige naam vennootschap] ) B.V.

2.2.

[huidige naam vennootschap] heeft bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) onder meer de volgende beeldmerken met woordelementen gedeponeerd:

[ afbeelding beeldmerk 1 gedaagde ]

ingeschreven op 10 maart 2015 onder inschrijvingsnummer [inschrijvingsnummer 1] voor klasse 29 (maaltijden), klasse 30 (o.a. broodjes hamburger) en klasse 43 (restauratie), en

[afbeelding beeldmerk 2 gedaagde ]

ingeschreven op 13 november 2017 onder inschrijvingsnummer [inschrijvingsnummer 2] voor klasse 29 (o.a. kip en maaltijden), klasse 30 (o.a. broodjes met halal kip), klasse 35 (o.a. commercieel management) en klasse 43 (o.a. restaurantdiensten).

2.3.

Op 18 november 2015 hebben [persoon A] , zijn broer, [persoon C] (hierna: [persoon C] ), en [persoon D] [gedaagde] opgericht. Sinds de oprichting exploiteert [gedaagde] onder de handelsnaam [huidige naam vennootschap] een halal fast food restaurant aan de [adres] in Rotterdam. Daarbij maakt zij gebruik van het/de hiervoor in 2.2. weergegeven beeldmerk(en).

2.4.

[huidige naam vennootschap] heeft (vanaf) medio 2017 een franchiseformule ontwikkeld voor de exploitatie van halal fast food restaurants. Op dit moment zijn er 7 franchisenemers in Nederland en 2 in België en Duitsland.

2.5.

Op 12 september 2017 is [persoon A] overleden.

2.6.

Op 1 augustus 2018 hebben [huidige naam vennootschap] en [naam bedrijf] , vertegenwoordigd door de zoon van [persoon A] , een activaovereenkomst gesloten met de oprichters van de nog op te richten vennootschap Brussels Investment. In deze overeenkomst staat dat Brussels Investment tegen betaling van een bedrag van € 200.000,00 de activa van [huidige naam vennootschap] en [naam bedrijf] , waaronder de franchiseformule van [huidige naam vennootschap] en de handelsnaam [huidige naam vennootschap] ( [huidige naam vennootschap] ), overneemt. In de overeenkomst wordt aan Brussels Investment een volmacht verleend om de in 2.2. bedoelde beeldmerken van [huidige naam vennootschap] op haar naam te zetten.

2.7.

Op 30 augustus 2018 is Brussels Investment opgericht. Nadien heeft Brussels Investment zich laten registreren als rechthebbende op de beeldmerken. In oktober 2018 heeft zij de franchiseformule en de handelsnaam aan Euro Retail overgedragen.

2.8.

Met ingang van 6 augustus 2020 is [persoon C] enig bestuurder en enig aandeelhouder van [gedaagde] .

2.9.

Tot februari 2020 heeft [gedaagde] orders geplaatst bij Euro Retail.

2.10.

Op 8 februari 2021 hebben Brussels Investment en Euro Retail [gedaagde] gesommeerd om het gebruik van het woord/beeldmerk [huidige naam vennootschap] te staken en gestaakt te houden. [gedaagde] heeft daar niet aan voldaan.

3..Het geschil

3.1.

Brussels Investment en Euro Retail vorderen dat de voorzieningenrechter bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

voor recht verklaart dat [gedaagde] inbreuk maakt op het merkrecht van Brussels Investment en de handelsnaam [huidige naam vennootschap] ( [huidige naam vennootschap] ) van Euro Retail,

[gedaagde] beveelt dat zij iedere inbreuk op het woord/beeldmerk en de handelsnaam [huidige naam vennootschap] ( [huidige naam vennootschap] ) staakt en gestaakt zal houden binnen twee dagen na betekening van het vonnis,

[gedaagde] beveelt alle handboeken, promotiemateriaal, domeinnaam waarin de vermelding [huidige naam vennootschap] of [huidige naam vennootschap] voorkomt, verpakkingen en andere zaken van [huidige naam vennootschap] die haar in haar hoedanigheid van franchisenemer ter beschikking zijn gesteld binnen twee dagen na betekening van het vonnis over te dragen dan wel af te (doen) leveren op het kantoor van Euro Retail,

[gedaagde] veroordeelt om binnen veertien dagen na betekening van het vonnis een schriftelijke gedetailleerde opgave te doen – ter staving daarvan vergezeld van kopieën van relevante documenten zoals inkoopfacturen, omzetstaten van verkochte [huidige naam vennootschap] -producten etc. en voorzien van een verklaring van haar accountant dat deze opgave waarheidsgetrouw is – van de totale nettowinst die [gedaagde] heeft gemaakt in verband met het aanbieden en verkopen van [huidige naam vennootschap] -producten over de periode van 13 februari 2020 tot het moment dat [gedaagde] gestopt is met de verkoop van [huidige naam vennootschap] -producten,

[gedaagde] veroordeelt tot betaling aan Brussels Investment en Euro Retail van schade als gevolg van de inbreuk op het merkrecht door [gedaagde] nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet en te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 22 februari 2021,

de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv vaststelt op zes maanden na betekening van het vonnis,

een en ander op straffe van een door [gedaagde] te verbeuren onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 5000,00 voor iedere dag of gedeelte van een dag dat aan enig onderdeel niet of niet volledig gehoor wordt gegeven en met veroordeling van [gedaagde] in de kosten van dit geding op de voet van artikel 1019h Rv, te vermeerderen met de nakosten, een en ander te voldoen binnen veertien dagen na dagtekening van het vonnis en, indien voldoening van de (na)kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt, te vermeerderen met de wettelijke rente over de (na)kosten te rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening.

3.2.

[gedaagde] voert verweer en concludeert tot niet-ontvankelijkheid van Brussels Investment en Euro Retail dan wel afwijzing van de vorderingen, met veroordeling van Brussels Investment en Euro Retail in de proceskosten ex artikel 1019h Rv op basis van de Indicatietarieven in IE-zaken (categorie I. Kort geding, eenvoudig).

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, ingegaan.

4..De beoordeling

4.1.

Dit geschil heeft een internationaal karakter, omdat Brussels Investment in België gevestigd is en Euro Retail en [gedaagde] in Nederland gevestigd zijn. De voorzieningenrechter dient daarom ambtshalve te beoordelen of de Nederlandse rechter rechtsmacht toekomt. Dat is het geval, nu de territoriale bevoegdheid van de rechter inzake merken op de voet van artikel 4.6 lid 1 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom wordt bepaald door de woonplaats van de gedaagde en [gedaagde] in Rotterdam is gevestigd.

4.2.

Eiseressen stellen dat zij een spoedeisend belang hebben bij hun vorderingen. Volgens eiseressen maakt [gedaagde] iedere dag ongeoorloofd gebruik van het woord/beeldmerk [huidige naam vennootschap] en duurt daarmee de daardoor ontstane verwarring voort. [gedaagde] betwist dat sprake is van een spoedeisend belang.

Tussen partijen is niet in geschil dat [gedaagde] sinds haar oprichting in 2015 gebruik maakt van de handelsnaam en het beeldmerk [huidige naam vennootschap] . Verder staat vast dat de activa van [huidige naam vennootschap] in 2018 aan Brussels Investment zijn overgedragen. In het kader van die overdracht is er kennelijk geen rekening gehouden met het gegeven dat [gedaagde]

– zoals hierna nog aan de orde komt – geen franchisenemer was maar een aparte status had, gegeven het jarenlange gebruik van de handelsnaam en het beeldmerk [huidige naam vennootschap] . Pas in februari van dit jaar hebben Brussels Investment en Euro Retail door middel van een sommatie tegenover [gedaagde] voor het eerst (zichtbaar) hun bezwaren geuit over dit gebruik. Dat is echter 12 maanden nadat [gedaagde] is gestopt met het afnemen van producten via Euro Retail, terwijl daarna tot oktober 2021 is gewacht met enige verdere actie. De voorzieningenrechter volgt [gedaagde] dan ook in haar verweer dat een spoedeisend belang bij het gevorderde ontbreekt. Niet valt in te zien waarom Brussels Investment en Euro Retail de uitkomst van een bodemprocedure niet kunnen afwachten.

4.3.

De voorzieningenrechter overweegt voorts dat, anders dan Brussels Investment en Euro Retail stellen, niet aannemelijk is dat (op enig moment) sprake is geweest van een franchiseovereenkomst (met nawerking) tussen enerzijds [huidige naam vennootschap] (en later Euro Retail) en anderzijds [gedaagde] . Brussels Investment en Euro Retail hebben gesteld dat in de loop der jaren een franchiseorganisatie is ontstaan, maar geen concreet moment kunnen aanwijzen wanneer dat is begonnen en evenmin een moment waarop met [gedaagde] een dergelijke overeenkomst zou zijn gesloten. Zij hebben ook niet weersproken dat de franchiseorganisatie pas is ontstaan toen [gedaagde] al lang in bedrijf was. Daar komt bij dat Brussels Investment en Euro Retail bijlage 7 bij de activaovereenkomst hebben overgelegd waarin staat dat [gedaagde] geen franchiseovereenkomst heeft. Weliswaar staat bovenaan die bijlage “Lijst franchisenemers”, en is tijdens de mondelinge behandeling nader gesteld dat [gedaagde] geen schriftelijke franchiseovereenkomst heeft, maar de vraag rijst waarom dat dan niet op de bijlage is aangegeven. De stelling van Brussels Investment en Euro Retail dat een mondelinge franchiseovereenkomst zou zijn gesloten, hebben zij niet nader onderbouwd. Naast het hiervoor al benoemde aspect van het moment van sluiten daarvan, is in de dagvaarding ook geen aandacht besteed aan een van de, voor een franchisenemer meest wezenlijke onderdelen van een franchiseovereenkomst, te weten de betaling van een franchisefee. Pas aan het eind van de mondelinge behandeling is gesteld dat bij de inkoop van producten door [gedaagde] bij Euro Retail een opslag werd berekend, blijkbaar bij wijze van franchisefee. Die stelling is niet nader uitgewerkt – hoe veel bedroeg die opslag dan? –, is betwist door [gedaagde] en is tardief.

4.4.

Tijdens de mondelinge behandeling heeft [gedaagde] nog opgemerkt dat Brussels Investment zich niet op het hiervoor in 2.2. onder 1 weergegeven beeldmerk kan beroepen. Volgens [gedaagde] maakte dit beeldmerk inbreuk op de merkrechten van Kentucky Fried Chicken en zijn Kentucky Fried Chicken en [huidige naam vennootschap] in het kader van een schikking overeengekomen dat dit beeldmerk niet meer wordt gebruikt, waarna het in 2.2. onder 2 weergegeven beeldmerk is geregistreerd. Brussels Investment en Euro Retail hebben dit niet weersproken.

Ten aanzien van het gebruik van het merk en de handelsnaam is aannemelijk dat het gebruik daarvan sinds de oprichting van [gedaagde] aan haar is toegestaan. Brussels Investment en Euro Retail stellen immers in randnummer 13 van de dagvaarding zelf dat het [gedaagde] was toegestaan om haar restaurant onder het woord/beeldmerk [huidige naam vennootschap] te openen. Dit standpunt is bevestigd in een door [gedaagde] overgelegde verklaring van de financieel adviseur van [persoon A] , [persoon E] .

4.5.

Het vorenstaande betekent dat de vorderingen worden afgewezen. Daarbij wordt aanvullend nog overwogen dat een verklaring voor recht zich niet verdraagt met het voorlopige karakter van een voorziening in kort geding. Anders geformuleerd kan een voorziening geen verklaring van recht omtrent de rechtsverhouding van partijen inhouden. De daaraan gekoppelde vordering tot verwijzing naar de schadestaatprocedure leent zich om dezelfde reden niet voor behandeling in kort geding. Brussels Investment en Euro Retail hebben ook nagelaten om het gevorderde onder 3 en 4 toe te lichten. Zo is onduidelijk waarop met “alle handboeken, promotiemateriaal, domeinnaam verpakkingen en andere zaken” wordt gedoeld. De vorderingen zijn (blijkbaar) gekoppeld aan de hoedanigheid van [gedaagde] als franchisenemer, maar onaannemelijk is dat zij franchisenemer is (geweest).

4.6.

Brussels Investment en Euro Retail worden als de in het ongelijk gestelde partijen in de proceskosten veroordeeld. Nu het geschil betrekking heeft op de handhaving van een intellectueel eigendomsrecht en, gelijk aan wat [gedaagde] betoogt, gekwalificeerd dient te worden als een eenvoudig kort geding als bedoeld in de Indicatietarieven in IE-zaken, worden de proceskosten aan de zijde van [gedaagde] begroot op € 6.667,00
(€ 6.000,00 aan salaris advocaat en € 667,00 aan griffierecht).

5..De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

wijst de vorderingen af,

5.2.

veroordeelt Brussels Investment en Euro Retail in de proceskosten, aan de zijde van [gedaagde] tot op heden begroot op € 6.667,00,

5.3.

verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P. de Bruin en in het openbaar uitgesproken op 1 december 2021.

[2971/2009]