ECLI:NL:RBROT:2021:2051

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team handel en haven

zaaknummer / rolnummer: C/10/611781 / KG ZA 21-43

Vonnis in kort geding van 8 maart 2021

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

VR ARCADE SERVICE B.V.,

gevestigd te Groningen, kantoorhoudende te Amsterdam,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

FREE ROAM VR B.V.,

gevestigd te Groningen, kantoorhoudende te Amsterdam,

eiseressen,

advocaat mr. E.E.V. Sweebe te Eindhoven,

tegen

1. de vennootschap onder firma

[gedaagde 1],

gevestigd en kantoorhoudende te [vestigingsplaats gedaagde 1] ,

2.
[gedaagde 2], vennoot van [naam v.o.f.] ,

wonende te [woonplaats] ,

3.
[gedaagde 3], vennoot van [naam v.o.f.] ,

wonende te [woonplaats] ,

gedaagden,

bijgestaan door mr. P.W.J.C. van Peer te Rotterdam.

Partijen worden hierna VR Arcade c.s. en [gedaagde 1] c.s. genoemd.

VR Arcade c.s. worden afzonderlijk aangeduid als VR Arcade en Free Roam.

[gedaagde 1] c.s. worden afzonderlijk aangeduid als [gedaagde 1] , [gedaagde 2] en [gedaagde 3] .

1..De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding van 12 februari 2021, met 9 producties;
de conclusie van antwoord, met 3 producties;
de mondelinge behandeling op 22 februari 2021.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2..De feiten

2.1.

Free Roam is op 26 april 2017 opgericht en legt zich toe op het ontwikkelen, het in- en verkopen, verhuren en in licentie uitgeven van virtual reality (VR) toepassingen. Zij staat in het Benelux Merkenregister geregistreerd als merkhouder van het beeldmerk met woordelementen, waarin de woorden ‘De VR Arcade’ zijn verwerkt.

2.2.

VR Arcade, een zustervennootschap van Free Roam, is op 19 januari 2018 opgericht. Zij exploiteert een onderneming op het gebied van VR gaming onder de handelsnaam ‘VR Arcade’. Zij biedt haar producten en diensten onder meer aan via haar website ‘www.vrarcade.nl’ en maakt gebruik van het e-mailadres ‘info@vrarcade.nl’.

VR Arcade heeft, op basis van een franchise-constructie, vestigingen in Amsterdam, Huizen, Delft, Helmond en Rotterdam. De vestiging in Rotterdam Ahoy zou dit jaar opengaan, maar de opening is door de lockdown in december 2020 uitgesteld.

2.3.

[gedaagde 1] is op 10 juli 2013 opgericht door vennoten [gedaagde 2] en [gedaagde 3] . De vennootschap is gevestigd in [vestigingsplaats gedaagde 1] . Zij houdt zich bezig met het verzorgen van evenementen (rolschaatsevenementen, zaalverhuur e.d.). Zij biedt haar producten en diensten onder meer aan via haar website ‘ [naam website 1] ’ en maakt gebruik van het e-mailadres ‘ [naam e-mailadres 1] ’.

2.4.

[gedaagde 1] heeft haar activiteiten uitgebreid met VR gaming. Op 7 mei 2020 heeft [gedaagde 1] de domeinnaam ‘ www.vrarcaderotterdam. nl’ geregistreerd. Daarnaast hanteert zij de domeinnaam ‘ [domeinnaam] ’ en maakt zij gebruik van het e-mailadres ‘ info@vrarcaderotterdam.nl ’. Begin 4 december 2020 is [gedaagde 1] begonnen met deze activiteit die sinds 14 december 2020 gesloten is in verband met de lockdown.

2.5.

Bij brieven van 6 juli en 7 december 2020 heeft de advocaat van VR Arcade c.s. [gedaagde 1] c.s. (kort gezegd) gesommeerd het gebruik van de naam ‘VR Arcade’ en ‘VR Arcade Rotterdam’ te staken en gestaakt te houden. [gedaagde 1] c.s. hebben aan die sommaties geen gehoor gegeven.

3..Het geschil

3.1.

VR Arcade c.s. vorderen bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

I. [gedaagde 1] c.s. hoofdelijk te veroordelen, des dat de een betaalt de ander zal zijn gekweten, om, onmiddellijk na de betekening van het te wijzen vonnis, iedere inbreuk op de handelsnaamrechten van VR Arcade - direct of indirect - te staken en gestaakt te houden, waaronder het gebruik van de naam VR Arcade, van de naam VR Arcade Rotterdam alsmede van alle namen die gelijk zijn aan dan wel slechts in geringe mate afwijken van de handelsnaam VR Arcade (al dan niet met een domeinnaamextensie, zoals .nl) in Nederland of van enige medium gericht op Nederland, waaronder het internet, een en ander op straffe van een onmiddellijk opeisbare aan VR Arcade te betalen dwangsom van € 10.000,00 voor elke dag, een gedeelte van de dag daaronder begrepen, dan wel elke gebeurtenis dat [gedaagde 1] c.s. met de nakoming van deze veroordeling geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven;

II. [gedaagde 1] c.s. hoofdelijk te veroordelen om, onmiddellijk na de betekening van het te wijzen vonnis, ieder onrechtmatig handelen jegens VR Arcade - direct of indirect - te staken en gestaakt te houden, waaronder het gebruik van de naam VR Arcade, van de naam VR Arcade Rotterdam alsmede van alle namen die gelijk zijn aan dan wel slechts in geringe mate afwijken van de handelsnaam VR Arcade (al dan niet met een domeinnaamextensie, zoals .nl) in Nederland of van enige medium gericht op Nederland, waaronder het internet, een en ander op straffe van een onmiddellijk opeisbare aan VR Arcade te betalen dwangsom van € 10.000,00 voor elke dag, een gedeelte van de dag daaronder begrepen, dan wel elke gebeurtenis dat [gedaagde 1] c.s. met de nakoming van deze veroordeling geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven;

III. [gedaagde 1] c.s. hoofdelijk te veroordelen om, onmiddellijk na de betekening van het te wijzen vonnis, iedere inbreuk op de merkrechten van Free Roam - direct of indirect - te staken en gestaakt te houden, waaronder het gebruik van de naam VR Arcade, van de naam VR Arcade Rotterdam alsmede van alle namen die gelijk zijn aan dan wel slechts in geringe mate afwijken van de handelsnaam VR Arcade (al dan niet met een domeinnaamextensie, zoals .nl) in Nederland of van enige medium gericht op Nederland, waaronder het internet, een en ander op straffe van een onmiddellijk opeisbare aan VR Arcade te betalen dwangsom van € 10.000,00 voor elke dag, een gedeelte van de dag daaronder begrepen, dan wel elke gebeurtenis dat [gedaagde 1] c.s. met de nakoming van deze veroordeling geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven;

IV. [gedaagde 1] c.s. hoofdelijk te veroordelen om, binnen 14 dagen na betekening van het te wijzen vonnis, op eigen kosten al datgene te doen wat nodig is om te bewerkstelligen dat de registratie van de domeinnaam ‘ vrarcaderotterdam.nl ’ en elk in haar bezit zijnde en daarmee overeenstemmende domeinnaam, en de social media accounts waarop [gedaagde 1] c.s. de inbreukmakende en onrechtmatige handelsnamen gebruiken, op naam komen van VR Arcade c.s., onder meer door het geven van een onvoorwaardelijke opdracht aan de registrar en social media uitgevers tot overdracht van deze domeinnamen en social media accounts en wijziging van de tenaamstelling daarvan, een en ander op straffe van een onmiddellijk opeisbare aan VR Arcade te betalen dwangsom van € 10.000,00 voor elke dag, een gedeelte van de dag daaronder begrepen, dan wel elke gebeurtenis dat [gedaagde 1] c.s. met de nakoming van deze veroordeling geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven;

V. [gedaagde 1] c.s. hoofdelijk te veroordelen in de kosten van dit geding in de zin van artikel 1019h Rv, te vermeerderen met de nakosten en de wettelijke rente.

3.2.

Het verweer van [gedaagde 1] c.s. strekt tot afwijzing van de vorderingen, met veroordeling van VR Arcade c.s. in de kosten van dit geding, te vermeerderen met de nakosten en de wettelijke rente daarover.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4..De beoordeling

4.1.

Het spoedeisende belang van VR Arcade c.s. bij hun vorderingen vloeit voort uit de aard van de zaak en is ook niet betwist door [gedaagde 1] c.s.

4.2.

In de eerste plaats voeren [gedaagde 1] c.s. aan dat [gedaagde 1] ‘VR Arcade’ dan wel ‘VR Arcade Rotterdam’ niet als handelsnaam voert. [gedaagde 1] heeft weliswaar de domeinnaam www.vrarcaderotterdam.nl geregistreerd, maar op die site is steeds de naam ‘VR Arcade, [naam] ’ vermeld. Op haar vestigingsadres is ook geen sprake van een in het handelsregister ingeschreven onderneming met de naam ‘VR Arcade’.

4.3.

[gedaagde 1] c.s. worden niet gevolgd in hun redenering. Onder een handelsnaam wordt ingevolge artikel 1 Hnw verstaan de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Dit is de naam waaronder men feitelijk handelt, de naam die naar buiten toe (op commerciële wijze) wordt gebruikt als aanduiding van de onderneming. Een registratie in het handelsregister is geen vereiste voor het aanmerken als handelsnaam.

In beginsel is een domeinnaam niet meer of anders dan een (internet)adres van de domeinnaamhouder en is het gebruik daarvan niet aan te merken als het voeren van een handelsnaam. Onder omstandigheden kan dat evenwel anders zijn. Dat is het geval als de domeinnaam overeenkomt met een handelsnaam en gebruikt wordt ter aanduiding van de bedrijfsactiviteiten van een onderneming, waarbij ook de inhoud van de website achter de domeinnaam van belang is. In dit geval geldt dat, naast het gebruik van de domeinnaam www.vrarcaderotterdam.nl , op de betreffende website bij de contactgegevens is vermeld (zie productie 7 van VR Arcade c.s.):

“VR Arcade, gevestigd (…) Capelle a/d IJssel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:VR Arcade(…)

sparkelspartybar.nl

[gedaagde 3] is de is de functionaris gegevensbescherming van VR Arcade. Zij is te bereiken via [naam e-mailadres 1]

Persoonsgegevens die wij verwerken

VR Arcade verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. (…)”

Anders dan [gedaagde 1] c.s. betogen, wordt op de betreffende website ‘VR Arcade’ niet alleen gebruikt in combinatie met ‘it’s just an illusion’ maar ook op zichzelf staand en in combinatie met de toevoeging ‘Rotterdam’ in zowel de domeinnaam als het e-mailadres. Daarbij is niet vermeld dat ‘VR Arcade (Rotterdam)’ een merk of activiteit is van [gedaagde 1] . Onder deze omstandigheden is de voorzieningenrechter van oordeel dat ‘VR Arcade (Rotterdam)’ als handelsnaam wordt gevoerd door [gedaagde 1] .

4.4.

Vervolgens is het de vraag of VR Arcade bescherming geniet op grond van artikel 5 Hnw, waarin is bepaald dat het verboden is een handelsnaam te voeren die gelijk is aan of slechts in geringe mate afwijkt van een reeds bestaande handelsnaam, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard van de ondernemingen en de plaats waar zij zijn gevestigd, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.

Gevaar voor verwarring is daarin de enige maatstaf. De Hoge Raad (19 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:269, r.o. 2.9) heeft bepaald dat bij de toepassing van artikel 5 Hnw geen bijkomende omstandigheden vereist zijn, indien de ingeroepen oudere handelsnaam (in meer of mindere mate) beschrijvend is of onderscheidend vermogen mist. Aan het algemene belang dat aanduidingen die beschrijvend zijn voor de aard van een onderneming of van de door haar geleverde waren of diensten, door een ieder vrij moeten kunnen worden gebruikt, kan in voldoende mate recht worden gedaan door dat belang te betrekken bij de beoordeling van de vraag of en, zo ja, in hoeverre, bij het relevante publiek (directe of indirecte) verwarring te duchten is. Bij die beoordeling moeten alle omstandigheden van het geval in aanmerking worden genomen, waaronder de mate van – intrinsiek aan de naam verbonden of door bekendheid bij het publiek verworven – onderscheidend vermogen van de oudere handelsnaam.

Daarbij heeft de Hoge Raad (r.o. 2.8.2) het volgende overwogen.

Een geheel beschrijvende handelsnaam heeft in beginsel geen onderscheidend vermogen, tenzij het publiek een zodanige naam door de intensiteit van het gebruik ervan is gaan associëren met de onderneming die haar voert (‘inburgering’). Voorts is van belang dat, nu het gebruik van beschrijvende aanduidingen is toegenomen, aangenomen mag worden dat het publiek eraan gewend is dat ondernemingen beschrijvende handelsnamen gebruiken en minder snel in verwarring zal raken als meer (rechts)personen onder dezelfde of slechts in geringe mate afwijkende, beschrijvende handelsnamen aan het economische verkeer deelnemen. Mocht verwarring dreigen, dan kan een kleine variatie in de naam dat gevaar al wegnemen. Omgekeerd kan worden aangenomen dat, naarmate een handelsnaam meer onderscheidend vermogen heeft, eerder verwarring te duchten valt. Het is immers aannemelijk dat het publiek in dat geval, bij kennisneming van eenzelfde of een slechts in geringe mate afwijkende naam, die naam eerder in verband zal brengen met de onderneming die de oudere handelsnaam voert.

4.5.

Naar voorlopig oordeel is het woord ‘VR Arcade’ een puur beschrijvende naam. VR is een afkorting van virtual reality. Arcade duidt op een arcadehal, wat in de Van Dale wordt omschreven als een speelhal met flipperkasten, fruitmachines, videokasten, computergames e.d. Deze woorden samen omschrijven dus de bedrijfsactiviteiten van VR Arcade.

Dat betekent dat de Handelsnaamwet geen of slechts geringe bescherming biedt aan

VR Arcade wat betreft haar handelsnaam. Uitzondering daarop is wanneer het publiek het woord ‘VR Arcade’ door de intensiteit van het gebruik ervan is gaan associëren met VR Arcade (inburgering). Daarvan is echter (vooralsnog) onvoldoende gebleken. VR Arcade c.s. hebben weliswaar gesteld dat zij in de loop der jaren veel investeringen hebben gedaan om de naamsbekendheid en de dienstverlening te vergroten, maar hebben dat verder niet onderbouwd. De omstandigheden dat de vestigingen van partijen relatief dicht bij elkaar liggen en partijen zich richten op hetzelfde publiek, wegen niet op tegen het algemene belang dat een beschrijvende naam door een ieder vrij moet kunnen worden gebruikt.

Verder is van belang dat [gedaagde 1] ten behoeve van de VR gaming gebruik maakt van twee domeinnamen: www.vrarcaderotterdam.nl en [domeinnaam] . Op de website www.vrarcaderotterdam.nl is enkel het logo van VR Arcade Rotterdam te zien. In dat logo zijn de woorden ‘VR Arcade, [naam] ’ verwerkt en de vormgeving van dit logo verschilt wezenlijk van het logo van VR Arcade. Indien een bezoeker verder klikt op www.vrarcaderotterdam.nl , wordt hij doorgeleid naar [domeinnaam] . Op die laatste site wordt de naam ‘VR Arcade’ vaak in combinatie gebruikt met ‘ [naam] ’, wat de voorzieningenrechter aanmerkt als de kleine variatie waar de Hoge Raad op doelt.

Gezien de afwijkende vormgeving, de kleurstelling en de beperkte inhoud van de website www.vrarcaderotterdam.nl valt niet zonder meer te verwachten dat het publiek VR Arcade Rotterdam in verband zal brengen met VR Arcade en is, voorshands geoordeeld, onvoldoende aannemelijk dat er een directe of indirecte verwarring bij het publiek te duchten is. Het feit dat [gedaagde 1] de toevoeging Rotterdam hanteert, terwijl zij is gevestigd in Capelle aan den IJssel, maakt dat niet anders.

VR Arcade c.s. hebben nog aangevoerd dat [gedaagde 1] c.s. de handelsnaam VR Arcade (Rotterdam) ook gebruiken op sociale media en via online marketing tools. Nu zij echter niet nader hebben toegelicht of onderbouwd op welke wijze dat gebeurt en dat die handelwijze inbreuk maakt op enig recht van VR Arcade c.s., ziet de voorzieningenrechter in die omstandigheid geen aanleiding om van voormelde conclusie af te wijken.

Het beroep van VR Arcade c.s. op artikel 5 Hnw slaagt dan ook niet, zodat de vordering onder I. wordt afgewezen.

4.6.

Daarnaast is onvoldoende gebleken dat [gedaagde 1] c.s. onrechtmatig jegens

VR Arcade c.s. handelen. Zoals eerder overwogen, is de vrees voor verwarring bij het publiek niet aannemelijk. Voor zover er al verwarring zou kunnen ontstaan, dient voor onrechtmatig handelen sprake te zijn van bijkomende omstandigheden. De in dat kader door VR Arcade c.s. aangevoerde stelling dat [gedaagde 1] c.s. op onrechtmatige wijze profiteren van het bedrijfsdebiet van VR Arcade c.s. en parasiteren op de financiële inspanningen die VR Arcade c.s. hebben verricht ter vergroting van de naamsbekendheid, is door [gedaagde 1] c.s. betwist en door VR Arcade c.s. verder niet onderbouwd. Daarmee ligt vordering II. voor afwijzing gereed.

4.7.

Evenmin is gebleken van een merkinbreuk ex artikel 2.20 lid 2 onder b BVIE.

Free Roam is merkhouder van enkel een beeldmerk, niet van een woordmerk. Zoals overwogen in 4.5., is dat beeldmerk niet vergelijkbaar met het door [gedaagde 1] ten behoeve van VR Arcade Rotterdam gebruikte logo en is het optreden van verwarringsgevaar niet aannemelijk. Om dezelfde reden wordt ook het beroep van VR Arcade c.s. op artikel 5a Hnw verworpen. Het gevorderde onder III. wordt afgewezen.

4.8.

De onder IV. gevorderde overdracht aan VR Arcade c.s. van de domeinnaam www.vrarcaderotterdam.nl en social media accounts waarop [gedaagde 1] de handelsnaam ‘VR Arcade (Rotterdam)’ gebruikt, wordt bij gebreke van een grondslag afgewezen.

4.9.

VR Arcade c.s. worden als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten veroordeeld. De kosten aan de zijde van [gedaagde 1] c.s. worden, naast de nakosten, begroot op:

- griffierecht € 667,00

- salaris rechtshelper
€ 1.016,00

Totaal € 1.683,00

5..De beslissing

De voorzieningenrechter:

5.1.

wijst de vorderingen af;

5.2.

veroordeelt VR Arcade c.s. in de proceskosten, aan de zijde van [gedaagde 1] c.s. tot op heden begroot op € 1.683,00, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over dit bedrag met ingang van de 15e dag na de uitspraak van dit vonnis;

5.3.

veroordeelt VR Arcade c.s. in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 163,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat VR Arcade c.s. niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis hebben voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 85,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak, en te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over de nakosten met ingang van de 15e dag na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening;

5.4.

verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P. de Bruin en in het openbaar uitgesproken op 8 maart 2021.

2091 / 2009