ECLI:NL:RBROT:2022:6094

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team handel en haven

zaaknummer / rolnummer: C/10/638489 / KG ZA 22-393

Vonnis in kort geding van 18 juli 2022

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DMARC ADVISOR B.V.,

gevestigd te Dordrecht,

eiseres in de hoofdzaak,

verweerster in het incident,

advocaten mr. A.P. Meijboom en mr. V. van Druenen te Amsterdam,

tegen

1..de vennootschap naar Amerikaans recht DMARCIAN INC.,

2.
[naam gedaagde],

gevestigd respectievelijk wonende te [woonplaats gedaagde],

gedaagden in de hoofdzaak,

eiseressen in het incident,

advocaten mr. drs. T.S. Jansen, mr. M.C. Hoeba en mr. J. van Hemel te Amsterdam.

Partijen worden hierna Advisor en Dmarcian c.s. genoemd. Dmarcian c.s. worden hierna afzonderlijk aangeduid als Dmarcian en [naam gedaagde].

1..De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaardingen van 23 mei 2022;
de 70 producties van Advisor;
de incidentele conclusie exceptie van onbevoegdheid tevens conclusie van antwoord;
de 91 producties van Dmarcian c.s.;
de mondelinge behandeling op 23 juni 2022;
de pleitaantekeningen m.b.t. bevoegdheid van Advisor;
de pleitnotities van Advisor;
de spreekaantekeningen onbevoegdheidsincident van Dmarcian c.s.;
de spreekaantekeningen van Dmarcian c.s.

1.2.

Ten slotte is vonnis nader bepaald op vandaag.

2..De feiten

2.1.

Advisor is op 21 maart 2013 opgericht. Zij heette tot 15 februari 2017 Mailmerk B.V. en tot 28 januari 2022 dmarcian Europe B.V. The Digital Xpedition Holding B.V. (hierna: TDX) was tot juli 2018 enig aandeelhouder en bestuurder van Advisor. De aandelen van TDX worden, via hun persoonlijke holdings, gehouden door de heren [naam 1] (hierna: [naam 1]) en [naam 2] (hierna: [naam 2]).

2.2.

Dmarcian is op 19 september 2014 opgericht, met [naam 3] als CEO. [naam gedaagde] is, samen met haar echtgenoot [naam 3], meerderheidsaandeelhouder van Dmarcian.

2.3.

Advisor en Dmarcian houden zich bezig met het leveren van producten en diensten op het gebied van identiteitsbeveiliging van e-mailadressen.

2.4.

Advisor en Dmarcian hebben in januari 2016 een mondelinge overeenkomst gesloten met betrekking tot het gebruik en de distributie van de door Dmarcian ontwikkelde Dmarcian-software (hierna: de Software). Op grond van deze overeenkomst ontving Advisor een licentie voor het gebruik van de Software en mocht zij (abonnementen op) de Software verkopen in Europa, Rusland en Afrika (hierna: het Territoir). In ruil daarvoor ontving Dmarcian (en/of [naam 3]) een optierecht op een meerderheidsbelang in Advisor.

2.5.

In de praktijk wordt de Software aangeboden als SaaS-dienst (Software as a Service), die toegankelijk is via de website van Dmarcian (www.dmarcian.com) waar Dmarcian en Advisor gezamenlijk gebruik van maken. Potentiële klanten worden via deze site doorgeleid naar Advisor, indien de klant uit Europa, Rusland of Afrika komt. Andere klanten worden doorgeleid naar Dmarcian.

2.6.

Op 13 juli 2018 heeft [naam 3] het aan Dmarcian en/of hem toegekende optierecht uitgeoefend en 50,01% van de aandelen in Advisor verkregen. Tegelijkertijd zijn [naam 3] en TDX een ‘exit agreement’ overeengekomen. Artikel 4 daarvan bepaalt dat iedere aandeelhouder het recht heeft om de samenwerking tussen de aandeelhouders te beëindigen door een bod uit te brengen op de aandelen van de andere aandeelhouder. Indien de andere aandeelhouder dat bod niet accepteert, heeft die aandeelhouder de verplichting om de eerste aandeelhouder uit te kopen tegen dezelfde prijs (per aandeel) die de eerste aandeelhouder heeft geboden.

2.7.

In mei 2017 heeft Advisor het Bulgaarse bedrijf BeLean EOOD (hierna: BeLean) ingeschakeld om twee ontwikkelaars te leveren voor de doorontwikkeling van de Software. Vanaf november 2018 is het team van Bulgaarse programmeurs uitgebreid en ondergebracht in de door Advisor opgerichte vennootschap dmarcian Bulgaria EOOD (hierna: dmarcian Bulgaria). De doorontwikkeling heeft geleid tot de Software versie 2.0. Eind 2018 is versie 1.0 uitgefaseerd en vanaf november 2019 is alleen nog versie 2.0 te verkrijgen.

2.8.

[naam 1] heeft op 4 december 2019 een e-mail, met bijlage, gestuurd aan [naam 3]. In die e-mail staat onder meer:

“
This document describes the current situation that software owned by dmarcian Europe BV can’t be sold by dmarcian, Inc. nor Dmarcian Asia Pacific Pty Ltd to customers as there’s no license agreement in place to do so. Before this problem is solved new software including but not limited to DMARC delegation can’t go live on other instances than the EU instance. This document describes a solution for the above problem as well.”

De bijlage bevat een document dat de inhoud van de, volgens [naam 1], in januari 2016 tussen Advisor en Dmarcian gemaakte afspraken inhoudt. In het document staat verder dat het in de e-mail genoemde probleem kan worden opgelost door het verstrekken van een eeuwigdurende licentie door Advisor aan Dmarcian in ruil voor bepaalde aandelenoverdrachten.

2.9.

[naam 3] heeft op 4 december 2019 op de voorstellen van [naam 1] gereageerd. Hij schrijft daarin onder meer:

“
I agree we’ll need a licensing agreement to be put into place. Without going into details over email, it makes sense to reflect the perpetual and exclusive license that Europe BV has enjoyed. (…) The proposed solution (…) isn’t something I can support (…)”.

Op 6 december 2019 heeft [naam 3] in een mail aan onder meer [naam 1] enkele “
rather unpleasant surprises” uit het document aan de orde gesteld. Hij heeft daarbij opgemerkt: “
The initial terms described around 22 January 2016 are either wrong or inaccurate”, waarna hij zijn visie heeft gegeven op wat in 2016 is overeengekomen. In de afsluiting van zijn mail staat dat de fouten in het document van [naam 1] “
have raised serious red flags” en dat het document “
issues that cannot be ignored” heeft doen ontstaan.

2.10.

Op 6 december 2019 heeft Dmarcian de toegang van Advisor tot de gemeenschappelijke systemen geblokkeerd. Deze blokkade is na 48 uur weer opgeheven.

2.11.

[naam 3] heeft bij e-mail van 3 juli 2020 verzocht een aandeelhoudersvergadering van Advisor bijeen te roepen, met op de agenda het voorstel TDX als bestuurder te ontslaan en een andere door [naam 3] aan te wijzen vennootschap als bestuurder te benoemen.

2.12.

De aandeelhoudersvergadering van Advisor stond gepland op 13 augustus 2020. TDX is daarop een enquêteprocedure tegen Advisor gestart bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam, waarna de aandeelhoudersvergadering niet meer is doorgegaan. [naam 3] heeft zich als belanghebbende in de OK-procedure gevoegd.

2.13.

Bij beschikking van 7 september 2020 heeft de Ondernemingskamer een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Advisor over de periode van 1 januari 2016 tot 20 augustus 2020 bevolen. Daartoe heeft zij onder meer het volgende overwogen:

“(…)

3.4

De Ondernemingskamer overweegt als volgt. De controverse over de intellectuele eigendomsrechten op de door dmarcian Europe (en dmarcian Bulgaria) ontwikkelde software(applicaties) vormt de kern van het geschil tussen partijen. (…) De Ondernemingskamer stelt voorop dat voor de juridische beoordeling van dat geschil slechts de gewone burgerlijke rechter bevoegd is. Wel kan de Ondernemingskamer constateren dat dit geschil ontwrichtend is voor de onderneming van dmarcian Europe; het ontwikkelen en verkopen van software is haar core business en de samenwerking met dmarcian Inc. is daarvoor een noodzakelijke voorwaarde. Desondanks is deze samenwerking noch in het algemeen, noch ter zake van de intellectuele eigendomsrechten op ontwikkelde en te ontwikkelen software(applicaties) en (de reikwijdte van) de in verband daarmee verleende/te verlenen licenties in het bijzonder, door partijen voldoende geregeld. Hierover zijn geen eenduidig vastgelegde afspraken voorhanden, met als gevolg dat de samenwerking op het spel is komen te staan door de huidige discussie daarover, hetgeen een serieuze belemmering vormt voor de bedrijfsvoering van dmarcian Europe. Naar het oordeel van de Ondernemingskamer levert het bestaan van voornoemde situatie voldoende gegronde redenen op om te twijfelen aan een juist beleid en een juiste gang van zaken van dmarcian Europe. De Ondernemingskamer zal, gelijk door zowel TDX als Draegen is verzocht, een onderzoek gelasten naar het beleid en de gang van zaken van dmarcian Europe, en wel vanaf 1 januari 2016 tot 20 augustus 2020.

(…)”

2.14.

Bij beschikking van 10 september 2020 heeft de Ondernemingskamer [naam 4] (hierna: [naam 4]) aangewezen als bestuurder van Advisor en [naam 5] als beheerder van alle aandelen minus één per aandeelhouder.

2.15.

Op 14 september 2020 heeft Dmarcian de toegang van Advisor tot haar systemen opnieuw geblokkeerd. Na enkele dagen is de toegang tot de meest essentiële systemen hersteld.

2.16.

Bij brief van 22 januari 2021 heeft Dmarcian aan Advisor bericht dat zij de samenwerking per 1 februari 2021 wenst te beëindigen en dat zij Advisor vanaf die datum geen toegang meer verschaft tot haar systemen, tenzij Advisor haar auteursrecht op de nieuwe software aan Dmarcian overdraagt in ruil voor een licentie op grond waarvan zij 80% van haar inkomsten uit de verkoop van de software aan Dmarcian afstaat.

2.17.

Op 22 januari 2021 heeft Dmarcian de toegang van Advisor tot haar systemen opnieuw geblokkeerd. Advisor heeft sindsdien geen (directe) toegang meer tot de gegevens van het overgrote deel van haar klanten.

2.18.

Bij brief van 22 januari 2021 aan TDX heeft [naam 3] een beroep gedaan op artikel 4 van de tussen hen overeengekomen exit agreement. In die brief doet [naam 3] een bod om de aandelen van TDX in Advisor over te nemen tegen de prijs van

€ 445.956,30. [naam 3] stelt daarbij als ontbindende voorwaarde dat Advisor akkoord gaat met de eisen van Dmarcian opgenomen in de brief als omschreven in 2.16.

Bij antwoordbrief van 19 maart 2021 heeft TDX aan [naam 3] medegedeeld dat zij zijn bod niet accepteert en dat TDX daarmee op de voet van artikel 4 van de exit agreement wordt geacht de aandelen van [naam 3] in Advisor over te nemen tegen de prijs van

€ 446.134,72. In de brief wordt [naam 3] verzocht de aandelen binnen een maand over te dragen aan TDX. Op 8 september 2021 heeft [naam 3] de aandelen in Advisor overgedragen aan TDX onder betaling van voormelde prijs. Sindsdien is TDX weer enig aandeelhouder van Advisor.

2.19.

Op 27 januari 2021 heeft [naam 4] de Ondernemingskamer verzocht een onderzoeker aan te stellen om het onderzoek naar het bij Advisor tussen 1 januari 2016 tot 20 augustus 2020 gevoerde beleid te starten. De Ondernemingskamer heeft vervolgens

[naam 6] (hierna: [naam 6]) als onderzoeker benoemd.

2.20.

Op 29 januari 2021 heeft Advisor Dmarcian en [naam 3] gedagvaard om op

1 februari 2021 te verschijnen voor de voorzieningenrechter van deze rechtbank. Op laatstgenoemde dag is de zaak behandeld waarna dezelfde dag een verstekvonnis is gewezen. Daarin is Dmarcian, bij wijze van ordemaatregel, geboden om, gedurende het door de Ondernemingskamer gelaste onderzoek, de tussen partijen bestaande overeenkomst na te komen en is het haar verboden de overeenkomst gedurende die periode op te zeggen. Dmarcian is voorts geboden om de blokkade van (de medewerkers van) Advisor tot het SaaS-platform op te heffen. [naam 3] is veroordeeld zich te onthouden van iedere handeling die de bedrijfsvoering van Advisor belemmert, een en ander in afwachting van duidelijkheid over de inhoud en reikwijdte van de licentieovereenkomst tussen Advisor en Dmarcian en de eigendom van IE-rechten op de software. Het verstekvonnis is op 2 februari 2021 verbeterd.

2.21.

Op 9 februari 2021 is [naam 3] teruggetreden als CEO van Dmarcian en is

[naam gedaagde] als CEO benoemd.

2.22.

[naam 4] heeft Dmarcian meermaals verzocht een einde te maken aan de blokkade. Aan deze sommaties heeft Dmarcian niet voldaan. Advisor heeft vervolgens de bestanden (inclusief de gezamenlijk ontwikkelde software) die nodig zijn om haar bedrijf te blijven voeren op een aparte ‘instance’ geplaatst. Deze eigen instance is op 8 maart 2021 live gegaan.

2.23.

Op 6 april 2021 hebben [naam 3] en Dmarcian verzet ingesteld tegen het verstekvonnis van 1 februari 2021. Bij vonnis in verzet van 31 mei 2021 is Dmarcian geboden om de blokkade van (de medewerkers van) Advisor tot het SaaS-platform op te heffen, onder de voorwaarde dat Advisor vanaf 1 juni 2021 maandelijks 20% van de inkomsten uit de verkoop van de Software aan Dmarcian afdraagt. Voor het overige is het verstekvonnis van 1 februari 2021 bekrachtigd.

Op 28 juni 2021 heeft Dmarcian hoger beroep ingesteld tegen het verzetvonnis. Advisor heeft op haar beurt incidenteel appel ingesteld tegen (onder meer) het oordeel van de voorzieningenrechter dat zij in ruil voor nakoming van de overeenkomst een percentage van haar inkomsten moet afdragen en dat nog niet kon worden vastgesteld dat sprake was van exclusiviteit. De mondelinge behandeling in het hoger beroep staat gepland op 15 september 2022.

2.24.

Op enig moment na 1 februari 2021 zijn de heren [naam 7] (hierna: [naam 7]) en [naam 8] (hierna: [naam 8]) voor Dmarcian Europese klanten gaan bedienen. Die klanten werden op dat moment niet meer via de website doorgeleid naar Advisor.

2.25.

Bij vonnis van 23 april 2021 (dat op 7 mei 2021 is aangevuld met gronden) van de rechtbank Noord-Holland heeft de voorzieningenrechter [naam 7] en [naam 8] kort gezegd veroordeeld hun activiteiten in het Territoir te staken, geen gebruik te maken van offertes en andere zakelijke documentatie waarvan het ontwerp is ontleend aan Advisor, gebruikers in het Territoir door te sturen naar Advisor en opgave te doen van alle gebruikers in het Territoir met wie zij vanaf 22 januari 2021 contact hebben gehad.

[naam 7] en [naam 8] hebben hoger beroep ingesteld tegen dit vonnis. De mondelinge behandeling staat gepland op 12 oktober 2022.

2.26.

Op 30 april 2021 heeft de advocaat van [naam 7] en [naam 8] aan de advocaat van Advisor bericht dat zijn cliënten op 23 april 2021 direct de toegang tot de IT-systemen van Dmarcian, en daarmee tot commerciële informatie, is ontzegd. Onderaan het e-mailbericht staat de namen van 11 bedrijven en overheidsinstanties in Nederland en daarbuiten waarvan [naam 7] en [naam 8] stellen zich te kunnen herinneren dat zij daarmee vanaf 22 januari 2021 in contact waren ter zake van het gebruik van dmarcian software.

2.27.

Op 11 oktober 2021 heeft Advisor een bodemprocedure aanhangig gemaakt jegens Dmarcian en [naam 3]. Daarin vordert Advisor:

1. voor recht te verklaren dat:

de overeenkomst van 2016 onder meer inhoudt dat Dmarcian aan Advisor het eeuwigdurende, exclusieve recht heeft verschaft om de Software in het Territoir te distribueren zonder dat Advisor daarvoor een nadere vergoeding aan Dmarcian is verschuldigd;

Dmarcian is gehouden om de creditcard betalingen van klanten uit het Territoir die Dmarcian vanaf 2016 heeft verwerkt aan Advisor af te dragen en ter zake rekening en verantwoording af te leggen;

de beëindiging van de overeenkomst door Dmarcian zonder rechtsgrond is geschied en derhalve geen effect heeft;

Dmarcian jegens Advisor toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen op grond van de overeenkomst dan wel onrechtmatig handelt door sinds 22 januari 2021 klanten in het Territoir te verwerven of bestaande klanten van Advisor te bewegen een overeenkomst met Dmarcian aan te gaan, en dat Dmarcian en [naam 3] hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schade die Advisor als gevolg daarvan heeft geleden en nog lijdt;

de drie blokkades door Dmarcian van de toegang van Advisor tot de gezamenlijke computersystemen te kwalificeren als een tekortkoming danwel dat ze jegens Advisor onrechtmatig zijn, en dat Dmarcian en [naam 3] hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schade die Advisor als gevolg daarvan heeft geleden en nog lijdt;

2. voor recht te verklaren dat:

Advisor enig auteursrechthebbend is op de in de dagvaarding genoemde computerprogramma’s en onderdelen van de softwarecode van de Dmarcian- software versie 2.0;

Advisor en Dmarcian gezamenlijk auteursrecht hebben op de in de dagvaarding genoemde onderdelen van de softwarecode van de Dmarcian-software versie 2.0;

3. voor recht te verklaren dat:

a. Dmarcian wegens het niet nakomen van de vonnissen van de voorzieningenrechter van 1 februari en 31 mei 2021 dwangsommen heeft verbeurd ten bedrage van

€ 1.000.000,-;

[naam 3] wegens het niet nakomen van de vonnissen van de voorzieningenrechter van 1 februari en 31 mei 2021 dwangsommen heeft verbeurd ten bedrage van € 1.000.000,-;

4. Dmarcian en [naam 3] te veroordelen om aan Advisor de schade die Advisor heeft geleden en nog zal lijden als gevolg van de handelwijze van Dmarcian en [naam 3] als bedoeld onder 1. te vergoeden, nader op te maken bij staat;

5. Dmarcian te veroordelen om rekening en verantwoording af te leggen van alle door haar ontvangen creditcard betalingen van klanten uit het Territoir vanaf 2016, op straffe van een dwangsom;

6. met ingang van de datum van het vonnis op de voet van artikel 3:178 BW de gemeenschap van Dmarcian en Advisor ter zake van computerprogramma’s waarop zij gemeenschappelijk auteursrecht hebben te verdelen, zodat ieder van partijen het volledige auteursrecht heeft om deze computerprogramma’s naar eigen inzicht te verveelvoudigen en openbaar te maken in alle landen ter wereld;

7. veroordeling van Dmarcian in de proceskosten, waarvan de helft volledige proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv.

Dmarcian heeft in die procedure een incidentele conclusie houdende exceptie van onbevoegdheid en niet-ontvankelijkheid, tevens houdende een subsidiair verzoek tot aanhouding ingediend. De bodemprocedure staat op 13 september 2022 voor mondelinge behandeling in het incident.

2.28.

In maart 2021 heeft Dmarcian voor The United States District Court for the Western District of North Carolina Asheville Division (hierna: de USDC) een procedure aanhangig gemaakt tegen Advisor, onder meer vanwege een beweerdelijke inbreuk op IE-rechten van Dmarcian. In die zaak (met zaaknummer 1:21-cv-00067-MR) zijn meerdere beslissingen genomen, waaronder de volgende:

- Bij ‘Order and Preliminary Injunction’ van 26 mei 2021 (doc. 39) heeft de USDC kort gezegd Advisor:

verboden om diensten te leveren aan klanten buiten het Territoir;

geboden om deze klanten door te sturen aan Dmarcian;

verboden om wijzigingen aan te brengen in ‘the copyrighted software’;

verboden het merk ‘dmarcian’ te gebruiken, tenzij de in de ‘Order’ nader aangeduide disclaimer wordt opgenomen;

verboden om de handelsnaam ‘dmarcian’ op de website van Advisor te tonen, tenzij de in de ‘Order’ nader aangeduide disclaimer wordt opgenomen;

verboden om van Dmarcian over te stappen naar Advisor of klanten te bewegen de gebruikte betaalmethode te wijzigen;

verboden zich in het openbaar uit te laten over Dmarcian;

en tevens bepaald dat Advisor vanaf de datum van de Order (verzegelde) documenten met betrekking tot haar inkomsten, uitgaven en netto-inkomen aan de USDC dient te verstrekken.

- Bij ‘Order’ van 11 augustus 2021 (doc. 80) heeft de USDC kort gezegd bepaald dat Advisor ‘is held in civil contempt of the Court’s Preliminary Injunction [doc. 39]’ en:

vanaf 29 mei 2021 een boete verbeurt van $ 5.000,- voor iedere dag dat Advisor gebruik maakt van de domeinnamen van Dmarcian;

een afschrift van de ‘Order’ moet verstrekken aan de gerechtelijke instantie bij iedere procedure tussen partijen in Nederland.

Bij ‘Order’ van 11 augustus 2021 (doc. 81) heeft de USDC de Order van 26 mei 2021 onder 6. gewijzigd, in die zin dat het Advisor wordt verboden om klanten te bewegen de ontvanger van hun betaling te veranderen van Dmarcian naar Advisor en, voor zover de huidige dienstverlener (Dmarcian of Advisor) van de klant een andere is dan de ontvanger van de betaling voor die klant, het de partij die diensten aan de klant verleent (Dmarcian of Advisor) wordt verboden deze eenzijdig te beëindigen of anderszins te wijzigen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de USDC.
Bij ‘Memorandum of Decision and Order’ van 9 juni 2022 (doc. 124) heeft de USDC bepaald dat Advisor:

aan proceskosten een bedrag van $ 27.712,21 dient te betalen aan Dmarcian;

een bedrag van $ 335.000,- dient te betalen aan Dmarcian ‘as a sanction for its contemptuous conduct as found in the Court’s August 11, 2021 Order’.

- Bij ‘Order’ van 9 juni 2022 (doc. 125) heeft de USDC geoordeeld dat Advisor niet heeft voldaan aan de veroordeling van de Order van 26 mei 2021 (doc. 39) voor wat betreft het overleggen van stukken en heeft zij bepaald dat Advisor de identiteit van alle klanten die betalingen aan Advisor hebben verricht en het inkomen dat daaruit is gegenereerd vanaf 26 mei 2021 openbaar dient te maken.

2.29.

Inmiddels heeft [naam 6] het onderzoek naar het beleid en de gang van zaken binnen Advisor afgerond en zijn bevindingen neergelegd in een onderzoeksverslag. Bij zijn onderzoek heeft hij zich laten bijstaan door de heer C. Barbiers, een IT-deskundige.

3..Het geschil in het incident

3.1.

Dmarcian c.s. vorderen in het incident dat de voorzieningenrechter zich onbevoegd verklaart om van de vorderingen in de hoofdzaak kennis te nemen. Zij voeren daartoe aan dat de Nederlandse rechter geen rechtsmacht heeft om over de vorderingen jegens Dmarcian c.s. te oordelen.

3.2.

Advisor voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4..Het geschil in de hoofdzaak

4.1.

Advisor vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

1. Dmarcian te verbieden om binnen 24 uur nadat het te dezen te wijzen vonnis aan haar is toegestuurd:

de Software, al dan niet als SaaS, aan te bieden en/of te licentiëren en/of te doen licentiëren aan natuurlijke personen en/of rechtspersonen in Europa, Afrika en/of Rusland;

natuurlijke personen en/of rechtspersonen ten behoeve van het werven, verlengen of vernieuwen van klanten voor haar software in Europa, Afrika en/of Rusland aan te stellen en/of te handhaven;

wijzigingen in de Software aan te brengen, met uitzondering van de aanpassingen die noodzakelijk zijn om te voldoen aan andere geboden op grond van het te dezen te wijzen vonnis, alsmede aantoonbaar foutherstel;

natuurlijke personen en/of rechtspersonen in Europa, Afrika en /of Rusland om te leiden, aan te moedigen of toe te staan om hun wederpartij en/of ontvanger van betaling te veranderen van Advisor naar Dmarcian of haar groepsondernemingen, dan wel hun contract met Advisor te beëindigen;

de diensten van natuurlijke personen en/of rechtspersonen in Europa, Afrika en Rusland die een contract hebben met Advisor maar nog gebruik maken van de SaaS platformen van Dmarcian, aan te passen of te beëindigen zonder voorafgaande schriftelijke opdracht van Advisor;

onware of diffamerende mededelingen over Advisor, haar software en haar diensten, aan derden te doen;

2. Dmarcian te gebieden om binnen vijf kalenderdagen nadat het te dezen te wijzen vonnis aan haar is toegestuurd:

i. de toegang tot haar websites en webpagina’s van haar SaaS platformen (inclusief maar niet beperkt tot registratiepagina’s zoals https://eu.dmarcian.com/accounts/register) voor bezoekers met IP adressen uit Europa, Afrika of Rusland te blokkeren, en op de desbetreffende webpagina’s de volgende goed leesbare tekst te publiceren, zonder toevoegingen, of een tekst door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen:

“it looks like you are visiting this website from Europe, Africa or Russia. Please note that dmarcian, Inc. is not allowed to provide any DMARC related services in Europe, Russia and Africa.

For services in these regions, please contact DMARC Advisor at https://dmarcadvisor.com”

het SaaS platform dat aan klanten van Cisco in Europa, Afrika en/of Rusland ter beschikking is gesteld te verwijderen en verwijderd te houden;

haar bestaande distributeurs en/of agenten en/of vertegenwoordigers ten behoeve van het werven van, dan wel de levering van de Software aan klanten in Europa, Afrika en/of Rusland op briefpapier van Dmarcian een brief te sturen met de volgende inhoud in lettertype Arial, pitch 10, regelafstand 1,5, zonder verdere toevoegingen, of een tekst door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen:

“Bij vonnis van [datum] 2022 heeft de voorzieningenrechter in de rechtbank Rotterdam ons bedrijf bevolen te stoppen met het aanbieden en/of in licentie geven van de dmarcian software, al dan niet als SaaS en/of via distributeurs, agenten en/of vertegenwoordigers, aan bedrijven in Europa, Afrika en/of Rusland. Het is u dan ook niet langer toegestaan enige verdere activiteiten met betrekking tot de dmarcian software te ontplooien ten aanzien van partijen in Europa, Afrika en/of Rusland en de licentie van klanten in Europa, Afrika en/of Rusland die zij van of via u hebben verkregen, komt te vervallen. De voorzieningenrechter heeft ons bevolen om de toegang van deze partijen in Europa, Afrika en/of Rusland tot het dmarcian platform uiterlijk vijf kalenderdagen na genoemd vonnis te blokkeren. DMARC Advisor (https://dmarcadvisor.com) is bereid om de bestaande licenties over te nemen. Ik verzoek u bedoelde klanten hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

Hoogachtend

[naam gedaagde], CEO”

en in het Engels voor:

“In its decision of [datum] 2022, the interim relief judge (“voorzieningenrechter”) in the District Court of Rotterdam has ordered our company to cease offering and/or licensing the dmarcian software, whether or not as SaaS and/or through resellers, agents and/or representatives, to companies in Europe, Africa and/or Russia. Accordingly, you are no longer permitted to engage in any further activities with respect to the dmarcian software with respect to parties in Europe, Africa and/or Russia, and the license of customers in Europe, Africa and/or Russia which they obtained from or through you will lapse. The interim relief judge has ordered us to block the access of such parties in Europe, Africa and/or Russia to the dmarcian platform no later than five days after the aforementioned court decision. DMARC Advisor (https://dmarcadvisor.com) is prepared to take over existing licenses. I request that you inform said customers accordingly in writing.

Sincerely

[naam gedaagde], CEO”

met gelijktijdige toezending van afschriften van deze brieven als pdf aan de raadsman van Advisor op het e-mailadres alfred.meijboom@kvdl.com;

iv. opgave te doen aan de raadsman van Advisor op het e-mailadres alfred.meijboom@kvdl.com van de namen, adressen en contactgegevens van alle natuurlijke personen of rechtspersonen uit Europe, Afrika en Rusland met wie Dmarcian, haar resellers, agenten en/of vertegenwoordigers vanaf 22 januari 2021 contact hebben of hebben gehad ter zake van gebruik van de Software, waaronder de aanschaf, verlenging en vernieuwing van de Software, onder gelijktijdige overlegging van relevante kopieën van correspondentie, offertes, facturen en licentieovereenkomsten;

3. Dmarcian te gebieden om de overeenkomst met Advisor (inclusief de in dat verband overeengekomen exclusiviteit) onverkort na te komen;

4. Dmarcian te veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 50.000,- per dag dat zij niet, of niet volledig voldoet aan een of meer van de verboden en geboden van het onder 1. sub i. tot en met vii., 2. sub i. tot en met iv. en onder 3. gevorderde;

5. [naam gedaagde] te gebieden om binnen 24 uur nadat het te dezen te wijzen vonnis aan haar is toegestuurd:

i. ervoor zorg te dragen dat Dmarcian voldoet aan de veroordelingen van het te dezen te wijzen vonnis op straffe van een dwangsom van € 50.000,- per dag dat Dmarcian niet aan de veroordelingen van voornoemde vonnissen voldoet; en

ii. zich te onthouden van het direct of indirect doen van onware of diffamerende mededelingen aan derden over Advisor, haar software en haar diensten, op straffe van een dwangsom van € 50.000,- per overtreding;

6. Dmarcian te veroordelen in de proceskosten en de nakosten, alle kosten te vermeerderen met wettelijke rente vanaf de datum van het vonnis tot aan de dag der algehele voldoening.

4.2.

Dmarcian c.s. voeren verweer.

4.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

5..De beoordeling in het incident

5.1.

Ten aanzien van de vorderingen jegens Dmarcian stelt Advisor dat de Nederlandse rechter rechtsmacht heeft op grond van artikel 6a Rv. Er is sprake van een distributieovereenkomst tussen partijen, waarbij Advisor verantwoordelijk is voor de verkoop van de Software en het leveren van bijbehorende diensten aan klanten in het Territoir, zijnde Europa, Afrika en Rusland. Advisor verricht deze diensten hoofdzakelijk in Nederland, van waaruit haar werknemers activiteiten ondernemen om de Software aan klanten aan te bieden en te distribueren en waar een belangrijk deel van haar (internationale) klanten is gevestigd. Voor zover de plaats van uitvoering niet kan worden vastgesteld, geldt dat de rechter van de woonplaats van de dienstverrichter (Advisor) bevoegd is.

Voorts is sprake van bevoegdheid op grond van artikel 6 onderdeel a Rv. Aan de vorderingen ligt een distributieovereenkomst ten grondslag, de plaats van uitvoering daarvan is Nederland. Bovendien is de keerzijde van het aan Advisor toegekende recht de verplichting voor Dmarcian om zich in het Territoir te onthouden van distributie van de Software.

Daarnaast is de voorzieningenrechter op grond van artikel 6 onderdeel e Rv bevoegd. Aan (onder meer) de vorderingen onder 1. sub iv. en vi. ligt een onrechtmatige daad van Dmarcian ten grondslag. Het schadebrengende feit doet zich (mede) in Nederland voor.

Ook voor zover de vorderingen zich richten tot [naam gedaagde] is artikel 6 onderdeel e Rv van toepassing. De vorderingen zijn gebaseerd op verbintenissen uit onrechtmatige daad en de schade heeft zich in Nederland (het Erfolgsort) voorgedaan of kan zich daar voordoen, aldus Advisor. Dit leidt er voorts toe dat ook op grond van artikel 7 Rv rechtsmacht bestaat.

5.2.

Dmarcian c.s. menen dat de voorzieningenrechter niet bevoegd is van dit geschil kennis te nemen.

Er is geen sprake van een distributieovereenkomst en evenmin van een overeenkomst tot verstrekking van diensten in de zin van artikel 6a aanhef en onder b Rv. De rechtsverhouding tussen partijen heeft het karakter van een samenwerking sui generis, waarbij Advisor het recht heeft verkregen om gebruik te maken van het Dmarcian-platform, in de vorm van een licentie, om vervolgens klanten van Dmarcian te bedienen. De activiteiten van Advisor kunnen niet als dienst in de zin van artikel 6a aanhef en onder b Rv worden aangemerkt. Advisor betaalt ook geen geldelijke vergoeding voor de gestelde diensten. Artikel 6a aanhef en onder b is bovendien niet van toepassing omdat, los van de vraag of de activiteiten kwalificeren als diensten, geen plaats van uitvoering van die diensten in de overeenkomst is vastgelegd. De plaats van uitvoering is bovendien gelegen in de Verenigde Staten (VS). Daar wordt daadwerkelijk uitvoering gegeven aan de overeenkomst, nu Dmarcian aldaar feitelijk de toegang tot haar systemen beheert. Artikel 6a Rv is derhalve niet van toepassing.

Artikel 6 onderdeel a Rv levert geen bevoegdheid op omdat de verbintenissen die ten grondslag liggen aan de contractuele rechtsverhouding, en de op die verhouding gebaseerde vorderingen, niet in Nederland zijn of moeten worden uitgevoerd maar in de VS. Voor zover ten aanzien van dat laatste anders mocht worden geoordeeld, is de plaats van uitvoering niet eenduidig vast te stellen en moet worden teruggevallen op de woonplaats van de gedaagde. Die regel geldt ook voor de vordering onder 1. sub iii. Artikel 26 Aw, dat de grondslag voor die vordering vormt, kent namelijk geen bijzondere bevoegdheidsbepaling.

De rechtsgrond onrechtmatige daad waarop Advisor haar vorderingen onder 1. sub iv. en vi. stoelt, heeft enkel als doel om op kunstmatige wijze alternatieve bevoegdheid te creëren. In feite vloeien deze vorderingen voort uit overeenkomst en meer specifiek de beweerdelijk overeengekomen exclusiviteit. Wanneer die exclusiviteit wordt weggedacht, kwalificeren de gedragingen van Dmarcian evident niet als onrechtmatig jegens Advisor maar als concurrerend. Voorts is het Handlungsort gelegen in de VS, aangezien Dmarcian in de VS is gevestigd en van daaruit haar ondernemingsactiviteiten uitvoert. Dmarcian heeft nagelaten te onderbouwen dat het Erfolgsort in Nederland is gelegen.

De vorderingen jegens [naam gedaagde] hebben geen zelfstandige betekenis naast de vorderingen jegens Dmarcian. Indien Dmarcian zich houdt aan de toegewezen vorderingen, is er geen aanvullend gebod tegen [naam gedaagde] nodig. Advisor heeft dan ook geen belang bij dit gedeelte van haar vorderingen, aldus Dmarcian c.s.

5.3.

De voorzieningenrechter stelt het volgende voorop. Artikel 6a Rv geeft nadere regels over de toepassing van artikel 6 onderdeel a Rv voor wat betreft de daarin bedoelde ‘plaats van uitvoering van de verbintenis die aan de eis of het verzoek ten grondslag ligt’. Artikel 6a Rv bepaalt dat voor overeenkomsten strekkende tot de verstrekking van diensten, de plaats van uitvoering geacht wordt in Nederland te liggen indien de diensten volgens de overeenkomst in Nederland verstrekt werden of verstrekt hadden moeten worden.

5.4.

In geschil is het antwoord op de vraag of tussen partijen sprake is van een overeenkomst tot de verstrekking van diensten en, zo ja, of de verstrekking van die diensten in Nederland moet plaatsvinden. Uit de Europese rechtspraak volgt dat, voor de vaststelling van de rechterlijke bevoegdheid, het begrip ‘diensten’ op zijn minst inhoudt dat de partij die de diensten verstrekt tegen vergoeding een bepaalde activiteit verricht en dat een exclusieve of quasi-exclusieve distributieovereenkomst in beginsel onder het begrip ‘overeenkomst tot verrichting van diensten’ valt (HvJ EU 8 maart 2018, ECLI:EU:C:2018:173,
Saey Home & Garden NV / Lusavouga-Máquinas e Acessórios Industriais SA, rov. 38 t/m 41).

5.5.

Voor de onderbouwing van haar stellingen ten aanzien van de kwalificatie van de overeenkomst tussen partijen en de rechten en verplichtingen die daaruit voortvloeien, leunt Advisor zwaar op het onderzoeksverslag dat [naam 6] heeft opgesteld in het kader van de enquêteprocedure. Dmarcian c.s. voeren aan dat dit onderzoeksverslag hen niet kan worden tegengeworpen als bewijsmiddel. Dmarcian is geen partij bij de enquêteprocedure en bij het verslag, dat zonder haar medewerking tot stand is gekomen en meer weg heeft van een partijverklaring in de zin van artikel 164 lid 2 Rv. Dit standpunt van Dmarcian c.s. wordt niet gevolgd. De onderzoeker is als onafhankelijke en onpartijdige persoon door de Ondernemingskamer benoemd om onderzoek te verrichten naar het beleid en de gang van zaken binnen Advisor en is daarbij gebonden aan de Leidraad voor onderzoekers in enquêteprocedures (hierna: de Leidraad). Gesteld noch gebleken is dat [naam 6] in strijd heeft gehandeld met de voorschriften uit de Leidraad. Dat Dmarcian formeel geen partij in de enquêteprocedure is, neemt niet weg dat de onderzoeker het geschil tussen partijen over de inhoud van hun samenwerking en de IE-rechten op de software heeft onderkend en deze punten mede heeft meegenomen in het onderzoek. Bij dat onderzoek heeft de onderzoeker interviews gehouden met onder meer [naam 3] (die in de onderzoeksperiode van 1 januari 2016 t/m 20 augustus 2020 bestuurder was van Dmarcian) en een andere medewerker van Dmarcian. Het concept van het onderzoeksverslag is tevens voorgelegd aan [naam 3] om hem in staat te stellen feitelijke onjuistheden te corrigeren. Die reactie is ook verwerkt in het verslag (zie randnummer 5.3. van het onderzoeksverslag). Gelet daarop, kunnen Dmarcian c.s. redelijkerwijs niet volhouden dat het onderzoek buiten Dmarcian om is verricht. Bovendien betreft het een uitvoerig onderzoek van maanden, waarbij de onderzoeker is bijgestaan door een IT-deskundige. Dit maakt dat de voorzieningenrechter bij de beoordeling tevens rekening houdt met de bevindingen uit het onderzoeksverslag.

5.6.

Vaststaat dat partijen begin 2016 afspraken hebben gemaakt over een (nadere) samenwerking. Die afspraken zijn niet vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. Hoewel partijen op wezenlijke punten van mening verschillen over de inhoud en de bedoeling van de samenwerking, is niet in geschil dat Dmarcian in januari 2016 een licentie aan (de rechtsvoorgangster van) Advisor heeft verleend om gebruik te maken van haar software, de naam ‘dmarcian’ en het Dmarcian-platform met het doel abonnementen op de Software en aanvullende diensten van Dmarcian te verkopen in Europa, Afrika en Rusland en na de verkoop die klanten van service en ondersteuning te voorzien (zie randnummer 3.33 t/m 3.41 van de conclusie van antwoord). Daaruit leidt de voorzieningenrechter af dat de verkoop van het product van Dmarcian, zijnde een abonnement op de Software en de daarbij behorende dienstverlening, de kenmerkende prestatie is van Advisor. Het aan Advisor verleende licentierecht om gebruik te maken van het Dmarcian platform en de daarbij behorende diensten is ter ondersteuning van die prestatie en daaraan ondergeschikt. Daarmee is voldaan aan de vereiste van ‘activiteit’. De vergoeding aan Advisor voor het verrichten van de overeengekomen activiteiten bestaat uit de inkomsten van klanten uit het Territoir die een abonnement op de Software afsluiten. Advisor sluit in eigen naam een overeenkomst met die klanten en factureert aan die klanten. De inkomsten daarvan komen, of kwamen, volledig aan haar toe. Daarnaast hebben Dmarcian en Advisor gesproken over een overdracht door TDX van 50,01% van de aandelen in Advisor aan Dmarcian. Daarmee zou Dmarcian profiteren van de winst die Advisor behaalt met de verkoop van de abonnementen. Dit kan worden gezien als een licentievergoeding die Advisor aan Dmarcian betaalt voor het gebruik van de Software en het platform van Dmarcian. Dat die aandelen uiteindelijk zijn geleverd aan [naam 3] (op dat moment nog de CEO van Dmarcian) in plaats van Dmarcian had een strategische reden en doet niet af aan de bedoeling van Dmarcian en Advisor om hun samenwerking verder te bestendigen.

Op grond van dit alles is voldoende aannemelijk dat de overeenkomst tussen partijen is te kwalificeren als een distributieovereenkomst.

5.7.

Voor de vraag of partijen in het kader van de distributieovereenkomst exclusiviteit zijn overeengekomen, is van belang wat zij daarover hebben besproken, hoe zij daaraan uitvoering hebben gegeven en wat zij op basis daarvan over en weer van elkaar mochten verwachten.

Uit de correspondentie tussen partijen, in het bijzonder die tussen [naam 1] (namens Advisor) en [naam 3] (namens Dmarcian), valt op te maken dat [naam 1] meerdere keren aanhaalt dat partijen exclusiviteit hebben afgesproken en dat [naam 3] daartegen geen bezwaar maakt of vraagtekens bij zet. Hij lijkt de gestelde exclusiviteit zelfs impliciet te erkennen.

Bij e-mail van 7 december 2016 aan [naam 3] uit [naam 1] zijn wens om de afspraken te formaliseren en geeft hij een overzicht van de in zijn ogen gemaakte afspraken. In dat overzicht staat onder meer: “
4 dmarcian Europe is responsible for all customers located in Russia, EU or Africa”. In zijn reactie van 8 december 2016 geeft [naam 3] te kennen dat de door [naam 1] aangedragen punten 2 t/m 6 (waaronder dus ook punt 4) “
should all be part of an operating agreement”.

In een Slack-bericht van 11 juni 2019 toont [naam 1] aan [naam 3] een screenshot uit een document, dat hij “
our EU Agreement” noemt. Het document betreft een overzicht van de afspraken die partijen volgens [naam 1] hebben gemaakt in 2016. In dat overzicht is onder meer vermeld: “
a. Perpetual and exclusive free license for SaaS Software from dmarcian inc. to Mailmerk B.V.” en “
c. Mailmerk B.V. becomes dmarcian Europe B.V. exclusively handling all dmarcian customers from Russia, Europe and Africa”. Ook daartegen heeft [naam 3] geen bezwaar gemaakt.

Op 4 december 2019 heeft [naam 3], in – een eerste – reactie op een bericht van [naam 1] over een probleem met de IE-rechten van Advisor en een voorstel voor een oplossing, aan [naam 1] medegedeeld: “
(…) I agree we’ll need a licensing agreement to be put in to place. Without going into details over email, it makes sense to reflect the perpetual and exclusive license that Europe BV has enjoyed. (…)”

Vanaf januari 2016 werden klanten die zich aanmeldden bij de website van Dmarcian en die afkomstig waren uit het Territoir steevast door Dmarcian doorgeleid naar Advisor, waarna die klanten voor een abonnement op de Software een overeenkomst met Advisor sloten. Alleen klanten in Europa die Dmarcian al vóór 2016 bediende en klanten die bij het afsluiten van het abonnement betaalden met een creditcard, waren daarvan uitgezonderd. Die situatie heeft in ieder geval tot en met januari 2021, toen Dmarcian de overeenkomst eenzijdig opzegde, voortgeduurd. In die periode heeft Dmarcian aan geen enkel ander bedrijf een dergelijke (verkoop)licentie afgegeven.

De correspondentie tussen partijen en de feitelijke uitvoering die partijen hebben gegeven aan de overeenkomst wijzen erop dat er sprake is van een (grotendeels) exclusieve distributieovereenkomst en daarmee van een overeenkomst tot de verstrekking van diensten in de zin van artikel 6a Rv.

5.8.

Vervolgens moet worden beoordeeld of de diensten volgens de overeenkomst in Nederland verstrekt werden of verstrekt moesten worden. In het Saey Home & Garden-arrest (rov. 44 en 45) is overwogen dat, wanneer er sprake is van meer dan één plaats van uitvoering van de overeengekomen diensten (zoals hier aan de orde), bevoegd is het gerecht van de lidstaat van de plaats waar de diensten hoofdzakelijk worden verricht zoals die blijkt uit de bepalingen van de overeenkomst alsmede, bij gebreke van dergelijke bepalingen, uit de daadwerkelijke uitvoering van de overeenkomst en, indien de plaats op die grondslag niet kan worden bepaald, de woonplaats van de dienstverrichter.

Een afspraak tussen partijen over de plaats van uitvoering van de diensten, ontbreekt, zoals Dmarcian ook stelt. Voldoende duidelijk is dat Advisor haar diensten hoofdzakelijk vanuit haar kantoor in Nederland verrichtte.

5.9.

De vorderingen van Advisor jegens Dmarcian houden verband met verbintenissen die voortvloeien uit de distributieovereenkomst tussen partijen. Uit het voorgaande volgt dat de voorzieningenrechter op grond van artikel 6a aanhef en onder b Rv bevoegd is kennis te nemen van die vorderingen.

Aan de vordering onder 1.iii. legt Advisor het gemeenschappelijke auteursrecht als bedoeld in artikel 26 Aw ten grondslag. Deze vermeende auteursrechtinbreuk is een vorm van onrechtmatige daad. Voor de overige vorderingen doet Advisor subsidiair eveneens een beroep op onrechtmatige daad. In dat geval geldt dat de voorzieningenrechter bevoegd is ingevolge artikel 6 onderdeel e Rv. Dmarcian heeft thans Cisco aangewezen als distributeur voor haar software. Cisco is gevestigd te Amsterdam, daarmee doet het schadebrengende feit zich in ieder geval voor een deel in Nederland voor. Daarnaast is aannemelijk dat de plaats waar de schade van Advisor is ingetreden in Nederland is gelegen.

5.10.

Advisor legt aan haar vorderingen jegens [naam gedaagde] een onrechtmatige daad ten grondslag. Daarvan uitgaande en omdat aannemelijk is dat het Erfolgsort in Nederland is gelegen, is de voorzieningenrechter bevoegd op grond van artikel 6 onderdeel e Rv. Of [naam gedaagde] onrechtmatig heeft gehandeld jegens Advisor en of Advisor belang heeft bij de tegen haar ingestelde vorderingen, zijn materiële kwesties die in de hoofdzaak aan de orde komen.

5.11.

De voorzieningenrechter is derhalve bevoegd kennis te nemen van alle vorderingen van Advisor. De incidentele vordering van Dmarcian c.s. wordt afgewezen.

6..De beoordeling in de hoofdzaak

Artikel 256 Rv

6.1.

Het beroep van Dmarcian op artikel 256 Rv wordt verworpen. De feiten zijn voldoende helder om op basis daarvan een beslissing te kunnen nemen. Daarnaast zijn de gevolgen van de te treffen voorzieningen voldoende te overzien. Die voorzieningen hebben, gelet op de lopende bodemprocedures in de VS en in Nederland, bovendien (opnieuw) het karakter van een ordemaatregel.

Toepasselijk recht

6.2.

Advisor stelt zich op het standpunt dat op de distributieovereenkomst Nederlands recht van toepassing is op grond van artikel 4 lid 1 aanhef en onder f Rome I (nr. 593/2008) in samenhang met artikel 10:154 BW, zijnde het land waar zij als distributeur haar gewone verblijfplaats heeft.

6.3.

Dmarcian c.s. menen dat Amerikaans recht moet worden toegepast op de rechtsverhouding tussen Advisor en Dmarcian. Advisor is namelijk akkoord gegaan met de door Dmarcian opgestelde Mutual Nondisclosure Agreement (hierna: MNDA), waarin een rechtskeuze voor Amerikaans recht is opgenomen. Subsidiair hebben partijen stilzwijgend Amerikaans recht gekozen door de toepassing en gebruik van de Proprietary Information and Inventions Agreement (hierna: de PIIA). Meer en uiterst subsidiair doet Dmarcian een beroep op artikel 4 lid 2 respectievelijk lid 4 Rome I.

6.4.

Vastgesteld kan worden dat Dmarcian per e-mail van 7 december 2016 een MNDA heeft verzonden aan Advisor. Daarin is omschreven dat en op welke wijze partijen jegens elkaar geheimhouding betrachten ten aanzien van alle vertrouwelijke informatie die zij elkaar zullen verschaffen. Artikel 12 bepaalt dat op de bepalingen in de MNDA het recht van de staat Californië van toepassing is. De vraag of de MNDA tussen partijen is overeengekomen – volgens Dmarcian c.s. wel, maar volgens Advisor niet – kan onbeantwoord blijven. De voorzieningenrechter stelt namelijk vast dat artikel 12 ook bepaalt dat de rechtskeuze zoals geformuleerd in de MNDA is beperkt tot de werking van de voorwaarden in de MNDA. Anders dan algemene bepalingen over geheimhouding, bevat de MNDA geen verwijzingen naar de (wijze van) samenwerking tussen partijen. Voor zover de MNDA al tussen partijen zou gelden, is onvoldoende gebleken dat partijen hebben bedoeld de daarin vermelde rechtskeuze uit te laten strekken tot geschillen over de samenwerking in het algemeen. Nu het hier niet gaat om een geschil met betrekking tot de MNDA, is de daarin vermelde rechtskeuze niet relevant.

6.5.

Dmarcian heeft, tegelijkertijd met de MNDA, ook de PIIA verzonden aan Advisor. Uit de inleidende tekst van het mailbericht en de inhoud van de PIIA volgt dat de PIIA diende te worden ondertekend door individuele personen, werkzaam bij Advisor, die bij de samenwerking met Dmarcian waren betrokken. Dit document was dus niet bedoeld om door Advisor te worden ondertekend. Reeds om die reden kan de PIIA Advisor niet binden.

6.6.

Ook de meer en uiterst subsidiaire standpunten van Dmarcian c.s. worden gepasseerd. Zoals al overwogen in het incident en anders dan Dmarcian c.s. menen, wordt het ervoor gehouden dat tussen partijen een distributieovereenkomst tot stand is gekomen. Op grond van artikel 4 lid 1 aanhef en onder f Rome I wordt de distributieovereenkomst beheerst door het recht van het land waar de distributeur zijn gewone verblijfplaats heeft, zijnde Nederland. Daarmee zijn de leden 2 en 4 van artikel 4 Rome I niet van toepassing.

6.7.

Het hiervoor overwogene betekent dat op de vorderingen, voor zover ingesteld uit hoofde van de distributieovereenkomst en tegen Dmarcian, Nederlands recht van toepassing is. Voor zover de vorderingen zijn gegrond op onrechtmatige daad, is Nederlands recht van toepassing ingevolge artikel 4 lid 1 Rome II (nr. 864/2007), nu voldoende aannemelijk is dat de gestelde schade van Advisor zich in Nederland voordoet.

6.8.

Ten aanzien van de vorderingen jegens [naam gedaagde], die gebaseerd zijn op onrechtmatige daad, is eveneens op grond van artikel 4 lid 1 Rome II Nederlands recht van toepassing.

Nakoming van de distributieovereenkomst (vordering 3.)

6.9.

Primair stelt Advisor zich op het standpunt dat zij met Dmarcian een eeuwigdurende distributieovereenkomst heeft gesloten die niet rechtsgeldig door Dmarcian is opgezegd, zodat die overeenkomst nog voortduurt.

Dmarcian c.s. betwisten dat een eeuwigdurende overeenkomst is afgesproken. De overeenkomst is, met de opzegging door Dmarcian, rechtsgeldig geëindigd per 1 februari 2021.

6.10.

Zoals al is overwogen in 5.6. en 5.7. gaat de voorzieningenrechter ervan uit dat de in 2016 gemaakte afspraken tussen Dmarcian en Advisor inhielden dat Dmarcian een (grotendeels) exclusieve licentie aan Advisor verleent om (abonnementen op) de Software te verkopen in het Territoir en dat TDX, als vergoeding voor dit licentie- en verkooprecht, 50,01% van de aandelen in Advisor aan Dmarcian c.q. [naam 3] levert. TDX (als bestuurder en aandeelhouder van Advisor) en [naam 3] (als toenmalige bestuurder van Dmarcian) waren nauw betrokken bij de uitvoering van de gemaakte afspraken.

De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat geen sprake is van een niet-opzegbare overeenkomst, zoals Advisor betoogt. TDX en [naam 3] hebben bij de overdracht van de aandelen in Advisor door TDX aan [naam 3] een exit agreement gesloten. Dat duidt erop dat zij, en dus ook Dmarcian en Advisor, een einde van hun samenwerking mogelijk achtten. Sterker nog, zij hebben beide gebruik gemaakt van artikel 4 van de exit agreement om de aandelen van de ander over te nemen. Tegen die achtergrond is aannemelijk dat Dmarcian en Advisor, daar waar in de communicatie tussen hen wordt gesproken over een ‘perpetual agreement’, niet meer hebben bedoeld dan het sluiten van een overeenkomst voor onbepaalde tijd, zonder dat is voorzien in een opzeggingsregeling. In dat geval, zo volgt uit de rechtspraak, kunnen op grond van artikel 6:248 lid 1 BW de eisen van redelijkheid en billijkheid in verband met de aard en inhoud van de overeenkomst en de omstandigheden van het geval meebrengen dat opzegging slechts mogelijk is indien daarvoor een voldoende zwaarwegende grond bestaat of dat een bepaalde opzegtermijn in acht moet worden genomen of dat de opzegging gepaard moet gaan met het aanbod tot betaling van een (schade)vergoeding (HR 2 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:141,
Goglio / SMQ Group).

[naam 3] heeft op 8 september 2021 al zijn aandelen in Advisor overgedragen aan TDX, die sindsdien (weer) enig aandeelhouder is van Advisor. Daarmee is een cruciaal onderdeel van de overeenkomst – de vergoeding aan [naam 3] c.q. Dmarcian voor het verkrijgen van het licentie- en verkooprecht door Advisor – weggevallen. Dat betekent dat nakoming van de overeenkomst, zoals die ooit gesloten is, niet mogelijk is. Advisor kan in redelijkheid niet van Dmarcian verlangen haar toe te staan (onder andere) het product van Dmarcian te verkopen en voorts gebruik te maken van de Software en het Dmarcian- platform zonder dat daar een vergoeding tegenover staat. In ieder geval blijkt nergens uit dat Advisor meent dat en welke vergoeding zij aan Dmarcian verschuldigd is. Daarnaast staan de ‘Orders’ van de USDC in de weg aan ongewijzigde nakoming van de afspraken die ooit gemaakt zijn. Bovendien ligt verdere samenwerking niet erg voor de hand, gelet op de ernstig verstoorde relatie. Niet uitgesloten is dat in de bodemprocedure wordt geoordeeld dat de distributieovereenkomst inmiddels (anderhalf jaar na de opzegging) is geëindigd. In de bodemprocedure moet worden beslist of Dmarcian bij haar opzegging een opzegtermijn in acht had moeten nemen, en van welke duur, en of Dmarcian, door dat niet te doen, schadevergoeding aan Advisor is verschuldigd. De vordering om Dmarcian te gebieden de distributieovereenkomst onverkort na te komen, wordt daarom afgewezen.

Verboden (vordering 1.)

6.11.

Uit het hiervoor overwogene volgt voorts dat Advisor haar vorderingen onder 1. niet kan gronden op wanprestatie. Subsidiair heeft Advisor aan haar vorderingen een onrechtmatige daad in de zin van artikel 6:162 BW ten grondslag gelegd. Zij stelt daartoe dat Dmarcian (1) klanten van Advisor in het Territoir, die al dan niet toe waren aan verlenging, heeft benaderd om hen over te halen klant te worden van Dmarcian, (2) facturen heeft gestuurd aan klanten van Advisor zonder dat Dmarcian een geldige overeenkomst heeft met die klanten, (3) een wereldwijde distributieovereenkomst heeft gesloten met Cisco, die de Software inmiddels aanbiedt aan gebruikers in het Territoir, en (4) een Europese entiteit in Ierland (dmarcian Limited) heeft opgericht met als kennelijk doel de Software op de Europese markt te distribueren.

6.12.

De voorzieningenrechter neemt tot uitgangspunt dat het Dmarcian in beginsel vrij staat om na het einde van de distributieovereenkomst Advisor te beconcurreren. Dat neemt niet weg dat de distributieovereenkomst een zekere post-contractuele nawerking kan hebben. Bijkomende omstandigheden kunnen er toe leiden dat het handelen van Dmarcian als onrechtmatig moet worden aangemerkt, omdat het in strijd is met de in het maatschappelijk verkeer betamende zorgvuldigheid. In lijn met het arrest van de Hoge Raad van 9 december 1955 (NJ 1956, 157,
Boogaard/Vesta) is van ongeoorloofde concurrentie in beginsel pas sprake wanneer voldaan is aan drie vereisten, te weten a) het stelselmatig en substantieel afbreken van b) het duurzame bedrijfsdebiet van Advisor, dat Dmarcian in het kader van de samenwerking heeft helpen opbouwen c) met de hulpmiddelen die Dmarcian daartoe vertrouwelijk van Advisor ter beschikking kreeg.

6.13.

De stelling van Advisor dat Dmarcian (via partners dan wel zelf) op grote schaal bestaande klanten van Advisor actief benadert via e-mail met het doel om het contract met die klanten over te nemen, heeft Advisor voldoende onderbouwd (zie haar producties 21, 31 t/m 45 en 47 t/m 53). Dmarcian heeft dat ook niet met zoveel woorden betwist. Het verweer van Dmarcian c.s. dat Dmarcian met die berichten de klanten slechts heeft willen informeren over het aflopen van het abonnement en wil voorkomen dat klanten zonder e-mailbeveiliging komen te zitten, is niet te rijmen met de tekst van de berichten. Uit de bewoordingen blijkt duidelijk de bedoeling van die mails, te weten het overhalen van de klant om over te stappen naar Dmarcian. De gegevens van die klanten haalt Dmarcian uit haar systeem en zijn voor haar zichtbaar doordat Advisor die gegevens in het systeem heeft gezet en up-to-date houdt in het kader van de distributieovereenkomst. Daarmee is voldoende aannemelijk dat Dmarcian stelselmatig en substantieel afbreuk doet aan het duurzame bedrijfsdebiet van Advisor met behulp van kennis over die klanten die zij van Advisor heeft ontvangen. Deze handelwijze is als onrechtmatig aan te merken. Daarbij speelt een rol dat Dmarcian er zelf meer (dan Advisor) de hand in heeft gehad dat er nu niet meer kan worden nagekomen. Gewezen wordt op de verschillende blokkades die zij voor Advisor heeft opgeworpen en het feit dat zij niet heeft voldaan aan het vonnis van 31 mei 2021, waarin zij onder meer is veroordeeld de distributieovereenkomst gedurende het door de Ondernemingskamer bevolen onderzoek na te komen. Na dat vonnis had van Dmarcian mogen worden verwacht dat zij klanten van Advisor niet zelf actief zou benaderen.

Het voorgaande leidt tot het oordeel dat Dmarcian zich dient te onthouden van het benaderen en actief werven van klanten die Advisor op 1 juni 2021 had en nog steeds heeft, ook niet via hulppersonen. De vordering onder i. wordt toegewezen in die zin dat het Dmarcian wordt verboden om de Software, al dan niet als SaaS, aan te bieden en/of te (doen) licentiëren aan klanten die Advisor op 1 juni 2021 had en nog steeds heeft in het Territoir. Een beperking van dit verbod in tijd in dit vonnis ligt niet voor de hand, gelet op alle lopende procedures waarvan niet bekend is wanneer en op welke wijze die zullen eindigen. Daaruit volgt reeds een beperking in tijd.

6.14.

Het aanstellen van (rechts)personen voor het werven van klanten in het Territoir, zoals het inschakelen van Cisco en het opzetten van een vestiging in Ierland, is op zichzelf niet onrechtmatig. Voor zover die (rechts)personen bestaande klanten van Advisor (als bedoeld in 6.13.) benaderen, is dat wel onrechtmatig maar die onrechtmatigheid wordt reeds gedekt door de gedeeltelijke toewijzing van vordering i. Bij aparte toewijzing van het onder ii. gevorderde verbod heeft Advisor daarom geen belang.

6.15.

Ten aanzien van de auteursrechten op alle software is niet in geschil dat partijen in 2016 aanvankelijk hebben afgesproken dat Dmarcian verantwoordelijk zou zijn voor het beheer en het onderhoud van de software. Echter, vanaf mei 2017 is die situatie wezenlijk gewijzigd doordat Dmarcian en Advisor sindsdien hebben samengewerkt en ieder een bijdrage heeft geleverd aan de verdere ontwikkeling van de software tot versie 2.0. De voorzieningenrechter hecht daarbij waarde aan de bevindingen in het onderzoeksverslag dat immers mede tot stand is gekomen met de hulp van een onafhankelijke IT-deskundige. In het bijzonder wordt verwezen naar randnummers 7.15., 7.16. en 7.56. van het onderzoeksverslag. Daarin is vermeld dat de ontwikkelaars van BeLean tussen 1 mei 2017 en 1 november 2018 een (aanzienlijke) bijdrage hebben geleverd aan de broncode van de kernfunctionaliteit van versie 1.0 en 2.0 en dat de ontwikkelaars van dmarcian Bulgaria, [naam 2] en Seller tussen september 2018 en 22 januari 2021 een groot deel van de features hebben ontwikkeld die zijn verbonden met de kernfunctionaliteit. In het verslag is voorts uitgebreid omschreven wat de werkwijze is geweest. Daarbij is geconstateerd dat de ontwikkelaars in hoge mate zelfstandig te werk zijn gegaan en eigen creatieve keuzes hebben gemaakt bij het schrijven van de broncode voor hun bijdragen aan de software. Dmarcian c.s. hebben daartegen onvoldoende verweer gevoerd. Evenals in de procedure die heeft geleid tot het vonnis van 31 mei 2021 erkennen zij (in ieder geval) dat 8 van de 43 componenten van de Software met behulp van door Advisor ingehuurde ontwikkelaars zijn ontwikkeld. Hun, niet onderbouwde, stelling dat de ontwikkeling van de software door de ingehuurde ontwikkelaars in opdracht en onder leiding van Dmarcian plaatsvond, heeft Advisor betwist. De voorzieningenrechter acht derhalve voldoende aannemelijk dat een gemeenschappelijk auteursrecht is ontstaan. Dat betekent dat het exploitatie-auteursrecht op het geheel toekomt aan de auteurs gezamenlijk. Ingevolge artikel 26 Aw en artikel 3:166 e.v. BW behoeft de exploitatie ervan in beginsel de instemming van alle betrokkenen. Het gevorderde verbod (onder iii.) op Dmarcian om (zonder instemming van Advisor) wijzigingen in de Software aan te brengen, met uitzondering van de aanpassingen die noodzakelijk zijn om te voldoen aan andere geboden op grond van dit vonnis alsmede aantoonbaar foutherstel, wordt toegewezen.

6.16.

Het gevorderde verbod onder iv. wordt toegewezen in die zin dat het Dmarcian wordt verboden klanten die Advisor op 1 juni 2021 had en nog steeds heeft in het Territoir aan te moedigen het contract met Advisor te beëindigen. Voor het overige ligt het gevorderde onder iv. reeds besloten in de toe te wijzen vordering i.

6.17.

De vordering onder v. wordt afgewezen. Advisor stelt dat sprake is van een reële dreiging dat Dmarcian een aantal klanten van Advisor dat nog gebruik maakt van het platform van Dmarcian afsluit van toegang tot het platform. De gestelde reële dreiging is niet onderbouwd en evenmin aannemelijk. Een groot deel van die klanten betreft klanten die met een creditcard betalen. Partijen twisten over de vraag aan welke partij die betalingen toekomen, maar tot op heden worden die betalingen ontvangen door Dmarcian. Niet valt in te zien waarom Dmarcian de toegang van die klanten tot haar platform zou ontzeggen.

6.18.

De vordering onder vi. wordt eveneens afgewezen. Nog daargelaten dat de vordering te ruim is geformuleerd en daardoor onvoldoende bepaalbaar is, valt niet in te zien welk afzonderlijk belang Advisor bij deze vordering heeft in het kader van de (gedeeltelijke) toewijzing van andere vorderingen.

6.19.

De toe te wijzen verboden gaan in op de dag na de dag waarop dit vonnis aan Dmarcian is toegestuurd.

Geboden (vordering 2.)

6.20.

De vordering onder i. wordt afgewezen. Het is Dmarcian immers toegestaan om binnen het Territoir nieuwe klanten te werven. Er is geen grondslag om de toegang tot haar website voor bezoekers uit het Territoir in het algemeen te blokkeren.

6.21.

Zoals al is overwogen onder 6.14. is het Dmarcian toegestaan om klanten in het Territoir, uitgezonderd de bestaande klanten van Advisor zoals bedoeld onder 6.13., te benaderen en te bedienen via een andere distributeur zoals Cisco. Vordering ii. is dan ook niet toewijsbaar.

6.22.

In het licht van de toewijzing van vordering 1. onderdelen i., iii. en iv. en de afwijzing van de overige vorderingen is voor het verzenden van de gevorderde brief onder 2.iii. geen plaats.

6.23.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat Advisor een (spoedeisend) belang heeft bij toewijzing van de vordering onder iv. Enerzijds kan zij met de verkregen informatie de omvang van de door haar geleden schade bepalen ten behoeve van haar schadevergoedingsvordering in de bodemzaak, anderzijds kan zij bepalen of zij ter zake maatregelen kan nemen om haar schade te beperken. De vordering onder iv. wordt toegewezen in die zin dat Dmarcian wordt geboden opgave te doen aan de advocaat van Advisor van de namen, adressen en contactgegevens van de klanten van Advisor, met wie Dmarcian, haar resellers, agenten en/of vertegenwoordigers vanaf 22 januari 2021 contact hebben gehad ter zake van het gebruik van de Software, onder gelijktijdige overlegging van relevante kopieën van correspondentie, offertes, facturen en licentieovereenkomsten. Om aan het gebod te voldoen, wordt aan Dmarcian een ruimere termijn gegeven dan gevorderd.

Dwangsom (vordering 4.)

6.24.

Gezien de – eerder gebleken – onwillige houding van Dmarcian is er aanleiding om aan de voormelde toe te wijzen verboden en geboden een dwangsom te verbinden. De voorzieningenrechter zoekt voor de hoogte daarvan, ook in het kader van een zekere balans tussen partijen, aansluiting bij de ‘Order’ van de USDC van 11 augustus 2021 (doc. 80) (zie 2.28.). De hoogte daarvan wordt bepaald op € 5.000,- per dag dat Dmarcian niet of niet volledig voldoet aan één of meer van de verboden of geboden. Die dwangsom wordt, net als de boete in de hiervoor genoemde ‘Order’, niet gemaximeerd.

De vordering ten aanzien van [naam gedaagde] (vordering 5.)

6.25.

Advisor meent dat [naam gedaagde] persoonlijk ernstig verwijtbaar heeft gehandeld jegens Advisor. Dmarcian heeft, onder leiding van [naam gedaagde] en met haar wetenschap, de vonnissen van de rechtbank genegeerd, klanten van Advisor proberen af te troggelen en onwaarheden gedebiteerd.

6.26.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat er onvoldoende omstandigheden zijn (gesteld) waaruit blijkt van een persoonlijke verwijtbaarheid van [naam gedaagde]. Niet alle door Advisor gestelde omstandigheden betreffende de handelwijze van Dmarcian zijn aannemelijk geworden. Hoewel is geoordeeld dat Dmarcian op bepaalde punten onrechtmatig jegens Advisor heeft gehandeld, leidt dat niet zonder meer tot het oordeel dat [naam gedaagde] daarvan een persoonlijk en ernstig verwijt treft. De enkele wetenschap van [naam gedaagde] van die onrechtmatige handelwijze is daarvoor onvoldoende. Dat Dmarcian niet voldoet aan het verstek- en verzetvonnis van deze rechtbank is een zakelijke beslissing van [naam gedaagde], mede ingegeven door de nog lopende procedures tussen partijen, en kan haar evenmin persoonlijk worden verweten.

Proceskosten (vordering 6.)

6.27.

Aangezien partijen over en weer op punten in het ongelijk zijn gesteld, worden de proceskosten gecompenseerd in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Tot slot

6.28.

Tijdens de mondelinge behandeling is de vraag opgeworpen of er geen andere manier is om het geschil van partijen op te lossen dan het voeren van (vermoedelijk jaren durende) gerechtelijke procedures in verschillende landen. Hoewel partijen lijnrecht tegenover (lijken te) staan, zou, naar inschatting van de voorzieningenrechter, de sleutel daarvoor wel eens kunnen liggen in het auteursrecht op de software. Erkenning van de wederzijdse bewerkingen en de juridische gevolgen daarvan – die niet geregeld zijn – kan daarvoor een startpunt zijn.

7..De beslissing

De voorzieningenrechter:

in het incident

7.1.

wijst de vordering af;

in de hoofdzaak

7.2.

verbiedt Dmarcian om, vanaf de dag na de dag waarop dit vonnis aan haar is toegestuurd, de Software, al dan niet als SaaS, aan te bieden en/of te (doen) licentiëren aan klanten die Advisor op 1 juni 2021 had en nog steeds heeft in het Territoir;

7.3.

verbiedt Dmarcian om, vanaf de dag na de dag waarop dit vonnis aan haar is toegestuurd, zonder instemming van Advisor wijzigingen in de Software aan te brengen, met uitzondering van de aanpassingen die noodzakelijk zijn om te voldoen aan andere geboden op grond van dit vonnis alsmede aantoonbaar foutherstel;

7.4.

verbiedt Dmarcian om, vanaf de dag na de dag waarop dit vonnis aan haar is toegestuurd, klanten die Advisor op 1 juni 2021 had en nog steeds heeft in het Territoir aan te moedigen het contract met Advisor te beëindigen;

7.5.

gebiedt Dmarcian om, binnen tien werkdagen nadat dit vonnis aan haar is toegestuurd, opgave te doen aan de advocaat van Advisor van de namen, adressen en contactgegevens van de klanten van Advisor, met wie Dmarcian, haar resellers, agenten en/of vertegenwoordigers vanaf 22 januari 2021 contact hebben gehad ter zake van het gebruik van de Software, onder gelijktijdige overlegging van relevante kopieën van correspondentie, offertes, facturen en licentieovereenkomsten;

7.6.

veroordeelt Dmarcian om aan Advisor een dwangsom te betalen van € 5.000,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij, na betekening van dit vonnis, niet aan één van de in 7.2. t/m 7.5. uitgesproken veroordelingen voldoet;

7.7.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

7.8.

compenseert de proceskosten in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt;

7.9.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. P. de Bruin en in het openbaar uitgesproken op 18 juli 2022.

2091 / 2009