Uitspraak
vonnis
RECHTBANK ROTTERDAM
Team handel en haven
zaaknummer / rolnummer: C/10/630127 / KG ZA 21-1085
Vonnis in kort geding van 28 januari 2022
in de zaak van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
XSPLATFORMS INTELLECTUAL PROPERTY B.V.,
gevestigd te Gorinchem,
eiseres,
advocaat mr. J.C.J. van de Rakt te Rotterdam,
tegen
1. de rechtspersoon naar vreemd recht
CONSTRUCTION CORPORATION DIAMOND BUILDING LLC,
gevestigd te Jekaterinenburg (Russische Federatie),
gedaagde sub 1.,
advocaten mr. drs. R.M.T. van den Bosch en mr. T. Ramphal te Rotterdam,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
XSPLATFORMS B.V.,
gevestigd te Gorinchem,
gedaagde sub 2.,
advocaat mr. J.C.J. van de Rakt te Rotterdam.
Partijen worden hierna XSP IP, Diamond Building en XSP genoemd.
1..De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaardingen van 15 december 2021, met 22 producties;
- de 22 producties van Diamond Building;
- de mondelinge behandeling op 14 januari 2022;
- de pleitnota van XSP IP en XSP;
- de pleitnota van Diamond Building.
1.2.
Ter zitting heeft XSP IP haar vordering verminderd.
1.3.
Ten slotte is vonnis bepaald.
2..De feiten
2.1.
XSP en Diamond Building zijn op 23 november 2016 een koopovereenkomst aangegaan, op grond waarvan Diamond Building een gevelonderhoudsinstallatie van XSP kocht. De koopsom bedroeg € 1.140.000,00. Diamond Building heeft daarvan 70% vooruitbetaald. Het lukte XSP niet om de gevelonderhoudsinstallatie te leveren, waarop Diamond Building de koopovereenkomst ontbond en restitutie van het reeds betaalde bedrag vorderde. XSP is daartoe niet overgegaan.
Diamond Building en XSP hebben conform de arbitrageclausule in de koopovereenkomst hun geschil voorgelegd aan de ‘Vienna International Arbitral Centre’ (VIAC). Bij arbitraal vonnis van 18 september 2020 is XSP veroordeeld om een bedrag van € 1.058.740,25 aan Diamond Building te betalen.
2.2.
Op 16 februari 2021 heeft de voorzieningenrechter te Rotterdam aan Diamond Building verlof verleend om, ten laste van XSP, conservatoir beslag te leggen op
13 octrooirechten en op aandelen in 2 vennootschappen en om verhaalsbeslag te leggen onder banken, groepsmaatschappijen en derden. De vordering van Diamond Building op XSP is daarbij begroot op € 1.297.551,29 inclusief rente en kosten. Diamond Building heeft op 16 februari 2021 de beslagen laten leggen.
2.3.
Bij beschikking van 15 juni 2021 heeft het hof Den Haag beslist dat het arbitraal vonnis van 18 september 2020 in Nederland wordt erkend en is aan Diamond Building verlof verleend tot ten uitvoerlegging daarvan. Op 12 juli 2021 heeft Diamond Building die beschikking aan XSP betekend en zijn de gelegde conservatoire beslagen executoriaal geworden. Diamond Building heeft op 15 juli 2021 executoriaal beslag gelegd op nog een octrooirecht en onder ABN AMRO bank.
2.4.
De gelegde beslagen zijn inmiddels gedeeltelijk vervallen. Thans resteert een executoriaal beslag op 14 octrooirechten met de volgende nummers:
[octrooirecht-nummer 1]
[octrooirecht-nummer 2]
[octrooirecht-nummer 3]
[octrooirecht-nummer 4]
[octrooirecht-nummer 5]
[octrooirecht-nummer 6]
[octrooirecht-nummer 7]
2.5.
Vanaf maart 2021 hebben XSP en XSP IP enerzijds en Diamond Building anderzijds gecorrespondeerd over opheffing van de beslagen op de octrooirechten. XSP en XSP IP hebben daartoe gesteld dat de beslagen moeten worden opgeheven, omdat de octrooirechten van XSP op 30 december 2019 (op grond van een onderhandse akte, zie 2.6.) zijn overgedragen aan XSP IP en niet meer in het vermogen van XSP vallen. Diamond Building heeft betwist dat er een rechtsgeldige overdracht van de octrooirechten heeft plaatsgevonden en heeft geweigerd de beslagen op te heffen.
2.6.
XSP en XSP IP hebben een ‘activaovereenkomst’ gesloten die is gedateerd op
30 december 2019. Die overeenkomst – waarin XSP is aangeduid als XSPlatforms en XSP IP is aangeduid met haar oude naam XSPlatforms Holding – vermeldt, voor zover relevant, het volgende:
“(…)
NEMEN HET VOLGENDE IN OVERWEGING:
A. XSPlatforms is houder van het Unie merk “XSPlatforms”, ingeschreven op 17 mei 2004 onder nummer [nummer] voor waren en/of diensten in de klasse(n) 6, 37 en 42 (hierna te noemen het ‘Merk’);
B. XSPlatforms is auteursrechthebbende op alle door XSPlatforms gemaakte werken (hierna te noemen de ‘Werken’);
C. XSPlatforms beschikt over knowhow en informatie op het gebied van:
- werkbruggen en andere beweegbare constructies voor onderhoud van gevels (fronten van gebouwen), alle metalen, onderdelen en accessoires hiervoor, voor zover deze niet zijn opgenomen in andere klassen, inclusief dakauto's en gondels voor onderhoud van gevels van gebouwen, hangende ladders van metaal, rails, dakhaken en vergrendelingspunten van metaal; en
- Installatie en onderhoud van apparaten voor onderhoud van gevels (fronten van gebouwen); adviseren over onderhoud van gevels (fronten van gebouwen); en
- Ontwerpen en ontwikkelen van apparaten voor onderhoud van gevels (fronten van gebouwen); en
- Ontwerpen en ontwikkelen van apparatuur en systemen ten behoeve van valbeveiliging en veilig werken op hoogte in de breedste zin des woords.
hierna te noemen de ‘Knowhow’;
D. het Merk, de Werken en de Knowhow van XSPlatforms worden hierna gezamenlijk genoemd de ‘IE rechten’
(…)
KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:
Artikel 1 Overdracht IE rechten
1.1
XSPlatforms verkoopt hierbij aan XSPlatforms Holding, gelijk deze van XSPlatforms hierbij koopt, de IE rechten die per Overdrachtsdatum eigendom zijn van XSPlatforms.
1.2
XSPlatforms draagt hierbij met onmiddellijke ingang exclusief, onvoorwaardelijk en zonder enige beperking over aan XSPlatforms Holding en levert onvoorwaardelijk en zonder enige beperking aan XSPlatforms Holding al haar rechten op het Merk, waaronder mede begrepen het daaraan verbonden voorrangsrecht. XSPlatforms Holding aanvaardt deze overdracht en levering van de rechten op het Merk.
1.3
XSPlatforms draagt hierbij met onmiddellijke ingang exclusief, onvoorwaardelijk en zonder enige beperking over aan XSPlatforms Holding en levert onvoorwaardelijk en zonder enige beperking aan XSPlatforms Holding alle auteursrechten waar ook ter wereld die mogelijk rusten op, vervat zijn in of voortvloeien uit de Werken, in het bijzonder maar niet beperkt tot de verveelvoudigings- en openbaarmakingsrechten, ongeacht het gebruik of de wijze van weergave en ongeacht of dit gebruik of deze wijze van weergave op het moment van ondertekening van deze Overeenkomst reeds bekend is. XSPlatforms Holding aanvaardt deze overdracht en levering van auteursrechten die mogelijk rusten op, vervat zijn in of voortvloeien uit de Werken.
(…)
Artikel 2 Koopsom en betaling
2.1
De koopsom voor de IE rechten bedraagt EUR 3.800.000,- excl. btw (hierna te noemen ‘Koopsom’). De Koopsom is vastgesteld op basis van de historische kostprijs en de verdiencapaciteit (exclusief BTW) van de IE rechten. De factuur wordt alsBijlage 1aan de Overeenkomst gehecht.
2.2
Betaling van de Koopsom geschiedt per Overdrachtsdatum middels verrekening van de Koopsom met de rekening-courantvordering van XSPlatforms Holding op XSPlatforms.
(…)”
3..Het geschil
3.1.
XSP IP vordert – na eisvermindering ter zitting – bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:
primair
Diamond Building te veroordelen om binnen 3 dagen na het te wijzen vonnis, op straffe van een dwangsom, het op de octrooirechten gelegde beslag op te heffen en in dat kader over te gaan tot het doorhalen van inschrijvingen van de beslagen in het octrooiregister;
subsidiair
de executie van de beslagen octrooirechten te schorsen, totdat de voorzieningenrechter, na verwijzing middels artikel 438 lid 3 Rv (opmerking voorzieningenrechter: lid 4), op het geschil tussen partijen heeft beslist;
zowel primair als subsidiair
Diamond Building te veroordelen in de kosten van dit geding, te vermeerderen met de nakosten en de wettelijke rente.
3.2.
Diamond Building voert verweer.
3.3.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4..De beoordeling
4.1.
In een kort geding over de tenuitvoerlegging van een onherroepelijk geworden arbitraal vonnis dat in Nederland is erkend, zoals hier aan de orde, geldt dat de opheffing van de beslagen of schorsing van de executie alleen kan worden uitgesproken indien de (verdere) tenuitvoerlegging misbruik van bevoegdheid zou opleveren.
4.2.
Partijen twisten over de vraag of XSP dan wel XSP IP eigenaar is van de beslagen octrooirechten.
XSP IP stelt zich op het standpunt dat alle octrooirechten van XSP met de activa-overeenkomst op 30 december 2019 zijn overgedragen aan XSP IP, waardoor XSP IP eigenaar is geworden van de octrooirechten. Op diezelfde datum heeft XSP IP voor wat betreft de IE-rechten licentie-overeenkomsten gesloten met twee andere vennootschappen, waaronder XSP. Dit was onderdeel van een reorganisatie binnen de XSPlatforms-groep. In een pandakte uit 2019 is ook al melding gemaakt van die octrooien. De overdracht van octrooirechten is abusievelijk niet in het octrooiregister geregistreerd, maar uit jurisprudentie volgt dat artikel 65 lid 3 ROW 1995 (hierna: ROW) geen bescherming beoogt te bieden aan een beslaglegger. Verder stelt XSP IP dat twee van de beslagen octrooirechten (met nummers [octrooirecht-nummer 5] en [octrooirecht-nummer 3] ) in het octrooiregister op haar naam staan.
Diamond Building betwist dat sprake is van een rechtsgeldige overdracht van de octrooirechten en voert daartoe in de eerste plaats aan dat een geldige titel voor de overdracht ontbreekt. De activa-overeenkomst vermeldt niet dat er octrooirechten worden overgedragen en voldoet daarmee niet aan het vereiste van artikel 3:84 BW. Voorts is niet voldaan aan de leveringsvereisten van artikel 65 ROW, nu in de overeenkomst niet expliciet is verklaard dat XSP de octrooirechten overdraagt en dat XSP IP die overdracht aanneemt. Subsidiair stelt Diamond Building dat zij de activa-overeenkomst buitengerechtelijk heeft vernietigd vanwege paulianeus handelen en doet zij een beroep op de uit artikel 65 lid 3 ROW voortvloeiende derdenbescherming.
4.3.
Ingevolge artikel 65 lid 1 ROW is voor de overdracht van een octrooi vereist dat de levering geschiedt bij een akte, houdende de verklaring van de rechthebbende dat hij het octrooi aan de verkrijger overdraagt en de verklaring van de verkrijger dat hij deze overdracht aanneemt. Daarbij is ook de algemene regeling van artikel 3:84 lid 2 BW van toepassing, op grond waarvan het over te dragen octrooi met voldoende bepaaldheid omschreven moet zijn.
4.4.
Anders dan XSP IP meent, volgt uit de activa-overeenkomst niet dat ook octrooirechten zijn overgedragen. In de overeenkomst is de aanduiding ‘IE-rechten’ immers nader gedefinieerd onder A t/m D van de considerans. Daarin is bepaald dat de IE-rechten bestaan uit het Merk, de Werken en de Knowhow. In artikel 1.2 en 1.3 worden die termen nog eens nader omschreven. Dat is dus een duidelijke afbakening. Octrooirechten kunnen niet worden geschaard onder de limitatief omschreven categorieën en dat heeft XSP IP ook niet concreet gesteld.
XSP IP stelt voorts dat de gestelde overdracht van octrooien blijkt uit de bij de activa-overeenkomst gevoegde lijst met overgedragen activa (bijlage 1) en de factuur (bijlage 2). Dit standpunt wordt niet gevolgd. De inhoud van het lichaam van de activa-overeenkomst strookt niet met de inhoud van de in dit kort geding overgelegde (overige) stukken waar XSP IP zich op beroept. Ten eerste wordt in artikel 2.1 van de overeenkomst verwezen naar slechts één bijlage, te weten de factuur. Nergens in de overeenkomst staat dat de over te dragen activa in een bijlage nader worden gespecificeerd. Ten tweede geldt dat, weliswaar twee, op dezelfde wijze als de activa-overeenkomst geparafeerde, bijlagen (bijlage 1 en bijlage 2) zijn overgelegd, maar dat dit lege pagina’s zijn, en het lichaam van de activa-overeenkomst èn geen melding maakt van een bijlage 2 èn de factuur niet als bijlage 2 maar als bijlage 1 aanduidt. Bovendien zijn de daarbij overgelegde stukken, die blijkbaar bijlagen 1 en 2 moeten voorstellen, niet geparafeerd. Ten slotte correspondeert het als bijlage 1 aangeduide stuk, met het overzicht van de activa, niet met de specificatie van de over te dragen IE-rechten in het lichaam van de overeenkomst. Zo wordt in de considerans onder A alleen melding gemaakt van één Uniemerk dat wordt aangeduid als het ‘Merk’. Bijlage 1 bevat echter 5 merkenrechten (‘TM’) en sluit daar dus niet op aan. Ook is het merkwaardig dat de bijlage een lange lijst van octrooirechten bevat, terwijl, zoals hiervoor al is overwogen, in het lichaam van de overeenkomst niets is bepaald over octrooien. Dit alles tezamen roept zodanige vragen op (waarvoor XSP IP ter zitting geen verklaring heeft kunnen geven) dat vooralsnog niet aannemelijk is gemaakt dat er niet 1 maar 2 bijlagen bij de overeenkomst waren gevoegd ten tijde van de ondertekening en dat op de tweede bijlage activa waaronder octrooirechten vermeld stonden.
In de licentie-overeenkomsten, die XSP IP met onder meer XSP heeft gesloten op
30 december 2019, gaat het om het in licentie geven van precies dezelfde IE-rechten zoals verwoord in de activa-overeenkomst (dus het Merk, de Werken en de Knowhow). Ook daarin wordt geen melding gemaakt van octrooirechten en bovendien bevatten die overeenkomsten geen bijlage met een (verdere) specificatie van de IE-rechten.
XSP IP heeft een pandakte overgelegd die is overeengekomen tussen XSP en XSP IP enerzijds (als pandgever) en Dutch Growth B.V. anderzijds (als pandhouder). In die pandakte is overeengekomen dat de pandhouder een lening verstrekt aan de pandgever en de pandgever daar tegenover, als zekerheidsstelling, een pandrecht vestigt op haar (toekomstige) intellectuele eigendomsrechten, waaronder octrooirechten. De pandakte dateert echter van 1 november 2018, terwijl tussen partijen in deze procedure niet in geschil is dat de octrooirechten in ieder geval op dat moment in eigendom waren van XSP. De bij die pandakte behorende bijlage 2 omvat een overzicht van de patenten van XSP in 2016, 2018 en 2019 en is dus in lijn daarmee.
4.5.
XSP IP heeft derhalve niet aannemelijk gemaakt dat partijen op grond van de activa-overeenkomst octrooirechten hebben overgedragen of beoogd hebben over te dragen, zodat niet is voldaan aan de vereisten van artikel 65 lid 1 ROW en artikel 3:84 lid 2 BW. Aangenomen wordt daarom dat XSP nog steeds eigenaar is van de octrooirechten.
4.6.
Dat twee van de beslagen octrooirechten in het octrooiregister op naam staan van XSP IP, doet aan dat oordeel niet af. Diamond Building stelt in dat kader terecht dat een inschrijving in het octrooiregister geen constitutief vereiste is voor de geldigheid van de levering. Voor overdracht van een octrooi is enkel de akte in de zin van artikel 65 lid 1 ROW een constitutief vereiste. Uit artikel 64 lid 2 en 65 lid 3 ROW vloeit voort dat inschrijving van de overdracht in het octrooiregister slechts van belang is voor de derdenwerking die aan de overdracht kan toekomen, aangezien de overdracht eerst tegenover derden werkt wanneer de akte door een van partijen in het octrooiregister is ingeschreven. Voor zover de gestelde overdracht van octrooien is verwerkt in de jaarrekeningen van XSP en XSP IP over 2019 en verder, heeft ook dan te gelden dat die omstandigheid geen constitutief vereiste vormt voor de overdracht van octrooirechten.
Overigens merkt de voorzieningenrechter op dat de door XSP IP overgelegde stukken met betrekking tot (de gestelde overdracht van) de twee octrooien elkaar weerspreken. Uit het proces-verbaal van het conservatoir beslag op de daarin genoemde octrooirechten (de bijlage bij het betekeningsexploot aan Octrooicentrum Nederland van 16 februari 2021, productie 10 bij de dagvaarding) blijkt dat de inschrijvingen van de octrooien met nummers [octrooirecht-nummer 5] en [octrooirecht-nummer 3] op naam van XSP IP in het octrooiregister zijn gepubliceerd op
8 mei 2019 respectievelijk 8 november 2017 (maar overigens al jaren voordien waren aangevraagd). Die data zijn tevens terug te vinden in de uittreksels uit het octrooiregister (producties 20A en 20B bij de dagvaarding). Aldus ligt de registratiedatum van de twee octrooien vóór de datum van de totstandkoming van de activa-overeenkomst, terwijl de octrooien in bijlage 2 van de pandakte van 1 november 2018 staan vermeld als eigendom van XSP. Hoe dat zich met elkaar verhoudt, heeft XSP IP niet inzichtelijk gemaakt. Datzelfde geldt voor het gegeven dat de 2 octrooien waarvan XSP IP stelt dat ze van haar zijn, niet eerder dan in 2019 op de balans van XSP IP terechtgekomen zijn (zo stelt Diamond Building onbetwist).
4.7.
Nu niet gebleken is van een rechtsgeldige overdracht van octrooirechten, wordt het ervoor gehouden dat het eigendom van de octrooirechten is blijven rusten bij XSP. Dat betekent dat Diamond Building met de gelegde beslagen ten laste van XSP geen misbruik maakt van haar bevoegdheid.
4.8.
Een belangenafweging leidt bij deze stand van zaken niet tot een ander oordeel. Diamond Building beschikt al geruime tijd over een arbitraal vonnis en een exequatur, maar heeft tot op heden nog geen cent ontvangen. Daartegenover staat slechts een niet onderbouwde stelling van XSP IP dat er sprake is van een beoogde koper van de activiteiten met inbegrip van de octrooirechten.
4.9.
De primaire vordering tot opheffing van de beslagen wordt daarom afgewezen. Het verweer omtrent de derdenwerking van artikel 65 lid 3 ROW en het paulianeus handelen van XSP en XSP IP kan verder onbesproken worden gelaten.
4.10.
Met vorenstaande overwegingen ziet de voorzieningenrechter geen grond om de procedure op de voet van artikel 438 lid 4 Rv te verwijzen naar de rechtbank.
De subsidiaire vordering wordt eveneens afgewezen.
4.11.
XSP IP wordt als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten veroordeeld. De kosten aan de zijde van Diamond Building worden begroot op:
- griffierecht € 667,00
- salaris advocaat
€ 1.016,00
€ 1.016,00
Totaal € 1.683,00
5..De beslissing
De voorzieningenrechter:
5.1.
wijst de vorderingen af;
5.2.
veroordeelt XS IP in de proceskosten, aan de zijde van Diamond Building tot op heden begroot op € 1.683,00;
5.3.
verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
Dit vonnis is gewezen door mr. P. de Bruin en in het openbaar uitgesproken op 28 januari 2022.
2091 / 2009