ECLI:NL:RBROT:2023:4029 - Rechtbank Rotterdam - Nakoming en schadevergoeding bij niet-nakoming samenwerki...

Uitspraak

Vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team handel en haven

zaaknummer / rolnummer: C/10/644144 / HA ZA 22-716

Vonnis van 17 mei 2023

in de zaak van

de rechtspersoon naar buitenlands recht

C-FU FOODS INC.,

gevestigd te Toronto, Canada,

eiseres,

advocaat mr. M.C. Luiten te Rotterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ŸNSECT NL R & D B.V., voorheen
Proti-Farm R&D B.V.geheten,

gevestigd te Ermelo,

gedaagde,

advocaat mr. P.J.B. Heemskerk te Amsterdam.

Partijen worden hierna C-Fu en Proti-Farm genoemd.

1..De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding, met producties;
de conclusie van antwoord, met producties;
het proces-verbaal van de mondelinge behandeling van 28 maart 2023;
de pleitnota van de advocaten van C-Fu;
de pleitnota van de advocaten van Proti-Farm;
de brief van 5 mei 2023 van mrs. Heemskerk en Khalifa, de brief van 8 mei 2023 van mrs. Luiten en Van Eijck en de reactie daarop van de rechtbank van 9 mei 2023.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2..De feiten

2.1.

C-Fu is een Canadees knowhow bedrijf, gespecialiseerd in geavanceerde en innovatieve processen om eiwitten van insecten te extraheren en te verwerken in (onder meer) voedingsmiddelen. Proti-Farm is een Nederlands productiebedrijf dat zich richt op de productie van duurzame en technisch functionele voedingsingrediënten voor mensen, dieren en planten, onder meer op basis van insecten.

2.2.

Partijen hebben op 7 augustus 2018 een
Cooperation Agreementgesloten met als doel het aangaan van een samenwerking waarin zij de door hen ontwikkelde processen combineren. Zij wilden intellectuele eigendom voor dit (gecombineerde) proces verkrijgen en dat exploiteren. De overeenkomst voorziet in vier achtereenvolgende fasen: (i)
the Evaluation Phase, (ii)
the Validation Phase, (iii)
the Call Option Phaseen (iv)
the Execution Phase. De beslissing om door te gaan naar een volgende fase was steeds voorbehouden aan Proti-Farm. In de
Call Option Phasezou een joint venture in de vorm van een besloten vennootschap naar Nederlands recht worden opgericht die alle knowhow en kennis van C-Fu zou overnemen (hierna: de JV). De JV zou, na aftrek van de aan het exploiteren van de JV verbonden kosten, aan C-Fu bepaalde royalty’s betalen. Na vijf jaar of zoveel eerder als er USD 2.500.000,00 aan royalty’s waren betaald, zou Proti-Farm de aandelen C-Fu in de JV overnemen. Daarmee voorzag de overeenkomst, afhankelijk van het succes van de samenwerking en onder voorwaarden, in een overname op termijn van de intellectuele eigendomsrechten van C-Fu door Proti-Farm.

2.3.

Meer specifiek bepaalt de overeenkomst, voor zover relevant, het volgende:

“
Article 1. General

1. The Cooperation will be developed in four consecutive phases, viz. the Evaluation Phase, the Validation Phase, the Call Option Phase and the Execution Phase.

2. Parties will enter the next phase only after, at Proti-Farm's sole discretion, the preceding phase has been successfully completed. In the event Proti-Farm decides not to enter the next phase, or C-FU has materially breached this Agreement and failed to cure such material breach within a reasonable period of notice thereof from Proti-Fann, Proti-Farm shall have the right to terminate this Agreement.

3. In the event the time period to reach such next phase has expired by the terms of this Agreement or Proti-Farm has materially breached this Agreement and failed to cure such material breach within a reasonable period of notice thereof from C-FU, C-FU shall have the right to terminate this Agreement.

(…)

Article 7. The Execution Phase

1. Once Proti-Farm has advised C-FU that, at Proti-Farm's sole discretion, Proti-Farm wishes for the JV to exercise the Call Option, the Parties will enter the Execution Phase.

2. Proti-Farm will only wish tor the JV to exercise the Call Option if, at Proti-Farm's sole discretion, the following requirements have been met:

- full acceptance by Proti-Farm of C-FU's pending patent with a positive validation by Proti-Farm of the claim that this IP is an effective barrier for competition in the insect food/feed/pharma domain to create similar products to IPC, TIP & ISP;

- satisfactory validation by Proti-Farm of the all costing, yield, nutritional profiles and food regulation compliance of IPC, TIP and ISP; and

- Proti-Farm is able to execute all processes independently (i.e. processing 1,000MT annually of total IPC, TIP or ISP products at or below cost levels claimed by C-FU as per Annex A).

3. The start of the Execution Phase is provisionally set at 1 June 2019. Proti-Farm will inform C-FU, in writing at least one month prior to 1 June 2019, whether or not Proti-Farm wishes for the JV to exercise the Call Option on that date.

4. Upon Proti-Farm's request C-FU will permit a postponement of the start of the Execution Phase until no later than 31 December 2019 against payment by Proti-Farm to C-FU of a consideration of USD 250,000.00.

5. In the event the start of the Execution Phase is postponed as per clause 7.4, Proti-Farm will give C-FU at least one month notice in writing of its wish for the JV to exercise the Call Option.

6. Once the JV has formally exercised the Call Option, C-FU will effect the IP-Transfer as soon as reasonably possible.

7. Once the ownership of the existing and applied for patents of C-FU to the JV has been, at Proti-Farm's sole discretion, acting reasonably, transferred to the JV, and all related knowledge and experience in the processing of insect proteins for food, feed and other value added applications owned or possessed by C-FU has been shared with the JV, both at Proti-Farm's sole discretion, acting reasonably, Proti-Farm will pay to C-FU a consideration of USD 500,000.00, against which amount any amount paid as per clauses 3.3 and 7.4 will be set off. In order to enable the JV to effect such payment, Proti-Farm will provide the JV with a loan for the amount to be effectively paid to C-FU, provided that any loan made by Proti-Farm to the JV shall be fully subordinated and postponed behind all payments required to be made by the JV to C-FU.

Article 8. The Joint Venture

1. The JV will be incorporated by Proti-Farm and C-FU, with each Party holding 50% of the shares. In addition, the shareholders will enter into a shareholders agreement to govern the affairs of the JV, which terms will include a provision for dispute resolution as well as a provision whereby, if the JV defaults in its payment obligations to C-FU, which is not cured within a 30-day cure period, then interest will accrue on the unpaid amount at a rate of 8% per annum, compounded daily, until paid in full, and if still not paid in full (together with accrued interest) within an additional 90 days, C-FU will have the option to require Proti-Farm to transfer its shares of the JV to C-FU tor an amount equal to 75% of the fair value of the shares (with fair value to be determined by an independent third party valuator).

2. The primary business purpose of the JV wilt be to generate revenue through the collection of licence fees and/or royalties on the basis of the IP rights owned by the JV, and of tolling fees. This entity will include any new IP, developed by [naam01] in the role of project lead for the development of this IP, creating value for the JV.

3. The Parties agree that costs to be incurred by the JV are to be kept as low as possible, and in principle will be limited to legal expenses to meet regulatory requirements and costs directly related to filing and/or defending patents, and the necessary general costs such as the costs of administration and accountants. Costs incurred by the JV will be paid out of the annual USD 50,000.00 fixed royalty contemplated in Article 9.1, provided that, should the JV's costs exceed such amount, Proti-Farm will pay such excess amount to the JV as a loan, so that the JV has sufficient funding to pay all of its costs. Notwithstanding the foregoing, costs of the JV relating to patent defence litigation can be funded out of JV revenues to the extent such funds are available. C-FU's exposure with respect to patent defence costs incurred in any calendar year is limited to its royalty payments of that calendar year.

4. C-FU recognizes that the ultimate aim of Proti-Farm is to take over the shares of the JV held by C-FU, once C-FU has received their maximum payout as set out in Article 9.

5. As such C-FU irrevocably commits to offer the JV shares held by C-FU to Proti-Farm for sale at the nominal value of the shares, if and when the first of the following 2 events has occurred:

- C-FU has received their maximum payout as set out in Article 9; or

- [naam01] 's engagement comes to an end under Article 10.

6. C-FU may offer its shares in the JV for sale to Proti-Farm at their nominal value at any time prior to either of these events occurring and Proti-Farm will commit to purchasing.

Article 9. Licence fees and royalty payments to JV, and pay-out from JV

1. At the moment of execution of this Agreement the Parties foresee the following revenue from the following sources accruing to the JV:

- payment by Proti-Farm of a tolling fee of USD 0.03 (in words: three dollar cents) for each net kilogram of insects Proti-Farm Processing B.V. has processed for products sold by Proti-Farm Processing B.V., with a minimum of USD 50,000.00 per year (the "Proti-Farm Tolling Fees"). Volumes processed during the Evaluation, Validation and call Option Phases, sample products and/or rejected products will not count as volume processed against the Proti-Farm Tolling Fees;

- payment of royalties by third parties for the use of patent rights owned by the JV ("Third Party Royalties");

- damages received from third parties in connection with infringement of patent rights owned by the JV ("Damages Payments").

2. The JV shall make:

- royalty payments to C-FU each year in an amount equal to 100% of the Proti-Farm Tolling Fees, 50% of the amount of the Third Party Royalties, 50% of the Damages Payments less 50% of the JV upholding expenses, and

- dividend payments to Proti-Farm each year in an amount equal to 50% of the amount of the Third Party Royalties, 50% of the Damages Payments less 50% of the JV upholding expenses;

over a five year period. This period commences once the IP-Transfer has been completed as per clause 7.7;

3. Royalties and dividends, if payable, shall be paid within 30 days following the adoption of the annual accounts and the appropriation of profit by the annual general meeting of shareholders. Upon C-FU's request, the auditors of Proti-Farm, shall confirm the calculation of all royalty payments payable to C-FU under this Agreement.

4. Total royalty payments by the JV to C-FU shall be subject to a maximum payout of USD 2,500,000.00 (subject to clause 9.5 below). Once the maximum payout has been effected, C-FU shall offer its shares in the JV to Proti-Farm for sale as set out in article 8.

5. In the event royalties paid to the JV by third parties for the use of various patents exceed USD 500,000.00, the level of the maximum payout to C-FU will be increased by 50% of the amount by which such royalties exceed USD 500,000.00. Annex 8 to this Agreement contains examples of the applicable calculations.

(…)

Article 14. Applicable law and jurisdiction

1. This Agreement is exclusively governed by, and shall be construed in accordance with the laws of the Netherlands.

2. All disputes arising in connection with this Agreement, or further agreements resulting therefrom, shall in first instance be settled by the district court of Rotterdam, the Netherlands.”

2.4.

In een addendum bij de overeenkomst, gedateerd 8 augustus 2019, hebben partijen de
Validation Phaseverlengd tot 31 december 2019. Het addendum bepaalt hierover:

“1. We have agreed to extend the scope of our cooperation, as foreseen in our agreement, to December 31St 2019. Together we will define deliverables for the coming period.

2. We have agreed to extend the Validation Phase, and Protifarm will commit to a payment of 90.000 USD towards the total balance, split in 50.000 USD on 21/aug and 40.000 USD on 18/sep.

3. Within 2 weeks of completion of the current equity raise (expected Sep 31 2019) Protifarm will confirm in writing if / that we confirm executing the call option, implying closing of the Evaluation Phase, and enter into the Call Option Phase immediately followed by the Execution Phase, which triggers

a. The creation of our JV (as per our agreement ), triggering the start of our royalty agreement on 1/NOV/2019 with a 'reporting year' which ends for year 1 on 31/OCT/2020. For clarity: the entity itself will follow accounting routines and obligations identical to the Protifarm group.

b. Payment of the remainder of the agreed fee to enter the Execution phase, equaling 250.000 USD — 90.000 USD (in Aug & Sep) = 160.000 USD 30 days after confirmation. At this point we will have then transferred 100.000 USD in earlier phases, and a total of 250.000 USD for this phase: which brings the total paid to 350.000 USD and overall 'project balance remainder' to 150.000 USD in regards of the overall project

c. Additionally; in light of our partnership Protifarm will at the same time transfer an additional 50.000 USD in appreciation of the flexibility shown by C-fu. This will reduce the project balance remainder to 100.000 USD.

4. During Q4 we will continue validating, and expect to confirm, that the IPC processing equipment as designed in our project, installed during Q3 and going into production in Q4 delivers on the expectations. This is validated by a production cycle resulting in marketable products at the capacity design as outlined in our agreement. Protifarm will commit to transferring the remaining 100.000 USD triggered by earliest occurrence of;

a. Sales of products produced on this line exceeding 100.000 EUR

b. December 31st 2019”

2.5.

Op 1 december 2019 heeft C-Fu een factuur gestuurd aan Proti-Farm voor een bedrag van USD 150.000,00. Dezer factuur heeft als omschrijving
Option Premium Call Option Executionen vermeldt:

“This invoice represents the final installment for the call option. Option expires December 31 2019. This invoice must be paid an received prior to. In conjunction with this invoice an asset sale agreement is required. Details for this agreement to be sent shortly.”

2.6.

Op 5 december 2019 heeft Proti-Farm een e-mail aan C-Fu gestuurd, waarin voor zover relevant staat:

“(…) It is also exactly two weeks after closing and that means we officially need to feedback on our cooperation and whether we would like to continue and prolong our agreement and cooperation. I have been very impressed ones more by the great dedication that [naam01] showed the last few days during the trade show in Paris. The reason why I mention this is that of course we are not where we would have wanted to be today when we both started our cooperation. There is always the desire to have made more progress, but if I see the dedication and eagerness in continuously searching for solutions it gives me the confidence we will get there.

This means that I hereby officially confirm executing the call option, implying closing of the Evaluation Phase and enter into the Call Option Phase immediately followed by the Execution Phase, which as per our agreement triggers

A. The creation of our JV (as per our agreement)

B. The payment of the remainder of the fee related to the entry of the Execution phase (for which an invoice has been sent by [naam02] )

Having said the above, I have full confidence that although on distance (and with proper succession on our side) [naam01] will help us and guide us in delivery upon a validated running IPC and TIP production line resulting in marketable products at the capacity design as outlined in our agreement.

We now have some practical stuff to follow up front of us. So our suggestion is to set up a call and talk through the different things that need to be done. I'm sitting together with Guus in the morning and then we will send out some suggestions for a time slot, hopefully later tomorrow(??) (…)”

2.7.

De factuur van 1 december 2019 is door Proti-Farm voldaan. Op 31 december 2019 heeft C-Fu de ontvangst van het bedrag aan Proti-Farm bevestigd.

2.8.

De JV is niet opgericht. Op 15 januari 2020 heeft Proti-Farm per e-mail aan C-Fu gemeld dat er nader advies nodig is vanwege fiscale bijzonderheden, dat zij over een week advies verwachtte en C-Fu op de hoogte zou houden. Op 24 februari 2020, 4 maart 2020 en 6 maart 2020 heeft C-Fu om updates gevraagd over de status van de JV bij Proti-Farm. Op 11 maart 2020 heeft Proti-Farm gemeld dat zij zou proberen aan het einde van de week te laten weten welke stappen gezet zouden worden. Op 20 maart 2020 heeft C-Fu weer om een update gevraagd, omdat zij nog niets had ontvangen van Proti-Farm.

2.9.

Op 12 augustus 2020 heeft C-Fu Proti-Farm per e-mail en gevraagd om een update over de status van de JV. Ook heeft zij bij deze e-mail een factuur gestuurd voor een bedrag van USD 20.000,00, volgens C-Fu 50% van de minimum
royalty payment. Dit bedrag is niet door Proti-Farm betaald.

2.10.

Op 3 september 2020 hebben partijen elkaar gesproken. Naar aanleiding daarvan heeft Proti-Farm dezelfde dag een e-mail met onder meer de volgende inhoud aan C-Fu gestuurd:

“As promised an e-mail follow-up to our meeting today.

We have informed you yesterday on our financial situation and further discussed this today. As you now understand this limits our freedom to move in many ways - also in relation to our agreement.

In our e-mailed confirmation dated 15th of December we have confirmed our condition to enter the 'Call Option Phase' with the statement "We have full confidence that although on distance (and with proper succession on our side) [naam01] will help us and guide us in delivery upon a validated running IPC and TIP production line resulting in marketable products at the capacity design as outlined in our agreement.". As we have jointly confirmed we have not yet met the condition as there is no marketable product and no revenue stream. Furthermore: despite all efforts the technology represented by your patent has not been successfully scaled for commercial use and in our efforts to produce marketable products we have had to move away from the specific aspects of your approach. As such we do not believe we will meet the stated condition to enter the 'Call Option Phase'. (…)”

2.11.

Proti-Farm heeft C-Fu in dezelfde e-mail van 3 september 2020 een voorstel gedaan voor een alternatieve samenwerking. Dit kwam neer op een overdracht van de intellectuele eigendom van C-Fu aan Proti-Farm tegen betaling van bepaalde, in de e-mail nader omschreven bedragen door Proti-Farm aan C-Fu. C-Fu heeft dit aanbod niet geaccepteerd.

2.12.

Op 30 oktober 2020 heeft Proti-Farm aan C-Fu geschreven dat is gebleken dat het niet mogelijk is een Europees patent te verkrijgen. C-Fu heeft hierop diezelfde dag gereageerd met de verduidelijking dat de keuze om de patentaanvraag niet door te zetten volledig door Proti-Farm is gemaakt. Proti-Farm heeft bevestigd dat dit juist is.

2.13.

Nadat er een bespreking tussen partijen had plaatsgevonden, heeft Proti-Farm aan C-Fu een voorstel gedaan voor een financiële afwikkeling, inhoudende betaling van een bedrag van USD 90.000,00. Dat voorstel is door C-Fu niet geaccepteerd.

2.14.

In april 2021 is Proti-Farm overgenomen door het Franse Ÿnsect SAS ("Ÿnsect").

2.15.

Op 18 mei 2021 heeft C-Fu Proti-Farm gesommeerd tot nakoming van de
Cooperation Agreement. Zij eist betaling van USD 50.000,00 (de minimum royalty betaling voor 2020) en de verstrekking van de benodigde informatie om de verschuldigde royalties te berekenen.

2.16. (

De advocaat van) C-Fu heeft Proti-Farm op 3 juni 2021 nog een week gegeven voor nakoming van de overeenkomst. Op of omstreeks 10 juni 2021 heeft een telefoongesprek plaatsgevonden waarbij Proti-Farm haar voorstel van USD 90.000,00 heeft herhaald.

2.17. (

De advocaat van) C-Fu heeft Proti-Farm in een e-mail van 22 juni 2021 bericht dat C-Fu niet langer aanspraak maakt op nakoming, maar in plaats daarvan schadevergoeding vordert.

2.18.

In de tweede helft van 2021 en 2022 is door partijen overlegd over een schikking. C-Fu heeft daarbij de eis gesteld om van Proti-farm informatie te krijgen over diens productie in verband met de berekening van haar schade, bestaande uit de royalty’s die zij stelt te hebben misgelopen. Proti-Farm heeft vervolgens aangegeven dat zij geen gebruik maakt van de knowhow en IE-rechten die C-Fu heeft ingebracht: nadat de samenwerking met C-Fu onsuccesvol is gebleken, heeft Proti-Farm een nieuw R&D team gevormd, dat nieuwe technologieën heeft opgeleverd en het is met die technologie dat Proti-Farm haar producten maakt, aldus Proti-Farm.

3..Het geschil

3.1.

C-Fu vordert samengevat – dat de rechtbank bij vonnis voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

voor recht verklaart dat Proti-Farm tekortgeschoten is in de nakoming van de
Proti-Farm veroordeelt tot betaling van USD 250.000,00, te vermeerderen met rente;
Proti-Farm veroordeelt in de proceskosten.

3.2.

Proti-Farm voert verweer. Het verweer strekt tot afwijzing van de vorderingen van C-Fu en veroordeling van C-Fu bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad in de proces- en nakosten.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4..De beoordeling

Toepasselijk recht en bevoegdheid rechtbank

4.1.

Dit geschil heeft een internationaal karakter. Gelet op de rechts- en forumkeuze in de Cooperation Agreement is Nederlands recht van toepassing en is deze rechtbank bevoegd. Dit is (terecht) niet in geschil.

Is Proti-Farm tekortgeschoten in nakoming Cooperation Agreement? Ja

4.2.

C-Fu stelt dat Proti-Farm tekort is geschoten in de nakoming van de Cooperation Agreement. Uit de dagvaarding blijkt dat de tekortkoming die C-Fu Proti-Farm verwijt, is dat Proti-Farm de in artikel 9.1 overeengekomen royalties niet aan C-Fu betaalt. Om te kunnen beoordelen of dit een tekortkoming van Proti-Farm oplevert, moet allereerst worden beoordeeld of de Execution Phase is betreden.

Is de Execution Phase betreden? Ja

4.3.

Of de Execution Phase is betreden, is een kwestie van uitleg van de Cooperation Agreement, het addendum op die overeenkomst en de e-mail die Proti-Farm op 5 december 2019 aan C-Fu heeft gestuurd. De rechtbank is van oordeel dat de uitleg die C-Fu in de gegeven omstandigheden aan deze stukken geeft de juiste is en dat de Execution Phase inderdaad is betreden. Daarover overweegt de rechtbank het volgende.

4.4.

Partijen hebben, in aanvulling op / afwijking van de Cooperation Agreement, in het addendum van 8 augustus 2019 afspraken gemaakt over het ingaan van de Call Option Phase en de Execution Phase. Overeengekomen is dat Proti-Farm binnen twee weken na – naar verwachting – 31 september 2019 (bedoeld zal zijn 30 september 2019) schriftelijk zal bevestigen dat / of zij de call optie inroept, waarmee de Evaluation Phase zal worden beëindigd, de Call Option Phase zal worden betreden, die onmiddellijk zal worden gevolgd door de Execution Phase. Vervolgens is bepaald dat na het inroepen van de call optie de JV zal moeten worden opgericht, waarmee de ‘royalty agreement’ gestart wordt per 1 november 2019. Tot slot staat er, voor zover relevant, dat een bedrag van USD 160.000,00 zal moeten worden betaald, wat de ‘fee’ is om de Execution Phase te betreden, waarna nog een bedrag van USD 150.000,00 resteert dat Proti-Farm aan C-Fu moet betalen.

4.5.

Vast staat dat het bedrag van USD 160.000,00 door C-Fu aan Proti-Farm in rekening is gebracht door middel van twee facturen: een van USD 50.000,- van 4 november 2019 en een van USD 110.000,00 van 21 november 2019. Beide facturen hebben als omschrijving ‘Call Option Continuance Premium’. Deze facturen zijn blijkens de tekst daarvan (de vermelding van een
balance due van 0) door Proti-Farm betaald.

4.6.

Vervolgens heeft Proti-Farm in haar e-mail van 5 december 2019 aan C-Fu geschreven:

“(…) This means that I hereby officially confirm executing the call option, implying closing of the Evaluation Phase and enter into the Call Option Phase immediately followed by the Execution Phase, which as per our agreements triggers

The creation of our JV (as per our agreement)

The payment of the remainder of the fee related to the entry of the Execution phase (for which an invoice has been sent by [naam02] ). (…)”

4.7.

Proti-Farm heeft dus geschreven dat ze de call option uitoefende en dat daarmee de Evaluation Phase afsloot en de Call Option Phase, onmiddellijk gevolgd door de Execution Phase, begon. Ze geeft ook aan dat de JV opgericht zou worden en dat de factuur voor het ingaan van de Execution Phase betaald zou worden. Die factuur is de factuur van het resterende bedrag van USD 150.000,00, de factuur van 1 december 2019. Die factuur is vervolgens betaald. Deze betaling en de e-mail van 5 december 2019 leiden tot het oordeel dat partijen in de Execution Phase terecht zijn gekomen.

4.8.

Hoewel in artikel 7.2 van de overeenkomst is vastgelegd aan welke vereisten moet zijn voldaan wil Proti-Farm besluiten om de JV gebruik te laten maken van de call optie, kan Proti-Farm zich niet op deze bepaling beroepen met als gevolg dat de Execution Phase niet zou zijn ingetreden. De na het sluiten van de overeenkomst door partijen gemaakte afspraken, zoals vastgelegd in het addendum, en de inhoud van de e-mail van 5 december 2019 staan daaraan in de weg. Als Proti-Farm zich op enig voorbehoud had willen kunnen (blijven) beroepen, dan had zij dat moeten vastleggen en dat voorbehoud zeker in de e-mail van 5 december 2019 moeten opnemen. Het enkel uitspreken dat de ontwikkeling nog niet zo ver was als oorspronkelijk gehoopt was en dat er vertrouwen was dat het alsnog goed zou komen, is daarvoor niet voldoende: dat is geen ondubbelzinnig voorbehoud van het recht om terug te komen op de beslissing om door te gaan naar de Execution Phase. C-Fu mocht er dan ook gerechtvaardigd op vertrouwen dat Proti-Farm zonder voorbehoud de call optie inriep en de Execution Phase werd betreden. Proti-Farm kan niet achteraf van gedachten veranderen en zich dan alsnog op de inhoud van artikel 7.2 van de overeenkomst beroepen.

Geen beëindigingsmogelijkheid na intreden Execution Phase

4.9.

Proti-Farm beroept zich erop dat zij de overeenkomst mocht beëindigen. De mogelijkheid voor Proti-Farm om de overeenkomst te beëindigen, is opgenomen in artikel 1.2. Proti-Farm had een beëindigingsrecht op het moment dat zij zou besluiten om niet naar een volgende fase te gaan of als C-Fu in verzuim zou raken met nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst. Uit het voorgaande blijkt dat de Execution Phase in december 2019 is betreden. Vanaf dat moment kon Proti-Farm zich enkel nog op de beëindigingsmogelijkheid van artikel 1.2 beroepen als C-Fu in verzuim zou zijn geraakt. Dat is niet gebleken en ook niet door Proti-Farm gesteld. De rechtbank ziet in de omstandigheid dat partijen niet hebben bereikt wat zij voor ogen hadden – althans, dat geldt in ieder geval voor Proti-Farm – geen aanleiding om tot het oordeel te komen dat Proti-Farm op grond van de aanvullende eisen van redelijkheid en billijkheid een (extra) beëindigingsmogelijkheid heeft gekregen. Proti-Farm heeft in haar e-mail van 5 december 2019 immers uitdrukkelijk benoemd dat partijen nog niet zo ver waren als zij hadden gewild. Desondanks heeft zij uitdrukkelijk en zonder verdere voorwaarden medegedeeld de call optie te lichten en is met de betaling van het laatste bedrag de Execution Phase betreden. De redelijkheid die partijen tegenover elkaar in acht moeten nemen staat er in deze omstandigheden juist aan in de weg dat Proti-Farm nog een (extra) beëindigingsmogelijkheid zou hebben.

Is Proti-Farm haar verplichtingen uit de Execution Phase nagekomen? Nee

4.10.

Dat Proti-Farm haar verplichtingen uit de Execution Phase niet is nagekomen, is niet in geschil. Proti-Farm heeft betwist dat partijen in de Execution Phase terecht zijn gekomen; daarmee erkent zij (impliciet) dat zij de verplichtingen die voor haar in deze fase golden niet is nagekomen, want zij heeft aan deze fase (daarom) geen uitvoering gegeven. Het tekortschieten is overigens al begonnen in de Call Option Phase, voor zover het onderscheid tussen de Call Option Phase en de Execution Phase nog te maken was nadat partijen het addendum hadden gesloten. Partijen zijn overeengekomen om de JV op te richten en dat is niet gebeurd. Hoewel deze verplichting op beide partijen rust, is de rechtbank van oordeel dat het niet nakomen van deze verplichting aan Proti-Farm te wijten is. C-Fu heeft Proti-Farm meermaals gevraagd om een update over de status van de JV, maar Proti-Farm is ten onrechte stil blijven zitten.

Is Proti-Farm aansprakelijk voor de schade van C-Fu? Ja, maar omvang schade nog niet duidelijk genoeg

4.11.

Omdat Proti-Farm tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit de Cooperation Agreement, is zij schadeplichtig jegens C-Fu. De schade van C-Fu bestaat naar het zich thans laat aanzien uit het verschil tussen (1) de betalingen die de JV aan haar had moeten doen die zij nu dus niet heeft ontvangen en (2) de voordelen die zij heeft gehad als gevolg van het niet doorgaan van de samenwerking, waaronder in het bijzonder de (eventuele) waarde van de intellectuele eigendomsrechten die C-Fu als gevolg van de wanprestatie van Proti-Farm niet heeft hoeven overdragen aan de JV. Uit de stellingen van C-Fu kan niet worden afgeleid dat de schade die zij lijdt meer omvat dan deze (netto) inkomsten.

4.12.

Voor de gederfde inkomsten van C-Fu geldt het volgende.

4.12.1.

Uit artikel 9 van Pro de overeenkomst blijkt dat de JV aan C-Fu royaltybetalingen zou doen. Deze betalingen bestaan blijkens artikel 9.2 van de Cooperation Agreement uit (100% van de Proti-Farm Tolling Fees + 50% van de van derden ontvangen bedragen + 50% van ontvangen schadevergoedingen) – 50% van de
upholding expensesvan de JV. Een van de inkomstenbronnen betreft de in artikel 9.1 gedefinieerde Proti-Farm Tolling Fees. Deze zou een jaarlijks minimum van USD 50.000,00 hebben (en daaruit zou in eerste instantie de kosten van de JV betaald worden, zie artikel 8.3 van de overeenkomst).

4.12.2.

De royaltyperiode van vijf jaar zou gaan lopen vanaf het moment dat de intellectuele eigendomsrechten door C-Fu aan de JV waren overgedragen, maar die eis kan in een schadebegroting niet gesteld worden: als gevolg van de wanprestatie door Proti-Farm is het immers niet tot een oprichting van de JV gekomen en daarmee ook niet tot een overdracht van deze rechten.

4.12.3.

C-Fu heeft dus (als uitgangspunt) in ieder geval recht op betaling van de jaarlijkse minimum Proti-Farm Tolling Fees minus de kosten van de JV. De vraag is welke kosten de JV gehad zou hebben, als deze opgericht was geweest. Dat betreft allereerst de gebruikelijke kosten van een vennootschap. Dit lijkt in dit geval een kostenpost van relatief beperkte omvang te zijn (vergelijk artikel 8.3 van de overeenkomst). Belangrijker is echter de vraag of en zo ja welke productontwikkelingskosten er nog gemaakt hadden moeten worden door de JV. In dit verband is enerzijds relevant dat afgezien is van het aanvragen van een EU-patent en anderzijds dat Proti-Farm stelt dat er nog geen verkoopbaar product was. Uit de toelichting van C-Fu op zitting maakt de rechtbank op dat C-Fu niet ontkent dat er nog werk verzet moest worden, zij het dat zij meent dat dit haalbaar was en (zo begrijpt de rechtbank haar toelichting) dit te overzien was. Het dossier bevat onvoldoende informatie om over deze kosten – en de vraag hoe deze gefinancierd zouden worden – op dit moment een verantwoorde inschatting te maken. Partijen moeten zich daarover nader uitlaten.

4.13.

Over eventuele voordelen van C-Fu als gevolg van de beëindiging van de samenwerking door Proti-Farm wordt het volgende overwogen. Ingevolge artikel 6:100 BW Pro moet bij het vaststellen van de schadevergoeding rekening worden gehouden met het voordeel dat C-Fu heeft gehad van de tekortkoming van Proti-Farm. De rechtbank gaat er vooralsnog vanuit dat sprake is van voordeel van C-Fu. C-Fu heeft immers geen IE-rechten hoeven inbrengen in de (niet opgerichte) JV. De rechtbank gaat ervan uit dat deze rechten voor C-Fu een bepaalde waarde vertegenwoordigen. C-Fu zal zich hierover moeten uitlaten. Zij zal de waarde van de rechten – of het ontbreken daarvan, als zij meent dat deze rechten geen waarde voor haar hebben – ook deugdelijk moeten onderbouwen. Zij kan niet volstaan met de opmerking dat Proti-Farm ervan uitging dat deze rechten geen waarde hebben, nu zij zelf immers stelt dat dit niet zo is.

4.14.

C-Fu vordert een betaling van USD 250.000,00 (zijnde de bedragen van de minimum royalty’s van artikel 9.1) en vraagt voor het overige om de schade pas te begroten in een schadestaatprocedure. De vordering tot betaling van de minimum royalty’s houdt onvoldoende rekening met hetgeen hiervoor is overwogen over de wijze waarop de schade begroot moet worden. Immers, de minimum royalty’s zijn niet zonder meer schade: dat hangt immers af van de vraag hoeveel kosten en voordelen daartegenover stonden. Daarmee is de door C-Fu beoogde opsplitsing tussen in ieder geval toewijsbare schade en nog te begroten schade, niet houdbaar, in ieder geval niet in de huidige vorm.

4.15.

Met in achtneming van het voorgaande moet C-Fu zich bij akte nader uit laten over de schade. Zij moet in ieder geval concreet aangeven welke kosten de JV gemaakt zou hebben en wat de waarde van de niet overgedragen intellectuele eigendomsrechten is. Ook moet zij aangeven wat er volgens haar gebeurd zou zijn, indien de kosten van de JV op enig moment niet betaald konden worden vanuit de minimum royalty’s. Indien zij bij nader inzien ervoor kiest om niet alleen de minimum royalty’s, maar ook de overige schade in deze procedure te laten begroten, dan dient zij een integrale schadeberekening met toelichting en onderbouwing in het geding te brengen.

Vervolg van de procedure

4.16.

De rechtbank zal de zaak verwijzen naar de hierna te noemen rolzitting voor het nemen van een akte door C-Fu over de omvang van de schade. Proti-Farm zal daarna op deze akte mogen reageren. In afwachting van de te nemen aktes zal iedere verdere beslissing worden aangehouden.

5..De beslissing

De rechtbank

5.1.

laat C-Fu toe om op de rolzitting van
7 juni 2023bij akte:

- inzichtelijk te maken en met bewijsstukken te onderbouwen welke kosten de JV in de eerste vijf jaren had moeten maken als deze zou zijn opgericht en met inachtneming van deze kosten te berekenen welk bedrag de JV gedurende vijf jaar aan haar zou hebben uitbetaald;

- inzichtelijk te maken en met bewijsstukken te onderbouwen welke waarde de IE-rechten hebben die zij op grond van de Cooperation Agreement zou hebben moeten inbrengen in de JV;

- desgewenst een integrale schadeberekening met toelichting en onderbouwing in het geding te brengen;

5.2.

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. N. Doorduijn en in het openbaar uitgesproken op 17 mei 2023.

3614 / 1876