Uitspraak
Rolnummer KG 04/689
Datum vonnis: 5 augustus 2004
RECHTBANK 's-GRAVENHAGE
Sector Civiel Recht • Voorzieningenrechter
VONNIS IN KORT GEDING
gewezen in de zaak rolnummer KG 04/689
van:
de rechtspersoon naar vreemd recht MEDINOL LIMITED,
gevestigd te Tel Aviv, Israël,
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
procureur: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,
advocaat: mr. L. Oosting te Amsterdam,
tegen:
1.de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BOSTON SCIENTIFIC INTERNATIONAL B.V.,
gevestigd te Maastricht,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BOSTON SCIENTIFIC B.V.,
gevestigd te Maastricht,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BOSTON SCIENTIFIC BENELUX B.V.,
gevestigd te Maastricht,
4. de rechtspersoon naar vreemd recht
BOSTON SCIENTIFIC BENELUX S.A.,
gevestigd te Brussel, België,
5. de rechtspersoon naar vreemd recht
BOSTON SCIENTIFIC LIMITED,
gevestigd te St. Albans, Herts, Verenigd Koninkrijk,
6. de rechtspersoon naar vreemd recht
BOSTON SCIENTIFIC IRELAND Ltd.,
gevestigd te Galway, Ierland,
7. de rechtspersoon naar vreemd recht
BOSTON SCIENTIFIC - NAMIC,
gevestigd te Tullamore, Ierland,
8. de rechtspersoon naar vreemd recht
BOSTON SCIENTIFIC CORK Ltd.,
gevestigd te Cork, Ierland,
9. de rechtspersoon naar vreemd recht
BOSTON SCIENTIFIC A.G.,
gevestigd te Solothurn, Zwitserland,
10. de rechtspersoon naar vreemd recht
BOSTON SCIENTIFIC GESELLSCHAFT M.B.H.,
gevestigd te Wenen, Oostenrijk,
11. de rechtspersoon naar vreemd recht
BOSTON SCIENTIFIC SCANDINAVIA S.A.,
gevestigd te Stockholm, Zweden,
12. de rechtspersoon naar vreemd recht
BOSTON SCIENTIFIC NORDIC A.B.,
gevestigd te Helsinborg, Zweden,
13. de rechtspersoon naar vreemd recht
BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.,
gevestigd te Barcelona, Spanje,
14. de rechtspersoon naar vreemd recht
BOSTON SCIENTIFIC INTERNATIONAL S.A.,
gevestigd te La Garenne Colombe, Frankrijk,
15. de rechtspersoon naar vreemd recht
BOSTON SCIENTIFIC IBERICA,
gevestigd te Lissabon, Portugal,
16. de rechtspersoon naar vreemd recht
BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.,
gevestigd te Genua, Italië,
gedaagen in conventie,
eiseressen in reconventie,
procureur: mr. R.S. Meijer,
advocaten: mrs. J.J. Brinkhof en M.G.R. van Gardingen te Amsterdam,
Overwegingen ten aanzien van het verloop van het geding:
Eiseres -hierna ook: Medinol- heeft gedaagden -hierna ook gezamenlijk te noemen: Boston Scientific- doen dagvaarden om te verschijnen ter terechtzitting in kort geding van 8 juli 2004.
Ter zitting heeft de raadsman van Medinol de vordering toegelicht aan de hand van pleitnotities en producties. Boston Scientific heeft verweer gevoerd bij monde van haar raadslieden, die daarbij eveneens een pleitnota met producties hebben gehanteerd.
Vervolgens hebben partijen vonnis gevraagd onder overlegging van de stukken, de pleitnota's daaronder begrepen.
Overwegingen ten aanzien van het recht:
De feiten
1. In dit kort geding kan van de volgende feiten worden uitgegaan:
a. Medinol is houdster van vier Europese octrooien die zien op een bepaald type flexibele expandeerbare stents. Stents worden toegepast voor het openen en open houden van bloedvatvernauwingen. Het betreft EP 0 762 856 B1 (hierna: EP '856) verleend op 9 september 1998, EP 0 846 452 B1 (hierna: EP '452) verleend op 16 januari 2002, EP 0 846 450 B1 (hierna: EP '450) verleend op 12 december 2001 en EP 0 846 499 B1 (hierna: EP '449) verleend op 23 januari 2002. EP '452, EP '450 en EP '449 zijn verkregen op van de oorspronkelijke aanvrage voor EP '856 afgesplitste aanvragen. Allevier octrooien zijn gebaseerd op een PCT-aanvrage van 26 juli 1995 en claimen dezelfde prioriteit, gebaseerd op een tweetal Amerikaanse octrooiaanvragen, van 28 juli 1994 en 31 mei 1995. De tekeningen bij de vier octrooien zijn dezelfde. EP '856 zal hierna ook wel worden aangeduid als "het moederoctrooi"en de overige octrooien als "de divisionals".
b. Medinol heeft op 17 januari 2003 een bodemprocedure op basis van het moederoctrooi èn op basis van de drie voornoemde divisonals gestart tegen Boston Scientific wegens beweerde inbreuk door het op de markt brengen van stents, genaamd
Express-stent respectievelijk Taxus-stent. In reconventie werd door Boston
Scientific vernietiging van alle vier ingeroepen octrooien gevorderd. Bij vonnis van 17 december 2003 heeft de rechtbank (samengevat) in conventie tegen Boston
Scientific een inbreukverbod uitgesproken op basis van het moederoctrooi en de inbreukvordering op basis van de divisionals EP '450 en EP '449 afgewezen, terwijl de inbreukvordering met betrekking tot EP'452 werd aangehouden tot de afloop van de oppositieprocedure. In reconventie werd de zaak met betrekking tot de Nederlandse delen van de drie divisionals geschorst tot de afloop van de oppositieprocedures.
c. Bij dagvaarding van 1 mei 2003 heeft Medinol tegen een derde partij, Cordis genaamd, een bodemprocedure aanhangig gemaakt op basis van twee divisionals, te weten EP '450 en EP '452. Daarin werd een inbreukverbod gevraagd ten aanzien van de door Cordis op de markt gebrachte BX Velocity stent en de gecoate versie daarvan, genaamd Cypher stent. In reconventie vordert Cordis in die procedure vernietiging van het Nederlands deel van die divisionals.
d. Bij vonnis van 21 maart 2004 in die zaak heeft de rechtbank in conventie Medinol niet ontvankelijk verklaard in haar inbreukvorderingen, gegrond op de divisionals EP '450 en EP '452. Die beslissing was gegrond op de vaststelling van de rechtbank -waarbij zij een desbetreffend verweer van Cordis honoreerde- dat in casu sprake is van double patenting oftewel meervoudige octrooiering.
e. In het vonnis van de rechtbank komen, ter motivering van die beslissing, onder meer de volgende overwegingen voor:
(r.o. 3.8) Cordis heeft uitvoerig gedocumenteerd aangegeven (...) dat, hoe en waarom de tekeningen van de drie octrooien geheel identiek zijn, de beschrijvingen vrijwel (en voor zover voor de bepaling van de beschermingsomvang relevant zelfs:) geheel (feitelijk) identiek en voorts dat, hoe en waarom elk bestanddeel uit de conclusies van EP '856 is terug te vinden in de respectievelijke conclusies van EP '450 en EP '452. (...) De conclusies zijn weliswaar in de drie octrooien telkens anders verwoord, maar Cordis kan worden gevolgd in haar stelling dat deze telkens inhoudelijk feitelijk identiek zijn.
(...)
(r.o. 3.9) Eén en ander is door Medinol alleen in algemene zin weersproken met de stelling dat er wel degelijk elementen zouden zijn die niet zouden overlappen. Voorts heeft Medinol ter zitting aangevoerd dat in de drie octrooien EP '856, EP '450 en EP '452 telkens sprake is van verschillende embodiments van dezelfde uitvinding, hetgeen het verkrijgen van deze drie octrooien zou rechtvaardigen.
(...)
(r.o. 3.10) Deze argumenten - zo daarvan al gezegd kan worden dat deze een voldoende gemotiveerde betwisting inhouden van de uitvoerige en onderbouwde uiteenzettingen van Cordis dat, hoe en waarom sprake is van meervoudige octrooiering - overtuigen niet.
(r.o. 3.11) In de eerste plaats niet, omdat door Medinol zelf, zowel in de verleningsfase van de voluntary divisionals, alsook ten pleidooie is aangegeven dat het voorwerp van de verschillende octrooien één en dezelfde uitvinding betreft (zij het, aldus Medinol genuanceerder bij pleidooi, verschillende embodiments van deze zelfde uitvinding). Voorts heeft Medinol bij de bedenkingen van de Examiner in geval van beide divisionals aangegeven dat, zo al sprake zou zijn van meervoudige octrooiering, geen expliciete verdragsbepaling uit het EOV zich daartegen verzet.
(r.o. 3.12) Uit de beschrijving van zowel EP '856 (...), als EP '450 (...), als EP '452 (...) haalt de rechtbank, met Cordis, dat uit de tekeningen van alle drie octrooien drie voorkeursuitvoeringen (preferred embodiments) zijn te halen. (...) In alle octrooien komen al die tekeningen voor. Het is bijvoorbeeld niet zo dat EP '856 verwijst naar de eerste preferred embodiment, EP '450 naar de tweede en EP '452 naar de derde. Dit vormt een aanwijzing dat in alle octrooien naar identieke stents wordt verwezen.
(r.o. 3.13) Ook de eigen analyse van de rechtbank leidt tot geen andere uitkomst, dan dat in de thans ingeroepen divisionals sprake is van het in andere bewoordingen claimen van één en dezelfde uitvinding.
(r.o. 3.14) In die analyse wordt voorop gesteld dat de beschrijvingen en tekeningen van het moe-deroctrooi en de divisionals (materieel, althans met betrekking tot het bepalen van de beschermingsomvang) identiek aan elkaar zijn. In het oog springt vervolgens dat de bewoordingen van de conclusies van EP '856 wel een rechtstreekse basis vinden in bedoelde beschrijving, terwijl dat bij de divisionals bij eerste beschouwing maar (zeer) ten dele het geval is. De conclusies uit de divisionals zijn pas te begrijpen door koppeling van de in deze conclusies gehanteerde terminologie - die niet (zonder meer of (vgl. EP '450) zelfs in het geheel niet) volgt uit de betreffende beschrijvingen van EP '450 en EP '452 - aan de begrippen uit de conclusies van EP '856 (en de als gezegd identieke beschrijving van de octrooien). De disclaimers uit EP '452 zijn zelfs uitsluitend te begrijpen door naar de tekeningen te kijken. Daarbij valt op dat blijkens het verleningsdossier van EP '450 ook Medinol zelf desgevraagd haar toevlucht tot een dergelijke exercitie moet nemen ten overstaan van de Examiner met betrekking tot de in de beschrijving niet voorkomende begrippen uit de conclusies van EP '450.
(r.o. 3.15) Bezien tegen de te dezen relevante stand van de techniek, met name EP 0 335 341 (hierna: Palmaz-Schatz), waartegen alledrie octrooien afbakenen en indachtig art. 69 EOV Pro en het daarbij behorende uitlegprotocol brengen de drie octrooien met name de volgende verschillen in stentstructuur:
- verbinding van naburige even en oneven (uit fase verlopende) meanderpatronen (in de vorm van enkele zigzagringen) in de terminologie van EP '856 en EP '452, of serpentinesecties in de bewoordingen van EP '450, door flexibele en vervormbare verbindingselementen met een lus (18, 20) in plaats van verbinding door flexibele en vervormbare spiraalvormige verbindingselementen (100 uit Palmaz-Schatz);
- anders dan bij Palmaz-Schatz worden ook de even en oneven (eerste) meanderpatronen of serpentinesecties met elkaar verbonden door evenbedoelde flexibele en vervormbare verbindingselementen met lus (18, 20), welke verbinding bij Palmaz-Schatz juist gebeurt door de starre, niet flexibele verbindingselementen (77). Laatstbedoelde verbindingselementen kunnen niet vervormen in axiale of longitudinale richting; het betreft vaste scharnierpunten voor de met 77 verbonden delen 75 van de even en oneven zigzagringen.
Door deze configuratie wordt in alledrie octrooien bereikt een voldoende flexibele stent in ongeëxpandeerde vorm die in geëxpandeerde vorm afdoende stevig is èn bij expansie in radiale richting een krimpcompensatie in longitudinale richting verschaft.
(r.o. 3.16) Vergelijking van de inhoud van de hoofdconclusies uit EP '856 met die van de divisionals leert dat deze naar de in 3.15 verwoorde essentie bezien overeenkomen. Anders gezegd: De divisionals voegen aan de inhoud van de hoofdconclusie van het moederoctrooi niets toe. (...)Aldus is in bedoelde octrooien sprake van dezelfde, in 3.15 naar essentie geduide, uitvinding en dat bepaalde elementen uit de verschillende conclusies van EP '856, EP '450 en EP '452 wellicht (kleine) verschillen vertonen, kan daar niet aan afdoen, omdat daarmee de inhoud van de betreffende conclusies niet wijzigt. In alledrie octrooien wordt dezelfde, in 3.15 in essentie geduide, uitvindingsgedachte verwoord.
(r.o. 3.17) Aldus staat in deze procedure vast dat sprake is van meervoudige octrooiering voor hetzelfde voortbrengsel.
f. Bij beslissing van 31 maart 2004 heeft de Technische Kamer van beroep van het EOB het moederoctrooi EP '856 herroepen wegens "lack of clarity" (artikel 84 EOV Pro).
g. Met betrekking tot de devisionals lopen nog oppositieprocedures.
De vordering in conventie, de grondslag daarvoor en het verweer
2. Medinol vordert (samengevat) dat Boston Scientific zal worden bevolen hangende een eindoordeel in hoger beroep in de terzake aanhangige bodemprocedure direct of indirect betrokken te zijn bij directe of indirecte inbreuk zelf of door middel van een (direct of indirect verbonden) (rechts) persoon op Europees octrooi 0 846 450, niet alleen voor Nederland, maar voor alle landen waar dit octrooi geldig is, met uitzondering van Duitsland.
3. Tegen de achtergrond van de vaststaande feiten legt Medinol aan die vordering (samengevat) de stelling ten grondslag dat Boston Scientific met haar Express-stent en haar Taxus-stent inbreuk maakt op EP '450.
4. Boston Scientific heeft tegen de vordering van Medinol gemotiveerd verweer gevoerd. Daarop zal, voorzover van belang, in het onderstaande nader worden ingegaan.
Beoordeling van het geschil
5. Boston Scientific heeft onder meer als verweer gevoerd, dat er een gerede kans is dat het thans ingeroepen octrooi zal worden herroepen.
6. Dat verweer wordt gegrond geacht, gelet op het oordeel van de rechtbank in het vonnis van 31 maart 2004, inhoudende dat in de divisionals sprake is van het claimen dezelfde uitvinding als die welke in het moederoctrooi is neergelegd.
7. Uitgaande van die opvatting -welke door de voorzieningenrechter wordt overgenomen- moet er in het kader van dit kort geding van worden uitgegaan dat de divisionals in de oppositieprocedure het lot van het moederoctrooi zullen delen. In elk geval is niet aannemelijk geworden dat de divisionals, gegeven de door het EOB vastgestelde onduidelijkheid van het moederoctrooi, door datzelfde EOB wèl voldoende duidelijk zullen worden geacht.
8. Reeds op die grond is er geen aanleiding op één van de divisonals, dus ook niet op het thans ingeroepen octrooi, een inbreukverbod te gronden zolang niet een onherroepelijke beslissing omtrent de geldigheid van die divisionals in de oppositieprocedures is gegeven, dan wel die procedures om andere redenen zijn geëindigd. De vordering van Medinol zal dan ook worden afgewezen, met haar veroordeling in de kosten van de procedure als de in het ongelijk gesteld partij.
BESLISSING:
De voorzieningenrechter:
WIJST de vordering AF;
VEROORDEELT Medinol in de op deze procedure vallende kosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Boston Scientific begroot op € 241,-- aan verschotten en € 703,-- aan procureurssalaris;
VERKLAART dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.
Aldus gewezen door mr. J.W. du Pon en uitgesproken ter openbare terechtzitting van
5 augustus 2004 in tegenwoordigheid van de griffier.