Uitspraak
RECHTBANK 's-GRAVENHAGE
sector civiel recht - voorzieningenrechter
Vonnis in kort geding van 19 oktober 2004,
gewezen in de zaak met rolnummer KG 04/1058 van:
[eiser], h.o.d.n. Netcom Service,
wonende te [woonplaats],
eiser,
procureur mr. R. van Kessel,
advocaat mr. M. Ellens te Amsterdam,
tegen:
de rechtspersoon naar Amerikaans recht
Network Solutions Inc. (Attn. Legal Department),
gevestigd te Herndon, Virginia, Verenigde Staten van Amerika,
gedaagde,
procureur mr. H.J.A. Knijff,
advocaten mrs. J.C.H. van Manen en J.G.H. Jansen te Amsterdam,
en
1. [gevoegde partij 1],
wonende te [woonplaats],
2. LeidsePlein Beheer B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
beiden gevoegde partijen aan de zijde van gedaagde,
alsmede tussenkomende partijen,
procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,
advocaat mr. L. Bakers te Amsterdam.
Partijen worden hierna ook aangeduid als respectievelijk "[eiser]", "Network Solutions", "[gevoegde partij 1]", "Leidse Plein Beheer" en waar het gevoegde en tussenkomende partijen gezamenlijk betreft "[gevoegde partijen]".
Overwegingen ten aanzien van het verloop van het geding:
[eiser] heeft Network Solutions doen dagvaarden om te verschijnen ter zitting van de voorzieningenrechter in kort geding van 28 september 2004. Bij incidentele conclusie hebben [gevoegde partijen] verzocht zich te mogen voegen aan de zijde van gedaagde, alsmede tussen te komen.
Ter zitting heeft de voorzieningenrechter [gevoegde partijen] toegestaan zich te mogen voegen nu de uitslag van het kort geding van direct belang is voor [gevoegde partijen]. Ten aanzien van de tussenkomst heeft de voorzieningenrechter ter zitting niets besloten zodat dit onderdeel aan de orde zal komen in de beoordeling.
De advocaat van [eiser] heeft de vorderingen toegelicht aan de hand van pleitaantekeningen. Network Solutions heeft verweer gevoerd bij monde van haar advocaten, die daarbij eveneens pleitnotities hebben gehanteerd. De advocaat van [gevoegde partijen] heeft eveneens verweer gevoerd alsmede zijn vorderingen toegelicht aan de hand van pleitnotities. Partijen hebben vonnis gevraagd. Het vonnis is bepaald op heden.
Overwegingen ten aanzien van het recht:
Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 28 september 2004 wordt in dit kort geding van het volgende uitgegaan.
1.1. [eiser] heeft op respectievelijk 12 november 1997 en 20 april 2000 de domeinnamen bulldog.com en buldog.com geregistreerd via SRS Plus, zijnde een business unit and a wholly owned subsidiary of Network Solutions, LLC. Op de domeinnamen staat een zogeheten Thumbnail Gallery Post (TPG-pagina), welke een selectie toont van adult-rated websites.
1.2. Tussen [eiser] en Network Solutions is een Service Agreement van toepassing waarin nadere voorwaarden en bepalingen zijn opgenomen.
Artikel 21 sub van de Service Agreement behelst onder meer: ( ) You and we agree to submit to exclusive subject matter jurisdiction, personal jurisdiction and venue of the United States District Court for the Eastern District of Virginia, Alexandria Division for any disputes between us under or arising of this Agreement. If there is no jurisdiction in the United States District Court for the Eastern District of Virginia, Alexandria Division, for any disputes between us under or arising out of this Agreement you and we agree that jurisdiction shall be in the courts of Fairfax County, Fairfax, Virginia.
Artikel 2 van aanhangsel O bij deze Agreement houdt onder meer in:
Dispute Resolution Policies. You agree that every service for which you register is subjected to the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the "UDRP") (...).
Artikel 1 van de Dispute Policy van de UDRP behelst onder meer:
Proceedings under paragraph 4 of the Policy will be conducted according to the Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (The "Rules of Procedure")
Artikel 4(k) van de Dispute Policy houdt onder meer in:
If an Administrative Panel decides that your domain name registration should be cancelled or transferred, we will wait ten (10) business days (as observed in the location of our principal office) after we are informed by the applicable Provider of the Administrative Panel's decision before implementing that decision. We will then implement the decision unless we have received from you during that ten(10) business day period official documentation (...) that you have commenced a lawsuit against the complainant in a jurisdiction (...) either the location of our principal office or of your address(...).
Artikel 16 van the Rules of Procedure bepaalt dat: "(a) Within three (3) calendar days after receiving the decision from the Panel, the Provider shall communicate the full text of the decision to each Party, the concerned Registrar(s), and ICANN. The concerned Registrar(s) shall immediately communicate to each Party, the Provider, and ICANN the date for implementation of the decision in accordance with the Policy".
1.3. [gevoegde partij 1] is houder van Benelux woord- en beeldmerk registraties voor de merken THE BULLDOG en BULLDOG. De eerste THE BULLDOG merkregistratie voor de Benelux is verricht op 14 oktober 1986. [gevoegde partij 1] heeft voor het gebruik en de exploitatie van deze merken een licentie verstrekt aan Leidse Plein Beheer. De merken worden gebruikt onder meer in het kader van de exploitatie van bars, coffeeshops, restaurants en hoteldiensten, toeristische fietsenverhuur, merchandising en energiedrankjes (binnen en buiten de Benelux markt).
1.4. [gevoegde partijen] hebben [eiser] betrokken in een UDRP domeinnaamarbitrage-procedure bij het WIPO Arbitration en Mediation Center op grond van diverse merkregistraties dan wel licenties van die registraties. [gevoegde partijen] hebben -verkort weergegeven- overdracht van voornoemde domeinnamen gevorderd met een beroep op merkinbreuk en registratie daarvan te kwader trouw.
1.5. Op 7 juni 2004 heeft de door WIPO aangewezen arbiter (the Panel) een uitspraak gedaan in die procedure en geoordeeld dat de domeinnamen bulldog.com en buldog.com op verwarringwekkende wijze overeenstemmen met THE BULLDOG merken van [gevoegde partijen] en dat de domeinnamen te kwader trouw zijn geregistreerd en nog steeds te kwader trouw gebruikt zodat de domeinnamen aan [gevoegde partij 1] moeten worden overgedragen ("(...) in accordance with Paragraph 4(i) of the Policy and 15 of the Rules, the Panel orders that the domain names <bulldog.com> and <bulldog.com>, be transferred to Complainant, [gevoegde partij 1].").
1.6. De uitspraak is bij e-mail van 11 juni 2004 aan [eiser] en [gevoegde partijen] verzonden.
1.7. Voor 30 juni 2004 heeft Network Solutions de domeinnamen overgedragen aan [gevoegde partij 1] en werd deze als eigenaar vermeld in het register. De DNS informatie (gegevens om de website feitelijk te kunnen besturen) was nog niet uitgewisseld.
1.8. [eiser] kan de TPG- pagina's niet meer tonen op de domeinen bulldog.com en buldog.com en heeft geen toegang meer tot zijn e-mails.
1.9. [eiser] heeft [gevoegde partijen] op grond van artikel 4(k) van de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (hierna de Dispute Policy) op 29 juni 2004 gedagvaard in een bodemprocedure bij deze rechtbank. De zaak is aanhangig onder rolnummer 04-2493 en stond op de rol van 22 september 2004 voor conclusie van antwoord.
1.10. Network Solutions heeft, nadat zij op 30 juni 2004 een kopie van de dagvaarding in de bodemprocedure had ontvangen, de domeinnamen "gelocked", dat wil zeggen dat deze domeinnamen hangende de onder 1.9. vermelde procedure niet kunnen worden overgedragen.
De vorderingen, de grondslag daarvoor en het verweer
2. [eiser] vordert -zakelijk weergegeven-:
Network Solutions
primair: te gebieden om de domeinnamen bulldog.com en buldog.com over te zetten op naam van [eiser] en de DNS-servers toe te wijzen aan de IP-adressen van [eiser], zodat de domeinen wederom geregistreerd staan op naam van [eiser] en op de wijze als vóór 28 juni 2004 het geval was, op straffe van een dwangsom;
subsidiair: te gebieden om de IP adressen van de domeinnamen bulldog.com en buldog.toe te wijzen aan [eiser], zodat de domeinen wederom geregistreerd staan op de wijze als vóór 28 juni 2004 het geval was, op straffe van een dwangsom;
alsmede
primair en subsidiair: te verklaren dat dit vonnis in de plaats kan treden van een wilsverklaring van Network Solutions tot het geven van opdracht aan de bevoegde vertegenwoordiger van Network Solutions Inc. -primair- tot het overdragen van de domeinnamen bulldog.com en buldog.com aan [eiser], dan wel -subsidiair- tot het overzetten van de IP-adressen behorende aan [eiser] en toegewezen aan de domeinnamen bulldog.com en buldog.com, waarbij de kosten voor rekening van Network Solutions komen;
en voorts een termijn op grond van artikel 50 lid 6 TRIPS-verdrag te bepalen en Network Solutions te veroordelen in de proceskosten van deze procedure.
3. [eiser] voert daartoe het volgende aan.
De advocaat van [eiser] heeft de e-mail van 11 juni 2004 pas ontvangen op 14 juni 2004, nu hij afwezig was op 11 juni 2004. Uit de verzonden e-mail van 11 juni 2004 valt niet af te leiden wanneer en naar welk e-mailadres de uitspraak is verzonden. Bovendien kan de wijze van verzending niet worden gezien als een door Network Solutions in artikel 17 van de Service Agreement genoemde wijze van verzenden. Onduidelijk is derhalve aan wie WIPO de uitspraak van 7 juni 2004 van the Rules of Procedure heeft verzonden en of dat is gebeurd binnen de 3-dagen-termijn als genoemd in artikel 16 van de Rules of Procedure. [eiser] heeft derhalve tijdig een gerechtelijke procedure gestart hetgeen betekent dat op de voet van artikel 4 (k) van de Dispute Policy de uitspraak niet uitgevoerd wordt. Bovendien dient de e-mail van de advocaat van [eiser] van 28 juni 2004 gezien te worden als "official documentation" zoals in artikel 4 (k) genoemd, nu daarin een niet limitatieve opsomming van official documentation wordt gegeven. Derhalve dienen de domeinnamen bij [eiser] te blijven gedurende de bodemprocedure zodat hij zijn bedrijfsactiviteiten via die domeinen kan blijven continueren. Subsidair heeft Network Solutions gelet op haar e-mail van 10 augustus 2004 onvoorwaardelijk bevestigd dat lopende de bodemprocedure geen wijzigingen worden doorgevoerd in de betreffende domeinen, zodat omzetting van de domeinen naar [gevoegde partijen] op die grond ongedaan dienen te worden gemaakt.
[eiser] lijdt aanzienlijke omzetschade doordat hij geen toegang meer heeft tot zijn emailverkeer en omdat hij zijn TPG-pagina's niet meer kan tonen op de domeinen bulldog.com en buldog.com.
4. Network Solutions, als gedaagde partij, en [gevoegde partijen], als gevoegde partijen, voeren gemotiveerd verweer dat hierna, voorzover nodig, zal worden besproken.
5. [gevoegde partijen], als tussenkomende partijen, vorderen -zakelijk weergegeven-:
- [eiser] te gebieden de inbreuk op de merkrechten van [gevoegde partijen] te staken en gestaakt te houden, waaronder het gebruik van de domeinnamen Buldog.com en Bulldog.com en/of overige aanduidingen die het element Buldog of Bulldog bevatten of daarmee overeenstemmende tekens alsmede het gebruik van tekens of symbolen die overeenstemmen met de beeldmerken van [gevoegde partij 1], op straffe van een dwangsom;
- [eiser] te gebieden het onrechtmatig handelen jegens [gevoegde partijen] te staken en gestaakt te houden, waaronder het gebruik van de domeinnamen Buldog.com en Bulldog.com en/of overige aanduidingen die het element Buldog of Bulldog bevatten of daarmee overeenstemmende tekens alsmede het gebruik van tekens of symbolen die overeenstemmen met de door [gevoegde partijen] gevoerde logo's, op straffe van een dwangsom;
- [eiser] te gebieden een bedrag van € 10.000,- te betalen aan [gevoegde partijen] terzake van een voorschot op schadevergoeding, te vermeerderen met de wettelijke rente van de datum conclusie van tussenkomst tot aan die der algehele voldoening;
- Network Solutions te gebieden de domeinnamen bulldog.com en buldog.com waaronder de vermelding in het register en de DNS-server gegevens (incl. e-mailadressen) ter beschikking en op naam van [gevoegde partij 1] te houden of zonodig middels overdracht ter beschikking en op naam van [gevoegde partij 1] te stellen;
- voor zover nodig, gelet op de bodemprocedure, een termijn op grond van artikel 260 Rv jo artikel 50 lid 6 TRIPS-verdrag te bepalen alsmede [eiser] in de kosten van deze procedure te veroordelen
6. [gevoegde partijen] voeren daartoe het volgende aan.
[eiser] maakt, althans heeft in het verleden door het gebruik van de domeinnamen bulldog.com en buldog.com inbreuk gemaakt op de merkrechten van [gevoegde partijen]. [gevoegde partijen] hebben er recht en belang bij dat aan de inbreukmakende activiteiten van [eiser] een einde wordt gemaakt en dat hem een verbod wordt opgelegd. De merken van [gevoegde partij 1] zijn zeer bekend bij een aanmerkelijk deel van het publiek in de Benelux en zijn dus aan te duiden als binnen de Benelux bekende merken. Via de domeinnamen worden door [eiser] pornografische waren en diensten aangeboden, waarbij gebruik wordt gemaakt van de namen The Buldog/Bulldog en van de exclusieve beeldmerken van [gevoegde partij 1]. Door gebruik ervan ontstaat verwarring bij het publiek en heeft [eiser] ongerechtvaardigd voordeel getrokken en afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van de merken van [gevoegde partij 1]. [eiser] heeft -ook in de WIPO procedure- niet kunnen aantonen te beschikken over een geldige reden tot het voeren van de aanduidingen buldog.com en/of bulldog.com. Voorts heeft hij willen aanhaken bij de merken van [gevoegde partij 1] en beoogt hij voordeel te halen. [gevoegde partij 1] kan zich verzetten tegen het gebruik van haar merken voor niet soortgelijke waren. [eiser] heeft het publiek feitelijk onjuiste en misleidende informatie over de merkrechten en auteursrecht van [gevoegde partij 1] via de websites verschaft en is
zich daarvan bewust geweest. Subsidiair handelt [eiser] onrechtmatig doordat de gebruikte aanduidingen en logo's niet of nauwelijks verschillen van de door [gevoegde partijen] gevoerde namen en symbolen.
Beoordeling van het geschil
in de hoofdzaak
Bevoegdheid
7. Het gaat in deze zaak in wezen om een geschil tussen [eiser] en [gevoegde partij 1] over het gebruik van domeinnamen. Dit geschil is conform het tussen de internetprovider en [eiser] toepasselijke reglement beslist door een arbiter, en wel ten nadele van [eiser]. De internetprovider heeft vervolgens op grond van de arbitrale beslissing de domeinnamen bulldog.com en buldog.com op naam van [gevoegde partij 1] gesteld. [eiser] meent dat de internetprovider in strijd met haar eigen Service Agreement heeft gehandeld en haar eigen termijnregeling niet heeft nageleefd.
Geschillen tussen de provider en [eiser] zijn volgens artikel 21 sub a van de Service Agreement voorbehouden aan de Amerikaanse rechter. [eiser] beroept zich op bijlage A van de Service Agreement, artikel 7, waarin onder meer is opgenomen:
"For any dispute with, or challenge by, a third party concerning or arising from your use of an domain name registered with or your use of our domain name registration services, you agree to submit subject matter jurisdiction....and the courts of your domicile"
Network Solutions voert terecht aan dat het hier om een jurisdictieclausule gaat voor geschillen over domeinnaamregistratie met een derde en dat voor geschillen met de internet provider zelf de jurisdictieclausule van artikel 21 sub a van de Service Agreement geldt.
8. De voorzieningenrechter acht zich niet bevoegd van de vorderingen van [eiser] kennis te nemen.
ontvankelijkheid
9. De Service Agreement met aanhangsels is gesloten tussen [eiser] en Network Solutions LLC, zoals blijkt uit artikel 1 van de door [eiser] overgelegde versie 6.8. van de Services Agreement, zij het in dat artikel 17 is aangegeven dat kennisgevingen aan Network Solutions verzonden worden naar Network Solutions Inc. In de door Network Solutions overgelegde versie 7.1. wordt in artikel 17 als adres voor kennisgevingen Network Solutions LLC aangegeven.
Gedagvaard is echter Network Solutions Inc, niet zijnde de contractspartij van [eiser]. [eiser] is derhalve - het wordt ten overvloede overwogen - zelfs al zou de voorzieningenrechter wel bevoegd zijn, niet ontvankelijk in zijn vorderingen.
10. [eiser] zal als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van dit geding aan de zijde van Network Solutions.
in de voeging
11. [eiser] zal als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van dit geding aan de zijde van [gevoegde partijen] als gevoegde partijen, welke worden begroot op nihil.
in de tussenkomst:
12. Nu de voorzieningenrechter zich onbevoegd acht van de vordering in de hoofdzaak kennis te nemen zal de vordering tot tussenkomst worden afgewezen daar in de hoofdzaak thans generlei benadeling of verlies voor [gevoegde partijen] dreigt.
[gevoegde partijen] zullen als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van dit geding, aan de zijde van [eiser] en Network Solutions begroot op nihil. Dit betekent dat het door [gevoegde partijen] betaalde griffierecht voor hun rekening blijft.
BESLISSING:
De voorzieningenrechter:
in de hoofdzaak en in de voeging
WIJST het gevorderde af.
VEROORDEELT [eiser] in de kosten van dit geding, tot dusverre aan de zijde van Network Solutions begroot op € 944,-, waarvan € 703,- aan salaris procureur en € 241,- aan griffierecht en aan de zijde van [gevoegde partijen] begroot op nihil.
in de tussenkomst
WIJST de vordering tot tussenkomst af.
VEROORDEELT [gevoegde partijen] in de kosten van dit geding, tot dusverre aan de zijde van [eiser] en Network Solutions begroot op nihil.
Dit vonnis is gewezen door mr. Von Maltzahn en uitgesproken ter openbare zitting van 19 oktober 2004, in tegenwoordigheid van de griffier.
esk