Uitspraak
vonnis
RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE
Sector civiel recht
zaaknummer / rolnummer: 362833 / HA ZA 10-1162
Vonnis van 11 januari 2012
in de zaak van
de rechtspersoon naar vreemd recht
DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC.,
gevestigd te Rochester, New York, Verenigde Staten van Amerika,
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
advocaat: mr. J.J. Allen te Amsterdam,
tegen
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
JOH. ENSCHEDÉ BANKNOTES B.V.,
gevestigd te Haarlem,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
KONINKLIJKE JOH. ENSCHEDÉ B.V.,
gevestigd te Haarlem,
3. de instelling met rechtspersoonlijkheid krachtens artikel 282 lid 3 van Pro het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
DE EUROPESE CENTRALE BANK,
zetelende te Frankfurt, Duitsland,
gedaagden in conventie,
eiseressen in reconventie,
advocaat: mr. A. Killan te 's-Gravenhage.
Eiseres in conventie, verweerster in reconventie zal hierna DSS genoemd worden. Gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie zullen gezamenlijk (in de derde persoon enke lvoud) JEB c.s. genoemd worden. Afzonderlijk zullen zij worden aangeduid als JEB, KJE en ECB. Voor DSS is de zaak behandeld door de advocaat voornoemd en mr. ir. P. van Dongen, advocaat te Amsterdam. Voor JEB c.s. zijn opgetreden de advocaat voornoemd en mr. L.L. Huisman, advocaat te 's-Gravenhage.
1. De procedure
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 12 februari 2010 met de producties 1 t/m 22;
- de conclusie van antwoord tevens houdende eis in reconventie van
7 juli 2010 met producties 1 t/m 51;
- de conclusie van antwoord in reconventie van 27 oktober 2010 met de producties 23 t/m 34;
- de akte depot zijdens DSS van 26 november 2010 waarbij is gedeponeerd voorbeelden van prints gemaakt met een stochastische printer;
- de (depot)brief van mrs. Killan en Huisman van 23 december 2010 waarbij een aantal originele bewijsstukken (bankbiljetten) zijn gedeponeerd;
- de akte houdende overlegging van aanvullende productie zijdens DSS van 21 januari 2011 met productie 35;
- de akte houdende overlegging van aanvullende producties zijdens JEB c.s. van 21 januari 2011 met de producties 52 t/m 57;
- de brief van mr. Allen van 28 december 2010, ingekomen ter griffie op 29 december 2010, met het verzoek het op 21 januari 2011 bepaalde pleidooi aan te houden;
- de fax van mrs. Killan en Huisman van 30 december 2010 waarbij zij aangeven akkoord te zijn met het door mr. Allen ingediende uitstelverzoek;
- de e-mail van de rechtbank van 4 januari 2011 waarbij wordt medegedeeld dat het pleidooi zal worden aangehouden voor onbepaalde tijd;
- de akte houdende nadere uitlatingen en overlegging van aanvullende producties zijdens JEB c.s. van 4 mei 2011 met de producties 58 t/m 59;
- de antwoordakte zijdens DSS van 15 juni 2011;
- de akte zijdens JEB c.s. van 27 juli 2011 in reactie op de antwoordakte met productie 60;
- de antwoordakte zijdens DSS van 24 augustus 2011.
1.2. Ten slotte is het vonnis nader bepaald op heden.
2. De feiten
2.1. Bij vonnis van 12 maart 2008 gewezen tussen ECB als eiseres en DSS als gedaagde (zaak- en rolnummer 269923 / HA ZA 06-2495) heeft de rechtbank de vorderingen strekkende tot vernietiging van het Nederlandse deel van Europees Octrooi 0 455 750 B1 (hierna ook: EP 750) afgewezen en ECB veroordeeld in de kosten van de procedure.
2.2. Van het in 2.1. bedoelde vonnis is ECB in beroep gekomen. Bij arrest van 21 december 2010 heeft het gerechtshof 's-Gravenhage het bestreden vonnis vernietigd en, opnieuw rechtdoende, het Europese octrooi 0 455 750 B1 (bedoeld zal zijn: het Nederlandse deel van) vernietigd, met veroordeling van DSS in de kosten van de procedure in beide instanties, uitvoerbaar bij voorraad.
2.3. DSS heeft tegen het in 2.2. bedoelde arrest geen beroep in cassatie ingesteld.
3. Het geschil
in conventie
3.1. DSS vordert - samengevat - bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, een verklaring voor recht dat JEB c.s. inbreuk heeft gemaakt op het Nederlandse deel van EP 750, met nevenvorderingen strekkende tot het doen van rekening en verantwoording en tot veroordeling van JEB c.s. tot vergoeding van de ten gevolge van de inbreuk geleden schade, nader op te maken bij staat, althans tot het afdragen aan DSS van de ten gevolge van de inbreuk genoten winst, met veroordeling van JEB c.s. in de kosten van de procedure, vermeerderd met wettelijke rente.
3.2. JEB c.s. voert gemotiveerd verweer.
3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
in reconventie
3.4. JEB c.s. vordert - samengevat - vernietiging van het Nederlandse deel van EP 750, althans, subsidiair, een verklaring voor recht dat het Nederlandse deel van EP 750 nietig is, met veroordeling van DSS in de kosten van de procedure, vermeerderd met wettelijke rente daarover vanaf de datum van dit vonnis.
3.5. DSS voert gemotiveerd verweer.
3.6. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4. De beoordeling
in conventie en in reconventie
4.1. Het in 2.2. bedoelde arrest is in kracht van gewijsde gegaan. Daarmee is de vernietiging van het Nederlandse deel van EP 750 onherroepelijk geworden. Dit betekent dat het Nederlandse deel wordt geacht van de aanvang af geheel niet de in de artikelen 53, 53a, 71, 72 en 73 bedoelde rechtsgevolgen te hebben gehad. Bij gebreke van enig uitsluitend recht, stuiten de vorderingen in conventie daarop af.
4.2. DSS dient als de in het ongelijk gestelde partij in conventie te worden aangemerkt. Zij wordt mitsdien veroordeeld in de kosten van de procedure in conventie.
4.3. In reconventie komt de gevorderde vernietiging van het Nederlandse deel van EP 750 niet voor toewijzing in aanmerking nu ook hier geldt dat - kort gezegd - dit deel niet meer bestaat en geacht moet worden nooit te hebben bestaan. Bij de gevorderde verklaring voor recht bestaat gelet op de onherroepelijke vernietiging van het Nederlandse deel van EP 750 evenmin nog langer belang, zodat ook deze vordering wordt afgewezen. Niettemin is DSS in de procedure tussen haar en JEB en KJE in reconventie als de in het ongelijk gestelde partij te beschouwen. Gelet op de uitkomst van de nietigheidsprocedure in hoger beroep, moet immers worden vastgesteld dat JEB en KJE materieel gezien het gelijk aan hun zijde hebben.
Ten aanzien van JEB en KJE kan ook niet gezegd worden dat zij de vorderingen in reconventie nodeloos hebben ingesteld, zoals DSS betoogt. Terecht hebben JEB en KJE in dit opzicht gesteld dat zij geen partij waren bij de in 2.1. en 2.2. bedoelde procedures en dat zij zich in de onderhavige procedure zelfstandig moeten kunnen verweren tegen de jegens hen ingestelde vorderingen, hetgeen ook geldt voor het instellen van een reconventionele eis strekkende tot vernietiging van het Nederlandse deel van EP 750.
4.4. De reconventionele vorderingen zijn echter mede ingesteld door ECB.1 Nu de vordering tot vernietiging van het Nederlandse deel van EP 750 door haar reeds inzet vormde van de in 2.1. en 2.2. bedoelde procedures, heeft zij bij dezelfde vordering in de onderhavige reconventionele procedure om die reden geen belang. Dat geldt ook voor de in reconventie tevens gevorderde verklaring voor recht. Het betoog van ECB dat er aanvullende argumenten zijn ontwikkeld overtuigt niet. Niet valt in te zien immers waarom zij die niet in de andere procedure had kunnen ontvouwen. Een reconventionele nietigheidsvordering was, anders dan ECB aanvoert, ook niet noodzakelijk om aan te tonen dat de stellingen van DSS ter zake de inbreuk beweerdelijk onverenigbaar zouden zijn met haar betoog in de nietigheidsprocedure. Dit punt had ECB namelijk ook kunnen maken in haar antwoord in conventie. Dit een en ander betekent dat in de procedure in reconventie tussen DSS en ECB, ECB als de in het ongelijk gestelde partij moet worden aangemerkt.
redelijkheid en evenredigheid van de kosten
4.5. JEB c.s. heeft opgave gedaan en een specificatie overgelegd van de door haar gemaakte kosten ten bedrage van in totaal € 257.379,24.2 Volgens haar heeft 80% van de kosten betrekking op de 'zuivere inbreukvraag' en de resterende 20% op de nietigheidsargumentatie met betrekking tot EP 750. Ter toelichting heeft JEB c.s. gesteld dat de meeste argumenten (maar niet alle) betreffende de nietigheid al waren ontwikkeld in de separate nietigheidsprocedure.
4.6. DSS heeft aangevoerd dat de kosten niet redelijk en evenredig zijn. Haar bezwaren richten zich met name op:
- het aantal aan de zaak bestede uren;
- overleg en correspondentie met buitenlandse advocaten;
- het verrichten van werkzaamheden na het wijzen van het in 2.2. bedoelde arrest;
- de niet-gespecificeerde kosten van de octrooigemachtigde;
- de vertaalkosten ten bedrage van € 9.595,00 en;
- de kosten ten bedrage van € 51.475,85 (i.e. 20% van het in 4.5. genoemde totaalbedrag) die volgens JEB c.s. verband houden met de nietigheidsargumentatie, welke volgens DSS onredelijk hoog zijn.
4.7. De rechtbank overweegt als volgt. In een octrooizaak als de onderhavige, waarbij in meerdere landen parallelle procedures aanhangig zijn en coördinatie van te voeren (nietigheids)argumenten gewenst is, is de aan de zaak bestede tijd (volgens de specificatie bijna 620 uren) door 3 advocaten niet zonder meer onredelijk of onevenredig. Anders dan DSS lijkt te betogen, is de omvang van de conclusie van antwoord in conventie tevens eis in reconventie niet zonder meer maatgevend te achten voor de beoordeling van de redelijkheid en evenredigheid van de kosten. In deze zaak is immers nadien door DSS een conclusie van antwoord in reconventie genomen, welke bestudeerd diende te worden, terwijl het verzoek om aanhouding betrekkelijk kort voor pleidooi is gedaan, hetgeen mede een verklaring zal zijn voor de gemaakte kosten.
4.8. Dat uit de specificatie blijkt dat 75 uren deels zijn besteed aan overleg met buitenlandse advocaten is in een zaak als deze evenmin een bezwaar dat doel treft. Onweersproken daarbij is dat deze kosten alle betrekking hebben gehad op de Nederlandse procedure en dat de kosten van de buitenlandse advocaten ter zake niet in deze procedure zijn opgevoerd. Dat JEB c.s. na het wijzen van het arrest door het gerechtshof alhier tijd heeft besteed aan de bestudering daarvan, overleg met cliënten heeft gehad ter zake en werkzaamheden heeft verricht in verband met het door DSS gewenste uitstel van het pleidooi, komt alleszins redelijk voor, zodat DSS ook hier niet in haar andersluidende standpunt wordt gevolgd. De kosten van de octrooigemachtigde zijn door JEB c.s. in haar akte van 27 juli 2011 alsnog gespecificeerd, waarna DSS die in haar antwoord-akte niet langer heeft weersproken, hetgeen het aanvankelijke bezwaar van DSS wegneemt, terwijl deze kosten voorts als redelijk en evenredig worden beschouwd. Datzelfde geldt voor de vertaalkosten. JEB c.s. heeft onweersproken gesteld dat de kosten, gezien de omvang van de processtukken, neerkomen op ca. 12 cent per woord hetgeen volgens haar vrijwel marktconform is.
4.9. Resteert het punt ten aanzien van de kosten van de nietigheidsargumentatie. Toegegeven moet worden dat het opgegeven bedrag, gelet op het feit dat, zoals JEB c.s. ook zelf erkent, de meeste argumenten al waren ontwikkeld in de in 2.1. en 2.2. bedoelde procedures, fors is te noemen. JEB c.s. heeft echter aangevoerd dat er ook nieuwe argumenten zijn ontwikkeld en dat een groot deel van de reeds ontwikkelde argumenten moesten worden beschouwd in het licht van de - volgens haar elkaar tegensprekende - stellingen van DSS over inbreuk en geldigheid. Gelet op dit alles ziet de rechtbank aanleiding deze kosten te matigen tot 1/3 van het opgegeven bedrag, zijnde (20% van € 257.379,24 = € 51.475,85 =) € 17.158,62.
begroting kosten
4.10. Het vorenstaande leidt tot de volgende begroting.
in de procedure in conventie:
De rechtbank neemt met JEB c.s. aan dat een bedrag van € 205.903,39 kan worden toegerekend aan de procedure in conventie.
in de procedure in reconventie tussen ECB en DSS:
DSS heeft geen gespecificeerde opgave gedaan van haar proceskosten. Gelet daarop zullen die kosten worden begroot volgens het liquidatietarief. Daarbij komt de helft van het aantal in conventie toe te wijzen punten voor vergoeding in aanmerking. In conventie kan worden uitgegaan van 3 punten, zodat een bedrag van (1/2 x 3 x tarief € 452,00 =) € 678,00 zal worden toegewezen.
in de procedure in reconventie tussen JEB en KJE enerzijds en DSS anderzijds:
Bij gebreke van enige specificatie ter zake neemt de rechtbank aan dat de kosten in reconventie door JEB c.s. (i.e. het gecorrigeerde bedrag van € 17.158,62) gelijkelijk zijn gemaakt. Dat betekent dat de kosten van JEB en KJE in de procedure tegen DSS kunnen worden begroot op een bedrag van (2/3 x € 17.158,62=) € 11.439,08.
5. De beslissing
De rechtbank
in conventie
5.1. wijst de vorderingen af;
5.2. veroordeelt DSS in de kosten van de procedure aan de zijde van JEB c.s. tot zover begroot op € 205.903,39, bij niet-betaling te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 14 dagen na de datum van dit vonnis tot de dag van volledige betaling;
5.3. verklaart de in 5.2. bepaalde proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;
in reconventie
in de procedure tussen ECB en DSS
5.4. wijst de vorderingen af;
5.5. veroordeelt ECB in de kosten van de procedure aan de zijde van DSS tot zover begroot op € 678,00, bij niet-betaling te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 14 dagen na de datum van dit vonnis tot de dag van volledige betaling;
5.6. verklaart de in 5.5. bepaalde proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;
in de procedure tussen JEB en KJE enerzijds en DSS anderzijds
5.7. wijst de vorderingen af;
5.8. veroordeelt DSS in de kosten van de procedure aan de zijde van JEB en KJE tot zover begroot op € 11.439,08, bij niet-betaling te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 14 dagen na de datum van dit vonnis tot de dag van volledige betaling;
5.9. verklaart de in 5.8. bepaalde proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar uitgesproken op 11 januari 2012.
1 Hoewel ECB in de kop van de processtukken niet als eiseres in reconventie wordt aangeduid, volgt uit positum 124 van de conclusie van antwoord tevens eis in reconventie echter expliciet dat de vorderingen mede namens haar zijn ingesteld.
2 Dit is inclusief de bij akte van 27 juli 2011 opgegeven meerkosten ten bedrage van € 1.500,00.