Uitspraak
vonnis
RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH
Sector civiel recht
zaaknummer / rolnummer: 160493 / KG ZA 07-406
Vonnis in kort geding van 6 augustus 2007
in de zaak van
de rechtspersoon HET VERENIGD KONINKRIJK van GROOT-BRITTANNIË EN NOORD-IERLAND (the Lord Commissioners of Her Majesty’s Treasury, vertegenwoordigd door het Office of Government Commerce)
gevestigd te London (UK),
eiser,
procureur mr. J.E. Lenglet,
advocaten mrs. AAA en BBB te XXX,
tegen
1. de besloten vennootschap TOTAL BACKUP B.V., gevestigd te Vlijmen,
2. NNN, wonende te Vlijmen,
gedaagden,
procureur mr. H.T.Janssen.
Partijen zullen hierna OGC en Total Backup B.V. c.s. genoemd worden.
1. De procedure
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding
- de mondelinge behandeling
- de pleitnota van OGC
- de pleitnota van Total Backup B.V. c.s..
1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.
1.3. Nadat vonnis was bepaald, zijn nog brieven ontvangen:
a. d.d. 30 juli 2007 van de raadsman van Total Backup B.V. c.s. over de intrekking van de merkregistraties;
b. d.d. 31 juli 2007 van de raadsman van Total Backup B.V. c.s., die overigens nog diezelfde dag werd ingetrokken;
c. d.d. 1 augustus 2007 van gedaagde NNN zelf.
Over de brief sub a waren ter zitting afspraken gemaakt; die zal in de overwegingen worden betrokken.
Op de brieven sub b en c mag de rechter geen acht slaan en hij heeft deze terzijde gelegd.
2. De feiten
2.1. “ITIL” en “Prince2” zijn namen van door OGC ontwikkelde software: ITIL voor het inrichten van beheersprocessen binnnen een ICT-organisatie en Prince2 voor projectmanagement. De programma’s ITIL en Prince2 genieten in de wereld van het beheer van automatiseringsprocessen (ITIL), projectmanagement (Prince2) en consultancy op beide terreinen grote bekendheid, vergelijkbaar met namen als: Excel voor spreadsheets en MSWord voor tekstverwerking.
2.2. OGC is blijkens haar producties 4 houder van de beeld- en beeld/woordmerken “ITIL”, “IT INFRASTRUCTURE LIBRARY” en “PRINCE2”. Deze zijn geregistreerd voor meer in het bijzonder computers, software en opleidingen (opleidingen in het gebruik van ITIL- en Prince2-software).
De eerste depots als Benelux-merk dateren alle uit de jaren 1992-1996.
2.3. TotalBackup BV is een vennootschap die haar bedrijfsomschrijving aan het handelsregister heeft opgegeven als: “Werving, selectie en detachering van it-personeel”. A.H.NNN is enig aandeelhouder en bestuurder van TotalBackup BV.
Tevens drijft A.H.NNN blijkens het handelsregister als eenmanszaak een onderneming omschreven als: “Het vervaardigen van- alsmede de handel in computers alsmede het ontwikkelen van software en de verkoop daarvan; het verstrekken van adviezen m.b.t. Automatisering”. Hij handelt daartoe blijkens het handelsregister onder de namen: Euro 92 Technology, Total Backup, For-T , ER, ERP Software, Offshore Solutions, Red Pepper, ITSM en
Sunfreeze.
2.4. A. TotalBackup BV heeft blijkens producties 8 van OGC de volgende merken geregistreerd:
nr. 784108 Beneluxwoordmerk ITIL, depot d.d. 13-12-2005
voor o.a. handgereedschappen, messenmakerswaren, vorken en lepels, blanke wapenen en
scheerapparaten;
nr. 1119127 Beneluxwoordmerk ITIL, depot d.d. 17-09-2006
voor o.a. bieren, alcoholhoudende en alcoholvrije dranken en advies voor management
nr. 753267 Beneluxwoordmerk WWW.ITILINFO, depot d.d. 03-10-2001
voor o.a. scheerapparaten;
nr. 0730038 Beneluxwoordmerk PRINCE2 COACH, depot d.d. 16-07-2002
voor o.a. drukwerken, bedrijfsorgasnisatorische advisering en het verzorgen van trainingen en saminars;
B. A.H.NNN heeft de volgende merken geregistreerd:
nr. 783689 Beneluxwoordmerk PRINCE2, depot d.d. 13-12-2005
voor o.a. bieren, alcoholhoudende en alcoholvrije dranken;
nr. 1133832 Beneluxwoordmerk ITIL, depot d.d. 22-04-2007
voor o.a. rubber en condooms
Al deze merken zijn later gedeponeerd dan de merken van OGC.
2.5. Onder meer de volgende domeinnamen zijn door Total Backup B.V. c.s. geregistreerd (OGC, prod. 7):
A. door TotalBackup BV: <prince2.biz>, <compiere.info>, <redpepper.nl>, <balancedscorecard.info>,
B. door A.H.NNN: (hodn. Total Backup): <itil>; (hodn. Offshore Solutions-Roemenië): <itil.info>; (hodn. Euro 92 Technology): <prince2>; (hodn. Offshore Solutions-Roemenië): <prince2.info>; (onder eigen naam): <totalbackup.info>; (hodn. Total Backup): <huisaansluiting.nl>; (hodn. Total Backup): <lams.nl>; (onder eigen naam): <for-t.info>; ; (onder eigen naam): <for-m.info>.
Voorts zijn Total Backup B.V. c.s. naar eigen zeggen op de webpagina: “www.prince2.eu” geregistreerd rechthebbenden op de domeinnamen <inkmodel.info>, <itil.eu> en <prince2.eu>.
Op de websites met deze domeinnamen bieden Total Backup B.V. c.s. diensten en producten op het gebied van informatietechnologie aan, waarbij zij gebruik maken van de merken ITIL en Prince2.
3. Het geschil
3.1. OGC vordert, na wijziging van eis, zakelijk weergegeven:
a. een verbod van iedere inbreuk door Total Backup B.V. c.s. op de merkrechten van OGC;
b. een verbod op het gebruik van met deze merken overeenstemmende domeinnamen;
c. een bevel tot ongedaanmaking van plaatsgevonden hebbende overdrachten aan derden van de onder b. bedoelde domeinnamen;
d. veroordeling van Total Backup B.V. c.s. tot overdracht aan de onder b. bedoelde domeinnamen aan OGC;
e. te bepalen dat dit vonnis dezelfde kracht heeft als een verzoek tot overdracht van de onder b. bedoelde
domeinnamen;
f. een bevel aan Total Backup B.V. c.s. om al datgene te doen om (1) de in *** genoemde merkdepots in het
Benelux-merkenregister door te halen, dan wel (2) die merkdepots aan eiseres over te dragen in afwachting van de uitkomst van de bodemprocedure waarin de doorhaling van die merken wordt gevorderd;
g. een bevel aan Total Backup B.V. c.s. om afschift van alle correspondentie over de in c, d en f bedoelde overdrachten
en doorhalingen aan de raadsman van OGC te zenden;
h. een bevel aan Total Backup B.V. c.s. om aan OGC een lijst over te leggen van alle (cursus)materiaal dat zij in hun ondernemingen gebruiken en gebruikt hebben onder vermelding van de namen ITIL en Prince2;
alles onder oplegging van dwangsom en met veroordeling van Total Backup B.V. c.s. in de volledige gedingkosten, in de pleitnota van OGC begroot op € 41.640,67.
OGC legt aan zijn vorderingen ten grondslag: de hiervoor onder “De feiten” gerelateerde feiten en omstandigheden, die het aanmerkt als inbereuken op zijn merkrechten dan wel onrechtmatige daad.
De bodemzaak is reeds aanhangig gemaakt; OGC heeft de vordering om ingevolge het TRIPS-verdrag ex artikel 1019i RV. een termijn te bepalen, ingetrokken.
3.2. Total Backup B.V. c.s. voeren verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4. De beoordeling
4.1. Van OGC kan niet verwacht worden dat het bijhoudt vanuit welke uithoeken van de wereld inbreuken op zijn merkrechten worden gepleegd. Ook indien Total Backup B.V. c.s. al jarenlang de namen ITIL en Prince2 bij hun bedrijfsvoering gebruiken, dan nog heeft OGC een spoedeisend belang om, wanneer het dat ontdekt, met verbodsacties daartegen op te komen.
4.2. Total Backup B.V. c.s. hebben ter zitting toegezegd hun merkinschrijvingen ongedaan te maken, klaarblijkelijk omdat zij hebben ingezien dat die inschrijvingen te kwader trouw zijn geschied. Daarmee is onderdeel a. van de vordering toewijsbaar.
Total Backup B.V. c.s. hadden ter zitting nog geen bewijs van hun verzoeken om doorhaling geleverd, maar in de brief van hun raadsman d.d. 30 juli 2007 wel, alsook van de bevestiging door het Benelux-merkenbureau dat het depot van het merk ITIL is doorgehaald.
De enkele toezegging staat aan toewijzing van de vordering tot doorhaling niet in de weg (HR 23-02-1990, NJ 1990/663). Het daarop betrekking hebbende onderdeel f(1) van de vordering is dan toewijsbaar als na te melden.
4.3. Onbesproken kunnen blijven de rechtsgevolgen van de omstandigheid dat de reeds doorgehaalde of binnenkort door te halen merkinschrijvingen van Total Backup B.V. c.s. zijn gedaan voor andere klassen en waren, te weten: gereedschappen, blanke wapenen, (fris)dranken en condooms etc..
4.3.1. Voor die of dergelijke waren hebben Total Backup B.V. c.s. die merken nimmer gebruikt; zij gebruiken daarentegen de door hen ingeschreven merken ITIL en Prince2 op het terrein van informatietechnologie (IT), dat is bij uitstek het terrein waarvoor OGC zijn merken heeft ingeschreven. Daartegen komt OGC op goede grond op.
4.3.2. Voor geval het verweer van Total Backup B.V. c.s. zich er tegen richt dat toewijzing van de vorderingen ook haar merkgebruik voor waren als gereedschappen, blanke wapenen, (fris)dranken en condooms etc. verbiedt, hebben Total Backup B.V. c.s. bij dat verweer onvoldoende (spoedeisend) belang: uit niets blijkt dat zij in ernst doende zijn om gereedschappen, blanke wapenen, (fris)dranken en condooms etc op de markt te brengen en daarvoor de merken ITIL of Prince2 te willen gaan gebruiken. Het ondernemen in dergelijke producten valt ook ver buiten hun bedrijfsomschrijvingen.
4.3.3. Bij het voorgaande komt nog dat OGC verregaand aannemelijk heeft gemaakt dat zijn merken in de ruime kring van de IT-wereld bekend zijn en dan is gebruik voor andere waren, waarmee ongerechtvaardigd voordeel getrokken zou kunnen worden uit de suggestie dat ook die waren door de Britse overheid (OGC) op de markt worden gebracht, in strijd met het merkenrecht.
4.3.4. Het staat Total Backup B.V. c.s. wellicht vrij om (internet)diensten aan te bieden onder de namen “Feel like a Prince too” of “In The Internet Lifestyle” (daarover gaat dit geding en het daarin gevoerde debat niet) maar zulks in ieder geval niet op een wijze dat daarbij de woordmerken “Prince2” of “ITIL” of andere door OGC ingeschreven merken worden gebruikt.
4.4. Naar vaste rechtspraak levert het voeren van domeinnamen die gelijkenis vertonen met de merken van anderen, een merkinbreuk op die merken op. Het verbod op het gebruik van de domeinnamen <itil.eu>, <itil.info>, <prince.eu> en <prince2.info> is toewijsbaar als na te melden.
4.5. Dat geldt niet voor andere in overweging 2.5 hiervóór genoemde domeinnamen, die geen gelijkenis met de merken van OGC vertonen, ook al plegen Total Backup B.V. c.s. op webpagina’s in de desbetreffende andere domeinen merkinbreuk als ten processe bedoeld. Die inbreuken vallen onder het sub a. gevorderde en toewijsbaar geoordeelde verbod, wat overeenkomstig de strekking van dat onderdeel in het dictum tot uitdrukking zal worden gebracht.
4.6. OGC kan uit hoofde van zijn exclusieve recht op de merken ook aanspraak maken op de gevorderde overdracht van de onder 4.4 bedoelde domeinnamen. Daaraan kan niet in de weg staan dat Total Backup B.V. c.s. deze domeinnamen enkele dagen geleden aan een derde heeft overgedragen. Die overdracht moet vooralsnog jegens OGC onrechtmatig worden geoordeeld (vgl. Vzr. Utrecht, 11 mei 2006, KG ZA 06-393), ook al omdat OGC aannemelijk heeft kunnen maken dat die overdracht aan een strovrouw of een fictieve persoon heeft plaatsgevonden.
In dit verband is op grond van artikel 3:300 BW ook toewijsbaar: onderdeel e. van de vordering om te bepalen dat het vonnis de kracht heeft van een verzoek van Total Backup B.V. c.s. tot overdracht.
4.7. Omdat de doorhalingen en overdrachten waartoe Total Backup B.V. c.s. worden veroordeeld, als resultaat afdwingbaar zijn en voor wat betreft de overdrachten zelfs reëel kunnen worden ten uitvoer gelegd, vermag de rechter niet in te zien welk belang OGC heeft om te kunnen zien hoe Total Backup B.V. c.s. tot dat resultaat komen. Hetzelfde geldt voor het overleggen van een lijst met cursusmateriaal dat hoe dan ook niet meer gebruikt mag worden. Beide onderdelen van de vordering kunnen slechts aanleiding geven tot debat over de vraag in hoeverre daaraan ten volle is voldaan en tot executiegeschillen over vermeend verbeurde dwangsommen.
De onderdelen g. en h. van de vordering worden afgewezen.
4.8. OGC heeft recht op een volledige proceskostenvergoeding. De daarvoor gevorderde € 41.640,67 zijn extreem buitensporig, zelfs als rekening wordt gehouden met een bewuste en uitgekiende actie van Total Backup B.V. c.s. en pogingen hunnerzijds om de zaak te frustreren..
4.8.1. In de kern gaat het om een spijkerharde, eenvoudig te beoordelen merkinbreuk of, zoals de advocaten van OGC in de eerste volzin van hun pleitnota formuleren: “Dit is een recht-toe-recht-aan inbreukzaak”. Alle kennis daaromtrent mag, zoal niet verregaand bij OGC zelf, dan toch in ieder geval bij haar raadslieden in ruime mate paraat aanwezig verondersteld worden.
Zonder verdere toelichting, welke ontbreekt, vermag de rechter daarom niet in te zien waarom in een dergelijke zaak:
a. in de eerste helft van januari 2006 negentien uur besteed moest worden aan memoranda en schriftelijke adviezen;
b. in de dagen vóór de zitting tot en met donderdag 19 juli 2007 op zes werkdagen meer dan dertig uur besteed moest worden aan het opstellen van een pleitnota;
c. de werkzaamheden na donderdag 19 juli 2007 tot en met de zittingsdatum op maandag 23 juli 2006 (één werkdag: vrijdag 20 juli 2007) op € 6.000 werden begroot;
d. twee advocaten de zaak dienden te bepleiten (zelfs in Engeland is de verplichting voor een seniore advocaat (QC) om een junior-barrister in de arm te nemen, afgeschaft);
e. de vertaalkosten van de weinige correspondentie met wederpartij € 2.500 zouden moeten bedragen.
Het opvoeren van uitgaven aan “La Trattoria del’Italia”, dewelke, hoe gering ook, toch bezwaarlijk als proceskosten kunnen worden aangemerkt, maakt de opstelling van eisers advocaten niet vertrouwenwekkender.
4.8.2. Voorstelbaar is dat een overheid of andere mondiale organisatie desondanks verlangt dat een zaak met extreme, want niet door de juridische complexiteit of feitelijke hachelijkheid van de zaak zelf gerechtvaardigde zorgvuldigheid wordt behandeld, bijvoorbeeld wegens het belang van precedentwerking met het oog op andere vergelijkbare zaken. Maar de billijkheid verzet zich ertegen dat de bijzondere kosten daarvan afgewenteld te worden op de eerste merkinbreukplegende die wordt aangepakt; die dienen dan voor rekening van de eisende partij te blijven.
4.8.3. Daarbij komt dat het toekennen van een werkelijk volledige kostenveroordeling een feitenonderzoek vergt waarvoor een kort geding zich niet leent. De rechter is van oordeel dat bij ernstig te nemen geschil over de hoogte van die volledige kostenveroordeling naar analogie van artikel 32 van de Wet Tarieven in Burgerlijke Zaken, begroting daarvan zou moeten geschieden door de Raden van Toezicht. Dat artikel is niet rechtstreeks van toepassing, omdat het niet gaat om een geschil tussen advocaat en cliënt. Maar de strekking van dat artikel is dat de Raden van Toezicht bij uitstek toegerust zijn om geschillen over de hoogte van advocatenwerkzaamheden te beoordelen. Dan ligt in de rede dat ook geschillen over de volledige kostenveroordeling van artikel 1019h Rv. worden onderzocht door die Raden of de leden ervan, bij voorbeeld in de vorm van een deskundigenbericht. Daarvoor is in kort geding geen ruimte.
4.8.4. Daarom zal de rechter het oordeel over de volledige kostenveroordeling van dit kort geding uitspreken in de vorm van een op grond van algemene ervaringsregelen begroot voorschot. Dat laat eiseres, OGC, de ruimte om in de reeds aanhangig gemaakte bodemzaak ten gronde en na behoorlijk onderzoek de hoogte van de in dit kort-geding door Total Backup B.V. c.s. verschuldigd geworden volledige proceskostenvergoeding van artikel 1019h Rv. definitief te laten vaststellen.
4.8.5. Bij zijn begroting zal de rechter rekening houden met het uit het door OGC overgelegde overzicht blijkende uurtarief van omstreeks € 300.00 en met de procesopstelling van Total Backup B.V. c.s. Geen rekening wordt gehouden met de aard van de overtreding: een volledige proceskostenveroordeling behoort geen poenaal karakter te hebben. De vertaalkosten van slechts processtukken worden begroot.
4.8.6. Met inachtneming van het voorgaande komt de rechter tot de volgende begroting:
-intake en voorbereiding zaak, incl. overleg OGC 8 uur € 2.400
-sommatie en overleg wederpartij 5 uur € 1.500
-opstellen dagvaarding (na uitvoerige uiteenzetting in sommatie) 4 uur € 1.200
-opstellen pleitnota 8 uur € 2.400
-bijwonen zitting 6 uur € 1.800
-nakosten 3 uur € 1.200
€ 10.500
-vertaalkosten € 1.000 totaal € 11.500
Dit bedrag nog te vermeerden met:
-verschotten (dagvaarding en vast recht) € 321,85
-reis- en andere kleine kosten € 178,15
€ 500
Totaal voorlopig begroot € 12.000
4.9. De dwangsommen zullen afzonderlijk worden verbonden aan de verschillende onderdelen van de veroordeling, overeenkomstig het belang ervan. Meer in het bijzonder waar OGC op grond van dit vonnis reëel kan executeren en Total Backup B.V. c.s. als stappen hebben genomen, is dat belang beperkt. Aan de dwangsommen worden maxima verbonden; als die onvoldoende prikkel tot nakoming zijn, kan OGC altijd nader om verhoging vragen.
4.10. A.H.NNN is bestuurder en enig aandeelhouder van TotalBackup BV. TotalBackup BV ageert uitsluitend middels hem. Daarom behoeft in het dictum geen onderscheid tussen hen te worden gemaakt: de veroordelingen richten zich tot hen gelijkelijk en voor de dwangsommen en de kostenveroordeling zijn zij hoofdelijk aansprakelijk.
5. De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1. beveelt Total Backup B.V. c.s. om met onmiddellijke ingang iedere inbreuk, rechtstreeks door henzelf of indirect door middel van met hen verbonden rechtspersonen of rechtspersonen wier handelen zij bepalen, op de rechten van OGC op de merken “ITIL” en “Prince2” te staken en gestaakt te houden, daaronder begrepen inbreuken door het plaatsen en geplaatst houden van die merken op door hen rechtstreeks of indirect beheerde websites;
5.2. beveelt Total Backup B.V. c.s. om met onmiddellijke ingang iedere gebruik door henzelf of door hen toegestaan gebruik door anderen, bij voorbeeld door overdrachten die plaatsgevonden hebben na 5 april 2007 (de dag waarop de sommatie d.d. 2 april 2007 door Total Backup B.V. c.s. ontvangen had kunnen zijn), van de domeinnamen <itil.eu>, <itil.info>, <prince.eu>, <prince2.info> en <prince2.biz>of daarmee overeenstemmende domeinnamen te staken en gestaakt te houden;
5.3. beveelt Total Backup B.V. c.s. om binnen tien dagen na betekening van dit vonnis alle nodige maatregelen te nemen om te bewerkstelligen dat de overdracht van hiervoor in dit dictum onder 5.2 genoemde domeinnamen aan derden ongedaan wordt gemaakt;
5.4. veroordeelt Total Backup B.V. c.s. om aan OGC een dwangsom te betalen van € 25.000 (vijfentwintigduizend euro) voor iedere overtreding van de onder 5.1, 5.2 en 5.3 uitgesproken verboden en van € 5.000 (vijfduizend euro) voor iedere dag dat die overtreding voortduurt, zullende terzake nimmer méér dan voor € 200.000 (tweehonderdduizend euro) aan dwangsommen worden verbeurd;
5.5. veroordeelt Total Backup B.V. c.s. om de in dit dictum onder 5.2 genoemde domeinnamen binnen vijftien dagen na betekening van dit vonnis, dan wel, in geval die domeinnnamen zijn overgedragen aan derden: binnen vijftien dagen nadat die overdracht ingevolge onderdeel 5.3 van dit dictum ongedaan is gemaakt, aan OGC over te dragen en alles gedaan te hebben om die overdracht te bewerkstelligen;
5.6. veroordeelt Total Backup B.V. c.s. om, voor zover dat nog niet mocht zijn gebeurd, binnen één week na betekening van dit vonnis al de nodige maatregelen te nemen opdat de Beneluxmerkenregistraties/depots
nr. 0753267 WWW.ITIL.INFO
nr. 0784108 ITIL
nr. 1119127 ITIL
nr. 0730038 PRINCE2 COACH
nr. 0783689 PRINCE2
worden doorgehaald in het Beneluxmerkenregister en de daartoe reeds gedane verzoeken tot doorhaling te handhaven en niet opnieuw dergelijke depots te doen;
5.7. veroordeelt Total Backup B.V. c.s. om aan OGC een dwangsom te betalen van € 2.000 (tweeduizend euro) voor iedere dag of gedeelte van een dag dat zij in gebreke zijn om aan de in dit dictum onder 5.5 en 5.6 uitgesproken veroordelingen te voldoen, zullende terzake nimmer méér dan voor € 20.000 (twintigduizend euro)aan dwangsommen worden verbeurd;
5.8. bepaalt dat, in geval Total Backup B.V. c.s. méér dan tien dagen in gebreke zijn om aan de in dit dictum onder 5.5 en 5.6 uitgesproken veroordelingen te voldoen, dit vonnis dezelfde kracht heeft als rechtshandelingen (verzoeken en andere rechtshandelingen) van gedaagden Total Backup B.V. en A.H.NNN om de in die veroordelingen bedoelde overdrachten en doorhalingen te bewerkstelligen;
5.9. veroordeelt Total Backup B.V. c.s. hoofdelijk om aan OGC de volledige proceskosten van dit geding te betalen, en veroordeelt hen voorts hoofdelijk, des dat de een betalende de ander zal zijn bevrijd, om terzake bij wege van voorschot aan OGC te betalen de somma van € 12.000,00;
5.10. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
5.11. wijst af het meer of anders gevorderde.
Dit vonnis is gewezen door mr. J.H.W. Rullmann en in het openbaar uitgesproken op 6 augustus 2007.