Uitspraak
vonnis
RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH
Sector civiel recht
zaaknummer / rolnummer: 225369 / HA ZA 11-181
Vonnis van 21 november 2012
in de zaak van
de besloten vennootschap [eiseres],
gevestigd te [vestigingsplaats],
eiseres in conventie,
incidenteel eiseres tot inzage (art. 843a Rv.),
incidenteel verweerster tot opheffing beslag (art. 705 Rv Pro.)
verweerster in reconventie,
advocaat mr. Ph.C.M. van der Ven te ‘s-Hertogenbosch,
tegen
1. [gedaagde 1],
2. de besloten vennootschap [gedaagde 2],
3. de besloten vennootschap JMK HEATING B.V.,
allen wonende c.q. gevestigd te [woonplaats],
gedaagden in conventie ,
incidenteel verweerders tot inzage (art. 843a Rv.),
incidenteel eisers tot opheffing beslag (art. 705 Rv Pro.)
eisers in reconventie,
advocaat mr. P.M. Kits te Utrecht.
Partijen zullen hierna [eiseres] en [gedaagden] genoemd worden.
1. De procedure
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit (in de nummering van het griffiedossier):
9. het tussenvonnis van 24 augustus 2011
10. de conclusie van antwoord in reconventie, tevens van antwoord in de incidenten ex artikel 705 Rv Pro. en ex 843a Rv
11. de akte overlegging producties zijdens [eiseres]
12. het proces-verbaal van comparitie van 27 februari 2012
13. de akte wijziging eis tevens overlegging producties zijdens [eiseres]
14. het proces-verbaal van voortzetting van comparitie van 19 april 2012
Partijen hebben hun zaken doen bepleiten, waarbij de volgende stukken in het geding zijn gebracht (in volgorde van binnenkomst ter griffie):
15. de akte vermeerdering van eis tevens akte overlegging producties (17 t/m 21) zijdens [eiseres]
16. de akte overlegging producties (17 t/m 21) zijdens [gedaagden]
17. de door [eiseres] overgelegde productie 22
18. de akte vermeerdering van incidentele eis zijdens [eiseres]
19. de akte overlegging producties (22 t/m 24) zijdens [gedaagden]
20. de akte wijziging van incidentele eis zijdens [eiseres]
21. de pleitnota’s van de advocaten
1.2. In deze zaak hadden [gedaagden] tevens bij wege van incidentele vordering de opheffing van door [eiseres] gelegd bewijsbeslag gevorderd (art. 705 Rv Pro.). In het vonnis van 1 juni 2011 in onder meer in dit incident heeft de rechtbank iedere beslissing in dat incident aangehouden.
1.3. Ten slotte is vonnis bepaald in hoofdzaak en incidenten.
2. De feiten
2.1. [eiseres] is onderdeel van het [eiseres]-concern dat wereldwijd marktleider is onder meer op het terrein van aluminium warmetewisselaars.
Aan het op de markt brengen van dergelijke warmtewisselaars gaat een langdurig en kostbaar ontwikkelingsproces vooraf.
2.2. [gedaagde 1] is op 1 november 1997 in dienst getreden bij Aluheat BV, een rechtsvoorgangster van [eiseres]. In zijn arbeidsovereenkomst waren een (non)concurrentie- en relatiebeding alsmede een geheimhoudingsbeding opgenomen.
Laatstelijk was [gedaagde 1] werkzaam als product/operations manager bij [eiseres] (wellicht ook reeds als zodanig bij haar rechtsvoorgangster). Uit hoofde van zijn functie had [gedaagde 1] verregaande beschikking over informatie met betrekking tot de productontwikkeling en de producten van [eiseres].
2.3. In 2006 is Aluheat door [eiseres] overgenomen. Na deze overname is de arbeidsrelatie van [gedaagde 1] met het overnemende [eiseres] problematisch geworden. [eiseres] heeft daarin aanleiding gevonden om aan de kantonrechter te verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van, kort gezegd, gerezen spanningen wegens verschil van inzicht in de wijze van uitvoeren van de werkzaamheden en de afwezigheid van ander passend werk bij [eiseres]. In dat kader heeft [eiseres] ingestemd met het betalen van een ontslagvergoeding van € 80.000,00 en heeft zij [gedaagde 1] ontslagen uit het geldende (non)concurrentie- en relatiebeding.
Na kennelijk slechts pro-forma verweer van [gedaagde 1] heeft de kantonrechter vervolgens de arbeidsovereenkomst ontbonden met ingang van 1 januari 2010
2.4. Na het einde van zijn dienstverband bij [eiseres] is [gedaagde 1] middels de door hem opgerichte vennootschappen [gedaagde 2] en JMK Heating BV, waarover hij als DGA volledige zeggenschap heeft, bij klanten van [eiseres] aluminium warmetewisselaars gaan aanbieden die
-functioneel dezelfde zijn als,
-van binnen praktisch identiek aan,
-van buiten sterk gelijkend op,
de aluminium warmetewisselaars van [eiseres].
[gedaagden] zijn daarmee concurrenten van [eiseres] geworden.
2.5. Het gaat in deze zaak meer in het bijzonder om de navolgende warmtewisselaars:
a. van [eiseres]: de warmtewisselaars “WTB”, “Alucom”, “Alucento” en “Alustar”, die zijn beschreven in haar brochures ([eiseres], prod. 1.5)
b. van [gedaagden]: de warmtewisselaars “Century” die worden aangekondigd in haar brochures ([eiseres], prod’s. 9 en 18).
Voorbeelden daarvan zijn bij gelegenheid van de pleidooien aan de rechtbank getoond.
3. Het geschil in conventie: de hoofdzaak
3.1. [eiseres] vordert na de laatste wijziging en vermeerdering van eis, sterk verkort en zakelijk weergegeven, om [gedaagden] te veroordelen:
A. tot het staken van:
a. de inbreuken op auteursrechten op bescheiden uit bedrijfsadministratie
b. de inbreuken op (handels)naam, merk en logo
c. het verspreiden van de warmtewisselaars “Century”
en alles wat daarop betrekking heeft;
B. tot het staken van inbreuk op geschriftbescherming meer in het bijzonder met betrekking tot het kopiëren van of ontlenen aan bescheiden uit bedrijfsadministratie en op (handels)naam, merk en logo;
C. om de onder A en B genoemde bescheiden en verveelvoudigingen daarvan aan [eiseres] ter vernietiging af te geven;
D. om een lijst met NAW- en andere gegevens op te stellen van allen aan wie zij de onder A en B bedoelde bescheiden heeft toegezonden;
E. om aan allen aan wie zij de onder A en B bedoelde bescheiden heeft toegezonden, de door [eiseres] geformuleerde rectificatie toe zenden;
F. om zich te onthouden van iedere mededeling omtrent de bedrijfsactiviteiten en bedrijfsaangelegenheden van [eiseres];
G. om een lijst met NAW- en andere gegevens op te stellen van allen aan wie zij de onder F bedoelde mededelingen heeft gedaan;
H. om aan allen aan wie zij de onder F bedoelde mededelingen heeft gedaan, de door [eiseres] geformuleerde rectificatie toe zenden;
I. tot betaling van een dwangsom bij overtreding van de onder A t/m H gevorderde veroordelingen;
J. tot overlegging van een accountantsverklaring ter bevestiging van de nakoming van de onder A t/m H gevorderde veroordelingen;
K. tot het staken van ieder onrechtmatig handelen, waaronder: onrechtmatig aanhaken bij producten van [eiseres], het profiteren van haar bedrijfsdebiet en investeringen, het gebruik van haar auteursrechtelijkk beschermde werken en van haar bedrijfsgeheimen, met dwangsomsanctie;
voorts om voor recht te verklaren:
L. dat [gedaagden] onrechtmatig jegens [eiseres] hebben gehandeld door het maken van inbreuk op haar IE-rechten, het schenden van het geheimhoudingsbeding, het plegen van ongeoorloofde mededinging, het doen van onrechtmatige uitlatingen en het overig onrechtmatig handelen van [gedaagden] zoals genoemd in de processtukken van [eiseres];
en verder om [gedaagden] te veroordelen:
M. tot het betalen van schadevergoeding op te maken bij staat wegens het onder L bedoelde onrechtmatig handelen;
N. tot het betalen van een voorschot op de schadevergoeding van € 50.000,00;
O. in de proceskosten, voor 80% op de voet van artikel 1019h Rv.
P. iedere inbreuk op de auteursrechten van [eiseres] op haar warmtewisselaars “WTB”, “Alucom”, “Alucento” en “Alustar” te staken, waaronder het verspreiden door [gedaagden] van hun warmtewisselaars “Century”.
Q. om iedere slaafse naboorsing van de door [eiseres] geproduceerde warmtewisselaars “WTB”, “Alucom”, “Alucento” en “Alustar” te staken, waaronder het verspreiden door [gedaagden] van hun warmtewisselaars “Century”.
R. tot overlegging van een accountantsverklaring houdende opgave van:
a. het aantal verkochte warmtewisselaars “Century”;
b. het aantal geproduceerde of ingekochte warmtewisselaars “Century” of onderdelen daarvan;
c. het aantal of onderdelen daarvan dat [gedaagden] op voorraad hebben;
d. het bedrag aan bruto- en nettowinst dat [gedaagden] op de verhandeling van warmtewisselaars “Century” hebben genoten;
e. een lijst van bij de inkoop, productie en verkoop betrokken leveranciers, afnemers, producenten transporteurs opslagplaatsen en andere derden, met hun NAW- en verdere gegevens;
S. om een brief gericht op recall van alle warmtewisselaars “Century” en daarop betrekking hebbende bescheiden te zenden aan de hiervoor in R. sub e genoemde relaties;
T. tot afgifte van de nog bij hen aanwezige warmtewisselaars “Century”;
U. tot betalen van een dwangsom bij overtreding van de veroordelingen P t/m T.
[eiseres] legt aan deze vorderingen ten grondslag:
3.1.1. [gedaagden] bieden warmtewisselaars of modellen/prototypes van warmtewisselaars aan die beschouwd moeten worden als namaak van de [eiseres]-warmtewisselaars. Zij hebben dat gedaan aan Bosch (DV, pt. 19 t/m 23) en aan Harsco (DV, pt. 24 t/m 27).
3.1.2. Voor het produceren van (modellen van) warmtewisselaars zijn technische tekeningen nodig. De enige mogelijkheid voor [gedaagden] om die modellen aan te bieden is door middel van gebruik van de bedrijfsgeheimen van [eiseres], meer in het bijzonder door het gebruik van de auteursrechtelijk beschermde tekeningen van [eiseres]. Het kan dus niet anders dan dat [gedaagden] die tekeningen van [eiseres] hebben gebruikt. Het aan de productie van de [eiseres]-warmtewisselaars voorafgegane R(esearch) & D(evelopment) traject heeft 3 jaar gevergd en 1 tot 1,5 miljoen euro gekost. [gedaagden] hebben in veel korter zijd en zonder over het kapitaal te beschikken om een diepte-investering van meer dan een miljoen euro te kunnen doen, warmtetewisselaars identiek aan die van [eiseres] kunnen aanbieden. Het moet dus zo zijn dat [gedaagden] auteursrechtelijk beschermde bestanden en bedrijfsgeheimen van [eiseres] voor zichzelf hebben gebruikt (DV, pt. 28 t/m 32.
3.1.3. De tekeningen van de [eiseres]-warmtewisselaars zijn auteursrechtelijk beschermd en vallen tevens onder de auteursrechtelijke geschriftenbescherming. [gedaagden] maken daar inbreuk op (DV, pt. 33 t/m 44).
3.1.4. [gedaagden] hebben het in de arbeidsovereenkomst van [gedaagde 1] opgenomen geheimhoudingsbeding geschonden en hebben deswegen boetes verbeurd (DV, pt. 45 t/m 53).
3.1.5. [gedaagden] hebben zich bezondigd aan ongeoorloofde mededinging door gekopieerde warmtewisselaars op de markt te brengen zonder de investeringen in tijd en geld gedaan te hebben maar in plaats daarvan gebruik te maken van onrechtmatig verregen informatie van [eiseres] (DV, pt. 54).
3.1.6. [gedaagden] hebben onware informatie verspreid over een verplaatsing van de R&D-afdeling van [eiseres] van Belfeld naar [vestigingsplaats], als gevolg waarvan personeel dat niet zou willen meeverhuizen, bij [gedaagden] in dienst zou komen (DV, pt. 55 t/m 58).
3.2. [gedaagden] voeren verweer.
3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4. Het geschil in conventie: het incident ex artikel 843a Rv.
4.1. [eiseres] heeft bij verzoekschrift d.d. 28 oktober 2010 (DV, prod. 1) verlof gevraagd om bewijsbeslag te mogen leggen op de fysiek of digitaal aanwezige bescheiden en gegevens genoemd in alinea 64 van dat verzoekschrift, betreffende:
A. documenten en werken betrekking hebbende op producten, diensten en organisatie van [eiseres] of haar rechtsvoorgangers en groepsmaatschappijen;
B. alle overige documenten en werken die afkomstig zijn uit de administratie van [eiseres] of haar rechtsvoorgangers en groepsmaatschappijen;
C. alle overige documenten en werken die [gedaagde 1] in het kader van zijn werkzaamheden voor [eiseres] heeft gemaakt en die niet in de administratie van [eiseres] zelf zijn opgeslagen;
D. alle informatie en correspondentie over hetgeen [gedaagden] met betrekking tot die informatie hebben gedaan: communicatie met derden, waaronder informatie uit bankadministratie en agenda’s.
E. alle informatie en correspondentie die [gedaagden] mogelijk over [eiseres] hebben verspreid.
Na verkregen verlof heeft [eiseres] bedoeld beslag doen leggen op bedoelde, summierlijk in het exploit van beslaglegging omschreven bescheiden en gegevens. De bescheiden zijn in bewaring gegeven bij Riscon Arnhem BV, gevestigd te Ede (DV, prod’s 1 en 2).
4.2. [eiseres] vordert incidenteel, na vermeerdering van eis en aanvulling van de grondslag van haar incidentele vordering, zakelijk weergegeven dat [gedaagden] worden veroordeeld:
A. te gehengen en gedogen dat [eiseres] door tussenkomst van Riscon afschrift of inzage verkrijgt van die in beslag genomen gegevens die voldoen aan de omschrijving van de documenten en werken waarvoor het beslag werd verleend, alsmede alle bewerkingen en kopieën daarvan waarin al dan niet het logo van [eiseres] of haar rechtsvoorgangers is opgenomen, alsmede documenten en tekeningen die betrekking hebben op de warmtewisselaars “Century”;
B. jegens Riscon te verklaren dat deze gerechtigd is haar medewerking daaraan te verlenen;
C. met dwangsomsanctie voor geval [gedaagden] niet aan veroordeling onder A. voldoen;
D. tot betaling van kosten van dit incident, 80% op de voet van artikel 1019h Rv. en 20% op gebruikelijke wijze.
Aan deze incidentele vordering legt [eiseres] ten grondslag:
4.2.1. Tussen haar en [gedaagden] bestaan rechtsbetrekkingen waarbinnen [gedaagden] zich dienen te onthouden van (a) inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van [eiseres] en (b) schending van de geheimhoudingsverplichtingen en het verspreiden van onjuiste mededelingen.
Er bestaan concrete en duidelijke aanwijzingen dat [gedaagden] zich onrechtmatig jegens [eiseres] hebben gedragen.
4.2.2. Teneinde vast te stellen (bewijs te leveren) of [gedaagden] daadwerkelijk hebben nagelaten zich te onthouden van evenvermelde inbreuken op wat hun rechtsplicht is en zo ja, wat de omvang van die inbreuken is, heeft [eiseres] een rechtmatig belang om kennis te nemen van de in het beslagverlof omschreven bescheiden.
4.2.3. De bescheiden waarover [eiseres] wenst te beschikken zijn beperkt tot die bescheiden die afkomstig zijn van haarzelf en gedeeld zijn met derden. Daarmee zijn zij voldoende bepaald.
4.2.4. [eiseres] heeft geen behoefte om te beschikken over bedrijfsgegevens van [gedaagden]. Daarom hebben zij geen gewichtige redenen om zich te verzetten tegen de afgifte van wat slechts gegevens uit het domein van [eiseres] zijn.
4.3. [gedaagden] voert verweer.
4.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
5. Het geschil in de hoofdzaak in reconventie
5.1. [gedaagden] vorderen, zakelijk weergegeven:
I. opheffing van het bewijsbeslag;
II. (subsidair) inzage slechts toe te staan door tussenkomst van een deskundige;
III. met bevel aan [eiseres] om de inbeslaggenomen bescheiden binnen 24 uur te retourneren;
IV. en dwangsomsanctie bij in gebreke blijven;
V. voor recht te verklaren dat [eiseres] misbruik van bevoegdheid pleegt;
VI. [eiseres] te veroordelen tot schadevergoeding op te maken bij staat;
VII. [eiseres] te veroordelen tot betaling van een voorschot op de schadevergoeding van € 50.000,00;
alles met volldige kostenveroordeling.
Aan deze vordering legt [eiseres] ten grondslag:
5.1.1. Summierlijk is blijk gegeven van de ondeugdelijkheid van de vordering (art. 705 Rv Pro.).
5.1.2. [eiseres] gebruikt het beslag om [gedaagden] als concurrenten van de markt te weren en om haar schade toe te brengen. Dat is misbruik van bevoegdheid (art. 3:13 lid 2 BW Pro).
5.2. [eiseres] voert verweer.
5.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
6. Het geschil in het incident ex artikel 705 Rv Pro.
6.1. Voor de uiteenzetting van dit geschil verwijst de rechtbank naar het vonnis van 1 juni 2011.
7. De beoordeling in de hoofdzaak in conventie
7.1. Algemeen: De namaak
De onderdelen A sub c, P, Q, R, S en T van de vordering van [eiseres] strekken tot een aan [gedaagden] op te leggen verbod om de door hen geproduceerde (of: te produceren) warmtewisselaars “Century” te verhandelen. De grondslag van die onderdelen van de vordering valt samen te vatten als: namaak.
7.1.1. [eiseres] lijkt er daarbij aan voorbij te gaan dat het in het algemeen zonder meer is toegestaan om producten van een ander zelfs volmaakt identiek na te maken. Er bestaat geen algemene regel: namaak is ongepast en onrechtmatig; integendeel: namaak is nuttig. In de bewoordingen van de Hoge Raad (HR 26-06-1953, NJ 1954/90 Hyster Carry Crane):
dat, aangezien het, in het algemeen gesproken, aan een ieder moet vrijstaan om aan zijn industriële producten een zo groot mogelijke deugdelijkheid en bruikbaarheid te geven, het, tenzij door een ander aan de Octrooiwet 1910, Stbl. 313, of aan de Auteurswet 1912 ontleende rechten daaraan in den weg staan, niet is verboden om te dien einde, ten eigen voordele en mogelijk tot nadeel van een concurrent, van in diens producten geopenbaarde resultaten van inspanning, inzicht of kennis gebruik te maken, zelfs wanneer, wat overigens te dezen door het Hof niet is vastgesteld, enkel tengevolge van dat gebruik maken tussen het eigen product en dat van den concurrent bij het publiek verwarring mocht kunnen ontstaan;
en, in gelijke zin, de A-G Eggens in zijn conclusie tot dat arrest:
En bij de afweging van de bij de beantwoording van deze vraag betrokken belangen, behoren m.i. niet uitsluitend de belangen van de nagevolgde en de navolger in aanmerking te worden genomen, maar ook - en in sterke mate - het algemeen belang, dat vereist dat het goede en nuttige wordt nagevolgd en nagedaan, en aldus ten algemenen nutte in praktijk wordt gebracht, al vereisen het algemeen belang en de rechtvaardigheid anderzijds erkenning van de rechten van de scheppende mens op de vruchten van zijn schepping, voorzover het eerst-vermeld belang zulks toelaat (verg. de noot van B. M. Telders onder het vermelde vonnis van de Pres. der Rb. Rotterdam van 30 Jan. 1936).
7.1.2. Namaak onder schending van door [eiseres] verworven octrooi-, merk- of modellenrechten op haar warmtewisselaars zou zonder meer onrechtmatig zijn, maar vast is komen te staan dat [eiseres] zich niet kan beroepen op aan haar toegekende octrooien of op te haren name ingeschreven merken- of modellenrechten op de in deze zaak bedoelde warmtewisselaars.
7.1.3. Slechts namaak waarbij producten zonder dat daarvoor een technische noodzaak is, zodanig op elkaar gelijkend zijn vervaardigd dat zulks leidt tot verwarring omtrent de herkomst van waren (i.c.: warmtewisselaars) kan als slaafse navolging onrechtmatig zijn.
7.2. Slaafse navolging
De strekking van de betogen van [eiseres] impliceren een beroep op slaafse navolging. Daaromtrent wordt overwogen:
7.2.1. Vooropgesteld moet worden dat de inrichting van het inwendige van de warmtewisselaars in hoge mate technisch is bepaald, naar [eiseres] in den brede heeft betoogd (laatstelijk: pleitnota haar advocaat, pt. 43 t/m 81). Daarin kan geen element van slaafse navolging worden gevonden. Voor zover bij de inrichting van dat inwendige op details ook andere, niet technisch bepaalde keuzes zouden hebben kunnen zijn gemaakt, geldt dat het inwendige zo weinig kan bijdragen aan herkomstverwarring dat dergelijke technisch niet noodzakelijke details van onvoldoende betekenis zijn om gevaar voor herkomstverwarring aan te nemen.
7.2.2. Bij vergelijkende beschouwing van het uiterlijk van de [eiseres]-warmtewisselaars DV, prod. 1.5) en dat van de prototypes van [gedaagden] (CvA-rec. prod. 9 en 18) blijkt van voldoende verschillen om verwarringsgevaar uitgesloten te oordelen. Daarbij komt dat [gedaagden] in hun brochures nog slechts prototypes aanprijzen, zodat niet kan worden uitgesloten dat zij zo wijs zullen zijn om bij het daadwerkelijk op de markt brengen de definitieve producten van onderscheidende kenmerken te voorzien (zoals een meegegoten merk of naam).
7.2.3. Op de grondslag van “slaafse navolging” moeten de vorderingen van [eiseres] stranden.
7.3. Auteursrechten op de warmtewisselaars zelf:
De warmtewisselaars van partijen zijn constructies van zuiver technische aard.
7.3.1. Ook dergelijk constructies laten de ontwerper ruimte voor subjectieve keuzes. Maar min of meer toevallige keuzes van een ingenieur buiten dat wat technisch aangewezen was, vormen geen uiting van datgene wat de maker tot zijn arbeid heeft bewogen. Een technisch product, zoals ook bijv. een automotor, kan wel degelijk een eigen karakter hebben, in die zin dat de constructeurs te maken hebben met met deels tegenstrijdige eisen, en daarbij keuzes maken die tot op zekere hoogte een subjectief karakter dragen. Vermoedelijk zijn geen twee 1,6 liter-motorontwerpen dan ook volledig gelijk; onafhankelijke identieke schepping ervan lijkt praktisch uitgesloten. Toch rust op dergelijke technisch-industriële producten geen auteursrecht (in gelijke zin: Spoor, Verkade, Visser, Auteursrecht, §§ 3.10 en 3.14).
7.3.2. Het enkele feit dat [eiseres] op de detailpunten gememoreerd in de pleitnota van haar advocaat slaafs keuzes maakte die voor [eiseres] en achteraf minder gelukkig zijn gebleken, doet er niet aan af dat die indertijd door [eiseres] gemaakte keuzes primair zijn ingegeven door eisen van functionaliteit (of die nu achteraf juist bleken of niet) en niet een eigen, oorspronkelijk karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker dragen.
7.3.3. De uiterlijke vorm, bijv. de ombouw van dergelijke producten, kan vaak als resultaat van industriële vormgeving wel beschermd zijn. Maar wanneer [gedaagden] het de afnemers makkelijk wil maken om de warmtewisselaars “Century” als onderdeel van een omvangrijker installatie op dezelfde plaats daarin te monteren als die afnemer met de warmtewisselaars van [eiseres] deed, welk faciliteren evenzeer geoorloofd is, dan zullen ook de globale vorm hetzelfde moeten zijn en zullen de aansluitingen op exact dezelfde plaats moeten liggen. Daarmee zijn omvang, globale vorm en details met betrekking tot onder meer de aansluitingen van de warmtewisselaar verregaand technisch en functioneel bepaald. Beschouwing van het uiterlijk van de warmetewisselaars zoals zichtbaar op de door [eiseres] overgelegde documentatie (zoals aangeduid hiervoor in 2.5) geeft geen grond om aan te nemen dat het uiterlijk van de warmetewisselaars van [eiseres], waar dat mogelijk niet technisch en functioneel bepaald is, kan worden beschouwd als het resultaat van industriële vormgeving. En al zou daarover anders kunnen worden geoordeeld, dan nog wijkt het uiterlijk van de “Century” van [gedaagden] binnen de grenzen van het technisch bepaalde voldoende af van dat van de warmtewisselaars van [eiseres] om op dit punt geen inbreuk aan te nemen.
7.3.4. Het voorgaande leidt tot het oordeel dat op de warmtewisselaars van [eiseres] geen auteursrecht rust.
7.4. Conclusie met betrekking tot de warmtewisselaars “Century”
Het feit van het op de markt (zullen) brengen door [gedaagden] van de warmtewisselaars “Century” levert noch wegens inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van [eiseres] noch wegens kwalificatie als “slaafse navolging” een onrechtmatige daad op.
Het door [gedaagden] (zullen) produceren, aanprijzen, op de markt brengen, verhandelen en verspreiden van de warmtewisselaars “Century” is in zichzelf rechtmatig.
De vorderingen van [eiseres] strekkende tot het van de markt weren van de warmtewisselaars “Century” stuiten daarop af. De onderdelen A sub c, P, Q, R, S en T van de vorderingen van [eiseres] zullen bij eindvonnis worden afgewezen.
7.5. Auteursrecht van [eiseres] op tekeningen en andere bescheiden
In het verlengde van het voorgaande moet aan de orde komen de vraag of, zoals [eiseres] vermoedt en heeft gesteld, [gedaagden] bedrijfsgegevens (in haar dagvaarding doelt zij vooral op technische tekeningen DV, pt. pt. 28 t/m 32; CvA-rec, pt. 9 t/m 14) hebben verspreid terwijl hun dat op grond van de Auteurswet verboden was.
7.5.1. Mutatis mutandis op grond van dezelfde overwegingen als hiervóór met betrekking op de warmtewisselaars zelf, valt zonder bijzondere toelichting, welke ontbreekt, niet in te zien waarom in het bijzonder technische tekeningen maar ook de andere door [eiseres] genoemde product- en ontwikkelingsdocumentatie (CvA-rec, pt. 9 en 10) moeten worden beschouwd als werken met een eigen oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt.
7.5.2. De in het geding gebrachte tekeningen ([eiseres], prod. 22; [gedaagden], prod’s 17 t/m 21), beschouwd als visualisatie van de door [eiseres] geproduceerde warmtewisselaars, zijn uitgesproken technisch en bevatten geen elementen van keuzes zoals kleurgebruik, 2D of 3D weergave, perspectief, achtergronden etc. die in andere gevallen wel tot het ook voor technische tekeningen aannemen van een auteursrechtelijk beschermd werk leidden (Rb.Utrecht, 16-05-2012, LJN BW7088). Bij de door [eiseres] naast elkaar geplaatste tekeningen en afbeeldingen van haar warmtewisselaars en die van [gedaagden] ([eiseres], prod’s. 17) valt vooral op dat in die visualisaties [gedaagden] andere keuzes maakten met betrekking tot kleur, perspectief etc. De objecten van deze visualisaties (de warmtewisselaars) lijken op elkaar, maar de presentatie en visualisatie zijn totaal verschillend.
[eiseres] heeft wel afbeeldingen/visualisaties getoond die evident auteursrechtelijk zijn beschermd (CvA-rec, pt. 104) maar geen grond gegeven voor het vermoeden dat [gedaagden] juist op die afbeeldingen inbreuk hebben gemaakt.
7.5.3. [eiseres] heeft zich met betrekking tot de technische tekeningen en andere bescheiden mede beroepen op de zogenaamde geschriftenbescherming van art. 10 lid 1 aanhef Pro en onder 1° Auteurswet. Daaromtrent wordt overwogen:
Voor een dergelijk beroep is vereist dat de betreffende geschriften (zonder eigen of persoonlijk karakter) zijn openbaar gemaakt of bestemd zijn om te worden openbaar gemaakt, dat wil zeggen: doordat het geschrift op enigerlei wijze ter beschikking van het publiek wordt gesteld. Aan dit vereiste is niet voldaan. Naar zeggen van [eiseres] waren de betreffende tekeningen en andere bescheiden juist vertrouwelijk en mochten deze niet openbaar worden gemaakt (idem: Hof Leeuwarden 22-06-2010, IEPT 2010/0622; Rb.Rotterdam 21-12-2011, IEPT 2011/1221, r.o. 2.9).
7.5.4. De door [eiseres] gestelde omstandigheid dat de tekeningen het resultaat zijn van jarenlang kostbaar onderzoek en daarin ontwikkelde know-how (CvA-rec. pt. 9; Pleitnota, pt. 42) leidt niet tot een ander oordeel. In dat verband geldt mutatis mutandis hetzelfde als recentelijk met betrekking tot het databankenrecht werd geoordeeld: de gestelde substantiële investering betreft de inspanningen bij het verzamelen van de betreffende (technische) gegevens, waarvan de tekeningen een afgeleide zijn. Het gaat niet (of verhoudingsgewijs slechts in zeer beperkte mate) om investeringen in het vervaardigen van de tekeningen. De onderzoeksinspanningen waren niet gericht op het tot stand brengen van die tekeningen, maar op het tot stand brengen van een optimale warmtewisselaar (vgl: Rb.Rotterdam 21-12-2011, IEPT 2011/1221, r.o. 2.10).
7.5.5. Het voorgaande leidt tot het oordeel dat [eiseres] zich met betrekking tot de technische tekeningen niet kan beroepen op de bescherming van de Auteurswet.
7.6. Schending van geheimhoudingsplicht
Vooropstellend moet opgemerkt worden dat bij gebreke van octrooirechten op de warmtewisselaard het een ieder (en dus ook [gedaagden]) vrij staat om de warmtewisselaars van [eiseres] te kopen, in onderdelen uiteen te nemen en/of open te zagen en die warmtewisselaars of (onder)delen ervan te fotograferen en op basis van waarneming of gereproduceerde foto’s na te tekenen.
Informatie die op deze wijze uit het product kan worden verkregen, is per definitie niet geheim.
7.6.1. Dat betekent dat het overnemen door [gedaagden] van de navolgende, door [eiseres] aangevoerde elementen van schending van de geheimhoudingsplicht door [gedaagde 1], dat niet kunnen zijn (in de nummering van de pleitnotitie van [eiseres], ptt. 43 t/m 81):
(1) De vorm van het nokkenpatroon;
(2) De vorm van het waterkanaal en rillen
(3) Vorm afsteuning en ondersteuning nokkenbrander
(4) Vorm kijkglaasje
(5) Vorm bevestigingsgaten
(6) Vorm gaten voor ionisatiepen en elektrodepen
(7) Vorm ‘haarspeldbocht’ waterkanaal
(8) Vorm waterkanaalverloop aan de bovenzijde
(9) Afplatting branderkamer
(10) Gekoeld achtervlak
(-) Globale afgeronde vormen/”vinnen”
[eiseres] mag betreuren dat op al deze punten zonneklaar sprake is van verregaande namaak door [gedaagden], maar herhaald zij het woord van Eggens dat rechtens zwaarder weegt: “het algemeen belang, dat vereist dat het goede en nuttige wordt nagevolgd en nagedaan”.
7.6.2. Het voorgaande leidt tot het oordeel dat de door [eiseres] gestelde geheimen die [gedaagde 1] (en [gedaagden] met hem) geschonden zouden hebben, geen geheimen zijn. Schending van de geheimhoudingsplicht door [gedaagden] kan mitsdien niet worden vastgesteld.
7.7. Onrechtmatige daad 1: Onrechtmatig benaderen van klanten
[eiseres] heeft onweersproken gesteld dat zij wereldwijd marktleider is in deze warmtewisselaars en dat Bosch en Harsco haar grootste klanten zijn. Dan is het enkele benaderen door [gedaagde 1] van deze twee grootste klanten niet redengevend voor het gestelde systematisch benaderen door [gedaagden] van de (alle) klanten van [eiseres]. Daarmee is die stelling onvoldoende gesubstantiëerd om te kunnen worden onderzocht.
De wetenschap dat Bosch en Harsco de grootste klanten zijn van [eiseres] kan [gedaagde 1] nu eenmaal niet uit zijn geheugen “deleten” en het stond hem, na het vervallen zijn van het relatie- en non-concurrentiebeding, vrij om deze grootste klanten van [eiseres] te benaderen.
7.8. Onrechtmatige daad 2: Verspreiden van onjuiste informatie
[gedaagden] hebben in hun verweer op dit punt (CvA/E, pt. 45 t/m 47) niet bestreden dat zij mededelingen omtrent verhuizing van de R&D-afdeling, zoals [eiseres] bij dagvaarding heeft gesteld (DV, pt. 55 t/m 58), hebben gedaan. Hun verweer heeft de strekking dat de klanten diezelfde informatie ook van medewerkers van [eiseres] hadden gekregen.
7.8.1. Het doen van dergelijke mededelingen is, wanneer die onwaar zijn, zonder meer onrechtmatig. Maar dat wordt anders als personeel van [eiseres] omtrent een dergelijk voornemen (dat, als dat al bestaan heeft, kennelijk niet is uitgevoerd) ook mededelingen aan klanten zouden hebben gedaan. [gedaagden] zullen dat als zijnde een “ja, maar”-verweer hebben te bewijzen.
Slaagt zij niet in dat bewijs dan heeft [eiseres] recht op schadevergoeding.
7.8.2. Hoofdregel is: schadevergoeding geschiedt in geld (art. 6:103 BW Pro). Daarom dient [eiseres] meer in den brede aan te geven wat nu nog, na bijna drie jaren, haar belang is bij de op dit verwijt ziende vorderingen (E t/m H) tot schadevergoeding in andere vorm middels rectificatie. Immers: [eiseres] had zelf al meteen aan haar klanten kunnen laten weten dat deze medelingen, zoals gedaan door [gedaagden] en/of door de eigen medewerkers onjuist of prematuur waren en de kosten van dergelijk rechtzetten thans vorderen. De vorderingen E tot en met H lijken op het eerste gezicht en voorshands disproportioneel. Als [eiseres] zelf de zaken al bij haar klanten heeft rechtgezet, kan zij uiteraard de kosten daarvan als schade vorderen.
7.9. Onrechtmatige daad 3: Onrechtmatig gebruik van informatie/tekeningen
Het TRIPS-verdrag (dat geen rechtstreekse werking heeft) legt in artikel 39 lid 1 juncto Pro lid 2 aan de lidstaten de verplichting op om in het kader van bescherming tegen oneerlijke concurrentie ook te voorkomen dat know-how (gedefinieerd als: “undisclosed information” die “secret” is) bij derden terecht komt als gevolg van gedrag dat strijdig is met eerlijke handelspraktijken (nader uitgewerkt in de verdragstekst in voetnoot 10 op dat lid 2). Van de middelen die binnen het Nederlandse recht benut kunnen worden om “know how” te beschermen, is in deze zaak relevant het leerstuk van de onrechtmatige daad dat sedert 1919 (Cohen/Lindenbaum) rechtsbescherming geeft tegen bedrijfsspionnage, profiteren van wanprestatie van derden en andere vormen van oneerlijke handelspraktijken. Dat rechtsmiddel dient dan wel gehanteerd en zonodig uitgelegd te worden in overeenstemming met het TRIPS-verdrag.
Dienaangaande wordt overwogen:
7.9.1. De rechtbank neemt aan dat de technische tekeningen het resultaat zijn van een langdurig en kostbaar ontwikkelingsproces en dat [eiseres] die tekeningen niet gaarne aan haar concurrenten openbaart. Dan moeten de tekeningen als zodanig worden aangemerkt als “undisclosed information” die “secret” is in de zin van het TRIPS-verdrag. Bij de uitleg van artikel 6:162 BW Pro op het terrein van de oneerlijke handelspraktijken dient daarom gebruik van die tekeningen door [gedaagden] ten eigen bate zonder toestemming van [eiseres] als onverenigbaar met het TRIPS-verdrag en dus als onrechtmatig te worden gekwalificeerd.
7.9.2. De rechtbank wil aannemen dat het vervaardigen van de tekeningen ten behoeve van Century-warmtewisselaar van [gedaagden], als dat zoals zij stellen, geschiedt door middel van “retro-engeneering” de nodige tijd, moeite en kosten met zich meebrengt. Kosten die [gedaagden] zich zouden hebben kunnen besparen door de tekeningen van [eiseres] gekopiëerd en/of aan hun producenten toegezonden te hebben. Daarmee zouden [gedaagden] zich een ongerechtvaardigde voorsprong hebben verworven en onrechtmatig hebben gehandeld. [gedaagde 1] heeft ter comparitie van 27 februari 2012 ook onderkend dat het hem niet is toegestaan een warmtewisselaar te produceren die het resultaat is van productie waarbij één op één tekeningen van [eiseres] gebruikt zijn.
7.9.3. De stelling van [eiseres] is dat het onmogelijk is om door middel van “reverse engineering” en zonder gebruikmaking van haar tekeningen een prototype van de warmtewisselaar te vervaardigen en afbeeldingen daarvan aan de markt te tonen, in het tijdsbestek waarin [gedaagden] daarin zijn geslaagd. De rechtbank acht die stelling niet bij voorbaat ongegrond en zij ontbeert de werktuigbouwkundige kennis om daaromtrent een oordeel te geven.
7.9.4. Voor wat betreft dit tijdspad stellen [gedaagden] zelf (CvA/E, pt. 23 en prod. 4) dat [gedaagde 1] in december 2010 en januari-maart 2011 de door hun gebruikte tekeningen heeft gecreëerd.
7.9.5. De rechtbank overweegt om omtrent dit punt aan een deskundige de volgende vragen te stellen:
1. Is het mogelijk om in tijdsbestek van omstreeks 1 jaar (tussen begin en eind 2010) middels “reverse engineering” tot tekeningen te komen die gebruikt kunnen worden voor de vervaardiging van prototypes van deze warmtewisselaar?
2. Zo dat mogelijk is, kunt U uit de administratie van [gedaagden] vaststellen of dergelijke “reverse engineering” daadwerkelijk heeft plaatsgevonden?
3. Kunt U uit de door [eiseres] inbeslaggenomen gegevensdragers vaststellen of de tekeningen die [gedaagden] naar haar producent(en) heeft gezonden teneinde onderdelen voor haar warmetewisselaar “Century” of een prototype daarvan te vervaardigen, door [gedaagden] zijn gemaakt dan wel: geheel of op onderdelen vrijwel één op één zijn gekopiëerd van tekeningen van [eiseres]?
4. Kunt U, indien indien geheel of gedeeltelijk van één op één kopiëren sprake is geweest, begroten hoeveel tijd en hoeveel kosten [gedaagden] zich dusdoende hebben bespaard, die begrotingen eventueel schattenderwijs te maken?
De rechtbank overweegt om TNO (werktuigbouw) of een ander werktuigbouwkundige consultant tot deskundige te benoemen.
7.9.6. Uit de vraagstelling vloeit voort dat de deskundige over hoogwaardige werktuigbouwkundige kennis en ervaring dient te beschikken. Daarom zal de beoordeling van de in bewijsbeslag genomen bescheiden niet aan bewaarder Riscon kunnen worden overgelaten. De rechtbank acht het in de op scherp staande concurrentieverhoudingen tussen partijen bovendien ongewenst dat [eiseres] inzage krijgt in andere bedrijfsgegevens van [gedaagden] dan die welke de rechtbankdeskundige voor zijn onderzoek nodig heeft.
Wel zal aan Riscon worden opgedragen om aan de rechtbank-deskundige alle medewerking te verlenen, onder gehoudenheid om gegevens waar de deskundige geen belangstelling voor had, niet aan [eiseres] te openbaren.
7.9.7. Uit al het voorgaande volgt dat voorshands in de rede ligt dat de kwestie van eventueel misbruik van de tekeningen zich zal oplossen middels vergoeding van schade bestaande in het wegnemen van ongerechtvaardigd voordeel bij [gedaagden] en vergoeding van schade voor [eiseres] omdat de warmtewisselaars eerder op de markt zouden kunnen komen dan zonder dat misbruik het geval zou zijn geweest. Een verbod op het (ten eeuwigen dage) op de markt brengen van de Century warmetewisselaars door [gedaagden] als vorm van schadevergoeding, vindt geen steun in het recht.
7.10. Het vorderingsrecht van [eiseres] is in dit stadium van het geding te onzeker om daarop reeds een voorschot, zoals in onderdeel N van de vordering gevorderd, toe te wijzen. Iedere verdere beslissing daaromtrent wordt gereserveerd.
7.11. De rechtbank zal de zaak naar de rol verwijzen opdat partijen zich kunnen uitlaten over persoon of personen van de te benoemen deskundige(n) en aan dezen te stellen vragen. [eiseres] dient er rekening mee te houden dat het voorschot voor de kosten van het onderzoek naar de hoofdregel door haar als eiser dient te worden gedragen.
Iedere verdere beslissing in de hoofdzaak in conventie wordt gereserveerd.
8. De beoordeling in conventie in het incident ex artikel 843a Rv.
Uit het hiervoor in de hoofdzaak in paragraaf 6.9 overwogene volgt dat [eiseres] via de rechtbankdeskundige uit de in bewijsbeslag genomen bescheiden kan doen vaststellen of [gedaagden] misbruik hebben gemaakt van de technische tekeningen waarover zij eventueel hebben kunnen beschikken.
In de veel verder strekkende formulering van de incidentele vordering behoort die te worden afgewezen, terwijl [eiseres] bij afzonderlijke toewijzing in het incident van wat in de hoofdzaak reeds zal worden toegewezen, geen belang meer heeft. Op deze gronden wordt deze incidentele vordering zoals zij werd ingesteld, afgewezen
De beslissing over de kosten van dit incident, wordt gereserveerd tot het eindvonnis in deze zaak.
9. De beoordeling in reconventie
Uit het voorgaande volgt eveneens dat het beslag voorlopig dient te blijven liggen. Iedere verdere beslissing wordt gereserveerd.
10. De beoordeling in reconventie in het incident ex artikel 705 Rv Pro.
De vordering in reconventie heeft dezelfde strekking (opheffing van het gelegd bewijsbeslag) als deze incidentele vordering.
De rechtbank zal teneinde de procedure minder gecompliceerd te maken, deze vordering in het bestek van de reconventie behandelen en afdoen, zoals zij deels reeds heeft gedaan. Daarmee is het belang van [gedaagden] bij deze ook bij wege van incident ingestelde vordering weggevallen. Zij wordt op die grond afgewezen.
De beslissing over de kosten van dit incident, wordt gereserveerd tot het eindvonnis in deze zaak.
11. De beslissing
De rechtbank
in de hoofdzaak in conventie:
11.1. bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van 9 januari 2013 voor het nemen van een akte door [eiseres] over hetgeen is vermeld onder 7.11, waarna de wederpartij op de rol van 4 weken daarna een antwoordakte kan nemen,
11.2. houdt iedere verdere beslissing aan;
in de hoofdzaak reconventie:
11.3. houdt iedere beslissing in deze zaak aan en verwijst haar naar de rol van 9 januari 2013 voor meelopen met de conventie;
in het incident ex artikel 843a Rv:
11.4. wijst de incidentele vordering af;
in het incident ex artikel 705 Rv Pro:
11.5. wijst de incidentele vordering af;
in beide incidenten:
11.6. houdt de beslissing over de kosten aan tot het eindvonnis in de hoofdzaak.
Dit vonnis is gewezen door mr. J.H.W. Rullmann en in het openbaar uitgesproken op 21 november 2012.