Uitspraak
KG-nr: 194825/KGZA 05-472
RECHTBANK UTRECHT
Sector Handels - en Familierecht
VONNIS
van de voorzieningenrechter
in het kort geding van:
de besloten vennootschap
TV 10 B.V.,
gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam,
eiseres,
procureur: mr. B.F. Keulen,
advocaat: mr. J.C.H. van Manen te Amsterdam,
- t e g e n -
1. de besloten vennootschap
TALPA TV B.V.,
gevestigd te Amstelveen,
kantoorhoudende te Naarden,
2. de naamloze vennootschap
TALPA MEDIA HOLDING N.V.,
gevestigd te Hilversum,
kantoorhoudende te Naarden,
gedaagden,
procureur: mr. I.M. Jebbink,
advocaat: mr. D.J.G. Visser te Amsterdam.
1. Het verloop van de procedure
1.1. Het verloop van de procedure is als volgt:
- dagvaarding d.d. 9 mei 2005, die in fotokopie aan dit vonnis is gehecht;
- intrekking van de vordering tegen de aanvankelijk mede gedaagde partij Elzas Noordzij B.V.;
- mondelinge behandeling op 20 mei 2005;
- producties en pleitnota's van beide partijen.
1.2. Partijen hebben vonnis gevraagd.
2. De feiten
2.1. Eiseres (hierna: TV 10) is een vennootschap, die over televisie-uitzendrechten beschikt. De naam TV 10 werd in 1989 door Joop van den Ende Productions als merk geregistreerd. Onder deze naam zou een nieuwe Nederlandse commerciële televisiezender van start gaan doch een en ander heeft geen doorgang gevonden. De merknaam is vervolgens overgedragen aan Wegener Arcade die onder de naam TV 10 herhalingen van reeds uitgezonden programma’s verzorgde.
TV 10 hield de uitzendlicentie en de contracten inzake de kabeldistributierechten en de satellietrechten.
In 1997 heeft het Amerikaanse mediaconcern Saban (NewsCorp) ten behoeve van Fox Broadcasting Company, 90% van de aandelen in TV 10 van Wegener Arcade overgeno-men. Saban heeft, na een mislukte samenwerking met de Holland Media Groep, vanaf 31 januari 1999 alle uitzendingen verzorgd onder de naam Fox 8 en V8.
In april 2001 heeft SBS de helft van de aandelen in TV 10 Holdings LLC aangekocht voor een bedrag van $ 27.000.000,--. De overige aandelen worden gehouden door Jetix Europe Channels B.V. (voorheen Fox Kids Europe Channels B.V.) SBS verkreeg met deze aandelen zeggenschap over de uitzendrechten van TV 10. Sedertdien worden via deze zender de programma’s van Jetix (voorheen: Fox Kids) en Veronica uitgezonden. TV 10 verzorgt zelf de nachtexploitatie. Vanaf 1 uur ’s nachts worden programma’s uitgezon-den die door derden, zoals Telefuture Nederland B.V., Maxe B.V. en Telemade Producties B.V., worden betaald.
2.2. Talpa TV B.V. is een dochtervennootschap van Talpa Media Holding B.V. In laatstgenoemde houdstermaatschappij heeft John de Mol al zijn media-activiteiten ondergebracht.
2.3. TV 10 is rechthebbende van diverse TV 10 merken, waaronder het op 20 april 1989 gedeponeerde woordmerk TV 10 met registratienummer 462564, het op 15 maart 1996 gedeponeerde woord/beeldmerk tv 10 met registratienummer 593625 en het op 29 april 2005 gedeponeerde woord/beeldmerk TV 10 (1076684). De merken zijn geregistreerd voor verschillende waren en diensten, waaronder het uitzenden van radio- en televisieprogramma’s, telecommunicatie, het uitvoeren van amusementsprogramma’s en reclame.
2.4. TV 10 heeft onlangs een licentie aan SBS verschaft met het oog op het voorgenomen gebruik van de naam TV 10 voor een digitaal televisiekanaal van SBS. Dit kanaal zal zich met name richten op shownieuws.
2.5. De besloten vennootschap Elzas Noordzij B.V. heeft in opdracht en ten behoeve van Talpa TV B.V. verschillende Beneluxmerkaanvragen voor het teken TIEN gedaan. Deze merken zijn aangevraagd voor diverse waren en diensten waaronder het uitzenden van radio en televisieprogramma’s. Elzas Noordzij B.V. heeft de woordmerkaanvraag TIEN en de beeldmerkaanvragen TIEN, TIEN=TV, TV=TIEN en 10, bij akte van 27 april 2005 overgedragen aan Talpa TV B.V. ( hierna verder: Talpa).
2.6. Talpa heeft op 20 april 2005 via een persbericht landelijk bekend gemaakt dat zij in augustus 2005 uitzendingen gaat verzorgen onder de naam “TIEN”. Talpa heeft tevens de domeinnamen tien.tv, tvtien.nl, tien.nl en tientv.nl laten registreren.
2.7. SBS heeft op 22 april 2005 een persbericht doen uitgaan waarin wordt aangekondigd dat op 1 september 2005 de nieuwe digitale televisiezender “TV 10” van start gaat.
2.8. Op de website tien.tv wordt (in het kader van de prijsvraag rond de naam van het station) Ton Rozenstraten aangeduid als commercieel directeur van Tien. Op de website Monsterboard is bekend gemaakt dat bij Talpa de vacature manager interactive bestaat, daarbij wordt aangegeven dat men een sollicitatie kan sturen aan: Tien t.a.v. Jennifer Sibbing.
3. Het geschil en de beoordeling
3.1. Voor de volledige inhoud van de vordering wordt verwezen naar het petitum van de aangehechte dagvaarding. Kort weergegeven houdt de vordering in dat gedaagden ieder gebruik van de tekens TIEN, TV=TIEN, TVTIEN, TIEN=TV en TIEN.TV ter onderschei-ding van hun televisiediensten dan wel hun onderneming dienen te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van € 50.000,-- voor iedere dag, dan wel (zulks ter keuze van TV 10) € 5.000,-- voor iedere keer, dat gedaagden in strijd handelen met het hiervoor gevorderde gebod. Een en ander met veroordeling van gedaagden in de kosten van dit geding en met het verzoek de termijn van artikel 260 Rv Pro te bepalen op 6 maanden.
3.2. TV 10 stelt dat Talpa met het gebruik van de hiervoor onder 3.1 genoemde tekens de merkrechten (artikel 13A lid 1 jo. lid 2 BMW) en handelsnaamrechten (artikel 5 Hw Pro) van TV 10 schendt omdat zij met dat gebruik verwarringsgevaar veroorzaakt met de merken en de handelsnaam van TV 10. Ook stelt zij dat Talpa ongerechtvaardigd voordeel trekt uit, althans afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen en/of de reputatie van de merken van TV 10.
Daarnaast stelt zij dat Talpa onrechtmatig jegens TV 10 handelt omdat de naam van de zender van Talpa sterk overeenkomt met de (handels)naam van TV 10 waardoor verwarring met en verwatering van die (handels)naam dreigt. TV 10 lijdt daardoor schade en dreigt nog verdere schade te lijden.
3.3. Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 37 van Pro de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) wordt vooropgesteld dat de voorzieningenrechter van deze rechtbank bevoegd is tot kennisneming van de vordering. Dit vloeit voort uit het feit dat Talpa haar nieuwe naam landelijk heeft verspreid en in heel Nederland zal gaan gebruiken.
3.4. Talpa (waarmee gedaagden verder gezamenlijk worden aangeduid) heeft als eerste verweer aangevoerd dat het merkrecht van TV 10 ingevolge artikel 5 lid 2 sub a BMW Pro voor een vervallenverklaring in aanmerking komt aangezien TV 10 haar merk vanaf 31 januari 1999, ruim zes jaar geleden, niet meer normaal heeft gebruikt. Talpa heeft in dat kader aangevoerd dat TV 10 haar naam slechts heeft gebruikt in verband met het bezit van de uitzendlicentie en dat TV 10 die naam slechts in dat kader, als beheerder van de uitzendlicentie en als contractant met antenne- en kabelexploitanten summierlijk heeft gebruikt. Talpa stelt dat een dergelijk gebruik hooguit als een zeer beperkt gebruik van een handelsnaam moet worden aangemerkt en niet als gebruik van een merk als commercieel onderscheidingsteken. Talpa stelt dat ook de domeinnaam tv10.nl tot 26 april jongstleden geheel “passief” stond doorgeschakeld naar een oude website van Fox8, hetgeen eveneens op een niet normaal gebruik van het merk duidt.
Talpa stelt voorts dat TV 10 uit de aankondigingen van Talpa in de pers en de ruchtbaarheid die zij rond 20 april 2005 aan haar voornemen omtrent het gebruik van de naam TIEN heeft gegeven, heeft afgeleid dat een vordering tot vervallenverklaring zou kunnen worden ingesteld en dat dit de reden is geweest voor de handelingen die TV 10 na 20 april 2005 heeft verricht met als doel een begin van hernieuwd gebruik van haar merk te bewerkstelligen.
3.5. De voorzieningenrechter overweegt ten aanzien van het beroep op vervallen-verklaring van het merk wegens niet normaal gebruik als volgt. Om verval van het recht op een merk overeenkomstig art. 5 lid 2 BMW Pro te voorkomen, is ingevolge het arrest van het Benelux Gerechtshof van 27 januari 1981 (BIE 1981/333), mede gelet op de antwoorden van het HvJEG op de prejudiciële vragen in de procedure die heeft geleid tot het arrest HR 8 oktober 2004, BIE 2005/42), in de regel tenminste vereist, dat het merk gedurende het relevante tijdvak binnen het Beneluxgebied door of namens de merkhouder werkelijk in het economisch verkeer buiten diens onderneming is gebruikt. De vraag of enig gebruik als "normaal gebruik'' kan worden beschouwd, moet vervolgens worden beantwoord door in onderling verband in aan-merking te nemen alle feiten en omstan-dig-heden aan de hand waarvan, voorzover in kort geding mogelijk, kan worden vastgesteld dat sprake is van een reële commerciële exploitatie, zoals: de aard, de omvang, de frequentie, de regelmaat, de duur van het gebruik, de aard van de waren of diensten alsmede de kenmerken van de markt. Beslissend is of het geheel van die omstandigheden, in verband met hetgeen in de desbetreffende sector van het econo-misch verkeer als gebruikelijk en commercieel verantwoord geldt, de indruk wekt dat het gebruik ertoe strekt voor de waren of diensten onder het merk een afzet te vinden of te behouden, en niet enkel en alleen dient om het recht op het merk in stand te houden. Deze situatie kan zich overigens ook voordoen indien in kwantitatieve zin slechts in geringe mate gebruik van het merk is gemaakt. Een gering gebruik van een merk kan derhalve voldoende zijn om aan de eis van normaal gebruik te voldoen.
3.6. TV 10 heeft voorshands voldoende aannemelijk gemaakt dat het gebruik dat zij van haar merk heeft gemaakt niet symbolisch dan wel slechts gericht op rechtshandhaving is geweest. Aannemelijk is dat TV 10 haar merk in de afgelopen jaren is blijven gebruiken voor de commerciële exploitatie van haar televisieuitzendrechten. Een en ander blijkt uit het overgelegde contract met Media Groep West B.V. van mei 2002 waarin TV 10 haar diensten onder die naam en met vermelding van haar logo TV 10 op het contract, heeft aangeboden. Ook heeft TV 10 onder vermelding van haar logo TV 10, onder meer aan Lamalea B.V., de NOS, Telemade Producties B.V., Telefuture Nederland B.V. en V8 Broadcasting B.V. facturen voor de door haar geleverde diensten (waaronder de exploitatie van haar nachtzender) verzonden.
TV 10 heeft derhalve haar logo TV 10 niet alleen intern (dat wil zeggen binnen de sfeer van haar aandeelhouders en licentiehouders) gebruikt. Weliswaar is dit gebruik beperkt van omvang, maar het is wel regelmatig, frequent en niet beperkt tot een uiterst geringe periode. Voorts houdt dit gebruik voldoende verband met de exploitatie van de door
TV 10 aangeboden diensten, zodat dit gebruik aan te merken is als gebruik ten behoeve van het behoud van de afzet van die diensten. In ieder geval is sprake van meer dan symbolisch gebruik.
Voormeld gebruik valt -anders dan Talpa van mening is- niet als handelsnaamgebruik te kwalificeren. Juist het hanteren van een logo wijst in casu op het gebruik (in iets afwij-kende vorm) van haar woordmerk TV 10. Het verweer van Talpa dat het gebruik van het merk niet voor het televisiepubliek kenbaar is geweest, wordt verworpen aangezien voor normaal gebruik voldoende is dat gebruik binnen de televisiebranche heeft plaatsgevon-den.
3.7. Talpa heeft voorts gesteld dat het merk TV 10 onvoldoende onderscheidend vermogen heeft. Daartoe voert zij aan dat het element “TV” volledig beschrijvend is voor een televisiezender en dat de toevoeging “10” naar een voorkeurszenderknop op de televisie verwijst. Ook stelt zij dat TV 10 geen verrassende combinatie van twee volledig beschrijvende elementen is zodat deze elementen door eenieder vrij mogen worden gebruikt. Daarnaast stelt Talpa dat TV 10 ook geen onderscheidend vermogen heeft verkregen door inburgering, althans dat voorzover inburgering in het verleden al had plaatsgevonden via het kanaal waarop herhalingen werden uitgezonden, dit door het niet publiekelijk gebruik van het merk, weer ruimschoots teniet is gegaan.
3.8. Uit artikel 1 BMW Pro vloeit voort, dat de wezenlijke functie van het merk is gelegen in het jegens het relevante publiek waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het teken als merkteken moet dienen, en wel aldus dat het merk zonder gevaar voor verwarring de waren en diensten kan onderscheiden van die van een andere onderneming.
Bij een uit een woord en een cijfer samengesteld merk dient het merk in zijn geheel te worden beoordeeld op het onderscheidend vermogen. Nu de diensten waarvoor TV10 haar merk heeft gedeponeerd bestemd zijn voor alle consumenten, moet worden aangenomen dat het relevante publiek bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende consument, waaronder televisiekijkers, aanbieders van televisieprogramma’s en afnemers van reclamezendtijd. Voorshands dient te worden geoordeeld dat deze consument, indien hij wordt geconfronteerd met het merk TV10, voldoende in staat zal zijn de oorsprong van de diensten te herkennen als zijnde specifiek afkomstig van eiseres.
Aan dit alles doet niet af dat een afkorting in combinatie met een cijfer niet ongebrui-kelijk is om een bepaalde televisiezender aan te duiden. Ook niet indien het cijfer niet de bedoeling heeft een zendernummer te claimen. Een en ander brengt tegen de achter-grond van het voorgaande niet mee dat het merk TV10 louter beschrijvend is, maar voldoende onderscheidend vermogen heeft. Vergelijk de jurisprudentie van het HvJEG (vgl. in dat kader in het bijzonder HvJEG 16 september 2004 SAT.1, IER 2005/8 en HvJEG 12 februari 2004 IER Postkantoor 2004/22).
3.9. Talpa heeft niet betwist dat de door haar gebruikte tekens (waarvan in dit kort geding een verbod wordt gevorderd) overeenstemmen met het merk TV 10. Wel is betwist dat haar gebruik van die tekens gevaar voor verwarring zou opleveren. Dit verweer wordt verworpen.
TV 10 en de Talpatekens TIEN, TVTIEN, TV=TIEN, TIEN=TV en TIEN.TV zijn immers begripsmatig en auditief in sterke mate gelijkend en het gaat om identieke diensten, te weten televisiediensten. In beide gevallen gaat het om de naam van een televisiezender. Daaraan doet niet af dat TV 10 de afgelopen jaren slechts op beperkte schaal onder haar eigen naam heeft uitgezonden. TV 10 is bovendien gerechtigd hetzij zelf hetzij via een licentiehouder onder de naam TV 10 bepaalde nieuwe programma’s uit te zenden, zoals daartoe op 22 april 2005 het voornemen kenbaar is gemaakt. Bij handhaving van het gebruik door Talpa van haar tekens is het gevaar voor verwarring dan ook niet alleen bij bijvoorbeeld afnemers van reclamezendtijd maar ook bij het brede televisiekijkende publiek reëel. TV 10 heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat reeds thans bij het televisiekijkend publiek na bekendmaking van de plannen van Talpa reeds verwarring is ontstaan en TV 10 door het publiek wordt geassocieerd met Talpa.
Uit het voorgaande volgt dat TV 10 zich derhalve tegen het inbreukmakend gebruik door Talpa mag verzetten.
3.10. Daarnaast heeft TV 10 er ook terecht een beroep op gedaan dat zij zich als houder van de handelsnaam TV 10 mag verzetten tegen het gebruik van TIEN, TV TIEN, TV=TIEN, TIEN=TV en TIEN.TV door Talpa.
Naar vaste jurisprudentie is het voeren van een merk(naam) die overeenstemt met een oudere handelsnaam voor identieke diensten, waardoor verwarring kan ontstaan, onrechtmatig. Nu Talpa onder de naam TIEN diensten gaat verrichten en programma’s gaat uitzenden, kan TV 10 als houder van de oudere handelsnaam TV 10 het gebruik van het merk/teken TIEN voor die diensten en programma’s verbieden. Dat er sprake is van verwarringsgevaar is in het voorgaande reeds besproken en dat de handelsnaam TV 10 door het gebruik van het merk/teken TIEN zal verwateren is evident. Immers TIEN bezit thans reeds een grotere naamsbekendheid dan TV 10 zodat de onderscheidende kracht van de handelsnaam TV 10 voor eiseres geheel verloren gaat. In dat verband verdient opmerking dat -hoewel Talpa formeel de handelsnaam TIEN niet voert- bovendien de vrees gerechtvaardigd is, dat TIEN niet alleen als het merk maar ook als de handelsnaam van Talpa wordt beschouwd. Die vrees vloeit onder meer voort uit hetgeen hiervoor onder 2.8 is weergegeven.
3.11. Uit het voorgaande volgt dat de vordering zal worden toegewezen.
Talpa zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de proceskosten van TV 10.
4. De beslissing
De voorzieningenrechter:
4.1. gelast gedaagden binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis, rechtstreeks dan wel door middel van een op enigerlei wijze met (één van) hen verbonden (rechts)persoon ieder gebruik van de tekens TIEN, TV=TIEN, TVTIEN, TIEN=TV, en TIEN.TV ter onderscheiding van hun televisiediensten dan wel hun onderneming te staken en gestaakt te houden, op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 50.000,-- voor iedere dag, dan wel (zulks ter keuze van TV 10) € 5.000,-- voor iedere keer, dat gedaagden, dan wel enige thans of in de toekomst aan (één van) hen verbonden (rechts) persoon, in gebreke blijven aan dit gebod te voldoen;
4.2. veroordeelt gedaagden in de kosten van dit geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van TV 10 begroot op € 816,-- voor salaris van de procureur, € 244,-- vastrecht en
€ 71,93 explootkosten;
4.3 bepaalt dat TV 10 binnen zes maanden na betekening van dit vonnis de eis in de hoofdzaak dient in te stellen;
4.4. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.
Dit vonnis is gewezen door mr. H.J. Schepen en in het openbaar uitgesproken op
2 juni 2005.
w.g. griffier w.g. rechter