Uitspraak
vonnis
RECHTBANK UTRECHT
Sector handels- en familierecht
zaaknummer / rolnummer: 222275 / KG ZA 06-1170
Vonnis in kort geding van 3 januari 2007
in de zaak van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
PERFECTA CHEMIE B.V.,
h.o.d.n. BISON INTERNATIONAL,
gevestigd te Goes,
eiseres,
procureur mr. P.J. Soede,
advocaat mr. W.A. Hoyng en mr. A.A. Hirschfeld te Amsterdam,
tegen
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
HENKEL NEDERLAND B.V,
gevestigd te Nieuwegein,
gedaagde,
procureur mr. J.J.W.Remme,
advocaat mr. K.Th.M. Stöpetie te Amsterdam.
Partijen zullen hierna Bison en Henkel genoemd worden.
1. De procedure
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding
- de vermindering van eis
- de mondelinge behandeling
- de pleitnota van Bison
- de pleitnota van Henkel.
1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.
2. De feiten
2.1. Bison verkoopt een vochtopnemend product dat bestaat uit een, van sleuven voorzien, plastic bakje gevuld met een vochtabsorberende korrels. De korrels hebben de eigenschap om het vocht uit de omgeving van het bakje aan te trekken en op te nemen, zodat de luchtvochtigheid in de omgeving van het bakje wordt gereguleerd. Bison brengt dit product in de handel onder de merknaam VOCHTVRETER®. De inschrijving van dit Benelux woordmerk is gepubliceerd op 1 december 1993.
2.2. De VOCHTVRETER® wordt verkocht in een wikkelverpakking van karton.
Vanaf 2003 wordt de volgende verpakking gebruikt.
[afbeelding]
2.3. De hiervoor bedoelde afbeelding van de wikkelverpakking is als Benelux beeldmerk gepubliceerd op 17 oktober 2006.
2.4. Henkel verhandelt onder het merk Rubson een identiek product met de naam VOCHTOPNEMER. Aanvankelijk werd dit product in een kartonnen doos verkocht voorzien van tekst en afbeelding van het product op een lichtblauwe achtergrond met druppels. Vanaf 2006 wordt de VOCHTOPNEMER verkocht in een kartonnen wikkelverpakking.
[afbeelding]
2.5. Bison heeft bij faxbericht van 2 oktober 2006 Henkel verzocht, en voorzover nodig gesommeerd het op de markt brengen van de Rubson VOCHTOPNEMER met de hiervoor onder 2.4 bedoelde verpakking, te staken en gestaakt te houden. Daartoe heeft zij gesteld dat de karakteristieke kenmerken van de verpakking van de VOCHTVRETER® op de nieuwe verpakking van de Rubson VOCHTOPNEMER zijn overgenomen waardoor er verwarring bij het publiek kan ontstaan.
2.6. Henkel heeft aan deze sommatie geen gevolg gegeven.
2.7. Henkel brengt evenals Bison montagekitten op de markt. Henkel adverteert op de televisie met een reclamespotje voor haar product “Super Montage Classic ‘Instant Tack’ van Pattex”. In dit spotje is - sterk verkort weergegeven - te zien dat een plaat waarop een basket is bevestigd in zijn geheel van een gevel valt, waarbij de voice-over vermeldt “dat zal u niet gebeuren”. Vervolgens bevestigt een vader op een trapje een dergelijk bord op eenvoudige wijze en met een paar klopjes “met Pattex SuperMontage” aan een gevel waarbij de voice-over vermeldt “de enige kit… met Instant Tack technologie”. Zijn verheugde zoontje ziet zijn vriendjes aan komen rennen, waarbij het beeld van de vriendjes verandert in een professionele basketbalploeg. Een van de basketbalspelers scoort in de basket, hangt er aan en trekt zich er aan op. “Muurvast” zegt de voice-over “Pattex Supermontage. Als het in één keer vast moet zitten.”
2.8. Partijen brengen ook allebei een secondelijm op de markt. Henkel heeft het product “Secondelijm Kwast” van Pattex op de markt gebracht. De verpakking vermeldt de tekst: “the strongest ever”. In een aantal advertorials geeft Henkel tekst en uitleg over de formule van de Secondelijm Kwast. Daarbij vermeldt zij onder meer het volgende:
“Pattex is de ultieme uitdaging aangegaan om de sterkste secondelijm aller tijden te ontwikkelen. Dat dat gelukt is bewijst de vernieuwde Pattex Secondelijm Kwast, die dankzij de nieuw formule en verbeterde kwast nu maar liefst vijftig procent krachtiger is dan voorheen.”
In de advertorials wordt ook vermeld dat de nieuwe formule een mechanische trekkracht tot 270 kg/cm2 weerstaat.
2.9. Het Henkel Technology Centre Europe te Ierland heeft tussen 6 mei 2005 en 11 juli
2005 onderzoeken verricht naar de trekkracht van de Pattex Secondelijm”. Bij deze tests zijn monsters van verschillend materiaal verlijmd en zijn metingen verricht naar de trekkracht bij het uiteen halen van de verlijmde materialen. Bij deze onderzoeken zijn de materialen (PC) Polycarbonate/Plexiglass, (GBMS) Grit Blast Mild Steel en aluminium gebruikt.
In vergelijking met de oude formule Pattex Secondelijm is geconstateerd dat na dertig minuten het verschil bij aluminium 171% bedraagt. Bij GBMS is dit 24% en bij PC 6%.
Het testrapport komt tot de conclusie dat de trekkracht van de nieuwe formule gemiddeld 50% sterker is dan de oude formule.
Deze onderzoeken zijn verricht volgens de internationale Standaard Test Methode 700, gebaseerd op de normeringen ASTM D1002-05, ISO-4587 en DIN EN 1465.
3. Het geschil
3.1. Bison vordert ter zake de gestelde merkinbreuk - samengevat - Henkel te verbieden de hiervoor onder 2.4 weergegeven verpakking voor de Rubson VOCHTOPNEMER te gebruiken, en haar schriftelijke opgave te doen van aan wie zij deze producten heeft verkocht, geleverd en/of aangeboden, met bevel om aan ieder van deze afnemers een email en een aangetekende brief te doen uitgaan met de in de dagvaarding weergegeven inhoud, een en ander op straffe van een dwangsom van EUR 25.000,-- voor iedere dag dat Henkel in gebreke blijft aan een van deze veroordelingen te voldoen.
Bison vordert ter zake van het gewraakte reclamespotje – samengevat - Henkel te verbieden misleidende mededelingen te doen en ongeoorloofde vergelijkende reclame te maken met betrekking tot montagelijm, op straffe van een dwangsom van EUR 25.000,-- voor iedere dag dat Henkel in gebreke blijft aan dit bevel te voldoen.
Bison vordert ter zake van de secondelijm - samengevat - Henkel te verbieden om mis-leidende mededelingen over de Secondelijm Kwast te doen en een Henkel te gebieden een rectificatie te plaatsen waarin wordt aangegeven dat de eerdere mededelingen over dit product onjuist en misleidend zijn, dan wel een advertentie met een soortgelijke strekking te plaatsen, met aanschrijving van haar afnemers op een door Bison controleerbare wijze. Een en ander op straffe van een dwangsom van EUR 25.000,-- voor iedere dag dat Henkel in gebreke blijft aan deze bevelen te voldoen.
Alles met veroordeling van Henkel in de kosten van dit geding, met inachtneming van artikel 14 van Pro de Richtlijn 2004/48/EG betreffende handhaving van intellectuele eigendomsrechten (hierna: de Handhavingsrichtlijn IE).
3.2. Henkel voert op alle onderdelen verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4. De beoordeling
4.1. De voorzieningenrechter stelt vast dat hij op grond van artikel 4.6 lid 1 van het op 1 september 2006 in werking getreden Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE) bevoegd is om van het onderhavige geschil kennis te nemen. Henkel is gevestigd te Nieuwegein in het arrondissement Utrecht en van een uitdrukkelijke afwijkende overeenkomst omtrent de territoriale bevoegdheid is niet gebleken.
4.2. Bison heeft aan haar vorderingen die op de gestelde merkinbreuk betrekking hebben het volgende ten grondslag gelegd. Er is sprake van overeenstemmende tekens in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b en c BVIE, omdat de verpakking van Henkel globaal beoordeeld naar de totaalindruk die deze verpakking maakt, visueel, auditief en/of begripsmatig gelijkenis vertoont met het beeldmerk van Bison. Henkel maakt op haar verpakking gebruik van de een aantal beeldbepalende elementen van het Bison beeldmerk, zoals: het type van de wikkel, de kleur blauw, de weergave van het productnaam/merk in een blauw ovaal in het midden van de verpakking, de weergave van de productnaam in witte, schreefloze letters in ondercast, het gebruik van het letterype V met een smalle rechterpoot, de afbeelding van waterdruppels op de verpakking, het donkere rechthoekige vlak waarin met witte schreefloze letters de merknaam is vermeld, die uit ook twee lettergrepen bestaat waarvan de laatste wordt gevormd door de letters “SON”.
4.3. De te hanteren maatstaf bij de vraag of er sprake is van overeenstemmende tekens in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b en c BVIE, is in dit geval of de in het geding zijnde als merk ingeschreven verpakking van de VOCHTVRETER® van Bison, en de verpakking van de VOCHTOPNEMER van Henkel, globaal beoordeeld naar de totaalindruk die deze ver-pakkingen maken, visueel, auditief en/of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij potentiële afnemers verwarring wordt gewekt tussen de verpakkingen van Bison en die van Rubson (directe verwarring) dan wel de indruk wordt gewekt dat er enig verband bestaat tussen de betreffende producten, of dat daardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk van Bison.
Die totaalindruk wordt mede bepaald door de bestanddelen die gebruikelijk of beschrijvend zijn, hetgeen echter niet wegneemt dat in een merk de originele, opvallende bestanddelen meer indruk maken en daardoor vaster in het geheugen blijven hangen dan een banaal onderdeel. Alle relevante omstandigheden moeten bij de beoordeling in aanmerking worden genomen, waaronder ook het uiterlijk van de overige op de markt verkrijgbare soortgelijke of identieke waren.
4.4. Bison heeft in het kader van de overeenkomende bestanddelen op de wikkels van beide producten, gewezen op de combinatie van blauwe kleurtinten en wit. Voorzover Bison daarmee beroep doet op de door haar gebruikte kleuren als onderdeel van haar beeldmerk-registratie, dient het onderscheidend vermogen van die kleuren te worden meegewogen bij de beschouwing van de totaalindrukken van de in het geding zijnde verpakkingen. Er bestaan echter vele waren en diensten waarvoor geldt dat in ieder geval bepaalde kleuren of een deel van het kleurenspectrum niet als merkteken gepercipieerd zullen worden, omdat die waren doorgaans in die kleuren op de markt worden gebracht (bijvoorbeeld de combinatie van blauw en wit voor huishoudelijke en hygiënische artikelen). Henkel heeft zich dan ook op deze gangbare kleurencombinaties voor haar product beroepen.
4.5. Daargelaten bedoelde kleurstelling, waarbij Henkel overigens andere kleuren en tinten blauw gebruikt dan Bison, laat een vergelijking van de beide verpakkingen voors-hands zien dat het meest dominante element op de verpakking van Bison wordt gevormd door 1) een donkerblauw gekleurd ovaal waarin met grote witte letters het woordelement VOCHTVRETER® staat, waarbij de letter “o” is vervangen door een waterdruppel, alsmede 2) het merk van Bison dat wordt gevormd door een zwarte rechthoek waarin een blauw gekleurde bison is afgebeeld waaronder in witte letters “BISON” is vermeld.
Weliswaar staat op de verpakking van Henkel ook het woordelement VOCHTOPNEMER in witte letters op een ovaal blauw vlak, maar de kleurstelling van het ovaal en het type letter is verschillend. Het merk Rubson dat wordt gevormd door een donkerblauwe rechthoek waarin onder de witte letters “Rubson” een witomrande rode balk is geplaatst, is tevens verschillend. Aan deze meest dominante elementen, waaraan het product in de eerste plaats zal worden herkend, komt derhalve voldoende verschil toe. Bovendien is het logisch, en dus logischerwijs niet te monopoliseren, dat een productnaam min of meer centraal en makkelijk leesbaar op een verpakking staat. Ook is het vormgevingstechnisch zeer gebruikelijk om een productnaam in een figuur te plaatsen teneinde die naam ten opzichte van die achtergrond contrast en diepte te geven.
Daarnaast laat een vergelijking van de beide verpakkingen ook geen verdere overeenkomsten zien: een ander lettertype voor de naam van het product. Een wit vlak aan de bovenzijde van de voorkant van de verpakking van Henkel, waar Bison een smal oranje vlak heeft geplaatst.
Een afbeelding van het product zelf op de wikkel van Bison. Een afbeelding van een “Power Tab” op de wikkel van Henkel. Bison heeft direct onder het ovaal over de volle breedte van de wikkel de zinsnede “bestrijdt vocht, condensatie & muffe geurtjes” in witte letters ge-plaatst. Henkel heeft de elementen “bestrijdt vocht, condensatie, muffe geuren” onder elkaar in de rechterzijde van haar wikkel geplaatst, waar bij het woord “bestrijdt” in rode letters is uitgevoerd.
Bij beschouwing van het totale beeld worden de aanwezige verschillen meer bepalend geacht dan de aanwezige overeenkomsten. Verwarring bij het publiek valt dan ook niet te duchten.
Gelet op al hetgeen hiervoor is overwogen, is voorshands in onvoldoende mate komen vast te staan dat Henkel inbreuk maakt op het merkrecht van Bison of op onrechtmatige wijze aanhaakt aan de bekendheid van het product van Bison. De vorderingen van Bison die daarop betrekking hebben, zullen daarom worden afgewezen.
4.6. Bison heeft ook niet aannemelijk gemaakt dat Henkel onrechtmatig jegens haar handelt door het gebruik van de zinsnede “bestrijdt vocht, condensatie, muffe geuren.” Deze zinsnede vermeldt immers louter de eigenschappen van het product en Bison heeft niet weersproken dat Henkel deze producteigenschappen reeds vanaf 2002 op de verpakkingen van de Rubson VOCHTOPNEMER vermeldt.
4.7. Met betrekking tot de stelling dat Henkel met het zogenoemde basketbalspotje (als bedoeld onder 2.7) onrechtmatig jegens Bison handelt, wordt het volgende overwogen. Vooropgesteld wordt dat het reclamespotje geen enkele vergelijking maakt met Bison of één van haar producten. Ook wordt in het spotje op geen enkele wijze verwezen naar Bison dan wel één van haar producten. Derhalve valt voorshands niet in te zien waarom deze commercial als vergelijkende reclame onrechtmatig is. Ook kan het spotje voorshands niet als misleidende reclame worden bestempeld. Bij de beoordeling van de reclame-uiting moet immers in aanmerking worden genomen dat volgens vaste rechtspraak enige overdrijving eigen is aan reclamebeweringen en dat een overdrijving in deze zin op zich zelf aan een reclamebewering nog geen misleidend karakter geeft, omdat de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument, zich daarvan bewust is en een dergelijke reclame-uiting ook enigszins sceptisch dan wel met humor zal beoordelen.
4.8. Met betrekking tot de Secondelijm (zie hiervoor onder 2.8) wordt ten slotte het
navolgende overwogen.
Bison stelt dat de navolgende claims terzake van de nieuwe Pattex Secondelijm Kwast onjuist en derhalve misleidend zijn:
- the strongest ever;
- vijftig procent krachtiger dan voorheen;
- weerstaat mechanische trekkracht tot 270 kg/cm2.
Bison heeft ter onderbouwing van haar standpunt ook een testschema overgelegd. Dit schema wijkt af van het door Henkel overgelegde onderzoek dat hiervoor onder 2.9 is vermeld. Nu het voorshands op de weg van Henkel ligt om haar bew eringen omtrent haar product te staven en zij daartoe een testrapport heeft overgelegd waaruit deze beweringen kunnen worden afgeleid, dient Bison bij betwisting daarvan, haar stellingen voldoende gedocumenteerd te onderbouwen. Dit heeft zij in het onderhavige kort geding in onvoldoende mate gedaan. Het door Bison overgelegde testrapport (door haar overgelegd als productie 15) vermeldt immers niet van wie het rapport afkomstig is, door wie het is opgesteld, welke normen gehanteerd zijn en welke producten zijn getest.
Nu uit de door Henkel uitgevoerde onderzoeken is gebleken dat haar product bij verlijming van GBMS een trekkracht tot 264,95 kg/cm2 kan weerstaan, en zij dit resultaat in de communicatie naar de consument, zowel op de verpakking van het product als in de advertorial, heeft afgerond naar 270 kg/cm2, kan dit, met inachtneming van het te verwaar-lozen verschil, voorshands niet tot de conclusie lijden dat deze claim onjuist en misleidend is. Dit geldt ook voor de claim dat haar nieuwe product vijftig procent krachtiger is dan haar oude formule secondelijm. Henkel heeft mitsdien voldoende aannemelijk gemaakt dat haar claims niet onjuist of misleidend zijn. Bij de mededeling “the strongest ever” heeft Henkel voorshands voldoende aannemelijk gemaakt dat er sprake is van een superieur product. Bovendien moet worden bedacht dat het gebruik van dergelijke superlatieven in de reclame zodanig is uitgehold, dat het publiek niet snel meer geneigd is deze mededeling als een superioriteitsclaim op te vatten.
4.9. Uit het voorgaande volgt dat alle vorderingen worden afgewezen. Bison zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten van Henkel. Met betrekking tot de proceskostenvordering behorende bij de gestelde merkinbreuk wordt het volgende overwogen.
Artikel 14 van Pro de Handhavingsrichtlijn IE en ook het beoogde nieuwe artikel 1019h Rv (wetsvoorstel 30392) gaan uit van veroordeling van de verliezende partij in redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. Het kostenoverzicht ten behoeve van het onderhavige kort geding dat door de raadsman van Henkel is overgelegd maakt geen onderscheid in verantwoording van de uren die zijn besteed aan de verschillende onderwerpen van het onderhavige kort geding. Bison kan worden gevolgd in haar betoog dat vergoeding van vorenbedoelde kosten beperkt dient te blijven tot het merkengeschil en dat op dat gedeelte van de procedure ongeveer 40% van de kosten betrekking heeft. Blijkens productie 6 van Henkel is aannemelijk dat de kosten bovendien deels de voorbereidingen van een reconventionele vordering in deze procedure hebben betroffen welke evenzeer buiten beschouwing moeten blijven. De kosten van Henkel worden om die reden tot een bedrag van EUR 20.000,-- als voldoende onderbouwd aangemerkt. Die kosten zullen worden toegewezen. Daarnaast zal het vast recht en het salaris van de procureur worden toegewezen zoals hierna is vermeld.
4.10. Bison zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Henkel worden begroot op:
- vast recht EUR 248,00
- salaris procureur 816,00
- andere kosten 20.000,00
Totaal EUR 21.064,00
5. De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1. wijst de vorderingen af,
5.2. veroordeelt Bison in de proceskosten, aan de zijde van Henkel tot op heden begroot op EUR 21.064,00,
5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
Dit vonnis is gewezen door mr. W. van Veen en in het openbaar uitgesproken op 3 januari 2007.?
w.g. griffier w.g. rechter