Uitspraak
vonnis
RECHTBANK UTRECHT
Sector handels- en familierecht
zaaknummer / rolnummer: 243603 / HA ZA 08-287
Vonnis van 18 maart 2009
in de zaak van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
WANNAHAVES HOLDING B.V.,
gevestigd te Hilversum,
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
advocaat mr. A.N.E. Alff,
tegen
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ANWB B.V.,
gevestigd te 's-Gravenhage,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat mr. M. Rieger-Jansen.
Partijen zullen hierna Wannahaves Holding en de Anwb genoemd worden.
1. De procedure
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- het tussenvonnis van 28 mei 2008
- het proces-verbaal van comparitie van 26 november 2008.
1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.
2. De feiten
2.1. Wannahaves Holding is houder van het Benelux woordmerk “Wannahaves”, dat op 27 maart 2000 onder nummer 665070 is ingeschreven voor de waren- en dienstenklassen 25, 35 en 41, als volgt omschreven:
“Kl 25 Kleding, schoeisel, hoofddeksels.
Kl 35 Het ter beschikking stellen en verstrekken van informatie inzake commerciële zaken en van handelsinformatie, waaronder het ter beschikking stellen van overzichten van diensten opdat de consument hieruit gemakkelijk een keuze kan maken bij het aanschaffen hiervan, al dan niet via Internet of andere elektronische netwerken; het ter beschikking stellen van advertentiemogelijkheden; verspreiding van reclamemateriaal; het bijeenbrengen voor derden van diverse producten (uitgezonderd het transport daarvan) opdat de consument deze gemakkelijk kan bekijken en kopen, al dan niet via Internet of andere electronische netwerken; het via electronische weg demonstreren van producten en diensten, tevens ten behoeve van het zogenaamde "teleshopping" en "homeshopping"; het voor rekening van derden bestellen van produkten en diensten via elektronische data- overdracht; reclame, marketing, import, export en andere dergelijke diensten inzake het commercieel beheer van zaken, al dan niet via Internet, alle ter ondersteuning van het verhandelen van producten en diensten; administratieve dienstverlening bij het accepteren en uitvoeren van bestellingen; administratieve diensten bij orderverwerking en -boeking, al dan niet via Internet; marktbewerking, -onderzoek en -analyse; het opstellen van statistieken; verzamelen, classificeren, ordenen, actualiseren en exploiteren (beheren) van databases met marktinformatie en het adviseren op dat terrein; adviezen op het gebied van direct marketing; het samenstellen van databestanden; opiniepeilingen; zakelijke advisering op het gebied van merchandising.
Kl 41 Samenstellen, produceren, regisseren en uitvoeren van radio- en televisieprogramma's en radio- en televisiereclamespots; samenstellen, produceren en regisseren van audiovisuele producties; publiceren en uitgeven van tijdschriften, kranten, boeken, periodieken en andere drukwerken; publiceren, uitgeven, uitlenen en verspreiden van boeken, kranten, tijdschriften, muziekwerken en andere periodieken in gedrukte vorm; publiceren, uitgeven en verspreiden van boeken, kranten, tijdschriften, muziekwerken en andere periodieken via elektronische weg; het verstrekken van informatie op het gebied van opvoeding, ontspanning en cultuur, via elektronische data- overdracht; organisatie van elektronisch toegankelijke spellen en van educatieve, culturele, sportieve en ontspannende activiteiten waaraan door meerdere abonnees gelijktijdig kan worden deelgenomen; audiovisuele productie alsmede samenstelling en realisatie van audiovisuele producties; voornoemde diensten met behulp van de multimedia.”
2.2. Zij gebruikt dit woordmerk in het kader van haar “multimedia lifestyle-concept”, dat zich richt op mannen tussen de 18 en 34 jaar en primair bestaat uit een website (www.wannahaves.nl; www.wannahaves.com). Op deze website wordt aan derden (adverteerders) een platform geboden om hun producten (hebbedingen of “gadgets”, auto’s en reizen) onder de aandacht van het voornoemde publiek te brengen. Wannahaves Holding verkoopt zelf geen producten via haar website.
2.3. De Anwb is onder andere uitgeefster van het maandblad “De Kampeer & Caravan Kampioen” (hierna: KCK). In het decembernummer van 2007 (nummer 12) is onder de kop “WANNAHAVES!” (subkop: “Hebbedingen of bittere noodzaak: een greep van de noviteiten die straks in de Nederlandse kampeerwinkels zullen liggen”) een artikel van zes pagina’s gepubliceerd waarin producten van derden worden getoond en kort worden besproken. Op de cover staat een verwijzing naar dit artikel, wederom met gebruikmaking van het teken “WANNAHAVES”.
2.4. De Anwb heeft het betreffende nummer van de KCK onder meer in Utrecht verkocht.
3. Het geschil
in conventie
3.1. Wannahaves Holding vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, kort gezegd: voor recht te verklaren dat de Anwb inbreuk heeft gemaakt op haar woordmerk Wannahaves, voorts de Anwb te verbieden het teken Wannahaves zonder toestemming op welke wijze ook te gebruiken (op straffe van verbeurte van een dwangsom), en ten slotte voor recht te verklaren dat de Anwb alle door Wannahaves Holding geleden schade dient te vergoeden, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet. Een en ander met veroordeling van de Anwb in de kosten van dit geding, als bedoeld in artikel 1019h Rv.
3.2. Wannahaves Holding legt aan deze vorderingen ten grondslag het hiervoor onder 2.3. bedoelde - en volgens haar op haar woordmerk Wannahaves inbreuk makende - teken “WANNAHAVES” (al dan niet gevolgd door een uitroepteken) zoals dat boven de betreffende publicatie en op de betreffende voorpagina van KCK is geplaatst. Wannahaves Holding stelt hierdoor schade te hebben geleden.
3.3. De Anwb voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
in reconventie
3.4. De Anwb vordert bij vonnis, voorzover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, samengevat: te verklaren voor recht dat het woordmerk Wannahaves nietig althans vervallen is, en ambtshalve de doorhaling daarvan uit te spreken, met veroordeling van Wannahaves Holding in de kosten van het geding.
3.5. Wannahaves Holding voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4. De beoordeling
in conventie en in reconventie
4.1. Nu het betreffende nummer van de KCK ook in Utrecht is verkocht, is deze rechtbank bevoegd om van de vorderingen in conventie kennis te nemen (artikel 4.6 lid 1 BVIE). Op grond van artikel 4.6 lid 4 BVIE is in dit geval ook de bevoegdheid van deze rechtbank ten aanzien van de vorderingen in reconventie gegeven.
4.2. Gelet op het meest verstrekkende karakter van de vorderingen in reconventie zal de rechtbank eerst tot behandeling daarvan overgaan.
in reconventie
4.3 De aanduiding Wannahaves is volgens de Anwb geen geldig merk, nu die volgens haar ieder onderscheidend vermogen mist voor de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven (artikel 2.28 lid 1 onder b BVIE). Voorts is de aanduiding Wannahaves een beschrijvende en gebruikelijke aanduiding (artikel 2.28 lid 1 onder c en d BVIE), zo meent de Anwb.
4.4. Hetgeen de Anwb ter onderbouwing daarvan heeft aangevoerd miskent echter dat, zoals Wannahaves Holding terecht naar voren heeft gebracht, het woordmerk Wannahaves niet is ingeschreven voor “hebbedingen” of “gadgets”. Ook als juist zou zijn dat de woorden “Wanna” en “Haves” zowel afzonderlijk als samengesteld bezien puur beschrijvend zijn voor “iets dat men zou willen hebben” - hetgeen overigens eveneens door Wannahaves Holding wordt betwist - is daarmee nog niet gezegd dat dit ook de door de Anwb beoogde gevolgen heeft voor de betrokken waren en diensten als hiervoor omschreven (zie 2.1.). Waarom dit toch het geval zou moeten zijn is door de Anwb onvoldoende onderbouwd. Zij heeft weliswaar ter gelegenheid van de comparitie van partijen nog wel gesteld dat het woordmerk Wannahaves ook ter onderscheiding van de dienst “onder de aandacht brengen van nieuwe producten” niet onderscheidend is, omdat er “hebbedingetjes” en “gadgets” onder de aandacht worden gebracht, maar dit kan haar niet baten. In het geheel niet toegelicht is immers waarom er kennelijk in de visie van de Anwb geen onderscheid zou behoeven te worden gemaakt tussen enerzijds het onder de aandacht brengen van hebbedingetjes - waarvoor het woordmerk is ingeschreven - en anderzijds de hebbedingetjes zelf. Geoordeeld wordt derhalve dat het woordmerk voldoende onderscheidend is voor de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven, en dat het niet als een beschrijvende en gebruikelijke aanduiding voor die waren en diensten kan worden gezien.
4.5. Subsidiair stelt de Anwb zich op het standpunt dat de aanduiding “Wannahaves” door toedoen van Wannahaves Holding is verworden tot soortnaam (artikel 2.26 lid 2 onder b jo. artikel 2.2 lid 1 BVIE). Onder verwijzing naar diverse voorbeelden stelt de Anwb daartoe dat veel websites de aanduiding als trefwoord of “header” gebruiken voor het aanbieden van hebbedingen. Wannahaves Holding heeft daar niet tegen opgetreden en heeft aldus actief er aan bijgedragen dat de aanduiding een gebruikelijke benaming is geworden voor de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven, aldus de Anwb.
4.6. Ook hier geldt dat het niet gaat om de vraag of de aanduiding “Wannahaves” verworden is tot soortnaam voor “hebbedingen” of “gadgets”, aangezien het woordmerk daarvoor niet is ingeschreven (zie hiervoor 2.1.). In dit licht bezien kan een groot deel van de voorbeelden die de Anwb heeft overgelegd om de beweerdelijke verwording aan te tonen, reeds aanstonds terzijde worden geschoven. Zo niet reeds daarom tot de conclusie zou kunnen worden gekomen dat het door de Anwb getoonde gebruik van de aanduiding “Wannahaves” te summier is om tot toepassing van artikel 2.26 lid 2 onder b BVIE te komen, heeft te gelden dat Wannahaves Holding gemotiveerd en met bewijsstukken onderbouwd heeft aangetoond dat zij - daar waar redelijkerwijs mogelijk, noodzakelijk en proportioneel - in beginsel wel degelijk optreedt tegen gebruik dat beweerdelijk in strijd is met de rechten die zij op grond van haar woordmerk kan doen gelden. Ter comparitie is dit door de Anwb ook niet meer bestreden.
4.7. Het voorgaande brengt mee dat de vorderingen in reconventie niet toewijsbaar zijn. Als de in het ongelijk gestelde partij zal de Anwb de gedingkosten dienen te dragen.
4.8. Wannahaves Holding heeft aanspraak gemaakt op volledige vergoeding van haar advocaatkosten en heeft in dat kader een staat van kosten overgelegd, die op zichzelf niet door de Anwb is betwist. Wel stelt de Anwb zich op het standpunt dat zij nodeloos door Wannahaves Holding in deze procedure is betrokken, omdat de Anwb aanstonds meerdere redelijke voorstellen zou hebben gedaan om de kwestie op te lossen. Volgens de Anwb zou dit gevolgen moeten hebben bij de beoordeling of er sprake is van “redelijke en evenredige kosten”. Deze argumenten zouden in reconventie alleen kunnen opgaan, indien het instellen daarvan noodzakelijk was voor een adequate bestrijding van de eis in conventie. Dat is echter gesteld noch gebleken.
4.9. De staat van kosten van Wannahaves Holding beloopt in totaal een bedrag van
€ 20.599,33. Zij heeft niet inzichtelijk gemaakt welk deel van die kosten aan de conventie en welk deel aan de reconventie moet worden toegerekend, zodat de rechtbank ervan uitgaat dat de kosten gelijkelijk over de conventie en de reconventie moeten worden verdeeld. De rechtbank begrijpt de vordering van Wannahaves Holding dus zo dat zij in reconventie een bedrag van € 10.299,67 eist. De rechtbank merkt de reconventie, gelet op de aard en de verstrekkendheid van het gevorderde, aan als een niet-eenvoudige zaak in de zin van de indicatietarieven. Het voornoemde bedrag is derhalve volledig toewijsbaar, nu het ruim onder de grens van het maximaal redelijk en evenredig geachte bedrag (in dit geval
€ 20.000,-) ligt.
in conventie
4.10. Wannahaves Holding roept allereerst de bescherming in van artikel 2.20 lid 1 onder a en c BVIE. In beide gevallen dient allereerst vastgesteld te worden of het door Wannahaves Holding aangevallen gebruik door de Anwb, kan worden gelijkgesteld met gebruik als merk.
4.11. De Anwb heeft dit uitvoerig betwist. Samengevat komt haar betwisting er op neer dat zij uitsluitend het woordmerk “ANWB” gebruikt als herkomstaanduiding voor door de Anwb geleverde waren en diensten. Onderdeel daarvan zijn verschillende tijdschriften, waaronder de KCK. In deze tijdschriften maakt zij gebruik van zogenoemde “headlines” (zoals “Wannahaves!”), die uitsluitend dienen om de inhoud van artikelen mee aan te duiden en om artikelen van elkaar te onderscheiden. Deze headlines worden niet gebruikt om waren en/of diensten te identificeren als afkomstig uit een bepaalde bron. Dat geldt evenmin voor de headlines op de cover: die worden uitsluitend gebruikt om de aandacht van de lezer te trekken en om deze te enthousiasmeren, aldus nog steeds de Anwb.
4.12. Dit verweer slaagt. Onvoldoende door Wannahaves Holding betwist is dat de Anwb met het teken “Wannahaves(!)” slechts de aandacht heeft gevestigd op het betreffende artikel waarin sprake is van producten die kunnen worden gekwalificeerd als “hebbedingetjes” die gekocht kunnen worden, en dat dit gebruik niet kan worden gezien als herkomstaanduiding van de dienst die samengevat kan worden gekwalificeerd als het geven van ruimte aan derden om hun “hebbedingetjes” onder de aandacht van het publiek te brengen. Er is met andere woorden voldoende aannemelijk gemaakt door de Anwb dat het teken “Wannahaves(!)” louter beschrijvend is gebruikt om de lezer te wijzen op - en in te lichten over de kenmerken van de beschreven waar - “hebbedingetjes” - in het artikel. Dit betekent dat de Anwb het teken “Wannahaves” niet heeft gebruikt als aanduiding van de herkomst van de waar of dienst, maar alleen om de eigenschappen van de onder dat teken aangeboden producten aan te duiden, zodat er geen sprake is van merkgebruik in de zin van het BVIE. Ook het publiek zal dit gebruik door de Anwb niet als merkgebruik opvatten. Zoals ook blijkt uit het door de Anwb overgelegde rapport van TPS/NIPO is in voldoende mate komen vast te staan dat de aanduiding “wannahaves” door een substantieel deel van de respondenten wordt geassocieerd met “dingen die je graag wilt hebben/dingen die je leuk vindt om te hebben/dingen die je moet hebben” en dus niet als een aanduiding ter onderscheiding van waren of diensten van een bepaalde onderneming. Dat Wannahaves Holding - overigens in een ander verband - “ten zeerste” betwist dat de aanduiding “wannahaves” een gebruikelijke term is om hebbedingen/gadgets mee aan te duiden, maakt dit niet anders.
4.13. Wannahaves Holding heeft zich voorts beroepen op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. Er is geen sprake van een geldige reden en de Anwb trekt ongerechtvaardigd voordeel uit en of doet afbreuk aan het onderscheidend vermogen en/of de reputatie van het woordmerk Wannahaves, aldus Wannahaves Holding. Zij wijst er in dit verband nog op dat de Anwb het teken Wannahaves heeft gebruikt in een tijdschrift voor een doelgroep waar Wannahaves Holding zich “nadrukkelijk” niet op richt.
4.14. Hiermee heeft Wannahaves Holding echter, mede gelet op de betwisting door de Anwb, haar vordering onvoldoende onderbouwd. Dat de KCK kennelijk niet een tijdschrift is waarmee (de doelgroep van) Wannahaves Holding zich verwant voelt, maakt zonder nadere toelichting nog niet dat in dit geval sprake is van ongerechtvaardigd voordeel trekken en/of van afbreuk aan onderscheidend vermogen en/of reputatie van het merk “Wannahaves”. Het gaat niet om het risico dat een of meer van deze omstandigheden zich zal voordoen, maar om daadwerkelijke verwezenlijking daarvan; daaromtrent is niets gesteld of gebleken. Reeds hierom kan het beroep op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE dan ook niet slagen.
4.15. De conclusie moet derhalve zijn dat ook de vorderingen in conventie niet toewijsbaar zijn.
4.16. Als de in het ongelijk gestelde partij dient Wannahaves Holding de gedingkosten te dragen. De Anwb heeft een kosten veroordeling op de voet van artikel 1019 h Rv gevraagd, in welk kader zij een niet betwiste staat van kosten heeft overgelegd die in totaal een bedrag van € 37.511,34 beloopt. Onderscheid naar conventie/reconventie is niet gemaakt, zodat de rechtbank er ook in dit geval van uitgaat dat er sprake is van een gewenste verdeling bij helfte. De rechtbank begrijpt aldus dat de vordering in conventie een bedrag van
€ 18.755,67 niet te boven gaat. Nu deze zaak als een niet-eenvoudige zaak (zonder re- en dupliek en/of pleidooi) in het kader van de indicatietarieven kan worden gekwalificeerd, gelet op de verschillende grondslagen en de aard daarvan, kan een bedrag van € 20.000,- als maximaal redelijk en evenredig worden geacht. Het gevorderde bedrag overschrijdt deze grens niet en is derhalve toewijsbaar. Vermeerderd met het vastrecht komen de toewijsbare kosten daarmee uit op € 19.006,67.
5. De beslissing
De rechtbank
in conventie
5.1. wijst het gevorderde af,
5.2. veroordeelt Wannahaves Holding in de kosten van het geding, tot heden aan de zijde van de Anwb begroot op € 19.006,67.
5.3. verklaart de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad,
in reconventie
5.4. wijst het gevorderde af,
5.5. veroordeelt de Anwb in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van Wannahaves Holding begroot op € 10.299,67,
5.6. verklaart de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
Dit vonnis is gewezen door mr. J. Thomas, mr. J.P.H. van Driel van Wageningen en mr. G.V.M. Veldhoen en in het openbaar uitgesproken op 18 maart 2009.?