Uitspraak
vonnis
RECHTBANK UTRECHT
Sector handel en kanton
Handelskamer
zaaknummer / rolnummer: 310297 / KG ZA 11-665
Vonnis in kort geding van 12 oktober 2011
in de zaak van
ERNO RUBIK,
wonende te Boedapest, Hongarije,
eiser,
advocaat mr. J.M. van Noort te Utrecht,
tegen
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BECKX TRADING & CO B.V.,
gevestigd te Roermond,
2. de vennootschap naar Duits recht
OUT OF THE BLUE KG,
gevestigd te Lilienthal, Duitsland,
gedaagden,
advocaat mr. W.A.J. Hoorneman te Utrecht.
Partijen zullen hierna Rubik en Out Of The Blue c.s. (afzonderlijk: Beckx en Out of the Blue) genoemd worden.
1. De procedure
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding
- de mondelinge behandeling
- de pleitnota van Rubik
- de pleitnota van Out Of The Blue c.s..
1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.
2. De feiten
2.1. Rubik is de ontwerper van de zogenaamde ‘Rubik’s Cube’ (hierna: Rubiks kubus). De basisvorm van deze kubus is hierna weergegeven.
Basisvorm Rubiks kubus
2.2. Beckx is een in Nederland gevestigde onderneming die zich bezighoudt met handel in cadeauartikelen. Op de Nederlandse markt biedt zij onder meer de navolgende producten aan:
Magic CubeKeychain Magic Cube
Kama Sutra CubePink Cube
Sudoku Cube
2.3. Out of the Blue is een Duitse vennootschap die cadeauartikelen, waaronder de onder 2.2 bedoelde producten, levert aan (onder meer) Beckx.
3. Het geschil
3.1. Rubik vordert samengevat - het volgende:
1. dat Out of the Blue c.s. bevolen wordt om iedere verdere inbreuk op het auteursrecht met betrekking tot Rubiks kubus te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom,
2. dat Out of the Blue c.s. veroordeeld wordt om een door een registeraccountant gecertificeerde schriftelijke verklaring te overleggen over het aantal inbreukmakende producten dat Out of the Blue c.s. in voorraad heeft en/of heeft verkocht, de verkoopprijs van de inbreukmakende producten, het totaalbedrag aan genoten winst, en de naam en adresgegevens van de kopers en leveranciers van de inbreukmakende producten, op straffe van verbeurte van een dwangsom,
3. dat Out of the Blue c.s. veroordeeld wordt de bij haar in voorraad aanwezig zijnde inbreukmakende producten te laten vernietigen, op straffe van verbeurte van een dwangsom,
4. dat Out of the Blue c.s. hoofdelijk veroordeeld wordt in de kosten van de procedure overeenkomstig het bepaalde in artikel 1019h Rv,
5. dat de termijn ex artikel 1019i Rv bepaald wordt op zes maanden na betekening van het vonnis.
3.2. Out Of The Blue c.s. voert verweer.
3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4. De beoordeling
Rechtsmacht en toepasselijk recht
4.1. Nu zowel Rubik als Out of the Blue woonachtig/gevestigd is buiten Nederland dient de voorzieningenrechter allereerst de vraag te beantwoorden of hij bevoegd is van het geschil (tussen deze partijen) kennis te nemen. De voorzieningenrechter beantwoordt die vraag bevestigend en wel op grond van artikel 24 van Pro de EEX-Verordening, nu Out of the Blue is verschenen en de rechtsmacht van de Nederlandse rechter niet heeft betwist.
4.2. Ten aanzien van het toepasselijke recht overweegt de voorzieningenrechter dat het geschil ziet op een gestelde inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht, zodat het geschil wordt beheerst door het recht van het land waarvoor de bescherming wordt gevorderd (lex loci protectionis, zoals onder meer neergelegd in artikel 8 lid 1 Rome Pro II-verordening), zodat Nederlands recht van toepassing is. De voorzieningenrechter stelt daarbij voorop dat het feit dat Hongarije als land van oorsprong van Rubiks kubus geldt, niet in de weg staat aan auteursrechtelijke bescherming naar Nederlands recht, nu op grond van artikel 5 lid 1 van Pro de Berner Conventie auteurs in landen die niet het land van oorsprong van het werk zijn, dezelfde rechten hebben als eigen onderdanen.
Spoedeisend belang
4.3. Als meest verstrekkend verweer heeft Out of the Blue c.s. aangevoerd dat Rubik niet ontvankelijk is in zijn vordering, omdat hij daarbij onvoldoende spoedeisend belang heeft. Volgens Out of the Blue c.s. wist Rubik door een in Duitsland over Rubiks kubus aanhangige procedure dat Rubiks kubus door Out of the Blue c.s. ook in Nederland werd verhandeld. Zij heeft vervolgens gedurende vier jaar (de kubussen van Out of the Blue c.s. werden naar eigen zeggen vanaf 2007 in Nederland verhandeld) niets gedaan om dat te verhinderen, zodat zij haar spoedeisend belang heeft verspeeld.
4.4. Volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad geldt als uitgangspunt dat indien, zoals in het onderhavige geval, in kort geding een voorziening wordt gevraagd die ertoe strekt een einde te maken aan als stelselmatige inbreuk op een subjectief recht aan te merken handelingen waarvan de eisende partij doorlopend schade ondervindt, deze partij een spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen (vgl. Hoge Raad 23 januari 1998, NJ 2000, 544). De enkele omstandigheid dat de eisende partij geruime tijd heeft laten verlopen voordat hij in kort geding een tot het verkrijgen van een verbod van de gewraakte handelingen strekkende vordering instelde, behoeft de voorzieningenrechter niet ervan te weerhouden aan te nemen dat een spoedeisend belang bij de vordering bestaat. Het is aan de feitenrechter voorbehouden om te beoordelen of, gelet op de omstandigheden van het geval, in concreto nog voldoende spoedeisend belang bij de vordering bestaat (vgl. Hoge Raad 9 juni 2001, LJN AB2391).
4.5. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft Out Of The Blue c.s. onvoldoende aannemelijk gemaakt dat Rubik op basis van de Duitse procedure had moeten weten dat Out of the Blue c.s. haar kubussen ook op de Nederlandse markt bracht. De verwijzing naar Nederland in de onthoudingsverklaring die in de Duitse procedure aan de orde was, en de wetenschap van het bestaan van een Nederlandse vestiging van de in de Duitse procedure betrokken onderneming is daartoe onvoldoende.
Afgezien daarvan geldt dat Out of the Blue c.s. ook na betwisting daarvan door Rubik niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij - zoals zij zegt - al vanaf 2007 haar kubussen in Nederland op de markt brengt, terwijl dat eenvoudig aan te tonen zou zijn geweest door het overleggen van inkoopfacturen uit die periode.
Gelet hierop is de stelling van Out of the Blue c.s. ten aanzien van het stilzitten door Rubik onvoldoende om een uitzondering te rechtvaardigen op het uitgangspunt dat er spoedeisend belang bestaat bij een vordering waarmee een einde wordt gemaakt aan een stelselmatige inbreuk op een subjectief recht waarvan doorlopend schade wordt ondervonden. De voorzieningenrechter is van oordeel dat Rubik voldoende spoedeisend belang bij zijn vorderingen heeft. Dit geldt ook voor het gevorderde gebod om de inbreukmakende producten die Out Of The Blue c.s. in voorraad houdt, te vernietigen, omdat van het blijven bestaan van de inbreukmakende producten een reële dreiging uitgaat van het voortzetten van het plegen van inbreuken op rechten van intellectuele eigendom.
Auteursrechtelijke bescherming
4.6. De kern van het geschil tussen partijen betreft het antwoord op vraag of de meest basale uitvoering van Rubiks kubus (zie onder 2.1) zich leent voor auteursrechtelijke bescherming.
Het gaat in deze zaak om de ‘meest basale uitvoering’ van Rubiks kubus, omdat Rubik uitdrukkelijk niet de bescherming inroept van de kleuren die hij op de Rubiks kubus heeft aangebracht, noch - zo constateert de voorzieningenrechter - van de specifieke maatvoering of de wijze van afwerking van Rubiks kubus. Deze constatering is van belang, omdat vaststaat dat in het door het Hof Amsterdam in 1981 over Rubiks kubus gewezen arrest
(16 juli 1981, BIE 1982,50) de versie voorlag van Rubiks kubus met de door Rubik daarop aangebrachte kleuren. Gelet op het belang dat het Hof Amsterdam in die zaak aan de kleuren toekende, leent dat arrest zich niet voor toepassing op de onderhavige zaak.
4.7. Rubik stelt zich op het standpunt dat de volgende elementen van Rubiks kubus meebrengen dat deze kubus voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt:
a. de keuze van de kubus als hoofdvorm van het werk,
b. de samenstelling van het werk uit 26 (schijnbaar 27) kleinere kubusvormige elementen,
c. de individuele identificeerbaarheid van de kubusvormige elementen,
d. het ontbreken van een vaste onderlinge verbinding van de kubusvormige elementen waardoor deze schijnbaar geheel los van elkaar staan en onzichtbaar bijeen worden gehouden,
e. de 360 graden draaibaarheid van de kubusvormige elementen in groepen van drie rijen van drie elementen langs drie assen, waarbij de samenstelling van de groep wisselt al naargelang de as waarlangs wordt gedraaid.
4.8. Op grond van het bepaalde in artikel 1 juncto Pro artikel 10 Aw Pro komen voor auteursrechtelijke bescherming die werken in aanmerking die voldoende oorspronkelijk zijn en een eigen karakter hebben en bovendien het persoonlijk stempel van de maker dragen. Dat het voortbrengsel een eigen, oorspronkelijk karakter moet bezitten, houdt in dat de vorm niet ontleend mag zijn aan het werk van een ander. Om te voldoen aan de eis dat het werk het persoonlijk stempel van de maker moet dragen, zal sprake moeten zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes, en die aldus een voortbrengsel is van de menselijke geest (Hoge Raad, 30 mei 2008, LJN BC2153 (Endstra-tapes-arrest)).
In een arrest van 16 juli 2009 heeft het Hof van Justitie voorts bepaald dat het auteursrecht slechts kan gelden met betrekking tot materiaal dat oorspronkelijk is, in die zin dat het gaat om een eigen intellectuele schepping van de auteur ervan (HvJ 16 juli 2009, C-5/08 (Infopaq)).
4.9. Partijen verschillen met name van mening over het antwoord op de vraag of Rubiks kubus in zodanige mate technisch en functioneel bepaald is dat deze niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt.
Technische bepaaldheid
4.10. In zijn arrest van 16 juni 2006 (Lancôme/Kecofa, LJN: AU8940) heeft de Hoge Raad bepaald dat het werkbegrip van de Auteurswet zijn begrenzing vindt waar het eigen oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect.
4.11. Teneinde te kunnen bepalen in hoeverre Rubiks kubus bepaald wordt door technische elementen is van belang welk technisch probleem met Rubiks kubus werd opgelost en of er bij de oplossing daarvan creatieve keuzes mogelijk waren.
4.12. Uit de door Rubik als productie 6 overgelegde verklaring van Rubik zelf blijkt dat het ‘probleem’ dat Rubik wenste op te lossen (zoals ook kenbaar is uit het object zelf), erin bestond om de onderdelen van een object van plaats te laten veranderen zonder dat het object uit elkaar zou vallen. Rubik beoogde het resultaat daarvan te gebruiken voor het door hem gegeven onderwijs alsmede, kennelijk later in het totstandkomingsproces, om het te laten gebruiken als 3D-puzzel. Uit de verklaring blijkt voorts dat Rubik is begonnen met een kubus bestaande uit 2x2x2 kubussen, maar dat hij gaandeweg - doordat dat technisch niet bleek te werken - merkte dat er een andere structuur noodzakelijk was: een kubus in de vorm van 3x3x3 kubussen. De kern van de technische oplossing die Rubik heeft gevonden voor de door hem onderzochte kwestie, is het ontwerpen van een constructie van drie assen, die aan de uiteinden zijn voorzien van blokjes, die er (tezamen) voor zorgen dat de onderdelen van de kubus - ook bij het draaien daarvan - bij elkaar blijven.
4.13. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter volgt uit het voorgaande dat Rubik uit technisch oogpunt beperkt was in de keuzes die hij bij de vormgeving van het beoogde draaibare object kon maken. Het ontbreken van een vaste verbinding tussen de elementen en de draaibaarheid van Rubiks kubus (zie onder 4.7 sub d. en e.) zijn de technische randvoorwaarden voor oplossing van Rubiks ‘probleem’, zodat die elementen niet als creatieve keuzes van Rubik kunnen worden aangemerkt. Voor zover Rubik met de onder 4.7 sub d. en e. bedoelde elementen een beroep heeft beogen te doen op de auteursrechtelijke beschermbaarheid van beweging, gaat dat voor het onderhavige object bovendien niet op, omdat Rubiks kubus niet uit zichzelf beweegt, maar pas door interactie met de gebruiker en de wijze van beweging afhankelijk is van de wil van de specifieke gebruiker.
4.14. Uit de door Rubik overgelegde afbeeldingen van andere 3D-puzzels, in de vorm van een driehoek, zeshoek, ruit en een bol, blijkt dat voor de technische kwestie die Rubik wilde oplossen, op zichzelf de kubus als hoofdvorm niet technisch noodzakelijk was.
Indien evenwel de kubus wordt gekozen, vloeit uit de draaibaarheid van de kubus voort dat deze opgebouwd is uit kleinere kubusvormige elementen (zie 4.7 sub b.).
Dat Rubiks kubus bestaat uit 26 zichtbare kubusvormige elementen (3x3 per zijde) is in die zin technisch bepaald dat de zijden, gelet op de draaibaarheid van het object, per rij een gelijk aantal stenen moeten hebben, maar is - ook blijkens de inmiddels bestaande kubusvormige 3D-spellen in andere uitvoeringen (5x5x5, 6x6x6, 7x7x7) - op zichzelf ook als een keuze aan te merken. Daarbij tekent de voorzieningenrechter wel aan dat uit de verklaring van Rubik blijkt dat de keuze voor 3x3x3 wel mede is ingegeven door de techniek, omdat tijdens het totstandkomingsproces bleek dat de versie van 2x2x2 niet werkte met de door hem uiteindelijk ontwikkelde assenstructuur.
Functionele bepaaldheid en vormgevingserfgoed
4.15. Afgezien van de eisen die de techniek aan Rubiks kubus stelt (draaibaarheid en het ontbreken van een vaste verbinding tussen de onderdelen), geldt dat Rubiks kubus ook door functionele elementen is bepaald. Het doel van Rubiks kubus is tweeledig: om te worden gebruikt voor de uitleg van driedimensionale geometrie aan studenten en voor het spelen van een 3D-puzzel. De functie van Rubiks kubus als 3D-spel brengt mee dat de afzonderlijke kubusvormige elementen individueel identificeerbaar moeten zijn, omdat anders het spelelement zou ontbreken. De speler moet de elementen individueel kunnen volgen om te kunnen bepalen of hij met het oplossen van de puzzel op de goede weg is. Dit betekent dat dit element, anders dan Rubik stelt (zie 4.7 sub c.), niet kan worden aangemerkt als een creatieve keuze van de maker, maar moet worden aangemerkt als een functioneel bepaald element.
4.16. Voor zover Rubik stelt dat de kubusvorm voortvloeit uit een creatieve keuze geldt dat uit de verklaring van Rubik blijkt dat de keuze van de kubus als hoofdvorm een gevolg is van het feit dat die vorm eenvoudig aan studenten is uit te leggen, alsmede dat het de meest interessante vorm is omdat de kubus bij deling zichzelf reproduceert. In zoverre is de keuze voor de kubus dus enigszins functioneel bepaald.
Voor zover de functie van Rubiks kubus gelegen was in het spelen van een 3D-puzzel, geldt dat het vereiste van 360 graden draaibaarheid een rechthoekige vorm ongeschikt maakt om als object te fungeren.
4.17. Afgezien van deze functionele beperkingen geldt dat de kubus als vorm al eeuwen bestaat, en de keuze voor die vorm derhalve in beginsel niet als oorspronkelijk kan worden aangemerkt. Uit de door Out of the Blue c.s. naar voren gebrachte voorbeelden blijkt voorts dat ook de kubusvorm als 3D-spel al bestond op het moment waarop Rubik tot het scheppen van zijn kubus overging.
4.18. Ook het opdelen van de kubus in kleinere kubussen is al lang bekend. Dit betekent niet dat de rangschikking van de opgedeelde kubussen niet op een creatieve wijze zou kunnen plaatsvinden, bijvoorbeeld door deze in trapvorm te leggen, maar daarvan is in het onderhavige geval geen sprake. Rubik heeft voor de meest basale vorm, de kubus, gekozen en deze vervolgens op de meest basale wijze opgedeeld, namelijk in meerdere kleinere kubussen die tezamen de grote kubus vormen.
4.19. Dat Rubiks kubus is opgedeeld in 3x3x3 kleinere kubussen moet ook als basale uitwerking van het idee van een draaibare, in meerdere kubussen uitgesplitste kubus worden aangemerkt. Niet alleen stuitte de 2x2x2-versie op technische complicaties en is de keuze voor 3x3x3 daardoor mede ingegeven door de techniek (zie hiervoor onder 4.14), maar tevens zou een 2x2x2-variant uit functioneel oogpunt (gebruik als 3D-spel) te weinig intellectuele uitdaging bieden aan een speler, terwijl de 4x4x4 e.v. varianten (voor zover deze al met dezelfde assenstructuur van Rubik gebouwd zouden kunnen worden, hetgeen in dit kort geding niet is komen vast te staan) de aantrekkelijkheid van het 3D-spel uit het oogpunt van een te grote mate van complexiteit zouden (kunnen) aantasten.
4.20. Gelet op het voorgaande is naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter in de keuze van Rubik voor de kubus als hoofdvorm en de splitsing daarvan in 26 (schijnbaar 27) kleinere kubussen (zie onder 4.7 sub a. en b.) geen creatieve keuze van Rubik te ontdekken.
Conclusie
4.21. Op grond van het voorgaande moet geoordeeld worden dat aan de basale versie van de Rubiks kubus, zoals deze onderwerp is gemaakt van dit kort geding, geen auteursrechtelijke bescherming toekomt. De vorderingen dienen daarom te worden afgewezen.
Proceskosten
4.22. Rubik zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Out of the Blue c.s. heeft veroordeling, uitvoerbaar bij voorraad, gevorderd van Rubik in de proceskosten overeenkomstig het bepaalde in artikel 1019h Rv. Rubik heeft de vordering op dit punt, ook wat de omvang van het gevorderde bedrag betreft, niet betwist, zodat deze tot het gevorderde bedrag toewijsbaar is.
De kosten aan de zijde van Out Of The Blue c.s. worden met inachtneming van het voorgaande begroot op:
- griffierecht EUR 560,00
- salaris advocaat 34.414,17
Totaal EUR 34.974,17
5. De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1. wijst de vorderingen af,
5.2. veroordeelt Rubik in de proceskosten, aan de zijde van Out Of The Blue c.s. tot op heden begroot op EUR 34.974,17,
5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
Dit vonnis is gewezen door mr. R.A. Steenbergen, bijgestaan door mr. W.A. Visser als griffier, en in het openbaar uitgesproken op 12 oktober 2011.?