Uitspraak
vonnis
RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD
Sector civiel recht
Locatie Zwolle
zaaknummer / rolnummer: 193116 / KZ ZA 11-1052
Vonnis in kort geding van 24 januari 2012
in de zaak van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
STUDIO LIGHT B.V.,
gevestigd te Barneveld,
eiseres,
advocaat mr. J. Eerbeek te Veenendaal,
tegen
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
FIND IT MEDIA B.V.,
gevestigd te Kampen,
gedaagde,
advocaat mr. C.G.M. Berendsen te Amsterdam.
Partijen zullen hierna Studio Light en Find It Media genoemd worden.
1. De procedure
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding
- de mondelinge behandeling
- de pleitnota van Studio Light
- de pleitnota van Find It Media.
1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.
2. De feiten
2.1. Zowel Studio Light als Find It Media exploiteren een groothandel in (onder andere) "selfmade kaarten".
2.2. Sedert april 2010 geeft Studio Light een serie boekjes uit, door haar aangeduid als "Mini Pyramids". Het betreft boekjes op A6-formaat met behulp waarvan kaarten kunnen worden gemaakt door de plaatjes uit deze boekjes uit te knippen en zodanig op elkaar te plakken dat een gelaagd effect ('3D-effect') ontstaat.
2.3. De navolgende boekjes heeft Studio Light in het geding gebracht.
2.3.1. Boekje 2 van Studio Light, uitgegeven in de week van 13 april 2010:
Boekje 2 van Studio Light
2.3.2. Boekje 3 van Studio Light, uitgegeven in de week van 13 april 2010:
Boekje 3 van Studio Light
2.3.3. Boekje 8 van Studio Light, uitgegeven in de week van 13 april 2010:
Boekje 8 van Studio Light
2.3.4. Boekje 33 van Studio Light, uitgegeven in de week van 18 juli 2010:
Boekje 33 van Studio Light
2.3.5. Boekje 37 van Studio Light, uitgegeven in de week van 18 juli 2010:
Boekje 37 van Studio Light
2.3.6. Boekje 40 van Studio Light, uitgegeven in de week van 18 juli 2010:
Boekje 40 van Studio Light
2.4. Find It Media geeft ook sedert 2008 vergelijkbare boekjes uit, in die zin dat daarmee ook kaarten kunnen worden gemaakt door de plaatjes uit deze boekjes uit te knippen en zodanig op elkaar te plakken dat een gelaagd effect ('3D-effect') ontstaat. Aanvankelijk hadden de boekjes van Find It Media een A5-formaat.
De voorzijde van een van deze boekjes ziet er aldus uit:
Voorzijde boekjes van Find It Media
De achterzijde van een van deze boekjes ziet er aldus uit:
Achterzijde boekjes van Find It Media
2.5. In september 2011, na de uitgave van de A6-boekjes van Studio Light, heeft Find It Media een serie van 4 boekjes op A6-formaat uitgegeven. Het betreft de boekjes met de navolgende omslag.
2.5.1. Boekje 1 van Find It Media:
Boekje 1 van Find It Media
2.5.2. Boekje 2 van Find It Media:
Boekje 2 van Find It Media
2.5.3. Boekje 3 van Find It Media:
Boekje 3 van Find It Media
2.5.4. Boekje 4 van Find It Media:
Boekje 4 van Find It Media
3. Het geschil
3.1. De vordering van Studio Light strekt ertoe dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:
1. Find It Media zal veroordelen om zich met onmiddellijke ingang na betekening van het te wijzen vonnis te onthouden van iedere inbreuk op de auteursrechten van Studio Light (waaronder behoren de omslagen/de lay-out van de (individuele) Mini Pyramidsboekjes van Studio Light; zoals beschreven in de dagvaarding), direct of indirect via anderen (waaronder via de aan haar gelieerde ondernemingen zoals de zustervennootschap Find It Trading B.V.), door iedere vorm van verveelvoudiging en/of openbaarmaking van die auteursrechtelijk beschermde werken, waaronder het verspreiden, aanbieden, in voorraad houden en gebruiken van de Mini Pyramidsboekjes van Find It Media (waaronder de nrs. 1 t/m 4 zoals overgelegd in productie 5 bij dagvaarding);
2. Find It Media zal veroordelen om zich met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te onthouden van ieder onrechtmatig handelen jegens Studio Light, waaronder het onrechtmatig ontlenen of nabootsen van de in de dagvaarding omschreven Mini Pyramidsboekjes van Studio Light;
3. Find It Media zal veroordelen om uiterlijk binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Studio Light, mr. J. Eerbeek (postbus 1400, 3900 BK Veenendaal), een schriftelijke verklaring toe te zenden, vergezeld van onderliggende bewijsstukken, waarin opgave wordt gedaan van:
a. de volledige namen en adressen van de afnemers van Find It Media en andere derden aan wie Find It Media haar inbreukmakende producten (de Mini Pyramidsboekjes, waaronder nrs. 1 t/m 4) heeft geleverd c.q. toegezonden c.q. overhandigd, met vermelding van het aantal toegestuurde of afgegeven producten per nummer;
b. het aantal exemplaren van de inbreukmakende/onrechtmatige Mini Pyramids-boekjes (onder meer de nrs. 1 t/m 4) gespecificeerd per nummer dat Find It Media heeft verkocht en/of heeft geleverd aan afnemers, gesplitst in verkoop aan particuliere afnemers en verkoop aan professionele afnemers, met dien verstande dat bij de professionele afnemers tevens opgave wordt gedaan van de namen en adressen van hen en aantallen per individuele professionele afnemer verkochte en geleverde exemplaren van het specifieke Mini Pyramids-boekje (gespecificeerd per nummer), telkens met vermelding van de aan de afnemer (particulier of professioneel) in rekening gebrachte verkoopprijs en onder overlegging van facturen, afleverbonnen en/of andere deugdelijke bewijsstukken;
c. de aantallen nog in voorraad gehouden inbreukmakende/onrechtmatige Mini Pyramidsboekjes met vermelding van plaatsnaam en adres van opslag en naam van bewaarder, onder overlegging van orderbevestiging, fabricageopdrachten, bewaargevingsopdrachten en/of andere deugdelijke bewijsstukken;
d. de aantallen zich nog in het proces van bestemming en/of fabricage bevindende inbreukmakende/onrechtmatige Mini Pyramidboekjes met vermelding van de volledige naam en adresgegevens van de fabrikant of leverancier waar deze zich bevinden, onder overlegging van orderbevestigingen, fabricageopdrachten en/of andere deugdelijke bewijsstukken;
e. een berekening van de met de verkoop van de inbreukmakende/onrechtmatige Mini Pyramidboekjes behaalde omzet en winst (berekend op basis van verkoopprijs minus inkoopprijs vermeerderd met toerekenbare directe kosten), met een specificatie van de verschillende in mindering gebrachte directe kostenposten, en onder overlegging van duidelijke en gedetailleerde schriftelijke bewijsstukken;
4. Find It Media zal veroordelen om uiterlijk binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis een origineel ondertekende verklaring van een registeraccountant te overhandigen aan de advocaat van Studio Light, mr. J. Eerbeek (postbus 1400, 3900 BK Veenendaal), waarin de registeraccountant de juistheid en de volledigheid bevestigt van de op grond van de veroordeling onder (3) a t/m e hierboven verstrekte gegevens, op basis van een door die accountant verricht onderzoek in de financiële administratie, boekhouding en facturen en andere gegevens van Find It Media, één en ander op kosten van Find It Media;
5. Find It Media zal veroordelen om uiterlijk binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis aan de afnemers en andere derden die van Find It Media (een) inbreukmakende Mini Pyramidboekje(s) heeft c.q. hebben toegezonden gekregen of anderszins hebben ontvangen, een brief te versturen, waarin, met uitzondering van de adressering, datering en de reguliere afsluiting, uitsluitende de navolgende tekst, in het lettertype Times New Roman (lettergrootte 11) op wit papier, is opgenomen:
"Geachte heer, mevrouw,
Wij (Find It Media B.V.) hebben aan geleverd dan wel overhandigd of toegezonden een of meerdere Mini Pyramidboekjes. Voor de omslag van deze Mini Pyramidboekjes hebben wij de lay-out van onze concurrent Studio Light B.V., gevestigd te Barneveld, zonder haar toestemming overgenomen.
Door deze handelwijze plegen wij een inbreuk op de auteursrechten van Studio Light B.V., althans handelen wij jegens haar onrechtmatig en zijn wij verplicht onze Mini Pyramid-boekjes terug te nemen en aan Studio Light te verzenden. In dat kader verzoeken wij u binnen zeven dagen na de datum van deze brief alle aan u geleverde c.q. de door u van ons afgenomen dan wel ontvangen Mini Pyramidboekjes aan ons te retourneren. De daarmee gepaarde verzendkosten en de eventueel betaalde koopprijs zullen wij u vergoeden.
Wij wijzen u erop dat het in voorraad houden, aanbieden, verhandelen, of ter beschikking stellen van onze Mini Pyramidsboekjes een inbreuk vormt op de auteursrechten van Studio Light B.V. en zij u daarom ook rechtstreeks kan aanspreken."
en gelijktijdig aan de advocaat van Studio Light, mr. J. Eerbeek (postbus 1400, 3900 BK Veenendaal), een kopie van deze brief toe te zenden tezamen met de lijst van adressen en namen van geadresseerde aan wie deze brief is verstuurd;
6. Find It Media zal veroordelen om uiterlijk binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis de bij haar in voorraad zijnde, alsnog in haar bezit komende en/of de door haar afnemers geretourneerde Mini Pyramidboekjes, op haar kosten aan Studio Light te vernietigen en wel onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder en met de verplichting om een proces-verbaal van vernietiging van de deurwaarder binnen zeven dagen na de vernietiging, aan de advocaat van Studio Light, mr. J. Eerbeek voornoemd, toe te zenden;
7. Find It Media zal veroordelen tot betaling aan Studio Light van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 5.000,=, voor elke keer of elke dag, een gedeelte van de dag daaronder begrepen, dat zij in gebreke blijft aan de hiervoor onder (1) tot en met (6) genoemde veroordelingen te voldoen, dan wel - zulks uitsluitend ter keuze van Studio Light - een dwangsom van € 1.000,= per inbreukmakende brochure of inbreukmakend product waarmee in strijd met één of meer van de veroordelingen is/wordt gehandeld;
8. op basis van artikel 1019i Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), in samenhang met artikel 50 lid 6 Tripsverdrag Pro, zal bepalen dat de termijn waarbinnen Studio Light een bodemprocedure aanhangig moet maken - voor zover dit al niet is gebeurd - zes maanden zal zijn, te rekenen vanaf de datum dat dit vonnis in krachtens van gewijsde is gegaan;
9. Find It Media zal veroordelen in de kosten van dit geding, in de zin van artikel 1019h Rv, bestaande uit de volledige feitelijke door Studio Light gemaakte kosten van de salarissen en de voorschotten van de behandelend advocaat, of een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag ter vergoeding van de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die Studio Light heeft gemaakt.
3.1.1. Studio Light heeft - samengevat - aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat zij auteursrechthebbende is op de lay-out van de omslag van de door haar uitgegeven boekjes en dat Find It Media inbreuk maakt op haar openbaarmakings- en verveelvoudigingsrecht door de uitgave van de A6-boekjes van Find It Media. Daarnaast heeft Studio Light aangevoerd dat de uitgave van de A6-boekjes van Find It Media onrechtmatig is jegens haar, aangezien sprake is van (onrechtmatige) slaafse nabootsing.
3.2. Find It Media voert verweer.
3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4. De beoordeling
4.1.1. Als eerste heeft Studio Light aan de vorderingen ten grondslag gelegd dat Find It Media inbreuk maakt op - samengevat - het auteursrecht op de lay-out van de A6-boekjes van Studio Light. In dat verband dient - mede gelet op het door Find It Media gevoerde verweer - het navolgende voldoende aannemelijk te zijn:
a. er rust een auteursrecht op de lay-out;
b. Studio Light is de auteursrechthebbende;
c. Find It Media maakt door de uitgave van haar A6-boekjes inbreuk op het auteursrecht van Studio Light.
4.2. Ten aanzien van a.
4.2.1. Met Studio Light is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat, anders dan Find It Media heeft betoogd, de lay-out van haar door Studio Light in het geding gebrachte A6-boekjes, auteursrechtelijke bescherming toekomt. Naar het voorshandse oordeel heeft de lay-out een eigen, oorspronkelijk karakter en draagt het in voldoende mate een persoonlijk stempel van de maker.
4.2.2. In dit verband moet eerstens worden opgemerkt dat uit de aard van de zaak, het betreft hier een lay-out die in meerdere boekjes van Studio Light terugkomt, voor de vraag wat voor bescherming in aanmerking komt, anders dan Find It Media stelt, het noodzakelijk is een vergelijking te maken tussen de verschillende A6-boekjes van Studio Light. Voorshands is de voorzieningenrechter van oordeel dat van een auteursrecht sprake is gelet op de volgende elementen, die - anders dan Find It Media heeft betoogd - in onderlinge samenhang moeten worden bezien:
- het woord "mini", in hoofdletters en in grotere letters dan het woord "pyramids", ook in hoofdletters dat onder het woord "mini" is geplaatst, dit alles aan de bovenzijde van de voorpagina;
- de nummering van het boekje, waarbij het nummer is afgebeeld op een aparte vierkanten achtergrond;
- een collage van uit het lood en deels elkaar overlappende afbeeldingen die zijn ontleend aan de inhoud van het desbetreffende boekje;
- de vermelding van het aantal sheets (15), tezamen met de vermelding van een thema, in een cirkel;
- het A6-formaat van het boekje.
Uit het aantal, de keuze en de plaats van voormelde elementen blijkt in voldoende mate van een creatieve, scheppende arbeid, die - wederom anders dan Find It Media heeft betoogd - dermate afwijkt van de (oudere) A5-boekjes van Find It Media dat geen afbreuk wordt gedaan aan de oorspronkelijkheid en eigenheid van het werk. Immers, geen van de hierboven genoemde elementen, met uitzondering van de nummering van het boekje, komt overeen met de A5-boekjes van Find It Media.
Find It Media heeft voorts gesteld dat Studio Light niet voldoende heeft onderbouwd dat de lay-out van de omslagen van A6-boekjes van Studio Light een persoonlijk karakter heeft.
De voorzieningenrechter volgt Find It Media hierin niet. Studio Light heeft in voldoende mate gewezen op - onder andere - de verschillende hierboven vermelde elementen en de samenhang daartussen. Daaruit blijkt, naar het voorshandse oordeel van de voorzieningenrechter, voldoende van een persoonlijk karakter. Meer behoefde van Studio Light in dit verband niet verwacht te worden.
4.3. Ten aanzien van b.
4.3.1. Find It Media heeft naar voren gebracht dat Studio Light voorts onvoldoende heeft onderbouwd dat zij als maker van de litigieuze lay-out heeft te gelden. De voorzieningenrechter volgt Find It Media hierin niet.
4.3.2. Artikel 4 Auteurswet Pro bepaalt, voor zover van belang, dat "behoudens bewijs van het tegendeel" degene die op het werk als zodanig is aangemerkt, voor maker wordt gehouden. Studio Light heeft erop gewezen dat op de achterzijde van haar A6-boekjes is vermeld: "(c)2010: Produced in Holland by: Studio Light b.v." en heeft daarmee voldoende onderbouwd dat zij auteursrechthebbende is, temeer nu Find It Media heeft nagelaten (een begin van) een aanwijzing voor "het tegendeel" naar voren te brengen.
4.4. Ten aanzien van c.
4.4.1. De volgende vraag die voorligt is of Find It Media met haar A6-boekjes inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van Studio Light. Studio Light heeft in dat verband gewezen op een groot aantal overeenkomsten betreffende de lay-out van de litigieuze A6-boekjes. Het verweer van Find It Media is tweeërlei. Ten eerste voert zij aan dat Studio Light niet voldoende concreet heeft aangeduid welk A6-boekje van Find It Media inbreuk zou maken op welk A6-boekje van Studio Light. Ten tweede heeft zij, per (beeld)element gewezen op de verschillen tussen de A6-boekjes van Studio Light en Find It Media.
4.4.2. Met Studio Light is de voorzieningenrechter van oordeel dat de door Find It Media gebruikte lay-out in haar A6-boekjes dermate veel gelijkenis vertoont met de (auteursrechtelijk beschermde) lay-out van de A6-boekjes van Studio Light dat een inbreuk voldoende aannemelijk is geworden.
Zoals hiervoor is opgemerkt betreft het hier een auteursrecht dat rust op de lay-out van de A6-boekjes, welk auteursrecht kan worden afgeleid uit de overeenkomsten van haar verschillende door Studio Light in het geding gebrachte A6-boekjes. Daardoor snijdt het eerste hierboven aangeduide verweer van Find It Media geen hout.
De inbreukmakende overeenstemming bestaat er, naar het oordeel van de voorzieningenrechter, uit dat de A6-boekjes van Find It Media alle onder 4.2.2 genoemde elementen bevatten (met uitzondering van de vermelding van het thema in de onder 4.2.2 genoemde cirkel), waardoor de totaalindrukken van de litigieuze A6-boekjes een treffende gelijkenis vertonen.
Dat per element, op detailniveau, van verschillen sprake is, doet aan het voorgaande niet af. Het tweede hierboven aangeduide verweer faalt derhalve eveneens.
Voldoende aannemelijk is geworden dat een gemiddelde normaal oplettende consument de A6-boekjes van Find It Media voor die van Studio Light zal houden.
4.5. Ten tweede heeft Studio Light aan de vorderingen (met uitzondering van de eerste vordering) het leerstuk van 'slaafse nabootsing' ten grondslag gelegd.
4.5.1. Vaste rechtspraak is dat het profiteren van andermans prestatie ten eigen voordele en mogelijk ten nadele van de concurrent in beginsel niet onrechtmatig is, ook niet indien dit tot verwarring zou kunnen leiden. Dat is slechts anders indien men zonder aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid af te doen, op bepaalde punten evengoed een andere weg had kunnen in te slaan en door dat niet te doen, verwarring sticht (Hyster Krane-arrest, HR 26 juni 1953, NJ 1954, 90).
4.5.2. Gelet op deze toetsingsmaatstaf is de uitgave van de litigieuze A6-boekjes door Find It Media jegens Studio Light - naast de inbreuk die deze boekjes maken op het auteursrecht dat Studio Light heeft op de lay-out van haar A6-boekjes - in strijd met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer in acht is te nemen en om die reden onrechtmatig. Daarbij acht de voorzieningenrechter van belang dat sprake is van een dermate grote gelijkenis tussen de A6-boekjes van Studio Light en die van Find It Media dat verwarring is te duchten en voorts dat Find It Media deze verwarring kan voorkomen door, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid, voor een afwijkende, niet verwarringscheppende lay-out te kiezen. Voormelde gelijkenis blijkt, naar het voorshandse oordeel van de voorzieningenrechter, uit de omstandigheid dat Find It Media in haar A6-boekjes de elementen genoemd in 4.2.2 (met uitzondering van de vermelding van het thema in de aldaar aangeduide cirkel) heeft overgenomen.
4.5.3. De aan de veroordelingen verbonden dwangsommen zullen worden gematigd en gemaximeerd.
4.6. De onderscheidenlijke vorderingen
4.6.1. Het voorgaande brengt mee dat de vordering onder 1. voor toewijzing gereed ligt, met dien verstande dat Find It Media -samengevat - zal worden veroordeeld om zich te onthouden van iedere inbreuk op het auteursrecht van de lay-out van de A6-boekjes van Studio Light.
4.6.2. Gelet op het overwogene onder 4.5.2 is de tweede vordering eveneens toewijsbaar.
4.6.3. De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding om de vorderingen onder 3 tot en met 6 toe te wijzen.
4.6.4. In dit verband is van belang dat in een IE-zaak als de onderhavige niet slechts de niet te verwaarlozen kans aanwezig is dat in hoger beroep in kort geding een andersluidend oordeel volgt, maar ook dat ingevolge een op grond van het TRIPS-verdrag aanhangig gemaakte bodemzaak tot een ander oordeel wordt gekomen. Deze omstandigheden nopen, daar waar mogelijk, tot terughoudendheid.
4.6.5. Als tweede is in dit verband van belang dat een in het oog springend spoedeisend belang - van dien aard dat de uitkomst van een bodemzaak niet zou kunnen worden afgewacht - ten aanzien van de vorderingen onder 3 tot en met 6 niet aannemelijk is geworden.
4.6.6. Als derde is van belang dat toewijzing van de vorderingen onder 3 tot en met 6 van grote invloed zal kunnen zijn op de klantrelaties van Find It Media, zodat aangenomen kan worden dat Find It Media aanzienlijke schade zal lijden indien in (een) navolgende procedure(s) anders wordt geoordeeld.
4.7. De proceskosten
4.8. Find It Media zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Studio Light worden, op de voet van 1019h Rv, begroot op:
- dagvaarding € 76,31
- griffierecht 575,00
- salaris advocaat 5.687,61
Totaal € 6.338,92
5. De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1. veroordeelt Find It Media om zich met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te onthouden van iedere inbreuk op de auteursrechten van Studio Light op de lay-out van de (individuele) Mini Pyramidsboekjes van Studio Light, direct of indirect via anderen (waaronder via de aan haar gelieerde ondernemingen zoals de zustervennootschap Find It Trading B.V.), door iedere vorm van verveelvoudiging en/of openbaarmaking van die auteursrechtelijk beschermde werken, waaronder het verspreiden, aanbieden en in voorraad houden van de Mini Pyramidsboekjes van Find It Media, waaronder de nummers 1 t/m 4 zoals vermeld in rechtsoverweging 2.5;
5.2. veroordeelt Find It Media om zich met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te onthouden van ieder onrechtmatig handelen jegens Studio Light, waaronder het onrechtmatig ontlenen of nabootsen van de in rechtsoverweging 2.3 vermelde A6-boekjes van Studio Light;
5.3. veroordeelt Find It Media tot betaling aan Studio Light van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 5.000, voor elke keer of elke dag, een gedeelte van de dag daaronder begrepen, dat zij in gebreke blijft aan de hiervoor onder 5.1 en 5.2 genoemde veroordelingen te voldoen, dan wel - zulks uitsluitend ter keuze van Studio Light - een dwangsom van € 1.000 per inbreukmakende omslag van een A6-boekje waarmee in strijd met één of meer van de veroordelingen is of wordt gehandeld, met dien verstande dat uit hoofde van dit vonnis in totaal niet meer dan € 100.000 aan dwangsommen zal kunnen worden verbeurd;
5.4. bepaalt dat de termijn waarbinnen Studio Light een bodemprocedure aanhangig moet maken - voor zover dit al niet is gebeurd - zes maanden zal zijn, te rekenen vanaf de datum van betekening van dit vonnis;
5.5. veroordeelt Find It Media in de proceskosten, aan de zijde van Studio Light tot op heden begroot op € 6.338,92,
5.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
5.7. wijst het meer of anders gevorderde af.
Dit vonnis is gewezen door mr. M.H.S. Lebens-de Mug en in het openbaar uitgesproken op 24 januari 2012.