Uitspraak
PRESIDENT VAN DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ZUTPHEN
rolnummer : 36523 / KG ZA 00-447
vonnis van : 16 januari 2001
Vonnis in kort geding in de zaak van:
mr Wilhelm AERTS,
wonende te Mook, gemeente Mook en Middellaar, kantoorhoudende te Nijmegen en handelende in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RAAD HOLDING B.V., gevestigd en voorheen kantoorhoudende te Culemborg,
eiser in conventie bij dagvaarding van 24 november 2000,
verweerder in reconventie,
tegen:
[eiser],
wonende te [woonplaats],
gedaagde in conventie,
eiser in reconventie,
procureur: mr. A.V.P.M. Gijselhart,
advocaat: mr. R.H. Woltjer te Amsterdam.
1. HET VERLOOP VAN DE PROCEDURE
Dit verloop blijkt uit:
de dagvaarding van 24 november 2000;
de brieven van de curator van 12 december 2000 en 15 december 2000 met de daarbij behorende producties;
de akte houdende producties van [eiser];
de mondelinge behandeling van 18 december 2000 ter gelegenheid waarvan partijen aan de hand van notities hun zaak hebben bepleit;
de brief van de curator van 21 december 2000.
1. DE FEITEN IN CONVENTIE EN RECONVENTIE
In dit geding wordt van het volgende uitgegaan:
De Raad groep was een organisatie van kleine, over het hele land verspreid liggende, voor eigen rekening werkende, administratiekantoren, gericht op het midden- en kleinbedrijf.
In de loop van 1997 is [eiser] toegetreden tot de Raad groep.
Ieder administratiekantoor werkte op basis van een franchiseformule, het zogenaamde "RAAD-systeem".
Raad Holding was de franchisegever; de administratiekantoren waren de franchisenemers.
Op 17 april 1997 heeft [eiser] met RAAD Holding een licentieovereenkomst gesloten.
Ingevolge de licentieovereenkomst diende [eiser] ƒ 100.000.-- te betalen aan de licentiegever. Ter financiering van dit bedrag heeft hij een kredietovereenkomst met F. van Lanschot, bankiers (hierna te noemen Van Lanschot) gesloten. Op grond van deze overeenkomst heeft [eiser] een bedrag van totaal ƒ 117.500,-- ontvangen.
Per september 1998 is de franchiseorganisatie ondergebracht in een volle dochter van RAAD Holding: de RAAD AministratieConsultants B.V., hierna te noemen RAC.
Op 14 mei 1999 heeft [eiser] met RAC een nieuwe licentieovereenkomst gesloten die het oude contract van 17 april 1997 verving.
Daarnaast was zowel [eiser] als de andere franchisenemers (hierna te noemen consultants) beherend vennoot van een commanditaire vennootschap, waarvan een andere volle dochter van RAAD Holding, Mentor B.V., hierna te noemen Mentor, de commandite was.
Raad Holding is gerechtigd tot een aanzienlijk aantal woord-, beeld- en gecombineerde woord- en beeldmerken met als kenmerkend bestanddeel de naam RAAD in de warenklassen 16 (waaronder drukwerk betrekking hebbend op financiële en administratieve dienstverlening) 35 (waaronder zakelijke administratie, administratieve diensten, boekhouding, bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische advisering) en 36 (waaronder verzekeringen, financiële zaken, bemiddeling inzake kredietverlening en andere financiële dienstverlening).
De voornoemde licentieovereenkomst van 14 mei 1999 hield - voor zover hier relevant - de volgende bepalingen in:
Artikel 3 verlening Pro van de licentie
1. Licentiegever verleent met inachtneming van de voorwaarden en bepalingen, zoals in deze overeenkomst geregeld aan licentienemer het recht:
a. het "RAAD" systeem te gebruiken in de bedrijfsruimte gelegen aan de Waagmeestershoeve 328, 7326 RW Apeldoorn ten behoeve van de exploitatie van de onderneming;
b. de handelsnamen, handelsmerken, dienstmerken, logo's, reclameslagzinnen, huisstijl en vertrouwelijke informatie en speciale kennis, als onderdeel van het "RAAD"-systeem, te gebruiken, doch uitsluitend in verband met de verlening van diensten die door licentiegever zijn aangeduid;
c. aan het publiek kenbaar te maken dat hij licentienemer van licentiegever is;
(…)
Artikel 4 bedenktijd Pro
Licentiegever en licentienemer gaan er van uit, dat licentienemer een redelijke termijn van 6 weken heeft genoten om zich over de overeenkomst te beraden.
Artikel 5 naam Pro
Licentienemer is, uitsluitend voor de duur van de overeenkomst, gerechtigd onder de RAAD Apeldoorn Noord C.V. de onderneming uit te oefenen.
(…)
Artikel 8 duur Pro van de overeenkomst, opzegtermijn
1. De duur van deze overeenkomst bedraagt 5 jaar ingaande op 1 januari 1999 en eindigt derhalve op 31 december 2003. Deze overeenkomst eindigt eveneens (tussentijds) op het moment dat de commanditaire vennootschap RAAD Apeldoorn Noord C.V. wordt beëindigd De rechten uit deze licentie-overeenkomst komen derhalve na beëindiging van voornoemde commanditaire vennootschap niet toe aan haar beherend en/of commanditaire vennoot.
(…)
Artikel 12 intellectuele Pro eigendomsrechten
1. Licentienemer erkent het uitsluitend recht van licentiegever op het "RAAD-systeem" en daaronder begrepen het recht om, met inachtneming van deze overeenkomst, licentierechten te verlenen.
2. Licentienemer zal het "RAAD-systeem" uitsluitend gebruiken ten behoeve van de onderneming uitgeoefend in de in artikel 3 lid 1 onder Pro a omschreven ruimte(n) en slechts zolang deze overeenkomst voorduurt.
(…)
Artikel 24 be Proëindiging overeenkomst bij faillissement en overlijden
1. Zowel licentiegever als licentienemer zijn gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en zulks onverminderd ieders eventuele rechten op schadevergoeding en overige rechten uit deze overeenkomst en de wet voortvloeiend, indien één der partijen surséance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat van faillissement is verklaard, dan wel in het geval het een natuurlijk persoon betreft onder curatele is gesteld, en deze situatie niet binnen 30 dagen is opgeheven.
(…_)
Artikel 27 verplichtingen Pro bij beëindiging overeenkomst
1. Indien deze overeenkomst op enigerlei wijze zou eindigen is licentienemer verplicht onverwijld het "Handboek RAAD & DAAD", formulieren, folders, overig drukwerk et cetera, met de naam RAAD, terug te geven; elke vermelding van het woord RAAD te verwijderen, elk gebruik van enig aan licentiegever toebehorend handelsmerk, handelsnaam, reclameslagzin, huisstijl, et cetera te staken en voortaan alles te vermijden wat de indruk zou wekken dat hij nog tot uitoefening overeenkomstig het "RAAD-systeem" of tot gebruik van zijn naam, embleem en andere kenmerken gerechtigd zou zijn.
(…)
Zowel het commanditaire vennootschapscontract als de franchiseovereenkomst voorzagen in een onmiddellijke beëindiging van de contractuele relatie ingeval van surséance van betaling of faillissement van een der partijen.
Ook bracht ingevolge het contract het einde van de commanditaire vennootschapsrelatie onmiddellijke beëindiging van de franchiseovereenkomst met zich mee.
Nadat op 22 februari 2000 voorlopige surséance van betaling was verleend aan Raad Holding, is op 3 maart 2000 het faillissement van Raad Holding B.V., inclusief de zes dochters en kleindochters, uitgesproken, met benoeming van mr W. Aerts tot curator.
Per brief van 7 maart 2000 heeft mr Aerts de consultants o.m. het volgende bericht:
· " Door het faillissement van Raad Administratie Consultants B.V. kan de tussen u en voornoemde vennootschap bestaande licentieovereenkomst met onmiddellijke ingang worden opgezegd, van welke gelegenheid ik hierbij gebruik maak.
· Ingevolge art. 27 van Pro de licentieovereenkomst bent u gehouden het handboek en alle drukwerk met de naam RAAD terug te geven en de merk- en handelsnaam niet meer te gebruiken.
· Bij de bijeenkomst in Meteren op 29 februari jl. hebben vele aanwezigen te kennen gegeven om op de een of andere manier met de naam RAAD door te willen gaan, al werd toen nog niet duidelijk op welke manier dat zou moeten gebeuren. Inmiddels hebben zich bij mij enkele belangstellenden voor overname van de naam RAAD aangemeld.
· Zolang nog niet duidelijk is of en zo ja aan wie de rechten op de naam zullen worden overgedragen, heb ik er geen bezwaar tegen dat u de naam RAAD tot nader order blijft gebruiken als u dat wenst (…).
Per brief van 19 april 2000 heeft mr Aerts de consultants o.m. het volgende bericht:
· " Inmiddels heeft de rechter-commissaris in het faillissement van RAAD Holding B.V. mij gemachtigd om aan de navolgende regeling mee te werken. In grote lijnen komt die regeling erop neer dat ik aan een door belanghebbende RAAD Consultants op te richten stichting een algemene licentie zal verstrekken voor het gebruik van de naam RAAD en wel zonder daarvoor een vergoeding te verlangen. Wel wens ik aan deze licentie een aantal voorwaarden te verbinden, die strekken tot een zekere kwaliteitsbewaking, het voorkomen van onderlinge concurrentie en uiteraard het reserveren van de rechten van de boedel. De door mij bedoelde stichting zal verplicht zijn om aan iedereen, die ten tijde van het faillissement licentienemer was en met mij een regeling over de financiële afwikkeling heeft getroffen, een gebruiksrecht voor onbepaalde tijd verlenen.
· Dit zal gebeuren tegen een vergoeding, welke slechts mag strekken ter dekking van de kosten, verbonden aan het in stand houden van de naam. Als een noemenswaardig aantal consultants van deze naam gebruik wil blijven maken, zal het dus om een zeer bescheiden vergoeding op jaarbasis kunnen gaan.
In mei 2000 heeft Van Lanschot de met [eiser] gesloten kredietovereenkomst opgezegd. Op dat moment had de bank nog een bedrag van ƒ 70.563,19 van [eiser] te vorderen. Van Lanschot heeft dit bedrag verhaald op het zogenoemde Premier Risque Fonds, een depositorekening van RAAD Holding waarvan het saldo was verpand aan de bank. Op 29 mei 2000 heeft Van Lanschot een kwitantie met subrogatie afgegeven zodat vanaf dat moment [eiser] voornoemd bedrag aan RAAD Holding verschuldigd is geworden.
Op 1 augustus 2000 is door de curator de Stichting Raad Administratie Consultants, afgekort Stichting RAC opgericht.
Bij akte van 6 september 2000 heeft de curator aan de Stichting RAC een exclusieve licentie verstrekt voor het gebruik van de onderhavige merken.
Van de voormalig 138 consultants is inmiddels aan 60 door de Stichting RAC, omdat zij aan de voorwaarden voldeden, een sublicentie verstrekt.
[eiser] behoort niet tot deze groep.
De curator heeft inmiddels een bodemprocedure tegen [eiser] aanhangig gemaakt.
2. DE VORDERING, DE GRONDEN EN HET VERWEER IN CONVENTIE
De curator vordert bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad
[eiser] te bevelen zich binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis te onthouden van ieder gebruik van de merktekens van RAAD Holding B.V., althans van een merkteken waarin het bestanddeel RAAD voorkomt;
te bepalen dat [eiser] voor iedere dag dat de overtreding voortduurt een aanstonds aan de curator te betalen dwangsom zal verbeuren van ¦ 1.000,-- per dag en met een maximum van ¦ 50.000,--;
op grond van art. 50 lid 6 TRIPs Pro, de termijn waarbinnen de bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt, te stellen op zes maanden;
[eiser] te veroordelen in de kosten van dit kort geding.
·
· Ten gevolge van het faillissement van de dochters van RAAD Holding, RAC en Mentor zijn de licentieovereenkomst en de overeenkomst inzake de commanditaire vennootschap geëindigd. Op grond van de licentieovereenkomst had RAC nog een bedrag van ƒ 2.493,99 van [eiser] te goed en Mentor een bedrag van ƒ 46.001,46. Voorts is [eiser] door toedoen van Van Lanschot krachtens de subrogatie ƒ70.563,19 aan RAAD Holding verschuldigd. Ingevolgde de met toestemming van de rechter-commissaris getroffen regeling mag [eiser] de naam RAAD blijven voeren, mits hij eerst aan zijn financiële verplichtingen jegens de boedel heeft voldaan, hetgeen hij nalaat. Desondanks blijft [eiser] zich van deze naam bedienen. Door zo te handelen maakt [eiser] zich schuldig aan een inbreuk op het merkenrecht van de door de curator beheerste boedel.
·
· [Eiser] heeft gemotiveerd verweer gevoerd waarop zo nodig in het hierna volgende zal worden ingegaan.
·
·
· 3. DE VORDERING IN RECONVENTIE
·
· [eiser] vordert de curator te veroordelen namens RAAD Holding onvoorwaardelijk (zonder aanspraak op betaling van de gepretendeerde vorderingen van de boedel op [eiser]) zijn toestemming te geven aan de Stichting RAC voor uitgifte door deze van een sublicentie aan [eiser] voor het onbeperkt gebruik van de naam RAAD. Subsidiair eist [eiser] het voortgezette vrije gebruik van de naam RAAD voor de duur dat op de inmiddels door de curator aanhangig gemaakte procedure tegen [eiser] bij de rechtbank Zutphen nog niet onherroepelijk is beslist en nog niet vaststaat dat [eiser] de in rechte vastgestelde vorderingen van de boedel niet zal voldoen.
·
·
· 4. DE BEOORDELING IN CONVENTIE EN RECONVENTIE
4.1 Als meest verstrekkende verweer heeft [eiser] aangevoerd dat de curator niet-ontvankelijk is in zijn vordering aangezien de stichting RAC als eiseres had moeten optreden. Dit verweer dient te worden verworpen. In voornoemde akte van 6 september 2000 valt onder de kop "In aanmerking nemende" te lezen dat de curator aan de Stichting een exclusieve licentie heeft verstrekt maar dat de eigendom van de merken bij de curator blijft. Met betrekking tot een eventuele procesbevoegdheid hebben partijen in artikel 7 de Pro volgende regeling getroffen:
· “De stichting is verplicht om samen met de curator in en buiten rechte op te treden tegen derden, die inbreuk maken op het recht op het gebruik van de warenmerken. De stichting verplicht zich om eventuele inbreuken op het recht op het gebruik van deze merken aanstonds aan de curator te melden.”
· Hieruit vloeit voort dat indien de Stichting in rechte wil optreden, zij dit tezamen met de curator moet doen hetgeen echter de bevoegdheid van de curator om zelf te gaan procederen, geheel onverlet laat.
·
· 4.2 Beoordeeld dient thans te worden of de curator zich terecht verzet tegen het gebruik van de naam RAAD door [eiser]. Voorop dient te worden gesteld dat [eiser] de rechten van de curator op de merken die hier aan de orde zijn, in beginsel niet betwist. Vervolgens komt de vraag aan de orde of de curator zich schuldig maakt aan misbruik van recht door met een beroep op die rechten betaling van vorderingen af te dwingen, in het bijzonder als het daarbij gaat over betwiste vorderingen.
·
· 4.3 In het licht van het hiervoor overwogene dient thans eerst te worden onderzocht of de boedel inderdaad, zoals door de curator gesteld, vorderingen op [eiser] heeft die door hem kunnen worden ingezet bij het verlangde gebruik door [eiser] van het merk RAAD. Daarbij zij vooropgesteld dat de curator, naar aanleiding van het verweer van [eiser] met betrekking tot de vorderingen van RAC en Mentor, zijn stellingen heeft laten varen zodat dit geschil in de bodemprocedure dient te worden uitgezocht en het vooralsnog niet voldoen van deze vorderingen geen voorwaarde zal zijn voor het verlenen van de sublicentie op de merken RAAD. Alleen de kwestie van Van Lanschot is hier dus nog aan de orde.
· 4.4 [eiser] heeft niet betwist dat RAAD is gesubrogeerd in de rechten van Van Lanschot en dat nog een bedrag van ¦ 70.563,19 openstond. [eiser] meent, onder verwijzing naar het arrest van de Hoge Raad, van 14 januari 2000, NJ 2000, 307, niet tot betaling aan RAAD gehouden te zijn. De betaalde ƒ 100.000,-- is zijns inziens voldaan terzake toekomstige, door RAAD Holding in het kader van het licentiecontract aan [eiser] te verlenen diensten. Vanaf 31 december 1999 heeft RAAD Holding zich echter met betrekking tot dit punt schuldig gemaakt aan een zodanige toerekenbare tekortkoming dat een pro rata deel van de ƒ 100.000,-- onverschuldigd is betaald.
·
· Het verweer van [eiser] op dit punt gaat evenwel niet op, zodat de reikwijdte van voornoemd arrest buiten beschouwing kan blijven. Op grond van de door partijen overgelegde stukken moet - voorlopig oordelend - de conclusie worden getrokken dat de ¦ 100.000.-- aan [eiser] is geleend ten titel van een eenmalige investering voor het Raad-installatiepakket om als consultant te mogen en kunnen beginnen. Zo luidt artikel 17 lid 1 van Pro de licentieovereenkomst:
· " 1. Bij het aangaan van deze licentie-overeenkomst is licentienemer aan licentiegever een (investerings-) bedrag van ¦ 100.000 (zegge: honderdduizend gulden) exclusief BTW verschuldigd voor het RAAD-installatiepakket. De inhoud en samenstelling van het RAAD-installatiepakket is als bijdrage bij deze overeenkomst gevoegd." Onder lid 2 is vervolgens een gespecificeerde regeling opgenomen met betrekking tot de door [eiser] daarnaast jaarlijks te betalen bedragen voor de door de RAAD Holding aan hem te leveren diensten. De door [eiser] in het geding gebrachte voorlichtingsfolder van het wervingsbureau Primera vermeldt voorts onder de kop "Investering" o.m. het volgende: "Het is de commanditaire vennootschap die dient te investeren in het RAAD-installatiepakket." En onder de kop "Uitgangspunten modellen": "Installatiepakket: ¦ 100.000,--, afschrijving in 60 termijnen. Eerste termijn in de maand volgend op de maand waarin cursus wordt beëindigd." Nu de curator ten aanzien van deze vordering [eiser] heeft aangeboden zowel het destijds tussen [eiser] en Van Lanschot overeengekomen aflossingsschema als de contractuele rente te willen respecteren kan hem op dit punt niet worden verweten dat hij zijn bevoegdheid ten aanzien van [eiser] misbruikt. Feitelijk behoeft [eiser] thans immers niets te betalen. De curator verlangt slechts de erkenning dat [eiser] ¦ 70.563,19 aan de boedel schuldig is en dit op de met Van Lanschot overeengekomen condities zal terugbetalen.
· 4.5 Voorzover [eiser] verwijst naar een lopende procedure voor het gerechtshof in Den Haag waarin een derde het merkenrecht van RAAD Holding betwist, zodat niet zeker is dat de curator thans als rechthebbende op die merken kan optreden en achteraf kan blijken dat [eiser] ten onrechte daarvoor aan de curator een vergoeding heeft betaald, miskent hij in de eerste plaats dat RAAD Holding in eerste instantie volledig in het gelijk is gesteld en anderzijds dat de stichting RAC slechts een zeer gering bedrag vraagt van ¦ 150,-- per jaar voor het voortgezette gebruik van de merkrechten. Ook dit aspect van het geschil rechtvaardigt geenszins het verwijt van misbruik van recht.
·
· 4.6 In de bodemprocedure zal het verrekeningsverweer op zijn merites worden getoetst. Gezien het feit dat directe betalingen ten gevolgde van de gewijzigde opstelling van de curator vooralsnog uit kunnen blijven wordt [eiser] ook in dat opzicht niet in enig belang geschaad. Van misbruik van recht is ook dienaangaande geen sprake.
·
· 4.7 [eiser] heeft ook nog gesteld dat de curator in strijd handelt met het adagium “gelijke monniken, gelijke kappen” omdat hij een bepaalde groep consultants, die op het moment van faillissement hun licentievergoeding nog niet hadden betaald, finale kwijting heeft gegeven. Dit verweer is door de curator evenwel genoegzaam weerlegd. De zogenaamde “septembergroep” is, voordat de Holding failleerde, de laatste groep consultants geweest die werd opgeleid. Deze groep heeft een contract gesloten dat betere voorwaarden inhield dan het door [eiser] gesloten contract in die zin dat zij, alvorens te kunnen beginnen (voorlopig) niets hebben hoeven te betalen, zodat de curator nu ook niets van hen te vorderen heeft.
·
· 4.8 Tot slot meent [eiser] dat zijn belang, de naam RAAD te mogen blijven voeren dermate zwaarwegend is dat het belang van de curator, het merk als “pressiemiddel” te kunnen gebruiken, daarvoor dient te wijken. Echter, door het sluiten door [eiser] van het licentiecontract met RAAD Holding wist [eiser] en heeft hij er ook mee ingestemd, dat in een situatie als hier aan de orde, namelijk dat de relatie tussen hem en de Holding zou worden beëindigd, de Holding rechthebbende zou blijven van het merk RAAD en het hem verboden zou zijn dit merk nog te gebruiken. Aan deze overeenkomst kan de curator [eiser] houden, te meer nu uit artikel 4 van Pro het contract volgt dat [eiser] zes weken heeft gehad om zich “over de overeenkomst te beraden”.
· 4.9 De conclusie moet dan ook luiden dat de vordering in conventie dient te worden toegewezen, hetgeen er toe leidt, gezien de samenhang ervan, dat de vordering in reconventie zal worden afgewezen. De gevorderde dwangsom zal worden gematigd en aan een lager maximum worden gebonden. Gelet op de verstrekkendheid van de te treffen voorziening zal de termijn worden gesteld op een maand. Gelet op deze uitkomst zal [eiser] zowel in de conventie als reconventie worden veroordeeld in de kosten.
·
·
· 5. DE BESLISSING IN CONVENTIE
·
· De President, rechtdoende in kort geding:
·
beveelt [eiser] zich binnen een maand na betekening van dit vonnis zich te onthouden van ieder gebruik van de merktekens van RAAD Holding B.V., althans van een merkteken waarin het bestanddeel RAAD voorkomt;
bepaalt dat [eiser] voor iedere dag dat de overtreding voortduurt een dwangsom verbeurt van ƒ 500,-- per dag tot een maximum van ƒ 250.000,--;
veroordeelt [eiser] in de kosten van het geding welke voor zover gevallen aan de zijde van de curator tot op deze uitspraak worden begroot op ¦ 512,15 wegens verschotten en ¦ 1550,-- wegens salaris procureur;
bepaalt de termijn op grond van art. 50 lid 6 TRIPs Pro verdrag op zes maanden na de uitspraak van dit vonnis;
verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
wijst af het meer of anders gevorderde;
·
·
· EN IN RECONVENTIE
·
wijst de vordering af;
veroordeelt [eiser] in de kosten van het geding welke voor zover gevallen aan de zijde van de curator tot op deze uitspraak worden begroot op ƒ 1000,-- wegens salaris procureur.
Aldus gewezen door mr. D. Vergunst, fungerend president en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 16 januari 2001 in tegenwoordigheid van mr. H.C. Wichers Hoeth, griffier.