Uitspraak
vonnis
RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT
Cluster II Handelszaken
Breda
zaaknummer / rolnummer: C/02/388894 / KG ZA 21-400
Vonnis in kort geding van 13 oktober 2021
in de zaak van
[eiser],
wonende te [woonplaats] ,
eiser in conventie,
verweerder in reconventie,
advocaat mr. B. van Laarhoven-Severs te Kaatsheuvel,
tegen
[gedaagde],
wonende te [woonplaats] ,
gedaagde in conventie,
eiser in reconventie,
advocaat mr. C.M. van den Reek te Breda.
Partijen zullen hierna [eiser] en [gedaagde] genoemd worden.
1.De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 7 september 2021 met producties 1 tot en met 14,
- de akte overlegging producties 15 tot en met 18 zijdens [eiser] ,
- de eis in reconventie tevens houdende conclusie van antwoord met producties 1 tot en met 18 zijdens [gedaagde] ,
- de zijdens [gedaagde] toegezonden productie 19,
- de mondelinge behandeling gehouden op 16 september 2021,
- de pleitnota van [eiser] ,
- de pleitnota van [gedaagde] .
1.2.
Ten slotte is vonnis bepaald.
2.De feiten
2.1.
Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken en/of op grond van de onweersproken inhoud van de in het geding gebrachte producties staat tussen partijen, voor zover van belang, het volgende vast.
2.2.
[eiser] exploiteert als eenmanszaak onder de naam Color Metaaldesign een onderneming die zich sinds 2008 toelegt op het vervaardigen van metalen constructiewerken en onderdelen (productie 1 bij dagvaarding).
2.3.
[gedaagde] exploiteert als eenmanszaak onder de naam Rainboow Products een onderneming die zich sinds 1 september 2020 toelegt op de verkoop en verhuur van zelfgemaakte sportproducten (productie 2 bij dagvaarding).
2.4.
In 2019 is [gedaagde] uit hoofde van een mondelinge opdrachtovereenkomst als ZZP’er bij [eiser] werkzaam geweest.
2.5.
[gedaagde] is houder van een op 20 november 2019 gedeponeerd en op 6 mei 2020 ingeschreven Benelux model voor “reclameborden” met het nummer 88323-01 (productie 10 bij dagvaarding). [gedaagde] biedt via zijn website www.rainboowproducts.com reclameborden aan conform het ingeschreven model. Deze reclameborden zijn uitklapbaar tot een overkapping die supporters langs sportvelden bescherming biedt tegen de weersomstandigheden.
2.6.
[eiser] is houder van een op 30 april 2020 gedeponeerd en op 15 februari 2021 ingeschreven Benelux model voor “uitklapbare overkappingen voor statafels” met het nummer 88534-01 (productie 7 bij dagvaarding).
2.7.
Bij brief van 21 juli 2021 heeft (de advocaat van) [eiser] [gedaagde] medegedeeld dat hij met zijn uitklapbaar reclamebord inbreuk maakt op de auteurs- en modelrechten van [eiser] en hem gesommeerd om de in de brief omschreven inbreukmakende en onrechtmatige handelwijze te staken en gestaakt te houden (producties 11 bij dagvaarding). [gedaagde] heeft deze brief onbeantwoord gelaten.
3.Het geschil in conventie
3.1.
[eiser] vordert – samengevat – dat de voorzieningenrechter bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:
I. [gedaagde] verbiedt het in de dagvaarding nader omschreven product, althans soortgelijke producten waarbij sprake is van eenzelfde totaalindruk en/of logo te verkopen, te verhuren, in te kopen, te (doen) vervaardigen, in het verkeer te brengen dan wel op enigerlei andere wijze openbaar te maken en/of te verveelvoudigen,
II. [gedaagde] gebiedt het in de dagvaarding nader omschreven product althans soortgelijke producten met eenzelfde totaalindruk uit de handel te nemen,
III. [gedaagde] gebiedt het in de dagvaarding nader omschreven product althans soortgelijke producten met eenzelfde totaalindruk van de website www.rainboowproducts.com dan wel andere websites van [gedaagde] , social media(kanalen) en uit reclamemateriaal te (doen) verwijderen,
IV. [gedaagde] veroordeelt om een door een onafhankelijke registeraccountant gecertificeerde opgave te doen, vergezeld van alle relevante onderliggende (bewijs)stukken, van:
a. de hoeveelheid inbreukmakende goederen die [gedaagde] heeft vervaardigd en verkocht met opgave van aantallen, verkoopprijzen en namen van afnemers,
b. de onder en/of ten behoeve van [gedaagde] onder derden aanwezige voorraad inbreukmakende goederen met opgave van aantallen en opslagplaats(en),
c. de totale bruto- en nettowinst die [gedaagde] met de verkoop van inbreukmakende goederen heeft genoten,
d. de gegevens van alle bij de inbreukmakende goederen betrokken (professionele) afnemers c.q. ketenpartners,
IV. een en ander op straffe van een dwangsom van € 5.000,00 per overtreding/niet nakoming en/of per dag(deel) dat deze voortduurt,
V. [gedaagde] veroordeelt in de proceskosten begroot met toepassing van artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) en de nakosten.
3.2.
[gedaagde] voert verweer.
3.3.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4.Het geschil in reconventie
4.1.
[gedaagde] vordert – samengevat – dat de voorzieningenrechter bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:
I. [eiser] veroordeelt om het door hem geregistreerde modelrecht over te dragen aan [gedaagde] en om mee te werken aan wijziging van de tenaamstelling van dat model op naam van [gedaagde] binnen twee weken na betekening van dit vonnis, dan wel, bij niet tijdige medewerking, met de bepaling dat dit vonnis op de voet van art. 3:300 BW in de plaats kan worden gesteld van die medewerking, met veroordeling van [eiser] in de met de overdracht verbonden kosten,
II. [eiser] veroordeelt om binnen 24 uur na het vonnis iedere inbreuk op de auteurs- en/of modelrechten van [gedaagde] dan wel het slaafs (doen) nabootsen van zijn product te staken en gestaakt te (doen) houden,
III. [gedaagde] veroordeelt om een door een onafhankelijke registeraccountant gecertificeerde opgave te doen, vergezeld van alle relevante onderliggende (bewijs)stukken, van:
a. het aantal vervaardigde, ingekochte en verkochte inbreukmakende producten,
b. de kostprijs, inkoopprijs en verkoopprijs van inbreukmakende producten alsmede de door [eiser] genoten bruto en nettowinst,
c. de gegevens van zakelijke afnemers van de inbreukmakende producten,
d. het aantal inbreukmakende producten dat [eiser] op het moment van betekening van het vonnis in voorraad heeft,
IV. [eiser] veroordeelt om binnen 14 dagen na betekening afgifte te doen van de voorraad inbreukmakende producten met veroordeling van [eiser] in de met de vernietiging daarvan verbonden kosten,
V. een ander op straffe van een dwangsom van € 5.000,00 per overtreding en per dag(deel) dat deze voortduurt,
VI. [eiser] veroordeelt in de proceskosten begroot met toepassing van artikel 1019h Rv.
4.2.
[eiser] voert verweer.
4.3.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
5.De beoordeling in conventie
5.1.
[eiser] stelt zich op het standpunt dat [gedaagde] een identiek kopie van een door [eiser] ontworpen, tot overkapping uitklapbaar, reclamebord (hierna ook wel aangeduid als het klapbord) maakt en op de markt brengt. Nu bij het ontwerp van het klapbord creatieve keuzes zijn gemaakt, wordt deze auteursrechtelijk beschermd. [eiser] stelt rechthebbende op deze auteursrechten te zijn. Naast inbreuk op de auteursrechten stelt [eiser] dat [gedaagde] ook inbreuk maakt op zijn modelrechten. Tot slot beroept [eiser] zich op slaafse nabootsing.
5.2.
[gedaagde] betwist dat hij inbreuk maakt op model- of auteursrechten van [eiser] en/of dat sprake zou zijn van slaafse nabootsing. Volgens [gedaagde] komen de model- en auteursrechten juist aan hem toe.
5.3.
Partijen vorderen over en weer een verbod om inbreuk te maken op een product waarvan zij stellen de auteurs- en modelrechthebbende te zijn. Nog los van de vraag of het klapbord überhaupt aan de vereisten voldoet om auteursrechtelijk dan wel modelrechtelijk beschermd te zijn, dient de voorzieningenrechter zich te buigen over de vraag wie alsdan de rechthebbende is.
5.4.
De voorzieningenrechter stelt vast dat [eiser] wel een model geregistreerd heeft, maar dat deze modelregistratie van latere datum is dan de modelregistratie van [gedaagde] .
Gelet daarop is het in conventie gevorderde slechts dan toewijsbaar als kan worden vastgesteld dat [eiser] de auteursrechthebbende is van het eerdere door [gedaagde] geregistreerde model. Op basis van de thans voor handen zijnde stukken en hetgeen ter mondelinge behandeling aan de orde is gekomen, is echter niet zonder meer vast te stellen wie de auteursrechthebbende is van het door [gedaagde] geregistreerde model. Veel vraagpunten staan daartoe immers nog open. Uit de overgelegde Whatsapp-correspondentie (productie 2 zijdens [gedaagde] ) lijkt wel te volgen dat het idee voor het klapbord van [gedaagde] afkomstig was, maar of dit idee reeds toen door hem zodanig uitgewerkt was om auteursrechtelijk beschermd te kunnen zijn en of die uitwerking afkomstig was van uitsluitend (de werknemer van) [eiser] , dan wel gezamenlijk tot stand is gekomen, is op grond van hetgeen door partijen naar voren is gebracht in dit kort geding niet vast te stellen. De inhoud van de schriftelijke verklaring van de werknemer van [eiser] is betwist door [gedaagde] en levert onvoldoende bewijs op van de stellingen van [eiser] . Een nader onderzoek naar de feiten, waarbij te denken valt aan bewijslevering door getuigen, kan mogelijk meer duidelijkheid geven, maar de aard van een kort geding leent zich niet voor een dergelijk onderzoek. Nu niet kan worden vastgesteld dat [eiser] auteursrechthebbende van het klapbord is, zijn de conventionele vorderingen van [eiser] in dit kort geding, voor zover gebaseerd op dit recht, niet voor toewijzing vatbaar. Ditzelfde lot treft de vordering voor zover gebaseerd op het modelrecht van [eiser] . [gedaagde] heeft immers een eerder modelrecht maar [eiser] stelt dat dit depot te kwader trouw was nu het een model van [eiser] betrof waarop het auteursrecht van [eiser] rust. Als hiervoor overwogen kan dit laatste niet worden vastgesteld in kort geding, terwijl voorts - zoals hierna wordt overwogen - niet kan worden vastgesteld of de modellen inbreuk op elkaar maken.
5.5
Ook voor het gevorderde met betrekking tot het logo geldt dat in kort geding niet is vast te stellen dat en in hoeverre [eiser] auteursrechtelijke aanspraken kan maken op het logo zoals dit wordt gebruikt door [gedaagde] . De naam “Rainboow” is een belangrijk element van het logo en is afkomstig van [gedaagde] , die ook stelt een eerste ontwerp aan de werknemer van [eiser] te hebben gestuurd, die het ontwerp vervolgens heeft verfraaid. [eiser] heeft niet duidelijk gemaakt welke elementen van het logo door zijn werknemer zijn toegevoegd en bescherming verdienen en of [gedaagde] met het gebruik van het inmiddels gewijzigde logo hierop inbreuk maakt.
5.6.
De gestelde slaafse nabootsing kan evenmin tot toewijzing van het in conventie gevorderde leiden. Voor een succesvol beroep op slaafse nabootsing is immers in de eerste plaats vereist dat het nagebootste product een zeker onderscheidend vermogen heeft, anders gezegd een eigen plaats op de markt heeft (HR 21 december 1956, NJ 1960/414, drukasbakken). Daarvan is geen sprake. [eiser] heeft immers ter zitting verklaard dat hij, in afwachting van de uitkomst van deze procedure, nog geen productie draait en dat hij nog geen enkel klapbord verkocht heeft.
5.7.
[eiser] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. [gedaagde] heeft een volledige proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv gevorderd en zijn kosten in het geactualiseerde proceskostenoverzicht (productie 19 zijdens [gedaagde] ) gespecificeerd tot een bedrag van enigszins meer dan € 6.000,-, exclusief de kosten van de zitting. In de kostenbegroting heeft [gedaagde] geen onderscheid gemaakt tussen de kosten die voor de conventie en voor de reconventie zijn gemaakt. Hoewel [eiser] de omvang van deze kosten niet betwist, dienen de kosten wel te voldoen aan het vereiste van artikel 1019h Rv dat deze redelijk en evenredig zijn en voorts dienen de kosten gemaakt te zijn met betrekking tot de conventie. De voorzieningenrechter heeft dan ook de taak ambtshalve te beslissen over de toewijsbaarheid van de proceskosten en de hoogte daarvan. De voorzieningenrechter is van oordeel dat sprake is van een eenvoudig kort geding en ziet aanleiding om met toepassing van de leidraad Indicatietarieven in IE-zaken (versie april 2017) uit te gaan van een tarief van € 6.000,- voor de gehele procedure. Gelet op de omvang van de reconventie en het resterende verweer in conventie ziet de rechtbank aanleiding om het deel van de kosten dat geacht kan worden te zijn besteed in conventie te schatten op 50% van de totale kosten, hetgeen neerkomt op een bedrag van € 3.000,- aan honorarium, verhoogd met het griffierecht van € 309,-.
6.De beoordeling in reconventie
6.1.
[gedaagde] vordert (onder I) opeising van het door [eiser] ingeschreven modelrecht. Doordat de modelregistratie van [eiser] van latere datum is, betekent dit volgens [gedaagde] automatisch dat het model niet nieuw is, geen eigen karakter heeft en te kwader trouw gedeponeerd is, hetgeen [eiser] betwist.
6.2.
Toen [eiser] zijn model deponeerde was wel reeds sprake van een door [gedaagde] geregistreerd modelrecht, maar daaruit volgt nog niet automatisch dat het depot van [eiser] te kwader trouw was. Daartoe moeten de modellen onderling worden vergeleken, hetgeen [gedaagde] heeft nagelaten. De voorzieningenrechter stelt vast dat [eiser] een model heeft geregistreerd voor een ander product, althans met een andere productomschrijving te weten “uitklapbare overkappingen voor statafels”. Ook de daarbij gevoegde modelafbeeldingen wijken af van de afbeeldingen die bij de modelregistratie van [gedaagde] zijn gevoegd. Derhalve kan zonder nadere onderbouwing – die ontbreekt – niet geconcludeerd worden dat het model van [eiser] hetzelfde uiterlijk vertoont als het (eerder ingeschreven) modelrecht van [gedaagde] , dan wel dat het model bij de geïnformeerde gebruiker dezelfde algemene indruk wekt. Dat is mede niet het geval nu de afbeeldingen verre van duidelijk zijn en voorts zonder nadere toelichting geen goed onderscheid is te maken tussen de creatieve keuzes en hetgeen technisch is bepaald. Nu de voorzieningenrechter niet kan vaststellen of het (latere) model van [eiser] inbreuk maakt op het model van [gedaagde] , wordt de in reconventie gevorderde opeising van het model afgewezen.
6.3.
Nu niet is vast te stellen of [eiser] inbreuk maakt op het modelrecht van [gedaagde] , en de voorzieningenrechter – zoals overwogen in conventie – ook niet kan vast stellen of het (uitgewerkte idee van het) klapbord auteursrechtelijk beschermd is en zo ja wie de auteursrechthebbende is, ligt het in reconventie onder II gevorderde voor afwijzing gereed. Overigens zou het, gelet op het bepaalde in artikel 3.28 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE), zo kunnen zijn dat een (mogelijk) auteursrecht aan [gedaagde] toekomt als vast komt te staan dat hij het model met (impliciete) toestemming van [eiser] heeft gedeponeerd, maar ook ter vaststelling van dat standpunt is nader onderzoek nodig waarvoor dit kort geding zich niet leent.
6.4.
Gelet op het hiervoor overwogene ligt het in reconventie onder III gevorderde eveneens voor afwijzing gereed. Dat geldt eens te meer nu ter zitting als onbetwist is komen vast te staan dat er aan de zijde van [eiser] nog helemaal geen sprake is (geweest) van enige productie.
6.5.
[gedaagde] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. [eiser] vordert onder verwijzing naar artikel 1019h Rv een vergoeding van zijn volledige proceskosten, die hij begroot op € 11.015,00, zonder daarbij een uitsplitsing te maken van de kosten in conventie en reconventie. Hoewel [gedaagde] de omvang van deze kosten niet betwist, dienen de kosten wel te voldoen aan het vereiste van artikel 1019h Rv dat deze redelijk en evenredig zijn en voorts dienen de kosten gemaakt te zijn met betrekking tot de reconventie. De voorzieningenrechter is zoals hiervoor overwogen van oordeel dat sprake is van een eenvoudig kort geding en ziet aanleiding om met toepassing van de leidraad Indicatietarieven in IE-zaken (versie april 2017) uit te gaan van een tarief van € 6.000,- voor de gehele procedure. Met verwijzing naar hetgeen is overwogen in conventie acht de voorzieningenrechter een bedrag van € 3.000,- aan honorarium, verhoogd met het griffierecht van € 309,- toewijsbaar.
7.De beslissing
De voorzieningenrechter
in conventie
7.1.
wijst de vorderingen af,
7.2.
veroordeelt [eiser] in de proceskosten, aan de zijde van [gedaagde] tot op heden met toepassing van artikel 1019h Rv begroot op € 3.000,-, verhoogd met het griffierecht van € 309,-,
7.3.
verklaart de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad,
in reconventie
7.4.
wijst de vorderingen af,
7.5.
veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, aan de zijde van [eiser] tot op heden met toepassing van artikel 1019h Rv begroot op € 3.000,-, verhoogd met het griffierecht van € 309,-,
7.6.
verklaart de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
Dit vonnis is gewezen door mr. Van den Heuvel en in het openbaar uitgesproken op 13 oktober 2021.