ECLI:NL:GHAMS:2023:84 - Gerechtshof Amsterdam - Handelsnaambescherming en verbod op gebruik verwarringwek...

Uitspraak

GERECHTSHOF AMSTERDAM

afdeling civiel recht en belastingrecht, team I

zaaknummer : 200.315.105/01 SKG

zaak-/rolnummer rechtbank Noord-Holland : C/15/329124 / KG ZA 22-296

arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 17 januari 2023

inzake

[appellante],

wonende te [woonplaats] ,

appellante,

tevens incidenteel geïntimeerde,

advocaat mr. B. Coskun te Amsterdam.

tegen

NEXT FATFREEZE CLINICS B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

geïntimeerde,

tevens incidenteel appellante,

advocaat: mr. D.H.J. Rijkers te Amsterdam,

Partijen worden hierna [appellante] en Next genoemd.

1.De zaak in het kort

Next verzet zich tegen gebruik door [appellante] van de handelsnaam First Fatfreeze Clinics. De voorzieningenrechter heeft aan [appellante] gebruik van die naam voor haar vestiging in Amsterdam verboden. In hoger beroep komt [appellante] op tegen die beslissing. Next van haar kant vordert een verdergaand verbod, en voor heel Nederland.

2.Het geding in hoger beroep

[appellante] is bij dagvaarding van 19 augustus 2022 in hoger beroep gekomen van een vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Noord-Holland, zittingsplaats Haarlem (hierna: de voorzieningenrechter), van 22 juli 2022, onder bovenvermeld zaak-/rolnummer gewezen tussen Next als eiseres en [appellante] als gedaagde.

Partijen hebben de volgende stukken ingediend:

de appeldagvaarding met daarin opgenomen de grieven;
memorie van antwoord, tevens memorie van grieven in incidenteel hoger beroep, met producties;
memorie van antwoord in incidenteel hoger beroep, met producties.

Op 1 december 2022 heeft een mondelinge behandeling plaatsgevonden. Voor [appellante] is gepleit door mr. Coskun voornoemd, en voor Next door mr. M. Brinks, advocaat te Amsterdam, ieder aan de hand van spreekaantekeningen die zijn overgelegd. Partijen hebben antwoord gegeven op door het hof gestelde vragen. Next heeft bij die gelegenheid nog een productie in het geding gebracht.

Ten slotte is arrest gevraagd.

[appellante] heeft geconcludeerd dat het hof het bestreden vonnis zal vernietigen en - uitvoerbaar bij voorraad - alsnog de vorderingen van Next zal afwijzen, met veroordeling van Next in de kosten van geding in beide instanties op de voet van artikel 1019h Rv.

Next heeft geconcludeerd, in het principale hoger beroep, dat het hof de grieven ongegrond zal verklaren, en in het incidentele hoger beroep dat het hof het vonnis gedeeltelijk zal vernietigen en – uitvoerbaar bij voorraad – haar vordering I in gewijzigde vorm zal toewijzen, en dat vonnis voor het overige zal bekrachtigen, met veroordeling van [appellante] in de kosten van het hoger beroep op de voet van artikel 1019h Rv met nakosten en rente.

[appellante] heeft in het incidentele hoger beroep geconcludeerd dat het beroep van Next zal worden verworpen, met veroordeling van Next in de kosten van het incidentele hoger beroep.

3.Feiten

De voorzieningenrechter heeft de in het bestreden vonnis onder 2.1 tot en met 2.3 vermelde feiten tot uitgangspunt genomen. Deze feiten zijn in hoger beroep niet in geschil en dienen derhalve ook het hof als uitgangspunt. Samengevat en waar nodig aangevuld met andere feiten die zijn gesteld en niet of onvoldoende betwist, gaat het hof uit van de volgende feiten.

3.1

Next drijft onder de handelsnaam Next Fatfreeze Clinics een onderneming, onder andere in Amsterdam aan de Zeilstraat, die zich bezig houdt met cryolipolyse en huidverstrakkingsbehandelingen. Cryolipolyse is een methode om (menselijk) vet te verwijderen door middel van koelingstechnieken. In de volksmond wordt deze methode ook wel ‘vet bevriezen’ genoemd. De handelsnaam Next Fatfreeze Clinics is op 2 augustus 2019 geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

3.2

[appellante] drijft een onderneming onder de naam First Fatfreeze Clinics, welke onderneming zich eveneens bezighoudt met cryolipolyse en huidverstrakkings-behandelingen. Zij heeft een vestiging in Rotterdam. [appellante] heeft onder meer de handelsnaam First Fatfreeze Clinics op 13 november 2019 geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. [appellante] had sinds enige tijd vóór het kort geding in eerste aanleg ook een vestiging in Amsterdam aan de Amstelveenseweg onder de naam First Fatfreeze Clinics. [appellante] maakt voor haar onderneming gebruik van de domeinnaam firstfatfreeze.nl ten behoeve van een website en e-mailadres(sen).

3.3.

Next heeft [appellante] op 22 april 2022 aangeschreven en haar verzocht haar handels- en domeinnamen aan te passen en de handels- en domeinnaam First Fatfreeze Clinics niet meer te voeren. [appellante] heeft noch op deze brief, noch op een rappel van 4 mei 2022 gereageerd.

3.4

Naar aanleiding van het bestreden vonnis van de voorzieningenrechter voert [appellante] nu voor haar vestiging in Amsterdam de naam Fatfreezing Centers.

4.Beoordeling

4.1

Het gaat in dit geding om het volgende.

4.1.1

Next vordert, na eiswijziging in hoger beroep met betrekking tot onderdeel I van het petitum in eerste aanleg, dat [appellante] , zo mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

I. wordt bevolen iedere inbreuk op de handelsnaamrechten van Next te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder ieder gebruik van de handelsnaam ‘First Fatfreeze’, waaronder de domeinnamen en e-mailadressen die deze handelsnaam bevatten, alsmede ieder gebruik van de (handels)naam ‘Fatfreeze’ of een daarmee overeenstemmende naam in combinatie met het gelijkende beeldelement van First als opgenomen in de memorie van grieven in incidenteel appel alsmede van iedere andere handelsnaam die identiek is aan of slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnaam van Next;

II. wordt veroordeeld om binnen zeven dagen na betekening van het vonnis in eerste aanleg de door First Fatfreeze gevoerde handelsnaam, zijnde ‘First Fatfreeze’, en iedere andere (handels)naam die identiek is aan of slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnaam van Next Fatfreeze, zijnde ‘Next Fatfreeze’, uit te (laten) schrijven uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en deze uitgeschreven te houden;

III. wordt veroordeeld tot betaling van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 5.000 voor iedere overtreding van het hiervoor onder I en II gevorderde, te vermeerderen met € 500 voor iedere dag of deel daarvan dat First Fatfreeze met de gehele of gedeeltelijke nakoming van het bevel of de bevelen in gebreke blijft, e.e.a. met een maximum van € 50.000;

IV. wordt veroordeeld in de kosten van dit geding op de voet van artikel 1019h Rv, te vermeerderen met de nakosten en de wettelijke rente;

V. met bepaling van de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden, te rekenen vanaf de datum van het vonnis in eerste aanleg.

4.1.2

Next legt aan haar vorderingen ten grondslag – samengevat – dat haar handelsnaam Next Fatfreeze ouder is dan de door [appellante] gebruikte nagenoeg identieke handelsnaam First Fatfreeze. Door het gebruik door [appellante] van de handelsnaam First Fatfreeze ontstaat verwarringsgevaar bij het publiek en heeft zich ook daadwerkelijk verwarring voorgedaan. Het gebruik van deze handelsnaam door [appellante] is in strijd met artikel 5 Handelsnaamwet Pro (Hnw) en moet daarom worden verboden.

4.1.3

De voorzieningenrechter heeft de vorderingen van Next deels toegewezen en [appellante] veroordeeld tot staking van het gebruik van de handelsnaam First Fatfreeze (waaronder de domeinnaam en e-mailadressen die ‘firstfatfreeze.nl’ bevatten) en van handelsnamen waarin de combinatie ‘First Fatfreeze’ voorkomt, zoals First Fatfreeze Clinics, voor de vestiging van de onderneming van [appellante] in Amsterdam, alsmede tot uitschrijving van de bedoelde namen uit het handelsregister voor zover die verwijzen naar de bedoelde vestiging in Amsterdam.

De voorzieningenrechter overwoog daartoe, in essentie, dat aannemelijk is dat Next Fatfreeze de oudere handelsnaam is en dat door het gebruik van de handelsnaam First Fatfreeze door [appellante] voor haar vestiging in Amsterdam verwarring bij het relevante publiek te duchten is. Het element ‘fatfreeze’ is weliswaar beschrijvend, maar gelet op de (onder meer begripsmatige) overeenstemming tussen de elementen ‘First’ en ‘Next’ en tussen andere elementen van de vormgevingsomgeving waarin partijen hun handelsnamen gebruiken, is aannemelijk dat door het gebruik van de handelsnaam First Fatfreeze voor de onderneming van [appellante] in de regio Amsterdam gevaar voor verwarring bestaat.

4.1.4

Tegen deze beslissing en de daaraan ten grondslag gelegde motivering komt [appellante] met zes grieven op. Next komt in incidenteel hoger beroep met twee grieven op tegen de beperking van het opgelegde verbod tot Amsterdam en tot het gebruik van bepaalde woordelementen.

4.1.5

Voor zover [appellante] bij memorie van antwoord in incidenteel hoger beroep bezwaar heeft gemaakt tegen toelating van de wijziging van eis verwerpt het hof dat bezwaar. Het staat de oorspronkelijke eiser blijkens artikel 130 in Pro verband met artikel 353 Rv Pro ook in hoger beroep vrij zijn eis te wijzigen of uit te breiden. Indien hij dat doet – zoals Next in dit geval – bij zijn eerste schriftelijke conclusie in hoger beroep, is er in beginsel geen grond om dat in strijd te achten met de eisen van een goede procesorde; redenen waarom dat in dit geval anders moet worden beoordeeld zijn door [appellante] niet aangevoerd.

Spoedeisend belang

4.2

Met haar eerste grief stelt [appellante] aan de orde of voldoende spoedeisend belang bestaat bij de door Next gevorderde voorzieningen in kort geding.

4.2.1

[appellante] voert aan dat Next sedert 2019 op de hoogte is van het bestaan/gebruik van de handelsnaam First Fatfreeze. Next stelt daar tegenover dat zij pas gaandeweg, door uitbreiding van de activiteiten van [appellante] ‘richting Next’, te maken kreeg met verwarring en vanaf dat moment ook juridische actie heeft ondernomen.

De voorzieningenrechter heeft het standpunt van Next zo begrepen dat het haar met name te doen was om Amsterdam, waar [appellante] kort voor de zitting in eerste aanleg een vestiging had geopend.

4.2.2

Het hof gaat ervan uit dat Next haar eis niet heeft verminderd in die zin dat deze nog slechts op Amsterdam zag. In die situatie vormt de omstandigheid dat Next pas na drie jaar actie ondernam op het eerste gezicht een aanwijzing dat er geen sprake was van spoedeisend belang. Daartegenover staat echter dat aan het spoedeisend belang van een actie tot het staken van voortdurend onrechtmatig gedrag in het algemeen geen hoge eisen gesteld moeten worden. Bovendien is aannemelijk dat pas door de omstandigheid dat [appellante] kort vóór het kort geding in eerste aanleg haar vestiging in Amsterdam, vlakbij die van Next, heeft geopend (zie hiervoor onder 3.3) voor Next de noodzaak van een voorlopige voorziening ontstond. Gelet op een en ander, bestond en bestaat bij de gevraagde voorzieningen voldoende spoedeisend belang.

Oudere handelsnaam

4.3

Met haar tweede grief betoogt [appellante] dat Next zich niet kan beroepen op oudere handelsnaamrechten omdat de hier als eiseres optredende vennootschap Next Fatfreeze Clinics B.V. pas is opgericht op 1 maart 2022.

4.3.1

[appellante] heeft op zichzelf niet gemotiveerd betwist dat de onderneming van Next vóór de oprichting van de genoemde BV werd gevoerd door een vennootschap onder firma (vof) en dat deze onderneming sedertdien door de BV is voortgezet. Zij voert echter aan dat alleen die vof en/of haar vennoten kunnen optreden tegen inbreuk op de handelsnaam.

4.3.2

Dit standpunt van [appellante] miskent dat de Handelsnaamwet bescherming biedt aan de naam waaronder een
ondernemingwordt gedreven. Indien vaststaat, zoals in dit geval, dat de onderneming die door de BV wordt gedreven voordien onder dezelfde naam werd gedreven door de vof en nadien is voortgezet door de BV, is voor het antwoord op de vraag welke handelsnaam eerder werd gevoerd beslissend de aanvang van het gebruik van die naam door de vof. Dat de onderneming is voortgezet door de BV is door Next nader onderbouwd met de overgelegde notariële akte van inbreng van 1 maart 2022 waarbij de firmanten van de vof Next Fatfreeze Clinics de onder die naam gevoerde onderneming hebben ingebracht in de BV

Nu [appellante] niet gemotiveerd heeft betwist dat de vof de onderneming van Next in augustus 2019 heeft ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en [appellante] haar onderneming pas in november 2019 heeft geregistreerd, moet er voorshands vanuit worden gegaan dat het handelsnaamgebruik door Next ouder is dan dat van [appellante] .

4.3.3

[appellante] heeft nog gesteld dat zij al ruim vóór november 2019 haar handelsnaam heeft gevoerd en bekend gemaakt. Next heeft dat gemotiveerd betwist en erop gewezen, zoals [appellante] niet heeft bestreden en ook de voorzieningenrechter heeft overwogen in rov. 4.8 van het bestreden vonnis, dat [appellante] tussen 20 en 30 oktober 2019 via Instagram met Next heeft gecorrespondeerd en geschreven dat zij geen ervaring had met de door Next aangeboden behandelingen en die graag zou willen leren, en dat het haar droom was om ooit zo’n
clinicte kunnen openen.

Dat [appellante] al vóór november 2019 haar handelsnaam voerde voor de activiteiten waar het in dit geding om gaat acht het hof dan ook, mede gelet op het ontbreken van enig concreet materiaal waaruit dat eerdere gebruik volgt, niet aannemelijk.

4.3.4

De tweede grief van [appellante] faalt dus.

Verwarringsgevaar

4.4

Met haar derde grief betoogt [appellante] , samengevat, dat de handelsnaam van Next (te zeer) beschrijvend is en daarom niet geschikt om de onderneming van Next te onderscheiden, zodat geen sprake is van (relevant) gevaar voor verwarring bij het publiek in de zin van de Handelsnaamwet. [appellante] wijst daarbij op het algemene belang dat aanduidingen die beschrijvend zijn voor de aard van een onderneming of voor haar diensten door eenieder vrij moeten kunnen worden gebruikt (‘vrijhoudingsbehoefte’).

4.4.1

Het hof stelt voorop dat blijkens artikel 5 Hnw Pro het verwarringsgevaar tussen de handelsnamen van twee ondernemingen primair moet worden beoordeeld in verband met de aard van de beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn.

Blijkens artikel 1 Hnw Pro wordt onder ‘handelsnaam’ verstaat de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Het begrip ‘naam’ ziet op het geheel van tekens dat gebezigd wordt om een onderneming bij het publiek een identiteit te geven. Bij beantwoording van de vraag of bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen is te duchten moeten alle omstandigheden van het geval worden meegewogen. In zoverre kunnen ook andere daarbij gebruikte elementen alsmede de vormgeving van de handelsnamen (logo’s) in aanmerking worden genomen (zie HR 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3477). Bij deze beoordeling moet ook worden betrokken het algemene belang dat beschrijvende aanduidingen door eenieder vrij moeten kunnen worden gebruikt, onder meer door te letten op de mate van onderscheidend vermogen van de oudere handelsnaam (HR 19 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:269;
Dairy Partners).

4.4.2

Next voert de handelsnaam Next Fatfreeze Clinics. Zij verzet zich tegen gebruik door [appellante] van de namen First Fatfreeze Clinics en First Fatfreeze.

4.4.3

Het hof acht aannemelijk dat het gebruik door [appellante] van de naam First Fatfreeze Clinics of de naam First Fatfreeze voor haar vestiging in Amsterdam gevaar voor verwarring oplevert in de zin van artikel 5 Hnw Pro. Weliswaar is volgens beide partijen de aanduiding
fatfreezein zekere mate beschrijvend voor, of in ieder geval verwijzend naar, de door beide partijen als dienst aangeboden cryolipolyse en verwijst het element
clinicsnaar de paramedische inrichting waarin partijen hun diensten aanbieden, maar de combinatie van die onderdelen tezamen met het element ‘Next’ in de handelsnaam van Next levert niet een louter beschrijvende handelsnaam op en heeft wel een zodanig onderscheidend vermogen dat het publiek die handelsnaam in verband zal kunnen brengen met de onderneming van Next.

4.4.4

Ook indien moet worden aangenomen dat het publiek, mede vanwege de komst van het internet, tegenwoordig minder snel verwarring ondervindt in geval van gebruik van twee beschrijvende handelsnamen en dat daarom reeds een geringe afwijking in de jongere naam voldoende kan zijn om verwarringsgevaar weg te nemen (vgl. het arrest
Dairy Partners, rov. 2.6 en 2.8.2), is het hof voorshands van oordeel dat, in de omstandigheden van dit geval, de door [appellante] gebruikte namen First Fatfreeze Clinics of First Fatfreeze onvoldoende afwijken om te voorkomen dat gevaar voor verwarring met de handelsnaam van Next ontstaat. Daarbij neemt het hof het volgende in aanmerking.

4.4.5

De aanduiding First Fatfreeze Clinics bevat net als Next Fatfreeze Clinics drie woorden, waarvan er twee van de drie volledig identiek zijn en op dezelfde positie staan. Daarnaast voeren beiden partijen hun naam in de sterk overeenstemmende vormgeving die is afgebeeld in het vonnis waarvan beroep onder 4.17, dat wil zeggen met ‘NEXT FATFREEZE’ respectievelijk ‘FIRST FATFREEZE’ in kapitalen met telkens daaronder, gecentreerd, het woord ‘CLINICS’ in kleinere kapitalen en telkens daarboven, eveneens gecentreerd, een afbeelding van een gestileerd ijskristal. Weliswaar verwijst ook dit laatste element naar de vries-behandeling die beide partijen aanbieden, maar de (op zichzelf onnodige) keuze van [appellante] voor dit element is een omstandigheid die in dit geval bijdraagt aan verwarringsgevaar. Voorts bestaat tussen ‘first’ en ‘next’ begripsmatige overeenstemming in die zin, dat die beide woorden verwijzen naar een rangorde, hetgeen, juist omdat de namen voor het overige identiek zijn, bij het publiek de indruk kan wekken dat het gaat om (na elkaar geopende) vestigingen van dezelfde onderneming. Vanwege dit aspect beschouwt het hof ook gebruik door [appellante] van First Fatfreeze (dus zonder ‘Clinics’) als inbreuk op de aan Next toekomende handelsnaambescherming.

4.4.6

Het voorgaande neemt echter niet weg dat een verbod op het gebruik van de aldus verwarringwekkende namen alleen daar op zijn plaats is waar de handelsnaam van Next eerder bekendheid genoot dan die van [appellante] . Dat is het geval in Amsterdam, zoals de voorzieningenrechter heeft overwogen en [appellante] op zichzelf (anders dan met het hiervoor onder 4.3 e.v. bedoelde argumenten) in hoger beroep niet heeft bestreden. Dat de handelsnaam van Next, zoals Next betoogt in incidenteel hoger beroep, ook in andere delen van Nederland eerder bekendheid genoot dan die van [appellante] is door Next echter onvoldoende onderbouwd om daar in dit kort geding vanuit te kunnen gaan. Next heeft een aantal facturen overgelegd, kennelijk gericht aan klanten in andere steden in Nederland (te weten twee facturen uit 2020, zeven uit 2021 en elf uit 2022), maar tegenover de niet weersproken stelling van [appellante] dat ook zij (naar het hof begrijpt: vanaf 2019 in toenemende mate) landelijk opereert is niet aannemelijk geworden dat zich ook in enig deel van Nederland buiten Amsterdam de situatie voordoet dat Next aldaar eerst met haar handelsnaam bekendheid bij het publiek had verworven en daarna is geconfronteerd met handelsnaamgebruik door [appellante] .

4.4.7

De omstandigheid dat de door [appellante] bij haar naam gebruikte afbeelding van een ijskristal bijdraagt, zoals hiervoor overwogen onder 4.4.5, aan verwarringsgevaar tussen de handelsnamen, brengt niet met zich dat aan [appellante] ook het gebruik van het ijskristal kan worden verboden, zoals Next wenst te bereiken door middel van haar eisvermeerdering in hoger beroep. Het ijskristal is een figuratief element en niet een teken dat, zoals bijvoorbeeld letters of cijfers, kan worden gelezen en uitgesproken. Een dergelijk element is daarom in beginsel niet een teken dat als (onderdeel van) een handelsnaam kan worden beschouwd, zodat het beoogde verbod niet kan worden gegrond op artikel 5 Hnw Pro. Dat Next de vermeerderde eis heeft geformuleerd als verbod op gebruik van de handelsnaam
in combinatiemet het ijskristal doet hieraan niet af, nu immers die formulering met zich brengt dat de rechter wordt gevraagd om (mede) een verbod te geven van iets dat niet (onderdeel van) een handelsnaam is, en daarvoor biedt zoals gezegd de Handelsnaamwet, waarop Next blijkens haar stellingen deze vordering baseert, geen grondslag, terwijl van een andere deugdelijke grondslag niet is gebleken.

4.4.8

Op grond van wat hiervoor is overwogen acht het hof voorshands aannemelijk dat gebruik door [appellante] in Amsterdam van ‘First Fatfreeze Clinics’ of ‘First Fatfreeze’ gevaar voor verwarring oplevert met de oudere handelsnaam van Next. Voor uitbreiding van het opgelegde verbod tot gebruik buiten Amsterdam en tot gebruik van de afbeelding van een ijskristal of een combinatie daarmee bestaat echter (voorshands) onvoldoende grond. Daarmee falen de derde grief in het principale en de beide grieven in het incidentele hoger beroep.

Domeinnaam firstfatfreeze.nl

4.5

Met haar vierde grief keert [appellante] zich tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat ook het gebruik door [appellante] van de domeinnaam firstfatfreeze.nl voor haar website en e-mailadres gevaar voor verwarring met de handelsnaam van Next oplevert en daarom verboden moet worden voor zover het betrekking heeft op de vestiging van [appellante] in Amsterdam.

4.5.1

[appellante] heeft niet bestreden dat aannemelijk is geworden, zoals de voorzieningenrechter heeft vooropgesteld, dat de bedoelde domeinnaam een identificatiefunctie heeft en dat [appellante] deze gebruikte ter aanduiding van haar onderneming en dus als handelsnaam. Het hof zal daar ook van uitgaan.

4.5.2

De grief strekt ertoe te betogen dat de voorzieningenrechter bij het beoordelen van het verwarringsgevaar tussen de handelsnaam van Next en de domeinnaam firstfatfreeze.nl de verkeerde maatstaf heeft gehanteerd nu zij, zo begrijpt het hof, teveel waarde heeft gehecht aan de geografische afstand tussen de vestigingen van partijen en heeft miskend dat de communicatie vaak langs elektronische weg verloopt.

[appellante] kan in die klacht niet worden gevolgd. Uit het bestreden vonnis (rov. 4.22 in samenhang met wat daarvóór is overwogen) blijkt voldoende dat de voorzieningenrechter de juiste maatstaf voor verwarringsgevaar – zoals hiervoor aangeduid onder 4.4.1 – heeft toegepast, waarbij de afstand tussen de vestigingen van partijen met name de functie heeft van afbakening van het gebied waar beide partijen actief zijn terwijl de naam daar reeds eerder door Next gevoerd werd. Slechts in en met betrekking tot dat gebied is het verwarringsgevaar zodanig dat rechterlijk ingrijpen op zijn plaats is, zoals hiervoor overwogen, welk ingrijpen zich dan richt op alle gebruik van de jongere handelsnaam, ook als dit in elektronische communicatie plaatsvindt.

4.5.3

Voor zover [appellante] zich in dit verband ook beroept op de (volgens haar geringe) mate van overeenstemming tussen, en het beschrijvend karakter van, de beide namen verwerpt het hof die bezwaren op de gronden die hiervoor zijn besproken onder 4.4.3 tot en met 4.4.5. De in dat verband door [appellante] betrokken stelling dat, waar sprake is van een meer deskundig publiek “zoals in deze branche”, minder snel verwarring zal optreden, is onvoldoende concreet onderbouwd om daarmee weerlegd te achten wat Next heeft aangevoerd en met correspondentie met derden onderbouwd omtrent concrete gevallen van verwarring althans gevaar voor verwarring bij (potentiële) klanten van partijen.

4.5.4

Deze grief van [appellante] faalt daarmee eveneens. Dat betekent dat het opgelegde verbod ook ten aanzien van gebruik van de domeinnaam voor de vestiging van [appellante] in Amsterdam zal worden bekrachtigd.

4.5.5

Het hof is zich ervan bewust dat het verbod tot gebruik van de domeinnaam firstfatfreeze.nl ‘voor de vestiging’ van [appellante] te Amsterdam mogelijk betekent dat – voor zover [appellante] de domeinnaam gebruikt zonder dat daarbij onderscheid wordt gemaakt of kan worden gemaakt tussen de vestigingen waarvoor dat gebruik plaatsvindt – [appellante] het gebruik van deze domeinnaam geheel achterwege zal willen of moeten laten teneinde te vermijden dat zij het verbod overtreedt doordat zulk gebruik
medeals gebruik voor de vestiging Amsterdam moet worden beschouwd. Dit is weliswaar onbevredigend, maar kan geen reden opleveren om het verbod achterwege te laten. Ten aanzien van de vestigingen in Amsterdam van partijen is immers, ook door het gebruik van de domeinnaam, sprake van verwarringsgevaar en dat is een situatie waaraan de rechter op grond van artikel 5 Hnw Pro, nu Next dit vordert, middels een verbod een einde moet maken. Datzelfde geldt, op dezelfde gronden, voor het aan de domeinnaam gekoppelde e-mailadres.

4.5.6

Een belangenafweging leidt niet tot een andere uitkomst. Het geheel vrijlaten van het gebruik van de domeinnaam firstfatfreeze.nl zou namelijk het verbod om de handelsnaam voor de vestiging Amsterdam te gebruiken in belangrijke mate ineffectief maken, nu immers in het internettijdperk ondernemers de aandacht van het publiek niet primair trekken door hun fysieke vestiging maar met name door het ‘digitale uithangbord’ van hun website. Het nadeel dat in dit geval de domeinnaam ook niet kan worden gebruikt voor vestigingen in een gebied waarop het verbod geen betrekking heeft, behoort voor rekening te blijven van de partij tegen wie het verbod is gericht nu aannemelijk is dat die partij – [appellante] – rekening heeft kunnen houden met dit nadeel bij de keuze om een nieuwe vestiging te openen in een gebied waarbinnen haar domeinnaam te veel zou overeenstemmen met de aldaar eerder gevoerde handelsnaam van een concurrent.

Daarbij komt dat niet is gesteld of gebleken dat het wijzigen van de domeinnaam gepaard gaat met grote kosten of moeite.

Dwangsommen

4.6

Mede gelet op het voorgaande zijn er, anders dan [appellante] betoogt, geen gronden om de in een dergelijk geval gebruikelijke dwangsomveroordeling achterwege te laten of om daaraan een andere termijn te verbinden. Het hof acht, met de voorzieningenrechter, versterking van de verboden met een dwangsom zoals in eerste aanleg bepaald passend en geboden. [appellante] heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de op zichzelf redelijke termijn onvoldoende is om haar in staat te stellen om aan de veroordeling te voldoen.

Slotoverwegingen

4.7

De grieven falen. Het vonnis waarvan beroep zal worden bekrachtigd, de in hoger beroep vermeerderde eis van Next zal worden afgewezen.

In het principale hoger beroep is [appellante] de (grotendeels) in het ongelijk gestelde partij, in het incidentele hoger beroep is dat Next; partijen zullen dienovereenkomstig worden veroordeeld in de proceskosten. Partijen gaan terecht uit van vergoeding van proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv. Het hof is van oordeel dat de zaak in het licht van de indicatietarieven intellectuele-eigendomszaken heeft te gelden als een kort geding van de categorie eenvoudig, met een daarbij behorend bedrag voor advocatenkosten van € 6.000. De door Next verlangde vergoeding overschrijdt dat bedrag aanzienlijk, maar Next heeft niet onderbouwd dat toekenning van dat hogere bedrag redelijk en evenredig zou zijn. Dat betekent dat voor salaris advocaat in principaal hoger beroep € 6.000 zal worden toegekend, en voor het incidenteel hoger beroep, zoals gebruikelijk, de helft van het bedrag in principaal hoger beroep dus € 3.000.

Voor zover partijen in het kader van de kostenveroordeling aandacht hebben besteed aan nakosten: volgens vaste rechtspraak levert een kostenveroordeling ook voor de nakosten een executoriale titel op (HR 10 juni 2022, ECLI:NL:HR:2022:853). Daarin ziet het hof aanleiding de nakosten niet afzonderlijk in de proceskostenveroordeling te vermelden.

4.8

Het hof geeft partijen ten overvloede nog in overweging dat de bestaande situatie – Next ziet haar handelsnaambescherming beperkt tot Amsterdam, [appellante] moet mogelijk landelijk afzien van gebruik van haar domeinnaam – aanleiding zou kunnen zijn om te komen tot afspraken omtrent de keus van onderling voldoende afwijkende namen, waardoor beide partijen in heel Nederland, zowel bij hun huidige functioneren als bij toekomstige uitbreiding van hun activiteiten naar andere plaatsen, geen beperking ondervinden in verband met verwarringsgevaar met de naam van de andere partij.

5.Beslissing

Het hof

rechtdoende in principaal en incidenteel hoger beroep:

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;

wijst af hetgeen Next in hoger beroep bij wijze van eisvermeerdering heeft gevorderd;

veroordeelt [appellante] in de kosten van het geding in principaal hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Next begroot op € 783,- aan verschotten en € 6.000,- voor salaris, te vermeerderen met de wettelijke rente indien niet binnen veertien dagen na dit arrest dan wel het verschuldigd worden van eventuele nakosten aan de kostenveroordeling is voldaan;

veroordeelt Next in de kosten van het geding in incidenteel hoger beroep, tot op heden aan de zijde van [appellante] begroot op € 3.000,- voor salaris;

verklaart de kostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. P.F.G.T. Hofmeijer-Rutten, E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell en H. Struik en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 17 januari 2023.