Uitspraak
GERECHTSHOF ARNHEM
Sector civiel recht
zaaknummer 200.011.272
(zaaknummer / rolnummer rechtbank 58581 / HA ZA 00-2275)
Arrest na verwijzing van de eerste civiele kamer van 8 december 2009
inzake
de vennootschappen naar buitenlands recht
1. Joop! GmbH,
gevestigd te Hamburg, Duitsland,
2. Jill Sander A.G.,
gevestigd te Hamburg, Duitsland,
3. Chopard & Cie S.A.,
gevestigd te Genève, Zwitserland,
4. Davidoff S.A.,
gevestigd te Fribourg, Zwitserland,
5. Coty Prestige Lancaster Group GmbH,
gevestigd te Mainz, Duitsland,
appellanten in het principaal appel,
geïntimeerden in het incidenteel appel,
advocaat: mr. F.A.M. Knüppe,
tegen:
1. [geïntimeerde sub 1],
2. [geïntimeerde sub 2],
beiden wonende te [woonplaats],
geïntimeerden in het principaal appel,
appellanten in het incidenteel appel,
na verwijzing niet verschenen.
1. Het geding tot aan verwijzing
Voor het verloop van het geding tot 18 april 2008 verwijst het hof naar het op die datum uitgesproken arrest van de Hoge Raad der Nederlanden, gewezen tussen appellanten (hierna ook te noemen: Lancaster c.s.) als eisers tot cassatie en geïntimeerden (hierna ook te noemen: [geïntimeerden]) als verweerders in cassatie; van dat arrest is een fotokopie aan dit arrest gehecht.
2. Het geding in hoger beroep na verwijzing
2.1 Lancaster c.s. hebben [geïntimeerden] bij exploot van 26 juni 2008 opgeroepen om voor dit hof te verschijnen teneinde in deze zaak voort te procederen.
2.2 Lancaster c.s. hebben de zaak aangebracht op de rol van 12 augustus 2008.
2.3 [geïntimeerden] zijn noch op die rol, noch later in dit geding na verwijzing, verschenen.
2.4 In hun, op de rol van 2 december 2008 genomen memorie na verwijzing hebben Lancaster c.s. de zaak nader toegelicht en geconcludeerd dat zij volharden bij hetgeen reeds in eerste aanleg en bij de eerste behandeling in hoger beroep is aangevoerd.
2.5 Vervolgens hebben Lancaster c.s. de stukken voor het wijzen van arrest aan het hof overgelegd en heeft het hof arrest bepaald.
3. De motivering van de beslissing in hoger beroep na verwijzing
3.1 Na verwijzing zal ingevolge het verwijzingsarrest opnieuw dienen te worden beslist op de grieven I tot en met V, waarmee Lancaster c.s. in principaal appel klagen dat zij door de rechtbank ten onrechte zijn belast met het bewijs dat de beslagen producten door of met toestemming van Lancaster c.s. buiten de Europese Economische Ruimte (EER) in de handel zijn gebracht.
3.2 Zoals volgt uit hetgeen onder 3.5 van het verwijzingsarrest is overwogen, moet voordat kan worden gekomen tot de door de rechtbank aangenomen bewijslastverdeling, worden beoordeeld of [geïntimeerden] hebben aangetoond dat een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer zij in het kader van het door hen gevoerde uitputtingsverweer moeten bewijzen waar de beslagen producten (door Lancaster c.s.) in de handel zijn gebracht.
3.3 Uitgangspunt bij die beoordeling is dat Lancaster c.s. hun waren binnen de EER in de handel brengen door middel van een selectief distributiesysteem. Uit de door Lancaster c.s. (bij memorie van grieven) overgelegde depositaire overeenkomst – waarover zij onweersproken hebben gesteld dat deze overeenkomst in alle verhoudingen met haar afnemers in de EER wordt gehanteerd – moet voorts worden afgeleid, dat het de depositaires in dit systeem contractueel is toegestaan om de aan hen geleverde producten onderling te verhandelen, zonder dat blijkt van enige contractuele beperking voor de depositaires om de van een depositaire in een andere lidstaat en/of rechtstreeks van Lancaster c.s. betrokken goederen aan consumenten in eigen land of daarbuiten in de EER te verkopen. In een zodanig systeem, waarin de onderlinge handel eventuele prijsverschillen tussen de lidstaten zal opheffen, kan, zo stellen Lancaster c.s., niet worden aangenomen dat toepassing van de normale bewijsregel zorgt voor een reëel gevaar dat de nationale markten worden afgeschermd, voor welk standpunt zij onder meer verwijzen naar HR 22 september 2006, NJ 2006, 248 (Lancôme/Kruidvat).
3.4 Hiertegenover hebben [geïntimeerden] onder meer aangevoerd dat de depositaire overeenkomst in artikel 4.3 (laatste volzin) en in artikel 4.4 strikte voorwaarden stelt aan de mogelijkheid van wederverkoop aan andere depositaires. Voorts hebben zij gesteld dat het betoog van Lancaster c.s. dat geen sprake kan zijn van kunstmatig in stand gehouden prijsverschillen als gevolg van haar selectief distributiestelsel omdat haar depositaires onderling kunnen handelen (ook) feitelijk niet juist is, omdat de depositaires van Lancaster c.s. detailhandelaren zijn, die zijn gericht op (en blijkens artikel 3.5 van de overeenkomst worden geselecteerd op het rendabel kunnen bedienen van) hun lokale markten en die in beginsel niet geëquipeerd of geïnteresseerd zijn om buiten hun markt te handelen. De depositaire zal zijn inkoop daarom richten op het bevoorraden van die markt en niet op een pan-Europese handel, ook omdat een depositaire kan verwachten dat Lancaster zal ingrijpen indien een depositaire, om van prijsverschillen te profiteren, grote hoeveelheden van de merkproducten zou kopen om andere (in een andere EU-lidstaat) gevestigde depositaires te bevoorraden. Bij het ontstaan van voorraadoverschot bij een depositaire, bijvoorbeeld als gevolg van een korting die de depositaires krijgen van de merkhouder bij grote afname, zo stellen [geïntimeerden] voorts, kan de depositaire dat overschot feitelijk alleen kwijt aan een afnemer buiten het gesloten verkoopstelsel.
3.5 Het hof acht hetgeen [geïntimeerden] hebben aangevoerd onvoldoende concreet om met hen te kunnen spreken van een reëel gevaar, en dus niet slechts van een theoretische mogelijkheid, dat de nationale markten worden afgeschermd. Het had op de weg van [geïntimeerden] gelegen om meer specifiek aan te geven, en te onderbouwen, dat de wijze waarop Lancaster c.s. hun contractuele mogelijkheden om de interdepositaire handel te controleren daadwerkelijk benutten in combinatie met de, door hen deels bij wijze van veronderstelling en voor het overige slechts in algemene termen geponeerde, feitelijke beperkingen tot gevolg heeft, in die zin dat deze onderlinge handel (nagenoeg) illusoir is, althans onvoldoende nivellerend effect kan uitoefenen op eventueel bestaande prijsverschillen. Daarbij komt dat [geïntimeerden] geen, en zo al enige, dan toch onvoldoende concreet onderbouwde feiten en omstandigheden hebben aangevoerd, waaruit zou moeten worden afgeleid dat er ook werkelijk sprake is van kunstmatig door Lancaster c.s. in stand gehouden prijsverschillen tussen de nationale markten of dat Lancaster c.s. hiernaar streven, dan wel dat zij op andere wijze aansturen op een marktverdeling die gelet op de communautaire regels inzake de mededinging en het vrij verkeer van goederen ongeoorloofd is. Derhalve is evenmin aangetoond dat, zoals [geïntimeerden] kennelijk bedoelen, de mogelijkheid van parallelverkoop door derden voor een goede marktwerking onmisbaar is, althans dat deze mogelijkheid door Lancaster c.s. niet kan worden verhinderd of beperkt zonder dat een reëel gevaar van marktafscherming ontstaat. Bij die stand van zaken kan in het midden blijven in welke mate Lancaster c.s. met behulp van merkenrechtelijke middelen zoals de toepassing van de hoofdregel van bewijslastverdeling, het in de handel brengen van de door [geïntimeerden] direct of indirect van een depositaire gekochte waren zouden kunnen belemmeren en of zij, zoals in het in rov. 39 van het arrest Van Doren/Lifestyle gegeven voorbeeld met betrekking tot een exclusief distributiestelsel, de bewijsregel kunnen gebruiken om [geïntimeerden] iedere nieuwe mogelijkheid te ontnemen om bij een deelnemer aan het distributiesysteem in te kopen. Terzijde merkt het hof op dat [geïntimeerden] ook hun op dit laatste betrekking hebbende stellingen onvoldoende concreet hebben onderbouwd, enerzijds omdat [geïntimeerden] in deze procedure helemaal niets hebben gesteld over de herkomst van de waren (behalve dat zij afkomstig zouden zijn van een “ betrouwbare leverancier” binnen de EER) terwijl anderzijds – op basis van de niet gemotiveerd weersproken bescheiden die Lancaster c.s. in het geding gebracht hebben – moet worden vastgesteld dat een deel van de waren door Lancaster c.s. in de handel gebracht zijn buiten de EER.
3.6 De conclusie uit het vorenstaande moet zijn dat [geïntimeerden] er vooralsnog niet in zijn geslaagd aan te tonen dat toepassing van de hoofdregel tot het in het arrest Van Doren/Lifestyle bedoelde reële gevaar leidt. Omdat zij in het geding na verwijzing niet zijn verschenen, kunnen zij op dit punt ook geen (nader) bewijs meer leveren. Nu de door [geïntimeerden] overigens aangevoerde gronden onvoldoende zijn om de bewijslast om te keren (op grondslag van de redelijkheid of anderszins), is het gevolg van een en ander dat de bewijslast ten aanzien van de vraag of de goederen met toestemming van Lancaster c.s. in de EER in het verkeer zijn gebracht bij [geïntimeerden] is blijven liggen. Op grond van hetgeen zij in dit geding naar voren hebben gebracht kan niet worden gezegd dat dit bewijs is geleverd en nu Uitdewillegen c.s. niet zijn verschenen kan van nadere bewijslevering ook geen sprake zijn, nog daargelaten dat zij zodanig bewijs, waarvan zij bij herhaling hebben aangegeven het niet te kunnen leveren, in hoger beroep ook niet hebben aangeboden. Dit betekent dat de grieven I tot en met V (en VI) terecht zijn voorgesteld.
3.7 Het slagen van deze grieven brengt mee dat het door de rechtbank gehonoreerde uitputtingsverweer van [geïntimeerden] als onbewezen moet worden verworpen. Daarmee staat de door Lancaster c.s. gestelde en door Uijtwillegen c.s. verder niet, althans niet met terzake doende, voldoende onderbouwde argumenten, bestreden merkinbreuk ten aanzien van de op 27 oktober 2000 in conservatoir beslag genomen produkten vast. Uitgaande van die merkinbreuk dient het hof thans te beoordelen of, en zo ja: in hoeverre, de vorderingen van Lancaster c.s., gelet op de door [geïntimeerden] in eerste aanleg en hoger beroep gevoerde verweren, toewijsbaar zijn.
3.8 In de omstandigheid dat, zoals met het vorenstaande is komen vast te staan, [geïntimeerden] met het aanbieden en/of verhandelen van de door Lancaster c.s. inbeslaggenomen produkten inbreuk hebben gemaakt op de merkrechten van Lancaster c.s., is een voldoende aanleiding en rechtvaardiging gelegen om hun, zoals sub 1 van de inleidende dagvaarding wordt gevorderd, verdere inbreuken met onmiddellijke ingang te verbieden. Het bezwaar van [geïntimeerden] dat een dergelijk verbod te ver gaat omdat voor hen, bij gebreke van een begrijpelijke codering, zonder medewerking van Lancaster c.s. niet kenbaar is wat de herkomst van de produkten is overtuigt niet. Lancaster c.s. zijn niet gehouden hun producten van een voor derden leesbare codering te voorzien en zij hebben op grond van artikel 2.20 BVIE (artikel 13A BMW) het recht op te treden tegen iedere inbreuk bestaande in het zonder toestemming gebruiken van hun merk of daarmee overeenstemmende tekens, zonder dat (waar het gaat om een verbod) is vereist dat de inbreukmaker – [geïntimeerden] – van die inbreuk een verwijt kan worden gemaakt. Deze bevoegdheid wordt, anders dan [geïntimeerden] kennelijk voorstaan, ook niet beperkt door enige verplichting van Lancaster c.s. om [geïntimeerden] van dienst te zijn bij het vaststellen van de herkomst van de door hen onder de merknamen en/of merktekens van Lancaster c.s. te verhandelen producten. Het verbod zoals hierna te formuleren heeft tot gevolg dat [geïntimeerden] slechts die, van aan Lancaster c.s. toebehorende merktekens voorziene goederen, mag aanbieden en verhandelen waarvan zij kunnen aantonen dat deze origineel, dat wil zeggen door of in opdracht van Lancaster c.s. zijn vervaardigd, zijn en die door Lancaster c.s. dan wel met hun toestemming binnen de EER in het verkeer zijn gebracht. Het is aan [geïntimeerden] om zich in dat verband, van hun leveranciers of anderszins, van toereikende zekerheid en documentatie te voorzien. Is dat niet mogelijk dan dienen zij zich van het aanbieden en verhandelen van deze produkten te onthouden; doen zij dat niet dan handelen zij op eigen risico. Een en ander strookt met de door het merkenrecht aan Lancaster c.s. geboden bescherming. Ten aanzien van de omvang van het verbod, is nog van belang is dat de daardoor bestreken merken en tekens in de inleidende dagvaarding genoegzaam zijn omschreven en dat de rechten daarop van appellanten sub 1 tot en met 4 niet ter discussie staan. Met [geïntimeerden] is het hof echter van oordeel dat Lancaster c.s. hebben nagelaten om aan te tonen dat de aan appellant sub 5, Lancaster Group, toegeschreven licentierechten in het geding zijn, zodat het verbod in die zin zal worden beperkt.
3.9 Ten aanzien van het onder 2 gevorderde bevel tot het verschaffen van informatie, overweegt het hof dat een dergelijke vordering toewijsbaar is voorzover die maatregel gerechtvaardigd en redelijk voorkomt. Aan die voorwaarde is voldaan waar het de litigieuze, op 27 oktober 2000 beslagen, producten betreft, ten aanzien waarvan de merkinbreuk in dit geding is komen vast te staan. De enkele door [geïntimeerden] in dit geding gedane toezegging dat zij niet zullen voortgaan met de verkoop binnen de EER van de inbreukmakende produkten, staat aan toewijzing niet in de weg. Datzelfde geldt voor hun beroep op de aan de rechtspraak van de Hoge Raad ontleende regel dat een niet bij een verkooporganisatie aangesloten marktdeelnemer niet kan worden gedwongen de namen van zijn leveranciers (en diens voorschakels) te noemen teneinde de producent in staat te stellen de lekken in zijn verkooporganisatie te dichten. Dat de gevraagde gegevens niet aan hen bekend zijn of dat deze niet zijn te achterhalen, hebben [geïntimeerden] niet aangevoerd. Het bevel zal derhalve worden toegewezen, met dien verstande dat de omstandigheid dat de inbreukmakende goederen zich in gerechtelijke bewaring bevinden meebrengt dat het bevel slechts betrekking kan hebben op het verschaffen van gegevens omtrent de leveranciers van die goederen en de daarvoor betaalde inkoopprijzen.
3.10 De onder 3 gevorderde maatregel, strekt naar het hof begrijpt tot afgifte van alle door [geïntimeerden] in voorraad gehouden producten waarop de merken en merktekens van Lancaster c.s. zijn aangebracht. Een dergelijke maatregel tot afgifte is naar huidig recht mogelijk op grond van artikel 2.22 lid 1 BVIE alsmede, bij wijze van schadevergoeding, artikel 2.21 lid 3 BVIE. Nu Lancaster c.s. hun vordering kennelijk baseren op artikel 13bis BMW (de voorganger van artikel 2.22 lid 1 BVIE) en zij niet, althans onvoldoende, aangeven dat en waarom de producten haar als schadevergoeding toekomen, zal het hof deze vordering op eerstgenoemde grondslag beoordelen. In dat geval faalt het door [geïntimeerden] gevoerde verweer dat voor een dergelijke maatregel kwade trouw is vereist reeds omdat genoemde bepaling die eis niet stelt. De nevenvordering van artikel 2.22 lid 1 BVIE is echter (evenals die van artikel 2.21 lid 3) beperkt tot goederen die inbreuk maken op een merkrecht. Daarmee is de vordering slechts toewijsbaar voorzover het gaat om de litigieuze, op 27 oktober 2000 beslagen, producten ten aanzien waarvan de merkinbreuk in dit geding is komen vast te staan. Voorzover Lancaster c.s zouden menen dat, mede gezien de geconstateerde inbreuk, ook ten aanzien van de thans in voorraad gehouden producten aannemelijk is dat deze inbreuk maken op hun merkrechten, overweegt het hof dat een afweging van de wederzijds betrokken belangen zich, gelet ook op het reeds uit te spreken verbod zoals onder 3.8 bedoeld, verzet tegen afgifte van de gehele voorraad door [geïntimeerden] aan Lancaster c.s. Het hof ziet geen aanleiding om, zoals [geïntimeerden] subsidiair hebben gevorderd, te bepalen dat Lancaster c.s. aan hen de hiervoor betaalde koopprijs dienen te vergoeden. Dit verzoek verdraagt zich niet met de bepaling in artikel 2.22 lid 1 BVIE dat deze maatregel wordt uitgevoerd op kosten van de inbreukmaker, tenzij bijzondere redenen dit beletten. Dat zodanige redenen zich voordoen, is door [geïntimeerden] niet, althans onvoldoende concreet, aangevoerd, waarbij mede een rol speelt dat het gaat om afgifte van slechts 55 producten alsmede dat [geïntimeerden] in dit geding onvoldoende onderbouwing hebben gegeven aan hun stelling dat Lancaster c.s. voor al deze producten reeds een vergoeding hebben ontvangen.
3.11 Met hetgeen hiervoor is overwogen zijn tevens de bezwaren verworpen die [geïntimeerden] hebben aangevoerd tegen de aan het verbod respectievelijk de onder 3.9 en 3.10 bedoelde bevelen gezamenlijk) te verbinden dwangsommen. Mede gelet op het belang van naleving van deze veroordelingen voor een effectieve handhaving van de merkenrechten van Lancaster c.s., acht het hof deze dwangsommen niet bovenmatig, zodat deze zullen worden toegewezen als gevorderd, met dien verstande dat daaraan een maximum zal worden verbonden.
3.12 Ten slotte vorderen Lancaster c.s., na wijziging van eis, de hoofdelijke veroordeling van [geïntimeerden] tot het vergoeden van de schade die Lancaster c.s. lijden en hebben geleden, op te maken bij staat. Voor verwijzing naar de schadestaatprocedure is voldoende dat de mogelijkheid van schade aannemelijk is gemaakt. Aan dat vereiste voldoet hetgeen Lancaster c.s. dienaangaande – onder meer in hun conclusie van repliek nummer 45 – hebben gesteld. Het door Lancaster c.s. gevorderde voorschot van € 10.000,- zal echter worden afgewezen, nu Lancaster c.s. onvoldoende gegevens hebben aangedragen waaruit reeds thans kan worden afgeleid dat zij schade van een dergelijke omvang hebben geleden en zij evenmin een overtuigende reden hebben gegeven waarom aan hen, in afwachting van de uitkomst van de schadestaatprocedure, een voorschot dient te worden toegekend.
3.13 Uit het vorenstaande volgt voorts dat niet is voldaan aan de voorwaarde waaronder [geïntimeerden] hun reconventionele vorderingen hebben ingesteld. Dit betekent dat ook de bestreden vonnissen in reconventie moeten worden vernietigd en dat de grieven in het incidenteel appel verder geen bespreking behoeven.
3.14 Als de in het ongelijk gestelde partij zullen [geïntimeerden] worden veroordeeld in de kosten van zowel het principaal appel als het incidenteel appel, waarbij het hof er gelet op de inhoud van de memorie na verwijzing van uitgaat dat aan laatstgenoemd appel voor Lancaster c.s. in het geding na verwijzing geen extra kosten zijn verbonden.
4. De beslissing
Het hof, recht doende in hoger beroep na verwijzing:
4.1 vernietigt de tussen partijen in conventie gewezen vonnissen van de rechtbank ’s-Hertogenbosch van 1 oktober 2003 en 21 juli 2004 en doet opnieuw recht in conventie:
I. verbiedt [geïntimeerden] met onmiddellijke ingang inbreuk te maken op de merkrechten van Joop!, Jill Sander, Chopard en Davidoff door het zonder toestemming van de desbetreffende merkhouder vervaardigen, doen vervaardigen, aanbieden, importeren, verkopen, leveren of anderszins verhandelen van cosmeticaproducten of van andere artikelen die zijn voorzien van de in de inleidende dagvaarding omschreven merken of van daarmee overeenstemmende tekens, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 1.000,- per product of per dag of dagdeel, waarmee [geïntimeerden] of een van hen in strijd zal handelen met dit verbod, tot een maximum van € 50.000,-,
II. beveelt [geïntimeerden] om binnen twee weken na betekening van dit arrest aan de advocaat van Lancaster c.s. schriftelijk op te geven:
de exacte naam en het exacte adres van de leveranciers van de inbreukmakende, op 27 oktober 2000 door Lancaster c.s. inbeslaggenomen, cosmeticaproducten, met nauwkeurige opgave van de daarvoor geldende inkoopprijzen, onder overlegging van afdoende onderliggende bewijsstukken,
III. veroordeelt [geïntimeerden] hoofdelijk tot betaling van een dwangsom van € 1.000,- per dag of dagdeel dat zij geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven te voldoen aan de hiervoor onder II bedoelde bevel, tot een maximum van € 50.000,-,
IV. bepaalt dat de op 27 oktober 2000, krachtens presidiaal verlof van de rechtbank ’s-Hertogenbosch van 13 oktober 2000, in conservatoir beslag genomen en vervolgens bij Vlugo Verhuizingen B.V. te ’s Hertogenbosch in gerechtelijke bewaring gegeven producten, een en ander zoals omschreven in het proces-verbaal van de deurwaarder van 27 oktober 2000, worden afgegeven aan Lancaster c.s.,
V. veroordeelt [geïntimeerden] hoofdelijk tot het vergoeden van de schade die Lancaster c.s. hebben geleden, lijden en zullen lijden ten gevolge van de inbreukmakende handelingen van [geïntimeerden], op te maken bij staat en te vereffen volgens de wet,
VI. veroordeelt [geïntimeerden] in de kosten van het geding in eerste aanleg in conventie, aan de zijde van Lancaster c.s. begroot op op € 1.755,- voor salaris van de advocaat overeenkomstig het liquidatietarief en op € 234,64 voor verschotten,
4.2 vernietigt de tussen partijen in reconventie gewezen vonnissen van de rechtbank ’s-Hertogenbosch van 1 oktober 2003 en 21 juli 2004 en doet opnieuw recht in reconventie:
verstaat dat niet is voldaan aan de voorwaarde voor het instellen van de reconventionele vorderingen en dat de reconventionele vorderingen daarom geen bespreking behoeven,
4.3 veroordeelt [geïntimeerden] in de kosten van het hoger beroep, in het principaal appel, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Lancaster c.s. begroot op € 2.682,- voor salaris van de advocaat overeenkomstig het liquidatietarief en op op € 565,84,- voor verschotten, en in het incidenteel appel, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Lancaster c.s. begroot op
€ 1.341,- voor salaris van de advocaat overeenkomstig het liquidatietarief,
4.4 verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad,
4.5 wijst het meer of anders gevorderde af.
Dit arrest is gewezen door mrs. A. Smeeïng-van Hees, V. van den Brink en F.W.J. Meijer, en is in tegenwoordigheid van de griffier uitgesproken ter openbare terechtzitting van
8 december 2009.