ECLI:NL:GHDHA:2019:1899

Uitspraak

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

zaaknummer : 200.217.368/01

zaak-/rolnummer rechtbank : C/09/524947/ KG ZA 17-39

Arrest van 16 juli 2019

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TOP LOGISTICS B.V.,

gevestigd te Spijkenisse,

hierna te noemen: Top Logistics,

appellante in het principaal beroep,

geïntimeerde in het incidenteel beroep,

advocaat: mr. M. Tsoutsanis te Delft,

tegen

1. de vennootschap naar Frans recht

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SIMPLE MHCS,

gevestigd te Epernay, Frankrijk,

hierna te noemen: MHCS,

2. de vennootschap naar Frans recht

SOCIÉTÉ JAS HENNESSY & CO.,

gevestigd te Cognac, Frankrijk,

hierna te noemen: Hennessy,

3. de vennootschap naar Pools recht

POLMOS ZYRARDOW SP. ZO. O.,

gevestigd te Zyrardow, Polen,

hierna te noemen: Polmos,

4. de vennootschap naar het recht van het Verenigd Koninkrijk

MACDONALD & MUIR LIMITED,

gevestigd te Edinburgh, Verenigd Koninkrijk,

hierna te noemen: MacDonald,

geïntimeerden in het principaal beroep,

appellanten in het incidenteel beroep,

hierna gezamenlijk te noemen: MHCS c.s.,

advocaat: mr. N.W. Mulder te Amsterdam,

waarin zich heeft gevoegd aan de zijde van de Top Logistics:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

JMN B.V.,

gevestigd te Leiden,

hierna te noemen: JMN,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DELICASEA B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

hierna te noemen: Delicasea,

hierna gezamenlijk te noemen: JMN c.s.,

advocaat: mr. J.A. Dullaert te Naaldwijk.

Het verloop van het geding

1. Voor het verloop van het geding tot het tussenarrest van 10 april 2018 verwijst het hof naar dat arrest. Vervolgens heeft Top Logistics een ‘memorie van grieven tevens houdende wijziging van eis in reconventie’ (hierna: memorie van grieven) met producties genomen waarin zij een groot aantal grieven heeft aangevoerd tegen het bestreden vonnis^[1]en haar reconventionele eis heeft gewijzigd. JMN c.s. heeft tegelijkertijd een ‘memorie gevoegde partij’ met producties genomen waarin zij drie grieven heeft aangevoerd tegen het bestreden vonnis. Daarna heeft MHCS c.s. een ‘memorie van antwoord tevens houdende aanvulling van grondslag eis tevens memorie van grief in het incidenteel appel’ (hierna: memorie van antwoord) met producties genomen. Top Logistics en JMN c.s. hebben vervolgens ieder bij eigen ‘memorie van antwoord in het incidenteel appel’ de incidentele grief van MHCS c.s. bestreden. MHCS c.s. heeft daarna een ‘akte houdende rectificatie’ betreffende par. 7.1.3 van haar memorie van antwoord genomen. Vervolgens hebben partijen op 9 mei 2019 de zaak laten bepleiten, Top Logistics door mr. Tsoutsanis voornoemd en zijn kantoorgenoot mr. P. Wezelenburg, advocaat te Delft, MHCS c.s door mr. Mulder voornoemd en zijn kantoorgenoot mr. P.L. Reeskamp, advocaat te Amsterdam, en JMN c.s. door mr. A.C.M. Alkema, advocate te Amsterdam, allen aan de hand van overgelegde pleitnotities. Voorafgaand aan de pleitzitting hebben partijen nadere stukken overgelegd, die in het proces-verbaal van de zitting zijn gespecificeerd. Na afloop van de pleidooizitting hebben partijen arrest gevraagd.

Beoordeling van het hoger beroep

2. De voorzieningenrechter heeft in rov. 2 van het bestreden vonnis een aantal feiten vermeld die zij tot uitgangspunt heeft genomen voor haar beslissing. Deze feiten zijn niet in geschil. Ook het hof zal daarvan uitgaan.

3. Het gaat in deze zaak – samengevat en voor zover in hoger beroep van belang – om het volgende.

3.1.

MHCS c.s. maakt deel uit van het concern Luis Vuitton Moët Hennessy dat zich onder andere bezighoudt met de handel in (alcoholhoudende) dranken, waaronder producten voorzien van de merken Moët & Chandon, Veuve Clicquot, Ruinart, Dom Perignon, Belvedere (Vodka), Hennessy, Ardbeg en Glenmorangie (hierna gezamenlijk: ‘Hennessy-producten’ en per merk aangeduid als ‘[Merknaam]-producten’).

3.2.

MHCS c.s. is houdster van de merken vermeld in rov. 2.2 van het bestreden vonnis (hierna gezamenlijk: de Hennessy-merken) voor (onder meer) alcoholhoudende dranken in de klassen 32 en/of 33.

3.3.

Top Logistics (voorheen handelende onder verschillende handelsnamen met het bestanddeel ‘Mevi’) is een in Spijkenisse gevestigde expediteur die in opdracht van derden logistieke diensten verricht, waaronder de op- en overslag van accijnsgoederen. Zij vervult ook douaneformaliteiten inzake de invoer van goederen. Top Logistics heeft een vergunning voor het beheer van een douane-entrepot en het beheer van een belastingentrepot (hierna: AGP).

3.4.

Bij Top Logistics bevinden zich goederen die onder een douaneschorsingsregeling vallen (met een zogenoemde T1-status, hierna ook wel: T1-goederen) en goederen die (douanerechtelijk) zijn ingevoerd (communautaire goederen, ook wel aangeduid als T2-goederen). De communautaire goederen zijn weer onder te verdelen in goederen die onder een accijnsschorsingsregeling zijn geplaatst (goederen met een zogenoemde AGD-status, hierna ook wel: AGD-goederen, voorheen AAD-goederen) en goederen waarvoor accijns is afgedragen. De AGD-goederen gaan vergezeld van een Elektronisch administratief document (hierna: E-AD). Na ontvangst van goederen stelt Top Logistics aan de hand van een door haar uitgevoerde steekproef een zogenoemde
arrival noticeop. Hiertoe neemt zij een steekproef van de ontvangen goederen, waarna zij kenmerken van de desbetreffende goederen noteert, waaronder het soort product, het merk, de inhoudsmaat en de douanestatus. Na afgifte van de desbetreffende goederen stelt Top Logistics een zogenoemde
release noticeop, waarop eveneens productkenmerken staan vermeld, alsmede de douanestatus. Voorts biedt Top Logistics aan haar klanten escrow-diensten aan.

3.5.

Op prijslijsten van Redstowne Enterprises (hierna: Redstowne) van 1 november 2004, 28 maart 2005 en 23 augustus 2013 staan Hennessy-producten vermeld met de vermelding “ex whs mevi”. Op deze lijsten staan onder meer Glenmorangie-producten met de vermelding “decoded” en “AAD”.

3.6.

In een e-mail van 18 augustus 2011 is een op dezelfde datum gedateerde inkooporder van Van Caem International (hierna: Van Caem) met betrekking tot Hennessy-producten met vermelding ‘Mag TOPLOG’ weergegeven. Als onderwerp van de e-mail staat vermeld “Need to be cleaned at Top Log”.

3.7.

Op een e-mail van 25 januari 2012 van Van Caem met daarin een ‘parcel offer’ inzake Hennessy-producten staat vermeld: “Price exw TOP, Price excl decoding costs Top L.”

3.8.

Op diverse inkooporders van Van Caem in 2010, 2011 en 2012 met betrekking tot Hennessy-producten met vermelding ‘TOPLOG’ staat vermeld dat het om gedecodeerde producten gaat. In een aantal van deze inkooporders is een opslag berekend ter zake van ‘Opslag labeling/stickering’.

3.9.

In een e-mail van een medewerker van Van Caem van 16 februari 2012 is geschreven (markering toegevoegd door MHCS c.s.):

3.10.

Een e-mail van 8 juni 2016 van Flashbird met daarin een prijslijst bevat onder meer een aanbieding van “502 cs Belvedere 70 NREF” met de vermelding ‘ex top logistics holland, coded t2’.

3.11.

Op een prijslijst met als opschrift “Eood world beverages Mar, 19, 2016” staan onder de vermelding “Available immediately at Top Logistics, NL” onder meer de volgende aanbiedingen opgenomen:

- 500 cs Belvedere Vodka 6/70/40 NRF DECODED on T2 at 100.00 EUR/cs

- 84 cs Glenmorangie Lasanta Sherry Cask 6/70/46 GBX REF DECODED on T2 at 142.50 EUR/cs

- 124 cs Glenmorangie 10 Yrs Old, The Original 6/70/40 GBX REF DECODED at 105.00 EUR/cs

- 5 Hennessy Paradis 3/70/40 GBX REF DECODED on T2 at 1752.00 EUR/cs

- 161 cs Hennessy VS 12/70/40 GBX REF DECODED on T2 at 179.00 EUR/cs

- 168 cs Hennessy VS 12/100/40 GBX REF DECODED on T2 at 255.00 EUR/cs

- 53 cs Hennessy VSOP 12/70/40 GBX REF DECODED on T2' at 356.00 EUR/cs

- 40 cs Hennessy.X0 12/70/40 GBX REF DECODED on T2 at 1286.00 EUR/cs

3.12.

Op een prijslijst van Ecstasy Alcohol uit week 31 van 2016 is onder andere vermeld “Available immediately Ex Top Logistics NL” en:

- 500 cs Belvedere Vodka (…) NRF DECODED on T2 (…)

- 84 cs Glenmorangie Lasanta Sherry Cask (…) DECODED on T2 (…)

- 168 cs Hennessy VS (…) DECODED on T2 (…)

4. Bij exploot van 12 januari 2017 heeft MHCS c.s. Top Logistics in kort geding gedagvaard. Ook dagvaardde zij de vennootschap naar vreemd recht Simizy S.a.r.l., gevestigd te Bordeaux, Frankijk (hierna: Simizy), en de vennootschap naar vreemd recht Castillon International Limited, gevestigd te Manchester, Verenigd Koninkrijk (hierna: Castillon).

5. Jegens Top Logistics vorderde MHCS c.s. – kort gezegd en voor zover in hoger beroep van belang – (i) te bevelen elke inbreuk op de Hennessy-merken in Nederland te staken, (ii) te bevelen te staken het faciliteren van invoer, opslag, vervoer en/of verhandeling van Hennessy-producten, althans van opslag, vervoer en/of verhandeling van communautaire Hennessy-producten waarvan de identificatiecodes zijn verwijderd, (iii) te bevelen aan haar afschrift te verstrekken van bepaalde bescheiden, een en ander met nevenvorderingen.

6. In het bestreden vonnis heeft de voorzieningenrechter vordering (i) afgewezen omdat zij onvoldoende aannemelijk achtte dat Top Logistics zelf inbreuk heeft gemaakt op Hennessy-merken (rov. 4.45-4.50). Vordering (ii) is gedeeltelijk toegewezen (rov. 4.51-4.60): Top Logistics is bevolen jegens MacDonald, Hennessy en Polmos om in Nederland te staken en gestaakt te houden, het faciliteren van de opslag, vervoer en/of verhandeling van communautaire producten voorzien van de merken GLENMORANGIE, HENNESSY en/of BELVEDERE waarvan de identificatiecodes zijn verwijderd. Voorts heeft de voorzieningenrechter de exhibitievordering (vordering (iii)) gedeeltelijk toegewezen (rov. 4.61-4.75). Simizy en Castillon werd bevolen, kort gezegd, merkinbreuk te staken alsmede afschrift van bepaalde bescheiden aan MHCS c.s. te verstrekken.

7. Top Logistics is tegen het vonnis in hoger beroep gekomen, Simizy en Castillon niet. In hoger beroep vordert Top Logistics dat het hof het bestreden vonnis vernietigt en opnieuw rechtdoende de vorderingen van MHCS c.s. afwijst, met nevenvorderingen waaronder veroordeling van MHCS c.s. in de kosten van beide instanties. Tevens heeft zij in conventie vorderingen tot ongedaanmaking ingesteld en heeft zij haar vorderingen in reconventie gewijzigd.

8. MHCS c.s. heeft incidenteel beroep ingesteld en daarbij één grief aangevoerd tegen de beslissing ter zake van de proceskostenveroordeling.

9. JMN c.s. heeft zich gevoegd aan de zijde van Top Logistics nadat het hof voeging had toegestaan in zijn tussenarrest van 10 april 2018. MHCS c.s. heeft vervolgens betoogd dat JMN c.s. niet-ontvankelijk moet worden verklaard omdat het belang van JMN c.s., op grond waarvan het hof voeging heeft toegestaan (tussenarrest, rov. 16-23), niet meer aanwezig is nu is gebleken dat MHCS c.s. geen incidenteel hoger beroep heeft ingesteld tegen de gedeeltelijke afwijzing van haar exhibitievordering.

10. Het hof volgt dit betoog niet, reeds omdat voor voeging is vereist dat het in art. 217 Rv Pro bedoelde belang aanwezig moet zijn op het moment van beoordeling door de rechter van de vordering tot voeging. Als later blijkt dat dit belang toch niet blijkt te bestaan of is komen te vervallen, leidt dat niet tot niet-ontvankelijkheid van de gevoegde partij.

11. JMN c.s. heeft in haar ‘memorie gevoegde partij’ drie grieven aangevoerd tegen het bestreden vonnis. De vraag of JMN c.s. als in hoger beroep gevoegde partij zelf grieven mag aanvoeren en of zij daarmee ook de omvang van de rechtsstrijd in het hoger beroep tussen Top Logistics en MHCS c.s. zelfstandig mag uitbreiden – naar voorlopig oordeel van het hof is dat laatste in ieder geval niet toegelaten –, kan in het midden blijven omdat de grieven van JMN c.s., ook als zij deze mag aanvoeren, niet tot vernietiging van het bestreden vonnis kunnen leiden gelet op hierna overwogene.

Spoedeisend belang

12. Het hof verenigt zich met het oordeel van de voorzieningenrechter over het spoedeisend belang van MHCS c.s. bij haar stakingsvordering en haar exhibitievordering alsmede de gronden waarop dit oordeel berust. De hiertegen gerichte grief faalt.

Exhibitie

13. In hoger beroep keert Top Logistics zich in de eerste plaats tegen de gedeeltelijke toewijzing van de exhibitievordering van MHCS c.s. Aangezien MHCS c.s. in het incidentele beroep geen grieven heeft gericht tegen de gedeeltelijke afwijzing van die vordering, ligt in hoger beroep alleen de exhibitievordering voor zoals deze door de voorzieningenrechter (gedeeltelijk) is toegewezen.

14. Partijen hebben een regeling getroffen ter uitvoering van de exhibitie; deze is, zo bleek ten pleidooie in confesso, vrijwel geheel afgerond. Voor zover Top Logistics grieven heeft gericht tegen de door de voorzieningenrechter bepaalde termijn voor exhibitie, heeft zij daar geen belang meer bij.

14. Een exhibitievordering die is gegrond op art. 843a Rv kan, ook in kort geding, worden toegewezen indien
(a) degene die inzage, afschrift, uittreksel van bescheiden vordert, daarbij een rechtmatig belang heeft,
(b) het bepaalde bescheiden betreft als bedoeld in voormelde bepalingen, en
(c) deze bescheiden een rechtsbetrekking betreffen waarin degene die deze vordering heeft ingesteld of zijn rechtsvoorgangers, partij zijn. De vordering kan worden ingesteld tegen wederpartijen bij de in art. 843a Rv bedoelde rechtsbetrekking, en tegen derden die bij die rechtsbetrekking geen partij zijn.^[2]

16. Naar het oordeel van het hof kan de voorliggende exhibitievordering worden toegewezen tegen Top Logistics. Daartoe overweegt het hof als volgt.

16. Allereerst rijst de door Top Logistics opgeworpen vraag of MHCS c.s. in hoger beroep ter onderbouwing van haar exhibitievordering ook bescheiden ten grondslag mag leggen waarover zij de beschikking heeft gekregen door de in het bestreden vonnis toegewezen exhibitie. Naar voorlopig oordeel van het hof moet deze vraag bevestigend worden beantwoord.^[3]Niet valt in te zien waarom deze bescheiden geen rol zouden mogen spelen bij de
ex nuncbeoordeling in hoger beroep van de vraag naar de toewijsbaarheid van de exhibitievordering. Indien uit een in eerste aanleg bevolen exhibitie bescheiden naar boven zijn gekomen die de hoofdvordering onderbouwen, kan dat een bevestiging zijn van (de juistheid van het oordeel van de rechter in eerste aanleg omtrent) de toewijsbaarheid van de exhibitievordering. Omgekeerd geldt dat, indien uit de exhibitie geen bescheiden naar boven zijn gekomen waarmee de hoofdvordering in voldoende mate verder kan worden onderbouwd, dat kan leiden tot het oordeel dat de exhibitievordering ten onrechte was toegewezen.

18. De exhibitie in de onderhavige zaak heeft, naar MHCS c.s. onbetwist stelt, zo’n 56 ordners met documenten opgeleverd. Volgens MHCS c.s. blijkt daaruit overvloedig dat sprake is van grootschalige inbreukmakende en onrechtmatige praktijken, waarbij Top Logistics de spin in het web is.

18. MHCS c.s. heeft ter illustratie een viertal concrete gevallen uit de periode 2012-2015 uit deze exhibitievangst gekozen en naar voren gebracht (memorie van antwoord, par. 4.4 tot en met 4.7) in welke gevallen Top Logistics volgens MHCS c.s.

op eigen naam en voor rekening en risico, gedecodeerde Hennessy-producten heeft ingevoerd in de EER;
op eigen naam en voor rekening en risico, communautaire gedecodeerde Hennessy-producten heeft uitgevoerd uit de EER;
ten behoeve van opdrachtgevers in Nederland communautaire gedecodeerde Hennessy-producten in voorraad heeft gehouden; en/of
communautaire Hennessy-producten heeft gedecodeerd of heeft laten decoderen ten behoeve van haar opdrachtgevers,

dit alles zonder toestemming van MHCS c.s.

20. Top Logistics heeft dit een en ander niet betwist, zodat dit in dit kort geding als vaststaand wordt aangenomen; Top Logistics heeft alleen in algemene zin betwist dat zij producten decodeert.

Daarbij is Top Logistics evenwel niet ingegaan op door MHCS c.s. genoemde concrete gevallen waaruit blijkt dat Top Logistics minst genomen betrokken was bij het decoderen van Hennessy-producten.

Zo heeft MHCS c.s. in het tweede door haar aangedragen concrete geval (memorie van antwoord, par. 4.5) bijvoorbeeld onderbouwd dat Top Logistics zelf flessen decodeerde. Ten aanzien van de desbetreffende partij Hennessy-producten met AGD-status vraagt een medewerkster van Top Logistics in een e-mail van 10 april 2012 aan de klant of er weer gedecodeerd moet worden (‘
Must we clean again?’), hetgeen wordt bevestigd door de klant. Uit een ander document (een pro forma factuur) blijkt vervolgens dat dit decoderen door Top Logistics wordt uitgevoerd (“
Special agreement: All the goods must be cleaned by TOP Logistics. (…)”). Uit een interne mail binnen Top Logistics blijkt dat wordt gevraagd deze producten gereed te maken voor ‘VAL’ werkzaamheden (Value Added Logistics), zijnde in dit geval om ‘Deco’ (decodeer) werkzaamheden.

Top Logistics is op dit concrete geval niet op ingegaan. Zij lijkt te volstaan met de stelling dat zij zelf niet heeft gedecodeerd, maar hooguit een andere vennootschap, Consped B.V. (hierna: Consped), die ook in de stukken van de exhibitievangst voorkomt. Top Logistics heeft daarbij evenwel niet betwist dat Consped op het adres van Top Logistics was gevestigd en dat Consped dezelfde bestuurders had als Top Logistics, namelijk J. van der Reijden en T. Vink.

Dit een en ander brengt het hof tot het voorlopig oordeel dat aannemelijk is dat Top Logistics minst genomen betrokken is (geweest) bij het decoderen van communautaire Hennessy-producten.

21. De toewijsbaarheid van de voorliggende exhibitievordering van MHCS c.s. toetsend, overweegt het hof in de eerste plaats dat aan vereiste (c), betreffende het bestaan van een rechtsbetrekking, is voldaan. Naar het oordeel van het hof heeft MHCS c.s., gelet op het hiervoor in 19 en 20 overwogene, zodanige feiten en omstandigheden gesteld en onderbouwd, dat voldoende aannemelijk is dat Top Logistics onrechtmatig jegens haar handelt door (in ieder geval) het faciliteren van de opslag, het vervoer en/of verhandeling van communautaire gedecodeerde Hennessy-producten. In ieder geval kan daaruit een redelijk vermoeden van dergelijk onrechtmatig handelen worden afgeleid.^[4]

22. De hiertegen aangevoerde verweren van Top Logistics baten haar niet.
Zo beroept Top Logistics zich op onwetendheid. Zij voert aan dat zij niet daadwerkelijk kennis heeft gehad van feiten en omstandigheden op grond waarvan een behoedzame marktdeelnemer de beweerdelijke merkinbreuk door haar klant had moeten vaststellen; daarom is aan het vereiste van een rechtsbetrekking niet voldaan, aldus Top Logistics.
Dit verweer slaagt niet. Top Logistics neemt – naar zij zelf stelt – van elke binnenkomende partij per product een steekproef uit één doos waarbij ook wordt geregistreerd of het product is gedecodeerd; daarnaast is zij als douane-expediteur als geen ander op de hoogte van de douanestatus van de goederen. De combinatie van deze twee, door Top Logistics geregistreerde gegevens maakt dat zij weet, althans redelijkerwijs kan weten, wanneer het gaat om communautaire gedecodeerde Hennessy-producten.
Top Logistics en JMN c.s. hebben ook betoogd dat communautaire gedecodeerde merkproducten niet altijd inbreukmakend zijn omdat er uitzonderingen denkbaar zijn op deze regel, zoals wanneer de waren merkloos zijn, wanneer de invoer geschiedt door of met toestemming van de merkhouder, wanneer de merkrechten ten aanzien van deze producten zijn uitgeput en wanneer de goederen worden gehercodeerd. Dit betoog baat Top Logistics evenwel niet. De voorzieningenrechter heeft terecht overwogen dat opslag en verhandeling van communautaire gedecodeerde merkproducten in beginsel inbreukmakend is. Top Logistics dient zich daarom te onthouden van het verlenen van diensten met betrekking tot die goederen, tenzij zij redenen heeft om aan te nemen dat een uitzondering van toepassing is. Zij heeft echter niet gesteld, laat staan onderbouwd, dat deze uitzonderingen in concreto ook daadwerkelijk aan de orde zijn of dat zij reden had om aan te nemen dat de uitzonderingen aan de orde waren.

Voorts heeft Top Logistics betoogd dat het voor 16 juli 2015 niet duidelijk was of producten met AGD-status überhaupt communautaire goederen zijn. Dat werd toen pas duidelijk door het op die dag uitgesproken arrest van het Hof van Justitie EU in de zaak
Top Logistics/Bacardi, zodat zij voor die datum niet onrechtmatig gehandeld kan hebben, aldus Top Logistics.^[5]

Dit betoog faalt. Het Hof van Justitie geeft immers slechts uitleg aan (reeds geldend) Europees recht. Bovendien wist Top Logistics – die zelf betrokken is en was bij verschillende procedures over dit onderwerp en daarin werd bijgestaan door gespecialiseerde advocaten – dat de kans bestond dat haar standpunt niet zou worden gevolgd, zodat voorzichtigheid was geboden. Dat klemt temeer nu haar standpunt in diverse uitspraken van de Nederlandse rechter al niet werd gevolgd.

23. Aan vereiste (b), betreffende de bepaaldheid van de bescheiden, is voldaan. De voorliggende exhibitievordering van MHCS c.s. ziet op bepaalde, duidelijk omschreven specifieke bescheiden.

23. Ten slotte – wat betreft vereiste (a) – heeft MHCS c.s. naar het oordeel van het hof, de belangen van Top Logistics enerzijds en MHCS c.s. anderzijds afwegend, een rechtmatige belang bij deze exhibitie; de bescheiden zijn, zo is ook gebleken, relevant voor haar rechtspositie nu zij direct en concreet strekken ter onderbouwing van concrete vorderingen. Dat de exhibitie voor Top Logistics een ingrijpende aangelegenheid is die veel interne manuren kost, en dat ‘voorfinanciering’ voor haar bezwaarlijk is, maakt dat niet anders. Bij dit alles neemt het hof, net als de voorzieningenrechter, ook in overweging dat Top Logistics als douane-expediteur een wettelijk gereguleerde administratieplicht heeft en dat onder Top Logistics bewijsbeslag is gelegd; dit een en ander kan de betrouwbaarheid van het met de exhibitie onder Top Logistics te verkrijgen bewijs vergroten. In dit verband merkt het hof op dat Top Logistics niet heeft weersproken de stelling van MHCS c.s. dat de (wettelijk gereguleerde) administratie van Top Logistics betrouwbaarder is dan die van Simizy en Castillon en dat bijvoorbeeld ook inderdaad is gebleken dat de administratie van Simizy in een aantal dossiers afwijkt van die van Top Logistics en dat Simizy dus waarschijnlijk heeft geknoeid met haar administratie.

23. Gewichtige redenen als bedoeld in art. 843a lid 4 Rv, op grond waarvan Top Logistics niet gehouden zou zijn aan de exhibitievordering te voldoen, zijn naar voorlopig oordeel van het hof niet aan de orde. Een aantal van de door Top Logistics genoemde redenen zijn reeds hiervoor besproken in het kader van het rechtmatig belang; deze redenen vormen geen gewichtige redenen als bedoeld in art. 843a lid 4 Rv. Daaraan kan hier nog worden toegevoegd de door Top Logistics aangevoerde geheimhoudingsplicht ex art. 67 lid 1 Algemene Pro Wet inzake rijksbelastingen. Die verplichting, wat daar ook van zij, geldt op grond van het tweede lid evenwel niet indien enig wettelijk voorschrift tot bekendmaking verplicht.

23. De slotsom van het voorgaande is dat de voorzieningenrechter de exhibitievordering zoals deze in hoger beroep voorligt, terecht heeft toegewezen. Dat geldt ook voor de daaraan gekoppelde dwangsomveroordeling. De hiertegen gerichte grieven falen. Net als de voorzieningenrechter passeert ook het hof de stelling van Top Logistics dat de bodemprocedure de geëigende weg is voor deze exhibitievordering. MHCS c.s. is gerechtigd deze vordering in een kort geding procedure in te stellen.

Staking

27. De voorzieningenrechter beval Top Logistics jegens MacDonald, Hennessy en Polmos te staken en gestaakt te houden het faciliteren van de opslag, vervoer en/of verhandeling van communautaire producten voorzien van de merken GLENMORANGIE, HENNESSY en/of BELVEDERE waarvan de identificatiecodes zijn verwijderd, op straffe van verbeurte van een dwangsom. Hiertegen zijn in principaal beroep grieven gericht.

27. Het hof overweegt als volgt. Op grond van art. 2.22 lid 3 BVIE^[6]kan de rechter op vordering van de merkhouder tegen een tussenpersoon wiens diensten door een derde worden gebruikt om op een merkrecht inbreuk te maken, een voorlopig bevel uitvaardigen tot – kort gezegd – staking van deze diensten ter voorkoming van merkinbreuk (vgl. art. 9 lid 1 sub a Handhavingsrichtlijn Pro).^[7]

29. Tussen partijen is niet in geschil dat Top Logistics moet worden aangemerkt als een dergelijke tussenpersoon.

29. Zoals JMN c.s. ten pleidooie aanvoerde – bij welk pleidooi Top Logistics verklaarde zich aan te sluiten –, is voor een bevel tegen een tussenpersoon op grond van art. 2.22 lid 3 BVIE niet vereist dat de tussenpersoon zelf inbreuk maakt of onrechtmatig handelt. Aansprakelijkheid of verwijtbaarheid van de tussenpersoon is hierbij geen voorwaarde. Overigens kan gelet op hetgeen hiervoor is overwogen over de onrechtmatigheid van het handelen van Top Logistics en de hierna besproken omstandigheden voorshands ook worden geconcludeerd dat Top Logistics onrechtmatig heeft gehandeld ten opzichte van MacDonald, Hennessy en Polmos, althans dat voortzetting van het faciliteren van opslag, vervoer en verhandeling van gedecodeerde communautaire producten met de genoemde merken na dit arrest onrechtmatig is.

Of een bevel tegen een tussenpersoon ex art. 2.22 lid 3 BVIE kan worden uitgevaardigd, moet worden beoordeeld op grond van een afweging van een aantal factoren/belangen genoemd door het Hof van Justitie EU in het arrest
L’Oréal/eBayover merkinbreuk op elektronische marktplaatsen.^[8]Het in dat arrest geschetste beoordelingskader geldt blijkens het arrest
Praagse markthalniet alleen op internet, maar ook in de onderhavige context (de fysieke wereld).^[9]Daarbij lijkt terughoudendheid op haar plaats te zijn indien de tussenpersoon zelf geen inbreuk maakt en het dagvaarden van de inbreukmaker evenzeer voor de hand ligt en evengoed mogelijk is als het dagvaarden van de tussenpersoon.^[10]

31. Dit beoordelingskader toepassend komt het hof in dit kort geding tot het oordeel dat het bevel tegen Top Logistics, zoals dat in hoger beroep voorligt, door de voorzieningenrechter terecht is uitgevaardigd. Het verzekert een passend evenwicht van de in het spel zijnde rechten en belangen. Daartoe overweegt het hof als volgt.

In dit kort geding is vast komen te staan (zie hiervoor in 19 en 20) dat Top Logistics op grote schaal diensten heeft verleend ten aanzien van gedecodeerde communautaire producten. Het betreft diensten zoals opslag, vervoer en/of verhandeling. Zij heeft dergelijke diensten ook verleend ten aanzien van producten voorzien van de merken GLENMORANGIE, HENNESSY en/of BELVEDERE.

Aannemelijk is dat deze diensten door derden worden gebruikt om inbreuk te maken op de merkrechten van MHCS c.s. Het betoog dat communautaire gedecodeerde merkproducten niet per definitie inbreukmakend zijn omdat er uitzonderingen denkbaar zijn, baat Top Logistics niet, om de reden hiervoor in 22 uiteengezet.

Bij dit alles komt dat, zoals hiervoor in 20 overwogen, voorshands aannemelijk is dat Top Logistics minst genomen betrokken is (geweest) bij het decoderen van communautaire Hennessy-producten.

Voorts overweegt het hof, zoals hiervoor in 22 aan de orde kwam, dat Top Logistics voor 16 juli 2015 wist dat de kans bestond dat voorbehouden handelingen ten aanzien van gedecodeerde T2-goederen, c.q. het (laten) decoderen van dergelijke goederen, als merkinbreuk worden aangemerkt.

32. Dit een en ander rechtvaardigt het door de voorzieningenrechter uitgevaardigde bevel ter voorkoming van toekomstige inbreuken. Dit bevel is doeltreffend en afschrikwekkend. Het is daarnaast ook evenredig. Het vormt immers geen algemene surveillanceverplichting zoals die door het Hof van Justitie in de ban is gedaan; daarbij merkt het hof op dat – naar Top Logistics zelf stelt – haar standaard handelswijze is dat van elke binnenkomende partij per product een steekproef uit één doos wordt genomen, waarbij onder meer wordt geregistreerd of het product is gedecodeerd en wat de douanestatus van de goederen is. Tegen die achtergrond kan het uitgevaardigde bevel jegens Top Logistics niet worden gezien als een verboden algemene surveillanceverplichting, en kan van haar in redelijkheid worden verwacht dat zij haar medewerkers instrueert om twee van de door haar standaard geregistreerde gegevens (‘gedecodeerd’ en ‘communautair’) te combineren teneinde mogelijk inbreukmakende partijen te identificeren. Dat is naar het oordeel van het hof geen overdreven kostbare of anderszins onevenredige inspanning.
Voorts vormt het uitgevaardigde verbod geen belemmering van het legitieme handelsverkeer; er is geen sprake van een algemeen en permanent verbod om (niet-gedecodeerde) producten voorzien van de merken GLENMORANGIE, HENNESSY en/of BELVEDERE op te slaan, te vervoeren of te verhandelen, of deze handelingen te faciliteren.
Waar bovendien aannemelijk is dat Top Logistics zelf betrokken is bij het decoderen van communautaire producten, is de eerdergenoemde mogelijk te betrachten terughoudendheid niet op haar plaats.

32. De slotsom is dat de voorzieningenrechter het stakingsbevel terecht heeft uitgevaardigd. Dat geldt ook voor de daaraan gekoppelde dwangsomveroordeling. De hiertegen gerichte grieven falen dus.

34. De grieven tegen het oordeel van de voorzieningenrechter in reconventie falen eveneens. Het hof verenigt zich met het oordeel van de voorzieningenrechter en de gronden waarop dit oordeel rust (rov. 4.89 van het bestreden vonnis). De belangenafweging in verband met het al dan niet opheffen van het bewijsbeslag valt in hoger beroep niet anders uit. Top Logistics heeft, mede gelet op de betwisting door MHCS c.s., ook in hoger beroep onvoldoende onderbouwd welke hinder zij heeft van het gelegde bewijsbeslag.

34. Tezamen genomen slaagt het principaal beroep dus niet. Het bewijsaanbod van Top Logistics wordt gepasseerd als onvoldoende gespecificeerd in hoger beroep; bovendien is daarvoor in dit kort geding geen plaats.

Incidenteel beroep

36. MHCS c.s. heeft in incidenteel beroep één grief aangevoerd. Deze betreft de proceskostenveroordeling (rov. 4.82 en 4.90 van het bestreden vonnis). Kort gezegd heeft de voorzieningenrechter volgens MHCS c.s. ten onrechte overwogen dat art. 1019h Rv niet van toepassing is.

37. Gelet op hetgeen de Hoge Raad heeft overwogen in het arrest
Brein/Ziggo, dat is gewezen na het bestreden vonnis, moet deze grief slagen.^[11]De stakingsvordering van MHCS c.s. is terecht (deels) toegewezen. Nu deze vordering moet worden toegewezen op de grondslag van art. 2.22 lid 3 BVIE (implementatie van art. 9 Handhavingsrichtlijn Pro), is – zo moet uit het arrest
Brein/Ziggoworden afgeleid – de Handhavingsrichtlijn van toepassing, en daarmee ook (art. 14 van Pro die richtlijn en) art. 1019h Rv.

Slotsom en proceskosten

38. Blijkens het voorgaande falen de aangevoerde grieven in het principaal beroep. De vordering in conventie van Top Logistics (tot ongedaanmaking) en haar in hoger beroep gewijzigde vordering in reconventie zullen worden afgewezen.

De grief in het incidenteel beroep over de proceskostenveroordeling slaagt; in zoverre zal het bestreden vonnis worden vernietigd, voor het overige zal het worden bekrachtigd.

39. Top Logistics zal als de in het ongelijk te stellen partij worden veroordeeld in de kosten van beide instanties op grond van art. 1019h Rv.

40. Voor de eerste aanleg heeft MHCS c.s. jegens Top Logistics een bedrag van € 32.542,76 gevorderd. Zij heeft gesteld dat 10% van haar kosten is besteed aan de reconventie.

40. De rechter heeft de taak heeft ambtshalve te beslissen over de toewijsbaarheid van de proceskosten en de hoogte daarvan.^[12]Ingevolge art. 1019h Rv wordt de in het ongelijk gestelde partij desgevorderd veroordeeld in redelijke en evenredige proceskosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. Het hof ziet in dit geval aanleiding om de Indicatietarieven in IE-zaken voor de rechtbanken 2017 (anticiperend) toe te passen (1 april 2017); partijen hebben zich in beroep kunnen uitlaten over de redelijkheid en evenredigheid van de kosten in het licht van die tarieven. Daarbij hangen de procedure in conventie en die in reconventie volledig samen (punt 10b) en gaat het hof uit van het maximale tarief voor een complex kort geding (categorie I onder d, dus € 25.000,-).

42. Voor het hoger beroep heeft MHCS c.s. een bedrag van EUR 100.962,20 gevorderd. Ook hier gaat het hof uit van het maximale tarief voor een complex kort geding (Indicatietarieven in IE-zaken voor de gerechtshoven 2017, categorie I onder d, dus € 25.000,-). Deze proceskostenveroordeling treft Top Logistics alsook JMN c.s. als gevoegde partij.

De proceskostenveroordelingen zullen uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard, zoals door MHCS c.s. gevorderd.

Beslissing

Het hof, in principaal en incidenteel beroep:

a. vernietigt het vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag van 10 april 2017 voor zover gewezen tussen MHCS c.s. en Top Logistics, voor zover het betreft de proceskostenveroordelingen in punten 5.12 en 5.17 van dit vonnis,

en, in zoverre opnieuw rechtdoende:

veroordeelt Top Logistics in de proceskosten in conventie en reconventie aan de zijde van MHCS c.s., tot op de dag van het vonnis begroot op € 25.000,-;

bekrachtigt dit vonnis voor zover gewezen tussen MHCS c.s. en Top Logistics voor het overige;

wijst de in hoger beroep ingestelde vorderingen in conventie van Top Logistics af;

wijst de in hoger beroep gewijzigde vorderingen in reconventie van Top Logistics af;

veroordeelt Top Logistics en JMN c.s. in de kosten van het geding in hoger beroep, aan de zijde van MHCS c.s. tot op heden begroot € 716,- aan griffierechten, en € 25.000,- aan salaris advocaat, te vermeerderen met de nakosten en – voor het geval dat voldoening van de (na)kosten niet binnen veertien dagen na heden plaatsvindt – de wettelijke rente vanaf veertien dagen na heden;

verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad wat betreft de veroordelingen in a) en e).

Dit arrest is gewezen door mrs. S.J. Schaafsma, P.H. Blok en M. de Cock Buning en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 16 juli 2019 in aanwezigheid van de griffier.

Bevel tot staking van faciliteiten voor opslag en verhandeling van gedecodeerde Hennessy-merken