Uitspraak
GERECHTSHOF ‘s-GRAVENHAGE
Sector civiel
Zaaknummer : 200.082.381/01
Zaak-/rolnummer Rechtbank : 354516/HA ZA 09-4216
arrest van 5 juli 2011
inzake
de vennootschap naar vreemd recht
BOSTON SCIENTIFIC SCIMED INC.,
gevestigd te Maple Grove, Minnesota, Verenigde Staten van Amerika,
appellante,
geïntimeerde in incidenteel beroep,
verweerster in het bevoegdheidsincident,
hierna te noemen: Boston Scientific,
advocaat: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te 's-Gravenhage,
tegen
1. ORBUSNEICH MEDICAL B.V.,
2. ORBUS INTERNATIONAL B.V.,
3. ORBUSNEICH MEDICAL HOLDING B.V.,
alle gevestigd te Hoevelaken,
4. de vennootschap naar vreemd recht
ORBUSNEICH MEDICAL INC.,
gevestigd te Ft. Lauderdale, Florida, Verenigde Staten van Amerika,
geïntimeerden,
appellanten in incidenteel beroep,
eisers in het bevoegdheidsincident,
hierna tezamen te noemen: Orbusneich (in enkelvoud),
advocaat: mr. E. Grabandt te 's-Gravenhage.
Verloop van het geding
Bij exploot van 4 februari 2011 is Boston Scientific in hoger beroep gekomen van het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank ’s-Gravenhage van 10 november 2010, voor zover daarbij de provisionele vordering van Boston Scientific is afgewezen. De door Boston Scientific tegen het (in zoverre gewezen) vonnis aangevoerde grieven zijn door Orbusneich bestreden, waarbij zij tevens incidenteel beroep heeft ingesteld. Voorts heeft Orbusneich daarbij met betrekking tot een deel van het gevorderde de exceptie van onbevoegdheid opgeworpen. In haar memorie van antwoord in het bevoegdheidsincident, tevens memorie van antwoord in het incidenteel appel, heeft Boston Scientific (voor zover thans van belang) geconcludeerd tot afwijzing van de exceptie van onbevoegdheid, met veroordeling van Orbusneich in de kosten, vast te stellen volgens artikel 1019h Rv.
Vervolgens hebben partijen, Orbusneich onder overlegging van haar procesdossier, arrest gevraagd in het incident.
Gelet op enerzijds het spoedeisend karakter van de zaak (Boston Scientific vraagt provisionele maatregelen op grond van een octrooi dat op 28 augustus 2011 verloopt) en anderzijds de omstandigheid dat het hoger beroep is afgeconcludeerd, heeft het hof partijen gevraagd of zij gelijktijdig ook arrest in de hoofdzaak wensen. Beide partijen hebben daarop negatief geantwoord.
Beoordeling van het bevoegdheidsincident
1. De door de rechtbank in rov. 2.1 tot en met 2.6 van het bestreden vonnis vastgestelde feiten zijn in dit hoger beroep niet weersproken, zodat ook het hof van die feiten uitgaat. Aanvullend stelt het hof vast dat de in rov. 2.3 tot en met 2.6 van het vonnis genoemde procedure tussen Boston Scientific en Medinol Ltd., na verwijzing door de Hoge Raad, inmiddels bij het hof is aangebracht. In die zaak vindt op 6 oktober 2011 een pleidooi plaats in het door Orbusneich ingediende verzoek tot voeging en/of tussenkomst.
2. In het bevoegdheidsincident stelt Orbusneich zich op het standpunt dat het hof rechtsmacht ontbeert ten aanzien van het in hoger beroep gevorderde onder B (een verbod om waar ook ter wereld gebruik te maken van de informatie verkregen door of met behulp van klinische tests (door het (laten) uitvoeren waarvan Orbusneich volgens Boston Scientific inbreuk maakt op haar octrooi EP 0 591 199 B8, hierna nader: EP 199), voor zover het betreft het grensoverschrijdende deel van het gevraagde verbod.
3. Orbusneich stelt dat Boston Scientific met het vragen van voormeld verbod haar eis heeft vermeerderd, zonder dat deugdelijk aan te kondigen (memorie van antwoord 5.1 tot en met 5.3). Boston Scientific bestrijdt dat en stelt dat slechts sprake is van een explicitering van het in eerste aanleg gevorderde.
4. Het is van belang om vast te stellen of het thans door Boston Scientific onder B gevorderde verbod inderdaad geacht moet worden besloten te liggen in het in eerste aanleg (provisioneel) gevorderde. Zou dat het geval zijn, dan had de exceptie van onbevoegdheid reeds in eerste aanleg opgeworpen moeten worden en is daarvoor in hoger beroep geen plaats meer (artikel 11 Rv Pro.; vgl. ook Hof Den Haag 14 juni 2011, LJN BQ7497). Het hof is evenwel van oordeel dat wel degelijk sprake is van een vermeerdering van eis. Immers, in eerste aanleg heeft Boston Scientific bij wijze van provisionele maatregel slechts gevorderd Orbusneich te verbieden inbreuk te maken op haar octrooi (het thans onder A gevorderde), zie haar akte vermeerdering van (grondslag van) eis van 3 februari 2010. Het thans daarnaast gevorderde verbod tot gebruikmaking van met behulp van de gestelde inbreukmakende handelingen verkregen informatie is (wat betreft de provisionele eis) nieuw.
5. Voor zover in de stellingen van Orbusneich besloten ligt dat zij bezwaar maakt tegen de vermeerdering van eis, verwerpt het hof dat. Orbusneich stelt niet zich onvoldoende tegen de aldus vermeerderde eis te hebben kunnen verweren en dat blijkt ook niet. Dat Boston Scientific de vermeerdering van eis niet als zodanig heeft gepresenteerd is haar aan te rekenen, maar leidt in dit geval niet tot het buiten beschouwing laten daarvan, nu het Orbusneich er niet van heeft weerhouden de wijziging als zodanig te herkennen en daarop te responderen. Andere, aan de eisen van een goede procesorde ontleende argumenten, zijn niet gesteld of gebleken.
6. Boston Scientific meent dat het door haar onder B gevorderde verbod kan worden gegeven op grond van analoge toepassing van artikel 70 lid 7 van Pro de Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: ROW), dan wel artikel 6:162 BW Pro. In haar memorie van antwoord in het incident lijkt zij nader te betogen dat het gaat om een gebod tot ongedaanmaking van de gevolgen van de gestelde octrooi-inbreuk.
7. Orbusneich stelt dat de Nederlandse rechter aan artikel 70 lid 7 ROW Pro geen rechtsmacht kan ontlenen, omdat het arrest van het Hof van Justitie EG van 13 juli 2006 inzake GAT/Luk (NJ 2008, 98) meebrengt dat geen grensoverschrijdend verbod kan worden opgelegd wanneer de gedaagde zich bij wijze van verweer of vordering tot vernietiging beroept op de nietigheid van het octrooi, welke regel ook geldt in geval het gaat om een voorlopige voorziening (in kort geding of bij wijze van provisionele maatregel). Orbusneich stelt in dat verband dat zij zich op de ongeldigheid van EP 199 heeft beroepen, ook voor wat betreft de buitenlandse delen.
8. Het hof verwerpt dat betoog. Allereerst dient te worden onderscheiden tussen de bevoegdheid om kennis te nemen van een vordering tot het opleggen van een grensoverschrijdend verbod (de rechtsmacht) en de ‘bevoegdheid’ om de gedaagde daadwerkelijk te veroordelen tot het verrichten of nalaten van bepaalde handelingen in het buitenland (de zogenaamde Interlas-leer). In het kader van dit bevoegdheidsincident gaat het uitsluitend om de eerste vraag.
9. Het hof stelt vast dat het ten aanzien van de geïntimeerden 1 tot en met 3 rechtsmacht ontleent aan artikel 2 van Pro de EEX-Verordening (Verordening (EG) nr. 44/2001, hierna: EEX-Vo.). Deze geïntimeerden hebben immers hun vestigingsplaats in Nederland en mogen derhalve voor de Nederlandse gerechten worden opgeroepen. De bepaling stelt daarbij geen beperkingen aan de strekking of reikwijdte van de ingestelde vorderingen. Artikel 2 van Pro de EEX-Verordening schept, met andere woorden, territoriaal-onbeperkte bevoegdheid.
10. De in artikel 22 EEX Pro-Vo. voorziene exclusieve bevoegdheden kunnen daaraan afdoen. Echter, het door Orbusneich in dat verband gedane beroep op het bepaalde in artikel 22 sub Pro 4 EEX-Vo. (en het daarop betrekking hebbende arrest GAT/LuK) faalt. De daarin voorziene exclusieve bevoegdheid doet alleen afbreuk aan de bevoegdheid van de aangezochte (en op andere gronden bevoegde) rechter voor zover het gaat om de geldigheid van (kort gezegd) rechten van industriële eigendom die in een ander land dan dat van de aangezochte rechter zijn geregistreerd of gedeponeerd. Zoals Boston Scientific in haar memorie van antwoord in het incident betoogt en blijkt uit de door haar ingestelde vorderingen, beroept zij zich uitsluitend op het Nederlandse deel van EP 199. De geldigheid van de buitenlandse delen van EP 199 is dus niet van belang voor de beoordeling van vordering B, zodat een op de buitenlandse delen van het octrooi betrekking hebbend verweer of vordering relevantie mist. Het bepaalde in artikel 22 sub Pro 4 EEX-Vo. kan in dit geval derhalve niet afdoen aan de bevoegdheid krachtens artikel 2 EEX Pro-Vo.
11. De overige door Orbusneich ter onderbouwing van haar exceptie aangevoerde argumenten (zie memorie van antwoord onder 6.3, 6.4 en 6.8) betreffen de toewijsbaarheid van het onder B gevorderde en zijn voor de bevoegdheidsvraag niet van belang. Het hof laat deze in dit stadium van de procedure derhalve buiten beschouwing.
12. Bij deze stand van zaken ontleent de Nederlandse rechter ten aanzien van de geïntimeerde sub 4 (in elk geval) rechtsmacht aan artikel 7 Rv Pro. Daarin is bepaald dat, indien de Nederlandse rechter ten aanzien van een van de gedaagden rechtsmacht heeft, hem deze ook toekomt ten aanzien van in hetzelfde geding betrokken andere gedaagden, mits tussen de vorderingen tegen de onderscheiden gedaagden een zodanige samenhang bestaat, dat redenen van doelmatigheid een gezamenlijke behandeling rechtvaardigen. Bedoelde samenhang is in casu aanwezig.
13. Nu het hof derhalve (territoriaal-onbeperkte) rechtsmacht ontleent aan de artikelen 2 EEX-Vo. en 7 Rv., behoeven de beschouwingen over de (territoriaal-beperkte rechtsmacht scheppende) artikelen 5 lid 3 EEX-Vo. en 6 onder e Rv. geen bespreking. Hetzelfde geldt voor de beschouwingen van Boston Scientific over de kwalificatie van de, aan het onder B gevorderde verbod ten grondslag liggende, verbintenis als een verbintenis tot ongedaanmaking (van de gevolgen van de octrooi-inbreuk). In elk geval in het kader van de ten deze aan de orde zijnde bevoegdheidsvraag missen die beschouwingen relevantie.
14. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat het hof ten aanzien van alle geïntimeerden bevoegd is tot beoordeling van het gevorderde onder B, ook voor zover daarin een grensoverschrijdend verbod wordt gevraagd. De exceptie wordt derhalve verworpen.
Orbusneich zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het incident worden veroordeeld. Boston Scientific heeft verzocht die kosten vast te stellen op de voet van artikel 1019h Rv. Het hof kan in het midden laten of deze bepaling toepassing kan vinden in het geval van een bevoegdheidsincident. Het beroep op de bepaling faalt immers reeds omdat Boston Scientific haar kosten niet heeft opgegeven, laat staan gespecificeerd. Het hof zal de kosten dan ook volgens het liquidatietarief vaststellen.
Beslissing in het incident
Het hof:
verwerpt het beroep op onbevoegdheid;
veroordeelt Orbusneich in de kosten van het incident, aan de zijde van Boston Scientific tot op heden begroot op € 894,- aan salaris advocaat;
verklaart dit arrest ten aanzien van de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;
verwijst de zaak naar de rol van 19 juli 2011 voor beraad partijen.
Dit arrest is gewezen door mrs. T.H. Tanja-van den Broek, M.Y. Bonneur en S.J. Schaafsma en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 5 juli 2011 in aanwezigheid van de griffier.