ECLI:NL:HR:2013:CA1733

Uitspraak

27 september 2013

Eerste Kamer

nr. 12/03169

EV/TT

BOSTON SCIENTIFIC SCIMED INC.,
gevestigd te Maple Grove, Minnesota, Verenigde Staten van Amerika,

EISERES tot cassatie,

advocaat: mr. A.M. van Aerde,

t e g e n

1. ORBUSNEICH MEDICAL B.V.,
gevestigd en kantoorhoudende te Hoevelaken,

2. ORBUS INTERNATIONAL B.V.,
gevestigd te Leusden, kantoorhoudende te Hoevelaken,

3. ORBUSNEICH MEDICAL HOLDING B.V.,
gevestigd en kantoorhoudende te Hoevelaken,

4. OBUSNEICH MEDICAL INC.,
gevestigd te Ft. Lauderdale, Florida, Verenigde Staten van Amerika,

VERWEERSTERS in cassatie,

advocaat: mr. K. Aantjes.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Boston Scientific en OrbusNeich.

1.Het geding in feitelijke instanties

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken:

a. het vonnis in de zaak 354516/HA ZA 09-4216 van de rechtbank ’s-Gravenhage van 10 november 2010;

b. de arresten in de zaak 200.082.381/01 van het gerechtshof te ’s-Gravenhage van 5 juli 2011 en 13 maart 2012.

De arresten van het hof zijn aan dit arrest gehecht.

2.Het geding in cassatie

Tegen het arrest van 13 maart 2012 van het hof heeft Boston Scientific beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

OrbusNeich c.s. hebben geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.

De conclusie van de Advocaat-Generaa E.M. Wesseling-van Gent strekt tot vernietiging van het bestreden arrest, voor zover Boston Scientific daarbij is veroordeeld in de kosten van het incident in eerste aanleg, aan de zijde van OrbusNeich c.s. begroot op € 61.891,--, en in zoverre tot bekrachtiging van het vonnis van de rechtbank ’s-Gravenhage van 10 november 2010. Voor het overige strekt de conclusie tot bekrachtiging van het arrest van het gerechtshof ’s-Gravenhage van 13 maart 2012, en afdoening in de onder 3.3, 3.4 en 4.2 van de conclusie aangegeven zin.

De advocaat van OrbusNeich c.s. heeft bij brief van 7 juni 2013 op die conclusie gereageerd.

3.Beoordeling van het middel

3.1

In cassatie kan worden uitgegaan van de feiten, zoals vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 1.1-1.12. Zij komen, kort gezegd, op het volgende neer:

( i) Boston Scientific (destijds geheten: Scimed Life Systems Inc.) is op 13 mei 1998 onder nummer EP 0.591.199 B1 octrooi verleend voor een “balloon catheter with distal guide wire lumen”, ook wel aangeduid als het ‘Keith-octrooi’.

(ii) Boston Scientific heeft OrbusNeich in dit geding gedagvaard en, stellende dat OrbusNeich met haar “Genous ballonkatheter” inbreuk maakt op het Keith-octrooi (zoals beperkt in versie B3, hierna: het octrooi), een verklaring voor recht van inbreuk gevorderd, een inbreukverbod en nevenvoorzieningen. Voor het geval de hoofdzaak zou worden vertraagd, heeft Boston Scientific tevens bij wijze van voorlopige voorziening een verbod op inbreuk op het octrooi met nevenvoorzieningen gevorderd.

(iii) OrbusNeich heeft de vorderingen gemotiveerd betwist en in (voorwaardelijke) reconventie vernietiging van het Nederlandse deel van het octrooi gevorderd.

(iv) Bij vonnis van 10 november 2010 heeft de rechtbank in de hoofdzaak in conventie de procedure geschorst en de zaak naar de parkeerrol verwezen, in afwachting van de eindbeslissing (over de geldigheid van het octrooi) in de procedure tussen Boston Scientific en Medinol Inc., waarin de Hoge Raad op 6 maart 2009 het door het gerechtshof ’s-Gravenhage in die procedure gewezen arrest had vernietigd en het geding ter verdere behandeling en beslissing naar dat hof had verwezen. De rechtbank heeft voorts in de hoofdzaak in reconventie iedere verdere beslissing aangehouden.

( v) De rechtbank heeft bij dat vonnis de provisionele vorderingen van Boston Scientific afgewezen op de grond dat Boston Scientific onvoldoende gemotiveerd heeft weersproken dat zij al jarenlang op de hoogte is van de gestelde inbreukmakende katheter, alsmede dat zij te lang heeft stilgezeten om nog een voorlopig verbod op inbreuk te kunnen vorderen. De rechtbank heeft de beslissing met betrekking tot de kosten van het incident aangehouden tot de beslissing in de hoofdzaak.

(vi) Boston Scientific heeft hoger beroep ingesteld tegen het vonnis, voor zover daarbij haar incidentele vordering is afgewezen. Zij heeft die vordering in appel vermeerderd. OrbusNeich heeft incidenteel geappelleerd tegen de beslissing van de rechtbank de proceskosten in het incident te reserveren.

3.2

Het hof heeft – na een tussenarrest dat in cassatie geen rol speelt – bij eindarrest in het incidentele hoger beroep het vonnis van de rechtbank vernietigd voor zover daarbij de beslissing met betrekking tot de kosten van het incident zijn aangehouden tot de beslissing in de hoofdzaak en, in zoverre opnieuw rechtdoende, Boston Scientific veroordeeld in de kosten van het incident in eerste aanleg, aan de zijde van OrbusNeich begroot op € 61.891,-. Voor het overige heeft het hof, zowel in het principale als in het incidentele hoger beroep, het vonnis waarvan beroep bekrachtigd.

Het heeft omtrent die kostenveroordeling overwogen dat Boston Scientific zich heeft verweerd met de stellingen dat provisie en hoofdzaak zodanig samenhangen dat geen afzonderlijke kostenveroordeling in het incident is aangewezen en dat de door OrbusNeich voor de eerste aanleg opgevoerde totale kosten (€ 375.000) onevenredig zijn (rov. 3.1). Voorts, dat een afzonderlijke kostenvergoeding in het provisionele geschil (ook) in eerste aanleg op haar plaats is, aangezien een eventueel ongelijk van OrbusNeich in de bodemprocedure nog niet meebrengt dat de provisionele vorderingen achteraf bezien toch hadden moeten worden toegewezen, temeer nu de afwijzing van de provisionele vorderingen door de rechtbank berustte op de grond dat Boston Scientific daarbij onvoldoende belang had en niet op een oordeel omtrent de geldigheid van het octrooi of de gestelde inbreuk (rov. 3.2). Nadat het hof had overwogen dat OrbusNeich bij pleidooi in hoger beroep te kennen had gegeven het redelijk te achten een derde deel van haar proceskosten in eerste aanleg toe te rekenen aan haar verweer tegen de provisionele vorderingen (rov. 3.3), overwoog het hof (rov. 3.4):

“Het hof acht aannemelijk dat ook in eerste aanleg enige kosten zijn gemaakt ten behoeve van het verweer tegen de provisionele eis. Gelet op het zeer beperkte deel van de gedingstukken in eerste aanleg dat daaraan is gewijd, acht het hof een derde deel van de totale, in eerste aanleg gemaakte kosten, evenwel niet redelijk en evenredig. Het hof zal van die totaalkosten een zesde deel toerekenen aan het verweer tegen de provisionele vordering. OrbusNeich heeft de door haar in eerste aanleg gemaakte kosten nader begroot op € 371.348,71 (productie 31 bij akte van 19 januari 2012). Een zesde daarvan komt uit op (afgerond) € 61.891,-. Grief 2 van OrbusNeich slaagt in zoverre.”

3.3.1

Het middel keert zich tegen rov. 3.4. Onderdeel 2.1 klaagt dat het hof niet (kenbaar) is ingegaan op de essentiële stelling van Boston Scientific dat de door OrbusNeich gevorderde proceskosten in eerste aanleg in hun geheel zowel onredelijk als onevenredig zijn. Kennelijk bedoelt Boston Scientific daaraan de klacht te verbinden dat als gevolg daarvan ook het gedeelte van die kosten die het hof heeft toegerekend aan de provisionele vordering, door haar als onredelijk en onevenredig zijn aangemerkt. Het onderdeel wijst erop dat Boston Scientific in hoger beroep heeft betoogd dat die kosten excessief zijn en heeft gewezen op het verschil tussen de door de beide partijen gevorderde volledige proceskosten in eerste aanleg.

3.3.2

De klacht faalt. In het oordeel van het hof ligt besloten dat Boston Scientific tegenover de ampel gespecificeerde kosten die OrbusNeich in eerste aanleg heeft opgegeven, niet kon volstaan met de niet nader gemotiveerde stelling dat een te hoog tarief in rekening werd gebracht en het aantal opgegeven uren te hoog was. Dat oordeel geeft, mede in het licht van hetgeen is beslist in HR 30 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2153, NJ 2008/556 (Endstra; rov. 5.4.1) niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk. De omstandigheid dat de partij die zich verweert tegen de hoogte van de door de wederpartij gevorderde proceskosten aan eigen kosten een lager bedrag heeft opgevoerd, is op zichzelf onvoldoende grond om de gevorderde kosten als onredelijk of onevenredig aan te merken.

3.3.3

Onderdeel 2.2 klaagt dat het hof heeft miskend dat de partij die op de voet van art. 1019h Rv vergoeding van de volledige proceskosten vordert, de gevorderde kosten zo tijdig dient op te geven en te specificeren dat de wederpartij zich daartegen behoorlijk kan verweren, en dat dat verweer zich ook dient te kunnen toespitsen op de vraag welk gedeelte van de in rekening gebrachte kosten op het provisionele geschil betrekking heeft. Onderdeel 2.3 behelst de klacht dat het hof zijn beslissing om een zesde deel van de totaal door OrbusNeich gevorderde proceskosten in eerste aanleg toe te rekenen aan het verweer tegen de provisionele vordering, onvoldoende (begrijpelijk) heeft gemotiveerd, mede in het licht van de overweging dat slechts een zeer beperkt deel van de gedingstukken in eerste aanleg is gewijd aan het verweer tegen de provisionele eis.

3.3.4

Deze klachten, bezien in hun onderlinge samenhang, slagen. Nu de provisionele eis in eerste aanleg dezelfde strekking had als de vordering in de hoofdzaak – en het verweer tegen de provisionele eis zich derhalve slechts hierin van dat in de hoofdzaak onderscheidde dat werd aangevoerd dat en waarom voor een voorlopige toewijzing van het gevorderde geen grond bestond – had het hof, daartoe door OrbusNeich met een specificatie of ten minste een beredeneerde schatting van die kosten in de gelegenheid gesteld, dienen te onderzoeken welke extra kosten voor OrbusNeich met haar verweer tegen de provisionele eis gemoeid zijn geweest. Bovendien kon het hof, dat vaststelde dat slechts een zeer beperkt deel van de gedingstukken in eerste aanleg aan dat verweer was gewijd, niet zonder nadere motivering beslissen tot toerekening van een zesde deel van de totale kosten aan de provisie, aangezien de toerekening van de door OrbusNeich opgevoerde totale kosten aan haar verweer in het incident recht dient te doen aan de hiervoor geschetste omstandigheid dat het bij de provisie slechts gaat om vergoeding van de extra kosten bovenop de kosten die toch al gemaakt moesten worden in de hoofdzaak.

3.3.5

Opmerking verdient dat in een geval waarin sprake is van samenhangende vorderingen in conventie en in reconventie en de kosten door partijen niet zijn uitgesplitst – hetgeen doorgaans ook niet mogelijk is, voor zover het werkzaamheden betreft die zowel op de conventie als op de reconventie betrekking hebben gehad – het de rechter vrijstaat te bepalen welk gedeelte van de telkens opgevoerde kosten aan de conventie, respectievelijk de reconventie moet worden toegerekend.

3.4

Nu het bestreden arrest niet in stand kan blijven en verwijzing moet volgen, teneinde het hof alsnog te laten beoordelen welk gedeelte van de door OrbusNeich in eerste aanleg gevorderde proceskosten uitsluitend op het verweer tegen de provisionele eis betrekking heeft gehad, is de proceskostenvordering van OrbusNeich thans nog niet afgedaan. Bij deze stand van zaken bestaat geen grond voor een veroordeling tot terugbetaling van hetgeen door Boston Scientific aan OrbusNeich ter uitvoering van het bestreden arrest is voldaan, zoals Boston Scientific in cassatie heeft gevorderd.

3.5

Boston Scientific heeft aanspraak gemaakt op vergoeding op de voet van art. 1019h Rv van de volledige proceskosten in cassatie. Nu partijen, blijkens de gedingstukken, omtrent de hoogte daarvan zijn overeengekomen die op € 10.000,-- te stellen, zal dienovereenkomstig worden beslist.

4.Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt het arrest van het gerechtshof te 's-Gravenhage van 13 maart 2012;

verwijst het geding naar het gerechtshof Den Haag ter verdere behandeling en beslissing;

veroordeelt OrbusNeich in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Boston Scientific begroot op € 899,82 aan verschotten en € 10.000,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president E.J. Numann als voorzitter en de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, C.A. Streefkerk, G. Snijders en G. de Groot, en in het openbaar uitgesproken door de vice-president F.B. Bakels op
27 september 2013.