Uitspraak
GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE
Sector civiel recht
Zaaknummer : 105.005.320/03
Rolnummer (oud) : 06/1108
Rolnummer Rechtbank : 225614/HA ZA 04-2493
arrest van 2 oktober 2012
inzake
1. [Naam],
wonende te [Woonplaats],
2. LEIDSEPLEIN BEHEER B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
appellanten, tevens geïntimeerden in incidenteel beroep,
hierna gezamenlijk te noemen: [appellant] (in enkelvoud),
advocaat: mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,
tegen
[Naam],
h.o.d.n. Netcom Service,
wonende te [Woonplaats],
geïntimeerde, tevens appellant in incidenteel beroep,
hierna te noemen: [geïntimeerde],
advocaat: mr. M. Ellens te Amsterdam.
Verder verloop van het geding
Het hof verwijst naar het tussenarrest van 1 februari 2011 en het rolarrest van 22 november 2011. Nadien heeft [geïntimeerde] een 'akte houdende uitlating in reactie op de (toegestane) vermeerdering van eis', met producties, genomen en [appellant] een 'akte houdende uitlating producties'. Vervolgens hebben partijen ieder bij akte hun proceskosten ex artikel 1019h Rv. gespecificeerd. [appellant] heeft op de akte van [geïntimeerde] gereageerd, waarna partijen arrest hebben gevraagd.
Beoordeling van het principale en het incidentele beroep
Het geschil; de feiten
1. Het gaat in de onderhavige zaak om de vraag of [geïntimeerde] inbreuk maakt op de merkrechten van [appellant] door gebruik te maken van de tekens 'buldog' en/of 'bulldog'. In conventie vordert [geïntimeerde] een verklaring voor recht dat dit niet het geval is.
In reconventie vordert [appellant] een inbreukverbod met nevenvorderingen. De rechtbank heeft de vordering van [geïntimeerde] toegewezen en de vorderingen van [appellant] afgewezen.
2. Aan het vonnis waarvan beroep worden de volgende feiten ontleend:
2.1. [appellant 1] is onder meer houder van Benelux woord- en beeldmerk inschrijvingen voor het merk THE BULLDOG. Het teken THE BULLDOG werd aanvankelijk door [appellant] gebruikt voor het café 'The Bulldog' dat sinds begin jaren '80 gevestigd is aan het Leidseplein in Amsterdam. Het teken/merk wordt sinds de jaren '80 gebruikt, onder meer in het kader van de exploitatie van bars, coffeeshops, restaurants en hoteldiensten, toeristische fietsenverhuur, merchandising en zogenoemde energie drankjes.
2.2. In het Beneluxregister is onder nummer 425680 op 14 oktober 1986 te name van [appellant 1] het woordmerk The Bulldog ingeschreven.
2.3. Onder nummer 425817 is op 30 december 1986 te name van [appellant 1] het beeldmerk ingeschreven dat hieronder links is afgebeeld.
Afbeeldingen beeldmerken
2.4. De afbeelding rechts betreft een beeldmerk dat onder nummer 672262 ten name van [appellant 1] is ingeschreven. Deze inschrijving is overgelegd in de hierna te noemen domeinnaamprocedure.
2.5. [appellant 1] heeft voor het gebruik en de exploitatie van zijn merken een licentie verstrekt aan Leidseplein Beheer B.V.
2.6. [geïntimeerde] heeft gebruik gemaakt van de domeinnamen bulldog.com en buldog.com, geregistreerd op respectievelijk 12 november 1997 en 20 april 2000. Onder deze domeinnamen heeft [geïntimeerde] pornografische waren en diensten aangeboden. De kop van de introductiepagina van zijn website zag er op 22 maart 2003 uit als volgt:
Kop introductiepagina
2.7. [appellant] heeft [geïntimeerde] betrokken in een domeinnaamprocedure bij het WIPO Arbitration and Mediation Center. Deze procedure is gevoerd onder de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, hierna ook de UDRP, en de Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, hierna the Rules. Het Panel, Hub J. Harmeling als Sole Panelist, is op 7 juni 2004 tot de volgende beslissing gekomen:
For all the foregoing reasons, in accordance with Paragraph 4(i) of the Policy and 15 of the Rules, the Panel orders that the domain names, <buldog.com> and <bulldog.com>, be transferred to Complainant, [appellant 1].
Deze beslissing is op 14 juni 2004 door [geïntimeerde] ontvangen. De beheerder van de .com domeinnamen in de Verenigde Staten, Network Solutions, heeft de domeinnamen buldog.com en bulldog.com sinds 9 augustus 2004 overgezet op naam van [appellant]. Deze .com domeinnamen linken sindsdien door naar de zelfde sites of subsites als de bestaande .nl domeinnamen die [appellant] al in gebruik had (www.bulldog.nl en www.buldog.nl).
2.8. Met een depot van 25 juni 2004 onder depotnummer 1057768 heeft [geïntimeerde] het teken Buldog voor diensten in de klassen 38 en 41 doen registreren als Beneluxmerk (woordmerk).
3. Deze feiten zijn in hoger beroep niet bestreden. In hoger beroep is voorts nog het volgende gebleken:
3.1. Met een depot van 7 oktober 2004 onder depotnummer 1063570 heeft [geïntimeerde] het teken Bulldog voor diensten in de klassen 38 en 41 als woordmerk doen inschrijven in het Benelux-merkenregister.
3.2. Op 27 juli 2009 heeft de voorzieningenrechter op vordering van [geïntimeerde] [appellant] veroordeeld om de domeinnamen bulldog.com en buldog.com over te dragen aan [geïntimeerde], waaraan [appellant] op 5 augustus 2009 heeft voldaan.
Omvang van de rechtsstrijd
4. Partijen twisten in hoger beroep over het volgende.
4.1. De grieven van [appellant] zijn gericht tegen de oordelen van de rechtbank (I) betreffende het publiek waarop [appellant], respectievelijk [geïntimeerde], zich richten, (II) dat veronderstellenderwijs kan worden aangenomen dat de merken van [appellant] bekend zijn, maar dat die veronderstelde bekendheid niet zeer groot is, (III) dat [geïntimeerde] het teken bul(l)dog met een geldige reden in zijn .com domeinnamen is gaan en is blijven gebruiken, (IV) dat [appellant] die geldige reden gedurende zes jaar heeft gerespecteerd, (V) dat niet aannemelijk is gemaakt dat door het gebruik van bedoeld teken door [geïntimeerde] afbreuk is gedaan aan het (onderscheidend vermogen van) het merk The Bulldog voor de aangeboden waren en diensten en (VI) betreffende de toe- respectievelijk afwijzing van de vorderingen van [geïntimeerde], onderscheidelijk [appellant]. Bij memorie van grieven heeft [appellant] zijn eis vermeerderd met vorderingen (i) tot overdracht van de hiervoor onder 3.2 genoemde domeinnamen aan hem en (ii) tot nietigverklaring en doorhaling van het hiervoor onder 3.1 genoemde merk.
Kort samengevat stelt [appellant] dat zijn onderneming en die van [geïntimeerde] zich op hetzelfde publiek richten, te weten: de internetgebruiker, dat zijn merken (van de aanvang van het gebruik door [geïntimeerde] af) een grote mate van bekendheid hadden en hebben, dat [geïntimeerde] geen geldige reden had en heeft voor het gebruik van de tekens bulldog en buldog, dat van respecteren van bedoeld gebruik geen sprake is geweest en dat door dat gebruik afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van de merken van [appellant] en dat [geïntimeerde] ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van die merken.
4.2. [geïntimeerde] bestrijdt een en ander. Daarbij stelt hij dat hij in zijn verweermogelijkheden is benadeeld door de vertraging van de appelprocedure door [appellant] (die eerst in 2010 een memorie van grieven heeft genomen, terwijl het vonnis op 24 mei 2006 is gewezen). Voorts beroept hij zich op rechtsverwerking. In incidenteel beroep verzoekt [geïntimeerde] om, gelet op het tijdsverloop sinds de vaststelling van de feiten door de rechtbank, de feiten nader vast te stellen. Tevens verzoekt hij het hof om, indien het van oordeel zou zijn dat een of meer grieven van [appellant] tot een ander oordeel zou(den) kunnen leiden, te beoordelen of de merken van [appellant] als 'bekend' in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub c en d van het (op 1 september 2006 in werking getreden) Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE) kunnen worden aangemerkt, met het oog waarop hij een (voorwaardelijk) incidentele grief aanvoert.
4.3. Bij memorie van antwoord in het incidenteel beroep heeft [appellant] zijn eis nogmaals gewijzigd. Hij vordert thans ook vervallenverklaring van de merken van [geïntimeerde] op grond van niet-normaal gebruik binnen de Benelux gedurende vijf jaar. Daaraan legt hij de veronderstelling ten grondslag dat het hof van oordeel zou zijn dat het gebruik door [geïntimeerde] van de domeinnamen bulldog.com en buldog.com niet gericht is (geweest) op de Benelux.
[geïntimeerde] heeft bezwaar gemaakt tegen deze eiswijziging. Daarbij veronderstelt hij dat [appellant] zijn eis ook in ander opzicht heeft gewijzigd, te weten door aanvulling van de grondslag daarvan met de stelling dat de merken van [geïntimeerde] nietig zijn omdat zij te kwader trouw zijn gedeponeerd.
[appellant] heeft aangegeven dat hij zich reeds eerder op depot te kwader trouw heeft beroepen en dat zijn eiswijziging slechts ziet op het verval van de merkrechten van [geïntimeerde] wegens niet-normaal gebruik.
In zijn rolarrest heeft de rolraadsheer van het hof de eiswijziging in deze beperkte zin opgevat en deze toegestaan.
4.4. Nu [appellant] zelf aangeeft dat zijn eiswijziging niet mede ziet op aanvulling van de grondslag van zijn vordering tot nietigverklaring wegens depot te kwader trouw, gaat ook het hof daarvan uit. Wat betreft de eerste aanleg stelt het hof vast dat [appellant] in zijn conclusie van antwoord/eis de nietigheid van het merk van [geïntimeerde] grondt op artikel 14B lid 1 van de toen van kracht zijnde Beneluxmerkenwet (BMW) (nietigheid wegens rangorde). Bij conclusie van dupliek/repliek stelt hij daarnaast dat het merk nietig is op grond van artikel 14B lid 2 BMW (depot te kwader trouw). De rechtbank heeft het beroep op nietigheid evenwel niet mede op die grond beoordeeld. Nu [appellant] daartegen geen grief heeft gericht, maakt de vraag of [geïntimeerde] zijn merk(en) te kwader trouw heeft gedeponeerd geen onderdeel uit van de rechtsstrijd in hoger beroep.
4.5. [appellant] heeft geen grief gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat het gestelde onrechtmatige handelen geen andere grondslag heeft dan de gestelde merkinbreuk en evenmin tegen het feit dat de rechtbank geen consequentie heeft verbonden aan de vaststelling dat het gedurende enige tijd op de website van [geïntimeerde] geplaatst zijn van een illustratie identiek aan het beeldmerk van [appellant] onrechtmatig was.
Uitgangspunten in hoger beroep
5. Mede op grond van de stellingen van partijen kan in hoger beroep van het volgende worden uitgegaan.
5.1. Met ingang van 1 september 2006 is de BMW vervangen door het BVIE. Het hof zal het hoger beroep dan ook toetsen aan de bepalingen van het BVIE, die overigens geen voor de beoordeling van het onderhavige geschil afwijkende regeling inhouden ten opzichte van de in 2006 geldende BMW.
5.2. [appellant] heeft geen grief gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat [geïntimeerde] de tekens bulldog en buldog (heeft) gebruikt voor waren en diensten die niet soortgelijk zijn aan de door [appellant] aangeboden waren en diensten, zodat dit vaststaat.
5.3. Door [geïntimeerde] is gesteld en door [appellant] niet betwist dat [geïntimeerde] de domeinnamen bulldog.com en buldog.com in de periode van 10 augustus 2004 tot 5 augustus 2009 (in welke periode zij aan [appellant] overgedragen waren) niet heeft kunnen gebruiken en tevens dat [geïntimeerde] die domeinnamen onmiddellijk vanaf 5 augustus 2009 weer is gaan gebruiken en op de onder die domeinnamen geëxploiteerde website dataverkeer heeft gegenereerd.
5.4. In het kader van zijn verweer tegen de vordering tot vervallenverklaring van de merken van [geïntimeerde] wegens niet-normaal gebruik heeft [geïntimeerde] aangevoerd dat hij die merken door middel van de onder de domeinnamen geëxploiteerde websites normaal heeft gebruikt, ook in de Benelux (akte van 17 januari 2012). Nu ook [appellant] primair stelt dat met het gebruik van de websites sprake is van merkgebruik, mede gericht op de Benelux, staat dat derhalve thans tussen partijen vast (zie de akte van [appellant] van 6 maart 2012, onder 3). Dat betekent tevens dat de vordering van [appellant] tot vervallenverklaring van de merken van [geïntimeerde] wegens niet-normaal gebruik moet worden afgewezen.
5.5. Tot slot moet als in hoger beroep tussen partijen vaststaand worden aangemerkt dat [geïntimeerde] de domeinnamen niet direct na de registratie in 1997 en 2000 is gaan gebruiken. [appellant] stelt in dat verband dat dit eerst in 2002 het geval was. [geïntimeerde] heeft als productie 28 een overzicht overgelegd van het dataverkeer op de websites, waarbij in de eerste vijf maanden van 2001 0 is ingevuld en vanaf juni 2001 aanzienlijke aantallen. Bij conclusie van dupliek in reconventie stelt [geïntimeerde] in lijn daarmee dat hij in de periode 2001-2004 grote aantallen bezoekers wist te genereren. Bij MvA/MvG betoogt [geïntimeerde], onder verwijzing naar de producties 10 en 28, dat hij de domeinnamen voor eind 2002 is gaan gebruiken. In genoemde producties is het dataverkeer via de domeinnamen vanaf 2001 vermeld. Op grond hiervan neemt het hof als vaststaand aan dat [geïntimeerde] de domeinnamen pas medio 2001 is gaan gebruiken in de zin van artikel 2.20 lid 1, onder c BVIE. Voor zover [appellant] heeft beoogd te stellen dat in de periode tussen de registratie van de domeinnamen en medio 2001 sprake is geweest van ander gebruik in de zin van artikel 2.20 lid 1, onder d BVIE, heeft hij niet gesteld, althans onvoldoende gemotiveerd, dat in die periode door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel is getrokken uit of afbreuk is gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van zijn merken. Hieruit volgt dat [geïntimeerde] in de periode tussen 1997 en 2001 geen inbreuk heeft gemaakt op enig recht van [appellant].
5.6. Het voorgaande brengt mee dat thans nog ter beoordeling voorligt of [geïntimeerde] in de periode vanaf 2001 inbreuk heeft gemaakt op de merken van [appellant] door het gebruik van de domeinnamen bulldog.com en buldog.com en/of ander gebruik van de tekens 'bulldog'en 'buldog' in de zin van artikel 2.20 lid 1, onder c BVIE, alsmede of de merkrechten van [geïntimeerde] nietig zijn wegens rangorde. Daarbij geldt dat de betreffende domeinnamen in de periode 2004-2009 niet zijn gebruikt. In die periode heeft [geïntimeerde] de tekens/merken wel op andere wijze gebruikt.
Is The Bulldog een bekend merk?
6. Thans dient allereerst te worden vastgesteld of de merken van [appellant] kunnen worden beschouwd als bekende merken in de zin van artikel 2.20 lid 1, onder c BVIE.
6.1. Partijen hebben onder meer gedebatteerd over de vraag naar welk moment deze vraag moet worden beoordeeld. Nu de vorderingen van partijen grotendeels betrekking hebben op zowel het verleden, als de toekomst, dient de bekendheid van de merken te worden beoordeeld over de gehele periode waarop de vorderingen betrekking hebben. Zoals hiervoor, onder 5.5, is vastgesteld, betreft dat de periode vanaf 2001.
6.2. In zijn arrest van 14 september 1999 (NJ 2000, 276) in de zaak General Motors/Yplon (ook wel: Chevy) heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJEU) inzake het aan artikel 2.20 lid 2 onder c. BVIE gelijke artikel 5 lid 2 van Pro de richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten overwogen dat enkel wanneer sprake is van een voldoende mate van bekendheid van het merk, door het publiek dat met het jongere merk in aanraking komt eventueel een verband kan worden gelegd tussen de twee merken, ook bij waren of diensten die niet soortgelijk zijn, en daardoor afbreuk kan worden gedaan aan het oudere merk. De vereiste mate van bekendheid kan worden geacht te zijn bereikt, wanneer het (oudere) merk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn. Bij het onderzoek van deze voorwaarde dient de nationale rechter alle relevante omstandigheden van het geval in aanmerking te nemen, zoals, met name, het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan, en de omvang van de door de onderneming verrichte investeringen om het bekendheid te geven. Bij Beneluxmerken moet bekendheid zijn verworven 'in' het Beneluxgebied. Daarbij is voldoende dat het merk bekend is in een aanmerkelijk gedeelte van dat gebied, hetgeen in voorkomend geval een gedeelte van één van de Beneluxlanden kan zijn. Zie voor het gemeenschapsmerk dienovereenkomstig HvJEU 6 oktober 2009, IER 2009/86 (PAGO).
6.3. Het hof is van oordeel dat voldoende is komen vast te staan dat The Bulldog, voor wat betreft de onder die naam gedreven coffeeshops, in de periode vanaf 2001 bij een aanmerkelijk gedeelte van het publiek, waarvoor de onder het merk aangeboden waren en diensten bestemd waren/zijn, in een aanmerkelijk gedeelte van het Benelux-gebied, te weten: Nederland, bekend was en is. Het hof neemt daarbij het volgende in aanmerking.
6.4. [appellant] heeft onweersproken gesteld dat zijn merken sinds de jaren '80 (het eerste merk is gedeponeerd in 1986) intensief worden gebruikt in het kader van de door hem gedreven coffeeshops. Vanwege de bijzondere positie van de coffeeshops in Nederland, was de onder het merk The Bulldog geëxploiteerde coffeeshop, die de eerste of één van de eersten was, vanaf het begin een trekpleister, aldus [appellant]. Ter onderbouwing van die stelling heeft hij een aantal publicaties overgelegd. [geïntimeerde] heeft deze, ter onderbouwing van de gestelde bekendheid van het merk The Bulldog (en het daarbij behorende beeldmerk), gestelde feiten en omstandigheden in zoverre (voor wat betreft de onder dat merk gedreven coffeeshops) onvoldoende gemotiveerd betwist. De omstandigheid dat het merk zijn oorsprong vindt in Amsterdam en gebruikt wordt ter onderscheiding van aldaar aangeboden waren en diensten, staat, anders dan [geïntimeerde] stelt, niet in de weg aan de conclusie dat het merk in zoverre bekend is bij een aanmerkelijk gedeelte van het relevante publiek in de Benelux. Daarbij gaat het wat betreft de coffeeshops om publiek dat geïnteresseerd is in softdrugs. Voor zover [appellant] betoogt dat zijn merken (voor wat betreft waren en diensten geleverd vanuit coffeeshops) ook bij het grotere (toeristische, niet in softdrugs geïnteresseerde) publiek bekend waren/zijn, heeft hij dat naar het oordeel van het hof onvoldoende aangetoond.
6.5. Met betrekking tot de horeca-diensten in ruimere zin, die niet gerelateerd zijn aan het gebruik van softdrugs, zoals café's, restaurants en hotels, acht het hof de gestelde bekendheid onvoldoende aangetoond. De in dat kader door [appellant] genoemde aantallen bezoekers van de onder het merk The Bulldog geëxploiteerde café's en hotels zijn daartoe onvoldoende, ook in samenhang met de vermelding in diverse (internationale) reisgidsen en andere (internationale) media. Daarbij neemt het hof in aanmerking dat in een café of restaurant, anders dan in een coffeeshop, een doorsnee dienst wordt geleverd, die door het in aanmerking komende publiek niet (zonder meer) als bijzonder wordt ervaren en onthouden, en dat de genoemde aantallen en publicaties in een stad als Amsterdam voor vele, soortgelijke horecagelegenheden zullen gelden.
6.6. [appellant] heeft nader bewijs aangeboden van "haar stellingen omtrent de bekendheid van de The Bulldog merken, onder meer door het horen van nader op te geven getuigen". Voor zover wordt aangeboden getuigen te doen horen is het bewijsaanbod onvoldoende gespecificeerd. Een bewijsaanbod dient feiten en omstandigheden aan te wijzen waaromtrent men getuigen wenst te horen. 'Bekendheid' in de zin van artikel 2.20 lid 2 onder c. BVIE is een juridische kwalificatie. Een bewijsaanbod terzake dient derhalve feiten en omstandigheden aan te wijzen waaruit die kwalificatie kan volgen. Andere feiten en omstandigheden dan de genoemde bezoekersaantallen en publicaties - die het hof onvoldoende acht - zijn evenwel niet gesteld. Voor zover [appellant] (gelet op de aanduiding "onder meer") daarmee tevens het oog heeft op nadere schriftelijke stukken, zoals een marktonderzoek, had hij deze zonder nadere instructie moeten overleggen.
6.7. Het voorgaande brengt mee dat [appellant] uitsluitend voor zover zijn merken worden gebruikt ter onderscheiding van in coffeeshops geleverde waren en diensten bescherming kan ontlenen aan artikel 2.20 lid 2 onder c. BVIE, mits voldaan wordt aan de overige, in die bepaling gestelde voorwaarden. Met betrekking tot dat laatste overweegt het hof als volgt.
Legt het publiek een verband?
7. Voorwaarde voor de vaststelling van een inbreuk op grond van artikel 2.20 lid 1, onder c. BVIE is dat het relevante publiek een verband legt tussen merk en teken, in die zin dat het teken het (oudere) merk in gedachten oproept. Eerst indien bedoeld verband wordt gelegd kan immers tot de conclusie worden gekomen dat door het gebruik van het teken door de beweerd inbreukmaker voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Of het relevante publiek een verband legt, dient globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Tot deze omstandigheden behoren de mate van overeenstemming van de conflicterende merken, de aard van de waren of diensten waarvoor de conflicterende merken zijn ingeschreven, daaronder begrepen de mate waarin deze waren of diensten gerelateerd zijn dan wel onderling verschillen, alsmede het relevante publiek, de mate van bekendheid van het oudere merk, de mate van intrinsiek dan wel door gebruik verkregen onderscheidend vermogen van het oudere merk en het bestaan van verwarringsgevaar bij het publiek (zie: HvJEU 23 oktober 2003, IER 2004, 13, Adidas/Fitnessworld en HvJEU 27 november 2008, NJ 2009, 575, Intel/Intelmark). In laatstgenoemd arrest overwoog het HvJEU nader dat de vaststelling dat de conflicterende merken gelijk zijn zonder meer niet voldoende is voor de conclusie dat er tussen deze merken een verband bestaat. Het is immers mogelijk dat de conflicterende merken zijn ingeschreven voor waren of diensten zonder dat er een overlapping van het relevante publiek is. Niet valt uit te sluiten dat het doelpubliek van de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven en bekendheid geniet, totaal onderscheiden is van het doelpubliek van de waren of diensten waarvoor het jongere merk is ingeschreven, en dat het oudere merk, ook al is dat bekend, bij het doelpubliek van het jongere merk onbekend is. In een dergelijk geval is het mogelijk dat het doelpubliek van elk van deze merken nooit in aanraking komt met het andere merk, zodat het geen verband tussen deze merken zal leggen. Ook indien het doelpubliek van de waren of diensten waarvoor de conflicterende merken zijn ingeschreven, hetzelfde of tot op zekere hoogte overlappend is, kunnen deze waren of diensten bovendien in die mate onderling verschillen dat het jongere merk onmogelijk het oudere merk bij het relevante publiek in gedachten kan oproepen. Dat kan dan weer anders zijn wanneer de bekendheid van het merk verder reikt dan het doelpubliek van de waren of diensten waarvoor deze merken zijn ingeschreven, aldus het HvJEU.
Met betrekking tot de in aanmerking te nemen omstandigheden overweegt het hof als volgt.
7.1. De rechtbank heeft vastgesteld dat overeenstemming bestaat tussen de tekens 'bulldog' en 'buldog' enerzijds en het merk The Bulldog anderzijds. [geïntimeerde] heeft dat in eerste aanleg betwist. Gelet op de devolutieve werking van het hoger beroep dient ook het hof daarover een oordeel te geven. Het hof is op gelijke gronden als de rechtbank van oordeel dat sprake is van overeenstemming. Ook het hof acht de toevoeging 'The', gelet op de betekenis daarvan als lidwoord, niet wezenlijk. Wat betreft het teken buldog deelt het hof voorts het oordeel van de rechtbank dat het ontbreken van een tweede 'l' van ondergeschikte betekenis is, gelet op de alsdan nog steeds bestaande grote mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming. [geïntimeerde] heeft in hoger beroep niets aangevoerd wat tot een andere conclusie zou kunnen leiden.
7.2. Zoals het hof hiervoor, onder 5.2 heeft geconstateerd, is uitgangspunt dat de door [geïntimeerde] enerzijds en [appellant] anderzijds aangeboden waren diensten niet soortgelijk zijn. Het hof is voorts, anders dan [appellant], van oordeel dat het publiek waarvoor de door partijen aangeboden waren en diensten bestemd zijn - en wat [appellant] betreft: bij wie zijn merk bekendheid geniet - (de doelgroep) niet hetzelfde is. Waar [appellant] softdrugs in een coffeeshop aanbiedt, met name aan het in softdrugs geïnteresseerde publiek dat van plan is Amsterdam te bezoeken, biedt [geïntimeerde] links naar pornosites aan. De omstandigheid dat partijen beide gebruik maken van internet maakt dat niet anders.
7.3. De precieze mate van bekendheid van het merk The Bulldog voor waren en diensten te leveren vanuit coffeeshops (bij het publiek dat geïnteresseerd is in softdrugs) is zonder onderzoek moeilijk vast te stellen. Het hof gaat er evenwel veronderstellenderwijs vanuit dat het merk bij het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren en diensten bestemd zijn een grote mate van bekendheid geniet, zoals [appellant] betoogt. Dat de merken in zoverre ook buiten die specifieke doelgroep bekend zijn is niet komen vast te staan (zie rov. 6.4).
7.4. In het kader van de mate van onderscheidend vermogen van het merk is niet alleen van belang of en in hoeverre het merk beschrijvend is voor de aangeboden waren en diensten (dat is het in dit geval niet), maar ook de mate waarin met dat merk overeenstemmende tekens voor soortgelijke of andersoortige waren en diensten worden gebruikt, met andere woorden: de 'uniciteit' van het teken. Daarbij kan een van oorsprong uniek merk zijn 'verwaterd' (vgl. HR 3 februari 2012, NJ 2012, 92 inzake [appellant]/Redbull).
[geïntimeerde] heeft zich er in dit verband op beroepen dat zowel het woordmerk 'bulldog', als een illustratie van een bulldog zoals door [appellant] als beeldmerk is gedeponeerd, veelvuldig wordt gebruikt voor allerhande waren en diensten. Daarbij wijst [geïntimeerde] erop dat de illustratie in allerlei varianten op internet te vinden is als 'clipart'. Hij heeft van zowel het gebruik van 'bulldog' als woordmerk, als van het gebruik als clipart voorbeelden overgelegd. Ter verklaring van dit gebruik stelt [geïntimeerde] dat de afbeelding van een buldog van het soort als door [appellant] gebruikt geënt is op een stripfiguur die in 1940 door Walt Disney is ontworpen. Ook hiervan heeft hij bewijs overgelegd. [appellant] heeft een en ander niet weersproken. Gelet hierop neemt het hof als vaststaand aan dat zowel het teken bulldog, als een illustratie van het soort zoals door [appellant] als beeldmerk gedeponeerd veelvuldig worden gebruikt voor allerhande waren en diensten en dat beide derhalve een geringe mate van uniciteit (en in zoverre onderscheidend vermogen) genieten.
7.5. De overeenstemming tussen merk en teken en de (veronderstelde grote mate van) bekendheid van het merk bij het publiek waarvoor de door [appellant] onder dat merk in coffeeshops aangeboden waren en diensten bestemd zijn enerzijds afwegend tegen de niet-soortgelijkheid van de door [appellant] onderscheidelijk [geïntimeerde] aangeboden waren en diensten, het verschil in doelgroep en de geringe mate van uniciteit van het merk anderzijds, is het hof van oordeel dat niet kan worden geconcludeerd dat het publiek dat kennisneemt van het door [geïntimeerde] gebruikte teken een verband zal leggen met de merken van [appellant].
Ongerechtvaardigd voordeel/afbreuk?
8. Gelet op het voorgaande is niet voldaan aan het, voor de vaststelling van een inbreuk op grond van artikel 2.20 lid 1 onder c. BVIE vereiste, verband. Die conclusie brengt mee dat het hof niet toekomt aan de vraag of [geïntimeerde] door het gebruik van het teken bulldog of buldog ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk van [appellant]. Of, anders gezegd: met het ontbreken van dat verband is gegeven dat dat niet het geval is. Ten overvloede overweegt het hof nog als volgt.
8.1. Voor de conclusie dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk is de intentie van de vermeend inbreukmaker van belang (HvJEU 18 juni 2009, NJ 2009, 576, L'Oréal/Bellure). Ook voor de beoordeling van de daarna eventueel nog te beoordelen vraag of de vermeend inbreukmaker een geldige reden had voor het gebruik zijn diens intenties van belang.
8.2. [appellant] stelt dat [geïntimeerde] bij de registratie van de domeinnamen te kwader trouw is geweest en heeft willen aanhaken bij de bekendheid van het merk The Bulldog. Hij baseert die stelling in het bijzonder op het gebruik van een aan zijn beeldmerk identiek logo en een tekst beginnend met "The Buldog" op de website van [geïntimeerde], zoals afgebeeld in rov. 2.5 hiervoor, in 2003/2004. Hij stelt dat vanwege dit gebruik (retrospectief) moet worden geoordeeld dat [geïntimeerde] heeft willen aanhaken (vgl. CvD/CvR 18 en 42-43).
8.3. [geïntimeerde] heeft dat betwist. Met betrekking tot de keuze voor de woorden 'bulldog' en 'buldog' heeft hij verklaard dat hij een generieke naam wilde, die niet direct verwijst naar porno en gemakkelijk te onthouden is door een internationaal publiek. Anderzijds wordt de term 'bulldog' impliciet wel gekoppeld aan de sexindustrie, aldus [geïntimeerde] (CvR/CvA 65). Ter onderbouwing van deze stelling heeft [geïntimeerde] een groot aantal screenprints overgelegd waaruit dat laatste blijkt (productie 19). [appellant] heeft dit niet betwist. Zoals het hof hiervoor, onder 7.4 heeft overwogen, heeft [appellant] evenmin betwist dat zowel het woord 'bulldog', als op zijn beeldmerk gelijkende illustraties veelvuldig worden gebruikt en dat genoemde illustraties als clipart op internet te vinden zijn. Hij heeft daarbij erkend dat een aantal van de door [geïntimeerde] overgelegde afbeeldingen afkomstig is van [appellant] (CvD/CvR 83). In dit licht bezien is de stelling van [geïntimeerde] dat hij de in 2003 op zijn website geplaatste afbeelding als clipart van internet heeft gehaald niet onaannemelijk.
Gelet hierop staat voor het hof geenszins vast dat [geïntimeerde] bij de registratie van de domeinnamen of later, bij de wijze van gebruik van zijn websites en/of het deponeren van zijn merken heeft willen aanhaken bij de bekendheid van het merken The Bulldog van [appellant]. Het gebruik van het Engelse lidwoord "The" is zo weinig onderscheidend dat daaruit geen andere conclusie volgt.
8.4. Wat betreft de stelling dat [geïntimeerde] heeft willen aanhaken bij de bekendheid van het merk The Bulldog ligt de bewijslast bij [appellant]. Deze heeft echter geen bewijs van bedoelde stelling aangeboden.
8.5. Om de redenen genoemd in rov. 7.5 acht het hof evenmin aannemelijk dat door het gebruik van het teken bul(l)dog afbreuk is of wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk van [appellant] voor zover gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten geleverd vanuit coffeeshops. Ook op dit punt heeft [appellant] geen bewijsaanbod gedaan.
Geldige reden?
9. De vraag of [geïntimeerde] een geldige reden had en of het vonnis waarvan beroep op dit punt juist is behoeft gelet op het voorgaande geen beoordeling. Volledigheidshalve wijst het hof erop dat in de hiervoor onder 7.4 genoemde zaak [appellant]/Redbull door de Hoge Raad prejudiciële vragen zijn gesteld over de communautaire betekenis van dat begrip.
Nietigheid van de merkrechten van [geïntimeerde]?
10. Gelet op het voorgaande kan de vordering tot nietigverklaring van de merkrechten van [geïntimeerde] wegens rangorde niet slagen. De gronden daarvoor zijn immers dezelfde als de inbreukgronden (artikel 2.28 lid 3, onder a. jo. artikel 2.3 BVIE).
Slotoverwegingen
11. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de grieven in het principale beroep niet tot vernietiging kunnen leiden, dat het vonnis waarvan beroep moet worden bekrachtigd en dat de in hoger beroep ingestelde vorderingen moeten worden afgewezen. Bij die stand van zaken kan in het midden blijven of, c.q. hoe lang [appellant] gebruik van de tekens 'bulldog' en 'buldog' heeft gedoogd en of sprake is van rechtsverwerking. Evenzo kan in het midden blijven of [geïntimeerde] is benadeeld door de proceshouding van [appellant]. Bij afzonderlijke bespreking van de in het incidentele beroep voorwaardelijk opgeworpen grief heeft [geïntimeerde] geen belang.
12. [appellant] zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van zowel het principale, als het incidentele beroep, te begroten op de voet van artikel 1019h Rv. [geïntimeerde] heeft zijn kosten begroot op € 19.043,01 inclusief BTW. [appellant] maakt daartegen bezwaar voor zover bij dit bedrag BTW is inbegrepen. Hij stelt dat de BTW door Netcom Service als BTW-plichtige onderneming kan worden verrekend.
Nu [geïntimeerde] de procedure is begonnen en heeft gevoerd 'handelend onder de naam Netcom Service', acht het hof aannemelijk dat hij de gemaakte proceskosten als ondernemer betaalt. Het hof zal de proceskosten dan ook begroten op een bedrag van
€ 15.470,62. [geïntimeerde] heeft geen uitvoerbaar bij voorraad-verklaring gevorderd.
Beslissing
Het hof:
in het principale en het incidentele beroep:
bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;
in het principale beroep:
wijst de in hoger beroep door [appellant] ingestelde vorderingen af;
in het principale en het incidentele beroep:
veroordeelt [appellant] in de kosten van het principale en incidentele beroep, aan de zijde van [geïntimeerde] begroot op € 15.470,62.
Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, T.H. Tanja-van den Broek en
S.J. Schaafsma en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 2 oktober 2012 in aanwezigheid van de griffier.