ECLI:NL:GHSHE:2023:361

Uitspraak

GERECHTSHOF ’s-HERTOGENBOSCH

Team Handelsrecht

zaaknummer 200.278.574/01

arrest van 31 januari 2023

in de zaak van

[appellant],

wonende te [woonplaats] ,

appellant in principaal hoger beroep,

geïntimeerde in incidenteel hoger beroep,

hierna aan te duiden als [appellant] ,

advocaat: mr. M. Straus te Amsterdam,

tegen

Unipak B.V.,

Statutair gevestigd te [vestigingsplaats] , kantoorhoudende te [kantoorplaats] ,

geïntimeerde in principaal hoger beroep,

appellante in incidenteel hoger beroep,

hierna aan te duiden als Unipak,

advocaat: mr. Y.A.E. Vlassenroot te Haarlem,

op het bij exploot van dagvaarding van 18 mei 2020 ingeleide hoger beroep van het vonnis van 29 april 2020 (rolnummer 19-3563) in de verzetprocedure tegen het vonnis van 17 april 2019 (rolnummer 19-1617), door de kantonrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Middelburg, gewezen tussen [appellant] als oorspronkelijk gedaagde, eiser in het verzet (opposant) en Unipak als oorspronkelijk eiseres, gedaagde in het verzet (geopposeerde).

1.Het geding in eerste aanleg (zaak-/rolnummer 7998222/ 19-3565)

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar voormeld vonnis van 29 april 2020.

2.Het geding in hoger beroep

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding in hoger beroep met eiswijziging;
de memorie van grieven;
de akte overlegging producties bij memorie van grieven;
de memorie van antwoord, tevens memorie van grieven in incidenteel hoger beroep met producties en eiswijziging;
de memorie van antwoord in incidenteel hoger beroep met eiswijziging;
de akte overlegging producties 46 tot en met 61 bij de memorie van antwoord in incidenteel hoger beroep;
de akte rectificatie overlegging producties met productie 46;
de op 30 maart 2022 gehouden mondelinge behandeling, waarbij beide partijen spreekaantekeningen hebben overgelegd;
de op 10 maart 2022 toegezonden en op de mondelinge behandeling bij akte in het geding gebrachte eiswijziging en producties 62 tot en met 67 van [appellant] ;
de op 14 maart 2022 toegezonden en op de mondelinge behandeling bij akte in het geding gebrachte productie 67 van Unipak;
het op de mondelinge behandeling door [appellant] gedane verzoek om de procedure aan te houden totdat op het verzoek tot herroeping van de uitspraak van 29 augustus 2019 van dit hof (hierna: de ontslagbeschikking) in de arbeidszaak met procedurenummer 200.256.631/01 (hierna: de arbeidszaak) zal zijn beslist.

Het hof heeft daarna een datum voor arrest bepaald. Het hof doet recht op bovenvermelde stukken en de stukken van de eerste aanleg.

3.De beoordeling

in principaal en incidenteel hoger beroep

3.1.

In rechtsoverweging 2.1 tot en met 2.19 heeft de kantonrechter vastgesteld van welke feiten in dit geschil wordt uitgegaan. Met grief 1 in principaal hoger beroep wordt 2.11 van deze vaststelling bestreden. Het hof zal dit feit hierna in 3.1.5. gewijzigd weergeven naar aanleiding van deze grief. Voorts staan nog enkele feiten als voldoende gesteld en niet (voldoende) betwist vast. In dit hoger beroep kan worden uitgegaan van de volgende feiten.

3.1.1.

[appellant] trad op 1 februari 2012 voor bepaalde tijd in dienst van Unipak. Vanaf 1 juni

2013 gold een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Op 12 augustus 2013 is die

overeenkomst gewijzigd. De laatste functie van [appellant] was die van directeur verkoop, tevens

verpakkingsadviseur, voor 40 uur per week met een salaris van € 7.970 bruto per maand

exclusief 8% vakantiegeld.

3.1.2.

In de arbeidsovereenkomst zijn onder meer de volgende bedingen opgenomen:

“
Artikel 13 –Geheimhouding[hierna te noemen: geheimhoudingsbeding]

13.1

Werknemer verplicht zich zowel tijdens als ook na het einde van zijn dienstverband met Werkgever geheimhouding te betrachten van alle gegevens omtrent Werkgeer en de aan Werkgever gelieerde ondernemingen (waaronder gegevens omtrent hun medewerkers, hun bestuurders, hun producten, hun bedrijfsmiddelen, hun werkwijzen, hun technieken, hun afnemers, hun klanten en hun overige relaties), behoudens die gegevens welke duidelijk niet van vertrouwelijke aard zijn of welke Werknemer aantoonbaar ook zonder arbeidsovereenkomst met Werkgever zou hebben gekend.

(…)

Artikel 14 –Verbod op nevenactiviteiten[hierna te noemen: nevenactiviteitenbeding]

14.1

Het is Werknemer verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Werkgever gedurende de looptijd van zijn arbeidsovereenkomst met Werkgever, direct of indirect, hetzij tegen vergoeding hetzij om niet, in welke vorm dan ook, werkzaamheden te verrichten voor of (financieel) betrokken te zijn bij een andere onderneming dan die van Werkgever en de daaraan gelieerde ondernemingen.

Tevens zal Werknemer gedurende de looptijd van zijn arbeidsovereenkomst met Werkgever niet als zelfstandige werkzaam zijn anders dan de inBijlageopgenomen klanten voor zover ze geen thermogevormde producten afnemen (hierna: ‘Eigen klanten’).

Artikel 15 –Concurrentiebeding[hierna te noemen: concurrentiebeding]

15.1

Het is Werknemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Werkgever verboden om gedurende zijn dienstverband, almede gedurende twee jaar na beëindiging daarvan, in Europa tegen vergoeding of om niet, voor derden of voor eigen rekening direct of indirect soortgelijke werkzaamheden en/of diensten te verrichten c.q. aan te bieden, zoals deze door Werknemer te eniger tijd gedurende zijn dienstverband en/of gedurende een periode van vijf jaren daaraan voorafgaande te eniger tijd zijn verricht, of om bij zodanige werkzaamheden of diensten enigerlei wijze betrokken te zijn.

(…)

15.3

Dit concurrentiebeding geldt niet voor de in bijlage dezes opgenomen Eigen Klanten tenzij deze klanten thermogevormde producten gaan afnemen dan wel ten aanzien hiervan activiteiten gaan verrichten dan wel Werknemer hieraan adviezen verstrekt in dit kader.

Artikel 16 –Relatiebeding[hierna te noemen: relatiebeding]

16.1

Het is Werknemer verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Werkgever gedurende zijn dienstverband, alsmede gedurende twee jaar na eindigen daarvan, zowel direct als indirect:

- voor eigen rekening, voor rekening van derden of anderszins werkzaam te zijn ten behoeve van (voormalige) cliënt(n) en/of relaties van Werkgever. Onder (voormalige) cliënt(n) en/of relatie van Werkgever dient in dit verband te worden verstaan (rechts)personen die op de datum van het eindigen van zijn dienstverband en/of gedurende een periode van vijf jaren daaraan voorafgaand te eniger tijd als cliënt(e) (en) toeleverancier/dealer of anderszins contact zijn (geweest).

- met vorenbedoelde (voormalige) cliënt(e) (en) en/of ondernemingen een zakelijke relatie aan te (doen) gaan, waarmee onder zakelijk onder andere wordt verstaan het tegen vergoeding of om niet, voor derden of voor eigen rekening direct of indirect soortgelijke werkzaamheden en/of diensten te verrichten c.q. aan te bieden, zoals deze door Werknemer te eniger tijd gedurende zijn dienstverband en/of door Werkgever gedurende zijn dienstverband en/of gedurende een periode van vijf jaren daaraan voorafgaand te eniger tijd zijn verricht, of om bij zodanige werkzaamheden met (voormalig) Werknemers van Werkgever en/of de aan haar gelieerde ondernemingen zakelijk samen te (doen) werken (…) of om bij zodanige werkzaamheden of diensten op enigerlei wijze betrokken te zijn. (…)

Werkgever geeft werknemer hierbij schriftelijk toestemming voor het (doen) aangaan van vorenbedoelde relatie met vorenbedoelde cliënt(e) en/of relatie(s) alsmede het vorenbedoelde (doen) samenwerken met vorenbedoelde Werknemers, indien en voor zover passend bij en gedurende zijn dienstverband.

16.2

Dit relatiebeding geldt niet voor de in bijlage deze opgenomen Eigen Klanten tenzij deze klanten thermogevormde producten gaan afnemen dan wel ten aanzien hiervan activiteiten gaan verrichten dan welk Werknemer hieraan adviezen verstrekt in dit kader.

Artikel 17 –Eigendomsbeding[hierna te noemen: eigendomsbeding]

17.1

Alle goederen die door Werkgever en/of aan haar gelieerde ondernemingen aan Werknemer ter beschikking zijn gesteld, zijn en blijven eigendom van Werkgever. Het is Werknemer verboden deze goederen voor andere doelen aan te wenden dan waarvoor deze door Werkgever ter beschikking zijn gesteld.

(…)

Artikel 18 –Intellectueel of industrieel eigendomsrecht[hierna te noemen: IE-beding]

18.1

Auteursrechten, intellectuele en/of industriële eigendomsrechten, voortvloeiend uit werkzaamheden en/of uitvindingen van Werknemer, verricht c.q. gedaan tijdens het bestaan van de dienstbetrekking, komen toe aan Werkgever, tenzij uitdrukkelijk anders is overeenkomen.

(…)

Artikel 20 –Boetebeding[hierna te noemen: boetebeding]

20.1

Bij overtreding door Werknemer van het in de artikelen 13 tot en met 19 vermeld zal Werknemer – voor zover vereist in afwijking van artikel 7:650 leden 3 en 5 BW – zonder nadere ingebrekestelling aan Werkgever een onmiddellijk opeisbare boete verbeuren gelijk aan € 5.000,- per overtreding en hetzelfde bedrag voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Werkgever in de plaats van de boete vergoeding van de werkelijk door haar geleden schade te vorderen en onverminderd het recht van Werkgever tot toepassing van ieder haar ten dienste staand rechtsmiddel, waaronder de vordering tot nakoming.”

3.1.3.

Unipak produceert vacuüm gevormde kunststof verpakkingen voor de

levensmiddelenindustrie. Zij heeft belang bij innovatie zodat verpakkingen kunnen worden

gemaakt uit bio-afbreekbaar materiaal zoals aardappelzetmeel. Zij gebruikte daarvoor als

grondstof Solanyl, een granulaat dat zij afnam van haar [leverancier] om dat te

verwerken tot bakjes door middel van thermovorming als alternatief voor plastic bakjes. De

rechten van [leverancier] op Solanyl zijn beschermd door een octrooi.

3.1.4.

Tot mei 2016 was [persoon A] (hierna: [persoon A] ) middellijk aandeelhouder van Unipak. Na een overname in mei 2016 werden de heren [persoon B] (hierna: [persoon B] ), [persoon C] (hierna: [persoon C] ) en [persoon D] (hierna: [persoon D] ) indirect aandeelhouder.

In de periode van 6 december 2014 tot 27 maart 2018 was [persoon E] (hierna: [persoon E] ) directeur van Unipak. Na de overname in 2016 werd Unipak tevens vertegenwoordigd door [persoon D] en vanaf 4 september 2018 was alleen nog [persoon B] directeur.

3.1.5.

In deze zaak speelt een rol de verwerking van Solanyl door thermovorming tot verpakkingsproducten, genaamd PullTic.

3.1.6.

Op 7 september 2014 nam [persoon F] (hierna: [persoon F] ) contact op met Unipak over mogelijke samenwerking. Hij was op zoek naar een Nederlands bedrijf dat voor hem kon produceren voor de Nederlandse markt. De samenwerking voor dat product is niet tot stand gekomen.

3.1.7.

In november 2015 heeft [appellant] [persoon F] op de hoogte gebracht van Unipaks ontwikkelingen op het gebied van Solanyl. In een e-mail van 7 november 2015 meldt [persoon F] daarover aan [appellant] : “
Je hebt me tijdens het gesprek wat getriggerd met het “nieuwe” bio plastic (…) [appellant][hof: [appellant] ]
, als het materiaal niet gestoord veel duurder is dan de materialen vandaag in gebruik, dan zie ik mogelijk grote biz. Ik zou zelfs bereid zijn (geheel vrijblijvend voorstel, even goede vrienden als het niet kan) om samen met jou/jullie het patent op te zetten en daarin gelijkwaardig mee te financieren zodat we als partners kunnen optrekken. (…) Indien deze soort van samenwerking niet de voorkeur heeft dan heb ik ook zeker interesse om markt afzet te zoeken (…)”

3.1.8.

Op 8 maart 2016 heeft [persoon G] van AOMB IP Consultants (hierna: de octrooigemachtigde), namens [persoon F] en [appellant] Nederlands octrooi aangevraagd teneinde de intellectuele eigendomsrechten van de toepassing van thermovorming van biomateriaal te beschermen (hierna te noemen: de octrooiaanvraag).

Eerder op 7 maart 2016 had de octrooigemachtigde aan [appellant] gevraagd informatie aan leveren voor onder meer het experimentele deel van deze aanvraag. In reactie daarop heeft [appellant] op 8 maart 2016 informatie aangeleverd en daarnaast onder meer het volgende gemaild: “
Applicant ± [persoon F] en ik ( [appellant] , [adres] [postcode] [plaats] ). Uitvinder mag ik zijn”.

Vervolgens heeft de octrooigemachtigde per e-mailbericht van 8 maart 2016 aan [appellant] en [persoon F] bevestigd dat de octrooiaanvraag is ingediend. In reactie daarop heeft [persoon F] aan de octrooigemachtigde en Cc aan [appellant] gemaild: “
Aangezien patent aanvrage op [appellant] en mij privé staat geen factuur naar Unipak (…)”

3.1.9.

Op de ontvangstbevestiging van de octrooiaanvraag staan als aanvragers vermeld: “
[persoon F]” en “
[appellant]”. Laatstgenoemde staat tevens als uitvinder vermeld.

3.1.10.

Op 31 maart, 1 en 3 april 2016 hebben [persoon F] en [appellant] over een naam gemaild en de naam PullTic afgestemd.

Op 29 maart 2016 heeft [persoon F] aan [appellant] per e-mail bericht:

“(…)
Alles wat we met het materiaal gaan thermovormen moet dan toch via ons samen als de licentiehouders verlopen? Sterker, dat zijn wij als gezamenlijke patenthouders naar elkaar verplicht. Zo ook zal ik niet 1 eind product van het materiaal kunnen aanbieden/verkopen zonder jouw toestemming.(…)”

Op 3 april 2016 heeft [appellant] aan [persoon F] per -email gevraagd of het een idee is om “ons product en Gravity tray samen te voegen”, waarop [persoon F] aan [appellant] op 4 april 2016 heeft geantwoord:

“(…)
Op t’ moment dat je beide concepten wil samenvoegen haal je dus binnen PullTic ook 2 extra partners binnen.(…)
De gedane investering is intussen al iets en dat zou jij bij moeten gaan storten(…)
Kortom, je moet je bewust zijn dan je aandeel dan in PullTic van 50% naar 25% zakt en we over alles niet met zn 2 moeten gaan overleggen (wat nu super goed gaat) maar je ineens met 4 moet gaan beslissen(…)
”.

3.1.11.

Op 6 april 2016 mailde [appellant] aan zichzelf een document genaamd “
structure pulltic”waarop [appellant] ( [appellant] ) en [persoon F] ( [persoon F] ) staan vermeld als patenthouders en waarin staat dat de exclusieve rechten in een “
Company [appellant] / [persoon F]” worden gebracht “
if serious order”. Bij Company [appellant] / [persoon F] staat “
Sales of Licences and products” en Unipak wordt apart vermeld met daarachter “
Exclusive Production”.

3.1.12.

Op 20 april 2016 stuurde de octrooigemachtigde een factuur voor verrichte werkzaamheden aan [persoon F] en [appellant] , waarop [appellant] aan [persoon F] vroeg een ‘invoice’ aan hem te sturen op het adres van zijn [eenmanszaak] . Op 12 mei 2016 heeft [persoon F] een factuur gestuurd van € 5.986,00 aan [eenmanszaak] met als onderwerp “50% participation PullTic Patent”. Vervolgens heeft [persoon F] op 19 mei 2016 onder meer bericht aan [appellant] “
Jouw deel in goede orde ontvangen”.

3.1.13.

Op 25 april 2016 heeft een bespreking plaatsgevonden tussen [appellant] en in elk geval [persoon E] en [persoon D] , waarbij [appellant] in elk geval heeft verteld dat hij bij de octrooiaanvraag betrokken is en daarop als uitvinder was vermeld [tussen partijen is in geschil of [persoon B] ook bij dit gesprek aanwezig was en of [appellant] heeft gemeld dat hij ook als aanvrager bij het octrooi betrokken was].

3.1.14.

Op 27 april 2016 heeft [persoon D] aan [persoon E] gemaild:

3.1.15.

Op 12 juni 2016 heeft [appellant] in een e-mail aan [persoon E] onder meer het volgende gemeld: “
We hebben [persoon F] dus na goed intern Unipak overleg op zijn eigen risico verder laten doen en alleen met hem besproken dat wij als Unipak het product graag voor hem zouden willen produceren, mocht [persoon F] eventueel daadwerkelijk het patent krijgen.(…) Als Unipak zijn wij als patentmatig en testmatig en dus ook de kosten daarvoor, bij mijn weten, niet betrokken. Mocht [persoon A][hof: [persoon A] ]
samen met [persoon F] wat anders hebben afgesproken dan is dat buiten mij om en kan ik je daar geen antwoord op geven.”.

3.1.16.

In een e-mailbericht van 11 juli 2016 heeft [persoon D] aan [persoon F] gemeld dat hij als nieuwe eigenaar van Unipak geen helder zicht heeft op welke wijze Unipak betrokken is bij de patent(aanvragen) en welke rol Unipak heeft in de verdere ontwikkeling en productie van verpakkingen onder het nieuwe patent. In de reactie daarop van [persoon F] valt onder meer te lezen: “
Unipak is namelijk op gener wijze betrokken bij onze patent aanvragen van GravityTray en PullTic . Over productie mogelijkheden van beiden projecten zijn/waren wij wel met [appellant] / Unipak in gesprek.”. [persoon D] reageerde op diezelfde dag: “
In reactie op onze emailwisseling en na verdere navraag bij Unipak , is me nu duidelijk hoe de contacten en samenwerking tussen TMI en Unipak zijn ontstaan en lopen. Wij staan hier positief tegenover en ondersteunen deze samenwerking volledig.”.

3.1.17.

[appellant] heeft op 16 februari 2017 aan het Belgisch Verpakkings Instituut bericht vanuit zijn eenmanszaak [eenmanszaak] , de factuur van het Belgisch Verpakkings Instituut van
€ 195,00, voor het testen van PullTic als verpakkingsmateriaal voor levensmiddelen te zullen voldoen.

3.1.18.

In een brief van 9 februari 2018 heeft [persoon F] aan Unipak bericht dat Unipak de naam PullTic voorlopig niet meer mocht gebruiken en geen PullTic product mocht aanbieden en/of produceren zolang geen licentiecontract tussen [persoon F] en Unipak was ondertekend. Dat licentiecontract is er niet gekomen.

3.1.19.

In de periode april – juli 2018 heeft [appellant] vijf maal een sample van PullTic ter beschikking gesteld, althans laten stellen aan (potentiële) klanten of relaties van Unipak.

3.1.20.

Op 5 juli 2018 heeft [persoon D] een aantal medewerkers van Unipak, onder wie [appellant] een e-mailbericht gestuurd met het onderwerp Solanyl/PullTic, waarin staat:

“
Tot nader order worden met ingang van heden al verkoopactiviteiten en productietesten voor producten in deze materialen stop gezet”.

3.1.21.

Op een uitdraai uit het BPP e-Register van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (hierna: Nederlands octrooiregister) inzake “
Patent details” van 24 augustus 2018 staan als “
Applicant/holder” vermeld: “
[appellant]” en “
[persoon F]”. [appellant] staat tevens als “
inventor” vermeld.

Uit deze uitdraai blijkt dat het nationale octrooi is verleend op 27 september 2017.

De internationale octrooiaanvraag loopt nog.

3.1.22.

Op 27 augustus 2018 heeft Unipak [appellant] op staande voet ontslagen. Zij heeft dit

bevestigd bij brief van 28 augustus 2018 en daarin een uitvoerige nadere toelichting gegeven

op de dringende redenen voor het ontslag. Kort weergegeven zijn de gronden van het ontslag

dat:

- [appellant] op eigen initiatief zonder toestemming van Unipak betrokken was en een eigen
belang had bij de octrooiaanvraag voor de verwerking van een bepaald bio-afbreekbaar materiaal (waaronder Solanyl) tot verpakkingen door thermovorming;

- hij dit bewust verzwegen heeft en daadwerkelijk mede op eigen naam de octrooiaanvraag

heeft ingediend;

- hij op eigen initiatief betrokken is geweest bij de ontwikkeling van de kennis om materialen

zoals Solanyl te verwerken tot producten onder meer onder de naam PullTic die door [appellant]

en zijn zakenpartner [persoon F] werd gebezigd;

- hij deze werkzaamheden heeft gedaan uit eigen belang, althans niet in het belang van

Unipak waarbij hij Unipak bewust heeft misleid en bedrogen;

- hij na 12 februari 2018 heeft gehandeld in strijd met de door Unipak gegeven redelijke

bevelen/opdrachten en eigendommen van Unipak (eindproducten) aan derden heeft verstuurd voor eigen gewin.

Ook staat in de brief dat de artikelen 13 tot en met 18 uit de arbeidsovereenkomst daarmee op zeer grove wijze zijn geschonden en dat een boete is verschuldigd op grond van artikel 20 uit de arbeidsovereenkomst.

3.1.23.

Daarop heeft [appellant] in rechte verzocht het ontslag te vernietigen, althans hem een transitievergoeding toe te kennen. Bij beschikking van 20 december 2018 heeft de kantonrechter te Bergen op Zoom deze verzoeken afgewezen op de grond dat - kort gezegd - alle gedragingen, zoals vermeld in de ontslagbrief van 28 augustus 2018, dringende redenen hebben opgeleverd voor het ontslag op staande voet en het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van [appellant] . In hoger beroep heeft het hof op 29 augustus 2019 in de ontslagbeschikking deze uitspraak van de kantonrechter bekrachtigd. In hoger beroep had [appellant] zijn verzoek gewijzigd door in plaats van herstel van de arbeidsovereenkomst toekenning van een billijke vergoeding te verlangen. In de ontslagbeschikking is dat verzoek afgewezen door het hof.

3.1.24.

Bij brief van 28 februari 2019 heeft Unipak [appellant] gesommeerd tot betaling van

€ 3.600.000 wegens contractuele boetes. [appellant] reageerde niet op deze sommatie.

Unipak liet op 26 februari 2019 en 1 maart 2019 met verlof van de voorzieningenrechter

conservatoir (derden)beslag leggen ten laste van [appellant] op zijn onverdeelde aandeel in zijn

woning en onder ING Bank N.V. en de Coöperatieve Rabobank U.A.

De procedure bij de kantonrechter

3.2.1.

Nadat in eerste aanleg alle vordering van Unipak bij verstekvonnis van 17 april 2019 waren toegewezen, heeft [appellant] verzet ingesteld dat de kantonrechter gedeeltelijk gegrond heeft verklaard. De kantonrechter heeft het verstrekvonnis vernietigd en bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis [appellant] geboden om met ingang van 17 april 2019 het geheimhoudingsbeding, concurrentiebeding, relatiebeding, en IE-beding volledig na te komen en hem verboden de huidige werkzaamheden strijdig met die bedingen uit te voeren, en derhalve zijn werkzaamheden ten aanzien van “de Spongy cups” dan wel aanverwante producten, in dienstverband of anderszins, direct of indirect, tegen vergoeding of om niet, of op welke wijze dan ook voort te zetten, een en ander tot 27 augustus 2020 (of zoveel later als volgt uit de bepalingen van de arbeidsovereenkomst) op verbeurte van een dwangsom van € 2.500 aan Unipak voor elke dag dat [appellant] vanaf 17 april 2019 na betekening van het (verstek)vonnis in strijd handelt of heeft gehandeld met dit bevel/verbod tot een maximum van € 75.000 is bereikt.

Daarnaast heeft de kantonrechter voor recht verklaard dat [appellant] is tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichtingen uit het verbod op nevenactiviteiten, het concurrentiebeding, relatiebeding, eigendomsbeding en IE-beding en [appellant] veroordeeld om aan Unipak € 400.000 te betalen wegens verbeurde boetes, vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 28 februari 2019 tot de dag der voldoening.

Tot slot is [appellant] veroordeeld in de proceskosten.

3.2.2.

De kantonrechter heeft daartoe samengevat overwogen dat [appellant] zes van de zeven boetes (van in totaal € 9.050.000) die Unipak ten grondslag heeft gelegd aan haar vorderingen heeft verbeurd (de eerste tot en met de vierde boete en de zesde en zevende boete). Vervolgens heeft de kantonrechter overwogen dat Unipak boetes heeft gevorderd voor overtreding van meerdere bedingen door dezelfde handelingen en dat naar het inzicht van Unipak zelf per dag geen aanspraak ontstaat tot meer dan € 5.000, ook als per dag meer dan één beding werd overtreden. De overtredingen zijn begaan in de periode 19 november 2015 tot 28 februari 2019, dat is 1195 dagen. Daardoor is onvoldoende onderbouwd dat Unipak aanspraak kan maken op een hogere boete dan € 5.975.000, aldus de kantonrechter.

Unipak heeft gesteld dat de schade als gevolg van overtreding van de bedingen globaal kan worden becijferd op € 3.600.000 en heeft de boete beperkt tot € 3.600.000.

Da kantonrechter heeft op grond van artikel 7:650 lid 6 BW de boete gematigd tot € 400.000, gelet op de omstandigheden van het geval, waaronder de aard van de overeenkomst, de inhoud en strekking van de bedingen, de verhouding tussen de werkelijke schade en de hoogte van de boete, de omstandigheden waaronder het beding is ingeroepen en de hoedanigheid van partijen. De kantonrechter heeft daartoe samengevat het volgende overwogen. Het boetebeding fungeert als prikkel tot nakoming van de bedingen en fixeert aan de andere kant de schadevergoeding bij toerekenbare tekortkoming in de nakoming ervan. Het beding kan tot onevenredige boetes leiden en doet dat in dit geval doordat het bedrag per overtreding ook geldt voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Het beding is daarmee een zeer forse afwijking ten nadele van de werknemer van de wettelijke regeling dat binnen een week geen hoger bedrag aan boetes mag worden opgelegd dat zijn in geld vastgesteld loon voor een halve dag. [appellant] had moeten begrijpen dat Unipak er groot belang bij had te voorkomen dat [appellant] haar concurrentie aandoet, zakelijke relaties aangaat met haar relaties, haar eigendommen aanwendt voor andere doeleinden dan waarvoor zij ter beschikking zijn gesteld en inbreuk wordt gemaakt op haar intellectuele eigendomsrechten.

Unipak schiet tekort in ook maar het begin van onderbouwing dat de schade meer bedraagt dan afgerond € 400.000. [appellant] heeft diverse bedingen langdurig en bij herhaling overtreden en Unipak misleid en geen open kaart gespeeld zoals vaststaat met de ontslagbeschikking.

Ook is aannemelijk dat hij Unipak heeft benadeeld om er zelf beter van te worden. Dat [appellant] in dat laatste is geslaagd door winst van betekenis te behalen is niet voldoende gesteld of gebleken. [appellant] heeft zeer onbehoorlijk gehandeld, maar zichzelf ook flink in de vingers gesneden doordat hij is ontslagen op 55-jarige leeftijd en werd geconfronteerd met forse claims en beslagen op zijn woning en bankrekeningen.

De procedure in hoger beroep

3.3.1.

[appellant] heeft in hoger beroep geconcludeerd tot vernietiging van het bestreden vonnis en in de appeldagvaarding - samengevat - gevorderd om bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren arrest:

Primair:

Unipak niet-ontvankelijk te verklaren in haar vorderingen, althans deze af te wijzen en de uitvoerbaar bij voorraad verklaring van het bestreden vonnis te schorsen;

te verklaren voor recht dat het IE-beding geen verbodsbepaling inhoudt;

te verklaren voor recht dat [appellant] geen werkzaamheden ter zake van Spongy Cups uitoefent, dan wel heeft uitgeoefend;

te verklaren voor recht dat [appellant] geen bestellingen heeft geplaatst of opdracht heeft gegeven tot productie en versturen van product samples en dat het versturen van samples geen inbreuk vormt op het eigendomsbeding;

te verklaren voor recht dat [appellant] niet toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van het concurrentiebeding, nevenactiviteitenbeding, geheimhoudingsbeding, eigendomsbeding en/of IE-beding.

Subsidiair:

Voor zover [appellant] (een) boete(s) verschuldigd mocht zijn, dit bedrag te matigen tot € 0 althans € 10.000;

in beide gevallen met veroordeling van Unipak in de kosten van beide instanties.

3.3.2.

In incidenteel hoger beroep heeft Unipak geconcludeerd tot gedeeltelijke vernietiging van het bestreden vonnis en gevorderd [appellant] te veroordelen tot betaling aan Unipak van het door Unipak in het petitum onder punt 3 en 4 van de inleidende dagvaarding in eerste aanleg gevorderde, in ieder geval tot een bedrag van € 750.000 (of zoveel meer als het hof in goede justitie vermeent te behoren), wegens verbeurde boetes dan wel schadevergoeding, vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 28 februari 2019 tot de dag der algehele voldoening met veroordeling van [appellant] in de proceskosten van het incidenteel appel.

[appellant] heeft bezwaar gemaakt tegen deze eiswijziging.

3.3.3.

[appellant] heeft in incidenteel hoger beroep geconcludeerd tot afwijzing van het gevorderde, althans matiging van de boete tot € 25.000, althans € 50,000 met veroordeling van Unipak in de kosten van het geding.

Bij eiswijziging heeft [appellant] in incidenteel hoger beroep gevorderd Unipak te bevelen de gelegde conservatoire beslagen op te heffen onder last van de verbeurte van een dwangsom indien het hof mocht besluiten tot het toekennen van een boete.

3.3.4.

Op de mondelinge behandeling in hoger beroep heeft [appellant] zijn eis in principaal hoger beroep aangevuld met de extra primaire vordering om voor recht te verklaren dat Unipak in strijd met de zorgvuldigheid die het maatschappelijk verkeer betaamt heeft gehandeld en uit dien hoofde aansprakelijk is voor de door [appellant] geleden schade, nader op te maken bij staat.

Unipak heeft tegen deze eiswijziging bezwaar gemaakt als zijnde een ontoelaatbare uitbreiding van het partijdebat.

3.3.5.

Het hof oordeelt ten aanzien van de vorderingen in principaal hoger beroep als volgt. [appellant] was in eerste aanleg gedaagde en heeft toen geen reconventionele vordering ingesteld. De voor het eerst in hoger beroep bij dagvaarding ingestelde vorderingen b tot en met e, de bij memorie van antwoord in incidenteel hoger beroep door [appellant] ingediende vordering tot opheffing van beslagen en de ter zitting aangevulde vordering op grond van onrechtmatige daad, zijn daarom op grond van art. 353 lid 1 Rv niet toewijsbaar (zie ook HR 14 februari 2020, ECLI:NL:HR:2020:261). Anders dan [appellant] betoogt, valt de vordering van [appellant] uit de verzet-dagvaarding om te worden ontheven van de veroordeling uit het verstekvonnis niet aan te merken als een eis in reconventie als bedoeld in 136 Rv. Het beroep op matiging van de vordering van Unipak valt evenmin aan te merken als eis in reconventie en betreft een verweer tegen de eis van Unipak. Het hof [appellant] dan ook niet-ontvankelijk verklaren in voornoemde vorderingen.

Daar komt nog bij dat de eiswijzigingen die zijn ingesteld met de memorie van antwoord in incidenteel hoger beroep en op de mondelinge behandeling, in strijd zijn met de twee-conclusie-regel op grond waarvan een vordering in het eerste processtuk (de memorie van grieven voor appellant dan wel memorie van antwoord voor geïntimeerde) moet worden ingediend en dat Unipak op de zitting bezwaar heeft gemaakt. Ook daarom wijst het hof deze vorderingen van [appellant] af.

Ten aanzien van de vordering van [appellant] in principaal appel onder a, tot schorsing van de uitvoerbaar bij voorraad verklaring van het bestreden vonnis, heeft Unipak tijdens de mondelinge behandeling opgemerkt het bestreden vonnis niet ten uitvoer te leggen en de beslagen niet te executeren totdat het hof zal hebben beslist. Met dit eindarrest beslist het hof op het door partijen ingesteld principaal en incidenteel hoger beroep. Daarmee heeft [appellant] geen belang meer bij beoordeling van zijn incidentele vordering. Het hof zal deze vordering dan ook afwijzen.

3.3.6.

In incidenteel hoger beroep begrijpt het hof de vordering van Unipak zo dat Unipak primair € 3.600.000, althans subsidiair € 750.000 vordert wegens verbeurde boetes en primair € 3.600.000, althans subsidiair € 750.000 wegens schade, althans deze schade nader op te maken bij staat, onder aftrek van hetgeen is toegewezen aan verbeurde boetes. De eis betreft daarmee niet zozeer een eiswijziging, of vermeerdering, maar (enkel subsidiair) een eisvermindering. Omdat niet is toegelicht waarom door deze wijziging de procedure onredelijk wordt vertraagd dan wel de verdediging onredelijk wordt bemoeilijkt, acht het hof het bezwaar ongegrond. Het hof ziet ook geen aanleiding de eiswijziging ambtshalve buiten beschouwing te laten wegens strijd met de goede procesorde. Recht zal worden gedaan op de gewijzigde eis.

3.3.7.

Het hof is ambtshalve bekend dat op 26 januari 2023 het verzoek tot herroeping van de ontslagbeschikking is afgewezen (procedurenummer 200.256.631/03). Dit bekent dat [appellant] geen belang meer heeft bij een beslissing op zijn verzoek tot aanhouding van de onderhavige procedure.

Ook is het hof ambtshalve bekend dat Unipak bij uitspraak van 31 mei 2022 failliet is verklaard.

Behandeling van de grieven

3.4.

[appellant] heeft in principaal hoger beroep veertien grieven aangevoerd. Unipak heeft in incidenteel hoger beroep één grief aangevoerd. Het hof zal deze grieven hierna, en waar nodig gezamenlijk behandelen. Daaraan voorafgaand merkt het hof het volgende op.

Unipak heeft gesteld dat het hof aan de eerdere beslissingen van het hof in de ontslagbeschikking vastzit. In die procedure heeft het hof beoordeeld of er sprake is van een dringende reden als bedoeld in artikel 7:678 BW op grond waarvan [appellant] mocht worden ontslagen en in de ontslagbeschikking geoordeeld dat dit het geval is. Aan die beslissing zit het hof in de onderhavige procedure vast. Het hof heeft in de ontslagbeschikking echter niet beoordeeld of [appellant] is tekortgeschoten in de nakoming van de bedingen 13 tot en met 18 uit de arbeidsovereenkomst, zo ja welke boete als gevolg daarvan is verschuldigd en in hoeverre die boete dient te worden gematigd. Het staat het hof dus vrij om op deze grondslag, die afwijkt van de grondslag waarop is beslist in de ontslagbeschikking, te beslissen.

In de hierna te behandelen grieven komen de onderwerpen klachtplicht, al dan niet benodigde ingebrekestelling, combinatie van schade en boete en het argument dat [appellant] slechts heeft gehandeld in het belang van Unipak, regelmatig terug. Het hof zal daarop niet steeds bij elke grief opnieuw ingaan. Hetgeen het hof hierna over deze onderwerpen bij een bepaalde grief overweegt, geldt voor alle grieven waarin deze onderwerpen aan de orde zijn gesteld.

Voor zover [appellant] heeft beoogd in het gedeelte van de memorie van grieven dat voorafgaat aan de genummerde grieven op te komen tegen het bestreden vonnis, is voor het hof en gezien de inhoud van de memorie van antwoord ook voor Unipak onvoldoende kenbaar waaruit een eventueel bezwaar bestaat en tegen welk gedeelte van het vonnis wordt opgekomen. Het hof zal dus de genummerde grieven behandelen. Grief 1 is al bij de feiten behandeld.

Grief 2

3.5.

Deze grief betreft een verkeerde lezing van het kantonrechtervonnis. De kantonrechter heeft - anders dan in de grief betoogd - de producties wel degelijk toegelaten in die zin dat ze onderdeel uitmaken van het procesdossier. Dit blijkt ook uit de opsomming van de producties zoals opgenomen bij het verloop van de procedure in het bestreden vonnis. De kantonrechter heeft in rechtsoverweging 4.2 het verzoek om de inhoud van de producties als herhaald en ingelast te beschouwen afgewezen. Het in algemene zin verwijzen naar producties zonder daarop in te gaan en de rechter laten beoordelen om welke reden en op welk deel van de productie een beroep wordt gedaan, is ook naar het oordeel van het hof in strijd met de goede procesorde. Ook het hof zal producties alleen aan de hand van voor het hof en de wederpartij voldoende kenbare stellingen van partijen bij de beoordeling betrekken voor zover in deze stellingen voldoende kenbaar naar de productie is verwezen.

Grieft 2 slaagt niet.

Grieven 3, 4, 5 en 6 – uitleg artikel 20, afwijking van artikel 7:650 BW, de vervaltermijn artikel 7:686a en de klachtplicht

3.6.1.

Grief 6 komt op tegen het oordeel uit rechtsoverweging 5.7 van het bestreden vonnis dat voor de aanspraak op de contractuele boete niet de eis geldt dat de overtreding van de bedingen waarop de boete is gesteld verwijtbaar is aan [appellant] . [appellant] stelt dat een tekortkoming toerekenbaar moet zijn voordat een vergoeding is verschuldigd en dat verwijtbaarheid een bestanddeel is om de toerekenbaarheid in te vullen dan wel aan te nemen. Volgens [appellant] is pas een boete verschuldigd indien sprake is van verzuim, net zoals het geval is bij schadevergoeding. Omdat er geen ingebrekestelling is verzonden is er geen sprake van verzuim, aldus [appellant] . Daarbij dient Unipak volgens [appellant] het bestaan en de omvang van de schade te hebben aangetoond, hetgeen zij heeft nagelaten.

Verder dient volgens [appellant] te worden getoetst of is voldaan aan de klachtplicht en heeft Unipak, door lang te wachten met het kenbaar maken van haar vordering die is gebaseerd op de boetes, haar rechten verwerkt, althans is de vordering verjaard. Dat het ontslag op staande voet onverwijld is gegeven, maakt niet dat tijdig aanspraak is gemaakt op de contractuele boetes, aldus [appellant] .

Met betrekking tot overtreding van het IE-beding merkt [appellant] op dat dit beding in geval van een octrooi(aanvraag) pas wordt overtreden bij de toekenning van het octrooi. Van overtreding is geen sprake volgens [appellant] omdat die toekenning plaatsvond nadat [appellant] een akte tot overdracht, die nodig is om de registratie van het octrooi aan te passen, had ondertekend.

3.6.2.

Het hof oordeelt als volgt. De grondslag waarop de vordering van Unipak tot betaling is gebaseerd, is artikel 20 van de arbeidsovereenkomst. Het hof legt dat artikel (en ook de overige in dit arrest uit te leggen artikelen uit de arbeidsovereenkomst) uit op grond van het Haviltex criterium. Dat partijen hebben gesproken over deze artikelen bij totstandkoming van de arbeidsovereenkomst hebben partijen in hun processtukken niet gesteld, zodat het hof in antwoord op de vraag wat partijen redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten met name rekening zal houden met de in de arbeidsovereenkomst opgenomen tekst. In artikel 20 staat dat bij overtreding van de artikelen 13 tot en met 19 de werknemer zonder nadere ingebrekestelling een onmiddellijk opeisbare boete verbeurt. Verwijtbaarheid is gezien deze bepaling geen vereiste voor verschuldigdheid van de boete net zomin als het vaststaan van (de omvang van de) schade.

Indien een partij is tekortgeschoten in de nakoming van een voortdurende verplichting, kan deze weliswaar in de toekomst alsnog nog worden nagekomen, maar daarmee wordt de tekortkoming in het verleden niet ongedaan gemaakt en wat deze tekortkoming betreft is nakoming dan ook niet meer mogelijk. Voor het ontstaan van een verbintenis tot het vergoeden van schade die voortvloeit uit een tekortkoming in een voortdurende verplichting geldt dat geen verzuim vereist is omdat de nakoming in zoverre blijvend onmogelijk is. Ingevolge de artikelen 6:81 BW met 6:84 BW en 6:93 BW, is voor het vorderen van nakoming van het boetebeding evenmin een ingebrekestelling of aanmaning nodig HR 22-06-2007, ECLI:NL:HR:2007:BA4122 (Fisser/Tycho).

De bedingen uit de arbeidsovereenkomst waarvoor in artikel 20 de boetebepaling is opgenomen bevatten doorlopende verplichtingen. Dit betekent dat de boete uit artikel 20 is verschuldigd indien deze bedingen zijn overtreden, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist.

Ter zitting heeft [appellant] nog gesteld bij het sluiten van de overeenkomst bij [persoon A] te hebben aangegeven dat hij de boetes te hoog vond en dat [persoon A] daarop zou hebben gezegd dat in het Nederlands rechtssysteem toch eerst een waarschuwing wordt gegeven. Het hof gaat aan deze stelling voorbij omdat deze stelling niet eerder in de processtukken is aangevoerd en daarmee in strijd is met de twee-conclusie-regel. Daarbij strookt deze stelling niet met de stelling van [appellant] in onderdeel 386 van de memorie van grieven in incidenteel hoger beroep, dat partijen niet hebben onderhandeld over de hoogte van de boetes.

3.6.3.

Met grief 4 betoogt [appellant] dat het boetebeding niet voldoet aan de eisen uit artikel 7:650 lid 3 BW. Volgens [appellant] kan van de bepaling dat de boete niet tot voordeel van de werkgever mag strekken - bij werknemers die meer verdienen dan het minimum loon - worden afgeweken, maar alleen bij schriftelijk aangegane overeenkomst waarbij de bestemming van de boete nauwkeurig moet worden vermeld. Omdat het beding niet vermeldt dat de boete ten goede van de werkgever komt, is het nietig, aldus [appellant] .

Deze grief slaagt niet. het hof is met de kantonrechter van oordeel dat in het boetebeding voldoende duidelijk staat dat de boete wordt verbeurd (en daarmee ten goede komt) aan de werkgever (zijnde Unipak), zodat de bestemming duidelijk is vermeld.

Overigens merkt het hof op dat voornoemd vereiste uit artikel 7:650 lid 3 BW überhaupt niet geldt voor zover het gaat om overtreding van het concurrentiebeding als bedoeld in 7:653 BW (dat ziet op werkzaamheden na het einde van het dienstverband); zie ook Hoge Raad, 4 april 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF2844.

3.6.4.

Ten aanzien van het beroep op de klachtplicht uit grief 3 geldt het volgende. In de ontslagbeschikking is overwogen dat Unipak voortvarend heeft gehandeld door [appellant] na uitkomst van een in augustus 2018 ingesteld onderzoek, waaruit bleek dat [appellant] in eigen belang vanaf maart 2016 werkzaamheden heeft verricht in het kader van het project Solanyl/Pulltic, op 27 augustus 2018 te ontslaan. De overtredingen waarop de boetes zijn gebaseerd zijn daarmee bij Unipak (voor het eerst deels) bekend geworden in augustus 2018. [appellant] heeft weliswaar gesteld dat dit onderzoek reeds in juni 2018 was begonnen, maar daarmee niet voldoende onderbouwd dat de resultaten uit het onderzoek die ten grondslag zijn gelegd aan de boetes op dat moment ook al bekend waren. [appellant] heeft verder gesteld al eerder in het gesprek op 25 april 2016 te hebben gemeld dat hij als aanvrager op de octrooiaanvraag stond vermeld, maar heeft dat naar het oordeel van het hof onvoldoende onderbouwd. [persoon E] heeft weliswaar verklaard dat [appellant] in dat gesprek heeft gezegd dat hij (samen met iemand anders) patenthouder was, maar [persoon D] heeft verklaard dat [appellant] in dat gesprek heeft gezegd dat hij
betrokkenwas bij de aanvraag van een patent, en dat hij
als uitvinderdaarop vermeld was. Dit laatste strookt met de e-mail die [persoon D] twee dagen later op 27 april 2016 aan [persoon E] zond waarin onder meer staat:

“
Zou jij kunnen uitzoeken hoe het zit met de patentaanvraag voor de biologisch afbreekbare bakjes. Uitvinder is [appellant] , maar wie wordt eigenaar van het patent? Wie betaald de onderzoeks- en aanvraagkosten ?” Het hof acht, gelet op de inhoud van dit e-mailbericht van [persoon D] , niet aannemelijk dat [appellant] zou hebben vermeld dat hij aanvrager en/of houder was van het patent. Daarbij heeft [appellant] op 12 juni 2016, naar aanleiding van de op 9 juni 2016 door [persoon D] aan [persoon E] gestelde vraag aan te geven in hoeverre Unipak betrokken is geweest bij de ontwikkeling in aanloop naar de patentaanvraag, geantwoord dat Unipak patentmatig niet is betrokken (zie hiervoor in 3.1.14 en 3.1.15). Ook dit strookt niet met de stelling dat [appellant] daarvóór zou hebben vermeld aanvrager/houder te zijn van het patent. De getuigenverklaringen van [persoon F] en [appellant] zelf maken het voorgaande niet anders. [persoon F] was bij het gesprek op 25 april 2016 niet aanwezig. [appellant] heeft op de zitting in hoger beroep toegelicht dat hij op 25 april 2016 juist niet heeft vermeld dat hij als aanvrager op de octrooi aanvraag stond vermeld omdat die vermelding een fout betrof en hij ervan uitging dat die fout was hersteld, hetgeen niet strookt met de stelling dat hij op 25 april 2016 wel zou hebben gezegd dat hij als aanvrager stond vermeld. Het feit dat Unipak eind 2017 het octrooinummer kende en begin 2018 bij juridisch advies heeft ingewonnen over de vraag of [persoon F] kon worden onteigend of dat het octrooi ongeldig kon worden verklaard, zoals [appellant] ter zitting in hoger beroep heeft gesteld, impliceert naar het oordeel van het hof niet dat Unipak wist dat [appellant] als aanvrager/houder stond geregistreerd. Uit de brief van 28 februari 2019, waarin Unipak volgens [appellant] nakoming van de overdracht van het octrooi heeft gevorderd, blijkt niet dat Unipak al eerder dan ten tijde van het onderzoek in augustus 2018 wist dat [appellant] aanvrager/houder was van het octrooi en vervolgens (zijn deel van) het eigendom heeft overgedragen. Ook uit de in grief 13 onder nummer 354 genoemde e-mail van 10 januari 2018 leidt het hof niet af dat Unipak van meer op de hoogte was dan dat [appellant] als
uitvinderop de aanvraag stond vermeld. Uit de mededeling van [persoon D] dat hem nu duidelijk is hoe de contacten en samenwerking tussen het bedrijf van [persoon F] en Unipak zijn ontstaan en lopen in een e-mail van 11 juli 2016 aan [persoon F] blijkt dit evenmin. Vervolgens heeft Unipak in de brief van 28 augustus 2018 aan [appellant] medegedeeld welke overtredingen zijn geconstateerd en dat de bedingen 13 tot en met 18 zijn geschonden en dat een boete is verschuldigd op grond van artikel 20 (zie overweging 3.1.22). Met uitzondering van het via de persoonlijke website aanbieden van het product Spongy cups (de derde boete), zijn alle overtredingen waarvoor een boete is verbeurd in deze brief benoemd. Op welk moment Unipak bekend is geworden met de overtreding ter zake de Spongy cups heeft [appellant] niet gesteld zodat het beroep op de klachtplicht faalt.

Dat niet tijdig zou zijn geklaagd heeft [appellant] in het licht van het voorgaande ter zake alle overtredingen onvoldoende onderbouwd gesteld. Dat Unipak vervolgens zes maanden na de ontslagbrief van 28 augustus 2018 een vordering ter zake de in deze brief aangekondigde boetes heeft ingesteld, leidt evenmin tot verval van recht en acht het hof niet in strijd met de redelijkheid en billijkheid. Van verjaring is evenmin sprake.

3.6.5.

Met grief 5 betoogt [appellant] dat de vervaltermijn van twee maanden na datum ontslag uit artikel 7:686a lid 4 sub a BW, eveneens heeft te gelden voor de vordering van Unipak uit hoofde van wanprestatie, waarop de boetes die een gefixeerde schadevergoeding vormen, zijn gegrond, en dat de vordering van Unipak te laat is ingediend. Een ander oordeel zou volgens [appellant] tot het niet aanvaardbare resultaat leiden dat feiten die niet tot een schadevergoedingsplicht van de werknemer op grond van artikel 7:677 lid 3 BW leiden, de werknemer alsnog schadeplichtig maken op een andere rechtsgrond.

Grief 5 slaagt niet. Artikel 7:677 lid 3 BW bepaalt dat de vergoeding die een partij, die door opzet of schuld aan de wederpartij een dringende reden heeft gegeven om de arbeidsovereenkomst onverwijld op te zeggen, aan die wederpartij is verschuldigd indien de wederpartij van die bevoegdheid tot opzegging gebruik heeft gemaakt, gelijk is aan het bedrag van het in geld vastgestelde loon over de termijn dat de arbeidsovereenkomst bij regelmatige opzegging had behoren voort te duren. De vergoeding uit artikel 7:677 BW ziet daarmee op de schade die het direct gevolg is van het ontslag op staande voet, dus is ontstaan als gevolg van het feit dat de werkgever per direct zonder werknemer is komen te zitten en niet de periode van de opzegtermijn heeft gehad om een vervanger te vinden voor het uitoefenen van de werkzaamheden. Dit is niet de boete, althans schade die Unipak vordert in de onderhavige procedure. De boete, althans schade die Unipak vordert in de onderhavige procedure, is het gevolg van het overtreden van de bedingen uit de arbeidsovereenkomst. Deze vordering valt niet onder artikel 7:686a lid 4 sub a BW.

3.6.6.

Voor zover [appellant] een beroep doet op overmacht, heeft hij (ook in de overige grieven) onvoldoende onderbouwd ten aanzien van welke overtreding(en) om welke redenen daarvan sprake is. Voor zover [appellant] heeft bedoeld dat hij toestemming had gekregen van [persoon A] gaat het hof daaraan voorbij op grond van hetgeen hierna wordt overwogen in onderdeel 3.7.3.

De stelling van [appellant] dat het IE-beding niet eerder dan bij toekenning van een octrooi kan zijn overtreden zal het hof hierna behandelen bij grief 13.

Grief 13 – zevende boete, overtreding artikel 18 (IE-beding)

3.7.1.

Volgens [appellant] is het IE-beding niet overtreden om de volgende redenen.

De rechtbank is buiten de rechtsstrijd getreden met het oordeel dat [appellant] met [persoon F] een octrooi heeft aangevraagd voor een product dat door ( [appellant] tijdens werkzaamheden voor) Unipak was ontwikkeld zodat deze rechten toekwamen aan Unipak. Daarbij kan alleen de rechtbank Den Haag een dergelijk oordeel vellen en alleen na onderzoek of binnen Unipak zulke activiteiten zijn uitgeoefend dat een nieuw product is ontstaan. PullTic is niet nieuw want de techniek van het thermovormen bij lagere temperaturen bestond reeds en het toevoegen van vezels is ook niet nieuw. Er is dus geen sprake van een uitvinding. [appellant] heeft geen werkzaamheden verricht waaruit intellectuele eigendomsrechten voortvloeien. Het vermeld worden als uitvinder, testen en productie draaien is daartoe onvoldoende.

Met een aanvraag wordt geen inbreuk op artikel 18 gepleegd omdat daarmee nog geen sprake is van een intellectueel eigendomsrecht als bedoeld in dat artikel.

Verder stelt [appellant] dat [persoon A] wilde dat [appellant] als uitvinder op het octrooi zou worden genoemd om de positie van Unipak te waarborgen.

3.7.2.

Het hof legt artikel 18 uit binnen de context van de gehele arbeidsovereenkomst en daarmee ook in samenhang met artikel 20. In artikel 20 staat dat een boete wordt verbeurd bij overtreding door werknemer van – onder meer – artikel 18. Daarmee dient artikel 18 naar het oordeel van het hof te worden gelezen als een verbodsbepaling, net als de overige in artikel 20 genoemde artikelen. Dat betekent dat een boete wordt verbeurd indien de werknemer ervoor zorgt dat een IE-recht, voortvloeiend uit werkzaamheden en/of uitvindingen van de werknemer tijdens het bestaan van de dienstbetrekking, niet toekomt aan de werkgever.

Voor de beoordeling of daarvan in dit geval sprake is, stelt het hof allereerst vast dat een Nederlands octrooi is geregistreerd voor PullTic op 27 september 2017 en dat (het bedrijf van) [persoon F] op basis daarvan overleg heeft gehad met Unipak over de kosten van een licentie en omdat zij daar niet uitkwamen Unipak uiteindelijk is gestopt met PullTic producten in de markt aan te (willen) bieden of produceren (zie bij de feiten onder 3.1.18. en 3.1.20.). Daarmee is naar het oordeel van het hof sprake van een intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht als bedoeld in het IE-beding. Het doel van het IE-beding is naar het oordeel van het hof mede om te voorkomen dat aan de werkgever een beroep op (mogelijke) IE-rechten worden tegengeworpen, omdat dit de bedrijfsvoering belemmert, hetgeen thans het geval is. Dat de rechtbank Den Haag in de toekomst zou kunnen besluiten dat ondanks de registratie geen octrooirecht bestaat doet daaraan niet af.

Verder stelt het hof vast dat [appellant] werkzaamheden heeft verricht ten behoeve van de octrooiregistratie door het aanvragen van octrooi op 8 maart 2016. [appellant] heeft in 2015 het thermovormen van Solanyl getest op de machines van Unipak en dit naar eigen zeggen (47 verzetdagvaarding) ook aan de octrooigemachtigde laten zien ten behoeve van de aanvraag. [appellant] heeft informatie aangeleverd voor de octrooiaanvraag en onder meer het experimentele deel van de aanvraag aangevuld (zie hiervoor in 3.1.8.). [appellant] heeft aan de octrooigemachtigde gemaild:
“Applicant ± [persoon F] en ik ( [appellant] , [adres] [postcode] [plaats] ). Uitvinder mag ik zijn”,waarna de aanvraag mede op zijn naam is ingediend. Van een vergissing is naar het oordeel van het hof geen sprake. Met betrekking tot het octrooi is naar het oordeel van het hof sprake (geweest) van een samenwerkingsverband tussen [persoon F] en [appellant] waarbij [appellant] een eigen zakelijk belang had bij een octrooirecht op PullTic. [appellant] heeft met [persoon F] de naam PullTic afgestemd (zie 3.1.10.) en € 5.986,00 meebetaald aan de registratie van het octrooi vanuit zijn eenmanszaak (zie 3.1.12.). Het hof gaat voorbij aan het verweer van [appellant] dat hij dit bedrag aan [persoon F] zou hebben verstrekt als lening. Bij de factuur die [persoon F] aan [appellant] zond voor dit bedrag staat vermeld “50% participation PullTic Patent” en vervolgens heeft [persoon F] aan [appellant] bericht “
Jouw deel”in goede orde te hebben ontvangen. Dit duidt niet op een lening, althans betaling voor [persoon F] , maar op een betaling voor eigen deelname, althans het eigen verschuldigde deel. Daarbij blijkt de door [appellant] gestelde lening nergens uit en is onvoldoende onderbouwd. Verder heeft [persoon F] een structuurschema over de toekomst van PullTic opgemaakt, waarop [persoon F] en [appellant] als patenthouders staan vermeld en een bedrijf op hun beider naam staat vermeld waarin de exclusieve rechten zitten (zie 3.1.11.). Uit een e-mailwisseling tussen [appellant] en [persoon F] op 3 en 4 april 2016 blijkt verder dat [appellant] het heeft over “ons product”. [persoon F] mailde dat het aandeel van [appellant] in PullTic 50% is en dat zij samen alles overleggen en beslissen (zie 3.1.10.). Dat [appellant] en [persoon F] “gezamenlijke patenthouders” zijn en alles wat zij met het materiaal gaan thermovormen via hen samen als de licentiehouders moet verlopen had [persoon F] ook al eerder op 29 maart 2016 aan [appellant] bericht (zie 3.1.10.). Hieruit blijkt volgens het hof dat [appellant] en [persoon F] samen een onderneming hebben opgezet, althans zakelijke afspraken hebben gemaakt om inkomsten uit licenties voor het gebruik van het geregistreerd octrooi te generen. Daarmee kreeg [appellant] een eigen, zakelijk belang bij de aangevraagde octrooiregistratie en bij het ontwikkelen en in de markt zetten van PullTic. Tot slot heeft [appellant] op 16 februari 2017 aan het Belgisch Verpakkings Instituut bericht vanuit zijn eenmanszaak de factuur van € 195,00, voor het testen van PullTic als verpakkingsmateriaal voor levensmiddelen te zullen voldoen. Het hof passeert het verweer van [appellant] dat Unipak dit bedrag aan [appellant] zou hebben terugbetaald als onvoldoende onderbouwd. Dit betoog strookt niet met de op de zitting in hoger beroep ingenomen stelling van [appellant] dat [persoon A] niet wilde investeren in het octrooi.

Het aanvragen van het octrooi was gezien het voorgaande geen vergissing en [appellant] heeft dit gezien de daarop volgende zakelijke afspraken met [persoon F] (tenminste mede) gedaan in eigen belang.

Het invullen/indienen van de aanvraag voor het octrooi betreft werkzaamheden waarmee de aanspraak op octrooi kon worden verwezenlijkt. Dit is immers de eerste benodigde stap voor het verkrijgen van de registratie. Daarmee vloeit de octrooiregistratie (mede) voort uit werkzaamheden van de werknemer. Van “uitvindingen” hoeft naast “werkzaamheden” gezien de woorden “en/of” geen sprake te zijn. Dat deze werkzaamheden plaatsvonden tijdens dienstverband is tussen partijen niet in geschil. Daar komt bij dat het ontwikkelen van producten ook wordt genoemd in de functieomschrijving van [appellant] en dat zijn werkzaamheden in verband met het octrooi “Pulltic” binnen die functieomschrijving vallen.

In hoeverre Unipak op de hoogte was van de werkzaamheden van [appellant] kan naar het oordeel van het hof in het midden blijven, omdat Unipak niet op de hoogte was van het eigen belang daarbij van [appellant] , hetgeen maakt dat de werkzaamheden in strijd zijn met de bepalingen uit de arbeidsovereenkomst.

De conclusie is dan ook dat [appellant] met het aanvragen van het octrooi het IE-beding heeft overtreden.

3.7.3.

De stelling van [appellant] dat hij op 27 maart 2017 zijn rechten ten aanzien van het octrooi aan [persoon F] zou hebben overgedragen laat het voorgaande onverlet. Bovendien heeft [appellant] deze stelling naar het oordeel van het hof onvoldoende onderbouwd. [appellant] heeft weliswaar een akte van overdracht ingebracht, maar op uitdraaien uit het Nederlands octrooiregister van 24 augustus 2018 en 10 mei 2019 stond [appellant] nog steeds als “Applicant/holder” vermeld en ook ten tijde van de zitting in hoger beroep op 30 maart 2022 stond hij daar nog steeds vermeld als aanvrager/houder. Niet begrijpelijk is dat de akte van overdracht al die tijd niet is ingeschreven in het Nederlands octrooiregister en [appellant] heeft daar desgevraagd ter zitting ook geen afdoende verklaring voor gegeven. Derden dienen zich te baseren op het register en een overdracht werkt in beginsel niet tegen derden als de overdracht niet is ingeschreven. Daarbij komt dat de octrooigemachtigde in een brief van 26 augustus 2017 aan het Octrooicentrum Nederland het volgende heeft gemeld:

“
Voor het bovengenoemde Nederlands octrooi melden wij u hierbij dat [appellant] (uitvinder en tevens aanvrager) zijn adres heeft gewijzigd (…) Wij verzoeken u vriendelijk deze adreswijziging door te voeren voor het aangegeven Nederlands octrooi”. Dat op 25 augustus 2017 een adreswijziging wordt doorgegeven namens [appellant] als aanvrager van het octrooi, strookt niet met zijn stelling dat hij enkele maanden daarvoor zijn rechten ten aanzien van het octrooi zou hebben overgedragen. In dat geval had het immers voor de hand gelegen om (ook) deze – belangrijker wijziging dan een adreswijziging – door te geven. Daarmee heeft [appellant] onvoldoende onderbouwd gesteld dat hij sinds mei 2017 geen rechthebbende meer is tot het octrooi. Bovendien heeft hij ter zake geen voldoende specifiek bewijsaanbod gedaan.

Ook de stelling dat [persoon A] wilde dat [appellant] als uitvinder op het octrooi zou worden genoemd om de positie van Unipak te waarborgen (hetgeen Unipak heeft betwist) en dat [appellant] ten behoeve van Unipak heeft gehandeld leidt niet tot een ander oordeel. Tussen partijen is niet in geschil dat de aanvrager van de octrooiregistratie deze registratie jegens derden kan doen gelden en dat de vermelding van [appellant] op de aanvraag als ‘uitvinder’ een symbolische functie had. [appellant] stelt dat hij de octrooi aanvraag door [persoon F] vanuit Unipak mocht faciliteren en als uitvinder op de aanvraag moest staan om de band met [persoon F] goed te houden met het oog op toekomstige productie. Daarmee had [appellant] echter geen toestemming om als mede-aanvrager vermeld te worden op de octrooiaanvraag en daarmee aanspraak te hebben op het octrooi. De gestelde toestemming van [persoon A] zag op ondersteuning van een aanvraag door [persoon F], niet op samenwerking met [persoon F] en het zelf aanvragen van octrooi en daarmee krijgen van een eigen, persoonlijk en zakelijk belang bij de octrooiregistratie.

3.7.4.

Grief 13 slaagt niet. Wegens overtreding van het IE-beding is [appellant] contractueel een boete van € 5.000 verschuldigd.

Grief 9 – tweede boete, overtreding artikelen 14 (verbod nevenactiviteiten), 15 (concurrentiebeding) en 16 (relatiebeding)

3.8.1.

Met deze grief komt [appellant] op tegen het oordeel van de kantonrechter dat [appellant] een samenwerking is aangegaan met [persoon F] en financieel betrokken is geweest bij het ontwikkeling van het PullTic-octrooi en de onderneming “Company [appellant] / [persoon F] ” en dat [appellant] daarmee over de periode 19 november 2015 tot en met 9 augustus 2018 in strijd met het nevenactiviteiten beding, concurrentiebeding en relatiebeding heeft gehandeld.

Volgens [appellant] had hij toestemming om vermeld te staan op het octrooi en om te werken voor concurrenten volgens zijn arbeidsovereenkomst. Volgens [appellant] wilde [persoon A] dat hij op de aanvraag zou worden vermeld en heeft hij gehandeld in het belang van Unipak en niet in zijn eigen belang. Ook uit de e-mail van [persoon D] van 11 juli 2016 blijkt volgens [appellant] dat Unipak op de hoogte was van de samenwerking met [persoon F] en daar achter stond.

[appellant] betwist met het aanvragen en deels betalen van een octrooi concurrerende activiteiten te hebben uitgeoefend. De intentie daartoe is onvoldoende en [appellant] heeft er geen financieel voordeel mee behaald. Een aanvraag is nog niets en tot de activiteiten van Unipak behoorde niet het ontwikkelen van octrooien of als licentie gever verdienen aan royalty’s. Evenmin behoorde dit tot de werkzaamheden van [appellant] voor Unipak. [appellant] had een sales functie.

Verder geldt artikel 7:650 BW volgens [appellant] niet voor het concurrentiebeding en had overtreding van dit beding moeten worden getoetst aan de hand van artikel 6:94 BW, had Unipak de tekortkoming moeten vaststellen en moeten klagen.

Met name in het kader van het nevenactiviteitenbeding stelt [appellant] geen werkzaamheden voor klanten of ondernemingen te hebben verricht (geen verpakkingsproducten in de voedselbranche te hebben aangeboden of geleverd) of met [persoon F] een onderneming te hebben (gehad) en dat hij sinds 27 maart 2017 geen gerechtigde meer is op het toekomstig octrooi.

[appellant] wijst er (met name in het kader van het relatiebeding) op dat ten aanzien van de bedingen/verboden uit de arbeidsovereenkomst een uitzondering is gemaakt voor de klanten die op een lijst staan, die was gevoegd bij de arbeidsovereenkomst. Verder hoorde het hebben van klantcontact en binden van klanten volgens [appellant] bij zijn functie en was dat toegestaan omdat het in het belang was van Unipak en daarmee paste bij zijn dienstverband.

Volgens [appellant] is niet gemotiveerd, laat staan bewezen, vanaf welk moment hij de beweerdelijke onderneming met [persoon F] zou hebben gehad. Op 19 november 2015 had hij ook met anderen binnen Unipak contact. Verder is ten onrechte niet meegenomen dat hij mogelijke rechten op 7 maart 2017 aan [persoon F] heeft overgedragen. De duur van de gestelde overtredingen is niet per overtreding en daarmee onvoldoende aangetoond.

3.8.2.

Het hof oordeelt als volgt. Zoals hiervoor in 3.7.2. overwogen, hebben [appellant] en [persoon F] samengewerkt, een Nederlands octrooi geregistreerd en bekostigd en zakelijke afspraken gemaakt, met het doel om inkomsten te generen uit licenties voor het gebruik van het geregistreerde octrooi vanuit een gezamenlijke onderneming. Verder heeft [appellant] geïnvesteerd in het testen van het geregistreerd product als verpakkingsmateriaal voor levensmiddelen, heeft [appellant] in april - juli 2018 (deels) op verzoek van [persoon F] samples verzonden van een PullTic product naar (potentiële) klanten en staan [appellant] en [persoon F] nog altijd als rechthebbenden geregistreerd in het Nederlands octrooiregister.

Zoals eveneens in 3.7.2. overwogen heeft [appellant] door een octrooi op zijn naam te laten registreren gehandeld in zijn eigen belang. Ook de opbrengst van licenties zou gezien het in 3.7.2. genoemd structuurschema ten goede komen aan [appellant] en [persoon F] (elk voor 50%) via hun gezamenlijk bedrijf en niet aan Unipak. Het feit dat [appellant] een eigen financieel belang had bij voornoemde activiteiten en dat hij samen met [persoon F] een onderneming heeft opgezet, althans daarvoor zakelijke afspraken heeft gemaakt, maakt naar het oordeel van het hof dat het concurrentiebeding, nevenwerkzaamhedenbeding en relatiebeding zijn overtreden.

Het concurrentiebeding verbiedt soortgelijke werkzaamheden en/of diensten te verrichten c.q. aan te bieden die [appellant] gedurende zijn dienstverband heeft verricht, of daarbij op enigerlei wijze betrokken te zijn. Unipak produceert en verkoopt (thermo gevormde) verpakkingen voor levensmiddelen. [appellant] was directeur verkoop en verpakkingsadviseur. Zijn functieomschrijving bevatte, zoals hiervoor al overwogen, ook als taak het begeleiden bij het ontwikkelen en opstarten van nieuwe producten. [appellant] heeft het thermovormen van Solanyl getest op de machines (zie 3.7.2.) en hield zich binnen Unipak dus ook bezig met de innovatie van thermovorming van Solanyl. Het was hem (binnen nader omschreven grenzen) toegestaan om eigen klanten te adviseren, met uitzondering van thermogevormde producten. Het aanvragen van octrooiregistratie (en het maken van zakelijke afspraken over de inkomsten daarvan) voor PullTic, zijnde de verwerking van Solanyl door thermovorming tot verpakkingsproducten, hangt naar het oordeel van het hof dusdanig samen met de werkzaamheden die [appellant] voor Unipak verrichte (de innovatie van thermovorming van Solanyl), dat daarmee sprake is van soortgelijke werkzaamheden. De registratie maakt immers dat Unipak het resultaat van de werkzaamheden van [appellant] binnen Unipak niet kan produceren zonder voor de licentie van het geregistreerde octrooi te betalen en werkt daarmee direct concurrerend.

Het nevenactiviteitenbeding verbiedt werkzaamheden te verrichten voor of (financieel) betrokken te zijn bij een andere onderneming dan die van Unipak en de daaraan gelieerde ondernemingen. Met het registreren en bekostigen van een octrooi op eigen naam en het maken van zakelijke afspraken, met het doel om inkomsten te generen uit licenties voor het gebruik van het geregistreerde octrooi vanuit een met [persoon F] opgezette onderneming, is [appellant] financieel betrokken bij een andere onderneming dan die van Unipak.

Het relatiebeding verbiedt onder meer het aangaan van een zakelijke relatie met een relatie van Unipak. [persoon F] had Unipak al eerder in 2014 benaderd voor samenwerking (zie 3.1.6). Daarmee was [persoon F] een relatie van Unipak. Zoals hiervoor in 3.7.2. overwogen is [appellant] met [persoon F] een zakelijke relatie aangegaan. Werkzaamheden gelijk aan de werkzaamheden die hij die voor Unipak verrichtte, zoals het uitvoeren van testen voor het thermovormen van materialen en het versturen van productsamples aan (potentiële) klanten, heeft [appellant] ook verricht voor het samenwerkingsverband met [persoon F] . Daarmee is het relatiebeding overtreden.

De overtreding van voornoemde bedingen heeft tot tenminste 9 augustus 2018 geduurd, alleen al omdat de registratie op die datum nog altijd op naam van [appellant] stond. Het hof volgt [appellant] niet in zijn betoog dat hij sinds 27 maart 2017 geen gerechtigde meer is ter zake van het geregistreerde octrooi (zie hiervoor bij 3.7.3.). Ook gaat het hof voorbij aan de stelling dat de overtreding pas voor het eerst op 8 maart 2016 bij het indienen van de octrooiregistratie is begaan. Op 7 november 2015 mailde [persoon F] [appellant] over het idee om met hem het octrooi op te zetten en als (financieel) gelijkwaardige partners op te trekken (zie bij de feiten onder 3.1.7.), waarna [appellant] het thermovormen van Solanyl heeft getest op de machines van Unipak en aan de octrooigemachtigde laten zien ten behoeve van de octrooiregistratie (zie hiervoor in 3.7.2.).

3.8.3.

Dat Unipak ook baat bij de productie van PullTic zou kunnen hebben als producent en dat [appellant] , zo heeft Unipak onvoldoende betwist, geen financieel voordeel heeft genoten van de octrooiregistratie, doet aan het voorgaande niet af, gelet op de ruime formulering van de verbodsbepalingen in de arbeidsovereenkomst.

Voor zover [appellant] een beroep heeft gedaan op de lijst met klanten waarvoor de bedingen bij wijze van uitzondering niet golden, gaat het hof hieraan voorbij omdat deze uitzondering geen betrekking had op thermo gevormde producten, waarop de octrooiregistratie en samenwerking nu juist wel zag.

Anders dan [appellant] stelt, blijkt uit de e-mail van [persoon D] van 11 juli 2016 (zie 3.1.16) niet dat Unipak van het eigen belang van [appellant] bij de registratie en de samenwerking met [persoon F] op de hoogte was, althans daarmee instemde.

Van door [persoon A] gegeven toestemming is geen sprake (zie hiervoor onder 3.7.3.).

Gezien al het voorgaande slaagt grief 9 niet.

In hoeverre de matiging uit artikel 7:650 BW van toepassing is op de boete wegens overtreding van het concurrentiebeding zal het hof behandelen bij 3.14.2.

Grief 10 – derde boete, overtreding artikelen 14 (verbod nevenactiviteiten), 15 (concurrentiebeding) en 16 (relatiebeding)

3.9.1.

Grief 10 richt zich tegen het oordeel van de kantonrechter dat [appellant] over de periode 15 september 2017 tot 28 februari 2019 het nevenactiviteitenbeding heeft geschonden en van 15 september 2017 tot 28 februari 2019 het concurrentiebeding en het relatiebeding heeft overtreden door onder meer via zijn website het product Spongy cups aan te bieden.

Volgens [appellant] is de cup nooit geproduceerd onder de naam Spongy cup, heeft hij daarin niet gehandeld en zijn er geen inkomsten mee gegenereerd. De Spongy cups zijn volgens [appellant] een marketingstunt van [persoon F] . [appellant] stelt slechts een artikel op de website van zijn eenmanszaak te hebben geplaatst voor onderwijsdoeleinden als voorbeeld van een niet bestaand product dat zelfs in een verpakkingsblad verscheen en enkel een marketing stunt was. Verder staat zijn eenmanszaak op de lijst van cliënten waarvoor in de arbeidsovereenkomst een uitzondering is gemaakt.

3.9.2.

Het hof oordeelt als volgt. Op 17 juni 2016 sloten Unipak en het bedrijf Qwensh een overeenkomst voor de productie van cups door Unipak en levering aan Qwensh met het recht van exclusief gebruik voor Qwensh gedurende de contractperiode (tot 17 december 2017). Deze overeenkomst is namens Unipak door [appellant] getekend. [appellant] heeft op de website van zijn eenmanszaak een daaraan gelijke cup getoond onder de naam Spongy cups. Op 15 september 2017 heeft [persoon F] aan [leverancier] met afschrift aan [appellant] gemaild:

“
Het PullTic materiaal kan echter veel meer dan we ons vandaag beseffen(…)
[appellant][hof: [appellant] ]
produceert voor Qwensh al een tijdje portie cups (..) en [appellant] weet dus goed hoe hij deze cupjes -proof of proces- moet en kan maken.(…)
Het wordt nog even oefenen maar via een intense media en online promotie denken wij dat we er snel achter kunnen komen welk bedrijven grote interesse in deSpongy Cupskunnen hebben(…)
. Prijstechnisch is het gewoonweg niet te vergelijken met een ander SPP-kuipje omdat het een uniek gepatenteerd – thermovorm- Bio kuipje is van de inhoud drooghoudt.(…)
Vooral omdat het Spongy kuipje ook nog eens economisch via Thermovorm techniek gemaakt kan worden maakt het ook geschikt voor massa productie. Samples zijn beschikbaar.”

Vervolgens heeft Qwensch in een e-mail van 27 september 2017 [appellant] gewezen op het product Spongy cups, opgemerkt dat deze cup gelijk is aan die van Qwensh en gevraagd of [appellant] weet wie hierachter zit. Daarop heeft [appellant] bericht “
Deze verpakking lijkt inderdaad op die van jullie. (…) Wij zijn wel bezig met een dergelijke verpakking, gemaakt van hetzelfde materiaal als dat van jullie. Ik vraag het na, laat het je weten.”

Met de kantonrechter is het hof van oordeel dat de mededeling van [appellant] dat hij moest navragen hoe het zat ongeloofwaardig is omdat [appellant] Spongy cups toonde op de website van zijn eenmanszaak en nog geen twee weken eerder de hiervoor aangehaalde e-mail van [persoon F] over de Spongy cups had ontvangen.

Dat maakt het naar het oordeel van het hof eveneens ongeloofwaardig dat [appellant] de Spongy cups op zijn website toonde voor onderwijsdoeleinden en dat dit slechts een marketingstunt van [persoon F] betrof. Als dit het geval was geweest dan had het voor de hand gelegen dat [appellant] daarvan op dat moment melding had gemaakt aan Qwensh, in plaats van dat hij Qwensh antwoordde dat hij navraag moest doen. Waarom hij dit op dat moment niet heeft gedaan, heeft [appellant] niet toegelicht. Daarbij bestaat hetgeen [appellant] heeft getoond op de website van zijn eenmanszaak, althans hetgeen daarover in de procedure is ingebracht, niet uit een artikel over producten zoals [appellant] betoogt, maar uit wervende teksten voor Spongy cups zoals “
New revolution in the Portion Pack industy!” met daarbij een toelichting op de werking van de cups en mogelijke toepassingen. Op de website van de eenmanszaak van [appellant] stond hierover op 28 februari 2019 onder meer vermeld “
Spongy is een product geschikt voor portie verpakkingen. Intussen heeft het VM hier ook al een artikel voor gemaakt.” Op dezelfde pagina stond op die datum vermeld dat deze eenmanszaak voorziet in trainingen, verpakkingsoplossingen, verpakkingsadvies en informatie. Dat en in welk opzicht hiermee sprake is van onderwijsdoeleinden en niet van commerciële doeleinden heeft [appellant] niet (voldoende) toegelicht. Tot slot blijken de commerciële doeleinden ook uit de e-mail van [persoon F] van 15 september 2017.

3.9.3.

Daarmee staat naar het oordeel van het hof vast dat [appellant] via zijn eenmanszaak (al dan niet in samenwerking met [persoon F] ) voor commerciële doeleinden Spongy cups heeft aangeboden tot 28 februari 2019, zijnde dezelfde cups die Unipak onder een andere aan Qwensh leverde en waarvoor Qwensh van Unipak het exclusief gebruiksrecht had gekregen.

Daarmee heeft [appellant] gehandeld in strijd met het nevenactiviteitenbeding omdat daarin is overeengekomen dat [appellant] niet als zelfstandige werkzaam zal zijn, behalve voor de in de bijlage bij de arbeidsovereenkomst opgenomen klanten voor zover ze geen thermogevormde producten afnemen. Zoals ook in de e-mail van [persoon F] wordt bevestigd, kan de Spongy cup via Thermovorm techniek worden gemaakt, zodat voornoemde uitzondering daarvoor niet geldt. Met het aanbieden van het product op de website was [appellant] naar het oordeel van het hof werkzaam als zelfstandige. Dat hij uiteindelijk niets heeft verkocht zoals [appellant] heeft gesteld en Unipak niet (voldoende) heeft betwist, doet daaraan niet af.

Ook is het concurrentiebeding overtreden dat immers verbiedt om soortgelijke werkzaamheden en/of diensten aan te bieden (anders dan [appellant] betoogt is daadwerkelijk verkopen niet vereist en vormt het aanbieden ervan al een overtreding). Het hof gaat voorbij aan het verweer dat Unipak zich niet bezighoudt met de vormgeving en dat [appellant] via zijn eenmanszaak niet produceert. De werkzaamheden die [appellant] heeft verricht zien op het aanbieden van de cupjes die zijn gemaakt van bio-based, thermogevormd materiaal. Zowel voor Unipak als voor zijn eenmanszaak heeft [appellant] de cupjes aangeboden. Dat de werkzaamheden voor Unipak een overeenkomst met Qwensh hebben opgeleverd en het aanbieden via de eenmanszaak niet tot een concrete opdracht heeft geleid, maakt niet dat het aanbieden via zijn eenmanszaak is toegestaan. Hierbij weegt het hof mee dat het voor Unipak, gelet op de exclusieve gebruiksovereenkomst met Qwensh niet mogelijk was om cupjes voor andere klanten te produceren, terwijl in diezelfde periode [appellant] (via de website van en voor zijn eigen eenmanszaak die een dergelijk beperkende overeenkomst niet had) nieuwe klanten probeerde te werven. Het werven van klanten voor het afnemen van verpakkingsmateriaal is ook onderdeel van de werkzaamheden van [appellant] voor Unipak. Bovendien staat de eenmanszaak van [appellant] ( [eenmanszaak] Verpakkingsoplossingen) niet op de door [appellant] bedoelde bijlage bij de arbeidsovereenkomst. Op deze lijst staat wel “ [eenmanszaak] Packaging Solutions and Vision” genoemd, maar daarvan heeft Unipak onweersproken gesteld dat dit een ander bedrijf is dan de eenmanszaak van [appellant] . Grief 10 faalt in zoverre.

Dat wegens overtreding van het relatiebeding een boete is verschuldigd heeft Unipak naar het oordeel van het hof onvoldoende toegelicht. Volgens Unipak heeft [appellant] met [persoon F] een business opgezet om Spongy cups te verkopen. Voor zover Unipak heeft bedoeld dat het om de hiervoor genoemde samenwerking (in een onderneming) met [persoon F] zou gaan, is hiervoor reeds de eerste boete opgelegd (zie hiervoor bij de behandeling van grief 9). Dat daarnaast nog een onderneming zou zijn opgezet, is met de e-mail van 15 september 2017 onvoldoende onderbouwd. Vaststaat enkel dat [appellant] via zijn eenmanszaak de cups heeft aangeboden. Grief 10 slaagt in zoverre.

Grief 11 – vierde boete, overtreding artikelen 14 (verbod nevenactiviteiten) en 16 (relatiebeding)

3.10.1.

Deze grief richt zich tegen het oordeel van de kantonrechter dat [appellant] handelde in strijd met het nevenactiviteitenbeding en het relatiebeding door vanuit zijn eenmanszaak een propositie uit te werken voor het in de markt zetten van een absorptie-schaal, die hij niet door Unipak zou laten produceren, maar door concurrent Rosch Thermoform.

Volgens [appellant] is de offerte opgevraagd namens Unipak voor een relatie van Unipak om juist een opdracht voor food te krijgen ten behoeve van Unipak.

3.10.2.

Vaststaat dat [appellant] op 24 mei 2017 vanuit Unipak een e-mail aan Rosch Thermoform heeft gezonden met onder meer de mededeling: “
Ik heb een leuke aanvraag voor een product dat in eerste instantie voor de Non food bestemd is. Later kan het zijn dat het product ook voor de food bestemd gaat worden.”

Het hof is van oordeel dat dit past bij het betoog van [appellant] dat hij een relatie van Unipak wilde faciliteren bij wijze van klantenbinding (Unipak produceerde zelf immers geen “non-food” verpakkingen), teneinde op een later moment alsnog voor Unipak een opdracht via deze relatie te krijgen (als het product ook voor “food” bestemd zou worden). Dat dit niet past bij de werkzaamheden die [appellant] vanuit zijn rol als directeur verkoop vervulde voor Unipak, heeft Unipak onvoldoende toegelicht.

Unipak heeft nog aangevoerd dat [appellant] de offerte heeft doorgezonden aan het e-mailadres van zijn eenmanszaak, dat het technische ontwerp van het product afkomstig zou zijn van de eenmanszaak van [appellant] en dat [appellant] de e-mails uit de systemen van Unipak zou hebben verwijderd. Deze gestelde tekening met het technische ontwerp bevindt zich echter niet tussen de processtukken en het enkel doorsturen van deze gegevens aan de eenmanszaak acht het hof onvoldoende onderbouwing voor de stelling dat [appellant] een eigen belang had (en via zijn eenmanszaak een absorptie-schaal in de markt wilde zetten). Daarbij neemt het hof in aanmerking dat [appellant] heeft aangevoerd dat de factuur van de werkzaamheden van Rosch naar de administratie van Unipak is gestuurd en deze kosten zijn doorbelast aan de relatie van Unipak. Verder was [persoon E] volgens [appellant] op de hoogte. Unipak is hierop niet (voldoende) ingegaan.

De vierde boete is naar het oordeel van het hof niet verschuldigd. Grief 11 slaagt.

Grief 12, zesde boete, schending artikel 17 (eigendomsbeding)

3.11.

Deze grief richt zich tegen het oordeel van de kantonrechter dat [appellant] het eigendomsbeding heeft geschonden door vijf samples te verzenden van een PullTic product op verzoek van [persoon F] , zonder overleg met Unipak en nadat [persoon F] op 9 februari 2018 Unipak had verboden om PullTic producten in de markt aan te bieden of te produceren zolang geen licentieovereenkomst was gesloten.

Volgens [appellant] hoorde het verstrekken van de samples bij zijn werkzaamheden voor Unipak en hebben deze samples betrekking op het project Rondeel waarvoor [appellant] van Unipak aan [persoon F] toestemming moest vragen, die hij op 9 april 2018 ontving. [appellant] verwijst daarbij naar een mailwisseling van 9 april 2018 waarin hij [persoon F] onder meer bericht dat de voor 3 eieren overeengekomen vergoeding voor patent en marketing van € 10/1000 nu
€ 20/1000 wordt voor zes eieren, waarop [persoon F] akkoord geeft. Verder is de boete van € 25.000 volgens [appellant] disproportioneel en in strijd met de redelijkheid en billijkheid.

Unipak heeft betwist dat de vijf geleverde samples betrekking hadden op het project Rondeel en toegelicht dat het ging om:

-een zending op 6 april 2018 aan Produce Packaging;

-een zending op 12 april 2018 aan een relatie van [persoon F] in Italië;

-een offerte op 23 mei 2018 naar aanleiding van een aanvraag van [persoon F] ;

-bakjes op 4 juni 2018 op verzoek van [persoon F] naar Chrysal en

-samples op 26 juni 2018 naar Emco Packaging.

[appellant] is hierop niet nader ingegaan ter zitting in hoger beroep en heeft daarmee naar het oordeel van het hof onvoldoende toegelicht dat de geleverde samples betrekking hadden op het project Rondeel. Grief 12 faalt in zoverre. Het verbeuren van een boete van € 25.000 voor deze overtreding komt het hof bovenmatig voor en het hof zal deze boete derhalve matigen zoals hierna zal worden overwogen bij de behandeling van grief 14. In zoverre slaagt deze grief.

Grief 8, eerste boete, schending artikel 13 (geheimhoudingsbeding)

3.12.1.

Met betrekking tot de door de kantonrechter opgelegde boete wegens overtreding van het geheimhoudingsbeding, heeft [appellant] aangevoerd dat niet duidelijk is op welke gedragingen deze boete betrekking heeft. Hij stelt zijn functie directeur verkoop niet te hebben kunnen uitoefenen zonder van de middelen van Unipak gebruik te maken. Daarop heeft Unipak in onderdeel 154 mva de gedragingen genoemd waarom het zou gaan:

- Bij het doen van testen heeft [appellant] gebruik gemaakt van machines van Unipak;

- Bij het verzenden van samples heeft [appellant] grondstoffen en distributiekanalen gebruikt van
Unipak;

- Bij het verkrijgen van octrooi heeft [appellant] gebruik gemaakt van de werkwijze en
technieken die waren ontwikkeld door Unipak.

3.12.2.

Naar het oordeel van het hof vormt deze aanvulling door Unipak een onvoldoende onderbouwing van de stelling dat het geheimhoudingsbeding is geschonden. Zo is niet toegelicht bij welke testen welke gegevens zouden zijn gedeeld en met wie, om welke samples het gaat, van welke grondstoffen of distributiekanalen daarmee kennis zou zijn gegeven en welke werkwijze en technieken die waren ontwikkeld door Unipak zouden zijn gebruikt bij het verkrijgen van octrooi.

Dat betekent dat grief 8 slaagt en de “eerste boete” niet verschuldigd is.

Grief 7 – betrekken lijst productie 31

3.13.

[appellant] betoogt in deze grief dat de rechtbank de lijst van klanten en relaties, die is overgelegd bij productie 31 in eerste aanleg, bij het oordeel had moeten betrekken omdat voor deze klanten en relaties een uitzondering is gemaakt in de betreffende bedingen uit de arbeidsovereenkomst.

Het hof gaat voorbij aan dit betoog. Vaststaat dat de uitzondering voor deze klanten en relaties niet geldt voor zover het gaat om (producten door) thermovorming. Alle boetes die het hof hiervoor heeft toegewezen hebben betrekking op (producten door) thermovorming.

Matiging boete en schade – grief 14 en incidentele grief

3.14.1.

Unipak vordert € 3.600.000, primair wegens verbeurde boetes en subsidiair wegens schade onder aftrek van hetgeen is toegewezen aan boetes.

Met deze subsidiaire vordering vraagt Unipak dus zowel schadevergoeding als betaling van boetes. De arbeidsovereenkomst sluit de mogelijkheid daartoe echter naar het oordeel van het hof uit. In artikel 20.1 staat dat de werknemer bij overtreding van de artikelen 13 tot en met 19 aan werkgever een boete verbeurt per overtreding en hetzelfde bedrag voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van werkgever “in de plaats van de boete” vergoeding van de werkelijk door haar geleden schade te vorderen. Met de bewoordingen “in de plaats van” hebben partijen naar het oordeel van het hof het recht om zowel de boete als schadevergoeding de vorderen voor dezelfde overtreding uitgesloten.

Een tweede reden waarom Unipak niet het recht heeft op schadevergoeding naast de boete is artikel 7:651 BW. Daarin staat dat de werkgever ter zake van een zelfde feit niet een boete kan heffen en tevens schadevergoeding vorderen en dat elk beding in strijd met de tweede zin van lid 1 nietig is. Deze bepaling geldt voor geheven boetes wegens overtreding de voornoemde bedingen uit de arbeidsovereenkomst met uitzondering van overtreding van het concurrentiebeding als bedoeld in artikel 7:653 BW, op een tijdstip gelegen na het einde van de arbeidsovereenkomst. Dat betreft enkel de overtreding die bestaat uit het aanbieden van Spongy cups op de website van de eenmanszaak (voor deze overtreding is een boete geheven tot 28 februari 2019). [persoon F] en [appellant] verklaren dat het nooit iets is geworden met de Spongy cups. Unipak heeft dit niet voldoende betwist. Uit niets blijkt dat Unipak door het aanbieden van de cups schade heeft geleden. Schade die er niet is kan niet worden toegewezen.

Vanwege voorgaande redenen zal het hof alleen beoordelen welke bedragen aan boetes als gevolg van de vastgestelde overtredingen (na matiging) zijn verschuldigd en de (subsidiaire) vordering tot schadevergoeding afwijzen.

3.14.2.

De incidentele grief dat de maatstaf voor matiging van overtredingen van het concurrentiebeding niet 7:650 lid 6 BW is, slaagt alleen voor zover het gaat om overtreding van het concurrentiebeding op een tijdstip
nahet einde van de arbeidsovereenkomst (na 27 augustus 2018) omdat alleen dan sprake is van een concurrentiebeding als bedoeld in artikel 7:653 BW. Zoals hiervoor overwogen betreft dit alleen de boete wegens het aanbieden van Spongy cups op de website van de eenmanszaak over de periode 27 augustus 2018 tot 28 februari 2019. Voor het matigen van de voor die gedraging verbeurde boete geldt het toetsingskader van artikel 6:94 BW. Het komt erop neer dat de rechter de boete kan matigen indien de billijkheid dit klaarblijkelijk eist, maar niet tot minder dan de wettelijke schadevergoeding. Voor de rest van de boetes geldt de maatstaf uit artikel 7:650 lid 6 BW en is de rechter bevoegd de boete op een kleinere som te bepalen indien die hem bovenmatig voorkomt.

3.14.3.

De uitkomst van de voorgaande grieven is dat de door de kantonrechter vastgestelde 1e en 4e boete naar het oordeel van het hof niet zijn verschuldigd en dat de 2e boete (van
€ 4.425.000), 3e boete (van € 2.655.000), 6e boete (van € 25.000) en 7e boete (van € 5.000) contractueel wel zijn verschuldigd.

In overweging 13.1 heeft de kantonrechter overwogen dat onvoldoende is onderbouwd dat Unipak aanspraak kan maken op een hogere boete dan € 5.975.000 omdat naar het inzicht van Unipak geen aanspraak ontstaat tot meer dan € 5.000 per dag, ook als per dag meer dan één beding is overtreden en de boetes de periode 19 november 2015 tot 28 februari 2019 betreffen. Hiertegen is geen grief gericht zodat ook het hof hiervan uitgaat.

Daarbij merkt het hof op dat Unipak vanwege de overtreding die doorliep tot 28 februari 2019 geen schade heeft geleden (zie hiervoor in 3.12.1) en dat de overige boetes de periode tot 27 augustus 2018 betreffen (de ontslagdatum).

Evenals de kantonrechter let het hof bij de beoordeling van het beroep op matiging op alle omstandigheden van het geval, waaronder de aard van de overeenkomst, de inhoud en de strekking van de bedingen, de verhouding tussen de werkelijke schade en de hoogte van de boete, de omstandigheden waaronder het boetebeding is ingeroepen en de hoedanigheid van partijen. Tegen hetgeen de kantonrechter hierover in dit kader in rechtsoverweging 13.6 heeft overwogen hebben partijen geen grief gericht zodat het hof deze overwegingen overneemt:

13.6.

Een boetebeding is niet ongebruikelijk in arbeidsovereenkomsten, zeker als het gaat om een werknemer als [appellant] met een hoge functie die kennis heeft van vertrouwelijke informatie en die zich bezighoudt met innovatie. Het boetebeding fungeert als prikkel tot nakoming van de bedingen waaraan het is verbonden en fixeert aan de andere kant de schadevergoeding voor het geval [appellant] toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van die bedingen. Dit boetebeding kan tot onevenredige boetes leiden – en doet dat in dit geval doordat het bedrag van € 5.000 per overtreding ook geldt voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Het boetebeding is dan ook een zeer forse afwijking in het nadeel van de werknemer van de wettelijke regeling dat hem binnen een week geen hoger bedrag aan boetes mag worden opgelegd dan zijn in geld vastgesteld loon voor een halve dag (artikel 7:650 lid 5 BW).

3.14.4.

De bedingen die zijn overtreden strekken ertoe te voorkomen dat [appellant] Unipak concurrentie aandoet, zakelijke relaties aangaat met haar relaties, haar eigendommen aanwendt voor andere doeleinden dan waarvoor zij hem ter beschikking zijn gesteld en inbreuk wordt gemaakt op haar intellectuele eigendomsrechten. Het hof gaat voorbij aan het betoog van [appellant] dat zijn wil niet was gericht op het overtreden van de bedingen. Voor het verbeuren van de boete is dat geen vereiste en het hof is op grond van al het voorgaande van oordeel dat [appellant] wel degelijk heeft moeten begrijpen dat Unipak er een groot belang bij had dat zij op deze wijze werd beschermd, maar dat dit [appellant] er niet van heeft weerhouden zijn verplichtingen uit de bedingen te schenden, hetgeen hem valt te verwijten.

Gezien de uitkomst van dit hoger beroep neemt het hof ook de overwegingen 13.12 en 13.13 van de kantonrechter over wat betreft de omstandigheden waaronder het boetebeding is ingeroepen. [appellant] heeft diverse bedingen waarop een boete is gesteld langdurig en bij herhaling overtreden. Hij heeft Unipak misleid en geen open kaart gespeeld. Ook is aannemelijk dat hij Unipak heeft benadeeld met de bedoeling om er zelf – in samenwerking met [persoon F] – beter van te worden. Dat [appellant] in dat laatste ook is geslaagd door winst van betekenis te behalen met de overtreding van de bedingen, is niet voldoende gesteld of gebleken. [appellant] heeft zeer onbehoorlijk gehandeld, maar zichzelf ook in de vingers gesneden doordat hij op de leeftijd van 55 jaar op straat kwam te staan en werd geconfronteerd met forse claims en beslagen op zijn woning en bankrekeningen.

3.14.5.

Unipak heeft in haar incidentele grief aangevoerd dat haar continuïteit ernstig in gevaar is gebracht en dat Unipak ten gevolge van het handelen van [appellant] nog steeds een achterstandspositie heeft ten opzichte van haar concurrenten in het vinden van alternatieven voor plastic. De gedragingen van [appellant] hebben volgens Unipak de werkgelegenheid van 60 mensen ernstig in gevaar gebracht. Verder stelt Unipak in het memorandum dat als productie 1 is overgelegd bij de brief van 5 december 2019 in eerste aanleg, haar schade van
€ 3.600.000 uitvoerig te hebben toegelicht en onderbouwd met bewijs. Om die redenen heeft de kantonrechter de boete te veel gematigd volgens Unipak.
Volgens [appellant] is de boete juist te weinig gematigd onder meer omdat hij een ontslagen werknemer en particulier is en Unipak de boetes in de overeenkomst heeft opgenomen zonder dat daarover is onderhandeld. Hij stelt dat hij genoeg is gestraft en Unipak geen schade heeft geleden, althans dat daarbij sprake is van eigen schuld. Volgens [appellant] is er sprake van een noodtoestand omdat hij de boetes zoals opgelegd door Unipak niet kan betalen vanuit zijn bankrekening en hij na aflossing van de hypotheek bij verkoop van zijn woning ongeveer € 75.000 zal overhouden.

Unipak heeft dit laatste betwist en toegelicht dat er tenminste een overwaarde op de woning zit van € 180.000 en dat [appellant] daarnaast nog tenminste een vermogen heeft van € 90.000.

3.14.6.

Unipak heeft naar het oordeel van het hof niet (voldoende) onderbouwd dat zij zonder het handelen van [appellant] zelf een octrooi zou hebben aangevraagd of wel een licentie zou hebben gehad. In die zin valt niet in te zien en heeft Unipak onvoldoende onderbouwd dat het handelen van [appellant] er de oorzaak van is dat Unipak een achterstandspositie heeft ten opzichte van haar concurrenten in het vinden van alternatieven voor plastic zoals zij heeft gesteld. Het hof gaat daarom voorbij aan de stelling van Unipak dat [appellant] de continuïteit van de onderneming en de werkgelegenheid van 60 mensen ernstig in gevaar heeft gebracht.

De kantonrechter heeft overwogen dat Unipak tekortschiet in ook maar een begin van onderbouwing dat de schade meer bedraagt dan € 400.000. In hoger beroep heeft Unipak opnieuw verwezen naar een productie (een memorandum van directeuren van Unipak met 61 bijlagen) zonder daarbij een afdoende toelichting te geven in haar memorie van grieven in incidenteel appel. Zoals hiervoor onder 3.5. is overwogen betrekt het hof producties alleen aan de hand van voor het hof en de wederpartij voldoende kenbare stellingen van partijen.

Bovendien wijst een eerste blik op het memorandum reeds uit dat een aantal schadeposten dubbel is opgevoerd in het memorandum. Zo komen de ontwikkelkosten die als eerste post zijn genoemd vervolgens deels terug in andere kostenposten, zoals loon van [appellant] , de samples, de matrijzen en de tekeningen. Zonder nadere toelichting, die Unipak niet heeft gegeven, ziet het hof niet in waarom deze posten verschillend zouden zijn. Verder is het causaal verband tussen de gestelde gederfde omzet en de gedragingen van [appellant] onvoldoende toegelicht. Zo is onvoldoende toegelicht dat zonder die gedragingen wel een licentie zou zijn verkregen zoals hiervoor overwogen. Het causaal verband met betrekking tot het waardeverlies van de aandeelhouders is eveneens onvoldoende toegelicht. Tot slot heeft [appellant] aangevoerd dat van de ontwikkelkosten de subsidie dient te worden afgetrokken en dat op Unipak een schadebeperkingsplicht rust, bijvoorbeeld ten aanzien van het verkopen van onbruikbare zaken. De kosten van ontslag tot slot vallen onder de proceskostenveroordeling want van misbruik van procesrecht is naar het oordeel van het hof geen sprake. Met de kantonrechter is het hof van oordeel dat Unipak de door haar gestelde schade onvoldoende heeft onderbouwd.

3.14.7.

De posities van partijen vat het hof als volgt samen.

[appellant] was aan de ene kant werknemer die de diverse bedingen kreeg voorgelegd ter ondertekening zonder dat daarover is onderhandeld en is een particulier, maar had aan de andere kant wel de voorbeeldfunctie van directeur sales met een salaris van laatstelijk
€ 7.970 bruto per maand. Hij is zijn vaste baan en inkomen kwijt, krijgt mede gezien zijn leeftijd wellicht geen nieuwe vaste aanstelling meer en heeft concentratieproblemen overgehouden aan de hele situatie. Wel is hij inmiddels weer als zzp-er weer aan het werk, zo is op de zitting in hoger beroep gebleken. [appellant] had een eigen zakelijk belang bij het overtreden van de bedingen, maar heeft daarmee geen financieel voordeel behaald. Wel staat het octrooi nog altijd op zijn naam geregistreerd.

Unipak heeft als werkgever de verschillende bedingen opgesteld om haar bedrijf te beschermen. Unipak vertrouwde op haar directeur en dat vertrouwen werd beschaamd doordat haar directeur achter haar rug om octrooi aanvroeg en een samenwerking aanging met [persoon F] met een eigen belang en daarover vervolgens desgevraagd zweeg.

Niet staat vast dat Unipak hierdoor zelf een octrooi is misgelopen of (aanzienlijke) schade heeft geleden. De schadeonderbouwing vanuit Unipak is te mager.

3.14.8.

Al de voorgaande feiten, omstandigheden en gezichtspunten in aanmerking genomen, komt het hof tot een matiging van de verbeurde boetes tot € 150.000 euro (ongeveer 3 netto jaarsalarissen). Het toekennen van een hoger bedrag komt het hof bovenmatig voor. Voor zover het de overtreding betreft bestaande uit het tonen van een artikel over Spongy cups op de website van de eenmanszaak over de periode 27 augustus 2018 tot 28 februari 2019, eist de billijkheid dit klaarblijkelijk, waarbij voor deze gedraging is vastgesteld dat Unipak daardoor in het geheel geen schade heeft geleden.

Slotsom

3.15.

De slotsom is dat het hof evenals de kantonrechter tot het oordeel komt dat het nevenactiviteitenbeding, het concurrentiebeding, het relatiebeding en het eigendomsbeding zijn overtreden en anders dan de kantonrechter niet tot het oordeel komt dat het geheimhoudingsbeding is overtreden. Na matiging wijst het hof een bedrag van € 150.000 toe wegens overtreding van voornoemde bedingen.

Het hof ziet in deze uitkomst geen aanleiding om de proceskostenveroordeling uit de eerste aanleg te vernietigen.

Het hof zal [appellant] als de meest in het ongelijk gestelde partij veroordelen in de proceskosten van het principaal hoger beroep op basis van het toegewezen bedrag met toepassing van tarief V.

Het hof zal Unipak als de in het ongelijk gestelde partij veroordelen in de proceskosten van het incidenteel hoger beroep op basis van de vordering met toepassing van de helft van tarief V.

4.De uitspraak

Het hof:

op het principaal en incidenteel hoger beroep

- vernietigt het bestreden vonnis voor zover [appellant] daarin is geboden om het geheimhoudingsbeding volledig na te komen en hem is verboden de huidige werkzaamheden strijdig met dat beding uit te voeren en voor zover [appellant] daarin is veroordeeld om tegen bewijs van kwijting aan Unipak binnen 14 dagen na betekening van het vonnis een bedrag van € 400.000 te betalen wegens verbeurde boetes vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag van 28 februari 2019 tot de dag der voldoening;

en in zoverre opnieuw rechtdoende:

- gebiedt [appellant] om met ingang van 17 april 2019 het met Unipak overeengekomen concurrentiebeding, het relatiebeding en het IE-beding volledig na te komen en verbiedt [appellant] de huidige werkzaamheden strijdig met die bedingen uit te voeren en derhalve zijn huidige werkzaamheden ten aanzien van “de Spongy cups” dan wel aanverwante producten, in dienstverband of anderszins, direct of indirect, tegen vergoeding of om niet, of op welke wijze dan ook voort te zetten, een en ander tot 27 augustus 2020 (of zoveel later als volgt uit de bepalingen van de arbeidsovereenkomst), een en ander op verbeurte van een dwangsom van € 2.500 aan Unipak voor elke dag dat [appellant] vanaf 17 april 2019 na betekening van het verstekvonnis van 17 april 2019 of van het vonnis van 29 april 2020 in strijd handelt of heeft gehandeld met dit bevel/verbod tot een maximum van € 75.000 is bereikt;

- veroordeelt [appellant] om tegen bewijs van kwijting aan Unipak binnen 14 dagen na betekening van dit arrest een bedrag van € 200.000 te betalen wegens verbeurde boetes, vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 28 februari 2019 tot de dag der voldoening;

- bekrachtigt het bestreden vonnis voor het overige;

- verklaart [appellant] voor het overige niet-ontvankelijk in zijn vorderingen in principaal
hoger beroep;

- veroordeelt [appellant] in de proceskosten van het principaal hoger beroep en begroot die kosten tot op heden aan de zijde van Unipak op € 5.517 aan griffierecht en op € 6.556 aan salaris advocaat;

- veroordeelt Unipak in de proceskosten van het incidenteel hoger beroep en begroot die kosten tot op heden aan de zijde van [appellant] op € 3.278 aan salaris advocaat;

- verklaart bovengenoemde veroordelingen tot betaling uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst af het anders of meer gevorderde.

Dit arrest is gewezen door mrs. J.I.M.W. Bartelds, A.L. Bervoets en A. Wijsman - Van Veen en is in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 31 januari 2023.

griffier rolraadsheer

Boete wegens overtreding van bedingen uit de arbeidsovereenkomst, waaronder relatiebeding, concurrentiebeding, nevenwerkzaamhedenbeding en IE-beding

Uitspraak

GERECHTSHOF ’s-HERTOGENBOSCH

1.Het geding in eerste aanleg (zaak-/rolnummer 7998222/ 19-3565)

2.Het geding in hoger beroep

3.De beoordeling

4.De uitspraak