Uitspraak
6 maart 2009
Eerste Kamer
Nr. C07/085HR
EV
Hoge Raad der Nederlanden
Arrest
in de zaak van:
BOSTON SCIENTIFIC SCIMED INC. (voorheen genaamd SCIMED LIFE SYSTEMS INC.),
gevestigd te Maple Grove, Minnesota, Verenigde Staten),
EISERES tot cassatie,
advocaat: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,
t e g e n
MEDINOL LTD.,
gevestigd te Jeruzalem en Tel Aviv, Israël,
VERWEERSTER in cassatie,
advocaat: aanvankelijk mr. T.F.E. Tjong Tjin Tai, thans M.W. Scheltema.
Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Scimed (ook waar het de rechtsvoorganger van eiseres betreft) en Medinol.
1. Het geding in feitelijke instanties
Scimed heeft bij exploot van 22 oktober 2002 Medinol gedagvaard voor de rechtbank 's-Gravenhage en gevorderd, kort gezegd, dat aan Medinol zal worden verboden inbreuk te maken op het Europees octrooi EP 0591199 met nevenvorderingen en een vordering tot winstafdracht/schadevergoeding, op te maken bij staat.
Medinol heeft de vordering bestreden en, in reconventie, gevorderd, kort gezegd, de nietigverklaring althans vernietiging van het octrooi voor Nederland.
De rechtbank heeft bij vonnis van 10 september 2003 in conventie de vordering afgewezen en in reconventie het Nederlandse deel van het octrooi ten name van Scimed vernietigd.
Tegen dit vonnis heeft Scimed hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Gravenhage en haar eis in conventie verminderd in dier voege dat haar conventionele vorderingen worden beperkt tot een vordering tot compensatie van de proceskosten en wel in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.
Bij arrest van 14 december 2006 heeft het hof het vonnis van de rechtbank, in conventie en reconventie gewezen, bekrachtigd.
Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.
2. Het geding in cassatie
Tegen het arrest van het hof heeft Scimed beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
Medinol heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.
De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten en voor Scimed mede door mr. J.J. Brinkhof en mr. M.G.R. van Gardingen, beiden advocaat te Amsterdam. Vervolgens heeft Scimed nog een akte verzocht, waarin zij stukken heeft overgelegd; Medinol heeft zich daarover bij akteverzoek nog uitgelaten.
De conclusie van de Advocaat-Generaal F.F. Langemeijer strekt tot verwerping van het beroep.
De advocaten van Scimed hebben bij brief van 24 december 2008 op de conclusie gereageerd.
3. Uitgangspunten in cassatie
3.1 In cassatie gaat het om het volgende.
(i) Scimed is rechthebbende op Europees octrooi EP 0.591.199 B1 (hierna ook te noemen: het Keith-octrooi) dat op 13 mei 1998 is verleend voor een "balloon catheter with distal guide wire lumen".
(ii) De PCT-aanvrage voor het octrooi (WO 92/03178) is ingediend op 27 augustus 1991 waarbij een prioriteit van 28 augustus 1990 is ingeroepen, berustend op de Amerikaanse aanvrage US 574265.
(iii) Het Keith-octrooi heeft gelding voor Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Nederland.
(iv) Ballonkatheters hebben aan het distale uiteinde - dat is het uiteinde dat bij de toepassing het verst verwijderd is van de arts - een ballon die via een opblaasdoorgang ("inflation lumen") in de katheter kan worden opgeblazen. Het opblazen van de ballon veroorzaakt oprekking van de slagader en het wegdrukken van de stenose tot in de slagaderwand, waardoor de bloeddoorstroming wordt verbeterd. Ballonkatheters moeten aan het distale uiteinde flexibel zijn om de krommingen van de aderen te kunnen volgen en de stenose te kunnen bereiken. Aan het proximale uiteinde - dat is het uiteinde het dichtst bij de arts - is evenwel een stijvere structuur vereist omdat de katheter moet kunnen worden voortgeduwd.
(v) Op de prioriteitsdatum van het Keith-octrooi waren drie typen ballonkatheters bekend: vaste draadkatheters, over-de-draad-katheters en snel verwisselbare katheters.
(vi) Het Keith-octrooi heeft betrekking op een snel verwisselbare katheter. Conclusie 1 van dit octrooi luidt aldus:
"1. A balloon dilatation catheter comprising:
a shaft including a metallic tube defining a first shaft section (22, 22B, 22C, 22D) having a proximal end (28) and a distal end (30, 30B, 30C), and a second shaft section (24, 24B, 24C, 24D, 24E, 24F, 24G, 24H), more flexible than the first shaft section, disposed distally of the first shaft section;
the first and second shaft sections having an inflation lumen (62, 104, 62B, 104B, 62C, 104C, 62D, 104D, 104E, 104F, 104G, 104H) defined therethrough;
a dilatation balloon (26) attached to the distal end (34) of the second shaft section, the dilatation balloon being in fluid communication with the inflation lumen such that inflation pressure may be provided to the balloon therethrough;
a guidewire tube (80, 80B, 80C) defining a second lumen (52, 52B, 52C), shorter than the inflation lumen extending from a proximal lumen opening (92, 92C) proximal to the balloon to a distal lumen opening (94) distal to the balloon; and
a transition section (110, 110A, 210, 310, 410, 510, 610, 710, 810) extending distal of the proximal lumen opening (92) and being disposed adjacent to the distal end of the first shaft section, the transition section being configured to have a stiffness between the stiffness of the first shaft section and the stiffness of the second shaft section."
De overige (volg-)conclusies 2 t/m 9 van het Keith-octrooi zijn afhankelijk van conclusie 1.
(vii) In inbreukprocedures tegen Guidant/ACS c.s. en Medtronic AVE c.s. heeft de rechtbank bij tussenvonnissen van 16 februari 2000 overwogen voorshands in het Keith-octrooi niets inventiefs te zien en het Bureau voor de Industriële Eigendom (verder te noemen: BIE) op de voet van art. 87 ROW 1995 advies gevraagd over de vraag of, kort gezegd, de daarin geclaimde vinding als inventief is aan te merken. Deze vraag heeft het BIE in augustus 2000 ontkennend beantwoord. Vanwege een schikking tussen partijen is het niet meer tot een eindvonnis gekomen.
(viii) ACS en Medtronic AVE hadden tegen de verlening van het Keith-octrooi bij het Europees Octrooibureau (hierna: EOB) oppositie ingesteld, onder meer op de grond dat dit inventiviteit mist. Na intrekking van de oppositie door ACS heeft de oppositieafdeling op 2 oktober 2000 de nog overgebleven oppositie van Medtronic AVE ongegrond verklaard en het octrooi ongewijzigd in stand gelaten.
(ix) Medinol brengt snel verwisselbare ballonkatheters op de markt onder de namen "NIRflex" en "NIRflex Royal".
3.2 In dit geding heeft Scimed als hiervoor in 1 vermeld naast de gebruikelijke nevenvorderingen gevorderd Medinol te verbieden om in Nederland inbreuk te maken op het Keith-octrooi, stellende dat de NIRflex en NIRflex Royal onder de beschermingsomvang daarvan vallen en dat Medinol deze katheters ook in Nederland op de markt brengt of dreigt te brengen. Daartegen heeft Medinol gemotiveerd verweer gevoerd. In reconventie heeft zij nietigverklaring althans vernietiging van het Keith-octrooi voor Nederland gevorderd.
De rechtbank heeft de vordering van Medinol eerst beoordeeld. Zij kwam tot het oordeel dat de door het Keith-octrooi gegeven oplossing van het daarin beschreven knik-probleem niet als inventief is aan te merken en heeft daarom in conventie de vorderingen van Scimed afgewezen en in reconventie de vordering van Medinol toegewezen met vernietiging van het Nederlandse deel van het Keith-octrooi.
3.3.1 In het door Scimed ingestelde hoger beroep, waarin zij subsidiair zich op het standpunt heeft gesteld dat eventuele nietigverklaring dient te worden beperkt tot een partiële, heeft het hof bij het bestreden arrest het vonnis van de rechtbank in conventie en in reconventie bekrachtigd. De inbreukvordering van Scimed in conventie is in hoger beroep ingetrokken en speelt verder geen rol.
3.3 2 De overwegingen op grond waarvan het hof in het geding in reconventie tot zijn beslissing kwam, kunnen - voor zover thans van belang - als volgt worden samengevat.
(i) Het betreft hier een Europees octrooi waarvan de vermelding van de verlening overeenkomstig art. 97, vierde lid, van het Europees Octrooiverdrag (EOV) is gepubliceerd na 1 april 1995, de datum van inwerkingtreding van de Rijksoctrooiwet 1995, zodat ingevolge art. 103 lid 1 ROW 1995 uitsluitend het bepaalde bij en krachtens deze rijkswet van toepassing is. (rov. 6)
(ii) Scimed is thans van oordeel dat het Keith-octrooi aan de katheter volgens de Europese octrooiaanvrage EP 0.380.873 A2 (verder te noemen: de Enger-aanvrage) in welke bekende katheter als maatregel (a) een stijve metalen hypotube wordt gecombineerd met een flexibel distaal deel, als nieuwe maatregelen toevoegt: maatregel (b) een distaal deel bestaande uit twee coaxiale buizen ("tube-in-tube") en maatregel (c) een specifiek overgangsgedeelte met tussenstijfheid tussen de stijve hypotube en het flexibele tube-in-tube distale deel, waardoor sprake is van een combinatie-uitvinding met deze drie constructieve maatregelen als wezenlijke kenmerken; het nieuwe van het octrooi is volgens haar niet meer gelegen in het toevoegen van slechts maatregel (c) aan de bekende Enger-katheter. (rov. 7.1)
(iii) Volgens haar stellingen in hoger beroep is Scimed (primair) van mening dat de gemiddelde vakman die conclusie 1 leest in het licht van de beschrijving en de tekeningen, zonder meer tot de slotsom komt dat deze conclusie betrekking heeft op de genoemde combinatie-uitvinding met de maatregelen (a), (b) en (c). (rov. 8.1)
(iv) De tot dan toe verdedigde stelling van Scimed dat het inventieve moest worden gezien in het toepassen van slechts maatregel (c) bij de katheter volgens de Enger-aanvrage, vindt bevestiging in conclusie 1 van het octrooi, nu uit de tekst nergens blijkt dat het distale deel een "tube-in-tube"-constructie dient te hebben en in de volgconclusies daarvoor evenmin aanwijzingen zijn te vinden. (rov. 8.2)
(v) De inhoud van de conclusies is, anders dan Scimed heeft opgemerkt, niet beperkt tot katheters met constructieve maatregel (b). (rov. 8.3)
(vi) Ook de beschrijving in het octrooischrift laat de vakman zien dat het octrooi niet is beperkt tot katheters met flexibele distale einden met een "tube-in-tube"-constructie; de vakman zal hieruit begrijpen dat het in het octrooi alleen maar gaat over het oplossen van het knakprobleem dat samenhangt met de abrupte stijfheidsovergang tussen de stijve hypotube en het flexibele distale deel. (rov. 8.4)
(vii) De vakman zal het octrooi zo verstaan dat het niet beperkt is tot katheters met uitsluitend coaxiale ("tube-in-tube") distale gedeelten en dat het uitsluitend rechten claimt voor katheters waarbij een abrupte stijfheidsovergang optreedt tussen de metalen hypotube en het flexibele distale einde (van welke constructie dan ook). (rov. 8.5)
(viii) Blijkens de hiervoor in 3.1 onder (vii) vermelde tussenvonnissen van 16 februari 2000 verschilden de oorspronkelijke hoofdconclusies 1 en 10 van de hoofdconclusie zoals verleend en wordt maatregel (b) gedekt door de aanvrage zoals die is ingediend. Aangezien de vraag naar de toelaatbaarheid van de door Scimed subsidiair voorgestelde beperking tot een katheter die is gekenmerkt door de maatregelen (a), (b) en (c) niet bij het EOB aan de orde is geweest maar zulk een katheter door de ruime materie van het verleende octrooi wordt omvat, lijkt deze beperking op grond van de bewoordingen van art. 123 lid 2 en 3 ROW 1995 toelaatbaar. (rov. 9.1)
(ix) Het zal de gemiddelde vakman direct opvallen dat de maatregelen (b) en (c) onderwerpen van uitvinding betreffen die geen enkel inventief verband met elkaar houden maar betrekking hebben op twee zelfstandige uitvindingsonderwerpen die geen eenheid (a priori) vormen; dat enkel maatregel (c) in het octrooi als enkele uitvinding is aan te wijzen en dat daarin een conclusie ontbreekt die overeenkomt met de oorspronkelijke conclusie 10 waarin wel sprake was van een ringvormige opblaasdoorgang ("annular inflation lumen"), wijst in de richting dat maatregel (b) uit de aanvrage is afgesplitst, wat zou meebrengen dat de voorgestelde beperking op ontoelaatbare wijze materie "terughaalt" waarvan Scimed te kennen had gegeven afstand te willen doen, waarmee zij aan de gestelde inbreuk een ander octrooi ten grondslag zou leggen. (rov. 9.2)
(x) De vraag of de beperking van de conclusie toelaatbaar is, wordt ontkennend beantwoord nu deze wijziging niet als een voor de gemiddelde vakman voldoende voor de hand liggende aanvulling is aan te merken en dan ook met de rechtszekerheid van derden in strijd is. (rov. 9.3-9.4)
(xi) Wanneer conclusie 1 wordt afgebakend van de Enger-aanvrage, resteert slechts het als maatregel (c) kenmerkende overgangsgedeelte met tussenstijfheid, welke geoctrooieerde uitvindingsgedachte nieuw is. (rov. 10)
(xii) De maatregel (c) is niet inventief, daar het tot de algemene vakkennis van de gemiddelde vakman behoort dergelijke overgangen te vermijden. (rov. 11.1-11.4)
4. Beoordeling van de ontvankelijkheid van het beroep
4.1 In cassatie heeft Scimed, als hiervoor in 2 vermeld, bij akte ter rolle in het geding gebracht een afschrift van het gewijzigde Europees octrooischrift onder het nummer EP 0.591.199 B3, dat het EOB op 23 juli 2008 heeft gepubliceerd na de door Scimed op 20 december 2007 aanhangig gemaakte beperkingsprocedure zoals neergelegd in art. 105a-105c van het herziene Europees Octrooiverdrag (hierna: EOV 2000), welke bepalingen met ingang van 13 december 2007 zijn tussengevoegd bij de Akte van herziening van 29 november 2000, Trb. 2002, 64 (hierna: Herzieningsverdrag EOV). In deze procedure heeft het EOB beslist het Keith-octrooi te beperken, door het opnemen van de door Scimed voorgestelde aanvulling op de tekst van conclusie 1, tot onder conclusie 1 begrepen katheters waarin de - hiervoor in 3.3.2 onder (ii) vermelde - maatregel (b) wordt toegepast.
4.2 Scimed stelt zich in cassatie op het standpunt dat deze centrale beperking van het Keith-octrooi op grond van art. 68 in verbinding met het derde lid van art. 105b EOV 2000 terugwerkende kracht heeft tot de datum waarop het octrooi is verleend, als gevolg waarvan - kort gezegd - geen betekenis meer toekomt aan de beoordeling van de juistheid van de door het hof bekrachtigde beslissing van de rechtbank tot vernietiging van het octrooi in de vorm waarin het oorspronkelijk was verleend. Het arrest van het hof moet reeds daarom worden vernietigd teneinde na verwijzing alsnog te laten onderzoeken of het Keith-octrooi zoals het door de beperking is komen te luiden (in de zin als door Scimed in appel verdedigd), moet worden vernietigd.
4.3.1 Het voorgaande doet de vraag rijzen of Scimed in dit stadium van het geding nog (voldoende) belang heeft bij haar cassatieberoep, gericht als dat is tegen het arrest van het hof waarin de beslissing van de rechtbank is bekrachtigd tot vernietiging van het octrooi zoals oorspronkelijk verleend.
4.3.2 Vooropgesteld wordt dat de fundamentele regel van de cassatierechtspraak - waarop Medinol zich kennelijk beroept - dat de feitelijke grondslag der middelen alleen kan worden gevonden in de bestreden uitspraak en in de stukken van het geding in feitelijke instanties (art. 419 lid 2 Rv.), niet geldt voor de beoordeling van de vraag of ontwikkelingen die zich na de bestreden uitspraak hebben voorgedaan, aan de ontvankelijkheid van het beroep in cassatie in de weg staan (vgl. HR 26 april 2002, nr. C00/199, NJ 2002, 324, rov. 4.2). In zoverre kan de Hoge Raad kennis nemen van het door Scimed in cassatie overgelegde, door het besluit van het EOB gewijzigde Europese octrooischrift en van de door haar gegeven toelichting aangaande de sinds het bestreden arrest gewijzigde omstandigheden, waaromtrent Medinol zich ook heeft uitgelaten.
4.3.3 Bij de inwerkingtreding van het Herzieningsverdrag EOV is met ingang van 13 december 2007 de tot dat tijdstip van kracht zijnde tekst van het Europees Octrooiverdrag ingevolge art. 8 opgehouden van toepassing te zijn.
Het eerste lid van art. 7 bepaalt dat de herziene versie van het verdrag van toepassing is op alle Europese octrooiaanvragen die worden ingediend na de inwerkingtreding ervan alsmede op alle octrooien die zijn verleend naar aanleiding van die aanvragen, maar niet van toepassing is op Europese octrooien die reeds zijn verleend op de datum van inwerkingtreding ervan noch op Europese octrooiaanvragen die op dat tijdstip in behandeling zijn, tenzij anders wordt besloten door de Raad van Bestuur van de Europese Octrooiorganisatie.
Op de voet van het tweede lid van art. 7 heeft het EOB in art. 1.1 en 1.2 van zijn besluit van 28 juni 2001 - dat een integrerend onderdeel vormt van het Herzieningsverdrag EOV - bepaald, voor zover hier van belang, dat de art. 68 en 105a-c EOV 2000 van toepassing zijn op de Europese octrooien die op 13 december 2007 reeds waren verleend (Decision of the Administrative Council of 28 June 2001 on the transitional provisions under Article 7 of the Act revising the European Patent Convention of 29 November 2000, Special Edition No. 1 OJ EPO 2007, p. 197-198). Ingevolge art. 68 EOV 2000 worden de Europese octrooiaanvrage en het daarop verleende octrooi geacht van de aanvang af niet de in de art. 64 (aan Europese octrooien verbonden rechten) en art. 67 (rechtsbescherming octrooiaanvrage na publicatie) bedoelde rechtsgevolgen te hebben gehad naargelang het octrooi is herroepen of beperkt tijdens een oppositieprocedure (art. 99-105) dan wel een beperkings- of herroepingsprocedure (art. 105a-c).
Art. 68 EOV 2000 brengt derhalve mee - zoals Scimed met juistheid aanneemt - dat een na 13 december 2007 gegeven beslissing van het EOB tot beperking van een vóór die datum verleend Europees octrooi op grond van de art. 68 en 105b lid 2 en 3 EOV 2000 vanaf de datum waarop deze beslissing is vermeld in het Europees Octrooiblad, in alle voor het Europese octrooi aangewezen Verdragsluitende Staten wordt geacht terug te werken tot de datum waarop het octrooi oorspronkelijk is verleend. Een beperkt Europees octrooi wordt verondersteld in de plaats te zijn gekomen van het octrooi zoals oorspronkelijk verleend, in die zin dat aan dit eerdere octrooi verbonden rechten van de octrooihouder die door de toegestane wijziging van conclusies buiten de beschermingsomvang van het beperkte octrooi zijn komen te liggen, worden geacht ab initio te zijn vervallen (zie de Explanatory remarks on a central limitation procedure d.d. 8 November 1999, CA/PL 29/99, p. 4 onder 9 en p. 8 onder 26; de Explanatory remarks on the limitation procedure and the proposed amendment of Article 68 EPC d.d. 9 March 2000, CA/PL 29/99 Rev. 1, p. 5 onder 14 en p. 6 onder 16 en de Explanatory remarks on the Basic proposal for the revision of the EPC d.d. 13 October 2000, MR/2/00, p. 55 en p. 127 onder 10).
4.3.4 Anders dan in de schriftelijke toelichting van de zijde van Scimed nog werd verondersteld, heeft de toewijzing door het EOB van het beperkingsverzoek van Scimed als bedoeld in art. 105a lid 1 EOV 2000 niet zonder meer tot gevolg dat de onderhavige procedure voor partijen haar belang heeft verloren. Immers, in de centrale beperkingsprocedure onderzoekt het EOB op grond van het eerste lid van art. 105b EOV 2000 of is voldaan aan de vereisten vastgesteld in het uitvoeringsreglement voor het beperken van het Europees octrooi en besluit het bureau op grond van het tweede artikellid om het Europees octrooi in overeenstemming met het uitvoeringsreglement te beperken indien het van mening is dat het verzoek om beperking van het Europees octrooi aan deze vereisten voldoet. Blijkens de travaux préparatoires van de in art. 105a-c neergelegde regeling behelst dit een "simple, quick and inexpensive administrative procedure" waarin "patent proprietors may themselves reduce the extent of the protection claimed in a manner which is binding, and thus generally preclude disputes over the validity of a patent" (zie de voorbereidingsdocumenten van 8 november 1999, CA/PL 29/99, p. 2 en p. 4-8 en van 9 maart 2000, CA/PL 29/99 Rev. 1, p. 3-5).
Bij de beoordeling van de toelaatbaarheid en toewijsbaarheid van een verzoek tot beperking van een Europees octrooi op grond van de in regels 90-96 neergelegde vereisten van het uitvoeringsreglement ("Implementing Regulations") - dat deel uitmaakt van het herziene verdrag (art. 164 lid 1 EOV 2000) - onderzoekt het EOB op grond van regel 95 lid 2, eerste volzin: "whether the amended claims constitute a limitation vis-à-vis the claims as granted or amended in opposition or limitation proceedings" en of deze gewijzigde conclusies voldoen aan het bepaalde in art. 84 en aan de algemene procedureregels in art. 123 lid 2 en lid 3 EOV 2000.
Niet wordt onderzocht of de inhoud van het door de beperking resterende Europese octrooi nog octrooieerbaar wordt geacht op grond van art. 52-57 EOV 2000, noch of het met een voorgestelde beperking beoogde doel ook wordt bereikt (zie de Explanatory remarks on the Basic proposal for the revision of the EPC d.d. 13 October 2000, MR/2/00, p. 125 onder 1 en p. 127 onder 5 en 6; de Explanatory remarks concerning the draft Implementing Regulations under the EPC 2000, Special edition No. 1 OJ EPO 2003, p. 177-182; Amendments to the Implementing Regulations to the EPC 2000 d.d. 7 August 2006, CA/PL 17/06, p. 259-273).
De verhouding tussen de centrale beperkings-procedure voor het EOB en de nationale procedures bij samenloop is blijkens de travaux préparatoires van de art. 105a-c EOV 2000 uitvoerig aan de orde geweest. Volgens de toelichting bij de art. 105a-c van het ontwerpverdrag heeft de Europese beperkingsprocedure geen voorrang boven de (nietigheids)procedures voor nationale rechters, noch is zij exclusief:
"The European limitation procedure does not however take precedence over National proceedings (revocation proceedings in particular). Where parallel cases do occur, the national proceedings can be suspended or continued in accordance with the provisions of the relevant national law. Where national proceedings resulting in limitation have already been concluded, the limitation can be extended to further contracting states via European limitation proceedings. It is also emphasized that limitation of a European patent in proceedings before the EPO does not preclude further limitation in national proceedings."
(zie de Explanatory remarks on the Basic proposal for the revision of the EPC d.d. 13 October 2000, MR/2/00, p. 125 onder 4)
Uit een en ander volgt dat overeenkomstig doel en strekking van de beperkingsprocedure zoals neergelegd in art. 105a-c EOV 2000 een beslissing van het EOB tot toewijzing van een verzoek tot beperking van een Europees octrooi in zoverre van invloed is op een in een aangewezen Verdragsluitende Staat lopende gerechtelijke procedure over het oorspronkelijk verleende octrooi, dat de rechter wat betreft geldigheid en beschermingsomvang van het Europese octrooi moet uitgaan van het door de toegestane wijziging van de conclusies beperkt octrooi (onverminderd zijn bevoegdheid het zelf nog verder te beperken), maar dat deze beperking onverlet laat dat de geldigheid van het beperkte Europese octrooi op de voet van de art. 52-57 EOV 2000 door de nationale rechter kan worden onderzocht. Het vorenstaande betekent dan ook dat de nationale rechter op grond van art. 138 lid 1, aanhef en onder a, EOV 2000 een oorspronkelijk verleend Europees octrooi in zijn beperkte vorm zal kunnen (en moeten) vernietigen indien het onderwerp van het na de beperking resterende octrooi, dat de basis vormt voor de procedure, niet octrooieerbaar is ingevolge de art. 52 tot en met 57 van het verdrag (zie de Explanatory remarks on the Basic proposal for the revision of the EPC d.d. 13 October 2000, MR/2/00, p. 201 onder 7 en 8).
4.3.5 Als gevolg van de door het EOB toegestane beperking van haar Keith-octrooi bestaat ingevolge art. 68 en 105b EOV 2000 (met terugwerkende kracht) niet een ander octrooi dan in 1998 is verleend maar is de beschermings-omvang van het oorspronkelijk verleende Europees octrooi door het EOB op verzoek van Scimed (met terugwerkende kracht) beperkt tot, kort gezegd, de katheter volgens de gewijzigde conclusie 1 waarin maatregel (b) wordt toegepast.
4.3.6 Scimed behoudt belang bij haar beroep in cassatie - nog afgezien van de te haren laste uitgesproken proceskostenveroordeling - omdat, indien een of meer van de klachten tot vernietiging van het bestreden arrest leiden, het hof na verwijzing, zoals hierna in 5.4.3 nader zal worden overwogen, de wijziging die het Keith-octrooi door de beslissing van het EOB heeft ondergaan, in aanmerking dient te nemen.
5. Beoordeling van het middel
5.1 Onderdeel 1 van het middel bevat geen klacht. Onderdeel 2 komt met rechts- en motiveringsklachten op tegen de door het hof in rov. 8.2-8.5 aan het oorspronkelijk verleende Keith-octrooi gegeven uitleg dat de gemiddelde vakman het zo zal verstaan dat het octrooi niet beperkt is tot katheters met uitsluitend coaxiale ("tube-in-tube") distale gedeelten en uitsluitend rechten claimt voor katheters waarbij een abrupte stijfheidsovergang optreedt tussen de metalen hypotube en het flexibele distale einde (van welke constructie dan ook).
5.2.1 Bij de beoordeling van deze klachten wordt tot uitgangspunt genomen dat het hof in rov. 6 van zijn arrest, in cassatie - terecht - niet bestreden, voor het geding in reconventie heeft vooropgesteld, kort gezegd, dat ingevolge art. 103 lid 1 ROW 1995 in deze nietigheidsprocedure het sinds 1 april 1995 bij of krachtens deze rijkswet geldende recht van toepassing is.
5.2.2 Art. 53 lid 2 ROW 1995 bepaalt overeenkomstig art. 69 lid 1 EOV en het daarbij behorende Protocol, dat het uitsluitend recht wordt bepaald door de inhoud van de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies. Uitgaande van de in rov. 8.1 gegeven, in cassatie onbestreden, weergave van de stellingen van Scimed in hoger beroep - zie in 3.3.2 onder (iii) - heeft het hof onderzocht of de gemiddelde vakman, die conclusie 1 leest in het licht van de beschrijving en de tekeningen, zonder meer tot de slotsom komt dat deze conclusie betrekking heeft op de door Scimed bedoelde combinatie-uitvinding met de maatregelen (a), (b) en (c).
Na beoordeling van de argumenten van Scimed ontleend aan de tekst van conclusie 1 (rov. 8.2), aan de tekeningen (rov. 8.3) en aan de beschrijving in het octrooischrift (rov. 8.4) kwam het hof tot het oordeel dat de gemiddelde vakman het octrooi zo zal verstaan dat het niet beperkt is tot katheters met de maatregel (b), doch uitsluitend rechten voor katheters met maatregelen (a) en (c) claimt. In deze overwegingen, in hun geheel en onderlinge samenhang beschouwd, heeft het hof de voor zijn uitleg van de octrooiconclusies juiste maatstaf gehanteerd, welke uitleg zozeer is verweven met waarderingen van feitelijke aard dat deze in cassatie slechts in beperkte mate op juistheid kan worden onderzocht.
De rechtsklacht van het tweede onderdeel in 2.1 en 2.1.1 dat het hof, kort gezegd, een onjuiste maatstaf heeft aangelegd en heeft miskend dat de uitleg van het octrooi "op objectieve wijze" moet plaatsvinden, stuit op dit een en ander af.
5.2.3 Voor zover het tweede onderdeel in 2.1, 2.1.1 en 2.1.3 klaagt - samengevat - dat het hof bij de uitleg van het Keith-octrooi ten onrechte niet, althans niet voldoende kenbaar en controleerbaar, heeft betrokken de door Scimed overgelegde schriftelijke verklaringen van drie deskundige vaklieden voor wie voldoende kenbaar was dat het Keith-octrooi alleen betrekking heeft op katheters met de maatregelen (a) en (b), kan het niet tot cassatie leiden reeds omdat het hof in de bestreden overwegingen kennelijk en terecht, mede gelet op het bepaalde in art. 69 lid 1 EOV en het daarbij behorende Protocol, voor de uitleg van het octrooi de vakkennis van de gemiddelde vakman maatgevend heeft geacht (HR 13 januari 1995, nr. 15.564, NJ 1995, 391 zoals laatstelijk herhaald in HR 7 september 2007, nr. C06/054, NJ 2007, 466). Voorts was het aan het inzicht van het hof als rechter die over de feiten oordeelde, overgelaten of het bij de uitleg van de octrooiconclusies behoefte had aan deskundige voorlichting en was ook de waardering van het door Scimed aangedragen deskundigenbewijs aan het hof voorbehouden. De wijze waarop het hof van deze vrijheid gebruik heeft gemaakt, kan in cassatie niet worden getoetst. Het arrest behoefde niet nader te worden gemotiveerd om begrijpelijk te zijn. Hierbij wordt in aanmerking genomen dat het hof in de bestreden overwegingen klaarblijkelijk wel aandacht heeft besteed aan de argumenten die Scimed ontleende aan de door haar overgelegde schriftelijke verklaringen van deskundigen.
5.2.4 De overige, in het tweede onderdeel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.
5.3.1 Onderdeel 3 komt met rechts- en motiveringsklachten op tegen rov. 9.2 tot en met 9.4 van het bestreden arrest waar het hof de subsidiaire stellingname van Scimed verwierp dat zij de oude conclusie 1 beperkt wilde zien of vrijwillig wenste te beperken tot een katheter gekenmerkt door de combinatie van de maatregelen (a), (b) en (c). Naar de kern genomen strekt dit onderdeel, mede gelet op de schriftelijke toelichting onder 1.3.2, 2.5-2.7 en 4.1-4.3, ten betoge dat bij zijn beantwoording van de vraag of een nietigheidsgrond van art. 138 EOV en art. 75 ROW 1995 aanwezig was en, zo ja, of dit moest leiden tot een gehele dan wel gedeeltelijke vernietiging van het octrooi, het hof niet had mogen beoordelen of er van niet-eenheid van uitvinding sprake was en het niet conclusie 1 had mogen herschrijven op de grond dat maatregel (b) naar zijn oordeel door Scimed in de verleningsprocedure uit de aanvrage zou zijn afgesplitst.
5.3.2 Vooropgesteld wordt dat het middel terecht niet klaagt dat het hof toepassing heeft gegeven aan het EOV zoals dat luidde tot de inwerkingtreding (op 13 december 2007) van het Herzieningsverdrag EOV, nu 's hofs arrest van vóór die inwerkingtreding dateert.
Ingevolge art. 138 EOV in verbinding met art. 75 lid 1, aanhef en onder a, en lid 5 ROW 1995 kan een Europees octrooi dat ingevolge art. 52 tot en met 57 EOV niet had behoren te worden verleend, door de Nederlandse rechter gedeeltelijk worden vernietigd, indien de nietigheidsgronden het octrooi slechts gedeeltelijk aantasten. Op de voet van art. 75 lid 5 ROW 1995 en art. 138 lid 2 EOV kan de beperking van een Europees octrooi geschieden in de vorm van een wijziging van de conclusies, van de beschrijving of van de tekeningen. Zulks is onder de gelding van deze (verdrags)bepalingen sedert het arrest van de Hoge Raad van 9 februari 1996, nr. 15924, NJ 1998, 2, zoals voor Europese octrooien herhaald in zijn arrest van 16 februari 2001, nr. C99/195, NJ 2001, 393, alleen toelaatbaar wanneer voor de gemiddelde vakman die kennis neemt zowel van het octrooischrift als van de stand van de techniek op de voorrangsdatum, voldoende duidelijk is waar de grenzen van de bescherming liggen die door het octrooi, voor zover geldig, wordt geboden. Daartoe is niet alleen vereist dat achteraf een aanvulling van het octrooischrift kan worden geformuleerd waardoor deze grenzen met voldoende duidelijkheid worden getrokken, maar tevens dat het gaat om een aanvulling die voor de gemiddelde vakman reeds tevoren voldoende voor de hand lag om, aan de hand van de inhoud van het octrooischrift in samenhang met de stand van de techniek op de voorrangsdatum, zelfstandig tot de slotsom te komen dat het octrooi slechts verleend had behoren te worden met de in die aanvulling gelegen beperking en dat het derhalve binnen de daaruit af te leiden engere grenzen geldig was. Tevens moet voor de gemiddelde vakman voldoende duidelijk zijn dat de aanvulling slechts het bestaande octrooi beperkt en niet leidt tot een ander octrooi dan dat waarvan de vernietiging wordt gevorderd.
Blijkens het in rov. 9.2 en 9.4 overwogene heeft het hof deze onder het tot 13 december 2007 geldende recht toe te passen maatstaf aangelegd voor zijn beoordeling van de door Scimed subsidiair gewenste partiële vernietiging van het Keith-octrooi.
5.3.3 Door in het kader van de beoordeling van de toelaatbaarheid van de door Scimed gewenste beperking van het octrooi - in rov. 9.2 eerst te oordelen dat de maatregelen (b) en (c) betrekking hebben op twee zelfstandige uitvindings-onderwerpen die geen "eenheid" (a priori) vormen en dat de octrooiaanvrage daarmee niet voldeed aan het bepaalde in art. 82 EOV omdat deze maatregelen geen betrekking hebben op "één enkele uitvinding" en evenmin op "een groep van uitvindingen die zodanig onderling verbonden zijn dat zij op een enkele algemene uitvindingsgedachte berusten", en vervolgens - in rov. 9.2 en 9.3 te overwegen, samengevat, dat, mocht het zo zijn dat sprake is geweest van afsplitsing van de materie volgens maatregel (b) in de verleningsprocedure, de door Scimed subsidiair gewenste beperking tot een katheter gekenmerkt door (de combinatie-uitvinding met) de maatregelen (a), (b) en (c) niet toelaatbaar is omdat zij daarmee materie terughaalt waarvan zij te kennen heeft gegeven afstand te willen doen en waarmee zij aan de gestelde inbreuk een ander octrooi ten grondslag zou leggen, heeft het hof onvoldoende inzicht gegeven in de aan zijn beslissing ten grondslag liggende gedachtegang. Zonder nadere motivering, die ontbreekt, is niet duidelijk waarom het hof in zijn beoordeling van een partiële vernietiging van het Keith-octrooi de in art. 82 EOV vereiste eenheid van uitvinding en de in art. 76 EOV bedoelde afsplitsing van Europese octrooiaanvragen heeft betrokken, nu deze, gelet op art. 138 EOV, in de procedure voor de nationale rechter geen grond kunnen opleveren voor (gehele of gedeeltelijke) nietigverklaring of vernietiging van een Europees octrooi, terwijl zonder meer niet valt in te zien waarom het aanbrengen van de door Scimed gewenste beperking voor de gemiddelde vakman niet reeds tevoren voldoende voor de hand lag om, aan de hand van de inhoud van het octrooischrift in samenhang met de stand van de techniek op de voorrangsdatum, zelfstandig tot de slotsom te komen dat het octrooi slechts verleend had behoren te worden met de in die aanvulling gelegen beperking en dat het derhalve binnen de daaruit af te leiden engere grenzen geldig was.
De hierop gerichte klachten van onderdeel 3 slagen.
5.4.1 Het vorenoverwogene brengt mee dat onderdeel 4, dat op het derde onderdeel voortbouwt, eveneens slaagt en dat het bestreden arrest niet in stand kan blijven en verwijzing moet volgen. Met het oog op de beoordeling van het geding na verwijzing wordt het volgende aangetekend.
5.4.2 Zoals ook in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 2.2-2.3 en 2.6-2.7 wordt uiteengezet, is het bepaalde in art. 138 EOV met ingang van 13 december 2007 inhoudelijk gewijzigd.
Uit de travaux préparatoires volgt dat deze wijziging tot doel heeft uitdrukkelijk in het verdrag vast te leggen dat een octrooihouder het recht heeft een Europees octrooi te beperken in een nationale procedure over de geldigheid daarvan (art. 138 lid 3 EOV 2000). Vernietiging van een Europees octrooi is ingevolge de nieuwe verdragsbepaling niet meer onderworpen aan nadere, aan het nationale recht ontleende voorwaarden. Anders dan gold onder art. 138 lid 2, tweede volzin, EOV - welke volzin bij de herziening van het verdrag is geschrapt - geschiedt beperking van een Europees octrooi uitsluitend in de vorm van een door de octrooihouder voorgestelde wijziging van de conclusies, waarna het aldus gewijzigde octrooi de grondslag voor het verdere geding vormt. Indien de rechter deze beperking onvoldoende oordeelt om het octrooi voor vernietiging te vrijwaren, is hij bevoegd het octrooi verder te beperken (zie de Explanatory remarks on the Basic proposal for the revision of the EPC d.d. 13 October 2000, MR/2/00, p. 199-202).
Tegen de achtergrond van deze wijziging tot harmonisatie van de regeling voor de vernietiging van Europese octrooien door de nationale rechter op grond van art. 138 EOV 2000, welke verdragsbepaling onmiddellijke werking heeft ingevolge art. 8 van het Herzieningsverdrag EOV en met terugwerkende kracht op de reeds voor 13 december 2007 verleende Europese octrooien van toepassing is verklaard in art. 1.2 van de Decision of the Administrative Council of 28 June 2001 on the transitional provisions under Article 7 of the Act revising the European Patent Convention of 29 November 2000, is de Hoge Raad van oordeel dat toepassing van de maatstaf uit zijn - hiervoor in 5.3.2 vermelde - arrest van 16 februari 2001 voor de beoordeling van de (gedeeltelijke) vernietiging van het Nederlandse deel van een Europees octrooi niet verenigbaar is met het per 13 december 2007 geldend verdragsrecht. Of het Nederlands deel van een Europees octrooi overeenkomstig het bepaalde in art. 138 (geheel of gedeeltelijk) moet worden vernietigd, dient de rechter te beoordelen met inachtneming van de bepalingen van dit herziene verdrag en het daarbij behorende uitvoeringsreglement.
5.4.3 Doel en strekking van het herziene Europees Octrooiverdrag enerzijds, en de proceseconomie anderzijds, die zich ertegen verzet dat het geding na verwijzing zou moeten worden voortgezet op de grondslag van een door de beslissing van het EOB inmiddels achterhaalde versie van het octrooi, brengen mee dat in het geding na verwijzing, overeenkomstig het in art. 7 van het Herzieningsverdrag EOV neergelegde overgangsrecht, alsnog het per 13 december 2007 geldende verdragsrecht dient te worden toegepast en dat het hof daarbij zal moeten uitgaan van het door de toegestane wijziging van conclusie 1 beperkte octrooi. Derhalve zal alsnog in reconventie moeten worden onderzocht of het Keith-octrooi, zoals thans beperkt, had behoren te worden verleend.
5.4.4 Partijen zullen in de gelegenheid moeten worden gesteld hun stellingen aan te passen aan hetgeen hiervoor in 5.4.2 en 5.4.3 is overwogen.
6. Beslissing
De Hoge Raad:
vernietigt het arrest van het gerechtshof te 's-Gravenhage van 14 december 2006;
verwijst het geding ter verdere behandeling en beslissing naar dat hof;
veroordeelt Medinol in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Scimed begroot op € 465,49 aan verschotten en € 2.600,-- voor salaris.
Dit arrest is gewezen door de vice-president J.B. Fleers als voorzitter en de raadsheren E.J. Numann, A. Hammerstein, F.B. Bakels en C.A. Streefkerk, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 6 maart 2009.