Conclusie
C 00/201 HR
Mr. F.F. Langemeijer
Zitting 11 januari 2002
Conclusie inzake:
[Eiseres]
tegen
1. [Verweerster 1]
2. [Verweerster 2]
3. [Verweerster 3]
4. [Verweerster 4]
Dit geschil heeft betrekking op de beschermingsomvang van een verleend octrooi.
1. De feiten en het procesverloop
1.1. Eiseres tot cassatie ([eiseres]) is houdster van een Nederlands octrooi nr. 190322. Dit is haar verleend op 17 april 1997, op haar aanvrage d.d. 20 februari 1992, voor een "Voertuig voor vervoer van beladen pallets"(1). De eerste conclusie van dit octrooi luidt als volgt:
"Voertuig voor het vervoer van beladen pallets in twee naast elkaar staande rijen, omvattende een chassis in de vorm van één enkele langs-chassisbalk die zich in hoofdzaak volgens het langsmiddenvlak van het voertuig uitstrekt, op die chassisbalk afgesteunde laadvloerdelen omvattende ten minste één laadvloerdeel boven het niveau van het hoogste punt van de wielen en ten minste één laadvloerdeel onder het niveau van het hoogste punt van de wielen, en hefmiddelen om ten minste één laadvloerdeel verticaal te verplaatsen tussen een laad- en losstand en een voertuigrijstand, met het kenmerk, dat zich boven elk verticaal hefbaar laadvloerdeel (9) een, nagenoeg halverwege de laadruimte gelegen, tweede laadvloerdeel (10) bevindt dat vast met de langs-chassisbalk (1) is verbonden, en dat de ruimte boven dit tweede laadvloerdeel (10) in bovenwaartse richting ten minste in de laad- en losfase zonder obstructies is".(2)
1.2. [Eiseres] heeft op 15 januari 1998 de vier transportbedrijven die thans optreden als verweersters in cassatie (hierna: [verweerster] c.s.) gedagvaard voor de rechtbank te 's-Gravenhage. Na vermindering van eis heeft [eiseres] gevorderd aan [verweerster] c.s. iedere verdere inbreuk op haar octrooi te verbieden op straffe van verbeurte van een dwangsom en hen daarnaast te veroordelen tot betaling van een schadevergoeding. Aan haar vorderingen heeft [eiseres] ten grondslag gelegd dat [verweerster] c.s. een voertuig vervaardigen, in het verkeer brengen en/of gebruiken, dat onder de beschermingsomvang valt van het aan [eiseres] verleende octrooi.
1.3. De rechtbank heeft bij vonnis van 9 december 1998 de vorderingen van [eiseres] afgewezen. De rechtbank heeft geconstateerd dat hier geen sprake is van een letterlijke octrooiinbreuk. In de octrooiconclusie staat immers dat de onderste laadvloer verticaal beweegbaar is; in het voertuig van [verweerster] c.s. is de tussenlaadvloer verticaal beweegbaar (rov. 4 Rb). Wel stelde de rechtbank vast dat met de maatregelen in het voertuig van [verweerster] c.s. - de rechtbank spreekt van een "kinematische omkering" - vrijwel dezelfde voordelen worden bereikt als met die volgens het octrooi van [eiseres] (rov. 4.4). In beginsel zouden de maatregelen in het voertuig van [verweerster] c.s. volgens de rechtbank dus kunnen worden aangemerkt als equivalent aan die volgens het octrooi van [eiseres] (rov. 5.1). De rechtbank heeft echter gewezen op de stand der techniek zoals belichaamd in een in 1974 gepubliceerde Franse octrooiaanvrage nr. 2.187.574 voor een gesloten vrachtauto met twee boven elkaar aangebrachte laadvloeren, waarvan er één, de tussenlaadvloer, verticaal beweegbaar is ten opzichte van de andere. De rechtbank zag zich gesteld voor de vraag "of, in het licht van de Franse octrooiaanvrage, waarvan het octrooi zo duidelijk is afgebakend, de door kinematische omkering ontstane uitvoeringsvorm nog wel als een (inbreukmakend) equivalent kan worden aangemerkt" (rov. 7.1 Rb). De rechtbank beantwoordde deze vraag ontkennend (rov. 7.4):
"De voertuigen van [verweerster] c.s. betreffen derhalve het bekende voertuig van de Franse octrooiaanvrage (met een beweegbare tussenvloer) gecombineerd met de voor de hand liggende maatregel II.(3) Een dergelijk voertuig kan ten opzichte van het geoctrooieerde voertuig niet als een inbreukmakend equivalent worden aangemerkt."
1.4. [Eiseres] heeft hoger beroep ingesteld. Bij arrest van 30 maart 2000 heeft het gerechtshof te 's-Gravenhage het vonnis van de rechtbank bekrachtigd. Ook het hof kwam tot de slotsom dat het voertuig van [verweerster] c.s. niet onder de beschermingsomvang van het octrooi van [eiseres] valt, zij het met een andere motivering. Het hof was van oordeel dat een derde, die het octrooischrift leest, tot de slotsom zal komen dat [eiseres], welbewust, uitsluitend bescherming heeft verzocht en verkregen voor een voertuig zoals in het octrooischrift beschreven, d.w.z. een voertuig met een beweegbare onderste laadvloer en een vaste tussenlaadvloer (rov. 10 - 13). Voorts heeft het hof overwogen dat, zelfs al zou (anders dan de rechtbank had beslist) het voertuig van [verweerster] worden aangemerkt als een equivalente uitvoeringsvorm van de uitvinding van [eiseres], de door [eiseres] gewenste beschermingsomvang zich niet verdraagt met de rechtszekerheid voor derden (rov. 14).
1.5. Tegen dit arrest heeft [eiseres] tijdig beroep in cassatie ingesteld. [Verweerster] c.s. hebben geconcludeerd tot verwerping van het beroep. Ter terechtzitting op 2 november 2001 hebben partijen hun standpunten laten toelichten aan de hand van pleitnotities.
2. Bespreking van het cassatiemiddel
2.1. De algemene maatstaf die het hof in rov. 4 voorop heeft gesteld wordt in cassatie - terecht - niet bestreden. Sedert HR 20 juni 1930, NJ 1930, blz. 1217 m.nt. PS, gold als vaste rechtspraak dat het bij de vaststelling van de beschermingsomvang van een octrooi aankomt - niet slechts op de letterlijke bewoordingen van het octrooischrift maar - op dat, waarin naar het wezen van de zaak de geoctrooieerde uitvinding bestaat. Hierin is verandering gekomen door art. 69 lid 1 van Pro het Europees Octrooiverdrag(4) en het bij deze bepaling behorende Protocol, welke verdragsbepaling in Nederland is geïmplementeerd in art. 30 lid 2 ROW Pro(5). Aanvankelijk heeft de Hoge Raad zich op het standpunt gesteld dat de vroegere rechtspraak ook ná de implementatie van art. 69 EOV Pro tot uitgangspunt kon worden genomen, zij het met inachtneming van het in art. 30 lid 2 ROW Pro neergelegde voorschrift(6). In HR 13 januari 1995, NJ 1995, 391 m.nt. DWFV (Ciba-Geigy/Oté) werd overwogen:
"De hiervoor bedoelde, in de Nederlandse rechtspraak ontwikkelde opvatting, toegepast met inachtneming van art. 30 lid 2 ROW Pro, komt erop neer dat bij de uitleg van de conclusies van het octrooischrift, mede in het licht van beschrijving en tekeningen, ook nu onder ogen dient te worden gezien wat voor de uitvinding waarvan bescherming wordt ingeroepen, wezenlijk is - anders gezegd: wat de achter de woorden van die conclusies liggende uitvindingsgedachte is - teneinde een uitsluitend op de letterlijke betekenis van de bewoordingen gegronde en daarom voor een redelijke bescherming van de octrooihouder wellicht te beperkte (of onnodig ruime) uitleg te vermijden. Dit gezichtspunt geeft evenwel nog geen aanwijzingen voor de wijze waarop bij die uitleg het in het protocol bedoelde midden tussen een redelijke bescherming van de octrooihouder en een redelijke rechtszekerheid voor derden kan worden gevonden. De tot uitleg van de conclusies van het octrooischrift geroepen rechter zal dan ook tevens moeten beoordelen of het resultaat van zijn onderzoek de rechtszekerheid voor derden voldoende tot haar recht laat komen. Dit laatste gezichtspunt zal een restrictieve, meer bij de bewoordingen van de conclusies aansluitende uitleg kunnen rechtvaardigen in dier voege dat gebrek aan duidelijkheid voor de gemiddelde vakman die de grenzen van de door het octrooi geboden bescherming wil vaststellen, in beginsel ten nadele van de octrooihouder werkt. Bij dit alles moet echter rekening gehouden worden met de aard van het concrete geval, waaronder ook de mate waarin de geoctrooieerde uitvinding vernieuwing heeft gebracht. De hiervoor aangehaalde overweging in het arrest van 27 januari 1989, die inhoudt dat de in eerdere rechtspraak ontwikkelde opvatting nog steeds tot "uitgangspunt" kan worden genomen, dient overeenkomstig het voorgaande te worden begrepen. Aldus opgevat, strookt deze overweging met de strekking van art. 69 lid 1 EOV Pro en het bijbehorende protocol."
Het arrest inzake Ciba-Geigy/Oté heeft de leer van het "wezen" van de uitvinding dus niet geheel opzij gezet, maar heeft deze leer, gedegradeerd van "uitgangspunt" tot "gezichtspunt", ingekaderd in de norm van art. 69 lid 1 EOV Pro(7).
2.2. Onderdeel I opent met de klacht dat het hof in rov. 3 de centrale vraag onjuist heeft omschreven. Deze klacht faalt. Het hof heeft terecht als centrale vraag gezien: "of [verweerster] c.s. door het in het verkeer brengen en/of gebruiken van het in het geding zijnde voertuig inbreuk maken op het octrooi".
2.3. De tweede klacht van onderdeel I is gericht tegen rov. 8 en komt, gelet op de toelichting in de cassatiedagvaarding, neer op het verwijt dat het hof uitsluitend heeft onderzocht of een voertuig met een vaste onderste laadvloer en een (verticaal) beweegbare tussenlaadvloer onder de beschermingsomvang van [eiseres'] octrooi valt, zonder rekening ermee te houden dat ook maatregel II deel uitmaakt van [eiseres'] octrooi.
2.4. De rechtbank heeft in rov. 4.1 onderkend dat [eiseres'] octrooi twéé maatregelen omvat, te weten: maatregel I (de beweegbare onderste laadvloer) en maatregel II (het beweegbare, wegneembare of afwezige dak van het voertuig). De rechtbank noemde maatregel II "vanzelfsprekend, dat wil zeggen gegeven het probleem voor de hand liggend en niet inventief". De rechtbank heeft daarbij verwezen naar een brief van de Aanvraagafdeling van de Octrooiraad d.d. 22 december 1994, welke brief o.m. inhoudt:
"De Aanvraagafdeling acht het (...) gewenst, dat de in de hoofdconclusie van de aanvrage omschreven gevraagde uitsluitende rechten nader worden gepreciseerd in die zin, dat daaraan de zinsnede wordt toegevoegd: "en dat de hoogte van de laadruimte boven elk bovenste laadvloerdeel, tenminste in de laad- en losstand, niet door een dak zodanig is beperkt dat het laden en lossen wordt gehinderd", zoals ook door gemachtigde van aanvraagster ter zitting is voorgesteld.
De Aanvraagafdeling merkt in dit verband op, dat het hier gaat om een maatregel, die vanzelfsprekend is voor het goed kunnen functioneren van de inrichting volgens de onderhavige aanvrage, zoals ook duidelijk wordt geïllustreerd door figuur 2 van de tekening van de aanvrage."
2.5. De Aanvraagafdeling had het in deze brief over de verhouding van maatregel II tot de voorgestelde conclusie van de Nederlandse octrooiaanvrage van [eiseres]. De rechtbank heeft het in rov. 7.4 over iets anders, te weten: over de verhouding van maatregel II (het weglaten of wegklappen van het dak) tot de Franse octrooiaanvrage. De rechtbank overweegt dat [verweerster] c.s. de uitvinding volgens de Franse octrooiaanvrage nr. 2.187.574 toepassen in combinatie met de voor de hand liggende maatregel II. Dat was geen vanzelfsprekende beslissing: volgens de Aanvraagafdeling van de (Nederlandse) Octrooiraad lag aan deze Franse octrooiaanvrage niet een laad/los-probleem, doch een verdeelprobleem van lege en volle flessen ten grondslag(8). In hoger beroep heeft [eiseres] dit oordeel van de rechtbank bestreden(9). Hoe dan ook, het hof heeft een andere benaderingswijze gekozen dan de rechtbank. Het hof heeft in het midden gelaten of maatregel II een essentieel bestanddeel is van de door [eiseres] geclaimde uitvinding dan wel een voor de hand liggende maatregel. Het hof komt aan die vraag eenvoudigweg niet toe: in de redenering van het hof is er geen sprake van octrooiinbreuk omdat een voertuig met een beweegbare tussenlaadvloer en een vaste onderste laadvloer in geen geval onder de beschermingsomvang van [eiseres'] octrooi valt, omdat de lezer van het octrooischrift mag en zal aannemen dat [eiseres] bewust heeft afgezien van bescherming voor zodanig voertuig.
2.6. Indien deze redenering van het hof (in rov. 10-13) opgaat, is voor de beantwoording van de vraag of hier sprake is van octrooiinbreuk de maatregel II inderdaad niet meer relevant: de door het hof veronderstelde zelfbeperking van [eiseres] wordt in dat geval niet ongedaan gemaakt. Zou onderdeel II van het middel daarentegen slagen, dan krijgen [verweerster] c.s. belang bij een nieuwe beoordeling waarbij mede rekening wordt gehouden met maatregel II en alsnog wordt onderzocht welke betekenis aan maatregel II toekomt voor de beschermingsomvang van [eiseres'] octrooi. Kortom, het lot van onderdeel I hangt af van het lot van onderdeel II.
2.7. Onderdeel II keert zich met diverse klachten tegen het oordeel van het hof dat de derde - ik neem aan dat het hof bedoelt: de gemiddelde vakman -, die kennis neemt van de octrooiconclusie van [eiseres] en deze tracht te begrijpen in het licht van de beschrijving en de tekeningen, tot de slotsom zal komen dat [eiseres] slechts een uitsluitend recht heeft verzocht en verkregen voor een voertuig dat is voorzien van een beweegbare onderste laadvloer en een vaste tussenlaadvloer (rov. 10 - 13). Ofschoon onderdeel II uiteenvalt in een groot aantal subonderdelen, blijken bij nadere bestudering alle subonderdelen terug te voeren op één en dezelfde gedachte. Die gedachte kan worden samengevat als volgt. [Eiseres] ziet als het wezenlijke van haar uitvinding: de verticale uitbreiding van de voor het laden en lossen beschikbare ruimte. Deze verticale uitbreiding kon volgens [eiseres] niet worden verkregen met het voertuig zoals beschreven in de oudere Franse octrooiaanvrage nr. 2.187.574, want dat Franse voertuig had een vast dak en dus een aan de bovenzijde beperkte laadruimte. Het is mogelijk de laadbak in zijn geheel te laten zakken (iets wat reeds bekend was uit de oudere Franse octrooiaanvrage nr. 2.263.925, genoemd in rov. 5), maar dat verandert de hoogte van de tijdens het laden en lossen beschikbare ruimte niet. Wanneer de gemiddelde vakman kennis neemt van de octrooiconclusie, de daarbij behorende beschrijving en tekeningen en eventueel de openbare stukken van de verlenings- en oppositieprocedure met betrekking tot [eiseres'] octrooiaanvrage, dan zal de vakman inderdaad zien dat voorafgaand aan de verlening van dit octrooi ter discussie heeft gestaan hoe de aanvrage van [eiseres] zich verhield tot de Franse octrooiaanvrage nr. 2.187.574. Het hof maakt in rov. 12 hieruit de gevolgtrekking dat de vakman zal aannemen dat [eiseres] "redenen" had om het door hem gevraagde uitsluitend recht te beperken tot voertuigen die zijn voorzien van een beweegbare onderste laadvloer en een vaste tussenlaadvloer. (NB: De door het hof bedoelde "redenen", zo voeg ik toe, kunnen geen andere zijn dan dat [eiseres] zijn octrooiaanvrage heeft beperkt tot een voertuig met een vaste tussenlaadvloer en een beweegbare onderste laadvloer uit vrees dat zijn octrooiaanvrage niet geaccepteerd zou worden op de grond dat een voertuig met een beweegbare tussenlaadvloer en een vaste onderste laadvloer op de aanvraagdatum reeds tot de stand van de techniek behoorde). [Eiseres] bestrijdt deze gevolgtrekking van het hof. Weliswaar zal de vakman zien dat het voertuig in de Franse octrooiaanvrage nr. 2.187.574 een beweegbare tussenlaadvloer had en een vaste onderste laadvloer, maar de vakman zal volgens [eiseres] óók zien dat met het voertuig volgens die Franse octrooiaanvrage nooit de (tijdelijke) verticale uitbreiding van de laadruimte kan worden verkregen die met de uitvinding van [eiseres] wordt bereikt. Voor de door het hof veronderstelde zelfbeperking van [eiseres] bestond dus geen enkele reden; de vakman zal daarom niet veronderstellen dat [eiseres] "redenen" had voor zulk een zelfbeperking. Tot zover het standpunt van [eiseres].
2.8. De Franse octrooiaanvrage nr. 2.263.925 betrof een voertuig met één langs-chassisbalk, bestemd voor het vervoer van beladen pallets in twee naast elkaar staande rijen; de aanvrage noemt de mogelijkheid van een verlaagde laadvloer vóór en achter de wielen. Tevens werd daarin gewezen op de mogelijkheid de laadbak in zijn geheel te laten zakken tijdens het laden of lossen; wanneer de laadbak aan de bovenzijde gesloten is, brengt dat inderdaad geen verandering in de verticale ruimte die voor het laden en lossen beschikbaar is. De oppositieprocedure, waarin [verweerster] c.s. de octrooiaanvrage van [eiseres] hebben bestreden, heeft ertoe geleid dat in de beschrijvingsinleiding van het octrooi van [eiseres] aandacht is besteed aan de Franse octrooiaanvrage nr. 2.187.574 voor een appareil à étagère mobile pour véhicule de livraison. Die aanvrage openbaart een gesloten vrachtauto voor het vervoer van flessen, voorzien van twee boven elkaar aangebrachte laadvloeren, waarvan er één (de bovenste, door de rechtbank aangeduid als tussenlaadvloer) verticaal beweegbaar is ten opzichte van de andere (de onderste laadvloer) om, in het bijzonder voor de onderste pallet, ruimte bij het lossen te creëren. [Eiseres], een transportondernemer, stond voor het probleem dat op een standaardtruck met oplegger met één laadvloer slechts 22 beladen pallets passen (11 pallets aan elke zijde in één laag). Voor bedrijfsauto's geldt wettelijk een maximumhoogte van 4 meter(10). [Eiseres] heeft, overal waar het koppelingsmechanisme van de oplegger niet in de weg zit, de ruimte vóór en achter de wielen van de oplegger willen benutten om twee pallets boven elkaar te plaatsen: een verticale uitbreiding dus van de beschikbare laadruimte. Op deze wijze zouden in elke rit 8 beladen pallets meer kunnen worden meegenomen. De pallets moeten aan de zijkant in en uit de oplegger kunnen worden geschoven met behulp van een vorkheftruck. [eiseres] moest niet alleen rekening houden met (a) de wettelijke maximumhoogte van het voertuig, (b) de hoogte van twee beladen pallets inclusief de dikte van de pallets zelf, (c) de dikte van de laadvloeren en (d) een veilige afstand tussen het wegdek en de onderzijde van het voertuig, maar ook (e) met de speling die nodig is om met een vorkheftruck elk van beide pallets gemakkelijk zijwaarts in of uit de oplegger te schuiven.
2.9. Het octrooi van [eiseres] omschrijft twee maatregelen om ten minste tijdelijk, voor de duur van het laden en lossen, de laadruimte verticaal te vergroten, te weten: maatregel I: de onderste laadvloer is verticaal beweegbaar, en maatregel II: de laadruimte boven de tussenlaadvloer is voorzien van een beweegbaar of wegneembaar dak, dan wel is helemaal niet van een dak voorzien. De tussenlaadvloer is vast. De verticale uitbreiding tijdens het laden en lossen wordt verkregen: t.a.v. de pallet op de onderste laadvloer: door het laten zakken van de onderste laadvloer en t.a.v. de pallet op de tussenlaadvloer: door de (tijdelijke) afwezigheid van het dak van het voertuig. Tijdens de rit is de onder (e) genoemde speling niet meer nodig. Daarom kan tijdens de rit de laadruimte verticaal worden gecomprimeerd door de onderste laadvloer op te hijsen en het dak te sluiten. Het hof heeft in rov. 10 opgemerkt dat men geen deskundige behoeft te zijn om in te zien dat hetgeen met de uitvinding van [eiseres] wordt beoogd (te weten: de verticale uitbreiding van de voor het laden en lossen beschikbare ruimte) op een vrijwel identieke wijze kan worden verkregen door een omkering van maatregel I, namelijk een verlaagde vaste onderste laadvloer, overal waar de wielen en het koppelingsmechanisme van de oplegger niet in de weg zitten, en een beweegbare tussenlaadvloer (gecombineerd met maatregel II). Dat is precies wat [verweerster] c.s. doen. In de redenering van het hof wordt derhalve tot uitgangspunt genomen dat deze omkering een voertuig (zoals dat van [verweerster] c.s.) oplevert dat in beginsel equivalent is aan de uitvinding zoals beschreven in het octrooischrift van [eiseres].
2.10. In HR 27 januari 1989, NJ 1989, 506 m.nt. LWH (Meyn/Stork) werd overwogen:
"Anders dan het hof heeft aangenomen, brengt echter ook in deze situatie de enkele beperking van de omschrijving in het octrooischrift tot de daarin beschreven uitvoering nog niet mee dat andere uitvoeringsvarianten buiten de bescherming vallen. Voor dit laatste is immers, voor zover hier van belang, nodig dat deskundige derden, wanneer zij zich rekenschap geven van het wezen van de geoctrooieerde uitvinding, zoals dit uit de conclusies van het octrooischrift in het licht van de beschrijving en de tekeningen naar voren komt, mogen aannemen dat de aanvrager van het octrooi door de in het octrooischrift gebezigde formulering afstand heeft willen doen van een gedeelte van de bescherming waarop het octrooi naar het wezen van de geoctrooieerde vinding aanspraak geeft. Deze derden zullen een zodanige afstand slechts mogen aannemen, indien daartoe, gelet op de inhoud van het octrooischrift in het licht van eventuele andere bekende gegevens, zoals de ook voor hen kenbare gegevens uit het octrooiverleningsdossier, goede grond bestaat." (rov. 3.5).
Aangezien het thans bestreden arrest hoofdzakelijk is gebaseerd op een (door de gemiddelde vakman bij het lezen van het octrooischrift veronderstelde) zelfbeperking van [eiseres], is van belang te weten of deze maatstaf uit het arrest Meyn/Stork nog steeds geldt na het arrest Ciba-Geigy/Oté. [Verweerster] c.s. zijn van mening dat deze maatstaf door het arrest Ciba-Geigy/Oté is achterhaald(11).
2.11. De Hoge Raad werd al terstond, in HR 13 januari 1995, NJ 1995, 392, met dit probleem geconfronteerd. Het ging in dat geval om een octrooi voor een verwarmingsketelinstallatie. Het hof had in die zaak vastgesteld dat de aanvrager van het octrooi na het uitbrengen van het nieuwheidsrapport zijn aanvankelijke octrooiconclusie niet had gehandhaafd doch deze had vervangen door enige specifieke beperkende kenmerken die, naar het oordeel van het hof, niet na de verlening van het octrooi mochten worden weggeïnterpreteerd. De octrooihouder werd dus in het ongelijk gesteld. De Hoge Raad liet het oordeel van het hof als feitelijk en niet onbegrijpelijk in stand. In HR 24 november 1995, NJ 1999, 218, liep het beter af voor de octrooihouder. Het hof zag in de gang van zaken tijdens de verleningsprocedure geen afstand door de octrooiaanvrager van bescherming voor bepaalde equivalenten. De Hoge Raad liet ook dat oordeel in stand. Onder aanhaling van de beslissing van het hof, te kennen uit NJ 1995, 392, schrijft R.E. Ebbink(12):
"De rechter beziet hier in wezen of de octrooihouder in concreto in redelijkheid wel bezwaar kan maken tegen het aangevallen voortbrengsel dan wel de aangevallen werkwijze. Dat onderzoek zit dichter tegen de inbreukvraag in concreto aan dan tegen de vraag naar de beschermingsomvang in het algemeen. Men ontkomt er bij de beantwoording van de inbreukvraag dan ook vaak niet aan om het verleningsdossier te raadplegen. Dat raadplegen geschiedt dan ter opsporing van stellingen van de aanvrager tijdens de verlenings- of oppositieprocedure (...) die strijdig zijn met stellingen zoals ingenomen in de inbreukprocedure. Vindt men duidelijk bewijs van dergelijke tegenstrijdigheden, dan kan de octrooihouder in een inbreukprocedure worden tegengeworpen dat hij niet met dubbele tong mag spreken: iets wat men heeft 'gedisclaimd' bij de octrooiverlenende instantie, mag men vervolgens niet toch weer claimen tegenover de inbreukmaker. In de Amerikaanse inbreukpraktijk spreekt men in zo'n geval wel van 'file wrapper estoppel'. In de Duitse rechtsleer wordt aangeknoopt bij de goede trouw (...)."
Hij wijst ook op art. 21 lid 3 van Pro het verdragsvoorstel, waarover in 1991 in het kader van de World Intellectual Property Organization (WIPO) is onderhandeld(13). In het voorgestelde artikel 21 sluit Pro het eerste lid aan bij de maatstaf van art. 69 EOV Pro. Het derde lid ("prior statements") luidt:
"In determining the extent of protection, due account shall be taken of any statement limiting the scope of the claims made by the applicant or the owner of the patent during procedures concerning the grant or the validity of the patent."
2.12. De in het Meyn/Stork-arrest geëiste "goede grond" om afstand van bescherming door een octrooiaanvrager aan te nemen, lijkt volgens Ebbink binnen de geschetste kaders te passen. Ik sluit me bij die opvatting aan. Voor het onderhavige geschil zou dit tot gevolg hebben dat de gemiddelde vakman een afstand door [eiseres] van bescherming voor een uitvoeringsvorm (in casu: voor een uitvoering met een beweegbare tussenlaadvloer en een vaste onderste laadvloer) slechts mag aannemen indien daartoe, gelet op de inhoud van het octrooischrift in het licht van eventuele andere bekende gegevens, goede grond bestaat. Twijfel bij de gemiddelde vakman over een mogelijk door [eiseres] bedoelde afstand van bescherming is dus niet voldoende.
2.13. In beginsel is het oordeel over de vraag wat de gemiddelde vakman uit het octrooischrift c.a. zal afleiden omtrent een eventuele afstand van bescherming door de octrooihouder, van feitelijke aard. Zulk een oordeel is voorbehouden aan de rechter die over de feiten oordeelt. De primaire klacht in de subonderdelen c en d, dat de beslissing van het hof onjuist zou zijn, leidt om die reden niet tot cassatie. Subsidiair wordt in onderdeel II geklaagd dat 's hofs beslissing niet begrijpelijk is gemotiveerd in het licht van diverse, in het onderdeel aangeduide omstandigheden. Aan [eiseres] moet m.i. worden toegegeven dat, wanneer het wezen van [eiseres'] uitvinding gelegen is in de verticale uitbreiding van de beschikbare ruimte die (tenminste voor de duur van het laden en lossen) met de maatregelen I en II kan worden bereikt en niet verkregen kon worden door toepassing van de twee Franse octrooiaanvragen(14) - en dát was het standpunt van [eiseres] -, het hof een essentiële stelling heeft laten liggen. In de door [eiseres] gestelde situatie "bijten" de octrooiaanvrage van [eiseres] en de Franse octrooiaanvrage nr. 2.187.574 elkaar niet. In de door [eiseres] gestelde situatie kan niet zonder nadere uitleg, welke ontbreekt, ervan worden uitgegaan dat [eiseres] redenen had om haar octrooiaanvrage te beperken tot een voertuig met een vaste tussenlaadvloer en een verticaal beweegbare onderste laadvloer. Evenmin had, in die situatie, de gemiddelde vakman aanleiding om te menen dat [eiseres] redenen voor zulk een zelfbeperking had.
2.14. Mogelijk heeft het hof deze essentiële stelling van [eiseres] wel onder ogen gezien maar deze in het voetspoor van de rechtbank verworpen. Ik vind een dergelijk impliciet oordeel in het bestreden arrest echter niet terug. Indien het hof van oordeel is geweest dat de door [eiseres] beoogde verticale uitbreiding van de beschikbare ruimte reeds kon worden verkregen door toepassing van de Franse octrooiaanvrage nr. 2.187.574, schiet de motivering eveneens tekort. In het licht van de stellingen van [eiseres] kon het hof niet volstaan met verwijzing naar de Franse octrooiaanvrage nr. 2.187.574: [eiseres] had nu juist betoogd dat daarmee de beoogde verticale uitbreiding niet kon worden bereikt. Overigens zou een dergelijk oordeel van het hof haaks staan op de octrooiverlening; dit laatste is niet beslissend, maar het geeft aan waarom nadere motivering hier geboden was. De overige subonderdelen van onderdeel II behoeven na het voorgaande geen bespreking meer.
2.15. Onderdeel III is gericht tegen rov. 14, welke overweging onder meer inhoudt:
"Wie zoals in casu, gemakkelijk een conclusie had kunnen opstellen die de variant van [verweerster] c.s. zou hebben omvat, en dit nalaat, komt billijkheidshalve geen bescherming toe van deze ten tijde van het redigeren van de conclusie kenbare, voor de hand liggende equivalente uitvoeringsvorm. De equivalentieleer (...) kan geen toepassing vinden als remedie tegen onzorgvuldig redigeren. Het rechtszekerheidsbelang zou anders onvoldoende recht worden gedaan."
2.16. De billijkheid is, als zodanig, niet een begrip dat voorkomt in art. 69 EOV Pro, in het daarbij behorende Protocol of in art. 30 ROW Pro. Het hof heeft zich mogelijk laten inspireren door de dissertatie van Pieroen, die over de maatstaf van art. 30 lid 2 ROW Pro (= art. 69 lid 1 EOV Pro) schreef:
"Naar mijn mening wordt het juiste midden bereikt wanneer men er enerzijds van uitgaat dat de conclusie als definitie van de beschermingsomvang moet worden opgevat, zodat de aanvrager - wanneer hij ruime bescherming wenst - de conclusie zo ruim en scherp moet formuleren dat de woorden van de conclusie de gewenste ruime beschermingsomvang adequaat omschrijven, maar anderzijds ook erkent dat een perfecte formulering in de praktijk niet altijd mogelijk is. In verband met dit laatste aspect kan het in bepaalde gevallen nodig zijn de beschermingsomvang ruimer vast te stellen dan hetgeen met zoveel woorden door de conclusie wordt gedefinieerd."(15)
Voor het bereiken van dat juiste midden heeft Piroen verscheidene normen voorgesteld, zoals het zorgvuldigheidsbeginsel (geen bescherming bij vermijdbare redactiefouten), het risicobeginsel (gevolgen van een te beperkte redactie komen in beginsel voor risico van de octrooihouder) en het voorzienbaarheidsbeginsel (een uitbreiding van de beschermingsomvang buiten de tekst van de conclusie moet voor de gemiddelde vakman voldoende voorspelbaar zijn).
2.17. In de opvatting van Piroen worden hoge eisen gesteld aan de formulering door (de octrooigemachtigde van) de octrooiaanvrager. [Eiseres] heeft in het pleidooi in cassatie met name aandacht gevraagd voor de beschouwingen van J.H.J. den Hartog in BIE 1996, blz. 83-85. In een notendop komt de kritiek hierop neer, dat wanneer de rechter zulke hoge eisen stelt aan de zorgvuldigheid waarmee een octrooiconclusie wordt opgesteld (op straffe van het ontbreken van bescherming indien aan die eisen niet wordt voldaan), dit tot een ongerijmd resultaat voert. Het probleem zit in de equivalente uitvoeringsvormen die, per definitie, niet in de octrooiconclusie beschreven staan. Equivalente uitvoeringsvormen die gelegen zijn dicht bij de in het octrooischrift beschreven uitvoeringsvorm worden soms niet beschermd, op grond van het argument dat de aanvrager van het octrooi zulke uitvoeringsvormen had behoren te voorzien en daarmee in de formulering van zijn claim rekening had behoren te houden. Daarentegen worden equivalente uitvoeringsvormen die een zorgvuldig formulerende aanvrager niet had kunnen voorzien (bijv. omdat het gaat om een zgn. pionier-uitvinding waarvan zelfs een zorgvuldig formulerende octrooiaanvrager niet onmiddellijk alle toepassingsvormen kan overzien), wél door de rechter in bescherming genomen. Het systematisch ongerijmde resultaat (door Den Hartog de "dip" genoemd) houdt in, dat op deze wijze uitvoeringsvormen die verder weg staan van de beschreven uitvinding wél en uitvoeringsvormen die dichter bij de beschreven uitvinding staan níet onder de beschermingsomvang vallen.
2.18. De beschouwingen van Den Hartog betreffen in het algemeen de wijze waarop - ook ná het arrest Ciba-Geigy/Oté - de beschermingsomvang van octrooien door de Nederlandse rechter wordt vastgesteld. Den Hartog geeft een korte beschrijving van de uit de Engelse/Amerikaanse rechtspraak bekende function-way-result test en vervolgt:
"De Nederlandse rechter doet eigenlijk iets precies tegenovergestelds. De Nederlandse rechter stelt zich veelal de vraag, of van de aanvrager van het litigieuze octrooi mocht worden verwacht dat, indien hij bescherming had gewenst, hij dat ook in de conclusie tot uitdrukking had gebracht. Indien equivalente maatregelen bij de vakman (goed) bekend zijn, komt de Nederlandse rechter soms dus tot de conclusie dat de octrooihouder onzorgvuldig is geweest bij de formulering van zijn octrooi, zodat hij geen bescherming krijgt (...). De beschermingsomvang (...) kent dus een dip, direct buiten de letterlijke tekst van een conclusie."(16)
Den Hartog heeft de vraag opgeworpen of de Nederlandse rechter, met zijn benadering vanuit het wezen van de uitvinding gecorrigeerd door hetgeen de rechtszekerheid voor derden vergt, niet uit de pas dreigt te lopen met de wijze waarop in andere landen de beschermingsomvang van octrooien wordt vastgesteld.
2.19. Over dat vraagstuk is het laatste woord nog niet gesproken. De vakliteratuur is in elk geval nog niet zover dat de maatstaf van het arrest Ciba-Geigy/Oté zou moeten worden ingeruild voor de function-way-result test of voor een ander criterium(17). Het antwoord op de vraag of deze inruil wenselijk is, lijkt bovendien niet voor ieder type octrooi hetzelfde te zijn. In Nederland wordt de function-way-result test al sporadisch toegepast: zie de beslissing van het hof, te kennen uit rov. 3.3.3 in NJ 1995, 392. Voor de beoordeling van het onderhavige cassatiemiddel kan m.i. nog steeds van de maatstaf van het arrest Ciba-Geigy/Oté worden uitgegaan.
2.20. In het arrest Ciba-Geigy/Oté heeft de Hoge Raad niet beslist dat een onzorgvuldige formulering van de octrooiconclusie door de octrooihouder, als zodanig, voor de rechter een reden moet zijn om de octrooiconclusie beperkt uit te leggen. De Hoge Raad heeft het argument van het onzorgvuldig formuleren slechts in een bepaalde context gebruikt. Ik wil wijzen op de laatste volzin van rov. 3.4.1 van het arrest Ciba-Geigy/Oté:
"(...) Wel noopt de eis van een redelijke rechtszekerheid voor derden tot terughoudendheid bij het ten voordele van de octrooihouder hanteren van aan het verleningsdossier ontleende argumenten. De rechter zal dan ook slechts wanneer hij oordeelt dat het voor de gemiddelde vakman ook na bestudering van de beschrijving en de tekeningen nog voor redelijke twijfel vatbaar blijft hoe de inhoud van de conclusies moet worden begrepen, gebruik mogen maken van verhelderende gegevens uit het openbare deel van het verleningsdossier. Daarbij dient ook in aanmerking te worden genomen dat onduidelijkheden die het gevolg zijn van een onzorgvuldige formulering van het octrooischrift, in beginsel voor risico van de octrooihouder dienen te komen."
Tegen een zó geformuleerde regel valt n.m.m. weinig in te brengen. Wanneer bij de gemiddelde vakman, die de octrooiconclusie met de bijbehorende beschrijving en tekeningen heeft bestudeerd, nog redelijke twijfel overblijft hoe de inhoud van de conclusie moet worden begrepen, kan gebruik worden gemaakt van gegevens uit (het openbare deel van) het verleningsdossier. Die gegevens kunnen zowel in het voordeel als in het nadeel van de octrooihouder worden gebruikt. Wanneer er dan nog onduidelijkheden resteren die het gevolg zijn van een onzorgvuldige formulering door de octrooihouder, komen zulke onduidelijkheden in beginsel voor het risico van de octrooihouder. Het alternatief, dat zulke onduidelijkheden voor het risico van de lezer van het octrooischrift blijven, zou onbillijk zijn. De benaderingswijze van de Hoge Raad gaat uit van de rechtszekerheid voor derden, niet van het stellen van een sanctie op onzorgvuldig formuleren van de octrooiconclusie. In gevallen waarin het voor de gemiddelde vakman voldoende duidelijk is dat een bepaalde equivalente uitvoeringsvorm wél onder de beschermingsomvang van het octrooi valt - in welke gevallen aan de in art. 69 EOV Pro bedoelde eis van rechtszekerheid wordt voldaan - kan aan de octrooihouder geen bescherming worden ontzegd op de enkele grond dat hem een verwijt van onzorgvuldig formuleren kan worden gemaakt.
2.21. Een zo absolute regel als waarvan het hof in de tweede volzin van rov. 14 uitgaat ("Wie ... uitvoeringsvorm"), bestaat bij mijn weten niet. In zoverre wordt subonderdeel III.b terecht voorgesteld. In rov. 14 valt niet te lezen dat het hof toepassing heeft willen geven aan rov. 3.4.1 van het arrest Ciba-Geigy/Oté. De in subonderdeel III.a aangevoerde klacht kan bij gegrondbevinding van de klacht onder b buiten behandeling blijven. Niettemin een korte opmerking over subonderdeel III.a, mede omdat [eiseres] in subonderdeel II.a een soortgelijk argument heeft aangevoerd. In de octrooipraktijk wordt wel onderscheid gemaakt tussen "concreet" of "centraal" geformuleerde octrooiconclusies (waarin, kort gezegd, een uitgevonden inrichting wordt beschreven zoals de opsteller van de octrooiaanvrage die concreet voor zich ziet) en "abstract" of "perifeer" geformuleerde octrooiconclusies (met, kort gezegd, een omschrijving van de technische of natuurwetenschappelijke functie die moet worden vervuld om een bepaald resultaat te verkrijgen). Het EOV hanteert te aanzien van deze twee categorieën geen verschillende maatstaven. Voor zover [eiseres] aanvoert dat de rechter rekening behoort te houden met de moeilijkheden die voor een octrooiaanvrager in het algemeen kleven aan een concrete wijze van omschrijven van een uitvinding, zie ik in het bestreden arrest geen aanleiding om te veronderstellen dat het (in octrooizaken gespecialiseerde) Haagse gerechtshof voor die moeilijkheden onvoldoende aandacht zou hebben gehad.
2.22. Onderdeel IV richt twee algemene klachten tegen de rov. 10 - 15. De klacht onder a houdt in dat het hof heeft verzuimd eerst het wezen van de uitvinding te onderzoeken en pas daarna te beoordelen of het resultaat van zijn onderzoek de rechtszekerheid voor derden voldoende tot haar recht laat komen. Deze klacht mist n.m.m. zelfstandige betekenis naast onderdeel II. Hetzelfde geldt voor de klacht van onderdeel IV.b .
3. Conclusie
De conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest en tot verwijzing van de zaak naar het gerechtshof te 's-Gravenhage.
De Procureur-Generaal bij de
Hoge Raad der Nederlanden,
1 Omdat het octrooi is aangevraagd vóór 1 april 1995, is hier nog de Rijksoctrooiwet van 1910 van toepassing: zie art. 102 lid 1 ROW Pro 1995.
2 Prod. 1 bij CvE. De genoemde cijfers verwijzen naar de afbeeldingen, behorend bij de octrooiaanvrage. Deze afbeeldingen zijn tegelijk met het vonnis in eerste aanleg afgedrukt in BIE 2000 blz. 4.
3 Maatregel II houdt in dat de laadruimte boven de tussenvloer is voorzien van een beweegbaar of wegneembaar dak, dan wel niet is voorzien van een dak: zie rov. 4.1 Rb.
4 Verdrag van 5 oktober 1973, Trb. 1976, 101, laatstelijk gewijzigd op 9 december 1993, Trb. 1994, 47 (S&J 73-II). Zie ook het vrijwel gelijkluidende art. 8 lid 3 van Pro het Verdrag van Straatsburg d.d. 27 november 1963, Trb. 1964, 173 (opgenomen in S&J 73-III).
5 Een gelijkluidende bepaling is te vinden in art. 53, tweede lid, ROW 1995.
6 HR 27 januari 1989, NJ 1989, 506 m.nt. LWH (Meyn/Stork), rov. 3.3; in gelijke zin: HR 9 november 1990, NJ 1991, 169 m.nt. DWFV; HR 31 december 1993, NJ 1994, 387 m.nt. DWFV; HR 17 juni 1994, NJ 1995, 393 m.nt. DWFV; HR 24 november 1995, NJ 1999, 218.
7 De vraag of de maatstaf van het Ciba-Geigy-arrest ook van toepassing is op een octrooiinbreuk, begaan op een tijdstip gelegen vóór dat arrest, werd bevestigend beantwoord in HR 5 sept. 1997, NJ 1999, 410 m.nt. DWFV, rov. 3.3.3.
8 Zie de beslissing d.d. 15 augustus 1995, blz. 5, regel 17 e.v.
9 Zie de appeldagvaarding onder 4 en de pleitnotities zijdens [eiseres] in hoger beroep, punt 45 onder 7.
10 Art. 5.3.6 Voertuigreglement (S&J 68-III).
11 Pleitnota namens [verweerster] c.s. in cassatie, blz. 12.
12 Losbl. Intellectuele eigendom, aant. 9.2 op art. 53 lid 2 ROW Pro 1995.
13 Het congresverslag is in 1991 door WIPO uitgegeven als Records of the Diplomatic Conference for the Conclusion of a Treaty supplementing the Paris Convention as far as Patents are concerned, Vol. I (ISBN 92-805-0382-0). De tekst en commentaar daarop zijn ook te vinden bij H.M.E. Bertrams, Equivalentie in het octrooirecht, diss. 1998, blz. 19-25.
14 [eiseres] had dit aangevoerd bij appeldagv. onder 3; pleitnotities in hoger beroep alinea's 27 e.v., i.h.b. punt 30.
15 A.P. Pieroen, Beschermingsomvang van octrooien in Nederland, Duitsland en Engeland, diss. 1988, nr. 960; zie ook de nrs. 217-222 en 961 e.v.
16 BIE 1996, blz. 84, op blz. 85 voorzien van een illustratie die bij pleidooi in cassatie namens [eiseres] letterlijk en figuurlijk is uitvergroot.
17 Ofschoon Bertrams de kritiek van Den Hartog gedeeltelijk onderschrijft, komt zij toch niet tot de slotsom dat de function-way-result test voortaan ook in Nederland de maatstaf zou moeten zijn; zie de samenvatting van haar dissertatie op blz. 283-297, i.h.b. blz. 296. Ook in het buitenland lijkt de ontwikkeling nog niet uitgekristalliseerd; zie laatstelijk J.C. Rasser in BIE 2001 blz. 157 e.v. over de Amerikaanse rechtspraak.