Conclusie
Rekestnr. R03/116HR
Mr. D.W.F. Verkade
Parket 13 oktober 2004
Conclusie inzake:
1. Ayk Suncentre Service BV,
gevestigd te Doetinchem
2. Ayk Suncentre Service GmbH(1),
gevestigd te Emmerich, Duitsland
3. [Verzoekster 3],
gevestigd te [vestigingsplaats], Duitsland
4. [Verzoekster 4] en
5. [Verzoeker 5], te [woonplaats], Duitsland
tegen:
Ayk Suncenter Benelux BV(2),
gevestigd te Arnhem
1. Inleiding
De wezenlijke inzet van deze procedure ex art. 6 Handelsnaamwet Pro (Hnw) betreft niet de (trouwens niet of nauwelijks onderscheidende) handelsnaamelementen Suncentre respectievelijk Suncenter. Partijen strijden om het wél onderscheidende bestanddeel Ayk.
Ik moet bekennen dat de omstandigheid dat als procespartijen optreden (voluit) Ayk Suncentre Service BV c.s. respectievelijk (voluit) Ayk Suncenter Benelux BV, mij bij bestudering van het dossier aanvankelijk veelvuldig in verwarring bracht. In de hoop uw Raad daarmee te accomoderen, zal ik - zo veel mogelijk(3) - hierna verzoekster sub 1 (Ayk Suncentre Service BV) aanduiden als: ASS; en met haar mede-verzoek(st)ers als ASS c.s. Een tot het concern van verzoeksters behorende - gefailleerde - vennootschap, Ayk Suncentre Nederland BV, die in deze zaak een belangrijke rol speelt, althans speelde, zal ik zo veel mogelijk aanduiden als ASS-Nl.
De (in cassatie niet verschenen) tegenpartij Ayk Suncenter Benelux BV zal ik zo veel mogelijk aanduiden als ASB.
Herhaald zij echter dat het geschil in de kern gaat om rechten op Ayk, en dus niet over de 'lange' (handels)namen, noch om rechten op de door mij nu geïntroduceerde afkortingen.
2. Feiten(4)
2.1. Op 1 februari 1989 heeft het echtpaar [verzoekers 4 en 5], althans hun vennootschap Voma, onder de naam 'Ayk Beauty Sun' een pilotstudio geopend in Arnhem en op 1 februari 1990 een tweede in Doetinchem.
2.2. Op 12 april 1990(5) hebben zij de besloten vennootschap [A] BV opgericht, die op haar beurt de besloten vennootschap [B] BV heeft opgericht. De laatste vennootschap heeft de (exploitatie van de) pilotstudio's in Arnhem en Doetinchem overgenomen van Voma.
2.3. Het echtpaar [verzoekers 4 en 5] wilde de markt voor de exploitatie van zonnestudio's in Nederland ontwikkelen via een franchisesysteem. Mede in dat kader heeft [B] BV op 1 januari 1992 de handelsnaam van haar zonnestudio's gewijzigd in 'Ayk Suncentre' en later de statutaire naam van haar vennootschap gewijzigd 'Ayk Suncentre Service BV'. (Het gaat hier om thans-verzoekster sub 1, hierna veelal ook ASS.)
2.4. [A] BV heeft op 14 mei 1992 de besloten vennootschap Ayk Suncentre Nederland BV (hierna veelal: ASS-Nl) opgericht. ASS-Nl heeft op 20 mei 1992 het woord- en beeldmerk 'Ayk Suncentre', en op 15 april 1994 het woordmerk 'Ayk' gedeponeerd in het Beneluxmerkenregister.
2.5. Op 21 mei 1992 hebben [verzoekers 4 en 5] de Duitse vennootschap Ayk Suncentre Service GmbH opgericht. Op 29 maart 1996 heeft Ayk Suncentre Service GmbH zowel het woord- als het beeldmerk 'Ayk' respectievelijk 'Ayk Suncentre' in het Beneluxmerkenregister gedeponeerd.
2.6. Bij vonnis van de arrondissementsrechtbank Arnhem van 8 april 1996 is ASS-Nl failliet verklaard, met de benoeming van mr. W.D. Huizinga tot curator.
2.7. De thans in cassatie gerekwestreerde partij (hierna veelal aangeduid als ASB) heette voorheen Pinoccio International BV, doch heeft met ingang van 12 januari 1996 haar handelsnaam gewijzigd in 'Ayk Benelux' en met ingang van 23 mei 1996 in 'Ayk Suncenter Benelux BV'.
2.8. Op 27 juni 1996 heeft ASB van de curator van de gefailleerde ASS-Nl het woord- en beeldmerk 'Ayk' en 'Ayk Suncentre' gekocht, welke zijn ingeschreven/gedeponeerd in het Beneluxmerkenregister op 13 augustus 1996 respectievelijk 28 augustus 1996.
2.9. Bij akte van 27 juni 1996 heeft de curator van de gefailleerde ASS-Nl aan ASB de rechten op het woordmerk 'Ayk'en het woord- en beeldmerk 'Ayk Suncentre' overgedragen.(6) Vervolgens heeft de curator bij akte van 18 december 1996 nog het recht op de handelsnaam 'Ayk Suncentre' aan ASB overgedragen.
3. Procesverloop
3.1. In het op 10 december 1996 bij de griffie van het kantongerecht te Arnhem ingekomen verzoekschrift ex art. 6 Hnw Pro, hebben thans verzoekers in cassatie, ASS c.s. de kantonrechter verzocht - kort gezegd en voor zover in cassatie relevant - te veroordelen tot wijziging van ASB's handelsnaam Ayk Benelux Suncenter, wegens schending van artikelen 5 en 5a Hnw.
3.2. ASS c.s. hebben aan hun verzoek ten grondslag gelegd dat zij, althans één hunner - te weten ASS, die sinds 1992 onder de naam 'Ayk Suncentre' bij het handelsregister staat geregistreerd - als eerste rechtmatig de handelsnaam 'Ayk Suncentre', althans enig kenmerkend onderdeel daarvan, voor haar/hun ondernemingen rechtmatig hebben gevoerd, zodat ASB de handelsnaam Ayk Suncentre Benelux onrechtmatig voert (art. 5 Hnw Pro).
Voorts hebben verzoekers gewezen op de merkrechten op de naam 'Ayk' en 'Ayk Suncentre' van Ayk Suncentre Service GmbH (art. 5a Hnw).
3.3. ASB heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Zij heeft daartoe onder meer betoogd dat zij gerechtigd is ten aanzien van het merk en de handelsnaam, omdat deze door de curator in het faillissement van ASS-Nl aan haar zijn overgedragen.
ASB heeft een tegenverzoek ingediend en onder meer - voor zover in cassatie relevant - gevorderd dat ASS, en Ayk Suncentre Service GmbH, bevolen wordt schending van de artikelen 5 en 5a Hnw te staken.
3.4. Bij beschikking van 26 mei 1997 heeft de kantonrechter ASS c.s. (thans verzoekers in cassatie), in het gelijk gesteld en kort gezegd bepaald dat in de handelsnaam van ASB (Ayk Suncenter Benelux BV) een zodanige wijziging dient te worden aangebracht dat daarvan noch het woord 'Ayk' noch de combinatie 'Ayk Suncentre' deel uitmaken. De kantonrechter heeft zich daarbij (uitsluitend) gebaseerd op art. 5a Hnw (dus: gebruik door ASB van de handelsnaam in strijd met oudere merkrechten aan de zijde van ASS c.s.).
3.5. Bij beroepschrift van 26 juni 1997, tevens houdende wijziging van het (tegen)verzoek, is ASB van de beschikking van de kantonrechter in beroep gegaan.
Daarbij heeft ASB - onder aanvoering van 27 grieven - de zaak in volle omvang aan de rechtbank voorgelegd(7), en de rechtbank verzocht - kort gezegd - ASS en Ayk Suncentre Service GmbH te bevelen met onmiddellijke ingang ieder gebruik van de namen 'Ayk', 'Ayk Suncentre' en 'Ayk Suncenter' en daarmee overeenstemmende namen als handelsnaam te staken en gestaakt te houden.
3.6. ASS c.s. hebben gemotiveerd verweer gevoerd en de rechtbank verzocht het beroep van ASB af te wijzen. Daarbij hebben zij de eerder genoemde twee grondslagen (art. 5 en Pro 5a Hnw) van hun verzoek in eerste aanleg gehandhaafd.(8)
3.7. ASS c.s. hebben in hoger beroep onder meer aangevoerd dat Ayk Suncentre Service GmbH aan ASS-Nl slechts een licentie had gegeven om het merk te gebruiken, zoals uit een door hen in kopie overgelegde overeenkomst van 20 januari 1993 zou moeten blijken.(9)
ASB heeft daarop gesteld dat de overeenkomst van 20 januari 1993 door ASS c.s. achteraf is opgesteld uitsluitend met het doel om de positie van Ayk Suncentre Service GmbH in deze (en andere merkenrechtelijke) procedures te versterken.(10) Vervolgens heeft de rechtbank in haar tussenvonnis van 1 oktober 1988 overwogen:
'6.4 Voorshands overweegt de rechtbank nog het volgende. Voor zover uit de af te leggen getuigenverklaringen naar voren zou komen dat, zoals appellante stelt, de desbetreffende overeenkomst vals is, betekent dat dat de rechten in de boedel vielen en door de curator rechtsgeldig konden worden overgedragen. In dat geval moet de vordering van appellante, met vernietiging van de bestreden beschikking alsnog worden toegewezen.
Voor zover uit de af te leggen getuigenverklaringen zou blijken dat de desbetreffende overeenkomst geldig is betekent dat dat Ayk Suncentre Nederland BV de desbetreffende rechten na opzegging had moeten overdragen aan Ayk GmbH, zodat de curator deze niet rechtsgeldig kon overdragen aan appellante.
Het beroep op artikel 11c BMW komt appellante niet toe, daar zij op de hoogte was van de omstandigheid, zoals ook in de overeenkomst met de curator van 27 juni 1996 expliciet is opgenomen, dat meer vennootschappen, waaronder Ayk Suncentre Service GmbH een exclusief recht op de desbetreffende merkrechten pretenderen. In dat geval zal de bestreden beschikking moeten worden bekrachtigd.'
3.8. Bij eindbeschikking van 1 september 2003 heeft de rechtbank de beschikking van de kantonrechter vernietigd. Daarbij heeft de rechtbank [verzoekster 3], [verzoekster 4] en [verzoeker 5] niet ontvankelijk verklaard in hun verzoek, en de verzoeken van ASS en Sunwell Sonnenstudios GmbH (voorheen: Ayk Suncentre Service GmbH) afgewezen.
Voorts heeft de rechtbank - kort gezegd - overwogen dat genoemde licentieovereenkomst geantedateerd was en derhalve niet geldig (rov. 7). De rechtbank heeft ASS c.s. bevolen ieder gebruik van de namen 'Ayk', 'Ayk Suncentre' en 'Ayk Suncenter' en daarmee overeenstemmende handelsnamen te staken en gestaakt te houden.
3.9. Tegen de beide beschikkingen van de rechtbank hebben ASS c.s. tijdig(11) beroep in cassatie ingesteld. ASB heeft, hoewel daartoe in de gelegenheid gesteld, geen verweer gevoerd.
4. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
4.1. Zoals onder 3.9 is vermeld, is het cassatieberoep tijdig ingesteld.
4.2. De rechtbank heeft verzoekers tot cassatie 3-5 niet ontvankelijk verklaard omdat zij niet als belanghebbenden in de zin van art. 6 Hnw Pro zijn aan te merken (vgl. rov. 4 tussenbeschikking en dictum eindbeschikking).
Nu het cassatiemiddel zich niet tegen dit oordeel van de rechtbank richt, kunnen verzoekers tot cassatie 3-5 ook in hun cassatieberoep niet worden ontvangen.(12)
5. Bespreking van het cassatiemiddel
5.1. Het middel bevat drie klachten.
De eerste twee klachten richten zich tegen de hiervoor geciteerde rechtsoverweging 6.4 uit de tussenbeschikking en betogen dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat voor zover uit de af te leggen getuigenverklaringen naar voren zou komen dat de overeenkomst van 20 januari 1993 vals is, zulks betekent dat de rechten in de boedel vielen en door de curator rechtsgeldig konden worden overgedragen.
5.2. Het middel klaagt vooreerst dat voor zover de rechtbank in dit verband met 'de rechten' bedoelt: de merkrechten, met name Beneluxmerk nr. 513.635 d.d. 20 mei 1992, zij over het hoofd ziet dat verzoeksters tot cassatie zich primair hebben beroepen op het oudere recht op de handelsnaam van verzoekster tot cassatie sub 1, ASS. In elk geval is de overweging onbegrijpelijk, althans geeft zij ontoereikend inzicht in de door haar gevolgde gedachtegang, zo betoogt het middelonderdeel.
5.3. Ik acht de klacht terecht voorgesteld. M.i. heeft de rechtbank hier de devolutieve werking van het appel miskend.(13) Het onderdeel klaagt niet met zoveel woorden dáárover, maar is m.i. terecht voorgesteld nu inderdaad, behoudens nadere motivering, die echter ontbreekt, het wegvallen van de grondslag van art. 5a Handelsnaamwet na het faillissement van ASS-Nl, de andere grondslag, inbreuk op een ouder handelsnaamrecht van ASS, niet raakt. De aangevallen overweging is aldus behept met een cassabel motiveringsgebrek.
5.4. De tweede klacht voert aan dat voor zover de rechtbank met 'de rechten' in rov. 6.4 van de tussenbeschikking bedoelt: de rechten op de merken en de handelsnamen 'Ayk' en 'Ayk Suncentre', die overweging ontoereikend gemotiveerd is, nu niet duidelijk is op welke wijze het recht van verzoekster tot cassatie sub 1 (ASS) op de handelsnaam 'Ayk Suncentre' (en het element 'Ayk') kan zijn overgegaan op verweerster in cassatie, ASB, nu daaromtrent niets is gesteld, terwijl verweerster in cassatie ook geen ouder recht op die of een overeenstemmende handelsnaam kan hebben verkregen, althans ook daaromtrent niets is gesteld.
5.5. Ook deze klacht treft doel. Zonder nadere motivering, die ontbreekt, is niet begrijpelijk wat de gedachtegang van de rechtbank is geweest ten aanzien van de vraag waarom ASS (anders dan de gefailleerde ASS-Nl) zich jegens ASB niet (meer) op haar handelsnaamrecht zou kunnen beroepen - als dat al haar gedachte is geweest.
Ik teken nog aan dat door ASB niets is gesteld over een eventuele overdracht van het handelsnaamrecht van ASS, verzoekster sub 1, aan de gefailleerde ASS-Nl, waarmee de curator van ASS-Nl een titel zou zijn gegeven tot nadere overdracht aan ASB. Evenmin wordt op andere wijze duidelijk op grond waarvan ASS-Nl, of ASB zelf, oudere handelsnaamrechten zou hebben verkregen.
5.6. Het derde onderdeel van het middel richt zich tegen de boven geciteerde rov. 6.4 van de tussenbeschikking, alsmede tegen de nu geciteerde rov. 2 van de eindbeschikking:
'2. In de genoemde beschikking is de zaak aangehouden in afwachting van uitlating van appellante met betrekking tot de uitkomst van het voorlopig getuigenverhoor dat door haar was verzocht - dit verzoek was toegewezen en er was in dat kader een moratoire commissie ingesteld - teneinde duidelijkheid te verkrijgen omtrent haar bewijspositie met betrekking tot de in het onderhavige geschil van belang zijnde overeenkomst van 20 januari 1993, waarvan appellante de echtheid heeft betwist. Voorshands is voorts overwogen dat mocht uit de af te leggen getuigenverklaringen naar voren komen dat deze overeenkomst vals (namelijk, zoals appellante stelt: in 1996 opgesteld en geantedateerd) is, dit tot de conclusie leidt dat de rechten op (de merken en de handelsnamen "Ayk" en "Ayk Suncentre") in de boedel vielen en door de curator rechtsgeldig konden worden overgedragen.'
Het onderdeel betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat de rechten op de handelsnamen 'Ayk' en 'Ayk Suncentre' door de curator rechtsgeldig konden worden overgedragen nu vaststaat, althans verzoeksters tot cassatie hebben gesteld(14) en door verweerster in cassatie niet is weersproken, dat de overdracht van de handelsnamen door de curator is geschied zonder dat de onderneming van ASS-Nl is overgedragen, zodat deze overdracht gelet op artikel 2 Handelsnaamwet Pro nietig is.
5.7. Het middelonderdeel snijdt de interessante vraag aan of - in weerwil van de tekst en de historische strekking van 2 Hnw - overdracht van een handelsnaam ook zonder overdracht van de onderneming mogelijk geacht moet worden.(15) ASS c.s. nemen in de cassatieschriftuur (uiteraard) een met de tekst van art. 2 Hnw Pro overeenstemmend standpunt in, maar het middel siert de stand van de cassatie-advocatuur door het vermelden van vindpaatsen die erop te wijzen dat daarover ook anders gedacht kan worden.
Terwijl Boekman in de tweede druk van haar boek De Handelsnaam van 1977 op p. 70 al suggereerde dat de eis van een gelijktijdige overdracht niet meer zwaar getild moest worden:
'Wel kan men zich afvragen wat doel en nut zijn van de beperking, dat de handelsnaam alleen "in verbinding met de onderneming" kan worden overgedragen of kan óvergaan. Dat men(16) bang is geweest voor misleiding van het publiek is duidelijk. Hetzelfde argument heeft indertijd gegolden bij art. 20 van Pro de Merkenwet 1893, die t.a.v. de overgang van een merk een soortgelijke beperking bevatte. In het merkrecht heeft men echter inmiddels die beperkingen bij de overdracht afgeschaft, zonder dat daardoor de chaos die de wetgever indertijd vreesde is ontstaan. Ik zou menen dat ook bij overdracht en overgang van het recht op de handelsnaam de beperking van art. 2 gevoeglijk Pro kan worden gemist.'
ging Arkenbout in zijn proefschrift van 1991, Handelsnamen en merken, op pp. 23-25 nog een stap verder.
Na opsomming van argumenten uit de literatuur en uit de praktijk ter ondergraving van het standpunt van de wetgever, concludeerde Arkenbout dat het voorschrift van art. 2 Hnw Pro, mede gelet op de (wellicht) daaruit voortvloeiende twijfel over de geldigheid van de handelsnaamlicentie, niet in overeenstemming is met de maatschappelijke behoeften en, sterker nog, in de praktijk in onbruik is geraakt.(17) Arkenbout stelt bovendien dat de wetgever door invoering van de licentie en 'vrije' overdracht van het met de handelsnaam in zo veel opzichten overeenstemmende dienstmerk (art. 39 in Pro verbinding met art. 11 Benelux Pro-Merkenwet) er min of meer blijk van heeft gegeven op zijn eerder ingenomen standpunt terug te willen komen.(18)
5.8. Gelet op mijn bevindingen omtrent de onderdelen 1 en 2, meen ik dat de Hoge Raad aan onderdeel 3 niet zal toekomen. Daarin, en in het ontbreken van partijdebat over het onderwerp van onderdeel 3, zie ik aanleiding om het voorshands te laten bij een signalering hiervan. Indien de Hoge Raad hierover een nadere uiteenzetting en stellingname van zijn parket zou wensen, houd ik mij op afroep daartoe beschikbaar.
Conclusie
Mijn conclusie strekt tot vernietiging van de bestreden beschikking en tot verwijzing naar het Gerechtshof te Arnhem.
De procureur-generaal bij de
Hoge Raad der Nederlanden,
A-G
1 Thans geheten: Sunwell Sonnenstudios GmbH (aldus het verzoekschrift in cassatie).
2 Thans geheten: Suncentre Benelux BV (aldus het verzoekschrift in cassatie).
3 Ik doe dat (met name) niét in de letterlijk geciteerde overwegingen van de rechtbank.
4 Ontleend aan 'de vaststaande feiten' onder a t/m n van de tussenbeschikking van de rechtbank te Arnhem van 1 oktober 1998, pp. 3-5.
5 Volgens de tussenbeschikking van de rechtbank in 1992, maar dit is onjuist: zie terecht p. 4 van het cassatiemiddel.
6 Ik kan aan de feiten als door de rechtbank vastgesteld uiteraard niet morrelen, maar hetgeen onder 2.8 en 2.9, eerste volzin is vermeld (ontleend aan de wat onbeholpen verwoording in rov. 1 onder letter l en letter n van het rechtbankvonnis van 1 oktober 1998), komt erop neer dat de merkrechten die voortsproten uit de inschrijvingen in 1992 respectievelijk 1994, door de curator bij akte van 27 juni 1996 aan ASB zijn verkocht en overgedragen, en dat die overdrachten (overeenkomstig art. 11, C Benelux-Merkenwet) in augustus 1996 in het Benelux-merkenregister zijn ingeschreven. Zie producties bij verweerschrift, tevens houdende tegenverzoek, en wel prod. 20 (koopakte, art. 2 aldaar Pro) en prod. 22 (brief over aantekening overdracht). Het depot van 28 augustus 1996 (prod. 23 aldaar) betreft een nieuw merkdepot, rechtstreeks door ASB verricht.
7 Zie beroepschrift, p. 5.
8 Zie hiertoe verweerschrift in appel, pp. 12-13, en pleitnota namens ASS c.s. van mr. Van Osch d.d. 8 maart 1968, p. 3, alsmede de beschikking van de rechtbank van 1 oktober 1998, rov. 5.1.
9 Zie rov. 4 van de tussenbeschikking van de rechtbank.
10 Zie rov 6.3 van de tussenbeschikking van de rechtbank.
11 De (korte) cassatietermijn van 1 maand (art. 6 lid 5 Hnw Pro) is in acht genomen: eindbeschikking 1 september 2003, cassatierekest ingekomen op 30 september 2003.
12 Vgl. Hugenholtz/Heemskerk, 20e druk (2002), nr. 117, p. 117.
13 Vgl. supra, nr 3.6 en met name voetnoot 8.
14 Aanvullend verzoekschrift, tevens houdende verweerschrift d.d. 11 februari 1997 sub 5 verweerschrift in appel, p. 13-14.
15 Het onderwerp werd (zijdelings) bij de Hoge Raad eerder aangesneden in par. 5.8 van het verweerschrift in de zaak die leidde tot HR 25 november 1994, NJ 1995, 173 (Overkamp). De Hoge Raad kwam er niet aan toe.
16 Hier verwijst Boekman naar de MvT bij het ontwerp dat leidde tot art. 2 Hnw Pro.
17 Arkenbout gebruikt de gecursiveerde woorden niet voor niets. Hij legt een link met het befaamde arrest HR 3 maart 1972, NJ 1972, 339, AA 1972, p. 328 (Maring/Assuradeuren), waarin de HR over (dwingendrechtelijke) bepalingen van het WvK oordeelde dat die 'in onbruik waren geraakt', zodat zij buiten toepassing moesten blijven.
18 Ook in dat opzicht kan Arkenbout een parallel trekken met het arrest Maring/Assuradeuren: ook daar speelde een inmiddels tot stand gekomen andere wettelijke regeling, waaruit een ander inzicht van de wetgever bleek (art. 29 Pachtwet Pro) in de motivering van de Hoge Raad een rol.