Conclusie
Rolnr. C01/036HR
Mr L. Strikwerda
Zt. 18 maart 2005
conclusie inzake
1. Unilever N.V.
2. Iglo-Mora Groep B.V.
tegen
1. Artic N.V.
2. N.V. Frisia
Edelhoogachtbaar College,
1. Deze zaak is een vervolg op HR 24 januari 2003, RvdW 2003, 21, waarin de Hoge Raad prejudiciële vragen aan het Benelux-Gerechtshof heeft gesteld over de uitleg van art. 4 lid 6 Benelux Pro Merkenwet (BMW). Voor een weergave van de feiten en het procesverloop tot voormeld arrest van de Hoge Raad zij verwezen naar r.o. 3.1 resp. r.o. 1 en 3.2 van dat arrest. De Hoge Raad stelde in verband met de door onderdeel 2 van het middel opgeworpen klachten (samengevat weergegeven in r.o. 3.3 van het arrest van de Hoge Raad) de volgende drie vragen:
1. Kan van het te kwader trouw verrichten van een depot als bedoeld in art. 4 lid 6 BMW Pro geen sprake zijn op grond van het enkele feit dat de deposant die weet dat van gebruik, als in deze bepaling nader omschreven, door een derde sprake is, de eerste gebruiker (de voor-voorgebruiker) van het merk is?
2. Indien het antwoord op vraag 1 luidt dat de enkele omstandigheid dat de deposant de eerste gebruiker van het merk is, niet voldoende is om aan te nemen dat kwade trouw als bedoeld in art. 4 lid 6 ontbreekt Pro, kan dan toch worden aangenomen dat onder omstandigheden de voor-voorgebruiker niet te kwader trouw is en, zo ja, moeten dan alle overige omstandigheden van het geval in de beoordeling worden betrokken of moet alleen voldaan zijn aan bepaalde voorwaarden?
3. Indien het antwoord op vraag 2 luidt dat aan bepaalde voorwaarden moet zijn voldaan, behoort dan tot deze voorwaarden:
(a) dat de voorgebruiker rekening moest houden met een depot door de voor-voorgebruiker, en/of
(b) dat het teken ten tijde van het voor-voorgebruik van de latere deposant dan wel ten tijde van de aanvang van het voorgebruik door een derde reeds onderscheidend vermogen had en, zo ja, is daarbij de mate van onderscheidend vermogen nog van belang?
3. Het Benelux-Gerechtshof heeft bij arrest van 25 juni 2004 (besproken door Ch. Gielen in IER 2004, 79, en door D.J.G. Visser in NJB 2005, blz. 506) de eerste vraag als volgt beantwoord:
"Het verrichten van een depot van een merk moet niet noodzakelijkerwijs als te kwader trouw in de zin van art. 4 lid 6 BMW Pro worden aangemerkt indien de deposant weet dat van eerder gebruik, als in deze bepaling nader omschreven, door een derde sprake is doch deze derde, in verhouding tot de deposant, niet de eerste gebruiker van het merk is omdat de deposant zelf nog eerder van het merk gebruik maakte (de voor-voorgebruiker)."
Het Benelux-Gerechtshof overwoog dat, gelet op dit antwoord, de andere door de Hoge Raad gestelde vragen geen beantwoording behoeven (r.o. 23).
4. Met inachtneming van het antwoord van het Benelux-Gerechtshof, staat het door Unilever c.s. voorgestelde cassatiemiddel thans ter verdere bespreking.
5. Onderdeel 2 van het middel - onderdeel 1 bevat alleen een inleiding - is opgebouwd uit verscheidene subonderdelen en keert zich met rechts- en motiveringsklachten tegen het oordeel van het hof - in r.o. 4 - dat het depot van het vormmerk van 6 mei 1999 door Unilever c.s. te kwader trouw is verricht. Het hof overwoog dat zich de situatie van art. 4 lid 6 onder Pro a BMW voordoet: Artic c.s. hebben binnen de laatste drie jaren vóór het depot van Unilever c.s. in het Beneluxgebied een met het vormmerk van Unilever c.s. overeenstemmend teken voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze gebruikt. Het hof was daarom voorshands van oordeel dat het depot van het vormmerk door Unilever c.s. op 6 mei 1999 te kwader trouw is geschied en overwoog dat het enkele feit dat Unilever c.s. de tacovorm al eerder dat Artic c.s. gebruikte onder de omstandigheden van dit geval onvoldoende is om tot een ander oordeel te komen.
6. Subonderdeel 2.1.1 klaagt dat het hof in r.o. 4 blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, omdat als regel heeft te gelden dat wie een merk deponeert terwijl hij weet dat een ander het desbetreffende teken, of een daarmee overeenstemmend teken, voor dezelfde of soortgelijke waren reeds op normale wijze in de Benelux heeft gebruikt, niet kan worden aangemerkt als deposant te kwader trouw, wanneer tevens geldt dat de deposant zelf, of een met de deposant verbonden onderneming, hetzelfde teken of een daarmee overeenstemmend teken nog (aanmerkelijk) eerder dat de partij die zich op haar "voorgebruik" van het desbetreffende merk beroept, voor dezelfde of soortgelijke waren op zeer grote schaal in de Benelux heeft gebruikt en onverminderd is blijven gebruiken tot ten minste het tijdstip van het depot, en ook daarna.
7. De klacht is gegrond. Het Benelux-Gerechtshof heeft immers naar aanleiding van de eerste vraag van de Hoge Raad voor recht verklaard dat het verrichten van een depot van een merk niet noodzakelijkerwijs als te kwader trouw in de zin van art. 4 lid 6 BMW Pro moet worden aangemerkt indien de deposant weet dat van eerder gebruik, als in deze bepaling nader omschreven, door een derde sprake is doch deze derde, in verhouding tot de deposant, niet de eerste gebruiker van het merk is omdat de deposant zelf nog eerder van het merk gebruik maakte (de voor-voorgebruiker). Hieruit volgt dat de enkele omstandigheid dat de voor-voorgebruiker alsnog zijn merk deponeert, geen misbruik oplevert en derhalve niet kan leiden tot de conclusie dat het depot te kwader trouw is verricht.
8. Dit neemt overigens niet weg, zo merk ik terzijde op, dat het depot wel om andere redenen te kwader trouw kan zijn verricht. Vgl. de conclusie van de plv. A-G Langemeijer onder 3.9 en 3.10 voor het arrest van het Benelux-Gerechtshof. Deze nuance lijkt uit het oog te worden verloren door Visser, a.w., blz. 506, die uit het arrest van het Benelux-Gerechtshof afleidt dat "de voor-voorgebruiker nooit te kwader trouw (is)".
9. Het oordeel van het hof dat het enkele feit dat Unilever c.s. het teken al eerder dan Artic c.s. gebruikten, onder de omstandigheden van het onderhavige geval onvoldoende is om af te wijken van het oordeel dat het depot te kwader trouw door Unilever c.s. is geschied, geeft derhalve blijk van een onjuiste rechtsopvatting: het voor-voorgebruik van Unilever c.s. staat aan het beroep van Artic c.s. op aanwezigheid van kwade trouw bij Unilever c.s. in de weg. De verwijzing door het hof naar de omstandigheden van het onderhavige geval kan daar niet aan afdoen, nu uit geen van de door het hof genoemde omstandigheden kan volgen dat Unilever c.s. het depot uit anderen hoofde te kwader trouw hebben verricht.
10. Dit laatste betekent dat ook subonderdeel 2.3.1 slaagt.
11. De subonderdelen 2.1.2, 2.2.1 en 2.2.2 hebben ten opzichte van subonderdeel 2.1.1 kennelijk een subsidiair karakter en behoeven, nu dit subonderdeel doel treft, geen behandeling. Ik volsta met de aantekening dat uit de uitspraak van het Benelux-Gerechtshof volgt dat de beantwoording van de vraag of het depot door de voor-voorgebruiker (i.c. Unilever c.s.) te kwader trouw is verricht, niet afhankelijk is van het antwoord op de vraag of de voorgebruiker (i.c. Artic c.s.) al dan niet te goeder trouw was.
12. De subonderdelen 2.3.2 en 2.3.3, de subonderdelen 2.4.1 en 2.4.2 en het subonderdeel 2.5 falen wegens gebrek aan belang. Zij richten zich vanuit verschillende invalshoeken tegen de door het hof in aanmerking genomen omstandigheden ter ondersteuning van zijn oordeel dat het voorgebruik van Artic c.s. te goeder trouw is geweest. Nu de vraag of het voorgebruik van Artic c.s. al dan niet te goeder trouw was, niet van belang is bij de beoordeling van de vraag of het depot van Unilever c.s. te kwader trouw is verricht, kan de vraag of de door het hof in aanmerking genomen omstandigheden de conclusie kunnen dragen dat het voorgebruik van Artic c.s. te goeder trouw is geweest, in het midden blijven.
13. Onderdeel 3 van het middel bestrijdt in twee subonderdelen het oordeel van het hof met betrekking tot de vordering van Unilever c.s. tot terugname ("recall") en vernietiging van de inbreukmakende producten. Het hof heeft deze vordering afgewezen en overwoog daartoe (r.o. 9):
"Het hof begrijpt dat grief I zich tevens richt tegen het bevel tot recall en vernietiging van inbreukmakende producten. Artic heeft in dit verband gewezen op de door haar te lijden grote schade ten gevolge daarvan. Zij heeft tevens gesteld dat die schade aanzienlijk is vergroot doordat zij eerst in juli 1999, midden in het ijsseizoen, is gedagvaard, op een moment dat de afzet van ijs het grootst is, hetgeen door Ola (Unilever c.s., A-G) onvoldoende is weersproken. Voorts is ten processe niet aannemelijk geworden dat Ola in de periode voorafgaand aan de toezending van de concept-inleidende dagvaarding op 4 juni 1999 concrete bezwaren tegen het EL TACO ijsje aan Artic heeft kenbaar gemaakt, ook niet na 15 maart 1999 toen een schikking betreffende prijskaarten tot stand was gekomen. Het hof is in het licht van het bovenstaande van oordeel dat het belang van Artic bij weigering van bedoelde bevelen zwaarder weegt dan het belang van Ola bij toewijzing daarvan en in het kader van dit kort geding geen plaats is voor toewijzing daarvan."
14. Subonderdeel 3.1 stelt dat bij deze belangenafweging door het hof in relevante mate gewicht in de schaal heeft gelegd of (en in hoeverre) Artic c.s. tevens inbreuk maakten op het ten gunste van Unilever c.s. gedeponeerde vormmerk dat door het hof in r.o. 4 is beoordeeld en waarvan het hof heeft geoordeeld dat het depot te kwader trouw is verricht. Aangezien dit oordeel niet houdbaar is, moet worden aangenomen dat hetzelfde geldt voor de in r.o. 9 gemaakte belangenafweging, aldus het subonderdeel.
15. Het subonderdeel berust m.i. op een verkeerde lezing van de bestreden rechtsoverweging en moet daarom falen wegens gebrek aan feitelijke grondslag. Blijkens r.o. 9 berust de afwijzing op de overweging - kort gezegd - dat Unilever c.s. na constatering van de inbreuk nog bijna drie maanden hebben gewacht voordat zij daartegen (concrete) stappen ondernamen en dat zij het onderhavige kort geding aanhangig hebben gemaakt op een moment waarop de door de gevraagde voorziening - indien toegewezen - veroorzaakte schade voor Artic c.s. maximaal was. De vraag of en in hoeverre Artic c.s. tevens inbreuk maakten op het ten gunste van Unilever c.s. gedeponeerde vormmerk speelt geen kenbare rol in de belangenafweging van het hof.
16. Dat en waarom subonderdeel 3.2 niet tot cassatie kan leiden is reeds aangegeven in de conclusie van A-G Bakels onder 2.5 t/m 2.7 voor het arrest dat de Hoge Raad eerder in deze zaak heeft gewezen.
De conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest van het gerechtshof te 's-Gravenhage en tot verwijzing van de zaak naar een ander gerechtshof ter verdere behandeling en beslissing.
De Procureur-Generaal
bij de Hoge Raad der Nederlanden,