Conclusie
C04/256HR
Mr. D.W.F. Verkade
14 oktober 2005
Conclusie inzake:
1. [eiseres 1],
gevestigd te [vestigingsplaats],
2. Benezon Service BV, en
3. [eiseres 3],
beide gevestigd te [vestigingsplaats],
4. de vennootschap naar Duits recht [eiseres 4], en
5. de vennootschap naar Duits recht Sunwell Sonnenstudios GmbH,
beide gevestigd te [vestigingsplaats], Duitsland,
6. [eiser 6], en
7. [eiseres 7],
beiden wonende te [woonplaats], Duitsland
tegen
1. de vennootschap naar Duits recht EHV Medizinisch Technische Geräte GmbH, en
2. de vennootschap naar Duits recht PBS Unternehmensholding GmbH,
beide gevestigd te Rösrath-Forsbach, Duitsland,
3. [verweerder 3],
wonende te [woonplaats], Duitsland.
1. Inleiding
1.1. Alle eisers tot cassatie zullen hierna gezamenlijk doorgaans worden aangeduid als: [eiser] c.s.; de eisers tot cassatie sub 6 en 7 als: [eisers 6 en 7].
Verweerders in cassatie zullen hierna gezamenlijk doorgaans worden aangeduid als EHV c.s.
Ik wijs erop dat het hof en de rechtbank thans-eisers tot cassatie meestal hebben aangeduid als [eiser] (in enkelvoud), en thans-verweerders in cassatie meestal als EHV (in enkelvoud), waarbij het cassatiemiddel en de schriftelijke toelichtingen zich veelal aangesloten hebben.
1.2. De zaak betreft, kort gezegd en hoofdzakelijk, de uitleg van een bepaling in een overeenkomst voor wat betreft rechten en bevoegdheden in de Benelux met betrekking tot de (merk-)naam [A] na beëindiging van de contractuele relatie, alsmede vragen omtrent hetgeen de wettelijke merk- en handelsnaamrechten op tekens waarin het woord [A] voorkomt (nog) zouden inhouden.
1.3. Bij beschikking d.d. 14 januari 2005, nr. R03/116, heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een zaak ex art. 6 Handelsnaamwet Pro tussen een deel van thans eisers tot cassatie tegen [C] BV (voorheen Pinoccio International BV), gevestigd te [vestigingsplaats]. Die zaak houdt, wat de feitelijke achtergrond betreft, verband met de onderhavige zaak(1), maar het geschil is thans qua juridische grondslagen en verweren voor een belangrijk deel anders. [C] BV is in de thans voorliggende zaak geen partij, zo min als EHV c.s. partijen waren in even genoemde rekestprocedure. De onder 1.2 bedoelde overeenkomst was in die zaak in cassatie niet aan de orde.
1.4. Naar blijken zal, meen ik dat het middel niet tot cassatie kan leiden. De beoordeling van de klachten noopt m.i. niet tot beantwoording van rechtsvragen als bedoeld in art. 81 Wet Pro RO.
2. Feiten(2)
2.1. [D] GmbH(3), EHV en [verweerder 3] hebben sinds het begin van de jaren '80 zonnebankapparatuur onder het merk [A] verkocht alsmede een keten van eigen [A] zonnestudio's onder de naam [A] geëxploiteerd in Duitsland. Het merk [A] is op 28 december 1983 ingeschreven in het Duitse merkenregister op naam van EHV.
2.2. In 1988 zijn [verweerder 3] en [eisers 6 en 7] overeengekomen dat de laatsten - later via hun vennootschap Voma Immobilien Vermittlungs GmbH te Emmerich, de rechtsvoorganger van (de thans geheten) Sunwell Sonnenstudios GmbH - voor de Benelux het recht verkregen tot het opzetten van een keten van zonnestudio's, waarbij de [A] zonneapparatuur van EHV afgenomen diende te worden, met gebruik van de naam [A] BEAUTY SUN.
2.3. [Eisers 6 en 7] en de met hen gelieerde ondernemingen [eiseres 3] en [eiseres 1] hebben in de daarop volgende jaren een franchise-organisatie van (op enig moment 28) [A] zonnestudio's in de Benelux opgebouwd en geëxploiteerd, aanvankelijk onder de naam [A] BEAUTY SUN, en per 1 januari 1992 onder de naam [A] SUNCENTRE.
2.4. Op 6 januari 1993 is tussen EHV en de door [eisers 6 en 7] in 1992 opgerichte vennootschap [B] GmbH een 'Generalvertretervertrag' gesloten niet betrekking tot Nederland. Paragraaf 1 sub 2 luidt:
'Dem Generalvertreter [lees: [B] GmbH, A-G] wird vom Unternehmen [lees: EHV, A-G] das unwiderrufliche Recht eingeräumt das von dem Generalvertreter selbst entwickelte Sonnenstudio Franchise Konzept "[A]-Sun-Center" unter Nutzung des Namens [A] zu vertreiben. Dem Unternehmen ist bekannt, dass der Generalvertreter den Namen [A] mit dem in der Anlage 1 zu diesem Vertrag abgebildeten LOGO für sich für das Gebiet der Niederlande warenzeichenrechtlich hat schützen lassen. Das Unternehmen erklärt sich hierzu sein Einverständnis. Die Anlage ist integraler Bestandteil dieses Vertrages.'
In paragraaf 1 sub 3 is bepaald dat EHV niet zelf in Nederland mag verkopen.
Bij aanvullende overeenkomst van 23 november 1993 is het werkgebied Nederland uitgebreid met België en Luxemburg.
2.5. Bij brief van 20 maart 1995 aan [E] BV en later ook aan [B] GmbH heeft EHV het op 6 januari 1993 gesloten Generalvertretervertrag met onmiddellijke ingang opgezegd.
2.6. Sedert 21 december 1995 heeft EHV een overeenkomst met Suncentre Benelux BV - tot 23 mei 1996 geheten: Pinoccio International BV, een door een zekere Verheij geleide vennootschap - met betrekking tot de vertegenwoordiging van de [A] merken en [A] zonnestudio's in de Benelux.
2.7. PBS Unternehmensholding GmbH, vroeger geheten [D] GmbH, is de holdingmaatschappij waarin sedert 1997 de rechten van de navolgende [A]-merken zijn ondergebracht:
- Duitse registratie [008] woord/beeldmerk [A] van 28 december 1983,
- internationale registratie [003] woord/beeldmerk [A] BEAUTY SUN van 7 december 1988,
- internationale registratie [007] [A] beeldmerk van 28 januari 1997,
- Benelux registratie [004] [A] beeldmerk van 19 mei 1994,
- Benelux registratie [005] [A] woordmerk van 19 mei 1994.
2.8. [Verweerder 3] is houder van de Benelux registratie [006] [A] SOFT & POWER SYSTEM beeldmerk van 27 maart 1995.
2.9. De door [eiseres 3] opgerichte dochtervennootschap [E] BV heeft op 20 mei 1992 het beeldmerk [A] SUNCENTRE gedeponeerd in het Beneluxmerkenregister (nr. [009]). In maart 1996 is deze vennootschap gefailleerd. De curator heeft het merk en de handelsnaam [A] SUNCENTRE overgedragen aan [C] BV.
2.10. Op 29 maart 1996 heeft [B] GmbH het woordmerk [A] (nr. [002]) en het beeldmerk [A] SUNCENTRE (nr. [001]) gedeponeerd in het Beneluxmerkenregister.
2.11. Tussen EHV c.s. en [eiser] c.s. zijn in Nederland en Duitsland diverse gerechtelijke procedures gevoerd met als inzet het recht op het merk en de handelsnaam [A]. Bij de stukken bevinden zich afschriften van de respectieve uitspraken van de Nederlandse en Duitse gerechtelijke instanties.
2.12. Ingevolge de beslissing van het Landgericht Düsseldorf van 8 april 1997 is de handelsnaam [B] GmbH laatstelijk gewijzigd in Sunwell Sonnenstudios GmbH.
2.13. Door de problemen tussen de partijen is van de door [eiser] c.s. opgebouwde franchise-organisatie niets meer over. Het merendeel, althans een groot aantal van de voormalige franchisenemers werkt thans in een nieuw zelfstandig samenwerkingsverband, genaamd 'Sundays'. Geen der partijen heeft formeel invloed op/in deze organisatie, zij het dat EHV Sundays' wel voorziet van [A]-producten. Een en ander brengt mee dat [eiser] c.s. de aanduiding [A] als merk thans niet gebruiken.
2.14. Het Landgericht Düsseldorf heeft bij in kracht van gewijsde gegane uitspraak van 26 oktober 2000 de vordering van Sunwell Sonnenstudios GmbH (voorheen genaamd [B] GmbH) afgewezen om de Benelux-merken [A] SUNCENTRE nr. [009] en [A] nr. [010] aan haar te doen overdragen door de curator van het failliete [E] BV.
2.15. [Eiseres 3] is bij vonnis van de rechtbank te Arnhem van 19 juni 2002 in staat van faillissement verklaard, welk vonnis is bekrachtigd door het gerechtshof te Arnhem bij arrest van 25 juli 2002.
3. Procesverloop
3.1. Na daartoe verkregen verlof ex art. 145 (oud) Rv is het onderhavige geding ingeleid door EHV c.s. bij exploot d.d. 2 november 1998. EHV c.s. vorderden, (zeer) kort samengevat, [eiser] c.s. te veroordelen tot het staken van ieder direct of indirect gebruik van de [A]-merken van EHV c.s. of daarmee overeenstemmende tekens, de nietigverklaring uit te spreken van de depots van twee [A]-merken ten name van Sunwell Sonnenstudios GmbH, [eiseres 1] te bevelen ieder gebruik van die handelsnaam te staken, een en ander met nevenvorderingen waaronder het opleggen van dwangsommen; alsmede veroordeling van [eiser] c.s. om de met de merkinbreuk gemaakte winst af te staan aan EHV c.s. en de door EHV c.s. geleden schade aan hen te vergoeden, een en ander nader op te maken bij staat.
3.2. [Eiser] c.s. voerden gemotiveerd verweer. In reconventie stelden zij vorderingen in die ongeveer het spiegelbeeld vormden van de vorderingen in conventie.
3.3. EHV c.s. voerden in reconventie gemotiveerd verweer.
3.4. Na pleidooien op 5 oktober 1999 heeft de rechtbank te Arnhem bij tussenvonnis van 3 februari 2000 een comparitie van partijen gelast, die op 23 juni 2000 plaats had.(4)
3.5. Nadat die comparitie niet tot overeenstemming tussen partijen had geleid, heeft de rechtbank bij eindvonnis van 1 februari 2001 de vorderingen van EHV c.s. in conventie grotendeels toegewezen, en de vorderingen in reconventie afgewezen.
De rechtbank heeft daartoe onder meer, voor zover in cassatie relevant, overwogen:
'3.2. Bij de beoordeling stelt de rechtbank de volgende zaken voorop:
- de oudste [A]-merkregistraties liggen aan de zijde van EHV (p. l6 cva in reconventie);
- EHV heeft nimmer [A]-merkrechten in eigendom aan [eiser] overgedragen;
- niet in geschil is dat [eiser] de aanduiding [A] voor identieke danwel soortgelijke producten en diensten gebruikt(e) als EHV;
- op de merkregistratie [A] BEAUTY SUN na heeft [eiser] niet betwist dat er overeenstemming bestaat tussen de [A]-merken over en weer;
- [eiser] kan in deze procedure geen aanspraak maken op het door de curator aan [C] B.V. overgedragen merk, de oudste merkregistratie zijdens [eiser], en handelsnaam [A] SUNCENTRE. [C] B.V. is in deze procedure geen partij. In deze procedure kan [eiser] geen beroep doen op de door hen aangehaalde uitspraak van het Landgericht Düsseldorf van 9 september 1997 en de tussenbeschikking van de rechtbank Arnhem van 1 oktober 1998, waarbij [C] B.V. en (ondernemingen van) [eiser] als partij betrokken zijn geweest. EHV is hierbij geen partij geweest zodat deze uitspraken tussen de partijen in deze procedure geen rechtskracht heeft.
3.3. In deze procedure staat centraal de vraag welke betekenis moet worden toegekend aan het Generalvertretervertrag van 6 januari 1993, meer in het bijzonder aan het daarin aan [B] GmbH, de Duitse tak van de ondernemingen van [eiser], verleende "unwiderrufliche Recht" om het teken [A] te gebruiken bij het door [eiser] ontwikkelde zonnestudio-franchise-concept in Nederland, later uitgebreid tot de Benelux.
De rechtbank neemt als vertrekpunt de uitleg van de Duitse bodemrechter in de bodemprocedure tussen de contractspartijen.
Het Landgericht Düsseldorf (oordelend in eerste aanleg) en het Oberlandesgericht Düsseldorf (in het door [eiser] ingestelde hoger beroep) zijn uitgegaan van de toepassing van Duits recht. Dat is ook het standpunt dat EHV in deze procedure bepleit. [eiser] heeft dit niet voldoende gemotiveerd weersproken. [...]
[...]
[...] Het Oberlandesgericht Düsseldorf spreekt in zijn uitspraak van 31 maart 1998 (produktie 9, met vertaling door beëdigd vertaler, conclusie van eis in conventie) steeds over een sublicentie. Het Oberlandesgericht heeft onder meer geoordeeld: 'Gedaagde (lees: [eiser]. rb.) is ten onrechte de mening toegedaan dat haar het gebruik van het teken "[A]" (...) is toegestaan op grond van (...) het Generalvertretervertrag van 6 januari 1993, ondanks het feit dat deze overeenkomst niet meer van kracht is. Het recht van gedaagde om van Duitsland uit gebruik te maken van het teken "[A] voor zakelijke doeleinden alsmede bij de export alsmede in de zakelijke correspondentie en reclamemateriaal, is komen te vervallen ten gevolge van de rechtsgeldige en door gedaagde aanvaarde opzegging van de overeenkomst door eiseres (lees: EHV, rb.) in 1995." (r.o. I.c, p. 12) Deze uitleg is in eerste aanleg ook door het Landgericht Düsseldorf gevolgd.
Het gaat hierbij niet alleen om het gebruik van de naam [A] door [eiser] maar ook om het gebruik van het merk [A].
Het Oberlandesgericht heeft vervolgens geoordeeld dat [eiser] hun handelsnaam dienden te wijzigen en dat het hen op grond van de Duitse Merkenwet verboden was om het teken [A] voor export (producten) te gebruiken.
Reeds eerder had het Hof Arnhem, in hoger beroep in kort geding, in het arrest van 23 september 1997 (productie 5 conclusie van eis in conventie) overwogen dat uit het Generalvertretervertrag niet kan worden afgeleid dat [eiser] ook na de beëindiging van die overeenkomst nog rechten op het gebruik van het teken [A] toekomen.
[...]
3.7. EHV genoot op grond van de merkregistratie d.d. 7 december 1988 van het merk [A] BEAUTY SUN bij de beëindiging van het Generalvertretervertrag merkenrechtelijke bescherming. Het beroep op verval van dit merkdepot wegens niet gebruik, zoals [eiser] aanvoert, faalt. Niet in geschil is immers dat [eiser] licentienemer is geweest van EHV, zodat het gebruik in de Benelux van het teken [A] SUN CENTRE door [eiser] (in de Benelux) aan de merkhouder EHV kan worden toegerekend. [Eiser] voert nog wel aan dat geen sprake is van een met [A] SUNCENTRE overeenstemmend teken, maar ook deze stelling faalt. Het woord [A] is het onderscheidende element van de [A]-merken, dus ook van [A] BEAUTY SUN. Het gedeponeerde merk behelst dus meer dan een logo zoals [eiser] wil doen voorkomen. De toevoeging "BEAUTY SUN" is slechts een beschrijvende aanduiding, die weinig of niets toevoegt aan het onderscheidend vermogen. Dit geldt omgekeerd ook voor de toevoeging "SUNCENTRE" in het door [eiser] gebruikte teken.
3.8. De latere Benelux registraties nrs. [004], [005] (19 mei 1994) en [006] (27 maart 1995) van EHV borduren voort op de oudere merkrechten van EHV. Nu hierboven reeds is overwogen dat het gebruiksrecht van het teken [A] van [eiser] met de beëindiging van het Generalvertretervertrag is komen te vervallen, en [eiser]. naar niet is betwist, bekend was met de oudere merkrechten van EHV, kan [eiser] reeds daarom geen beroep doen op nietigheid van deze depots.
3.9. De zijdens [eiser] verrichte Benelux registraties nrs. [001] en [002] dateren van 29 maart 1996 en dus van na de beëindiging van het Generalvertretervertrag. Als onbetwist staat vast dat de depots zijn verricht zonder toestemming van EHV. Nu tevens vast staat dat het merk reeds meer dan drie jaar vóór die depots van [eiser] buiten de Benelux te goeder trouw en op normale wijze is gebruikt door EHV en [eiser] dit wisten, althans in hun relatie tot EHV moeten hebben geweten, zijn de merkdepots te kwader trouw verricht als bedoeld in artikel 4 aanhef Pro en lid 6 onder b BMW. [Eiser] hebben door de depots dus geen merkrecht verkregen.'
3.6. Van dit vonnis zijn [eiser] c.s. in hoger beroep gegaan bij het gerechtshof te Arnhem. Bij MvG tevens akte wijziging van eis in reconventie(5) hebben zij elf grieven aangevoerd tegen het bestreden vonnis, bewijs aangeboden en geconcludeerd dat het hof dit vonnis zal vernietigen en, opnieuw rechtdoende bij arrest, uitvoerbaar bij voorraad voor zover de wet zulks toelaat, de vorderingen in conventie van EHV alsnog zal afwijzen en de vorderingen in reconventie van [eiser] alsnog zal toewijzen.
3.7. EHV c.s. voerden gemotiveerd verweer. Op 29 juli 2002 hebben partijen de zaak bij het hof bepleit.
3.8. Bij arrest van 2 november 2002 (hierna: het tussenarrest) heeft het hof, voor zover in cassatie van belang, overwogen:
'4.5 De tweede grief is gericht tegen de uitgangspunten die de rechtbank onder 3.2 heeft vooropgesteld.
4.6 [Eiser] betwist in de eerste plaats dat de oudste [A] merkregistraties aan de zijde van EHV liggen. Daartoe voert [eiser] het volgende aan. Het Benelux beeldmerk [A] BEAUTY SUN nr. [003], voort vloeiende uit de internationale registratie van 5 juni 1989 is weliswaar de oudste merkregistratie, maar dit merk moet wegens niet-gebruik door EHV binnen de Benelux vervallen worden verklaard en doorgehaald. Bovendien verschilt dit beeldmerk dusdanig van de later door [eiser] gedeponeerde merken dat geen gevaar voor verwarring bestaat, zodat dit beeldmerk als grondslag voor de vorderingen van EHV buiten beschouwing kan worden gelaten.
4.7 Het hof verwerpt dit onderdeel van de grief, waarmee tevens grief V die over hetzelfde gaat, wordt verworpen. Ter zijde zij opgemerkt dat [eiser] eraan voorbijziet dat de internationale registratie van het beeldmerk [A] BEAUTY SUN op 5 juni 1989 terugwerkt tot de datum van de Duitse registratie op 7 december 1988, die als basis voor de internationale registratie is gebruikt. Ingevolge de prioriteitsregel van artikel 4 van Pro het Verdrag van Parijs bezit EHV op grond van deze registratie een geldig recht in de Benelux vanaf 7 december 1988.
Voorts is de stelling van [eiser] onjuist dat het beeldmerk [A] BEAUTY SUN niet door EHV in de Benelux zou zijn gebruikt vanaf 1989. Als gebruik van de merkhouder geldt ook het gebruik door de licentienemer [eiser]. [Eiser] had, zoals hij zelf stelt in de conclusie van antwoord in conventie/eis in reconventie onder 4, immers in 1988 reeds het recht gekregen om het [A] zonnestudio-concept exclusief voor Nederland te ontwikkelen. Dit concept bestond onder meer uit de naam [A] BEAUTY SUN. In 1989 heeft [eiser] onder de naam [A] BEAUTY SUN een zonnestudio geopend in [vestigingsplaats], gevolgd door een tweede zonnestudio in [vestigingsplaats] op 1 februari 1990 en daarna een derde zonnestudio in [plaats A], beide eveneens onder de naam [A] BEAUTY SUN. Aldus heeft [eiser] als licentienemer het merk [A] BEAUTY SUN in de Benelux gebruikt voor zonnestudio's, terwijl [eiser] het merk [A] BEAUTY SUN in de Benelux ook heeft gebruikt voor de door EHV geleverde producten die voorzien waren van dit merk. De (subsidiaire) stelling van [eiser] dat het merk [A] BEAUTY SUN in elk geval niet meer is gebruikt voor zonnestudio's in de Benelux na 1 januari 1992, toen [eiser] de handelsnaam van haar zonnestudio's wijzigde van [A] BEAUTY SUN in [A] SUNCENTRE en dat het merk [A] BEAUTY SUN dan in elk geval wegens niet-gebruik nadien gedurende vijf jaren vervallen moet worden verklaard, wordt verworpen. Naar het oordeel van het hof geldt het gebruik door [eiser] van het enkele teken [A] of het teken [A] SUNCENTRE als gebruik van het merk [A] BEAUTY SUN, omdat [A] het onderscheidende onderdeel van het merk is en de woorden "beauty sun" of "suncentre" beschrijvend zijn en dus weinig of niets toevoegen aan het sterk onderscheidend vermogen van [A]. Het geringere belang van de woorden "beauty sun" en "suncentre" volgt ook uit het feit dat ze in de registraties in een kleiner lettertype zijn weergegeven dan het duidelijk dominerende woord [A].
Het hof verwerpt dan ook de stelling van [eiser] dat geen verwarringsgevaar bestaat tussen het beeldmerk [A] BEAUTY SUN en het beeldmerk [A] SUNCENTRE zoals gedeponeerd door [E] B.V. Weliswaar is de schrijfwijze van het woord [A] verschillend (bij [A] BEAUTY SUN op bijzondere wijze figuratief weergegeven en bij [A] SUNCENTRE in strakke vormgeving), maar dit neemt niet weg dat het sterk onderscheidende woord [A] in beide beeldmerken een centrale plaats inneemt en domineert, in beide merken in combinatie met het woord(onderdeel) "sun", zodat, ondanks kleurverschillen tussen beide beeldmerken, in elk geval sprake is van indirect verwarringsgevaar.
4.8 Het tweede uitgangspunt van de rechtbank waartegen grief II is gericht, is de overweging dat EHV nimmer [A]-merkrechten in eigendom aan [eiser] heeft overgedragen. [eiser] erkent dat geen sprake is van een formele overdracht van Benelux merkrechten in de vorm van een schriftelijke vastlegging conform artikel 11 BMW Pro, maar betoogt dat de expliciete erkenning en goedkeuring van het Benelux depot [A] SUNCENTRE van 20 mei 1992 door EHV juridisch beschouwd kan worden als overdracht van een aanspraak op een Benelux merk.
4.9 Ook dit onderdeel van de grief wordt verworpen. EHV heeft slechts in het kader van het GVV(6) verklaard dat zij ermee bekend is dat [eiser] het merk [A] SUNCENTRE voor zichzelf in de Benelux heeft geregistreerd en dat zij daarmee akkoord is. Dit is geen juridische eigendomsoverdracht van het beeld merk [A] BEAUTY SUN, maar een instemming met het depot van het merk [A] SUNCENTRE.
4.10 Het volgende uitgangspunt van de rechtbank waartegen grief II is gericht, is de overweging dat [eiser] geen aanspraak zou kunnen maken op de door de curator in het faillissement van [E] B.V. aan [C] B.V. overgedragen merken en handelsnamen. Volgens [eiser] valt te verwachten dat deze merken binnen afzienbare tijd worden overgedragen aan Sunwell Sonnenstudios GmbH, in verband waarmee [eiser] zijn reconventionele vorderingen in hoger beroep heeft uitgebreid met de voorwaardelijke vordering onder l.B.
4.11 Dit onderdeel van de grief faalt eveneens. Zoals overwogen onder de vaststaande feiten heeft het Landgericht Düsseldorf bij uitspraak van 26 oktober 2000 de vordering van Sunwell Sonnenstudios GmbH tot overdracht van de bedoelde merken afgewezen. Daarmee valt de bodem weg onder de verwachting van [eiser]. Daaraan doet niet af dat het hoger beroep in de handelsnaamzaak bij de rechtbank te Arnhem, waarin op 1 oktober 1998 een tussenbeschikking is gegeven, nog loopt. Ook in die handelsnaamzaak speelt een rol de rechtsgeldigheid van de overeenkomst tussen [B] GmbH, thans genaamd Sunwell Sonnenstudios GmbH, en [E] B.V. van 20 januari 1993. Het Landgericht Düsseldorf heeft geoordeeld dat die overeenkomst niet rechtsgeldig is, omdat die pas in 1996 door [eiser 6] is ondertekend, die toen niet meer bevoegd was. Bovendien is EHV geen partij in bedoelde handelsnaamzaak tussen enerzijds [eiser] en anderzijds [C] B.V., een derde partij.
4.12 Grief III is gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat op het GVV Duits recht van toepassing is. [...]
4.13 Het hof verwerpt de grief. [...] De conclusie is dat het GVV met de aanvullende overeenkomst van 23 november 1993 wordt beheerst door Duits recht.
4.14 Grief IV bestrijdt het oordeel van de rechtbank dat het in het GVV aan de "Generalvertreter" [B] GmbH verleende onherroepelijke recht om het door de "Generalvertreter" zelf ontwikkelde zonnestudio franchiseconcept "[A] Sun-Center" in Nederland te exploiteren met gebruikmaking van de naam [A], slechts zou gelden voor de duur van de overeenkomst. Volgens [eiser] volgt uit het begrip "onherroepelijk" dat geen sprake is van een standaard licentie, maar van een oneindig verleende toestemming om de naam [A] in de Benelux in samenhang met het franchiseconcept te blijven voeren. Daarom is het gebruiksrecht van de naam [A] in de Benelux niet geëindigd bij het einde van het GVV. Ter ondersteuning van die stelling voert [eiser] het volgende aan. In de onderhandelingen die voorafgingen aan het sluiten van het GVV had EHV een conceptovereenkomst aangeboden die aanzienlijk minder ver ging. Volgens dat concept was het [eiser] verboden om gedurende de looptijd van het contract en binnen twaalf maanden daarna een vergelijkbaar zonnestudio franchiseconcept te exploiteren. [eiser] heeft daarop in de onderhandelingen aangegeven dat voor hem het uitgangspunt was dat het door [eiser] onder de merknaam [A] SUNCENTRE ontwikkelde en gefinancierde zonnestudio franchiseconcept los van het doorgaan van de contractuele verhouding met EHV zou kunnen bestaan. [Eiser] heeft de voortzetting van de relatie met EHV daarvan afhankelijk gesteld. Daarom heeft [eiser] zijn eigen advocaat Strick te Kleef verzocht om op die basis een conceptcontract op te stellen. Daarbij is uitdrukkelijk aan de orde geweest dat het recht op de merknaam onherroepelijk zou moeten worden verleend. [Verweerder 3] en [eisers 6 en 7] zijn tot de gezamenlijke conclusie gekomen dat onafhankelijk van het voortbestaan van de contractsverhouding het aan [eiser] voor altijd zou zijn toegestaan om in Nederland het zonnestudio franchise-concept [A] SUNCENTRE onder gebruik van de naam [A] te exploiteren. In overeenstemming daarmee is het voorstel voor het GVV zoals door de advocaat Strick geconcipieerd, geaccepteerd door EHV en [verweerder 3] en door partijen ondertekend. Los van deze gang van zaken volgt de bedoeling van partijen uit het feit dat EHV in het GVV verklaarde ermee bekend te zijn dat [eiser] het merk [A] in Nederland had geregistreerd, waarmee EHV akkoord ging. Het GVV bevat geen bepaling dat [eiser] na beëindiging van het contract dit merk aan EHV moet overdragen. Evenmin bevat het GVV een regeling met betrekking tot goodwill- of andere vergoeding te betalen door EHV aan [eiser] bij het beëindigen van het contract. Ook hieruit blijkt dat partijen de bedoeling hadden dat de [A]-merkrechten in de Benelux bij [eiser] zouden blijven.
4.15 Naar het oordeel van het hof volgt uit het feit dat het GVV geen bepaling bevat dat [eiser] bij beëindiging van het contract het merk [A] aan EHV moet overdragen, nog niet dat het begrip "onherroepelijk" de betekenis heeft die [eiser] daaraan toekent. Het is op zichzelf niet ongebruikelijk dat niet de licentiegever, maar de (exclusieve) licentienemer in het hem toegewezen gebied het merkrecht registreert. Dit geschiedt dan met toestemming van de licentiegever, welke toestemming uiteraard beperkt is tot de duur van het merklicentiecontract, zodat de licentienemer daarna niet meer gerechtigd is tot gebruik van het merk. De licentiegever kan de licentienemer na beëindiging van het contract verplichten om de merkregistratie door te halen dan wel het merk aan hem over te dragen. Daarvoor is geen uitdrukkelijke bepaling in het merklicentiecontract vereist. Ook uit het ontbreken van een regeling met betrekking tot goodwill- of andere vergoeding volgt nog niet zonder meer dat de partijen bij het GVV bedoeld hebben om [eiser] een recht op gebruik van het merk [A] in de Benelux te geven ook na afloop van het GVV. Immers, een contractuele vergoedingsregeling is niet nodig, nu zowel naar Duits recht (HGB) als naar Nederlands recht (artikel 7:442 BW Pro) een vergoedingsplicht kan gelden. Ook het Landgericht Düsseldorf en het Oberlandesgericht Düsseldorf hebben bij uitspraken van respectievelijk 8 april 1997 en 31 maart 1998 geoordeeld dat het woord "onherroepelijk" niet inhoudt dat [eiser] ook na beëindiging van het contract het recht zou hebben zijn franchiseconcept onder gebruikmaking van het merk [A] te exploiteren.
4.16 De stelling van [eiser] dat tussen partijen is besproken dat het begrip "onherroepelijk" is bedoeld om, onafhankelijk van het voortbestaan van de contractsverhouding, voor altijd aan [eiser] toe te staan in de Benelux het zonnestudio franchiseconcept [A] SUNCENTRE met gebruikmaking van de naam [A] te exploiteren en dat EHV daarmee heeft ingestemd, heeft een uitzonderlijk vergaande strekking en is gemotiveerd door EHV betwist. Volgens EHV is bij de onderhandelingen tussen partijen niet gesproken door [eiser] over de betekenis van het woord "onherroepelijk" en is het ook nooit de bedoeling van EHV geweest om [eiser] toe te staan haar [A]-merken nog te exploiteren na beëindiging van het GVV. In verband met dit verweer en het door [eiser] gedane bewijsaanbod, is het hof van oordeel dat de rechtbank [eiser] had moeten toelaten tot het bewijs van zijn stelling. Immers, ook naar het in deze toepasselijke Duitse recht is doorslaggevend de bedoeling die partijen aan een wilsverklaring hebben gegeven en niet de taalkundige uitleg daarvan. Het Duitse recht houdt tevens in dat degene die zich op een bepaalde bedoeling beroept, feiten en omstandigheden moet bewijzen waaruit blijkt dat partijen die bedoeling hadden. Grief XI, die erover klaagt dat de rechtbank aan het bewijsaanbod is voorbijgegaan, is dus terecht voorgedragen. Het hof zal [eiser] alsnog tot dit bewijs toelaten.
4.17 De beoordeling van de overige grieven hangt af van het resultaat van deze bewijslevering. Daarom zal elke verdere beslissing worden aangehouden.'
Vervolgens heeft het hof [eiser] c.s. toegelaten tot het bewijs van feiten en omstandigheden waaruit blijkt dat tussen partijen is besproken dat het begrip "onherroepelijk" is bedoeld om, onafhankelijk van het voortbestaan van de contractsverhouding, voor altijd aan [eiser] toe te staan in de Benelux het zonnestudio franchiseconcept [A] SUNCENTRE met gebruikmaking van de naam [A] te exploiteren en dat EHV daarmee heeft ingestemd.
3.9. Na gehouden getuigenverhoren en na memories na enquête, heeft het hof bij arrest van 27 januari 2004 (hierna: het eindarrest) het vonnis van de rechtbank bekrachtigd. Daarbij heeft het hof, voorzover in cassatie van belang, overwogen:
'2.1 Het hof blijft bij hetgeen het heeft overwogen en beslist in het tussenarrest van 3 september 2002.
2.2 Bij dit arrest is [eiser] toegelaten tot het bewijs van feiten en omstandig heden waaruit blijkt dat tussen partijen is besproken dat het begrip "onherroepelijk" is bedoeld om, onafhankelijk van het voortbestaan van de contractsverhouding, voor altijd aan [eiser] toe te staan in de Benelux het zonnestudio franchiseconcept [A] SUNCENTRE met gebruikmaking van de naam [A] te exploiteren en dat EHV daarmee heeft ingestemd.'
alsmede, na bespreking van de getuigenverklaringen:
'2.8 Het hof acht in dit geval de gang van zaken bij de contractbesprekingen, zoals die uit de getuigenverklaringen kan worden vastgesteld, doorslaggevend voor de beoordeling van de zaak. Van de zijde van [eiser] is het voorstel gedaan dat [eiser] ook na het einde van het GVV gerechtigd zou zijn tot gebruik van de naam [A]. Daarvoor is als argument aangevoerd dat het ging om een door [eiser] in Nederland ontwikkelde dan wel nog verder te ontwikkelen franchiseorganisatie waarin [eiser] had geïnvesteerd en nog verder zou investeren. De zin in het contractvoorstel waarin het recht voor [eiser] op voortgezet gebruik van de naam [A] na de beëindiging van het GVV was neergelegd, is echter tijdens de contractbesprekingen geschrapt. Niet aannemelijk is dat de zin enkel is geschrapt, omdat het woord "unwiderruflich" in de voorafgaande zin voldoende duidelijk zou zijn, zoals alléén [eiser 6] heeft verklaard. Véél aannemelijker is dat de zin is geschrapt, omdat EHV zich niet met dit voorstel van [eiser] kon verenigen, zoals alledrie de getuigen die namens EHV bij de contractbesprekingen aanwezig waren, hebben verklaard. Nu bewust de zin is geschrapt die precies de bedoeling van [eiser] weergaf, mocht [eiser] redelijkerwijs niet meer aan het woord "unwiderruflich" de betekenis toekennen die [eiser] daaraan toegekend wenst te zien. Gelet op voormelde gang van zaken, kunnen de feiten en omstandigheden die [eiser] heeft genoemd in de memorie na enquête (die overigens deels al zijn verworpen in het tussenarrest), daaraan niet afdoen. De conclusie is daarom dat [eiser] niet is geslaagd in het bewijs. Grief IV faalt.
2.9 Nu uit het voorgaande volgt dat [eiser] na de beëindiging van het GW niet meer gerechtigd was tot het gebruik van de naam [A] in de Benelux, dienen de overige grieven van [eiser] te worden verworpen. Deze zijn immers alle gebaseerd op het door [eiser] ingenomen standpunt dat [eiser] door het GVV gerechtigd is tot het (blijven) gebruiken van de naam [A] in de Benelux. Daarom faalt ook de stelling van [eiser] dat [eisers 6 en 7] dan wel [eiseres 3] dan wel [eiseres 1] zijn te beschouwen als rechthebbende op de handelsnamen [A] en [A] Suncentre, omdat EHV dit handelsnaamgebruik heeft gedoogd. Ook volgt uit hetgeen onder 4.6 en 4.7 van het tussenarrest van 3 september 2002 is overwogen dat de [A]-merkregistraties door EHV ouder zijn dan het gebruik van de handelsnamen [A] en [A] Suncentre door [eisers 6 en 7] dan wel [eiseres 3] dan wel [eiseres 1]. In verband met een en ander is de door [eiser] gewijzigde eis in reconventie daarom ook niet voor toewijzing vatbaar, nog afgezien van de voor [eiser] negatieve beslissing van het Landgericht Düsseldorf van 26 oktober 2000 waarbij de vordering van Sunwell Sonnenstudios GmbH (voorheen genaamd [B] GmbH) is afgewezen om de Benelux merken [A] SUNCENTRE nr. [009] en [A] nr. [010] aan haar te doen overdragen door de curator van het failliete [E] BV.
2.10 De slotsom is dat het hoger beroep ongegrond is. [...]'
3.10. [Eiser] c.s. hebben tegen beide arresten van het hof (tijdig(7)) beroep in cassatie ingesteld. EHV c.s. hebben geconcludeerd tot verwerping van het beroep. Beide partijen hebben hun standpunten schriftelijk doen toelichten. EHV c.s. hebben nog gedupliceerd.
4. Bespreking van het cassatiemiddel
4.1. Het cassatiemiddel telt 20 genummerde alinea's, die ik als onderdelen zal aanduiden. De systematiek blijkt de volgende te zijn:
Onderdeel 1 bevat (slechts) een opmerking vooraf.
De onderdelen 2-7 richten zich tegen rov. 4.7 van 's hofs tussenarrest, aangaande het door [eiser] c.s. gestelde, maar door het hof niet aanvaarde verval van het merk [A] BEAUTY SUN van EHV c.s. wegens niet-gebruik daarvan.
Onderdeel 8 richt zich met rechts- en motiveringsklachten tegen rov. 4.8 en 4.9 van het tussenarrest, waar het hof oordeelt dat EHV c.s. nimmer [A]-merkrechten aan [eiser] c.s. hebben overgedragen; het hof zou hier de strekking van de stellingen van [eiser] c.s. miskend hebben, omdat deze rechten konden doen gelden uit door henzelf verrichte merkdepots.
De onderdelen 9 en 10 zijn gericht zich tegen rov. 4.11 van 's hofs tussenarrest, betrekking hebbend op verwerping door het hof van het beroep van [eiser] c.s. op de door hen uitgesproken verwachting dat [A]-merken die door de curator in het faillissement van (de [eiser]-vennootschap) [E] BV aan een derde ([C]) waren verkocht en geleverd, binnen afzienbare tijd zouden worden overgedragen aan (de [eiser]-vennootschap) Sunwell Sonnenstudios GmbH.
De onderdelen 11-16 klagen over rov. 4.15 en 4.16 van 's hofs tussenarrest, betrekking hebbend op verwerping door het hof van de stellingen van [eiser] c.s. dat zij in het Generalvertretervertrag van EHV c.s. een onherroepelijk recht op de [A]-merken zou hebben verworven, ook na opzegging (door EHV c.s.) van die overeenkomst. Daarbij heeft onderdeel 16 in het bijzonder betrekking op de door het hof gegeven uitleg aan het Generalvertretervertrag en de aan [eiser] c.s. opgelegde bewijslast.
De onderdelen 17 en 18 klagen, grotendeels voortbouwend op eerdere klachten, over rov. 2.9 van het eindarrest waarin het hof, nader gemotiveerd, oordeelt dat uit zijn voorafgaande overwegingen volgt dat de overige grieven van [eiser] c.s. dienen te worden verworpen. Onderdeel 19 bouwt voort op een eerdere klacht.
Onderdeel 20 ten slotte bevat geen zelfstandige klacht.
4.2. Er is m.i. aanleiding om eerst de onderdelen 8 t/m 19 te bespreken, omdat, naar blijken zal, het belang van [eiser] c.s. bij de voorafgaande onderdelen afhankelijk is van de beoordeling van de verdere onderdelen, in het bijzonder de onderdelen 11 t/m 18.
4.3. Onderdeel 8 klaagt in de eerste volzin dat het hof ten onrechte, althans onbegrijpelijk, in rov. 4.8 en 4.9 van het tussenarrest heeft geoordeeld dat EHV nimmer [A]-merkenrechten in eigendom aan [eiser] heeft overgedragen, dat geen sprake is van formele overdracht van Benelux merkrechten in de vorm van een schriftelijke vastlegging conform artikel 11 BMW Pro en dat geen sprake is van een juridische eigendomsoverdracht van het beeldmerk [A] BEAUTY SUN.
4.4. Uit de tweede volzin van het onderdeel blijkt evenwel dat 's hofs oordeel zoals tot dusverre in het onderdeel weergegeven conform het door [eiser] zelf ingenomen standpunt is - ik wijs op nr. 21 van de MvG -, zodat de in de eerste volzin vervatte klacht daarop afstuit.
4.5. Het onderdeel vervolgt evenwel dat het hof heeft miskend dat [eiser] c.s. inderdaad niet betoogd hebben dat van een formele overdracht sprake is, maar (betoogd hebben, toevoeging A-G) dat zij rechten kunnen doen gelden uit hoofde van de door henzelf verrichte merkdepots, waarvoor dus geen overdracht noodzakelijk was.(8) Aldus zou het hof essentiële stellingen van [eiser] c.s. hebben miskend, althans daaraan ten onrechte zijn voorbijgegaan.
4.6. Dit gedeelte van onderdeel 8 mist feitelijke grondslag. De vraag of [eiser] c.s. jegens EHV c.s. rechten kan doen gelden uit hoofde van de door haarzelf verrichte merkdepots (waarvoor dus geen overdracht noodzakelijk was), heeft het hof onder ogen gezien in de rov. 4.6-4.7, 4.10-4.11 en 4.14-4.16 van het tussenarrest, alsmede in rov. 2.8-2.9 van het eindarrest. Ik teken aan dat andere onderdelen van het middel zich daartegen richten. Die onderdelen zullen voor zover nodig hierna aan de orde komen.
4.7. Voor zover het hof in rov. 4.9 in samenhang met rov. 4.8 van het tussenarrest nog de stelling van [eiser] c.s., dat de expliciete erkenning en goedkeuring door EHV c.s. van het Beneluxdepot [A] SUNCENTRE van 20 mei 1992 juridisch beschouwd kan worden als overdracht van een aanspraak op een Beneluxmerk, verworpen heeft, merk ik op dat onderdeel 8 daarover niet (expliciet) klaagt. Voor zover een klacht hiertegen wél bedoeld zou zijn, faalt deze, omdat 's hofs oordeel in rov. 4.9 dat EHV slechts in het kader van het Generalvertretervertrag heeft verklaard dat zij ermee bekend is dat [eiser] het merk [A] SUNCENTRE voor zichzelf in de Benelux heeft geregistreerd en dat zij daarmee akkoord is, en dat dit geen juridische eigendomsoverdracht van het beeld merk [A] BEAUTY SUN, maar een instemming met het depot van het merk [A] SUNCENTRE, niet getuigt van een onjuiste rechtsopvatting, voor zover die door de Hoge Raad toetsbaar is(9), en evenmin onbegrijpelijk is.
4.8. Volgens onderdeel 9 heeft het hof in rov. 4.11 van het tussenarrest art. 236 Rv Pro. (resp. art. 67 Rv Pro. oud) geschonden door te oordelen dat grief II van [eiser] c.s. faalt omdat het Landgericht Düsseldorf bij uitspraak van 26 oktober 2000 de vordering van Sunwell Sonnenstudios GmbH tot overdracht van de [A] merken van 20 mei 1992 (reg. nr. [009]) en 15 april 1994 (reg. nr. [010]) heeft afgewezen (waarmee volgens het hof de bodem wegviel onder de verwachting van [eiser] c.s. dat de merken aan hen zouden moeten worden overgedragen). Volgens het onderdeel heeft het hof aldus om verschillende, in het onderdeel aangegeven redenen, ten onrechte gezag van gewijsde aan de beslissing van het Landgericht Düsseldorf toegekend.
4.9. Het onderdeel faalt (reeds) bij gemis aan feitelijke grondslag, nu uit niets blijkt dat het hof aan het vonnis van het Landgericht Düsseldorf gezag van gewijsde heeft toegekend. Het hof heeft, anders dan het onderdeel voorhoudt, niet het woord 'omdat' gehanteerd. Met de wél gebezigde woorden 'Daarmee valt de bodem weg onder de verwachting van [eiser]' heeft het hof onmiskenbaar - en allerminst onbegrijpelijk - tot uitdrukking gebracht dat voor de door [eiser] c.s. in nrs. 3-4 en 22 MvG uitgesproken (optimistische) verwachting dat de hier bedoelde merken 'binnen afzienbare tijd weer ten name worden gesteld van de [[eiser]-vennootschap, toevoeging AG] Sunwell Sonnenstudios GmbH' onvoldoende goede grond was. Het onderdeel klaagt niét dat zodanig oordeel van het hof onjuist of onvoldoende begrijpelijk zou zijn.
4.10. Onderdeel 10 klaagt over de deeloverweging van rov. 4.11, luidende:
'(...) Daaraan doet niet af dat het hoger beroep in de handelsnaamzaak bij de rechtbank te Arnhem, waarin op 1 oktober 1998 een tussenbeschikking is gegeven, nog loopt. Ook in die handelsnaamzaak speelt een rol de rechtsgeldigheid van de overeenkomst tussen [B] GmbH, thans genaamd Sunwell Sonnenstudios GmbH, en [E] B.V. van 20 januari 1993. Het Landgericht Düsseldorf heeft geoordeeld dat die overeenkomst niet rechtsgeldig is, omdat die pas in 1996 door [eiser 6] is ondertekend, die toen niet meer bevoegd was. Bovendien is EHV geen partij in bedoelde handelsnaamzaak tussen enerzijds [eiser] en anderzijds [C] B.V., een derde partij.'
4.11. Voor zover dit onderdeel andermaal erover klaagt dat het hof ten onrechte gezag van gewijsde zou hebben toegekend aan het eerder genoemde vonnis van het Landgericht Düsseldorf, deelt het het lot van onderdeel 9.
4.12. Het onderdeel klaagt voorts dat het hof ten onrechte voorbijgegaan is aan het op het moment van wijzen van het arrest nog aanhangige hoger beroep bij de Arnhemse rechtbank in de handelsnaamzaak tussen de daarin betrokken partijen ([eiser] c.s./[C] BV (v/h Pinoccio International BV)), stellende: 'en is 's Hofs oordeel onvoldoende met redenen omkleed, waar aan de essentiële stellingen van [eiser] voorbij gegaan wordt', en: 'Daarnaast neemt het Hof hier (ten onrechte) een voorschot op hetgeen de Rechtbank te Arnhem zal gaan oordelen in een andere bodemprocedure, terwijl dat (feitelijk) niet kan, waar dat vonnis nog niet was gewezen.'
4.13. Ad informandum teken ik aan dat het hier gaat om de procedure die inmiddels geleid heeft tot de beschikking van HR 14 januari 2005, nr. R03/116 (BIE 2005, nr. 83, p. 395). In deze zaak heeft de rechtbank bij eindbeschikking d.d. 1 december 2003 (dus na het bestreden tussenarrest van het hof van 3 november 2002) alsnog de verzoeken van [eiser] c.s. afgewezen. Het daartegen gerichte cassatieberoep van [eiser] c.s. had - naar de Hoge Raad ambtshalve bekend is - succes. De beschikkingen van de rechtbank werden vernietigd en de zaak is verwezen naar het gerechtshof te Arnhem voor verdere behandeling en beslissing. Daarmee kan over het eindresultaat van die zaak nog niets gezegd worden. Voorts geldt dat in die zaak EHV c.s. geen partij waren. Bij de bespreking van onderdeel 18 zal ik hier nog op terugkomen.
4.14. Terugkerend naar de in nr. 4.12 bedoelde klacht van onderdeel 10, merk ik op dat het onderdeel de in de klacht genoemde 'essentiële stellingen' van [eiser] c.s., niet weergeeft. Stapt men daar overheen, dan valt aan te nemen dat bedoeld zijn de in nr. 4.9 door mij reeds aangeduide stellingen van [eiser] c.s. bij MvG nrs. 3-4 en 2 met hun daar bedoelde optimistische verwachting dat zij, kort gezegd, de na de faillietverklaring van (de [eiser]-vennootschap) [E] BV door de curator in dat faillissement aan [C] BV (v/h Pinoccio International BV) geleverde merken zouden 'terugkrijgen'.
Mij is evenwel geen rechtsregel bekend - en [eiser] c.s. geven ook geen rechtsregel aan - die zou inhouden of meebrengen dat de rechter steeds, of in beginsel, rekening zou moeten houden met (partij-)verwachtingen over de afloop van een andere procedure; en eens te minder een regel volgens welke dat ook zou gelden in een procedure X tegen (een) bepaalde tegenpartij(en), als in de andere procedure Y die tegenpartij(en) niet als partij betrokken zijn(10).
Het verwijt in het onderdeel dat het hof 'hier (ten onrechte) een voorschot op hetgeen de Rechtbank te Arnhem zal gaan oordelen in een andere bodemprocedure, terwijl dat (feitelijk) niet kan, waar dat vonnis nog niet was gewezen' keert zich m.i. tegen [eiser] c.s. zelf. Het zijn [eiser] c.s., die blijkens de MvG en blijkens het onderhavige middelonderdeel wens(t)en dat het hof zo'n voorschot (te hunnen voordele) zou nemen. Het hof heeft dat terecht, en begrijpelijk, níet gedaan, waaraan de laatste twee volzinnen van het onderdeel (vanaf: 'Een en ander klemt te meer...') niet kunnen afdoen. Het onderdeel behoeft m.i. voor het overige geen bespreking.(11)
4.15. De onderdelen 11-13 en 15 richten zich tegen rov. 4.15 van het tussenarrest.
Volgens het inleidende onderdeel 11 heeft het hof ten onrechte, althans ontoereikend gemotiveerd, geoordeeld dat 'het op zichzelf niet ongebruikelijk is dat niet de licentiegever, maar de "exclusieve" licentienemer in het hem toegewezen gebied het merkrecht registreert', welke toestemming dan 'uiteraard' beperkt zou zijn tot de duur van het merklicentiecontract, zodat de licentienemer daarna niet meer gerechtigd is tot gebruik van het merk. De licentiegever zou de licentienemer na beëindiging van het contract dan kunnen verplichten om de merkregistratie door te halen danwel het merk aan hem over te dragen. Voor dat alles zou geen uitdrukkelijke bepaling in het merklicentiecontract vereist zijn.
De eerste klacht, in onderdeel 12, is dat het hof de contractuele verhouding tussen [eiser] en EHV kwalificeert als een (merk)licentie, waar zulks niet te rijmen is met de inhoud van de overeenkomst, 'zoals door het hof zelf samengevat in rov. 4.14'. In die overeenkomst wordt het [eiser] immers toegestaan om in Nederland het door [eiser] zelf ontwikkelde franchiseconcept [A] Suncentre met gebruik van de naam [A] te exploiteren, terwijl tegelijkertijd EHV verklaart bekend te zijn met de merkinschrijving van [eiser] [A] SUNCENTRE, en daar haar goedkeuring aan hecht. Een en ander duidt er (onmiskenbaar) op dat (zoals [eiser] ook heeft betoogd(12)) sprake was van een zelfstandig ontwikkelen door [eiser] van het [A] Suncentre franchise-concept in Nederland, en goedkeuring werd gegeven aan het gebruik van de eigen onderscheidingstekens van [eiser] bij diens activiteiten in Nederland (terwijl - zoals hierboven aangegeven - een wezenlijk verschil bestaat tussen het oudere merk van EHV en het eigen merk van [eiser]). Aldus was geen sprake van een (merk)licentie onder enige (merk)recht van EHV, maar maakte [eiser] (onder het Generalvertretervertrag) gebruik van diens eigen rechten. Een andere kwalificatie van de feiten is onbegrijpelijk in het licht van deze omstandigheden, in ieder geval zonder nadere motivering, welke ontbreekt.
Volgens onderdeel 13 klemt een en ander temeer waar, hoewel enerzijds expliciet is aangegeven dat [eiser] zijn eigen merk geregistreerd had en zou gaan gebruiken, er anderzijds geen enkele bepaling in de gesloten overeenkomst (het Generalvertretervertrag) te vinden is waaruit blijkt dat bij het einde van de overeenkomst het merk zou moeten worden doorgehaald of worden overgedragen aan EHV, waar de betreffende overeenkomst geen enkele bepaling bevat met betrekking tot een vergoeding van onder het merk van [eiser] opgebouwde goodwill of enige andere vergoeding bij het einde van de overeenkomst, en waar tenminste in confesso is dat gesproken is over de situatie na beëindiging van de overeenkomst. In verband met dat laatste wordt verwezen naar rov. 2.3 t/m 2.7 van het eindarrest, en in verband daarmee is dit onderdeel tevens gericht tegen rov. 2.1 van dat eindarrest, waarin het hof aangeeft te blijven bij hetgeen het heeft overwogen in het tussenarrest van 3 september 2002.
Onderdeel 15 klaagt nog dat voor zover het hof zijn oordeel in rov. 4.15 laat stoelen op de beslissing van het Landgericht te Düsseldorf en het Oberlandesgericht te Düsseldorf van respectievelijk 8 april 1997 en 31 maart 1998, ook hier geldt dat die uitspraken geen gezag van gewijsde hebben.
4.16. Het zo-even weergegeven onderdeel 15 mist feitelijke grondslag, nu uit niets blijkt dát het hof aan de twee genoemde Duitse uitspraken gezag van gewijsde zou hebben toegekend. Weliswaar noemt het hof die uitspraken aan het slot van rov. 4.15, doch dat geschiedt onmiskenbaar als een argument ten overvloede na hetgeen het hof tevoren op eigen gezag geoordeeld heeft.
4.17. Over de onderdelen 12 en 13 (onderdeel 11 bevat geen zelfstandige klacht) merk ik het volgende op.
Ik stel voorop dat in rov. 4.15 - mede blijkens rov. 4.14 - aan de orde is de uitleg van het Generalvertretervertrag, welke overeenkomst - onbestreden in cassatie - door Duits recht word beheerst. 's Hofs uitleg kan dus niet op juistheid, doch slechts op begrijpelijkheid worden getoetst.
4.18. Net zo min als onderdeel 11, houden de onderdelen 12 en 13 op zichzelf geen klachten in over de in onderdeel 11 weergegeven deeloverwegingen uit 's hofs rov. 4.15. Onderdeel 12 klaagt evenwel over onbegrijpelijkheid van de kwalificatie door het hof van het Generalvertretervertrag als een merklicentieovereenkomst.
Die klacht faalt m.i. wegens gemis aan feitelijke grondslag, omdat het hof het Generalvertretervertrag niet als (slechts) een merklicentieovereenkomst heeft gekwalificeerd: noch in rov. 4.14 - waar het hof overigens slechts grief IV van [eiser] c.s. weergeeft - noch in 4.15 van het tussenarrest, noch elders. Het hof is daarentegen, met [eiser] c.s., uitgegaan van het Generalvertretervertrag van 6 januari 1993 zoals dat voorlag(13) en waarvan Par. 1.2 onder de tot uitgangspunt genomen vaststaande feiten is vermeld (zie onder 2.4).
4.19. Het hof heeft intussen onmiskenbaar in dit Generalvertretervertrag een merklicentie-achtige bepaling onderkend, en wel in de volzin van Par. 1.2 die luidt: 'Dem Generalvertreter [lees: [B] GmbH, A-G] wird vom Unternehmen [lees: EHV, A-G] das unwiderrufliche Recht eingeräumt das von dem Generalvertreter selbst entwickelte Sonnenstudio Franchise Konzept "[A]-Sun-Center" unter Nutzung des Namens [A] zu vertreiben' [cursivering toegevoegd, A-G].
Die uitleg van het hof van deze bepaling, waarvan voorwerp is de toekenning van het recht aan [eiser] c.s. om hun franchiseconcept '[A]-Sun-Center' met gebruikmaking van de naam [A] te exploiteren, is bepaald niet onbegrijpelijk. In dezelfde bepaling wordt immers gesproken van het 'von dem Generalvertreter selbst entwickelte (cursivering toegevoegd, A-G) Sonnenstudio Franchise Konzept "[A]-Sun-Center"'. In dat licht is begrijpelijk de uitleg van de overeenkomst volgens welke [eiser] c.s. voor de exploitatie van dat concept níet, maar voor het gebruik van de (merk)naam [A] wél toestemming (oftewel een licentie) behoefden, welke in Par. 1.2 dan ook met zoveel woorden wordt verleend.
In dat licht is, zo voeg ik toe, óók begrijpelijk dat het hof, zonder de overeenkomst tussen partijen als een (merk)licentieovereenkomst te kwalificeren, ten deze niettemin aansluiting gezocht heeft bij hetgeen volgens het hof bij het verlenen van exclusie merklicenties niet ongebruikelijk is.
Aan een en ander doet niet af dat in Par. 1.2 EHV tegelijkertijd verklaart bekend te zijn met de merkinschrijving van [eiser] [A] SUNCENTRE, en daar haar goedkeuring aan hecht: dat aspect is nu juist voorwerp van 's hofs hierboven besproken en door het onderdeel - tevergeefs - aangevochten zienswijze.
De in onderdeel 12 beklemtoonde omstandigheden dat er, zoals [eiser] c.s. ook hebben betoogd, sprake was van een zelfstandig ontwikkelen door [eiser] c.s. van het [A] Suncentre franchise-concept in Nederland, en dat goedkeuring werd gegeven aan het gebruik van de eigen onderscheidingstekens van [eiser] c.s. (met name dus het in Par. 1.2 van het Generalvertretervertrag genoemde '[A]-Sun-Center', A-G) bij hun activiteiten in Nederland, doen er in 's hofs onmiskenbare gedachtegang dus niet aan af dat [eiser] c.s. wél de toestemming behoefden tot het gebruik (daarin) van de (merk)naam [A], gelijk [eiser] c.s. die toestemming van EHV c.s. in de genoemde Par. 1.2 verkregen. Wederom moet gelden dat die gedachtegang geenszins onbegrijpelijk is.
Ook het door [eiser] c.s. in onderdeel 12 benadrukte 'wezenlijke verschil [...] tussen het oudere merk van EHV [waarmee kennelijk gedoeld wordt op het woord/beeldmerk [A] BEAUTY SUN volgens de internationale registratie [003] van 7 december 1988, A-G] en het eigen merk van [eiser]' doet hieraan niet af. Daargelaten of en in hoeverre in dit verband van een 'wezenlijk verschil' gesproken moet worden (het bestanddeel [A] kan bezwaarlijk als niet wezenlijk terzijde geschoven worden), voorwerp van het door Par. 1.b van het Generalvertretervertrag toegekende recht is nu juist niet het gebruik van het merk [A] BEAUTY SUN, maar het gebruik van de naam [A]. Ook al maakten [eiser] c.s. volgens hun stellingen deels gebruik van eigen rechten, zij maakten anderzijds óók gebruik van het hen krachtens de overeenkomst door EHV c.s. toegestane recht van het gebruik van de (merk)naam [A] (in bijv. het hunnerzijds gedeponeerde merk [A] SUNCENTRE), aldus de - nog steeds - onmiskenbare en begrijpelijke gedachtegang van het hof.
Aan het slot van onderdeel 12, dat geen zelfstandige klacht (meer) bevat, meen ik voorbij te kunnen gaan.
4.20. Voor zover onderdeel 13 het hof verwijt niet te zijn ingegaan op de (extra) argumenten dat in de overeenkomst expliciet is aangegeven dat [eiser] zijn eigen merk geregistreerd had en zou gaan gebruiken, en dat in de gesloten overeenkomst (het Generalvertretervertrag) geen enkele bepaling is te vinden waaruit blijkt dat bij het einde van de overeenkomst het merk zou moeten worden doorgehaald of worden overgedragen aan EHV, faalt het, omdat dit geen in aanmerking te nemen extra argumenten oplevert.
Voor zover het onderdeel het hof verwijt niet te zijn ingegaan op het (extra) argument dat de overeenkomst geen enkele bepaling bevat met betrekking tot een vergoeding van onder het merk van [eiser] opgebouwde goodwill of enige andere vergoeding bij het einde van de overeenkomst, faalt het, omdat het hof daarop in rov. 4.15, voorlaatste volzin, gerespondeerd heeft, sprekend over een mogelijke vergoedingsplicht, onder verwijzing naar zowel Duits recht (HGB) als Nederlands recht (artikel 7:442 BW Pro). Niet valt in te zien - en de klacht geeft ook niet aan - waarom die zienswijze van het hof zou tekortschieten of onbegrijpelijk zou zijn. Terzijde wijs ik nog op het in cassatie onbestreden oordeel van het hof in rov. 4.4 van het tussenarrest: 'Het is namelijk geen bijzondere situatie dat de distributeur op eigen kracht en kosten in zijn werkgebied investeert in de producten of merken van de principaal.'
Dat het hof in het tussenarrest níet de in het onderdeel nog onderstreepte omstandigheid dat 'in confesso is dat gesproken is over de situatie na beëindiging van de overeenkomst' vermeld heeft, kan aan 's hofs oordeel in rov. 4.15 van het tussenarrest niet afdoen, omdat dit niet een in aanmerking te nemen extra argument oplevert.
4.21. Onderdeel 13 zegt nog zich mede te richten tegen rov. 2.1 van het eindarrest, waarin het hof aangeeft te blijven bij hetgeen hij heeft overwogen in het tussenarrest, en wel omdat uit rov. 2.3 t/m 2.7 nu juist zou blijken dat 'in confesso is dat gesproken is over de situatie na beëindiging van de overeenkomst'. Het hof had, zo begrijp ik de klacht, daarom in zoverre dus níet mogen blijven bij hetgeen hij heeft overwogen in het tussenarrest. Nu ik in de laatste alinea van het vorige nr. heb aangegeven dat het gaat om een omstandigheid die het hof in rov. 4.15 van het tussenarrest niet behoefde te vermelden, faalt de klacht óók voor zover zij is gericht tegen rov. 2.1 van het eindarrest. Overigens mist de klacht belang, nu het hof in rov. 2.3 t/m 2.7 van het eindarrest, waartegen zich in cassatie geen klachten richten, er nu juist blijk van gegeven heeft aandacht te geven aan hetgeen (mede) over de situatie na beëindiging van de overeenkomst tussen partijen besproken is.
4.22. Onderdeel 14 is gericht tegen rov. 4.16 van het tussenarrest. Volgens het onderdeel is in het licht van de in onderdeel 13 gememoreerde omstandigheden ook onjuist respectievelijk onbegrijpelijk 's hofs oordeel in rov. 4.16 dat aan het begrip 'onherroepelijk' in het Generalvertretervertrag door [eiser] c.s. een 'uitzonderlijk vergaande strekking' wordt toegekend.
4.23. Uit mijn bespreking van onderdelen 12 en 13 (hierboven nrs. 4.17-4.21), is gebleken dat de daarin vervatte stellingen naar mijn mening geen aanleiding konden geven tot gegrondbevinding van de daar bedoelde klachten, omdat (per saldo) het hof zonder schending van het recht en voldoende begrijpelijk aan (Par. 1.2 van) het Generalvertretervertrag de uitleg heeft kunnen geven die het daaraan gegeven heeft, en wel - voor zover hier van belang - dat [eiser] c.s. wel degelijk de toestemming behoefden tot het gebruik van de (merk)naam [A] (ook in een door hen gedeponeerd of gebruikt merk, zoals [A] SUNCENTER), gelijk [eiser] c.s. die toestemming van EHV c.s. in de genoemde Par. 1.2 hebben verkregen. In nrs. 4.20-4.21 heb ik aangegeven dat en waarom de in onderdeel 13 gememoreerde omstandigheden hieraan niet afdoen.
4.24. In licht van 's hofs even bedoelde - gemotiveerde, zie rov. 4.15 - uitleg van (Par. 1.2 van) het Generalvertretervertrag, getuigt naar mijn mening evenmin van een onjuiste rechtsopvatting en is evenmin onbegrijpelijk 's hofs - door onderdeel 14 aangevochten - zienswijze dat [eiser] c.s.,
met hun stelling (zie rov. 4.16) dat 'het begrip "onherroepelijk" is bedoeld om, onafhankelijk van het voortbestaan van de contractsverhouding, voor altijd aan [eiser] toe te staan in de Benelux het zonnestudio franchiseconcept [A] SUNCENTRE met gebruikmaking van de naam [A] te exploiteren en dat EHV daarmee heeft ingestemd'
aan het begrip 'onherroepelijk' in het Generalvertretervertrag een uitzonderlijk vergaande strekking toekennen.
Zoals 's hofs rov. 4.16 ten deze voortbouwt op zijn rov. 4.14, bouwt onderdeel 14 voort op onderdelen 12 en 13. Onder verwijzing naar de nrs. 4.19-4.21, waarop ik thans voortbouw, meen ik dat onderdeel 14 het lot van de onderdelen 12 en 13 moet delen.
4.25.1. Los hiervan meen ik dat [eiser] c.s. belang bij deze klacht missen. Aan zijn oordeel over de 'uitzonderlijk vergaande strekking' die het hof aan de hierboven weergegeven stelling van [eiser] heeft toegekend, heeft het hof immers niet de gevolgtrekking verbonden dat die strekking daarmee onjuist zou zijn. Integendeel heeft het hof in de hier aangevallen rov. 4.16 geoordeeld dat [eiser] c.s. alsnog toegelaten moeten worden tot het bewijs van die stelling.
4.25.2. Ook indien de kwalificatie 'uitzonderlijk vergaande strekking' het hof aanleiding zou hebben gegeven de bewijslast ten deze op [eiser] c.s. te leggen in plaats van het leggen van de bewijslast van het omgekeerde op EHV c.s. (waarover onderdeel 14 evenwel niet klaagt; onderdeel 16 klaagt, op andere gronden, wél over de bewijslastverdeling) missen [eiser] c.s. belang bij deze klacht. In rov. 2.8 van het eindarrest heeft het hof immers - in cassatie onbestreden - overwogen:
'De zin in het contractvoorstel waarin het recht voor [eiser] op voortgezet gebruik van de naam [A] na de beëindiging van het GVV was neergelegd, is echter tijdens de contractbesprekingen geschrapt. Niet aannemelijk is dat de zin enkel is geschrapt, omdat het woord "unwiderruflich" in de voorafgaande zin voldoende duidelijk zou zijn, zoals alléén [eiser 6] heeft verklaard. Véél aannemelijker is dat de zin is geschrapt, omdat EHV zich niet met dit voorstel van [eiser] kon verenigen, zoals alledrie de getuigen die namens EHV bij de contractbesprekingen aanwezig waren, hebben verklaard. Nu bewust de zin is geschrapt die precies de bedoeling van [eiser] weergaf, mocht [eiser] redelijkerwijs niet meer aan het woord "unwiderruflich" de betekenis toekennen die [eiser] daaraan toegekend wenst te zien.'
Daaruit laat zich geen andere conclusie trekken dan dat het hof, indien het in het tussenarrest de bewijslast op EHV c.s. zou hebben gelegd, bij eindarrest tot hetzelfde oordeel omtrent de niet-juistheid van de door [eiser] c.s. voorgestane uitleg van het woord 'onherroepelijk' zou zijn gekomen.
4.26. Ook onderdeel 16(14) is gericht tegen rov. 4.16 van het tussenarrest. Volgens dit onderdeel heeft het hof ten onrechte tot uitgangspunt genomen dat zowel naar Nederlands recht als 'ook naar het in deze toepasselijke Duitse recht' doorslaggevend is de bedoeling die partijen aan een wilsverklaring hebben gegeven en niet de taalkundige uitleg daarvan. Hoewel juist is dat het Nederlandse en Duitse recht op dit punt overeenstemmen, geeft het hof daaraan een onjuiste inhoud. Het onderdeel vervolgt met een exposé omtrent het Nederlandse recht terzake, dat door het hof miskend zou zijn.
Volgens (het slot van) het onderdeel brengt een en ander mee dat het hof ten onrechte [eiser] heeft belast met het bewijs dat de overeenkomst de inhoud had die volgt uit de taalkundige interpretatie daarvan. Het hof had daarentegen EHV dienen te belasten met het bewijs dat de overeenkomst een andere inhoud had dan die volgt uit de taalkundige betekenis. Daarmee verliest ook het eindarrest in zijn geheel betekenis, waar de bewijslastverdeling en bewijslevering een andere had dienen te zijn.
4.27. Het onderdeel faalt (reeds) bij gebrek aan belang, nu het per saldo slechts klaagt over onjuistheid of onbegrijpelijkheid van de door het hof toegepaste bewijslastverdeling. Zoals in nr. 4.25.2 aangegeven, zou een omgekeerde bewijslastverdeling niet tot een ander resultaat geleid hebben.
Terzijde teken ik nog aan dat 's hofs uitleg van Duits recht door de Hoge Raad niet op juistheid getoetst kan worden, en dat het middel niet stelt dat 's hofs uitleg naar Duits recht onbegrijpelijk zou zijn (wat zij m.i. ook niet is), zodat de (rechts-)klachten over 's hofs overwegingen over Nederlands recht geen bespreking behoeven.
4.28. Onderdeel 17 betoogt dat 'in het licht van het bovenstaande' ook rov. 2.9 van het eindarrest geen stand kan houden. Het onderdeel klaagt vooreerst dat de eerste twee zinnen daarvan zijn gebaseerd op de eerder in het middel gestelde onjuiste interpretatie van het Generalvertretervertrag en onjuiste bewijslastverdeling.
4.29. Deze klachten bouwen geheel voort op de onderdelen 11-16 en delen het lot daarvan.
4.30. Onderdeel 17 vervolgt dat het hof in de derde zin van rov. 2.9 er ten onrechte van uitgaat dat [eisers 6 en 7], danwel [eiseres 3] danwel [eiseres 1] niet zijn te beschouwen als rechthebbende op de handelsnamen [A] en [A] SUNCENTRE, omdat EHV dit handelsnaamgebruik heeft gedoogd. Daarmee miskent het hof, aldus het onderdeel, dat handelsnaamrechten ontstaan (zijn) door het voeren van een onderneming onder die naam (namen); artikel 1 Handelsnaamwet Pro. Zoals door [eiser] gesteld en door het hof in het midden gelaten(15) drijft [eiseres 3] reeds vanaf 1 oktober 1991 een onderneming onder de naam [A] Suncentre Nederland BV, terwijl [eiseres 1] deze handelsnaam voert sinds 1990. 'Danwel', zo vervolgt het onderdeel, zijn de handelsnaamrechten verbonden aan [eisers 6 en 7], die in Nederland een onderneming drijven door middel van verschillende vennootschappen onder naam [A] Suncentre en [eiseres 1](16).
4.31. Het onderdeel faalt bij gebrek aan feitelijke grondslag omdat het berust op een onjuiste lezing van de derde volzin van rov. 2.9. Gemakshalve geef ik die volzin hieronder (nogmaals) volledig weer, nu met een toegevoegde cursivering mijnerzijds:
'Daarom faalt ook de stelling van [eiser] dat [eisers 6 en 7] dan wel [eiseres 3] dan wel [eiseres 1] zijn te beschouwen als rechthebbende op de handelsnamen [A] en [A] Suncentre, omdat EHV dit handelsnaamgebruik heeft gedoogd.'
Anders dan de klacht veronderstelt (en in de rest van het onderdeel daartegen ten strijde trekt) vormen de hierboven door mij gecursiveerde woorden 'omdat EHV dit handelsnaamgebruik heeft gedoogd' onmiskenbaar níet een - dan immers zinledige - motivering van het hof voor zijn eerder in rov. 2.9 gegeven oordeel 'dat [eiser] na de beëindiging van het GVV niet meer gerechtigd was tot het gebruik van de naam [A]'. De woorden 'omdat EHV dit handelsnaamgebruik heeft gedoogd' vormen niet meer dan een weergave van het desbetreffende deel van de in de derde volzin van rov. 2.9 weergegeven stelling van [eiser] c.s. zélf, waarmee zij (subsidiair) betoogd hadden dat zij, vanwege dit gedogen, de handelsnamen zouden mogen blijven gebruiken.(17)
De motivering van het hof waarom '[eiser] na de beëindiging van het GVV niet meer gerechtigd was tot het gebruik van de naam [A]' is - getuige het woord 'Daarom' waarmee de derde volzin van rov. 2.9 begint, gelegen in de twee volzinnen daarvóór. Dáárin motiveert het hof dat, ook indien het feitelijke en juridische uitgangspunt zou zijn dat - los van de bepaling in het Generalvertretervertrag - hetzij [eisers 6 en 7], hetzij [eiseres 3] en/of [eiseres 1] zouden zijn te beschouwen als rechthebbende op de handelsnamen [A] en [A] Suncentre, nog steeds de uitleg van Par. 1.2 van die overeenkomst tot gevolg heeft dat [eiser] c.s. na de beëindiging van die overeenkomst niet meer gerechtigd waren tot het gebruik van het woord [A] in de Benelux.
De eerdere klachten van het onderdeel, komen, naar in nr. 4.29 bleek, vergeefs daartegen op.
4.32. Volgens onderdeel 18 overweegt het hof in rov. 2.9 voorts ten onrechte - en onbegrijpelijk - dat de [A]-merkregistraties van EHV (c.s.(18)) ouder zijn dan het gebruik van de handelsnamen van [A] en [A] Suncentre door [eisers 6 en 7] danwel [eiseres 3], danwel [eiseres 1]. Volgens het onderdeel dateert het handelsnaamgebruik door [eiser] van 1990, danwel 1991. De enige oudere merkrechten aan de zijde van EHV zijn de rechten op de internationale merkregistratie [A] BEAUTY SUN, welke merkinschrijving - in ieder geval voor de Benelux - aan vervallenverklaring blootstaat. Voorts is het hof voorbijgegaan aan een essentiële stelling van [eiser] c.s. bij MvG onder 48. Die stelling komt erop neer dat het enige oudere merk aan de zijde van EHV dat tegen dit handelsnaamgebruik zou kunnen worden ingezet het al eerder genoemde beeldmerk Beauty Sun, 539970 van 5 juni 1989 zou kunnen zijn, maar dit beeldmerk volledig afwijkt van de handelsnamen en vanwege niet-gebruik aan verval onderhevig is.
Volgens het onderdeel had het hof dienen te beoordelen of er handelsnaamrechtelijk relevante overeenstemming bestond tussen het merk en de handelsnaam/handelsnamen. Zélfs indien de arresten van het hof zo welwillend gelezen zouden moeten worden dat het hof bedoelt hier terug te grijpen op de beoordeling van de merkenrechtelijke overeenstemming in rov. 4.7 van het tussenarrest, dan zou het hof miskend hebben dat handelsnaamrechtelijke overeenstemming wezenlijk verschilt van merkrechtelijke overeenstemming, danwel tenminste dat het inbreukcriterium onder art. 13A lid 1 sub b BMW naar zijn aard afwijkend is van het inbreukcriterium van artikel 5a Handelsnaamwet. Voorts zou het hof - bij deze welwillende interpretatie - er aan voorbij zijn gegaan dat, anders dan in het merkenrecht, aan (delen van) handelsnamen níet de eis wordt gesteld dat deze onderscheidend vermogen hebben, en slechts uiterst subsidiair heeft [eiser] aangevoerd(19) dat zijn handelsnaamgebruik door EHV, bewust, zelfs uitdrukkelijk is gedoogd, zodat haar rechten heeft verwerkt. Een en ander brengt mee, zo besluit het onderdeel, dat het in rov. 2.9 van het eindarrest overwogene niet de conclusie kan dragen dat de door [eiser] gewijzigde eis in reconventie 'daarom ook niet voor toewijzing vatbaar' is.
4.33. Het onderdeel, dat zich richt tegen de vierde en vijfde volzin van rov. 2.9, faalt bij gebrek aan belang.
Met de verwijzing naar 'het voorgaande', met welke woorden de aanhef van rov. 2.9 van het eindarrest aanvangt, duidt het hof onmiskenbaar op het (in rov. 2.8 weergegeven) resultaat van de in het tussenvonnis opgedragen bewijslevering met betrekking tot de uitleg van (het woord 'unwiderruflich' in) Par. 1.2 van het Generalvertretervertrag. Dat door het middel niet als zodanig aangevallen resultaat van de bewijslevering leidt tot het oordeel van het hof in rov. 2.9, eerste volzin 'dat [eiser] na de beëindiging van het GW niet meer gerechtigd was tot het gebruik van de naam [A] in de Benelux', alsmede dat daarmee 'de overige grieven van [eiser] [dienen] te worden verworpen'. Het hof motiveert dat laatste nader in de tweede volzin van rov. 2.9: 'Deze [grieven] zijn immers alle gebaseerd op het door [eiser] ingenomen standpunt dat [eiser] door het GVV gerechtigd is tot het (blijven) gebruiken van de naam [A] in de Benelux.' Zoals in nrs. 4.28-4.31 aangegeven, sneed het daartegen gerichte onderdeel 17 geen hout.
4.34. Zoals ik bij de bespreking van onderdeel 12 (in nr. 4.19) en onderdeel 17 (in nr. 4.31) in wezen al indiceerde, prevaleert daarmee in de - noch van een onjuiste rechtsopvatting getuigende, noch onbegrijpelijke - zienswijze van het hof, de aan Par. 1.2 van het Generalvertretervertrag gegeven uitleg tussen de partijen in deze procedure(20) bóven de merk- of handelsnaamrechten die [eiser] c.s. in de Benelux (mogelijk) ooit op grond van de merken- en handelsnaamwetgeving bezaten of die zij - die overeenkomst weggedacht - mogelijk nog zouden hebben of kunnen uitoefenen.
Ten overvloede voeg ik hieraan toe dat dit resultaat te minder onbegrijpelijk is, indien men in ogenschouw neemt - gelet op de tekst van genoemde Par. 1.2 - dat de bij de onderhandelingen die leidden tot het Generalvertretervertrag van 1993 reeds bekende standpunten van [eiser] c.s. met betrekking tot 'eigen rechten' in die - totstandgekomen - overeenkomst 'verdisconteerd' moeten worden geacht. Dat aan [eiser] c.s. - ook na het sluiten van de overeenkomst - een andere wijze van verdisconteren voor ogen stond dan aan EHV c.s., kan daaraan niet afdoen, nu de (hoogste) feitenrechters ten deze de door EHV c.s. voorgestane uitleg voor juist gehouden hebben, hoezeer dat [eiser] c.s. pijnlijk getroffen mag hebben.
4.35. Met dat al bevatten de (door mij cassatiebestendig geachte) eerste drie volzinnen van rov. 2.9 van het eindarrest, gelezen in samenhang met rov. 4.15 van het tussenarrest, een zelfstandig dragende grond voor het afwijzen van tegen EHV c.s. in te roepen merkenrechtelijke en handelsnaamrechtelijke aanspraken van [eiser] c.s. Ziedaar de redenen waarom ik in nr. 4.33 reeds aangaf, dat in cassatie belang ontbreekt bij de klacht van onderdeel 18 tegen de vierde volzin van rov. 2.9.
4.36. Om dezelfde redenen ontbreekt belang van [eiser] c.s. bij onderdeel 19 van het middel. Die klacht zou ook overigens, bij gemis aan feitelijke grondslag niet tot cassatie kunnen leiden, nu ook in rov. 2.9, vijfde volzin van het eindarrest allerminst te lezen valt dat het hof aan de in het onderdeel genoemde beslissing van het Landgericht Düsseldorf van 26 oktober 2000 gezag van gewijsde zou hebben toegekend. Ik verwijs in dit verband nog naar de nrs. 4.9, 4.11 en 4.16.
Onderdelen 2-7: verval van het merk [A] BEAUTY SUN van EHV c.s. wegens niet-gebruik daarvan?
4.37. De onderdelen 2-7 richten zich, als gezegd, tegen rov. 4.7 van het tussenarrest, betrekking hebbend op het door [eiser] c.s. gestelde, maar door het hof niet aanvaarde verval van het merk [A] BEAUTY SUN van EHV c.s. wegens niet-gebruik daarvan.
4.38. De conclusie waartoe ik ten aanzien van onderdeel 18 (met verwijzing naar de bespreking van andere onderdelen) ben gekomen, heeft ook gevolgen voor de onderdelen 2-7 van het middel.
De in nr. 4.35 bedoelde zelfstandig dragende grond ontneemt ook het belang aan de onderdelen 2-7. Immers, ook indien aangenomen zou moeten worden dat het oudste merk [A] BEAUTY SUN van EHV c.s. vervallen zou zijn wegens niet-gebruik daarvan, blijft staan dat op basis van de genoemde zelfstandig dragende grond van rov. 2.9 van het eindarrest, gelezen in samenhang met rov. 4.15 van het tussenarrest, [eiser] c.s. na de beëindiging van het Generalvertretervertrag niet meer gerechtigd waren tot het gebruik van de naam [A] in de Benelux. Ten tijde van het wijzen van het tussenarrest was die zelfstandig dragende grond er nog niet; sinds het eindarrest is die er inmiddels wél.(21)
4.39. Om deze reden laat ik de onderdelen 2-7, die overigens interessante (rechts-) vragen aansnijden(22), verder buiten bespreking. Mocht de Hoge Raad mijn visie omtrent het gebrek aan belang niet delen, dan houd ik mij bereid om op eerste afroep nader te concluderen met betrekking tot deze middelonderdelen (en onderdeel 18).
5. Conclusie
Mijn conclusie strekt tot verwerping van het beroep.
De procureur-generaal bij de
Hoge Raad der Nederlanden,
A-G
1 Zie hierna nrs. 2.6, 2.9 en 4.10-4.14.
2 Ontleend aan (i) 'De feiten in conventie en reconventie' onder 1.1 t/m 1.13 van het vonnis van de rechtbank te Arnhem van 1 februari 2001, waarvan het hof blijkens rov. 3, eerste alinea, van het tussenarrest van 3 september 2002 is uitgegaan, met verwerping van daartegen gerichte grieven in rov. 4.1 t/m 4.4; alsmede (ii) aan rov. 3, tweede alinea, van het tussenarrest van 3 september 2002.
3 Thans geheten: PBS Unternehmensholding GmbH, verweerster in cassatie sub 2. Zie hierna 2.7, A-G.
4 In het B-dossier ontbreken dit tussenvonnis en het P-V van de comparitie.
5 De gewijzigde eis is ook weergegeven in rov. 2.2 (op pp. 3-5) van het tussenarrest van het hof.
6 GVV is de door het hof gebruikte afkorting voor het Generalvertretervertrag, zie onder de feiten sub 2.4, A-G.
7 De cassatiedagvaarding (gevolgd door een herstelexploot) is uitgebracht op 27 april 2004.
8 Het onderdeel verwijst hier naar de MvG onder 10, 21, 35, 36 en 44.
9 Ik wijs erop dat het hof ook ten deze het Generalvertretervertrag naar kennelijk naar Duits recht heeft uitgelegd. Tegen de uitleg naar Duits recht (zie rov. 4.14 van het tussenarrest) is in cassatie geen klacht gericht.
10 Het hof refereert hier nog aan in rov. 4.11, slot.
11 De opmerkingen in de s.t. namens [eiser] c.s. onder nr. 29, gemaakt in het licht van de inmiddels bekend geworden beschikking van de HR van 14 januari 2005, nr. R03/116 (BIE 2005, nr. 93 , p. 395), dat het hof in rov. 4.11 'ten onrechte een voorschot nam' en 'nimmer op deze wijze aan de, toen nog lopende, beroepsprocedure voor de Rechtbank Arnhem voorbij had mogen gaan' lijken mij even misplaatst als ik onderdeel 10 ongegrond acht.
12 Het onderdeel verwijst naar de MvG onder 5 t/m 10, 38 en 39.
13 Zie de tekst bij de producties bij conclusie van eis onder 3 = prod. 13 bij de CvA in conventie/eis in reconventie.
14 Onderdeel 15 werd hierboven in nr. 4.16 besproken.
15 Het onderdeel verwijst hier naar de MvG onder 48.
16 Het onderdeel verwijst hier naar de MvG onder 46, alsmede het bij akte d.d. 5 oktober 1999 overgelegde rapport van prof. Quaedvlieg, onder nr. 28 t/m 35. Die nummers heb ik aldaar niet aangetroffen. In nr. 46 van de MvG wordt verwezen naar het rapport van Quaedvlieg en naar de pleitnota (in eerste aanleg) onder 28 t/m 35. Het onderdeel verwijst dus onjuist.
17 Vgl. MvG nr. 48 in fine.
18 Vgl. nrs. 2.7 en 2.8 (A-G).
19 Het onderdeel verwijst naar de memorie van antwoord onder 48; bedoeld zal zijn de memorie van grieven onder 48.
20 Ik herinner eraan dat in de procedure die leidde tot de beschikking van HR 14 januari 2005, nr. R03/116 (BIE 2005, nr. 83 , p. 395) [A] c.s. géén partij waren.
21 De door mij aangegeven grond waarom belang bij de onderdelen 2-7 ontbreekt, is daarmee een geheel andere dan de in de s.t. namens EHV c.s. op p. 9 onder nrs. 37 en 38 vermelde twee - afzonderlijke - redenen waarom [eiser] c.s. bij deze onderdelen geen belang zouden hebben.
22 Mede op inmiddels Europees merkenrechtelijk geharmoniseerd terrein.