ECLI:NL:PHR:2020:743

Conclusie

PROCUREUR-GENERAAL

BIJ DE

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

Nummer19/02348

Zitting28 augustus 2020

CONCLUSIE

G.R.B. van Peursem

In de zaak

[eiseres] B.V.

(hierna: [eiseres] of [eiseres] )

eiseres tot cassatie, verweerster in het voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep,

advocaat: F.I. van Dorsser

Tegen

1. V.O.F. Classic Coach Company

(hierna: CCC)

2. [verweerder 2]

(hierna: [verweerder 2] )

3. [verweerder 3]

(hierna: [verweerder 3] )

(hierna gezamenlijk: CCC c.s.)

verweerders in cassatie, eisers in het voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep,

advocaten: S.M. Kingma en J.W. de Jong

Deze zaak is in wezen een familiegeschil tussen kleinkinderen over het gebruik van de naam [eiseres] voor busvervoer (hun gezamenlijke grootvader is ooit onder deze naam een busbedrijf begonnen). Het is juridisch een merkenrechtelijk en handelsnaamrechtelijk geschil, waarbij ook rechtsverwerking een rol speelt.

In cassatie staat in het principaal beroep in de eerste plaats de vraag centraal of er sprake is van een “ouder recht van slechts plaatselijke betekenis” in de zin van art. 2.23 lid 2 (oud) BVIE. Ik concludeer tot het stellen van een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie EU over de Merkenrichtlijnpendant hiervan (art. 6 lid 2 Merkenrichtlijn Pro 98/104/EEG) voor een geval als het onze, waarin sprake is van voor-voorgebruik van de (handelsnaam) “ [eiseres] ” door de merkhouder^[1]. Volgens mij behoort een beroep op voorgebruik in de zin van deze bepaling door CCC c.s. anders dan het Haagse hof heeft gedaan niet te worden gehonoreerd indien merkhouder [eiseres] voor-voorgebruiker is. Die prejudiciële kwestie moet tot klaarheid komen, voordat principale onderdelen I en II definitief kunnen worden besproken.

De overige klachten in het principaal beroep over rechtsverwerking en in het voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep zie ik (nog) niet slagen.

1. Feiten^[2]en procesverloop

1.1 [betrokkene 1] , geboren in 1904 en overleden in 1971, – hierna: [betrokkene 1] – is de vader van [betrokkene 2] , geboren in 1927 en overleden in 2005, – hierna: [betrokkene 2] – en [betrokkene 3] , geboren in 1937 en overleden in 1995, – hierna: [betrokkene 3] –. [betrokkene 2] is de vader van de aandeelhouders van [eiseres] , [betrokkene 4] en [betrokkene 5] . [betrokkene 3] is de vader van [verweerder 2] en [verweerder 3] , vennoten van CCC.

1.2 In 1935 heeft [betrokkene 1] de eenmanszaak Beja Tours opgericht, welk bedrijf ongeregeld personenvervoer per bus verzorgde. Per 1 januari 1956 is de eenmanszaak een VOF geworden door toetreding van [betrokkene 2] . Vanaf 1971 was [betrokkene 2] eigenaar van de (al dan niet nieuwe) eenmanszaak Beja Tours. In 1978 is Beja Tours B.V. opgericht. Beja Tours (B.V.) is en was gevestigd te Duivendrecht.

1.3 Van 1968 tot 1977 zijn [betrokkene 2] en [betrokkene 3] vennoten geweest van een te Amersfoort gevestigde vennootschap onder firma die (al dan niet mede) handelde onder de naam “Reis - en Touringcarbedrijf Amersfoort’s Bloei” en die ook een touringcarbedrijf dreef – hierna: Amersfoort’s Bloei 1968 –. De bedrijfsmiddelen en de handelsnaam Amersfoort’s Bloei waren overgenomen van de familie [naam] .

1.4 In 1975 is [eiseres] opgericht door [betrokkene 2] als (indirect) directeur-groot aandeelhouder. [eiseres] is gevestigd te Duivendrecht en drijft een touringcarbedrijf. Vanaf 1975 of 1978 gebruikt zij de handelsnamen [A] en/of [eiseres] .

1.5 In 1977 is [betrokkene 2] uit Amersfoort’s Bloei 1968 getreden en heeft [betrokkene 3] met zijn echtgenote [betrokkene 6] – hierna ook: [betrokkene 6] of [betrokkene 6] – als medeaandeelhouder de onderneming voortgezet in de vorm van een besloten vennootschap genaamd “Reis- en Touringcarbedrijf Amersfoort’s Bloei B.V.”, gevestigd te Amersfoort (KvK-dossiernummer 17472, zie prods. 3 en 56 CCC c.s.) – hierna: Amersfoort’s Bloei BV 1977.

1.6 In 1991 heeft [betrokkene 3] met [betrokkene 6] de vennootschap onder firma “V.O.F. Amersfoort’s Bloei” (KvK-dossiernummer: 36482, zie prods. 4, 5 en 57 CCC c.s.), gevestigd te Amersfoort, opgericht – hierna: VOF Amersfoort’s Bloei 1991, te onderscheiden van de in 1968 opgerichte vennootschap onder firma. Amersfoort’s Bloei BV 1977 en VOF Amersfoort’s Bloei 1991 hebben naast elkaar bestaan. De oprichting van de VOF geschiedde op advies van de accountant van Amersfoort’s Bloei BV 1977 om fiscale redenen. Geadviseerd werd de activiteiten van Amersfoort’s Bloei BV 1977 en het onroerend goed te laten overgaan naar de VOF Amersfoort’s Bloei 1991 en de bedrijfsmiddelen, met uitzondering van het onroerend goed, dus de touringcars, de inventaris en de roerende zaken bij Amersfoort’s Bloei BV 1977 te laten, die deze zou verhuren aan VOF Amersfoort’s Bloei 1991 (prod. 48 CCC c.s.).

1.7 Amersfoort’s Bloei 1968 heeft vanaf 1969 of 1970 tot 1977 personenvervoer verzorgd in touringcars waarop “ [B] ” was vermeld. Amersfoort’s Bloei BV 1977 en VOF Amersfoort’s Bloei 1991 hebben in de periode van 1977 tot 1997 op touringcars aanduidingen waarvan de naam “ [betrokkene 3] ” onderdeel uitmaakt – hierna ook: de oude [eiseres] -aanduidingen – gevoerd, onder meer op de in het bestreden arrest onder 1.7 afgebeelde wijze (de in het portaal opgeloade afbeeldingen zijn helaas van povere kwaliteit, op rechtspraak.nl is geanonimiseerd, zodat ik afzie van inkopiëren.

1.8 In 1995, na het overlijden van [betrokkene 3] , is het bedrijf van VOF Amersfoort’s Bloei 1991 voortgezet door/onder de naam CCC (KvK-dossier nummer 36482, later gewijzigd in 33288137; zie prods. 6 en 57 CCC en 6 [eiseres] ). CCC was eerst gevestigd te Amersfoort, vanaf 1996 te Diemen en vanaf 2006 tevens in Almere.

1.9 Amersfoort’s Bloei BV 1977 of VOF Amersfoort’s Bloei 1991/CCC hebben in de periode van 1991 tot 1995 twee oldtimerbussen verworven, waaronder de in het bestreden arrest onder 1.9 afgebeelde Mercedesbus uit de 50-er jaren van de vorige eeuw, met nummer 35 en kenteken [001] , voorheen [002] (vgl. prods. 10, 17 en 68 CCC). Deze oldtimerbussen bleven of werden eigendom van CCC per 1 januari 1997. In 2006 had CCC vier oldtimerbussen in eigendom. VOF Amersfoort’s Bloei 1991/CCC heeft met deze oldtimerbussen, terwijl op de achterzijde daarvan de aanduiding “ [C] ” vermeld was, personenvervoer verzorgd vanaf 1991 of een later moment, maar in ieder geval vanaf 2001.

1.10 In 1996 zijn door Amersfoort’s Bloei BV 1977 en VOF Amersfoort’s Bloei 1991/CCC het pand te Amersfoort, (zes) touringcars en de (handels)naam Amersfoort’s Bloei aan het touringcarbedrijf Beuk – hierna: Beuk – verkocht en in januari 1997 overgedragen.

1.11 In 1997 is de naam van Amersfoort’s Bloei BV 1977 gewijzigd in Japiejo Holding B.V. – hierna: Japiejo –, met als vestigingsplaats Diemen (zie prods. 13 en 14 CCC).

1.12 Vanaf 2006 gebruikt CCC tevens de aanduiding [D] als (onderdeel van haar) handelsnaam (zie prod. 27 [eiseres] ). Vanaf 2005 heeft zij opnieuw (moderne) touringcars aangeschaft. De eerste in 2005 met het kenteken [003] (bus 52) (zie prod. 20 CCC). De tweede en derde met de kentekens [004] (bus 53) respectievelijk [005] (bus 54) in 2007 respectievelijk 2009 (zie prods. 26 en 29 CCC c.s. en 52 [eiseres] ) en een vierde daarna. Sedert ten minste enkele jaren is op deze touringcars van CCC op de achterzijde, “ [D] [betrokkene 3] ” vermeld, zoals afgebeeld in het bestreden arrest onder 1.12.

1.13 [eiseres] is houdster van het op 15 januari 2008 gedeponeerde Benelux-woordmerk [eiseres] , ingeschreven onder nummer [006] voor onder meer de volgende diensten in klasse 39:

Diensten van een touringcarbedrijf, waaronder het vervoeren van personen en goederen; diensten op het gebied van personenvervoer; organisatie en verzorging van reizen; verzorging van opgedragen ritten; reizigersbegeleiding; reizigersvervoer; het verstrekken van informatie omtrent reizigersvervoer; verhuur van vervoermiddelen, waaronder bussen en touringcars; vervoer per oldtimer; autobusdiensten; bagagevervoer; organiseren van rondleidingen, excursies en reizen; vervoer per kleine bus en taxi.

[eiseres] heeft in 2000 [domeinnaam 1] en [domeinnaam 2] geregistreerd en op 5 oktober 2015 de [domeinnaam 3] .

1.14 CCC c.s. hebben op 17 augustus 2015 [domeinnaam 4] en [domeinnaam 5] laten registreren. Deze domeinnamen zijn na het bestreden vonnis geregistreerd op naam van [eiseres] .

1.15 Bij brief van 6 november 2015 heeft [eiseres] CCC c.s. doen sommeren onder meer de inbreuken op haar Benelux-woordmerk [eiseres] te staken.

1.16 Tijdens de comparitie van partijen in hoger beroep zijn partijen de volgende deelregeling overeengekomen:

1. Classic Coach c.s. mag de naam ‘ [C] .’ op oldtimerbussen (blijven) gebruiken op een wijze als weergegeven op pagina 4 van het vonnis (…)

2. Classic Coach c.s. stemt in met de overdracht van de domeinnamen genoemd in r.o. 2.4 van het bestreden vonnis; in zoverre zal niet worden gegriefd tegen het bestreden vonnis.

1.17 [eiseres] heeft, voor zover in cassatie nog van belang, gevorderd CCC c.s. te bevelen om iedere inbreuk op haar Benelux-woordmerk [eiseres] (zie hiervoor in 1.13) en handelsnamen [A] en [eiseres] te staken en gestaakt te houden op straffe van een dwangsom met veroordeling van CCC c.s. in de proceskosten op de voet van art. 1019h Rv.

[eiseres] heeft daartoe gesteld dat CCC c.s. door het gebruik van de aanduiding [betrokkene 3] inbreuk maken op haar merkrechten als bedoeld in art. 2.20 lid 1 onder b en d BVIE en op haar handelsnaamrechten als bedoeld in art. 5 Hnw Pro.

CCC c.s. hebben voor wat betreft de merkenrechtelijke vordering onder meer een beroep gedaan op art. 2.23 lid 2 BVIE. Dit artikel bepaalt dat een merkhouder niet kan optreden tegen het gebruik, in het economisch verkeer, van een overeenstemmend teken, dat zijn bescherming ontleent aan een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis, indien en voor zover dat recht erkend is ingevolge de wettelijke bepalingen van één van de Benelux-landen.

Ten aanzien van de handelsnaamrechtelijke vordering hebben CCC c.s. onder meer bestreden dat [eiseres] oudere handelsnaamrechten heeft. Ook hebben CCC c.s. zich beroepen op rechtsverwerking.

1.18 De rechtbank Den Haag heeft bij vonnis van 10 mei 2017 de vorderingen van [eiseres] toegewezen.^[3]De rechtbank heeft geoordeeld dat CCC c.s. door het gebruik van het teken [betrokkene 3] voor touringcardiensten inbreuk maken op het merkrecht van [eiseres] in de zin van art. 2.20 lid 1 onder b BVIE, omdat door dit gebruik sprake is van gevaar voor verwarring (rov. 4.19). Het beroep op art. 2.23 lid 2 BVIE heeft de rechtbank verworpen. Volgens de rechtbank hebben CCC c.s. ten aanzien van het oudere recht van plaatselijke betekenis onvoldoende gesteld (rov. 4.6-4.13). De rechtbank merkt in dit kader op dat zij ervan uitgaat dat de rechtsvoorganger van CCC c.s. het gebruik van de aanduiding ( [betrokkene 3] ) [eiseres] op moderne touringcars in 1996 heeft gestaakt en dat CCC c.s. tussen 1996 en 2008 de aanduiding alleen hebben gebruikt op twee oldtimerbussen. Volgens de rechtbank betreft dit laatste gebruik geen gebruik als handelsnaam en is er door dit enkele gebruik ook geen handelsnaamrecht ontstaan naast het recht op de handelsnaam “Classic Coach Company” (rov. 4.11-4.12).

De rechtbank oordeelt dat de vorderingen van [eiseres] gebaseerd op de handelsnaamrechten [A] en [eiseres] ook toewijsbaar zijn (rov. 4.22-4.28). Volgens de rechtbank levert het gebruik van de handelsnaam [D] [betrokkene 3] door CCC c.s. inbreuk op de handelsnaamrechten van [eiseres] volgens art. 5 Hnw Pro op. Dat door de gelijkende handelsnamen van partijen, in verband met de overige omstandigheden, verwarring tussen de ondernemingen van partijen is te duchten, wordt volgens de rechtbank al geïllustreerd door de geconstateerde gevallen van daadwerkelijke verwarring, en is overigens door CCC c.s. onvoldoende (gemotiveerd) bestreden (rov. 4.23).

Het verweer van CCC c.s. dat er sprake is van rechtsverwerking kan volgens de rechtbank niet slagen, omdat vaststaat dat [eiseres] pas enkele jaren op de hoogte is van het gebruik van de aangevallen handelsnaam van CCC c.s. (rov. 4.27).

1.19 Het hof heeft bij arrest van 12 februari 2019 het vonnis van de rechtbank vernietigd en de vorderingen van [eiseres] alsnog afgewezen.^[4]

Het hof heeft daartoe, voor zover in cassatie van belang, ten aanzien van de gestelde merkinbreuk, overwogen dat het beroep van CCC c.s. op art. 2.23 lid 2 BVIE slaagt (rov. 6-12). Het hof heeft daartoe overwogen dat:

- partijen het eens zijn dat het verweten gebruik van de aanduiding [betrokkene 3] (zie hiervoor onder 1.12) kan worden aangeduid als (onderdeel van) handelsnaamgebruik (rov. 7);

- uitgangspunt is dat indien CCC c.s. de naam [betrokkene 3] op dezelfde of een daarmee overeenstemmende wijze (ten minste als (een voor het totaalbeeld bepalend onderdeel van een) handelsnaam) al gebruikte ten tijde van het depot van het merk op 15 januari 2008, [eiseres] zich op grond van art. 2.23 lid 2 BVIE niet tegen dat gebruik kan verzetten en er bovendien sprake is van een geldige reden, zodat (ook om die reden) een beroep op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE niet kan slagen (rov. 7);

- CCC c.s. voor 15 januari 2008 vanaf 2006 personenvervoer heeft verzorgd met aanvankelijk één en later twee moderne touringcars, waarop op de achterzijde de naam [betrokkene 3] was vermeld, met daaronder/daarna www. [D] .nl (rov. 11).

Het hof heeft over handelsnaaminbreuk geoordeeld dat het het oordeel van de rechtbank deelt dat door het gebruik van de verweten handelsnaam van CCC c.s., [D] [betrokkene 3] , bij het publiek verwarring is te duchten met de handelsnamen van [eiseres] (rov. 13-27). Volgens het hof slaagt echter het rechtsverwerkingsverweer van CCC c.s. (rov. 28-39). Het hof heeft daartoe overwogen dat CCC c.s. gerechtvaardigd hebben mogen vertrouwen dat [eiseres] zich niet zou verzetten tegen het gebruik door CCC van de handelsnaam [D] [betrokkene 3] , omdat:

- [eiseres] van 1977 tot 1997 heeft gedoogd dat de Amersfoort’s Bloei-entiteiten en CCC, ook in de regio Amsterdam en ten behoeve van haar klanten, touringcars gebruikten met [eiseres] -handelsnamen, waarvan de naam [eiseres] het onderscheidende, althans een voor het totaalbeeld bepalend element was;

- (CCC c.s. er redelijkerwijs van mochten uitgaan dat) [eiseres] sinds 2007 heeft gedoogd dat CCC (weer) personenvervoer verzorgde in touringcars onder de handelsnaam [betrokkene 3] www. [D] .nl / [D] [betrokkene 3] ;

- Amersfoort’s Bloei-entiteiten en [eiseres] gedurende ongeveer 20 jaar hebben samengewerkt en

- de oorsprong van de naam [eiseres] als (onderdeel van een) handelsnaam ligt bij het bedrijf van de gezamenlijke grootvader van “partijen”.

Onder deze omstandigheden is het volgens het hof naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat [eiseres] zich eind 2015 nog tegen dit gebruik zou kunnen verzetten op grond van haar oudere handelsnaamrechten (rov. 33).

Dat CCC c.s. gerechtvaardigd mochten vertrouwen dat [eiseres] zich niet zou verzetten tegen het gebruik op haar touringcars van de aanduiding [betrokkene 3] geldt te meer nu [eiseres] het gebruik van de aanduiding [C] op voor personenvervoer gebruikte oldtimerbussen door CCC c.s. gedurende ten minste 14 jaar heeft gedoogd (rov. 34).

1.20 [eiseres] heeft tijdig cassatieberoep ingesteld. CCC c.s. hebben geconcludeerd tot verwerping van het cassatieberoep en voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep ingesteld. [eiseres] heeft geconcludeerd tot verwerping van het voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep. Partijen hebben vervolgens hun standpunten schriftelijk laten toelichten en gere- en gedupliceerd.

2.Bespreking van het principaal cassatieberoep

2.1

Het principaal cassatieberoep bestaat uit negen onderdelen. Onderdelen I en II zijn gericht tegen het oordeel over art. 2.23 lid 2 BVIE. Onderdelen III-VIII klagen over de aangenomen rechtsverwerking met betrekking tot de handelsnaamrechtelijke vorderingen. Onderdeel IX bevat een slotklacht.

Art. 2.23 lid 2 BVIE: ouder recht van slechts plaatselijke betekenis

2.2

Uitgangspunt is dat het hof onbestreden heeft aangenomen dat op onze zaak art. 2.23 lid 2 BVIE zoals deze gold tot 1 juni 2018 van toepassing is (hierna: art. 2.23 lid 2 (oud) BVIE).^[5]

2.3

Art. 2.23 lid 2 (oud) BVIE luidt als volgt:

“Het uitsluitend recht op een merk omvat niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik, in het economisch verkeer, van een overeenstemmend teken, dat zijn bescherming ontleent aan een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis, indien en voor zover dat recht erkend is ingevolge de wettelijke bepalingen van één van de Benelux-landen.”^[6]

De toelichting van het Benelux-Bureau hierop luidt als volgt^[7]:

“In het tweede lid wordt bepaald dat het merkrecht niet kan worden ingeroepen ten aanzien van een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis, voorzover dat recht erkend is ingevolge wetgeving van een der Beneluxlanden. Hierbij kan gedacht worden aan een op beperkte schaal gevoerde handelsnaam.”

2.4

Art. 2.23 lid 2 (oud) BVIE is een implementatie van art. 6 lid 2 MRi Pro 89/104/EEG^[8]:

“Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken van een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis, wanneer dat recht erkend is door de wetgeving van de betrokken Lid-Staat en binnen de grenzen van het grondgebied waarin het erkend wordt.”^[9]

Blijkens de
traveaux préparatoiresis deze bepaling in de Richtlijn terechtgekomen op voorstel van de Italiaanse delegatie^[10], die het volgende tekstvoorstel had gedaan:

"The trade mark shall not entitle the proprietor to prohibit a third party from using, in the course of trade, an earlier right which only applies in a particular locality if such use is confined to the territory where that right is recognized by the laws of the Member State in question,
even though that right may no longer be invoked against the later registered trade mark."

De gecursiveerde tekst is uiteindelijk niet in de Richtlijn terechtgekomen.

2.5

Art. 2.23 lid 2 (oud) BVIE is in overeenstemming met art. 16 lid 1 TRIPs Pro-overeenkomst.^[11]Dit artikel luidt als volgt:

“1. De houder van een ingeschreven handelsmerk heeft het uitsluitend recht alle derden die niet zijn toestemming daartoe hebben, te beletten om in het handelsverkeer identieke of soortgelijke tekens te gebruiken voor waren of diensten die identiek zijn met of soortgelijk zijn aan die waarvoor het handelsmerk is ingeschreven, wanneer dat gebruik vermoedelijk zou leiden tot verwarring. In het geval van het gebruik van een identiek teken voor identieke waren of diensten wordt het vermoeden van verwarring verondersteld.
De hierboven beschreven rechten laten bestaande eerdere rechten onverleten zijn evenmin van invloed op de mogelijkheid waarover de Leden beschikken om rechten te verlenen op grond van het gebruik.” (onderstreping toegevoegd)^[12]

2.6

Het Hof van Justitie EU heeft in zijn rechtspraak nog geen uitleg gegeven aan art. 6 lid 2 Merkenrichtlijn Pro 89/104/EEG (of het huidige art. 14 lid 3 Merkenrichtlijn Pro 2015/2436, dat inhoudelijk niet afwijkt). Ook is hier weinig literatuur en (lagere) rechtspraak over^[13]. In commentaren op het huidige art. 14 lid 3 Merkenrichtlijn Pro 2015/2436 wordt het volgende opgemerkt:

“
6.1.4 Prior signs of local significance

Article 14(3) TMD ensures that the trade mark proprietors cannot enjoin the holders of earlier rights from further use within the boundaries of the area where that right has priority. The provision is of relevance only in Member States that recognize the possibility of acquiring rights valid within a limited part of their territory such as, for instance, trade names protected in a particular community or region, and where the national law does not entitle the owners of such rights to oppose or request cancellation of younger marks. The provision complies with the general principle expressed in Article 10(2) TMD that the rights of proprietors acquired before the filing date or the priority date of a trade mark should not be prejudiced by the rights conferred by registration of the mark.^[14].”^[15]

“
2. Earlier right in particular locality (para. 3).Art. 14(3) prescribes that a trade mark owner cannot prevent a third party from using an earlier right which applies in a particular locality if the earlier right is recognized by the laws of the Member State in question and the right is used in the territory in which it is recognised. This exception regards purely local use of an unregistered mark or other sign, which is itself protectable as an earlier right. A person entitled to such an earlier right may take advantage of this defence where his right to protection applies only in a particular locality. The CJ has not yet had the opportunity to interpret the meaning of ‘particular locality’ in art. 14(3) (see also art. 111, note 3 CTMR).”^[16]

2.7

Onderdelen I en II zijn gericht tegen het oordeel van het hof in rov. 7-12 dat het beroep van CCC c.s. op art. 2.23 lid 2 (oud) BVIE slaagt en het gevorderde bevel tot staking van merkinbreuk dient te worden afgewezen. Deze overwegingen luiden als volgt:

“7. [eiseres] beschouwt het verweten gebruik van de aanduiding [betrokkene 3] op de touringcars van CCC, zoals afgebeeld in overweging 1.12, ook blijkens haar vorderingen, als (onderdeel van) merkgebruik en handelsnaamgebruik. Zij stelt dat zij zich tegen dit gebruik kan verzetten op grond van artikel 2.20, lid 1, sub b (gericht tegen gebruik als merk) en sub d (gericht tegen gebruik als handelsnaam) BVIE. [eiseres] heeft over het verweten handelsnaamgebruik door CCC gesteld:
“Zij gebruikt daarbij de woordcombinatie [betrokkene 3] als naam waaronder zij zich bij het publiek aandient. Want de naam [betrokkene 3] staat duidelijk zichtbaar vermeld op de bussen waarmee zij haar diensten verleent. Het verrichten van diensten met bussen waarop [betrokkene 3] staat, betekent dat er sprake is van duurzaam en bekend gebruik van de naam en daarmee van het drijven van een onderneming onder de handelsnaam [betrokkene 3] ”(punt 15 inleidende dagvaarding – hierna: ID –). CCC c.s. stelt dat dat gebruik uitsluitend als handelsnaamgebruik moet worden gekwalificeerd. Nu partijen het daarover eens zijn zal het hof het verweten gebruik van de aanduiding [betrokkene 3] in ieder geval aanmerken als (onderdeel van) handelsnaamgebruik. Of tevens sprake is van merkgebruik kan gelet op hetgeen hierna wordt overwogen in het midden blijven. Indien CCC c.s. de naam [betrokkene 3] op dezelfde of een daarmee overeenstemmende wijze (ten minste als (een voor het totaalbeeld bepalend onderdeel van een) handelsnaam) al gebruikte ten tijde van het depot van het merk op 15 januari 2008, kan [eiseres] zich op grond van artikel 2.23, lid 2, BVIE niet tegen dat gebruik verzetten en is bovendien sprake van een geldige reden, zodat (ook om die reden) een beroep op artikel 2.20, lid 1, sub d, BVIE niet kan slagen. [eiseres] erkent dit uitgangspunt met dien verstande, aldus begrijpt het hof punten 82-87 MvA, dat zij stelt dat de handelsnaam daadwerkelijk moet worden gevoerd en meer dan lokaal moet worden gebruikt. Handelsnaamgebruik impliceert dat in beginsel aan de eerste eis is voldaan. De vermeende tweede eis valt niet te lezen in artikel 2.23, lid 2, BVIE, waar juist sprake is van een ouder recht van plaatselijke betekenis. Het beroep op (een beslissing over) artikel 8, lid 4, GMVo/UMV^[17]kan het hof niet volgen. Dat artikel gaat over oppositie door een oudere rechthebbende tegen de inschrijving van een jonger Uniemerk en vereist, anders dan artikel 2.23, lid 2, BVIE, uitdrukkelijk een ouder recht van meer dan plaatselijke betekenis. Overigens is het hof van oordeel dat er geen goede reden is de regeling van artikel 2.23, lid 2, BVIE te beperken tot lokale rechten.

8. CCC c.s. stelt dat zij de aanduiding [betrokkene 3] als (onderdeel van een) handelsnaam sedert 2006 wederom (na de overdracht van de touringcars aan Beuk in 1997 en naast reeds eerder aangevangen gebruik op gehuurde touringcars) gebruikt op
eigen(moderne) touringcars.

9. In aanmerking nemende

- dat [eiseres] erkent dat CCC in 2005 een touringcar met kenteken [003] (een donker gekleurde bus met nr 52) heeft aangeschaft (punten 43 en 47 MvA en 30-34 pleitnota [eiseres] );

- dat [eiseres] niet gemotiveerd betwist dat CCC voor die bus (52) een “busgoedkeuring” heeft aangevraagd op 15 maart 2005 (productie 20 CCC c.s.) en een concessie heeft verkregen voor de periode van 19 juli 2005 tot 18 juli 2008 voor vervoer in Duitsland (productie 21 CCC c.s.);

- dat [eiseres] niet gemotiveerd betwist dat CCC in 2007 een tweede touringcar met het kenteken [004] (een witte bus met nummer 53) heeft aangeschaft;

- dat [eiseres] niet gemotiveerd betwist dat CCC een concessie heeft verkregen voor busvervoer in Duitsland voor de touringcar met het kenteken [004] voor de periode van 3 september 2007 tot 2 september 2010, welke bus blijkens bijgevoegd kentekenbewijs op 20 augustus 2007 op naam van CCC is gesteld (productie 26 CCC c.s.);

- dat uit diverse, als productie 27 door CCC c.s. overgelegde, facturen uit 2005 en 2006 blijkt dat CCC in 2005 en 2006 vervoer per (luxe) touringcar (en per (Amerikaanse) oldtimer schoolbus (nr) 51) heeft verzorgd;

- dat in een, als productie 40 (bladzijde 5) door CCC c.s. overgelegde, opdracht sprake is van vervoer van 21 t/m 28 januari 2006 met bus 52, met kenteken [003] ;

- dat in, als productie 66 door CCC c.s. overgelegde exemplaren van het “reisblad internationaal ongeregeld vervoer en ongeregeld cabotagevervoer” (reisopdrachten) sprake is van (internationaal) personenvervoer door CCC met bussen met de kentekens [003] (bus 52) en [007] (bus 53) in de periode 2005 tot en met 2007;

- dat uit een opdrachtbevestiging voor vervoer op 1 juni 2007 blijkt dat de touringcar [003] is ingehuurd door opdrachtgever DVVO (productie 35 CCC c.s.);

- dat in een interview in een huis-aan-huis blad van Diemen d.d. 21 juni 2006 als mededeling van [verweerder 2] is opgenomen: “Wij hebben één luxe touringcar en verder vier classic coaches” (productie 28 CCC c.s.);

- dat [eiseres] niet betwist dat de vergunning van CCC voor het verzorgen van vervoer na 1996 steeds in stand is gelaten (punt 17 MvG);

- dat mr. Wiegerinck als advocaat van [eiseres] tijdens de comparitie van partijen in eerste aanleg heeft verklaard: “
productie 33 van eiseres ( [eiseres] dus, hof) toont dat in 2006 Almere Tours met moderne bussen gaat rijden” (punt 13 proces-verbaal van comparitie in eerste aanleg (verder: PV));

gaat het hof ervan uit dat CCC vanaf ongeveer maart 2005 met één eigen (moderne) touringcar en vanaf ongeveer augustus 2007 met twee eigen (moderne) touringcars (ongeregeld) personenvervoer heeft verzorgd. [eiseres] heeft in (punt 50 van) haar memorie van antwoord betwist dat deze bussen aan het (handels)verkeer hebben deelgenomen voor haar merkdepot op 15 januari 2008. Voor zover zij dit verweer nog handhaaft (in punt 34 en 38 van haar pleitnota en blijkens een opmerking van haar advocaat tijdens pleidooi lijkt zij hierop terug te komen) had het, gelet op voormelde “gebruiksbewijzen”, op de weg van [eiseres] gelegen haar betwisting nader te onderbouwen. Nu zij dat heeft nagelaten gaat het hof daaraan als onvoldoende onderbouwd voorbij, nog daargelaten dat het wel erg onwaarschijnlijk is dat CCC in 2005 en 2007 touringcars zou aanschaffen om die pas in 2008 te gaan gebruiken.

10. Uit een door [eiseres] en CCC overgelegde foto d.d. 7 februari 2008 (producties 33 [eiseres] en 10 en 29 CCC c.s.), blijkt dat CCC op die datum de bus (53) met het kenteken [007] gebruikte, terwijl op de achterzijde in zwarte letters [betrokkene 3] en daaronder in even grote zwarte letters de tekst www. [D] .nl, zoals hieronder afgebeeld, was vermeld.

Voorts in aanmerking nemende

- dat Haco Lichtreclame BV – hierna: Haco – aan CCC facturen d.d. 31 januari 2006, met factuurnummer 20060032, en 10 december 2007 heeft gezonden voor folieteksten (productie 24 CCC c.s.);

- dat E. Joosten, directeur van Haco bij mail van 14 november 2017 aan

info@ [D] .nl heeft verklaard: “
dat wij reeds jaren voor u folieteksten produceren waar altijd de tekst [betrokkene 3] in voorkwam. De eerste leveringen hebben plaatsgevonden in 2006, zie onder andere factuur 20060032 die dit bevestigd, en bijvoorbeeld tekening A van project 79011 d.d. 13-11-2007.”(productie 23 CCC c.s.);

- dat in een ongedateerd “ontwerp” met de vermelding van BUS 52 is vermeld: “Zijkant: verkeersgeel (…) [D] .nl (…)” en “Achterkant: zilver [betrokkene 3] ” met daaronder “www. [D] .nl” (productie 24 CCC c.s.);

- dat CCC c.s. foto’s heeft overgelegd van bus 52 (kenteken [003] ) met op de zijkant de vermelding “ [D] .nl” (met kleine letter a) in gele letters (producties 22 en 55 CCC c.s.);

- dat [betrokkene 7] van Haco aan [verweerder 2] op 29 november 2007 een mail heeft gestuurd waarin is vermeld: “De foto’s van de belettering van vandaag” en “het geel is alleen wit geworden (…)”, waarbij foto’s zijn overgelegd van de donkere bus (52) met witte belettering “ [D] .nl” (met hoofdletter A) aan de zijkant en [betrokkene 3] met daaronder www. [D] .nl op de achterkant (productie 25 CCC c.s.);

- dat in een ontwerp van Haco, gedateerd 13-11-2007 is vermeld “BUS 53”, “projectnummer 79011/mj”, “blad A” en “ [betrokkene 3] ” met daaronder de tekst “www. [D] .nl” (productie 24 CCC c.s.), welke tekst gelijk is aan de tekst op bus 53, zoals afgebeeld op voormelde foto van 7 februari 2008;

- dat mr. Rijsdijk als advocaat van [eiseres] tijdens de comparitie van partijen in eerste aanleg heeft verklaard: “Er is gedurende een lange periode, van 1996 tot ongeveer 2006, geen sprake geweest van het gebruik van de aanduiding [eiseres] aan de zijde van gedaagden.” (punt 5 PV);

- dat mr. Wiegerinck als advocaat van [eiseres] tijdens de comparitie van partijen in eerste aanleg heeft verklaard: “ [eiseres] betwist dat CCC tussen 1996 en 2006 nog met gewone (moderne) al dan niet ingehuurde tourigcars met daarop de aanduiding ‘ [betrokkene 3] ’ heeft gereden” (punt 9 PV);

gaat het hof ervan uit dat bus 52 vanaf begin 2006 en bus 53 vanaf november 2007 voorzien waren van de tekst [betrokkene 3] met daaronder www. [D] .nl. [eiseres] heeft dit weliswaar betwist, maar daaraan gaat het hof als onvoldoende onderbouwd voorbij, mede gelet op het volgende. [eiseres] heeft de authenticiteit van voormelde facturen, mails en ontwerpen van Haco niet betwist. Zij betwist wel dat de als productie 25 overlegde foto’s (van de donkere bus 52 met witte letters) de belettering weergeven zoals vermeld op het als productie 24 overgelegde “ontwerp” van de belettering van de bus 52, omdat “almere” op de zijkant van de bus
in het ontwerpmet een kleine letter a is geschreven terwijl op de foto’s Almere op de zijkant van
de busmet een hoofdletter A is geschreven. Als productie 22 en 55 heeft CCC c.s. foto’s overgelegd van de donkere bus 52 met een gele belettering, waarop [D] .nl op de zijkant met een kleine letter a is geschreven. Tijdens het pleidooi heeft CCC c.s. nader uiteengezet dat op de zijkant van deze bus 52 aanvankelijk [D] .nl met een kleine a in, blijkens de foto’s, gele letters was aangebracht, zoals vermeld in het ontwerp betreffende bus 52 en dat dit ontwerp dus hoort bij de eerder (in, gelet op de overgelegde factuur van 31 januari 2006, begin 2006 begrijpt het hof) aangebrachte belettering. Vervolgens is de belettering op de zijkant van de bus in november 2007 vervangen door de tekst [D] .nl met een hoofdletter A in, blijkens de foto’s bij productie 25 CCC c.s., witte letters. Nu deze uitleg ook de tekst in de mail van Haco van 29 november 2007: “het geel is alleen wit geworden” verklaart en [eiseres] deze uitleg niet gemotiveerd heeft betreden, gaat het hof van de juistheid daarvan uit.

De stelling van [eiseres] dat op de website van CCC en de Facebook-pagina ‘Amersfoort’s Bloei Historie’ geen verwijzingen naar ouder gebruik van de naam [eiseres] zijn te vinden kan aan het bovenstaande niet afdoen, nu CCC c.s. onbetwist heeft gesteld dat zij na de sommatie door [eiseres] de verwijzingen naar het gebruik van de naam [eiseres] van haar Facebook-pagina en website heeft verwijderd. In eerste aanleg heeft [eiseres] zelf gesteld dat foto’s van bussen met het teken “ [betrokkene 3] ” te zien zijn (waren) op de website www. [D] .com en dat na haar sommatiebrief verschillende van deze foto’s zijn verwijderd (punt 7 ID). Als productie 11 heeft [eiseres] een screen-shot van deze website overgelegd waarop een bus met de vermelding [betrokkene 3] is te zien.

11. Het hof gaat er dan ook van uit dat CCC voor 15 januari 2008 vanaf 2006 personenvervoer heeft verzorgd met aanvankelijk één en later twee moderne touringcars, waarop op de achterzijde de naam [betrokkene 3] was vermeld, met daaronder/daarna www. [D] .nl als hiervoor in rechtsoverweging 10 afgebeeld. Deze wijze van gebruik van de naam [betrokkene 3] is vergelijkbaar met het aan CCC verweten gebruik (waarbij de naam [betrokkene 3] is vermeld onder/na de tekst [D] , zoals afgebeeld in overweging 1.12), dat beide partijen – naar het oordeel van het hof terecht – als handelsnaamgebruik kwalificeren. Nu niet gesteld of gebleken is dat er sprake is van een relevant verschil in het verweten gebruik en het gebruik vanaf 2006, dient ook laatstgenoemde gebruik van de naam [betrokkene 3] als (onderdeel van) handelsnaamgebruik gekwalificeerd te worden, dat bovendien gelijk is te stellen met het verweten handelsnaamgebruik. Bij beide handelsnamen is de naam [betrokkene 3] het dominante en onderscheidende bestanddeel daarvan. Zo er al een relevant verschil is tussen beide handelsnamen geldt dat de naam [betrokkene 3] in de handelsnaam [betrokkene 3] www. [D] .nl nog dominanter en onderscheidener is dan in de handelsnaam [D] [betrokkene 3] door de plaatsing van de naam als eerste in de combinatie en de omstandigheid dat de naam is gecombineerd met een domeinnaam, die in het algemeen (ook) als een adres wordt gezien.

12. Het bovenstaande brengt mee dat het beroep van CCC c.s. op artikel 2.23, lid 2, BVIE slaagt, dat het gevorderde bevel tot staking van merkinbreuk dient te worden afgewezen, dat de grieven VII tot en met XI, XVI en XXIV (de laatste twee grieven in zoverre) slagen en de overige ‘merkenrechtelijke’ grieven overigens geen behandeling behoeven. Ook kan het hof hier in het midden laten of het gebruik van de oude [eiseres] -aanduidingen door de Amersfoort’s Bloei-entiteiten (tot 1997) en van [C] op oldtimerbussen als handelsnaamgebruik moet worden aangemerkt en of CCC van 1997 tot 2006 personenvervoer heeft verzorgd in gehuurde touringcars waarbij de aanduiding [eiseres] door middel van losse borden werd gebruikt als (onderdeel van een) handelsnaam (al hetgeen volgens CCC c.s. wel en volgens [eiseres] niet het geval is).”

2.8

Onderdeel I klaagt dat het hof heeft miskend dat de beperking van art. 2.23 lid 2 (oud) BVIE zich in deze zaak niet voordoet en dat er evenmin sprake is van een geldige reden in de zin van art. 2.20 lid 1 onder d (oud) BVIE^[18]. Het onderdeel wijst erop dat CCC c.s. enkel een beroep kunnen doen op de beperking van art. 2.23 lid 2 (oud) BVIE indien CCC c.s. een oudere handelsnaam hadden dan [eiseres] . Nu het hof in rov. 26 van het arrest heeft overwogen dat [eiseres] een ouder handelsnaamrecht (1975 naar het oordeel van het hof; rov. 18-20) heeft dan de jongere handelsnaam van CCC c.s. (1991) en het hof in rov. 27 heeft geoordeeld dat er sprake is van verwarringsgevaar, is er geen sprake van een “ouder recht” in de zin van art. 2.23 lid 2 (oud) BVIE van CCC c.s. dat op basis van art. 5 Hnw Pro erkend kan worden. Het hof is volgens het onderdeel dus van een onjuiste rechtsopvatting uitgegaan door te oordelen dat CCC c.s. al een beroep konden doen op art. 2.23 lid 2 (oud) BVIE en het hebben van een geldige reden in de zin van art. 2.20 lid 1 onder d (oud) BVIE in het geval dat zij voorafgaand of al ten tijde van het depot van het merk op 15 januari 2008 de handelsnaam gebruikten, althans is dit oordeel onbegrijpelijk of onvoldoende gemotiveerd.

Onderdeel II voert aan dat voor zover het hof in rov. 7 zou hebben geoordeeld dat [eiseres] zou erkennen dat CCC c.s. al een beroep konden doen op de beperking van art. 2.23 lid 2 (oud) BVIE en het hebben van een geldige reden in de zin van art. 2.20 lid 1 onder d (oud) BVIE in het geval dat CCC c.s. voorafgaand of al ten tijde van het depot van het merk op 15 januari 2008 de handelsnaam gebruikten, dit oordeel gelet op de stellingen van [eiseres] onbegrijpelijk is.

2.9

Onderdelen I en II lenen zich voor gezamenlijke behandeling. De gedachtenlijn van het hof is als volgt samen te vatten.

Het hof heeft in rov. 7 allereerst tot uitgangspunt genomen dat indien CCC c.s. de naam [betrokkene 3] op dezelfde of een daarmee overeenstemmende wijze (ten minste als (een voor het totaalbeeld bepalend onderdeel van een) handelsnaam) al gebruikten ten tijde van het depot van het merk op 15 januari 2008, [eiseres] zich op grond van art. 2.23 lid 2 (oud) BVIE niet tegen dat gebruik kan verzetten en er (dus) bovendien sprake is van een geldige reden, zodat een beroep op artikel 2.20 lid 1 sub d (oud) BVIE niet kan slagen.

Het hof heeft vervolgens vastgesteld dat CCC c.s. al vanaf 2006 – dus al ten tijde van het depot van het merk – de naam [betrokkene 3] gebruikten als (dominant en onderscheidend bestanddeel van een) handelsnaam (rov. 8-12, waarbij het hof overigens in rov. 11 vaststelt dat dit gebruik als handelsnaamgebruik kwalificeert en gelijk te stellen is met het verweten handelsnaamgebruik), waardoor het beroep van CCC c.s. op art. 2.23 lid 2 (oud) BVIE slaagt en het gevorderde bevel tot staking van merkinbreuk dient te worden afgewezen (rov. 12).

In het kader van de beoordeling van de handelsnaamrechtelijke vorderingen heeft het hof daarna geoordeeld dat [eiseres] oudere handelsnaamrechten heeft (ten aanzien van de naam [eiseres] ) dan CCC c.s. (rov. 15-26; [eiseres] sinds 1975 en CCC sinds 1991), maar dat het verweer van CCC c.s. dat er ten aanzien van de handelsnaamrechtelijke vorderingen sprake is van rechtsverwerking slaagt. Ook de handelsnaamrechtelijke vorderingen worden daarom afgewezen (rov. 28-39).

2.1

Het hof heeft met betrekking tot het gebruik van de naam [eiseres] door partijen, voor zover van belang, schematisch weergegeven het volgende overwogen:

[eiseres]

CCC c.s.

Gebruik van handelsnamen [A] en [eiseres]

vanaf 1975 (rov. 20 en 26)

(handelsnaamrechtelijke beoordeling)

Gebruik van handelsnaam [betrokkene 3]

niet voor 1991 (rov. 24-26); [eiseres] heeft oudere handelsnaamrechten dan CCC

(handelsnaamrechtelijke beoordeling)

Gebruik van handelsnaam [betrokkene 3]

vanaf 2006 is gelijk te stellen aan het verweten handelsnaamgebruik (rov.11)

(merkenrechtelijke beoordeling)

Benelux-woordmerk [eiseres]

15 januari 2008 (rov. 1.13)

(merkenrechtelijke beoordeling)

2.11

De hoofdvraag die onderdelen I en II aan de orde stellen is of het hof wel mocht oordelen dat CCC c.s. een “ouder recht” hebben in de zin van art. 2.23 lid 2 (oud) BVIE, aangezien [eiseres] , gelet op de hiervoor schematische weergegeven vaststellingen van het hof, de oudste rechten heeft ten aanzien van de (handels)naam [eiseres] (( [eiseres] vanaf 1975 en CCC vanaf 1991).

2.12

Zoals hiervoor onder 2.6 is aangegeven, heeft het Hof van Justitie EU nog geen uitleg gegeven aan het begrip “ouder recht” in de zin van art. 2.23 lid 2 (oud) BVIE, dat is gebaseerd op art. 6 lid 2 Merkenrichtlijn Pro 89/104/EEG.

De vraag die in deze zaak opkomt is of voor de vaststelling dat er sprake is van een “ouder recht” al voldoende is dat ten tijde van het depot van een merk een overeenstemmende handelsnaam werd gebruikt (en er dus op grond van art. 1 Hnw Pro sprake is van een erkend ouder recht als bedoeld in art. 6 lid 2 Merkenrichtlijn Pro 89/104/EEG), zoals het hof in rov. 7 aanneemt, of dat mede beslissend is of dit recht jegens de merkhouder kan worden ingeroepen. [eiseres] voert immers aan dat CCC c.s. hun “ouder (handelsnaam)recht” niet jegens haar kan inroepen omdat zij nog oudere handelsnaamrechten heeft ten aanzien van de naam [eiseres] (zie hierna in 2.13); zij beroept zich daarmee op haar positie van voor-voorgebruiker (om een vakterm te gebruiken uit het leerstuk van depot te kwader trouw; vgl. art. 2.4.f en art. 2.2bis lid 2 BVIE en art. 2 sub d Merkenrichtlijn Pro 89/104/EEG, art. 3 lid 2 sub d Merkenrichtlijn Pro 2008/95, art. 4 lid 2 Merkenrichtlijn Pro (EU) 2015/2436) van het teken dat fungeert als ouder recht van plaatselijke betekenis.

Ik kan mij – mede gelet op de totstandkomingsgeschiedenis van art. 6 lid 2 Merkenrichtlijn Pro 89/104/EEG (vgl. het oorspronkelijke tekstvoorstel van de bepaling van de Italiaanse delegatie weergegeven in 2.4 dat niet is overgenomen) – voorstellen dat bij de beoordeling van de vraag of er sprake is van een “ouder recht” (ten opzichte van het merk) beslissend kan zijn of op grond van dit recht het gebruik van het merk door de merkhouder kan worden verboden. Of anders geformuleerd: behoort zo’n beroep op voorgebruik aan een voorgebruiker toe te komen als de merkhouder als voor-voorgebruiker kan worden gezien van het litigieuze “oudere recht van plaatselijke betekenis”(lees in ons geval: handelsnaam [eiseres] )? Dat lijkt mij niet (vgl. hierna in 2.13).

Vgl. ook art. 4 lid 4 onder Pro c Merkenrichtlijn 89/104/EEG (thans art. 5 lid 4 onder Pro b Merkenrichtlijn 2015/2436):

“Elke Lid-Staat kan voorts bepalen dat een merk niet wordt ingeschreven of, indien ingeschreven, kan worden nietig verklaard indien en voor zover:

(…)

c.)
het gebruik van het merk kan worden verboden op grond van een ander ouder rechtdan de in leden 2 en 4, onder b.), vermelde rechten, met name van:

i.) een recht op een naam;

ii.) een recht op een portret;

iii.) een auteursrecht;

iv) een recht van industriële eigendom;”

(onderstreping toegevoegd)

Zie verder art. 8 lid 4 onder Pro b Gemeenschapsmerkenverordening 207/2009 (thans art. 8 lid 4 onder Pro b Uniemerkenverordening 2017/101):

“Na oppositie door de houder van een niet-ingeschreven merk of een ander in het economisch verkeer gebruikt teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis, wordt de inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd, indien en voor zover krachtens het op dat teken toepasselijke Gemeenschapsrecht of het voor dat teken geldende recht van de lidstaat:

a.) de rechten op dit teken verworven zijn vóór de datum van indiening van de aanvrage

om het Gemeenschapsmerk of, in voorkomend geval, de datum van het ten behoeve van de aanvrage om een Gemeenschapsmerk ingeroepen recht van voorrang;

b.)
dit teken de houder ervan het recht verleent om het gebruik van een later merk te

verbieden.”

(onderstreping toegevoegd)

A. Kur & M. Senftleben, European Trade Mark Law. A Commentary, Oxford University Press 2017, schrijven het volgende over art. 8 lid Pro 4 Gemeenschapsmerkenverordening (p. 251, nr. 4.396):

“4.3.3.5 Entitlement to prohibit use of the subsequent mark

“Regarding the criterion of whether the prior right entitles the owner to prohibit the use of the mark for which an application has been filed, a mixed assessment under national and EU law applies. While it is a matter for EU law to determine the legal effect of the right, national law governs the issue preceding that assessment, namely whether national law actually provides a claim to prohibit the use of the sign.”

2.13

[eiseres] heeft, zoals in de procesinleiding onder II genoemd, onder meer het volgende gesteld:

MvA 88

“Zelfs indien aangenomen wordt dat enig aangenomen eerder gebruik van ‘ [betrokkene 3] ’ op de achterzijde van een luxe touringcar van Classic Coach een handelsnaamrecht zijnde een ouder recht van plaatselijke betekenis oplevert, dan geldt dat [A] hier haar oudere handelsnaamrechten aan kan tegenwerpen.”

Plta HB 44

“Classic Coach komt ook geen beroep toe op art. 2.23 lid 2 BVIE; Classic Coach heeft niet aangetoond dat sprake is van een ouder recht van slechts lokale betekenis. En zelfs indien daar wel sprake van is dan geldt dat [A] hier haar oudere handelsnaamrechten aan kan tegenwerpen, nu het niet om voortgezet handelsnaamgebruik gaat.”

Gelet op deze stellingen van voor-voorgebruik door [eiseres] van het teken [eiseres] als handelsnaam is het kennelijke oordeel van het hof in rov. 7^[19]onbegrijpelijk dat [eiseres] heeft erkend dat CCC c.s. al een beroep konden doen op de beperking van art. 2.23 lid 2 (oud) BVIE en het hebben van een geldige reden in de zin van art. 2.20 lid 1 onder d (oud) BVIE in het geval dat CCC c.s. voorafgaand of ten tijde van het depot van het merk op 15 januari 2008 de handelsnaam gebruikten^[20]In zoverre slaagt de klacht van onderdeel II.

Of [eiseres] ook belang heeft bij onderdeel II, hangt denk ik af van de vraag of het hof bij de beoordeling of CCC c.s. een “ouder recht” in de zin van art. 2.23 lid 2 (oud) BVIE hebben, had moeten betrekken of CCC c.s. zich wel op grond van hun sinds 2006 (of 1991) bestaande handelsnaamrechten kunnen verzetten tegen het gebruik van het merk [eiseres] door [eiseres] , gelet op de (ook volgens het hof, vgl. rov. 26) nog weer oudere handelsnaamrechten van [eiseres] ten aanzien van de naam [eiseres] sinds 1975. [eiseres] is te beschouwen als een voor-voorgebruiker van de handelsnaam [eiseres] ten opzichte van CCC c.s..

Mij lijkt dit bepaald geen uitgemaakte zaak en zelf vind ik de benadering van het hof niet voor de hand liggen in een geval van voor-voorgebruik door de merkhouder als in onze zaak aan de orde. Het is geen acte clair of éclairé. Mij lijkt een beroep op de uitzondering van voorgebruik volgens art. 2.23 lid 2 (oud) BVIE in geval van voor-voorgebruik door de merkhouder te moeten stranden. De ratio van de regeling is dat een oudere gerechtigde tot een plaatselijke aanduiding van zijn of haar nering als voorgebruiker niet met een jonger merk moet kunnen worden gedwarsboomd. Het is een ordeningsmaatregel^[21]. Die ratio vervalt als er sprake is van voor-voorgebruik door de merkhouder zoals in onze zaak. Dan is het juist die voor-voorgebruiker die behoort te worden beschermd in mijn ogen. Afgezien van rechtsverwerking levert dat een helder stelsel op. Voor-voorgebruik negeren door hier het enkele voorgebruik te beschermen doet volgens mij de ratio van de regeling geweld aan, maar daar kan kennelijk (gelet op de hofuitspraak) verschillend over worden gedacht. Er valt hier mogelijk een parallel te trekken met het leerstuk van het merkdepot te kwader trouw, waarin een voor-voorgebruiker eenzelfde voorrang krijgt toebedeeld^[22].

Een hier te stellen prejudiciële vraag zou dan bijvoorbeeld kunnen zijn:

1. Is voor de vaststelling dat er sprake is van een “ouder recht van slechts plaatselijke betekenis” als bedoeld in art. 6 lid 2 Richtlijn Pro 89/104/EEG voldoende dat het gaat om een ten opzichte van het merk ouder nationaal erkend recht zonder meer, of is ook van belang of de merkhouder mogelijk een nog ouder nationaal erkend recht van slechts plaatselijke betekenis heeft ten aanzien van dat teken (bijvoorbeeld in geval de merkhouder zelf voor-voorgebruiker is van een handelsnaam waar het in deze zaak om gaat)?

2.14

CCC c.s. hebben nog aangevoerd dat zij een rechtmatige aanspraak hebben op de handelsnaam [betrokkene 3] , omdat [eiseres] haar recht om haar oudere handelsnaamrechten tegen CCC c.s. in te roepen heeft verwerkt (s.t onder 1.3 en 2.8). Dat is mogelijk een twijfelpunt, maar daar kan denk ik pas afgewogen over worden geoordeeld als de prejudiciële kwestie is opgehelderd. Immers, indien mijn visie in de beantwoording zou worden onderschreven, dus vertaald naar onze zaak: dat de uitzondering van art. 2.23 lid 2 (oud) BVIE niet opgaat voor CCC c.s. in geval merkhouder [eiseres] voor-voorgebruiker is van het “oudere recht van slechts plaatselijke betekenis” – in ons geval: de handelsnaam [eiseres] – dan betekent dat dat CCC c.s. in beginsel merkinbreuk plegen. [eiseres] was, zo is door het hof vastgesteld hebben we gezien, nu eenmaal de oudste gebruiker (sinds 1975) van het teken [eiseres] dat als “ouder recht van slechts plaatselijke betekenis” heeft te gelden; het hof heeft vastgesteld dat CCC c.s. dat pas sinds 1991 (of 2006) doen. Of er dan handelsnaamrechtelijk sprake is van rechtsverwerking van [eiseres] ’s recht dat jegens CCC c.s. geldend is te maken, is dan niet meer interessant, omdat dat dan wordt “overruled” door het merkinbreukverbod (tenzij daar ook een rechtsverwerkingsverweer met succes tegen in stelling wordt gebracht, maar dat speelt, als ik het goed zie, in deze zaak niet). Is het prejudiciële antwoord niet zoals door mij bepleit en kunnen CCC c.s. niettegenstaande [eiseres] ’s voor-voorgebruik een beroep doen op de uitzondering van art. 2.23 lid 2 (oud) BVIE, dan trekt [eiseres] merkenrechtelijk tegenover CCC c.s. aan het kortste eind en valt het doek ook handelsnaamrechtelijk voor haar vanwege rechtsverwerking. De merken- en handelsnaamkwesties lijken mij dan ook los van elkaar te staan als hiervoor uiteengezet. Het eindresultaat is afhankelijk van de beantwoording van de prejudiciële kwestie merkenrechtelijk en handelsnaamrechtelijk mogelijk niet hetzelfde, maar het zijn ook te onderscheiden rechten en rechtsverwerking is bovendien een nationaal civielrechtelijk leerstuk.

2.15

Voor de volledigheid merk ik nog op dat het oordeel van het hof dat CCC c.s. ook een geldige reden in de zin van art. 2.20 lid 1 sub d (oud) BVIE hebben voor het gebruik van de naam [betrokkene 3] is gebaseerd op het oordeel dat CCC c.s. zich kunnen beroepen op een “ouder recht” als bedoeld in art. 2.23 lid 2 (oud) BVIE^[23]. Of de klacht tegen dit oordeel slaagt, hangt dus ook af van de vraag of er sprake is van een “ouder recht” van CCC c.s. of niet.

Rechtsverwerking: handelsnaamrechtelijke vorderingen

2.16

Onderdelen III-VIII klagen over het oordeel van het hof in rov. 29-39 dat het beroep van CCC c.s. op rechtsverwerking als verweer tegen de handelsnaamrechtelijke vorderingen slaagt:

“29. Ter onderbouwing van haar beroep op rechtsverwerking heeft CCC c.s. onder meer gesteld

a. dat [eiseres] ruim 45 jaar (sinds 1969), althans 20 jaar (sinds 1996), althans 10 jaar (sinds 2006) het gebruik van [eiseres] -handelsnamen door CCC en/of haar rechtsvoorgangers de Amersfoort’s Bloei-entiteiten voor personenvervoersdiensten heeft gedoogd alvorens daartegen eind 2015 bezwaar te maken;

b. dat de Amersfoort’s Bloei-entiteiten en [eiseres] , althans de natuurlijke personen achter deze bedrijven, in het verleden ongeveer 20 jaar hebben samengewerkt, onder meer door inzet en verhuur van elkaars touringcars (zie producties 11 en 12 CCC c.s.);

c. dat de oorsprong van het gebruik van de naam [eiseres] teruggaat tot het bedrijf van [betrokkene 1] , de grootvader van de “eigenaren” van beide partijen.

30. De onder b en c vermelde stellingen zijn door [eiseres] niet (gemotiveerd) betwist. Wat betreft de onder a. vermelde stelling gaat het hof ervan uit

- dat de Amersfoort’s Bloei-entiteiten en CCC vanaf 1969/70 tot 1997 personenvervoer hebben verzorgd in touringcars met de oude [eiseres] -aanduidingen en dat [eiseres] daarvan op de hoogte was;

- dat CCC in ieder geval sedert 2001 de aanduiding [C] op oldtimerbussen heeft gebruikt en dat [eiseres] daarvan op de hoogte was;

- dat CCC in ieder geval sedert 2006 (weer) personenvervoer heeft verzorgd in eigen touringcars met daarop de handelsnaam [betrokkene 3] www. [D] .nl (afgebeeld in rechtsoverweging 10) en vervolgens de handelsnaam [D] [betrokkene 3] (afgebeeld in overweging 1.12).

31. [eiseres] betwist dat zij van voormeld gebruik op touringcars vanaf 2006 op de hoogte was, stellende dat zij pas enkele jaren bekend is met het verweten handelsnaamgebruik op moderne touringcars. CCC c.s. stelt dat [eiseres] voor begin 2008 op de hoogte moet zijn geraakt van dat gebruik (en overigens ook van het daaraan voorafgaande gebruik op gehuurde touringcars), al omdat partijen beide in de periode 2002 tot en met 2008 treinvervangend vervoer verzorgden in opdracht van Connexxion NS en daarvoor gelijktijdig werden ingezet en geparkeerd stonden bij treinstations. Ter onderbouwing daarvan heeft zij zich beroepen op

- een mail van [betrokkene 8] , “coördinator Connexxion NS” van 20 december 2006 over NS (treinvervangend) vervoer die zowel aan CCC als [eiseres] is verzonden (productie 32 CCC c.s.);

- een lijst met data waarop [eiseres] en CCC gelijktijdig treinvervangend vervoer (zouden) hebben uitgevoerd in opdracht van Connexxion NS en gelijktijdig geparkeerd (zouden) hebben gestaan voor treinstations (1, 8, 16 en 22 september 2007, 13 oktober 2007, 2 december 2007 en 6 april 2008), waarop tevens de ritnummers van [geïntimeerde] zijn vermeld (productie 38 CCC c.s.).

[eiseres] heeft niet (gemotiveerd) betwist dat beide partijen treinvervangend vervoer hebben verzorgd. Het hof is van oordeel dat [eiseres] de stelling van CCC c.s. dat zij dat vervoer gelijktijdig hebben uitgevoerd en geparkeerd hebben gestaan bij stations evenmin voldoende gemotiveerd heeft bestreden. Zij heeft volstaan met de stelling dat uit niets blijkt dat daarvan sprake was (punt 55 MvA), zonder in te gaan op voormelde lijst met concrete data en ritnummers (waarop CCC c.s. zich tijdens het pleidooi uitdrukkelijk heeft beroepen), hetgeen wel van haar verwacht had mogen worden. Het hof gaat er dan ook vanuit dat partijen vanaf september 2007 herhaaldelijk gelijktijdig op dezelfde plekken of trajecten treinvervangend vervoer hebben verzorgd. Daarvan uitgaande en in aanmerking nemende

- dat partijen in ieder geval vanaf 2006 (na de verhuizing van CCC in 1996 naar Diemen en de opening van de vestiging is Almere in 2006) in dezelfde regio hetzelfde soort personenvervoer met touringcars verzorgden vanuit nabijgelegen bedrijven,

- dat niet is betwist dat de touringcars van beide bedrijven elkaar geregeld tegenkwamen in de markt en

- dat de naam [eiseres] duidelijk zichtbaar was op de bussen van CCC,

had het op de weg gelegen van [eiseres] om met een gemotiveerde betwisting te komen of althans een mogelijke verklaring te geven voor haar gestelde onwetendheid ondanks voormelde omstandigheden en kon zij niet volstaan met de betwisting dat uit de stellingen en producties van CCC niet volgt dat zij van dat gebruik van de naam [betrokkene 3] weet zou (moeten) hebben gehad (punt 55 MvA). Het hof gaat er dan ook vanuit dat [eiseres] sedert 2007 wist (of had moeten weten) dat CCC (weer) personenvervoer verzorgde in touringcars met [eiseres] -handelsnamen, althans dat haar onwetendheid aan haar te wijten is, en dat CCC er redelijkerwijs van mocht uitgaan dat [eiseres] daarvan op de hoogte was.

32. [eiseres] betwist verder dat het gebruik van de oude [eiseres] -aanduidingen door de Amersfoort’s Bloei-entiteiten en CCC op touringcars tot 1997 voor de vraag of sprake is van rechtsverwerking relevant is, stellende dat dit geen handelsnaamgebruik was en dat dat gebruik plaatsvond in de omgeving van Amersfoort. Het hof is van oordeel dat in ieder geval vanaf 1977 sprake was van handelsnaamgebruik. Ervan uitgaande dat het huidige gebruik van de naam [betrokkene 3] in combinatie met [D] op de touringcars van CCC moet worden aangemerkt als handelsnaamgebruik (zie hiervoor rechtsoverweging 7), geldt dit evenzeer voor het daarmee vergelijkbare gebruik van de oude [eiseres] -aanduidingen tot 1997. CCC c.s. heeft een aantal foto’s overgelegd van het gebruik van [eiseres] -aanduidingen door Amersfoort’s Bloei-entiteiten voor 1997 (zie overweging 1.7 en producties 58a-k, 59, 65 en 71 CCC c.s). De naam [betrokkene 3] was in die periode op vergelijkbare wijze en soms zelfs prominenter op de bussen aangebracht in combinatie met Amersfoort’s Bloei of Classic Coach Company. De stelling van [eiseres] dat in het verleden (tot 2000 volgens [betrokkene 4] [eiseres] tijdens het pleidooi in hoger beroep) de verplichting gold de vergunninghouder op de bus te vermelden is onvoldoende reden om aan te nemen dat het publiek het gebruik van de oude [eiseres] -aanduidingen niet zag als handelsnaamgebruik. Niet gesteld of gebleken is immers dat het publiek van die verplichting op de hoogte was en dat dit verplichtte tot het aanbrengen van de naam [betrokkene 3] in zodanig grote letters en op zodanig prominente wijze als in casu is gebeurd. Bovendien kan een aanduiding op een bus kwalificeren als een handelsnaam, terwijl daardoor ook werd voldaan aan de verplichting de vergunninghouder te vermelden. [eiseres] gaat er kennelijk vanuit dat dat gold voor de op haar bussen gebruikte handelsnamen.

Weliswaar was op de bussen tot 1997 de naam [betrokkene 3] met andere woorden dan [D] gecombineerd, maar ook van die eerdere handelsnamen was [betrokkene 3] het (meest) onderscheidende, althans een voor het totaalbeeld van de handelsnaam mede bepalend, element. Juist is dat de Amersfoort’s Bloei-entiteiten waren gevestigd te Amersfoort. Niettemin moet ervan worden uitgegaan dat de klanten van [eiseres] met de bussen van de Amersfoort’s Bloei-entiteiten werden geconfronteerd nu partijen in die periode samenwerkten en elkaars bussen inzetten en verhuurden. Aldus was ook in die periode verwarring te duchten. Uit de door CCC.c.s. overgelegde facturen betreffende deze inzet en verhuur blijkt dat bussen van de Amersfoort’s Bloei-entiteiten ook reden in de regio Amsterdam.

33. In aanmerking nemende

- dat [eiseres] van 1977 tot 1997 heeft gedoogd dat de Amersfoort’s Bloei-entiteiten en CCC, ook in de regio Amsterdam en ten behoeve van haar klanten, touringcars gebruikten met [eiseres] -handelsnamen, waarvan de naam [eiseres] het onderscheidende, althans een voor het totaalbeeld bepalend element was;

- dat (CCC er redelijkerwijs van mocht uitgaan dat) [eiseres] sedert 2007 heeft gedoogd dat CCC (weer) personenvervoer verzorgde in touringcars onder de handelsnaam [betrokkene 3] www. [D] .nl/ [D] [betrokkene 3] ,

- dat de Amersfoort’s Bloei-entiteiten en [eiseres] gedurende ongeveer 20 jaar hebben samengewerkt en

- dat de oorsprong van de naam [eiseres] als (onderdeel van een) handelsnaam is gelegen bij het bedrijf van de gezamelijke grootvader van “partijen”,

is het hof van oordeel dat CCC c.s. gerechtvaardigd heeft mogen vertrouwen dat [eiseres] zich niet zou verzetten tegen het gebruik door CCC van de handelsnaam [D] [betrokkene 3] op haar touringcars. Onder die omstandigheden is het naar het oordeel van dfhet hof naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat [eiseres] zich eind 2015 nog tegen dit gebruik zou kunnen verzetten op grond van haar oudere handelsnaamrechten.

34.Dat CCC c.s. gerechtvaardigd mocht vertrouwen dat [eiseres] zich niet zou verzetten tegen het gebruik op haar touringcars van de aanduiding [betrokkene 3] geldt te meer nu [eiseres] het gebruik van de aanduiding [C] op voor personenvervoer gebruikte oldtimerbussen door CCC gedurende lange tijd heeft gedoogd. CCC c.s. stelt dat dit het geval was vanaf 1991. [eiseres] heeft erkend, althans niet betwist dat CCC in 1997 beschikte over twee oldtimersbussen (punten 12 en 14 en 38 MvA) en in 2006 over vier oldtimersbussen (een Mercedes-bus, een zwitserse postbus, een blauw-witte oldtimer en een gele schoolbus uit de VS (vergelijk productie 28 CCC c.s.)), dat op die oldtimerbussen in ieder geval vanaf 2001 de aanduiding [C] voorkwam (punt 35, 36, 59 en 66 MvA) en dat zij daarvan op de hoogte was. [eiseres] heeft dat gebruik dus ten minste 14 jaar lang gedoogd.

35. De stelling van [eiseres] dat het gedogen van dit gebruik van de naam [betrokkene 3] niet relevant is voor de beoordeling van het beroep op rechtsverwerking omdat

a. dit gebruik niet als handelsnaamgebruik is aan te merken, maar uitsluitend als versiering vanwege het gebruikte sierlijke lettertype en omdat de aanduiding als handelsnaam misleidend is, omdat [C] als combinatie nooit samen een busonderneming hebben gevoerd, daar [verweerder 2] en [verweerder 3] pas na het overlijden van [betrokkene 3] zijn toegetreden en moeder toen is uitgetreden (punt 35 en 66 MvA) en dat [betrokkene 6] als weduwe bovendien geen aanspraak had op de naam [eiseres] ;

b. deze bussen slechts worden gebruikt voor bruiloften en partijen en dus geen sprake is van (direct) concurrerende activiteiten;

verwerpt het hof om de hierna vermelde redenen.

36.
Ad a.Het hof is van oordeel dat het publiek het gebruik van de aanduiding [C] op de oldtimerbussen door de duidelijke plaatsing en het onderscheidende karakter zal aanmerken als (onderdeel van) handelsnaamgebruik. Het gebruikte lettertype doet daaraan niet af. Weliswaar kunnen slechts woorden of lettercombinaties dienen en beschermd worden als handelsnaam en niet figuratieve elementen, zoals een bepaalde schrijfwijze, maar dat leidt er niet toe dat een naam die is geschreven in een bepaald lettertype niet als handelsnaam kan dienen. Het hof acht de handelsnaam ook niet misleidend. Niet betwist is dat het bedrijf van VOF Amersfoort’s Bloei 1991 is voortgezet door CCC na het overlijden van [betrokkene 3] . CCC c.s. heeft gesteld dat [betrokkene 6] en haar zoons [verweerder 2] en [verweerder 3] toen zijn toegetreden tot CCC. Dat dit zo is valt af te leiden uit de door [eiseres] zelf als producties 6, 26, blad 1, en 27 overgelegde uittreksels uit de Kamer van Koophandel betreffende CCC. Op de dag van toetreding als vennoten van CCC (10 april 1995), is [betrokkene 6] blijkens productie 26, blad 3, uitgetreden uit Amersfoort’s Bloei 1991. Voorts blijkt daaruit dat [betrokkene 6] (pas) op 21 december 2000 als vennoot is uitgetreden uit CCC en ingeschreven als gevolmachtigde. [C] heeft dus wel degelijk als combinatie een busonderneming gedreven. De stelling dat [betrokkene 6] als weduwe geen aanspraak meer had op de naam [eiseres] is niet onderbouwd en kan het hof niet volgen en wordt dan ook gepasseerd.

37.
Ad b.Uit diverse overgelegde facturen, een offerte, een formulier betreffende vervoer tussen SBS en Bg en een verklaring van F. Vos, voormalig werknemer van Connexion tours, inhoudende dat vanaf 2001 van de “firma [betrokkene 3] ” de Amerikaanse schoolbus werd ingehuurd voor scholierenvervoer (producties 27, 31 en 40 (bladzijde 4) CCC c.s.), valt af te leiden dat de Amerikaanse schoolbus (nr 51) ook is gebruikt en aangeboden voor ander personenvervoer dan vervoer voor bruiloften en partijen. Nu [eiseres] deze producties onvoldoende gemotiveerd heeft betwist, gaat het hof ervan uit dat met deze oldtimerbus wel direct concurrerende activiteiten werden verricht.

Het hof is voorts van oordeel dat ook als de oldtimerbussen slechts zouden zijn/worden gebruikt voor bruiloften en partijen, het gedogen daarvan niettemin een relevante omstandigheid is om aan te [te] nemen dat CCC c.s. gerechtvaardigd mocht vertrouwen dat [eiseres] (ook) geen bezwaar had tegen het voeren van de [eiseres] -handelsnaam op een touringcar voor ongeregeld personenvervoer. Ook zulk gebruik van haar oldtimerbussen zou immers, nu [eiseres] ook personenvervoer per bus verzorgt, haar merk heeft gedeponeerd voor alle mogelijke soorten vervoer van personen door (kleine) bussen, touringcars en oldtimers, en het gebruik van het woord [eiseres] zorgt voor merkenrechtelijk en handelsnaamrechtelijk verwarringgevaar, in beginsel inbreuk opleveren. Door het gedogen van dit gebruik kon dan ook (mede) het gerechtvaardigd vertrouwen worden opgewekt dat [eiseres] tegen verwarringgevaar geen bezwaar had.

38. Het hof is ten slotte van oordeel, dat zelfs als zou moeten worden aangenomen dat [eiseres] niet vanaf 2007 wist dat CCC [eiseres] -handelsnamen op haar touringcars gebruikte en die onwetendheid haar ook niet te verwijten was, de overige omstandigheden van dit geval (het gedogen van [eiseres] -handelsnamen op de touringcars van 1977 tot 1997 en op oldtimerbussen vanaf 2001, de langdurige samenwerking tussen partijen en de gezamenlijke grootvader als oorsprong van de handelsnamen) voldoende zijn om aan te nemen dat CCC gerechtvaardigd heeft vertrouwd dat [eiseres] zich niet zou verzetten tegen het gebruik door CCC van de handelsnaam [D] [betrokkene 3] op haar touringcars.

39. Het bovenstaande brengt mee dat het beroep op rechtsverwerking als verweer tegen de handelsnaamrechtelijke vorderingen slaagt en ook deze vorderingen dienen te worden afgewezen. In zoverre slagen de grieven XII tot en met XVI en XXIII.”

2.17

Voordat ik de klachten bespreek, recapituleer ik de vereisten voor rechtsverwerking uit het standaardarrest uit 2006^[24]:

“4.2 Om rechtsverwerking te kunnen aannemen is nodig dat de rechthebbende zich heeft gedragen op een wijze die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onverenigbaar is met het vervolgens geldend maken van zijn recht of bevoegdheid. Naar vaste rechtspraak van de Hoge Raad is enkel tijdsverloop daarvoor onvoldoende. Er moet sprake zijn van bijzondere omstandigheden op grond waarvan bij de wederpartij gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat de rechthebbende zijn aanspraak niet meer geldend zal maken, of waardoor de positie van de wederpartij onredelijk verzwaard of benadeeld zou worden indien het recht of de bevoegdheid alsnog geldend wordt gemaakt (vgl. onder meer HR 24 april 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2635, NJ 1998/621 en HR 18 januari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY0543, NJ 2013/317). Tijdsverloop kan wel als een van de relevante omstandigheden meewegen bij beoordeling van de vraag of de rechthebbende zich heeft gedragen op een wijze die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onverenigbaar is met het vervolgens geldend maken van zijn recht of bevoegdheid. (…)”

2.18

Onderdeel III klaagt dat het hof heeft miskend dat van verwerking van het recht van een rechthebbende van een oudere handelsnaam ten opzichte van een jongere handelsnaam slechts sprake kan zijn als de rechthebbende van de oudere handelsnaam zich heeft gedragen op een wijze die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onverenigbaar is met het vervolgens geldend maken van dat recht. Althans, zo vervolgt de klacht, heeft het hof miskend dat daaruit voortvloeit dat de rechter bij de toepassing van het leerstuk van de rechtsverwerking in een dergelijk geval de nodige terughoudendheid zal moeten betrachten. Ook heeft het hof volgens de klacht niet voldaan aan de hoge motiveringseisen die worden gesteld aan toewijzing van een beroep op rechtsverwerking.

2.19

Deze klachten lijken mij te moeten falen. Het hof heeft de hiervoor onder 2.17 geformuleerde maatstaf voor het kunnen toewijzen van een beroep op rechtsverwerking niet miskend. Dit blijkt uit rov. 33 waar het hof oordeelt dat CCC c.s. er gelet op de in deze rechtsoverweging genoemde omstandigheden naar het oordeel van het hof gerechtvaardigd op mochten vertrouwen dat [eiseres] zich niet zou verzetten tegen het gebruik door CCC c.s. van de handelsnaam [D] [betrokkene 3] op hun touringcars en dat onder die omstandigheden het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn dat [eiseres] zich eind 2015 nog tegen dit gebruik zou kunnen verzetten op grond van haar oudere handelsnaamrechten.

CCC c.s. wijzen er in hun s.t. onder 4.3 ook terecht op dat uit het gebruik van het woord “onaanvaardbaar” door het hof blijkt dat het heeft onderkend dat de lat voor een beroep op rechtsverwerking hoog ligt. Het hof heeft in rov. 29-39 ook uitvoerig gemotiveerd waarom het van oordeel is dat aan de strenge eisen voor het aannemen van rechtsverwerking is voldaan in dit geval. Dit oordeel is niet onbegrijpelijk en kan, verweven als het is met waarderingen van feitelijke aard, in cassatie niet op juistheid worden getoetst.

2.2

Onderdeel IV klaagt dat het hof heeft miskend dat voor het aannemen van verwerking van het recht van een rechthebbende tot een oudere handelsnaam ( [eiseres] ) ten opzichte van een bedrijf met een jongere handelsnaam (CCC) bijzondere omstandigheden zijn vereist – i niet bestaande uit enkel tijdsverloop (enkel stilzitten/gedogen) – als gevolg waarvan bij het bedrijf met de jongere handelsnaam het vertrouwen is gewekt dat de oudere rechthebbende dat recht niet (meer) geldend zal maken. De omstandigheden dat de oorsprong van de handelsnaam gelegen is in de gezamenlijke grootvader van “partijen” en dat de Amersfoort’s Bloei-entiteiten en [eiseres] gedurende ongeveer 20 jaar hebben samengewerkt (rov. 33 en 38), zijn volgens het onderdeel niet als dergelijke bijzondere omstandigheden aan te merken. Het andersluidende oordeel van het hof is daarmee onjuist dan wel onbegrijpelijk.

2.21

Ook deze klachten zie ik niet slagen. Het hof heeft de vier omstandigheden die zijn genoemd in rov. 33 klaarblijkelijk aangemerkt als bijzondere omstandigheden op grond waarvan bij CCC c.s. het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat [eiseres] haar handelsnaamrechten niet meer geldend zou maken. Het gaat om de volgende omstandigheden, waarvan (iii) en (iv) niet zien op stilzitten/gedogen:

(i) dat [eiseres] van 1977 tot 1997 heeft gedoogd dat de Amersfoort’s Bloei-entiteiten en CCC, ook in de regio Amsterdam en ten behoeve van haar klanten, touringcars gebruikten met [eiseres] -handelsnamen, waarvan de naam [eiseres] het onderscheidende, althans een voor het totaalbeeld bepalend element was;

(ii) dat (CCC er redelijkerwijs van mocht uitgaan dat) [eiseres] sinds 2007 heeft gedoogd dat CCC (weer) personenvervoer verzorgde in touringcars onder de handelsnaam [betrokkene 3]
www. [D] .nl/ [D][betrokkene 3] ;

(iii) dat de Amersfoort’s Bloei-entiteiten en [eiseres] gedurende ongeveer 20 jaar hebben samengewerkt en

(iv) dat de oorsprong van de naam [eiseres] als (onderdeel van een) handelsnaam is gelegen bij het bedrijf van de gezamenlijke grootvader van “partijen”.

Het hof heeft hiermee de in 2.17 geformuleerde maatstaf niet miskend.

Dat het hof de omstandigheden (iii) en (iv) heeft aangemerkt als bijzondere omstandigheden op grond waarvan bij CCC c.s. gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat [eiseres] haar handelsnaamrechten niet meer geldend zou maken, is in mijn ogen ook niet onbegrijpelijk. Het hof heeft klaarblijkelijk mede van belang geacht dat CCC c.s. gelet op de bedrijfs- en familiegeschiedenis binding hebben met de naam [eiseres] .^[25]Het oordeel is verder zozeer verweven met waarderingen van feitelijke aard, dat het verder in cassatie niet op juistheid kan worden getoetst.^[26]

2.22

Onderdeel V klaagt dat de omstandigheid iv) genoemd in 2.21 dat de oorsprong van de handelsnaam is gelegen bij het bedrijf van de gezamenlijke grootvader van partijen niet ten grondslag kan worden gelegd aan het oordeel dat sprake is van rechtsverwerking omdat dit geen gedraging is, althans een aan [eiseres] door haar doen of nalaten te wijten omstandigheid betreft. Het onderdeel voert verder aan dat dit oordeel onvoldoende is gemotiveerd, aangezien het hof niet motiveert waarom CCC c.s. wegens het “hebben” van een gezamenlijke opa er op mochten vertrouwen dat [eiseres] haar handelsnaamrechten jegens CCC c.s. niet (meer) geldend zou maken.

2.23

Dit onderdeel gaat uit van een onjuiste rechtsopvatting. Anders dan het onderdeel aanvoert, kunnen niet alleen gedragingen bijdragen aan het oordeel dat er sprake is van rechtsverwerking. Door mede belang te hechten aan de oorsprong van de handelsnaam heeft het hof geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, noch zijn oordeel onvoldoende gemotiveerd.^[27]Kennelijk heeft het hof uit de oorsprong van de naam [eiseres] afgeleid dat CCC c.s., zoals [eiseres] wist, een historische en familiaire reden hebben om de handelsnaam [betrokkene 3] te voeren en dat zij er daarom op mochten vertrouwen dat [eiseres] zich niet tegen hun gebruik van die naam zou verzetten.^[28]Hierop stuiten de klachten van onderdeel V volgens mij af.

2.24

Onderdeel VI klaagt dat onbegrijpelijk is dat het hof omstandigheid iii) uit 2.21 dat partijen gedurende ongeveer 20 jaar hebben samengewerkt ten grondslag heeft gelegd aan het oordeel dat er sprake is van rechtsverwerking. Volgens het onderdeel levert een inmiddels verbroken samenwerking juist een contra-indicatie op. Vanaf het moment dat de samenwerking eindigde, ontstond concurrentie en konden CCC c.s. er juist niet meer op vertrouwen dat [eiseres] zich niet zou verzetten tegen het gebruik door CCC c.s. van de handelsnaam [eiseres] .

Het onderdeel voert verder aan dat het oordeel onvoldoende gemotiveerd is, omdat het hof in het geheel niet motiveert waarom CCC c.s. nu juist wegens de samenwerking van 20 jaar er gerechtvaardigd op mochten vertrouwen dat [eiseres] haar handelsnaamrechten jegens CCC c.s. niet (meer) geldend zou maken.

2.25

Deze motiveringsklachten zie ik evenmin doel treffen. Het hof heeft immers onbestreden geoordeeld dat [eiseres] zich na de periode van 20 jaar samenwerken, vanaf 2007 niet tegen het gebruik van de handelsnaam [betrokkene 3] door CCC c.s. heeft verzet (zie hiervoor in 2.21 onder ii). In dit oordeel ligt besloten dat het feit dat er na 20 jaar samenwerken concurrentie zou zijn ontstaan, niet in de weg stond aan het door het hof aangenomen gerechtvaardigd vertrouwen.^[29]Kennelijk heeft het hof (mede) uit de combinatie van deze omstandigheden (de samenwerking van 20 jaar die werd gevolgd door een periode waarin [eiseres] zich niet tegen het gebruik van de handelsnaam [betrokkene 3] door CCC c.s. verzette) afgeleid dat CCC c.s. erop mochten vertrouwen dat [eiseres] haar handelsnaamrechten niet (meer) jegens CCC c.s. geldend zou maken.

2.26

Onderdeel VII klaagt dat het hof met zijn oordeel (in onder meer rov. 34) dat [eiseres] heeft gedoogd dat CCC vanaf 2001 – dus gedurende veertien jaar – met oldtimerbussen met daarop de aanduiding [C] heeft gereden, de grenzen van de rechtsstrijd heeft overschreden, althans er sprake is van een verboden aanvulling van feiten, althans dat dit oordeel onbegrijpelijk is. Volgens de klacht hebben CCC c.s. niet gegriefd tegen het oordeel van de rechtbank dat er sprake was van (slechts) één oldtimerbus met op de achterzijde [C] . Voor zover het hof zijn oordeel heeft gebaseerd op door CCC c.s. in het geding gebrachte producties, geldt dat deze producties in het geding zijn gebracht in een andere context, zodat er sprake is van een verboden aanvulling van feiten. Het oordeel is daarnaast onbegrijpelijk gelet op stellingen van [eiseres] .

2.27

Deze klachten falen volgens mij bij gebrek aan belang. Het hofoordeel over de oldtimerbussen is namelijk niet dragend voor de aangenomen rechtsverwerking van de handelsnaamrechtelijke vorderingen.^[30]Dat is gebaseerd op de omstandigheden genoemd in rov. 33. Het oordeel over de oldtimerbussen (rov. 34-37) is ten overvloede gegeven.

2.28

Onderdeel VIII is gericht tegen het oordeel in rov. 37 dat het gedogen van oldtimerbussen een relevante omstandigheid is bij de beoordeling van het beroep op rechtsverwerking. De klacht is dat het hof daarbij mede relevant heeft geacht dat [eiseres] haar merk heeft gedeponeerd voor alle mogelijke soorten vervoer van personen, terwijl CCC c.s. in het kader van het beroep op rechtsverwerking geen vergelijking hebben gemaakt tussen het vervoer met oldtimerbussen en de omschrijving van de deponering van het merk [eiseres] . Er is daardoor sprake van een verboden aanvulling van feiten.

2.29

Deze klacht faalt op dezelfde gronden als onderdeel VII en behoeft geen nadere bespreking.

2.3

Onderdeel IX voert aan dat bij gegrondbevinding van “voornoemd middelonderdeel” (naar ik begrijp: een of meer klachten uit de voorgaande middelonderdelen) ook verschillende andere rechtsoverwegingen, waaronder die over de proceskostenveroordeling, niet in stand kunnen blijven. Aangezien ik naar aanleiding van onderdelen I en II concludeer tot het stellen van een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie EU, en er zodoende, indien dat gevolgd zou worden, nu nog niet beoordeeld kan worden of het middel gegrond is, lijkt mij dat dit nu onbesproken kan blijven.

3.Bespreking van het voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep

3.1

CCC c.s. hebben voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep ingesteld onder de voorwaarde dat klachten in het principale beroep slagen. Gelet op de voorgestelde prejudiciële kwestie, is nog niet te zeggen of deze deze voorwaarde zal worden vervuld.

Omdat het middel in het voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep raakt aan de vraag of CCC c.s. een “ouder recht” hebben, lijkt mij bespreking hiervan nu wel voor de hand liggen.

In wezen voert het middel aan dat het hof heeft miskend dat CCC c.s. het alleroudste recht hebben op de naam [eiseres] . Het middel betoogt dat de rechtsvoorganger van CCC c.s., Amersfoort’s Bloei 1991, en Amersfoort’s Bloei B.V. 1977 één onderneming betreffen en dat de handelsnaamrechten van Amersfoort’s Bloei B.V. 1977 dateren van de oprichting van deze onderneming en daarmee van (niet later dan) 1968. CCC c.s. zouden aldus al handelsnaamrechten hebben voordat [eiseres] vanaf 1975 haar handelsnaamrechten zou hebben opgebouwd.^[31]

3.2

Onderdeel I is gericht tegen het oordeel van het hof in rov. 24 en 25 dat het gebruik van de handelsnaam [betrokkene 3] door CCC c.s. niet voor 1991 is aangevangen (vgl. het schema weergegeven in 2.10):

“24. Er veronderstellenderwijs van uitgaande dat het onderhavige gebruik van oude [eiseres] -aanduidingen door de Amersfoort’s Bloei-entiteiten en CCC als handelsnaamgebruik moet worden aangemerkt, geldt het volgende. Uit de vennootschapsovereenkomst betreffende de oprichting van VOF Amersfoort’s Bloei 1991 (productie 47 CCC c.s.), het advies daaromtrent van de accountant (productie 48 CCC c.s.) en de door CCC c.s. overgelegde voorovereenkomst tussen Amersfoort’s Bloei BV 1977 en VOF Amersfoort’s Bloei 1991, waarin is vermeld dat partijen overeenkomen de activiteiten ter uitoefening van het door Amersfoort’s Bloei BV 1977 uitgeoefende reis- en touringcarbedrijf in te brengen in de VOF Amersfoort’s Bloei 1991 (productie 49 CCC c.s.), valt af te leiden (dat het de bedoeling was) dat het onroerend goed en de bedrijfsactiviteiten naar VOF Amersfoort’s Bloei 1991 zouden overgaan en de bussen in Amersfoort’s Bloei BV 1977 zouden blijven, die deze weer zou verhuren aan VOF Amersfoort’s Bloei 1991. Dit lijkt erop te wijzen dat, zoals [eiseres] stelt, de (alle) bedrijfsactiviteiten zijn voortgezet door VOF Amersfoort’s Bloei 1991. Daarmee stemt ook overeen dat de vergunningen door de vennoten zijn ingebracht in VOF Amersfoort’s Bloei 1991. Nu echter CCC c.s. zelf uitdrukkelijk stelt dat Amersfoort’s Bloei BV 1977 na 1991 haar (aan de activiteiten van Amersfoort’s Bloei 1991 soortgelijke) bedrijfsactiviteiten heeft voortgezet en geen akte is overgelegd waaruit de overdracht van een handelsnaam blijkt (CCC c.s. stelt wel dat de onderneming inclusief de handelsnaam bij onderhandse akte is overgegaan, maar in de door haar overgelegde aktes is geen sprake van overdracht van een handelsnaam), kan niet worden aangenomen dat een handelsnaam van Amersfoort’s Bloei BV 1977 is overgegaan naar VOF Amersfoort’s Bloei 1991. Het hof gaat er dan ook vanuit dat de handelsnaamrechten van VOF Amersfoort’s Bloei 1991/CCC niet dateren van voor 1991.

25. CCC c.s. heeft zich nog beroepen op een door haar als productie 52 overgelegde, door haar en Japiejo getekende “akte toestemming gebruik handelsnaam (voor zover vereist) en verklaring omtrent volmacht (overeenkomst tot lastgeving tussen de ondergetekenden)”. Zij stelt dat Japiejo (stilzwijgend) toestemming heeft gegeven voor het gebruik van de handelsnaam [betrokkene 3] door VOF Amersfoort’s Bloei 1991, welke toestemming bij de akte nogmaals is bevestigd. Zoals hiervoor ten aanzien van het beroep van [eiseres] op een soortgelijke toestemming om de oudere handelsnaam van Beja Tours te gebruiken, is overwogen, brengt de enkele omstandigheid dat Japiejo (als rechtsopvolger van Amersfoort’s Bloei BV 1977) aan VOF Amersfoort’s Bloei 1991/CCC (noodzakelijkerwijs pas na haar oprichting) toestemming heeft gegeven ook (naast Amersfoort’s Bloei BV 1977) de naam [eiseres] als (onderdeel van haar) handelsnaam te gebruiken, niet mee dat de eigen handelsnaamrechten van VOF Amersfoort’s Bloei 1991/CCC dateren van voor 1991.

Voorts beroept CCC c.s. zich erop dat in de akte is bevestigd dat [betrokkene 6] (als bestuurder van Amerfoort’s Bloei BV 1977/ Japiejo, begrijpt het hof) in 1995 het gebruik van de handelsnaam en de rechten daarop heeft ingebracht in CCC. Met deze bevestiging is nog steeds niet voldaan aan voornoemde aan een overdracht van een handelsnaam te stellen eisen, te meer nu in deze akte ook is vermeld dat Amersfoort’s Bloei (BV) 1977/Japiejo de bedrijfsactiviteiten heeft voortgezet. Ten slotte heeft CCC c.s. nog gesteld dat Japiejo haar blijkens deze akte volmacht heeft verleend verweer te voeren tegen de inbreukvorderingen van [eiseres] . Voor zover CCC c.s. hiermee bedoelt te stellen dat zij optreedt als gevolmachtigde van Japiejo, kan dit haar niet baten omdat de vordering is ingesteld tegen CCC c.s. en niet tegen Japiejo.

Deze akte is derhalve onvoldoende om aan te nemen dat de handelsnaamrechten van CCC voor 1991 zijn ontstaan of CCC zich op andere gronden op oudere handelsnaamrechten kan beroepen.”

3.3

De klacht is dat het hof heeft miskend dat de bedrijfsactiviteiten van Amersfoort’s Bloei B.V. 1977 en de Amersfoorts Bloei 1991/CCC c.s. kwalificeren als het drijven van (één) onderneming in de zin van art. 1 Hnw Pro, althans dat een andersluidend oordeel, gelet op de stellingen van CCC c.s., zonder nadere motivering, onbegrijpelijk is.

Voor zover het hof heeft gemeend dat een onderneming (in de zin van art. 1 Hnw Pro) slechts door één (rechts)persoon tegelijk kan worden gedreven, is uitgegaan van een opvatting die geen steun vindt in het recht, althans is dit oordeel onvoldoende gemotiveerd in het licht van stellingen van CCC c.s..

De slotklacht is dat gegrondbevinding van klachten van dit middel ook voortbouwende oordelen in het arrest aantast, waaronder in elk geval rov. 26.

3.4.

De klachten lijken mij te moeten stranden. Het hof heeft de stellingen van CCC c.s. kennelijk zo begrepen dat Amersfoort’s Bloei B.V. 1977 en Amersfoort’s Bloei 1991 twee afzonderlijke ondernemingen betreffen. Dit blijkt onder meer uit deze passage uit rov. 24: “Nu echter CCC c.s. zelf uitdrukkelijk stelt dat Amersfoort’s Bloei BV 1977 na 1991 haar (aan de activiteiten van Amersfoort’s Bloei 1991 soortgelijke) bedrijfsactiviteiten heeft voortgezet en geen akte is overgelegd waaruit de overdracht van een handelsnaam blijkt (CCC c.s. stelt wel dat de onderneming inclusief de handelsnaam bij onderhandse akte is overgegaan, maar in de door haar overgelegde aktes is geen sprake van overdracht van een handelsnaam), kan niet worden aangenomen dat een handelsnaam van Amersfoort’s Bloei BV 1977 is overgegaan naar VOF Amersfoort’s Bloei 1991.”.

Dit oordeel is gelet op de processtukken niet onbegrijpelijk.^[32]Van belang daarbij is dat CCC c.s. in feitelijke instanties ook niet hebben gesteld dat Amersfoort’s Bloei B.V. 1977 en Amersfoorts Bloei 1991 zouden moeten worden gezien als één onderneming (in de zin van art. 1 Hnw Pro).^[33]Voor het overige kan dit oordeel, verweven als het is met waarderingen van feitelijke aard, in cassatie niet op juistheid worden getoetst. Hierop stuiten deze klachten af.

De klacht die is voorgesteld voor zover het hof heeft gemeend dat een onderneming slechts door één (rechts)persoon tegelijk kan worden gedreven, faalt verder bij gebrek aan feitelijke grondslag. Een dergelijk oordeel kan niet in het arrest kan worden gelezen.

4.Conclusie

Ik concludeer tot schorsing van het geding en het stellen van een vraag van uitleg aan het Hof van Justitie van de Europese Unie over art. 6 lid 2 van Pro de Merkenrichtlijn 89/104/EEG, bijvoorbeeld zoals geformuleerd in 2.13.

De Procureur-Generaal bij de

Hoge Raad der Nederlanden

A-G

Hoge Raad over ouder recht van plaatselijke betekenis en rechtsverwerking in merken- en handelsnaamgeschil