Uitspraak
RECHTBANK ALMELO
Sector civiel recht
zaaknummer / rolnummer: 131340 / KG ZA 12-183
Vonnis in kort geding van 22 november 2012
in de zaak van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
KLICT B.V.,
gevestigd te Varik,
eiseres,
advocaten mr. L. Bakers en mr. C.J.M. Diepstraten te Amsterdam,
tegen
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
QLICT B.V.,
gevestigd te Enschede,
gedaagde,
advocaat mr. R.J.H.W. Vlutters te Utrecht.
Partijen zullen hierna ‘Klict’ en ‘QLict’ genoemd worden.
1. De procedure
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding
- de producties van QLict
- de ‘akte houdende overlegging producties’ zijdens Klict
- de aanvullende producties van QLict
- de mondelinge behandeling
- de pleitnota van Klict
- de pleitnota van QLict.
1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.
2. De feiten
2.1. Klict houdt zich sinds 1997 onder de namen KLICT B.V., Klict en Klicteq bezig met opleiding, training, advies en (bij)scholing op het gebied van ICT en automatisering, alsmede met de levering van ICT producten als computers, randapparatuur en software.
2.2. Klict is sinds 15 januari 2010 houdster van het woordmerk KLICT. Dit woordmerk is bij het Benelux-Bureau voor Intellectuele Eigendom ingeschreven voor waren en/of diensten in onder meer de klassen 35, 41 en 42 voor onder meer opleidingen, workshops, trainingen, seminars, cursussen, het ontwikkelen van interactieve leeromgevingen en lesprogramma’s onder andere op het gebied van innovatie, techniek en ICT; her- en bijscholing; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software; ontwikkeling, installatie en onderhoud en updating van software; informatie inzake software voor
ICT-toepassingen en het ontwikkelen en bouwen van websites en kennissystemen, advisering en informatie op ICT-gebied; bedenken en onderhouden van automatiseringsconcepten; ontwikkeling, installatie, onderhoud en updating van software; informatie inzake software voor ICT-toepassingen; ontwikkelen en bouwen van websites en kennissystemen.
2.3. Klict heeft op 21 september 1998 haar website www.klict.nl geregistreerd. Op deze website biedt zij haar diensten aan op het gebied van advies, training en opleiding, alsmede de levering van producten op het gebied van ICT door heel Nederland.
2.4. QLict is in 2003 opgericht en heeft onder andere als activiteiten opgenomen in het handelsregister: software consultancy; het verlenen van diensten op het gebied van informatietechnologie en communicatie in het bijzonder op het gebied van onderwijs.
In haar nieuwsbrief van november 2003 bericht QLict - voor zover hier van belang - het navolgende:
“Sinds 5 nov. j.l. is Dienstenplatform ICT omgedoopt in “QLICT”.
(spreek uit: kuu-el-ie-see-tee)”
2.5. Op 27 maart 2006 heeft [R], directeur van QLict, een e-mail aan Klict, meer specifiek haar directeur [K], toegezonden, welke onder meer - voor zover hier van belang - de navolgende tekst bevat:
“Recent ontving ik uw reactie naar aanleiding van onze nieuwsbrief, waarin u wijst op mogelijke naamsverwarring. Heeft u behoefte aan nader overleg dan ben ik bereikbaar via onderstaand telefoonnummer.”
2.6. Bij brieven van 27 juni 2012 en 5 juli 2012 heeft de heer [M] van merkenbureau Abcor namens Klict QLict gesommeerd om - kort gezegd - het gebruik van de handelsnaam QLict of enig ander met de merk- en handelsnaam Klict overeenstemmend teken, volledig en onvoorwaardelijk te staken en gestaakt te houden.
2.7. Bij brief van 19 juli 2012 heef mr. Bakers namens Klict QLict gesommeerd om - kort gezegd - het gebruik van de handelsnaam QLict of enig ander met de merk- en handelsnaam Klict overeenstemmend teken, volledig en onvoorwaardelijk te staken en gestaakt te houden.
2.8. QLict heeft niet aan voornoemde sommatie voldaan.
3. Het geschil
Standpunt Klict
3.1. Klict vordert - verkort weergegeven - dat de voorzieningenrechter bij vonnis,
uitvoerbaar bij voorraad:
- QLict gebiedt iedere inbreuk op de merkrechten van Klict te staken en gestaakt te houden, waaronder tenminste begrepen het gebruik van de domeinnaam www.qlict.nl, alsmede ieder gebruik van het teken ‘QLICT’, dan wel daarmee overeenstemmende tekens;
- QLict gebiedt iedere inbreuk op de handelsnaamrechten van Klict te staken en gestaakt te houden, waaronder tenminste begrepen het gebruik van de domeinnaam www.qlict.nl, alsmede ieder gebruik van het teken ‘QLICT’, dan wel daarmee overeenstemmende tekens;
- QLict gebiedt de registratie van de domeinnaam qlict.nl binnen drie dagen na betekening van het vonnis door te halen;
al het hiervoor gevorderde, op straffe van verbeurte van een dwangsom;
- QLict veroordeelt in de volledige proceskosten op grond van artikel 1019 Rechtsvordering Pro (Rv);
- de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv bepaalt op zes maanden.
3.2. Klict legt, samengevat, het volgende aan haar vorderingen ten grondslag. Door het gebruik van het teken ‘QLICT’ maakt QLict op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) inbreuk op het aan Klict toekomende recht op het merk ‘KLICT’. Klict stelt dat het door haar gedeponeerde teken van huis uit zeer onderscheidend is voor (onder meer) diensten op het gebied van ICT. Voor de beoordeling van de vraag of er sprake is van een merkinbreuk dient het door QLict gelijknamige teken vergeleken te worden met het ingeschreven merk Klict. Volgens Klict kan uit de vergelijking geconcludeerd worden dat de overeenstemming groot is. Zowel visueel, auditief als ook begripsmatig is er sprake van een grote mate van overeenstemming. De diensten waarvoor QLict haar teken gebruikt, zijn volgens Klict identiek aan de diensten waarvoor het merk KLICT is ingeschreven. In beide gevallen gaat het immers om het aanbieden van opleiding, training, advies, (bij)scholing en onderhoud van ICT infrastructuren en anderszins diensten op het gebied van ICT. Door het gebruik van bijna identieke, althans in grote mate overeenstemmende tekens voor identieke diensten bestaat er verwarringsgevaar en wordt er inbreuk gemaakt op het merkrecht. Daarenboven maakt QLict inbreuk op het merkrecht op grond van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE.
3.3. Klict is voorts van mening dat QLict door het gebruik van de gelijknamige handelsnaam op grond van artikel 5 en Pro 5a Handelsnaamwet (Hnw) inbreuk maakt op het handelsnaamrecht van Klict. Daartoe stelt Klict dat de handelsnaam die QLict gebruikt, slechts in zeer geringe mate afwijkt en aldus verwarringwekkend overeenstemt met de oudere handelsnaam Klict. Bovendien zijn beide ondernemingen thans - mede gelet op het gebruik van de domeinnaam www.qlict.nl door QLict - actief op de Nederlandse ICT-markt.
Als gevolg hiervan is verwarring tussen beide ondernemingen te duchten.
3.4. Ondanks diverse sommaties daartoe is QLict niet overgegaan tot het staken van het gebruik van de naam QLict en de domeinnaam qlict.nl.
3.5. Het spoedeisend belang is volgens Klict gelegen in de voortdurende inbreuk van QLict op de merken- en handelsnaamrechten van Klict en de schade die zij als gevolg daarvan lijdt.
Standpunt QLict
4.1. QLict voert verweer en concludeert tot niet-ontvankelijkheid van Klict dan wel tot afwijzing van de vorderingen van Klict, met veroordeling van Klict in de (volledige) kosten van het geding.
4.2. Partijen kennen elkaar al sinds 2006 en zijn ook sedertdien van elkaars naam en activiteiten op de hoogte. Naar aanleiding van de onder rechtsoverweging 2.5. genoemde
e-mail heeft telefonisch contact plaatsgevonden tussen [R] en [K], waarin partijen tot de conclusie zijn gekomen dat zij niet in elkaars “vaarwater” zaten en aldus prima naast elkaar konden bestaan. Nu Klict sedert 2006 geen enkele actie heeft ondernomen, moet aangenomen worden dat Klict het bestaan van QLict heeft gedoogd, zodat zij geen enkel belang heeft bij de gevorderde voorzieningen. Daarenboven geldt dat, aldus QLict, het merk en de handelsnaam Klict als zodanig ook geen onderscheidend vermogen heeft om voor bescherming in aanmerking te komen. Voorts is er geen visuele, auditieve, noch begripsmatige overeenstemming tussen de handelsnamen/tekens en opereren partijen op verschillende lagen binnen de ICT-branche. QLict heeft het accent, meer dan Klict, liggen op de verkoop van soft- en hardware, richt haar opleidingen op leraren in het onderwijs en niet op ICT-monteurs en bedient zij vooral een andere klantencategorie, namelijk het basisonderwijs. Het relevante publiek zijn bovendien professionele partijen die bovengemiddeld geïnformeerd moeten worden geacht en aldus zeer wel in staat om onderscheid tussen beide partijen te maken, nu zij verschillende markten binnen de
ICT-branche bedienen.
4.3. Tot slot stelt QLict dat Klict onvoldoende belang heeft bij haar vorderingen die het treffen van een voorlopige voorziening noodzakelijk maken. Indien de vorderingen wel (gedeeltelijk) voor toewijzing in aanmerking komen, verzoekt QLict de voorzieningenrechter haar een ruimere termijn toe te kennen voor het ‘re-branding’. Voorts verzoekt QLict de proceskosten te maximeren op de uitgangspunten van de lijst “Indicatietarieven in IE-zaken” en daarbij rekening te houden met de betrekkelijk eenvoudige intellectuele eigendomsaspecten die aan een handelsnaamgeschil kleven en de afwezigheid van tijdsdruk, gelet op de relatief lange termijn tussen dagvaarding en behandeling.
4.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
5. De beoordeling
Spoedeisend belang
5.1. De voorzieningenrechter overweegt allereerst dat het voortdurende karakter van de door Klict gestelde inbreuk maakt dat het spoedeisend belang bij een voorlopige voorziening als gevorderd in beginsel gegeven is. Het enkele feit dat, zoals QLict stelt, Klict reeds vanaf 2006 op de hoogte is van het bestaan van QLict en diens activiteiten en niet eerder over is gegaan tot het ondernemen van enige actie jegens QLict, maakt dit niet anders. Immers, het enkele stilzitten van een rechthebbende van een subjectief recht als het onderhavige, maakt niet dat het spoedeisend belang komt te vervallen. Dit kan echter anders zijn wanneer, in tegenstelling tot hetgeen Klict stelt, geen sprake lijkt te zijn van de mogelijkheid van verwarring en daardoor ook niet aannemelijk lijkt dat Klict enige vorm van schade lijdt dan wel zal lijden. De voorzieningenrechter zal echter eerst over gaan tot de inhoudelijke beoordeling van het geschil.
Handelsnaamrecht
5.2. Ingevolge artikel 5 HNW Pro is het verboden een handelsnaam te voeren, die voordat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig werd gevoerd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.
5.3. QLict voert aan dat directe verwarring niet te duchten valt, nu beide handelsnamen zodanig visueel en auditief afwijken, dat zij geen verwarring wekken. Het kenmerkende visuele bestanddeel van de beide handelsnamen is ‘ict’. Aan dit bestanddeel kan echter geen taalkundig - want beschrijvend - en evenmin door veelvuldig gebruik in de branche, onderscheidend vermogen meer worden toegekend. De voorzieningenrechter stelt vast dat dit ook niet wordt betwist. Het gaat echter, zo overweegt de voorzieningenrechter, om de totaalindruk van beide handelsnamen en tekens. Ten aanzien van het auditieve aspect heeft QLict naar voren gebracht, dat Klict dient te worden uitgesproken als ‘klikt’ en QLict als ‘kuu-el-ie-see-tee’. Indien en voor zover QLict evenals Klict als ‘klikt’ zou worden uitgesproken, dan heeft te gelden - aldus QLict - dat ook dit element in de ICT-branche weinig onderscheidend vermogen heeft, nu ook dit beschrijvend is, namelijk een veelgebruikte verwijzing naar computer en internetgebruik. De voorzieningenrechter onderschrijft die zienswijze.
Voorts is volgens QLict van belang, dat het in aanmerking te nemen publiek uit professionele partijen bestaat in een behoorlijk transparante markt. Anders dan bij het consumentenpubliek, bestaat dit publiek uit bovengemiddeld geïnformeerde marktpartijen en zal niet snel sprake zijn van structurele verwarring. Bovendien richt QLict, in tegenstelling tot Klict, zich op didactische vorming en ondersteuning van leraren in het basisonderwijs voor het gebruik van nieuwe ICT methoden en als onderdeel hiervan worden soft- en hardwareoplossingen aangeboden (educatieve programma’s, digitale schoolborden etc.). De voorzieningenrechter deelt die zienswijze.
De voorzieningenrechter overweegt voorts dat onvoldoende is weersproken dat Klict (thans) slechts een beperkt deel van haar omzet aan de handel in hard- en software dankt en de rest van haar omzet gerealiseerd wordt met het verstrekken van opleidingen aan ICT monteurs. Hoewel volgens QLict ten aanzien van de handel in hard- en software derhalve een kleine overlap niet valt te ontkennen, heeft zij ook onvoldoende weersproken gesteld dat partijen geheel verschillende klantcategorieën bedienen. Ruim 95% van de klanten van QLict bestaat uit basisscholen, terwijl Klict daarentegen slechts één dan wel enkele basisscho(o)l(en) bedient. Klict heeft in dat kader ook zelf gesteld marktleider (80%) te zijn op het gebied van ICT opleidingen voor technici binnen de branche van digitale televisie aanbieders, terwijl QLict daarentegen met name opleidingen aan leraren lijkt aan te bieden.
5.4. QLict heeft voorts onbetwist gesteld, zo overweegt de voorzieningenrechter, dat er thans geen concreet geval van verwarring bekend is. Het standpunt van QLict dat beide ondernemingen binnen verschillende ‘lagen’ van de ICT-branche werken en geen verwarring tussen partijen is te duchten wordt ondersteund door de reactie van een gezamenlijke klant (productie 7 zijdens QLict, e-mail van de directeur van de
Kardinaal Alfrinkschool te Waddinxveen), waarin de directeur schrijft: “Nee, ik heb de bedrijven nooit met elkaar verward.”. Naar het voorlopig oordeel heeft QLict hiermee voldoende aannemelijk gemaakt dat thans geen sprake is van verwarring en dat dit ook niet te duchten valt, zodat de gevorderde voorzieningen op het gebied van het handelsnaamrecht dienen te worden afgewezen.
Merkenrecht
5.5. Bij de vraag of sprake is van een inbreuk op de merkrechten van Klict dient het merk zoals het is ingeschreven te worden vergeleken met het teken zoals het wordt gebruikt. Klict beschikt over het woordmerk ‘KLICT’. Het teken dat door QLict wordt gebruikt is ‘QLICT’. QLict heeft betwist dat het merk ‘KLICT’ een (sterk) onderscheidend vermogen heeft. Het onderscheidend vermogen van het teken moet beoordeeld worden aan de hand van de perceptie van het betrokken publiek, waarbij de totaalindruk van belang is. Voor de diensten die Klict en QLict bieden, zal het relevante publiek met name bestaan uit (kleine en grote) ondernemingen en onderwijsinstellingen in Nederland, die een beroep doen op dienstenverlening in de ICT-branche. Dit publiek kan meer dan gemiddeld geïnformeerd en redelijk tot zeer oplettend en omzichtig worden geacht. Op basis van de totaalindrukken van merk en teken, is de voorzieningenrechter - gelet op hiervoor reeds is overwogen - van oordeel dat de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming te gering is om verwarringsgevaar te kunnen aannemen. Reeds hierop stuit de vordering af van Klict, die is gebaseerd op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. De andere voorwaarden die in
artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE worden gesteld om van merkinbreuk te kunnen spreken, behoeven derhalve geen verdere bespreking.
5.6. Klict heeft zich tevens beroepen op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE en aangevoerd dat QLict gebruik maakt van de gelijknamige handelsnaam. Klict heeft echter onvoldoende aangetoond of aannemelijk gemaakt dat QLict met gebruik van het teken ‘QLICT’ ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk van Klict. Nog afgezien van het gebrek aan overeenstemming tussen merk en teken, zoals hiervoor onder rechtsoverweging 5.3. is overwogen, is onvoldoende aannemelijk dat QLict in dit geval in het kielzog vaart van Klict. QLict heeft immers voldoende aannemelijk gemaakt dat zij op een andere laag binnen de ICT-branche opereert en andersoortige opleidingen verzorgt dan Klict. Gelet ook op hetgeen onder 5.4. reeds is overwogen, is voorts niet aannemelijk dat Klict schade heeft geleden of in de nabije toekomst zal lijden, zodat daarmee ook het belang bij de gevorderde voorzieningen vervalt. In dat kader acht de voorzieningenrechter van belang dat aannemelijk is dat partijen al geruime tijd van elkaars bestaan en activiteiten op de hoogte zijn en verwarring in al die jaren - kennelijk - niet aan de orde is geweest.
Conclusie
5.7. Gelet op het voorgaande dienen de vorderingen van Klict te worden afgewezen, met veroordeling van Klict in de kosten van dit geding en behoeven de overige stellingen van partijen geen verdere bespreking of beoordeling. Ten aanzien van de hoogte van de proceskosten overweegt de voorzieningenrechter als volgt.
De proceskosten
5.8. Qlict heeft met een beroep op artikel 1019h Rv veroordeling van Klict gevorderd tot vergoeding van de werkelijk gemaakte kosten, die blijkens de door Qlict als productie 8 overgelegde specificatie € 4.919,46 (exclusief BTW) bedragen. Artikel 1019h Rv is de implementatie van artikel 14 van Pro Richtlijn 2004/48/EG van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten. Deze richtlijn neemt als uitgangspunt dat de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, door de verliezende partij zullen worden gedragen, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. De termen 'redelijk en evenredig' en 'billijkheid' geven hierbij aan dat
de veroordeling in de proceskosten enerzijds afhankelijk is van de complexiteit van de vordering en anderzijds van de mate van verwijtbaarheid van de inbreuk. Voorts dienen de gevorderde kosten tijdig te worden opgegeven en gespecificeerd, zodat de wederpartij zich daartegen naar behoren kan verweren (HR 30 mei 2008, NJ 2008, 556).
5.9. Om te beoordelen wat onder redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten moet worden verstaan, wordt aansluiting gezocht bij de ‘Indicatietarieven in IE-zaken’. Volgens deze tarieven zijn in eenvoudige kort gedingen kosten ter hoogte van maximaal
€ 6.000,-- redelijk en evenredig te noemen. In de onderhavige zaak moet worden geoordeeld dat de vordering niet als gecompliceerd kan worden aangemerkt, nu de intellectuele eigendomsrechtelijke aspecten van deze zaak van relatief eenvoudige aard zijn. Het bedrag dat door de advocaat van QLict aan kosten wordt gevorderd, komt gelet op het geïndiceerde bedrag, redelijk en evenredig voor en kan worden toegewezen.
De beslissing
De voorzieningenrechter
I. Wijst de vorderingen af;
II. Veroordeelt Klict in de kosten van dit geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van QLict begroot op € 575,- aan verschotten en € 4.919,46 (exclusief BTW) aan salaris van de advocaat;
III. Verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;
IV. Wijst af het meer of anders gevorderde.
Dit vonnis is gewezen door mr. A.E. Zweers, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 22 november 2012, in tegenwoordigheid van de griffier.