Uitspraak
vonnis
RECHTBANK AMSTERDAM
Sector civiel recht
zaaknummer / rolnummer: 418207 / HA ZA 09-312
Vonnis van 3 maart 2010
in de zaak van
1. het publiekrechtelijk lichaam
KONINKLIJK NEDERLANDS INSTITUUT VAN REGISTERACCOUNTANTS,
gevestigd te Amsterdam,
2. de stichting
STICHTING TOT BEHEER VAN DE COLLECTIEVE MERKEN REGISTERACCOUNTANT, RA, CERTIFICEREND ACCOUNTANT, CA, ALSMEDE VERGELIJKEBARE C.Q. AANVERWANTE MERKEN,
gevestigd te Amsterdam,
3. het publiekrechtelijk lichaam
DE NEDERLANDSE ORDE VAN ACCOUNTANTS-ADMININISTRATIE-CONSULENTEN,
gevestigd te Den Haag,
eiseressen in conventie,
verweersters in reconventie,
advocaat mr. C.S. Mastenbroek,
tegen
1. de stichting
STICHTING WAKKERE ACCOUNTANT,
gevestigd te Wassenaar,
2. de vereniging
ORDE VAN REGISTER ADVISEURS NEDERLAND,
gevestigd te Helvoirt,
3. [gedaagde sub 3],
wonende te [woonplaats],
gedaagden in conventie,
eisers in reconventie,
advocaat mr. M.C. Spil.
Partijen zullen hierna NIvRA c.s. (afzonderlijk NIvRA, Stichting Beheer en NOvAA) en SWA c.s. (afzonderlijk SWA, OvRAN en [gedaagde sub 3]) genoemd worden.
1. De procedure
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding met 38 producties;
- de conclusie van antwoord, tevens eis in reconventie met 37 producties;
- het tussenvonnis van 1 juli 2009, waarbij onder andere een comparitie van partijen is gelast;
- het proces-verbaal van de comparitie van partijen van 23 oktober 2009 en de daarin genoemde producties, waaronder de conclusie van antwoord in reconventie met de producties 40 en 41.
1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.
2. De feiten
2.1. NIvRA en NOvAA zijn publiekrechtelijke beroepsorganisaties, die op grond van respectievelijk de Wet op de Registeraccountants (hierna: Wet RA) en de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten (hierna: Wet AA), onder meer als taak hebben toe te zien op de goede beroepsuitoefening van accountants. NIvRA richt zich daarbij op het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening van registeraccountants.
2.2. In het accountantsregister van de NIvRA staan alle registeraccountants in Nederland ingeschreven. Degene die niet in dit register is ingeschreven, is niet gerechtigd de titel registeraccountant zonder toevoeging dan wel in enigerlei samenstelling of afkorting te voeren, dan wel zich zodanig te gedragen dat daardoor bij het publiek redelijkerwijs de indruk moet worden gewekt dat hij tot het voeren van deze titel gerechtigd is (artikel 58b Wet RA).
2.3. NOvAA richt zich in het bijzonder op het bevorderen van de kwaliteit van het beroep van accountant-administratieconsulent. In het register van de NOvAA staan alle accountant-administratieconsulenten ingeschreven. Het is zonder inschrijving in dit register verboden om anders dan in besloten kring de benaming accountant zonder nadere toevoeging dan wel in enige samenstelling of afkorting, anders dan die van registeraccountant of accountant-administratieconsulent te voeren, dan wel zich zodanig te gedragen, dat daardoor bij het publiek redelijkerwijs de indruk moet worden gewekt, dat hij tot het voeren van die benaming gerechtigd is (artikel 55 Wet RA juncto artikel 41 Wet AA).
2.4. NIvRA is houdster van het Benelux woordmerk NIVRA. Dit merk is op 29 januari 1972 gedeponeerd en is onder nummer 0002382 ingeschreven voor waren in klasse 16 (boeken, brochures, tijdschriften en andere drukwerken).
2.5. NIvRA is tevens houdster van het volgende Beneluxmerk, dat op 8 april 1996 is gedeponeerd en onder nummer 0589538 is ingeschreven voor waren en diensten in klasse 16 (waaronder papier en hieruit vervaardigde producten), 35 (waaronder accountancy), 36 (waaronder fiscale advisering), 41 (waaronder opleidingen op het gebied van accountancy) en 42 (waaronder juridische advisering).
2.6. Stichting Beheer is houdster van de volgende collectieve merken:
- het collectieve Benelux woordmerk RA. Dit merk is op 29 oktober 1991 gedeponeerd. Het is onder nummer 0500280 ingeschreven voor waren en diensten in de klassen 16 (waaronder papier en hieruit vervaardigde producten), 35 (waaronder het controleren van administraties), 36 (waaronder adviseren op het gebied van financiën), 41 (waaronder het organiseren van opleidingen op het gebied van accountancy) en 42 (waaronder het schrijven van boeken op het gebied van accountancy en juridische advisering);
- het collectieve Benelux woordmerk RFA. Dit woordmerk is op 23 maart 1999 gedeponeerd. Het is onder nummer 0659057 ingeschreven voor diensten in de klassen 35 (waaronder diensten van een registeraccountant); 36 (financiële advisering), 41 (waaronder onderwijs) en 42 (waaronder juridische advisering);
- het collectieve Benelux woordmerk REGISTERACCOUNTANT. Dit woordmerk is op 29 oktober 1991 gedeponeerd. Het is onder nummer 0500646 ingeschreven voor waren en diensten in de klassen 16 (waaronder papier en hieruit vervaardigde producten), 35 (waaronder het controleren van administraties), 36 (waaronder adviseren op het gebied van financiën), 41 (waaronder het organiseren van opleidingen op het gebied van accountancy) en 42 (waaronder het schrijven van boeken op het gebied van accountancy en juridische advisering).
2.7. Stichting Beheer is belast met het toezicht op de naleving van het “Reglement betreffende het collectieve dienst- en warenmerk RA” (hierna: het Reglement). In het Reglement is - voor zover hier van belang - het navolgende opgenomen:
Artikel 1.
In dit Reglement wordt verstaan onder:
(…)
De Gebruiker : de natuurlijke persoon en/of entiteit van natuurlijke personen dan wel rechtspersoon, aan wie krachtens dit Reglement het gebruik van het merk is toegestaan.
Artikel 2.
Het Merk mag uitsluitend gebruikt worden door personen die
- hetzij krachtens de Wet op de Registeraccountants de bevoegdheid hebben verkregen zich RA te noemen en aan wie door de NIVRA (…) schriftelijk toestemming is verleend het Merk te gebruiken (…);
- hetzij met goed gevolg het NIVRA-examen hebben afgelegd of een daaraan door de Stichting gelijkgesteld examen (…).
Artikel 7.
1. Bij overtreding van enige bepaling van dit Reglement kan de betrokken gebruiker, die ondanks schriftelijke waarschuwing voortgaat met overtreding van het Reglement, door de Stichting worden verboden om tijdelijk of blijvend het merk te gebruiken.
2. De Stichting beslist niet tot een tijdelijk of blijvend verbod om het Merk te gebruiken dan na verhoor althans oproeping daartoe bij aangetekende brief van de betrokken gebruiker.
De beslissing van de Stichting wordt onverwijld en bij aangetekende brief aan de betrokken Gebruiker verzonden.
Artikel 8.
Binnen twee maanden na de dag van verzending van de in artikel 7, tweede lid, bedoelde aangetekende brief kan de voormalige Gebruiker in beroep gaan bij een door de Stichting ingestelde Raad van Beroep.
Artikel 9.
Iedere Gebruiker is verplicht bij beëindiging van zijn recht tot gebruik van het Merk, elk gebruik van het Merk onmiddellijk te staken en gestaakt te houden, alsmede al het materiaal waarop het Merk voorkomt te vernietigen, alsmede alles na te laten wat bij het publiek de indruk zou kunnen wekken dat hij nog bevoegd is tot gebruik van de Merken.
Artikel 10.
De Stichting is gerechtigd tot het treffen van elke maatregel welke zij nuttig of dienstig acht, waaronder begrepen het treffen van rechtsmaatregelen ter bescherming van het Merk. Zij is tevens bevoegd mede ten behoeve van de Gebruikers schadevergoeding te vorderen voor door Gebruikers geleden schade als gevolg van inbreuk op het Merk door derden.
2.8. NOvAA is houdster van de volgende merken:
- het Benelux woordmerk NOvAA. Dit merk is op 16 maart 1987 gedeponeerd. Het is ingeschreven onder nummer 0152150 voor waren en diensten in de klassen 35 (waaronder accountancy), 36 (waaronder fiscale expertises), 41 (waaronder onderwijs), 42 (computerprogrammering) en 45 (arbitrage);
- het Benelux woord/beeldmerk NOvAA, welk merk er als volgt uitziet.
Dit merk is op 13 december 1996 gedeponeerd. Het is ingeschreven onder nummer 0602177 voor diensten in de klassen 35 (waaronder accountancy), 36 (waaronder fiscale expertises), 41 (waaronder onderwijs) en 42 (computerprogrammering en arbitrage);
- het Benelux woord/beeldmerk AA, welk merk er als volgt uitziet.
Dit merk is op 16 maart 1987 gedeponeerd. Het is ingeschreven onder nummer 0152151 voor diensten in de klassen 35 (waaronder accountancy), 36 (waaronder fiscale expertises), 41 (waaronder onderwijs), 42 (computerprogrammering) en 45 (arbitragediensten).
2.9. SWA is op 11 mei 2007 opgericht en houdt zich volgens het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel bezig met het behartigen van de belangen van accountants.
2.10. NOvRA (de Nederlandse Orde van Register Adviseurs) is op 2 juli 2008 opgericht. Zij hield zich bezig met het bevorderen van een goede beroepsuitoefening door adviseurs en/of accountants en het functioneren als platform voor zo zelfstandig mogelijke kamers van specialisten in een bepaald advies- en/of accountancyvakgebied. NOvRA heeft, na daartoe bij vonnis van 9 oktober 2008 door de voorzieningenrechter van deze rechtbank te zijn veroordeeld, haar handelsnaam gewijzigd. Zij heeft daartoe op 10 oktober 2008 haar statuten gewijzigd en gebruikt thans de naam OvRAN.
2.11. SWA en NOvRA/OvRAN zijn opgericht in verband met bij leden van NIvRA heersende onvrede over (voorstellen van het bestuur van NIvRA inzake) een nieuwe beroepscode, permanente educatieverplichtingen en toetsingen. Zij vertegenwoordigen accountants, administratieconsulenten bij kleinere organisaties en (financieel) adviseurs werkzaam in het bedrijfsleven of overheid. De nieuwe beroepscode zou vooral het belang van grotere accountantskantoren en hun medewerkers op het oog hebben. Met NOvRA is beoogd een alternatieve beroepsvereniging op te richten.
2.12. [gedaagde sub 3] is bestuurder van zowel NOvRA/OvRAN als van SWA. Hij heeft op 8 april 2008 de domeinnaam novra.org geregistreerd. Na het vonnis van de voorzieningenrechter heeft [gedaagde sub 3] de domeinnaam (door het Zwitserse Midland Accountancy GmbH) doen overdragen aan NIvRA.
2.13. OvRAN is houdster geweest van het Benelux woordmerk NOVRA. Dit merk is op 28 januari 2008 gedeponeerd en vervolgens ingeschreven onder nummer 0837362 voor diensten in de klassen 35 (waaronder zakelijke administratie), 36 (waaronder financiële zaken) en 41 (waaronder opleiding). Deze merkinschrijving is inmiddels doorgehaald.
2.14. OvRAN is voorts houdster geweest van het Benelux woordmerk RAA. Dit merk is op 22 februari 2008 (door SWA) gedeponeerd en - na oppositie door NIvRA - ingeschreven onder nummer 0839797 voor diensten in de klassen 35 (waaronder zakelijke administratie), 36 (waaronder financiële zaken) en 41 (waaronder opleiding). Ook deze merkinschrijving is doorgehaald.
2.15. SWA heeft op 22 februari 2008 het Benelux woordmerk AAA gedeponeerd, met als klassenaanduiding 35 (waaronder zakelijke administratie), 36 (waaronder financiële zaken) en 41 (waaronder opleiding). Ook deze merkinschrijving is doorgehaald.
2.16. SWA heeft op 24 juni 2008 de Benelux woordmerken MA en IA gedeponeerd. Deze aanvragen zijn voorlopig geweigerd. Dit geldt ook voor de depots die SWA op 30 juli 2008 heeft verricht voor de Benelux woordmerken RMA en IAA. Met betrekking tot IA, IAA en MA is daartegen door SWA geen bewaar aangetekend, zodat de weigering van deze aanvragen definitief is geworden. Zij heeft dit wel gedaan met betrekking tot de afwijzing van het merk RMA.
2.17. Bij vonnis van 9 oktober 2008 van de voorzieningenrechter van deze rechtbank is SWA c.s. onder andere bevolen ieder gebruik in het economisch verkeer van de aanduidingen NOvRA, RAA en AAA te staken, waaronder mede begrepen wordt het gebruik als merk, als handelsnaam, als domeinnaam in persberichten, advertenties, mailings, campagnes en op de website en in andere uitingen van SWA c.s., dit op straffe van een dwangsom van € 5.000,00 tot een maximum van EUR 100.000,00. Het vonnis is op 10 oktober 2008 aan SWA c.s. betekend. SWA c.s. is van dit vonnis niet in beroep gekomen.
2.18. Tot de overdracht van de domeinnaam novra.org toonde de website van NOvRA de volgende tekst.
Welkom bij NOvRA
NOvRA staat voor Nederlandse Orde van Register Adviseurs.
Alle leden hebben een academische graad en zijn ingeschreven (geweest) bij de publiekrechtelijke organisatie Nivra en/of NOvAA. Rond advisering en accountancy is een brede baaierd van specialisaties ontstaan. De meeste (ex-)leden van Nivra en/of NOvAA houden zich bezig met vakgebieden buiten het enge begrip accountancy als controle.
Leden van de orde dragen de titel “RAA”of “AAA” afhankelijk van de vooropleiding (RA of AA). Er is een beroepscode en permanente educatie voorzien naast toetsing en tuchtrecht. (…)
2.19. De website www.novra.org bevatte een rubriek “Veel gestelde vragen”. Één van de vragen was de vraag “Wat betekenen de titels RAA en AAA?”. Het antwoord daarop luidde:
“De additionele “A”’s na de “R” staan voor de meerwaarde van de leden van de NOvRA met een accent op Advies. Er kunnen heel veel betekenissen worden gegeven aan de verschillende letters in de afkorting. Ieder lid van NOvRA kan zelf bepalen welke betekenis hij aan iedere letter wil hechten.”
2.20. Op die website stond voorts de tekst “op het gebied van accountancyopleidingen AA(A) in Nederland zijn de volgende instituten actief” en onder de button “opleidingen” stond “(Aankomende) studenten worden hier opgeleid naar universiteiten, hoge scholen en andere instituten belast met de opleiding tot RA(A) en AA(A)”. Als één van de instituten die op het gebied van accountancyopleidingen AA(A) in Nederland actief zijn, werd NOvAA genoemd, waarbij een link naar de website van NOvAA was aangebracht.
2.21. OvRAN maakt gebruik van de domeinnaam ovran.nl. Een schermafdruk van de website ziet er als volgt uit.
2.22. De website www.ovran.nl kent een sectie “Q & A”. In het “vraag en antwoord overzicht” staat onder andere het volgende:
Waar staat OvRAN voor?
De O uit OvRAN staat voor Orde of voor Organisatie
De v staat voor van
De R uit OvRAN staat voor Register
De A uit OvRAN staat voor Advies of Adviseur
De N uit OvRAN staat voor Nederlands
Deze A valt ook samen met de A van Auditor, Accountant, Accountans- Administratieconsulent en nog veel meer
Heeft een lid van OvRAN een titel zoals RA of AA?
Ja, de titels RMC en RCA zijn gedeponeerd bij het Benelux Merkenregister door de OvRAN.
(…)
Kan ik mezelf RA c.q AA dan wel registeraccountant c.q. accountant- administratieconsulent blijven noemen?
Dit wordt aan leden die alleen lid van OvRAN zijn ontraden om twee redenen.
a. (…)
b. Daarnaast beogen de titels RMC en ECA een hoger kwaliteitsniveau qua advisering weer te geven dan de titel RA of AA die zich focust op controle en afvinken en minder op advies. Waarom dan die titels blijven voeren?
2.23. Indien bij Google als zoekwoord “ovran” wordt ingetoetst, verschijnt onder de door OvRAN gekozen omschrijving van de website bij de Google resultaten de aanduiding Accounant. Eerder verschenen daar ook de aanduidingen Registeraccountant en Accountant-Administratieconsulent. Die aanduidingen zijn, na sommatie door NIVRA c.s., verwijderd.
2.24. Aan de metatag van de website ovran.nl zijn de volgende zoektermen verbonden: RMC, RCA, RMA, IAA, AA, RA, Registeraccountant en Accountant-Administratieconsulent.
2.25. In de periode oktober 2008 tot 7 januari 2008 heeft NIvRA c.s. SWA c.s. in verband met overtreding van het vonnis van de voorzieningenrechter van 9 oktober 2008 verbeurde dwangsommen aangezegd tot een bedrag van in totaal € 57.148,71. Zij heeft tot een bedrag van € 42.148,71 aan betalingen afgedwongen middels beslaglegging.
3. Het geschil
in conventie
3.1. NIvRA c.s. vordert samengevat - en voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:
A. Een verbod op ieder gebruik in het economisch verkeer van de tekens NOvRA, OvRAN RAA, AAA, RMA, IAA, IA en MA, of daarmee overeenstemmende tekens, alsmede het gebruik van ieder teken, merk, (handels)naam en/of domeinnaam met daarin de aanduiding AA en/of RA en/of RFA en/of NIvRA en/of NOvAA en/of een daarmee overeenstemmend teken;
B. een verbod op ieder gebruik van de beschermde aanduidingen AA, RA, Registeraccountant en Accountant-Administratieconsulent;
C. een verklaring voor recht inhoudende dat ieder gebruik van de tekens NOvRA, OvRAN, RAA, AAA, RMA, IAA, IA en MA, of daarmee overeenstemmende tekens, alsmede het gebruik van ieder teken, merk (handels)naam en/of domeinnaam met daarin de aanduiding AA en/of RA en/of RFA en/of NIvRA en/of NOvAA en/of een daarmee overeenstemmend teken inbreuk vormt op de oudere merk- en handelsnaamrechten van NIvRA c.s., althans onrechtmatig jegens haar is;
D. een en ander op straffe van een dwangsom van € 10.000 per gehele of gedeeltelijke overtreding of per dag;
E. een verklaring voor recht dat alle dwangsommen waar NIvRA c.s. aanspraak op maakt verbeurd zijn;
F. de inschrijving van de merken NOVRA, OVRAN, AAA, RMA, IAA, IA, MA en RAA nietig te verklaren en ambtshalve de doorhaling daarvan uit te spreken;
G. een verklaring voor recht inhoudende dat SWA c.s. aansprakelijk is voor alle schade die als gevolg van het onrechtmatig handelen en de inbreuk door SWA c.s. op de merkrechten van NIvRA c.s., alsmede hen te veroordelen de schade van NIvRA c.s. te vergoeden, nader op te maken bij staat en te vermeerderen met de wettelijke rente;
H. veroordeling van SWA c.s. aan NIvRA c.s. een voorschot op de schadevergoeding te voldoen van € 25.000,00;
I. SWA c.s. te veroordelen in de volledige kosten conform artikel 1019h Rv.
3.2. De rechtbank zal onder de overwegingen ingaan op hetgeen NIvRA c.s. aan haar vorderingen ten grondslag legt.
3.3. SWA c.s. voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
in voorwaardelijke reconventie
3.4. SWA c.s. vordert samengevat - indien de in conventie gevorderde dwangsommen niet toewijsbaar zijn, betaling van € 42.660,51, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 27 november 2008 tot en met de dag van volledige voldoening en veroordeling in de volledige kosten conform artikel 1019h Rv.
3.5. Zij stelt daartoe dat de in verband met verbeurde dwangsommen gelegde beslagen ten onrechte zijn gelegd. Zij wil de kosten die zij heeft moeten maken in verband met (de incasso van) de dwangsommen vergoed krijgen. Dit betreft een bedrag van € 511,80 dat de banken als kosten in rekening hebben gebracht. Daarnaast is volgens SWA c.s. middels executoirale maatregelen een bedrag van € 42.148,71 verhaald, terwijl daarvoor een grondslag ontbreekt.
3.6. NIvRA c.s. voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover hier van belang, nader ingegaan.
4. De beoordeling
in conventie
Bevoegdheid
4.1. De door NIvRA c.s. gestelde inbreuken vinden/vonden mede in het arrondissement Amsterdam plaats. Deze rechtbank is daarom ingevolge artikel 4.6 lid 1 BVIE bevoegd van dit geschil kennis te nemen. Voor zover de vorderingen tevens zijn gebaseerd op handelsnaamrechten of onrechtmatige daad, zijn deze daaraan verknocht te achten.
[gedaagde sub 3]
4.2. NIvRA c.s. stelt niet wat de grondslag van de vorderingen tegen [gedaagde sub 3] is en deze blijkt evenmin uit de feiten. De rechtbank zal de vorderingen jegens [gedaagde sub 3] daarom afwijzen.
Redelijk belang?
4.3. SWA c.s. stelt dat partijen in hoge mate overeenstemming hebben bereikt, hetgeen is neergelegd in een concept vaststellingsovereenkomst. De strekking van hetgeen zij bijna zijn overeengekomen, komt er volgens SWA c.s. op neer dat NIvRA c.s. aan SWA c.s. de merken OvRAN, RMA, RCA, RMC, IAA, MA en IA zou laten en SWA c.s. de merken NOVRA, RAA en AAA zou opgeven. SWA c.s. heeft aan dat laatste ook uitvoering gegeven. NIvRA c.s. wist vóór het uitbrengen van de dagvaarding dat SWA c.s. deze merken al had opgegeven en om doorhaling van de merken bij het BBIE had verzocht. NIvRA c.s. heeft derhalve geen belang meer bij beoordeling van haar vorderingen op dit punt. Uit randnummer 164 op pagina 69 van de conclusie van antwoord in conventie leidt de rechtbank af dat ditzelfde standpunt wordt ingenomen met betrekking tot de tekens IA en MA. SWA c.s. stelt deze tekens te hebben prijsgegeven en nooit te hebben gebruikt.
4.4. De rechtbank is van oordeel dat NIvRA c.s. belang houdt bij een oordeel van de rechtbank. Partijen zijn wellicht in een vergevorderd stadium van onderhandelingen geraakt, hetgeen tot een schikking moest leiden, maar dit is er niet van gekomen. Omdat een onthoudingsverklaring van SWA c.s. ontbreekt, houdt NIvRA c.s. belang bij een oordeel van de rechtbank.
Nietigheid merkinschrijvingen
4.5. Omdat de merken NOVRA, RAA, AAA zijn doorgehaald en de inschrijving van de merken IA en MA definitief is geweigerd, zal de vordering de inschrijvingen van deze merken nietig te verklaren worden afgewezen. NIvRA c.s. heeft niet gesteld welk belang zij (overigens) nog heeft bij een oordeel op dit punt.
4.6. Met betrekking tot de inschrijvingen van de merken OvRAN, RMA en IAA, overweegt de rechtbank als volgt.
4.7. Een merkinschrijving van het merk OVRAN ontbreekt. NIvRA c.s. stelt niet dat een dergelijk merk is ingeschreven. Met betrekking tot de merken RMA en IAA stelt zij onvoldoende gemotiveerd dat er merkinschrijvingen zijn en waarom deze merkinschrijvingen nietig zouden zijn. Met betrekking tot de merken RMA en IAA wijst NIvRA c.s. erop dat de merken zijn aangevraagd, maar voorlopig is besloten tot weigering. SWA heeft daartegen slechts met betrekking tot het merk RMA bezwaar aangetekend, maar gesteld noch gebleken is dat dit ertoe heeft geleid dat het merk RMA alsnog is ingeschreven. De conclusie van het voorgaande is dat de vordering onder F om de inschrijvingen van genoemde merken nietig te verklaren moet worden afgewezen. De merken zijn niet ingeschreven.
Inbreuk met de tekens NOvRA, RAA, AAA
4.8. SWA c.s. voert met betrekking tot de tekens NOvRA, RAA, AAA en IA - anders dan dat een redelijk belang ontbreekt en de vorderingen te ruim zijn geformuleerd - geen (gemotiveerd) verweer tegen de gevorderde verboden. De vorderingen onder A zullen daarom met betrekking tot deze tekens als nader in het dictum bepaald worden toegewezen. Omdat toewijzing van het onder A gevorderde impliceert dat er onrechtmatig jegens NIvRA c.s. wordt gehandeld, ziet de rechtbank zonder nadere toelichting - die ontbreekt - niet in welk belang NIvRA c.s. heeft bij een afzonderlijke verklaring voor recht op dat punt. De vordering onder C zal daarom worden afgewezen.
Ten einde executiegeschillen te voorkomen, zal de rechtbank het verbod beperkt toewijzen, in zoverre dat het moet gaan om inbreukmakend gebruik van het teken NOvRA (op de merken NIVRA en NOvAA) en om het gebruik als titel van de aanduidingen RAA en AAA.
Inbreuk met de tekens IA en MA
4.9. SWA c.s. heeft geen bezwaar aangetekend tegen de weigering de merken IA en MA in te schrijven. De merken zijn definitief geweigerd. Gelet hierop en gelet op het feit dat NIvRA c.s. niet stelt dat SWA c.s. de tekens IA en MA (heeft) gebruikt, vermag de rechtbank zonder nadere toelichting - die ontbreekt - niet in te zien dat en waarom (nog langer) van een dreigende inbreuk sprake is. Het enkele feit dat in het verleden een depot heeft plaatsgevonden is daartoe ontoereikend. De vordering van NIvRA c.s. zal daarom met betrekking tot deze tekens worden afgewezen.
Inbreuk met het teken OvRAN
4.10. NIvRA c.s. stelt dat SWA c.s. met het teken OvRAN inbreuk maakt op haar merken NIVRA en NOvAA. De grondslag voor haar vorderingen moet volgens NIvRA c.s. worden gevonden in de artikelen 2.20 lid 1 aanhef en sub b, c en d BVIE en het handelsnaamrecht. Haar stellingen sluiten echter alleen aan bij artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub b BVIE. Omdat NIvRA c.s. met betrekking tot de overige grondslagen niet meer doet dan deze noemen, zonder feiten te stellen die kunnen leiden tot het oordeel dat aan de daarvoor geldende vereisten is voldaan, zal de rechtbank die grondslagen laten voor wat ze zijn en haar beoordeling beperken tot de inbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub b BVIE.
4.11. Voor de beantwoording van de vraag of sprake is van inbreuk op grond van artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub b BVIE dient beoordeeld te worden of merk en teken, globaal beoordeeld naar de totaalindruk die beide maken, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen, dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek (waaronder in dit geval is te verstaan een ieder die een accountantopleiding heeft gevolgd en de potentiële afnemers van leden van de betrokken verenigingen en publiekrechtelijke beroepsorganisaties) verwarring wordt gewekt tussen merk en teken (directe verwarring) dan wel de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen de rechthebbenden op merk en teken (indirecte verwarring). Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van overeenstemming dienen alle relevante omstandigheden in aanmerking te worden genomen, zoals de mate van soortgelijkheid van de waren en de onderscheidingskracht en de bekendheid van het ingeroepen merk. De globale beoordeling veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking komende factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken en omgekeerd.
4.12. Met betrekking tot de visuele mate van overeenstemming stelt de rechtbank vast dat het teken OvRAN en de merken NIVRA en NOvAA elk uit vijf letters bestaan. NIvRA c.s. moet worden toegegeven dat tussen het teken OvRAN en elk van de merken NIVRA en NOVAA slechts één letter verschil zit, maar het vergt enige ‘bestudering’ van het teken en de merken om dat vast te stellen. Het relevante publiek zal dat niet opvallen. De volgorde van de letters is immers totaal anders (alleen het merk NOvAA heeft met het teken OvRAN één letter op dezelfde plek). Visueel gezien is er daarom naar het oordeel van de rechtbank geen, dan wel een zeer beperkte mate van overeenstemming.
4.13. Auditief is er naar het oordeel van de rechtbank geen sprake van overeenstemming. NIvRA c.s. stelt - zonder nadere toelichting - weliswaar dat de merken bestaan uit “dezelfde klanken nOVAA versus OVrAn en NIVRA versus OVRAN”, maar het vet afdrukken van bepaalde letters maakt de rechtbank nog niet duidelijk dat en waarom er auditief sprake is van overeenstemming. Bij NOvAA zijn de “O” en de “AA” harde klanken, net als de “A” in NIVRA. Bij OvRAN zijn de “O” en “A” zacht. Met het merk NOvAA is er auditief bijgevolg geen overeenstemming. Met het merk NIVRA zijn de letters “VR” te noemen die hetzelfde worden uitgesproken, maar de mate van overeenstemming die dat met zich brengt is zeer beperkt gelet op de harde klinkers in het merk NIVRA.
4.14. Wat de begripsmatige overeenstemming betreft, komt het er op neer of merk en teken dezelfde of een soortgelijke inhoud communiceren. Begripsmatig hebben de merken NIVRA en NOvAA en het teken OvRAN in de Nederlandse taal geen betekenis. Zo beide merken en het teken bij degene die daarvan kennis neemt al enige begripsmatige betekenis oproepen, doordat aan de letters waaruit de merken zijn opgebouwd een betekenis is toe te dichten, is het mogelijk dat de “O”, de “R”, de “A” en de “N”, zullen worden opgevat als “Organisatie”, Register”, “Accountant” en “Nederland”. Zo dit een begripsmatige overeenstemming met zich brengt, kan dit - gelet op het ontbreken van visuele en auditieve overeenstemming en het beschrijvende karakter van de woorden - niet leiden tot het oordeel dat sprake is van een voldoende mate van overeenstemming. Omdat verwarringsgevaar veronderstelt dat zowel sprake is van (een voldoende mate van) overeenstemming van de merken als van soortgelijkheid van de waren of diensten, dient de vordering met betrekking tot het teken OvRAN reeds vanwege het ontbreken van (een voldoende mate van) overeenstemming te worden afgewezen.
De tekens RMA en IAA
4.15. NIvRA c.s. legt aan haar vordering artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub b, c en d BVIE en artikel 6:162 BW ten grondslag. Zij beroept zich wat de merkinbreuk betreft op de collectieve merken RA en RFA, alsmede op het onder 2.7 weergegeven woord/beeldmerk AA. NIvRA c.s. heeft nagelaten feiten te stellen die kunnen leiden tot het oordeel dat aan de vereisten van artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub c en d BVIE en artikel 6:162 BW is voldaan. De rechtbank gaat daarom aan deze grondslagen voorbij. Waar het blijkens de stellingen van NIvRA kennelijk om gaat, is dat het teken RMA verwarringwekkend overeenstemt met de merken RA en RFA en het teken IAA verwarringwekkend overeenstemt met het woord/beeldmerk AA (2.20 lid 1 aanhef en sub b BVIE).
4.16. Met betrekking tot het beroep dat NIvRA c.s. op de collectieve merken RA en RFA doet, voert SWA c.s. (zo begrijpt de rechtbank) aan dat Stichting Beheer op grond van het Reglement niet gerechtigd is de onderhavige procedure te voeren omdat zij SWA c.s. eerst schriftelijk had moeten waarschuwen en eerst een procedure bij de door de stichting Beheer ingestelde Raad van Beroep had moeten worden doorlopen. Dit verweer gaat niet op. Gesteld noch gebleken is dat SWA c.s. is aan te merken als (voormalig) gebruiker van de merken in de zin van het Reglement, op wie de artikelen 7 en 8 uit het Reglement (waar SWA c.s. op doelt) betrekking hebben. Dat de stichting Beheer gerechtigd is tot het treffen van maatregelen, blijkt uit artikel 10 van het Reglement.
4.17. NIvRA c.s. stelt dat het teken RMA verwarringwekkend overeenstemt met de merken RA en RFA. Hetzelfde zou gelden voor het teken IAA en het woord/beeldmerk AA. NIvRA c.s. stelt daartoe niet meer dan dat het teken RMA visueel en auditief overeenstemt met de merken RA en RFA (en IAA met het woord/beeldmerk AA) en de tekens en merken begripsmatig verwijzen naar identieke diensten. SWA c.s. zou de tekens IAA en RMA ook als alternatief bieden voor de titels van NIvRA c.s. Het in aanmerking komende publiek zal daarom menen dat een IAA-adviseur dezelfde of tenminste soortgelijke diensten aanbiedt als een AA-accountant. Het in aanmerking komende publiek zal tenminste menen dat de IAA-adviseur gelieerd is aan de AA-accountant. Hetzelfde geldt volgens NIvRA c.s. voor de RMA-adviseur ten aandien van de RA-accountant. Het publiek zal menen dat RMA een variant is van RA.
4.18. SWA c.s. voert in de conclusie van antwoord in conventie aan dat NIvRA c.s. wel stelt dat de merken en tekens verwarringwekkend overeenstemmen, maar niet duidelijk maakt waarom dat het geval is. SWA c.s. voert daarbij (anders dan NIvRA c.s.) gemotiveerd aan dat en waarom de genoemde merken en tekens auditief, visueel en begripsmatig verschillen. NIvRA c.s. heeft haar stellingen vervolgens, ondanks dat de grondslag van haar vordering op dit punt ter zitting aan de orde is geweest, niet verder aangekleed. Dit had, gelet op de betwisting door SWA c.s. wel op haar weg gelegen. De vorderingen onder A en C zullen in zoverre worden afgewezen, omdat NIvRA c.s. onvoldoende gemotiveerd heeft gesteld dat de tekens RMA en IAA verwarringwekkend overeenstemmen met de woordmerken RA en RFA, respectievelijk het woord/beeldmerk AA.
De titels AA, RA, Registeraccountant en Accountant-administratieconsulent
4.19. De grondslag voor de in verband met de hierboven genoemde aanduidingen gevorderde verboden en de verklaring voor recht, is de Wet RA (voor de aanduidingen Registeraccountant en RA) en de Wet AA (voor de aanduidingen Administratie-Accountantconsulent en AA). Ingevolge de artikelen 39, 40 en 41 Wet AA en de artikelen 55, 58a en 58b Wet RA zijn de bij NIvRA en NOvAA aangeslotenen, vanaf het moment dat zij hun inschrijving in deze registers hebben laten doorhalen, niet meer gerechtigd genoemde titels te voeren, aldus NIvRA c.s.
4.20. Het is op grond van genoemde bepalingen verboden de betreffende benaming (accountant) of titel (accountant-administratieconsulent of registeraccountant) te voeren, zonder in de bedoelde registers te zijn ingeschreven. NIvRA c.s. heeft niet gesteld dat SWA c.s. dat doet, dan wel bij het publiek de indruk moet worden gewekt dat SWA c.s. daartoe bevoegd is. Het gaat veeleer om de bij NIvRA en NOvAA aangesloten leden. De leden van NIvRA en NOvAA, die hun inschrijving in de bedoelde registers hebben laten doorhalen, zijn echter geen partij in deze procedure. Hetgeen NIvRA c.s. aan haar vordering ten grondslag legt, kan (jegens SWA c.s.) niet leiden tot toewijzing van het gevorderde.
De aanduidingen AA en/of RA en/of RFA en/of NIvRA en/of NOvAA
4.21. In het petitum neemt NIvRA c.s. onder het verbod sub A en de verklaring voor recht onder C tevens de aanduidingen AA en/of RA en/of RFA en/of NIvRA en/of NOvAA mee. NIvRA c.s. stelt niet dat SWA c.s. die aanduidingen gebruikt. De rechtbank zal de daarop betrekking hebbende vorderingen dan ook afwijzen.
Voorschot schadevergoeding en verklaring voor recht
4.22. De rechtbank stelt voorop dat alleen het verbod met betrekking tot de tekens NOvRA, RAA en AAA wordt toegewezen. Dit roept de vraag op welke schade ten gevolge van het gebruik van deze tekens door NIvRA c.s. is geleden. SWA c.s. betwist dat enige schade is geleden en voert aan dat binnen een maand na de eerste publicatie over de start van NOvRA (thans OvRAN) de dagvaarding in kort geding is uitgebracht en zij na het vonnis van de voorzieningenrechter alle acties heeft ondernomen die noodzakelijk waren om de toegewezen vorderingen uit te voeren. De leden die zich in die korte periode hebben aangemeld waren overwegend sympathisanten van SWA c.s. Velen van hen zijn bovendien lid gebleven van NIvRA/NOvAA.
NIvRA c.s. heeft vervolgens desgevraagd ter zitting gesteld dat de schade ziet op de tijd die gemoeid is geweest met het overleg over en het reageren op de verboden handelingen van OvRAN. Ook is sprake van reputatieschade en wordt afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van de merken van NIvRA c.s.. Tot slot wijst NIvRA c.s. op de advocaatkosten en de kosten die verband houden met het vragen van advies.
4.23. De rechtbank is niet gebleken dat advieskosten zijn gemaakt, terwijl de advocaatkosten als zelfstandige vordering onder punt I van het petitum zijn meegenomen. Dat en waarom door het voeren van deze tekens afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen en/of de reputatie van welke merken van NIvRA c.s. is gesteld noch gebleken. In zoverre is niet aannemelijk te achten dat NIvRA c.s. mogelijk schade heeft geleden.
Wat resteert, is de tijd die gemoeid is geweest met het overleg en het reageren op de verboden handelingen van OvRAN. De interne kosten die door NIvRA c.s. zijn gemaakt ter vaststelling van aansprakelijkheid en ter verkrijging van voldoening buiten rechte komen, mits redelijk, als vermogensschade voor vergoeding in aanmerking. Gelet op het feit dat door SWA c.s. kennelijk meerdere oplossingen zijn geboden, waarop door NIvRA c.s. moest worden gereageerd, acht de rechtbank aannemelijk dat in verband hiermee mogelijk kosten zijn gemaakt, ondanks dat de toewijzing van het onder A gevorderde verbod slechts betrekking heeft op drie van de daar genoemde acht tekens. De gevorderde verklaring voor recht en de verwijzing naar de schadestaat zal in zoverre worden toegewezen. Het gevorderde voorschot op de schadevergoeding zal worden afgewezen, nu de rechtbank aannemelijk acht dat het gevorderde voorschot de totale schade ver te boven gaat.
Dwangsommen
4.24. NIvRA c.s. vorderen een verklaring voor recht dat iedere dwangsom waarop zij aanspraak maken verschuldigd is. Deze verklaring voor recht is als zodanig te ruim geformuleerd. Duidelijk is evenwel (en daar is het partijdebat ook op gericht geweest) dat NIvRA c.s. aanspraak maakt op een bedrag van in totaal € 57.148,71 aan verbeurde dwangsommen plus kosten. NIvRA c.s. stelt in dit verband het volgende.
4.25. SWA c.s. heeft nog altijd niet volledig voldaan aan het vonnis van de voorzieningenrechter van 9 oktober 2008. NIvRA c.s. heeft acht dagen lang vrijwel iedere dag een deurwaarder op elk adres van SWA c.s. exploten van constatering van inbreuk en verbeuren van dwangsommen laten uitbrengen. In ieder geval op 7 augustus 2009 had SWA c.s. nog altijd de inbreukmakende aanduidingen op haar website niet gestaakt. Meer dan een maand na betekening van het vonnis waren de merken van NIvRA c.s. nog in de metatag van de website van SWA c.s. opgenomen.
4.26. Het betoog van SWA c.s. komt er op neer dat zij binnen haar vermogen alles heeft gedaan om te voldoen aan het veroordelend vonnis van de voorzieningenrechter. De website is op 13 oktober 2008 op zwart gezet en getracht is alle niet toegestane aanduidingen in de bestaande bestanden aan te passen. Met het op zwart zetten van de website waren de onderliggende pagina’s van die site via de normale hiërarchische structuur niet meer bereikbaar. Mogelijk dat het via het invullen van zoektermen is gelukt om in de betreffende subdirectories te komen, maar via doorklikken lukte dat niet meer. SWA c.s. ging ervan uit dat dit voldoende was en dat van gebruik in het economisch verkeer aldus geen sprake meer was.
4.27. In een geschil over de executie van dwangsommen moet allereerst worden vastgesteld wat doel en strekking zijn van de veroordeling waaraan de dwangsommen zijn verbonden. Daarbij geldt dat de veroordeling niet verder strekt dan ter bereiking van het daarmee beoogde doel. De draagwijdte van een gegeven verbod kan in die zin beperkt worden opgevat. Bij de beantwoording van de vraag of dwangsommen zijn verbeurd moeten vervolgens de ter uitvoering van het vonnis verrichte handelingen worden getoetst aan de inhoud van de veroordeling, zoals die is uitgelegd. Daarbij geldt dat geen dwangsommen zijn verbeurd indien het onredelijk zou zijn van de veroordeelde meer inspanningen en zorgvuldigheid te vergen dan hij heeft betracht.
4.28. Het doel van het vonnis van de voorzieningenrechter is tweeërlei. Enerzijds strekt het verbod het teken NOvRA te gebruiken ertoe verwarring bij het in aanmerking komende publiek met het merk NIVRA te voorkomen. Anderzijds geldt voor de tekens AAA en RAA dat moet worden voorkomen dat de onjuiste indruk wordt gewekt dat de titel AA en RA beschermde titels van NOvRA (thans OvRAN) zijn. De wijze waarop deze doelstellingen moeten worden bereikt, de inhoud van de veroordeling, is in het vonnis van de voorzieningenrechter zeer ruim geformuleerd. Onder het verbod valt blijkens het dictum ieder gebruik in het economisch verkeer van die tekens, waaronder mede begrepen wordt het gebruik als merk, als handelsnaam, als domeinnaam in persberichten, advertenties, mailings, campagnes en op de websites en in andere uitingen van SWA c.s.
4.29. De rechtbank stelt voorop dat SWA c.s. naar aanleiding van het vonnis van de voorzieningenrechter een hoop heeft gedaan, maar niet genoeg. De rechtbank wijst er in de eerste plaats op dat op de nieuw in gebruik genomen website nog veelvuldig de handelsnaam NOvRA is te vinden. Zo zijn via de nieuwe website de nieuwsbrieven van NOvRA bereikbaar (zie de schermafdrukken van 13 en 14 en 18 oktober 2008 bij productie 27), kunnen bezoekers van de nieuwe site zien wie er lid is van de Orde door op de knop te drukken: “Klik hier om NOvRA-leden te zoeken” (schermafdruk van 13 oktober 2009 bij productie 27) en blijkt uit een schermafdruk van 17 oktober 2008 wat de pensioenverplichtingen betreft onder andere het volgende:
“In samenwerking met derden kan NOvRA voorzien in (…) ondersteuning waarbij de meest gunstige variant aan de hand van opgevraagde gegevens voor u berekend wordt.
(…)
Voor leden geldt een vast tarief (…). Het verschil in tarief komt de NOvRA organisatie ten goede.”
Uit screenprints van 17 en 18 oktober 2008 van www.ovran.nl/cursus.html blijkt daarnaast dat NOvRA-professionals hun eigen E-Learning cursussen kunnen ontwikkelen
Uit de overgelegde screenprints blijkt voorts dat via de website van OvRAN de leden van NOvRA toegang hebben tot het besloten gedeelte van de site (zie onder andere de schermafdruk van 20 oktober 2008 van productie 27 en die van 5 januari 2009 (productie 36). Ook op de nieuwe site van OvRAN is en blijft derhalve sprake van verwarringsgevaar.
4.30. Reeds gelet op het voorgaande heeft SWA c.s. tot het gevorderde bedrag aan dwangsommen verbeurd. Voor iedere dag dat SWA c.s. niet aan de veroordeling voldoet, verbeurt SWA c.s. immers een dwangsom van € 5.000,00. De rechtbank stelt vast dat het vonnis op 10 oktober 2009 is betekend en eventuele dwangsommen derhalve niet eerder dan vanaf 12 oktober 2009 kunnen zijn verbeurd, terwijl op grond van het voorgaande vast staat dat in ieder geval tot 5 januari 2009 (tot het gevorderde bedrag) dwangsommen zijn verbeurd.
4.31. Voor zover SWA c.s. aanvoert dat de website www.novra.org op 13 oktober 2008 op zwart is gezet, stelt de rechtbank (ten overvloede) vast dat, daargelaten dat SWA c.s. dit niet heeft onderbouwd, SWA c.s. niet (gemotiveerd) betwist dat alle onderliggende pagina’s eenvoudig via zoektermen in Google konden worden bereikt. Dat zij er ten onrechte van uitging dat daarmee geen sprake meer was van gebruik in het economisch verkeer, komt voor haar rekening. Ook in zoverre heeft SWA c.s. derhalve dwangsommen verbeurd.
4.32. Niet gezegd kan worden dat het onredelijk is dat de dwangsommen zijn verbeurd, omdat van SWA c.s. niet meer inspanningen en zorgvuldigheid mogen worden gevergd dan zij heeft betracht. Gelet op het feit dat op de nieuwe site ongewijzigd de nieuwsbrieven worden overgenomen met daarin de verboden aanduidingen en op de nieuwe site het teken NOvRA precies op die plek wordt gebruikt waar sprake is van doorklik(inlog)-mogelijkheden en de gebruiker derhalve extra oplettend zal zijn, kan niet gezegd worden dat de vereiste zorgvuldigheid is betracht. Dit is ook het geval voor zover de onder 4.31 bedoelde webpagina’s via Google nog altijd eenvoudig benaderbaar zijn.
Kosten
4.33. Omdat partijen in conventie over en weer in het (on)gelijk worden gesteld, ziet de rechtbank aanleiding de kosten in conventie te compenseren in die zin dat partijen de eigen kosten dragen.
In voorwaardelijke reconventie
4.34. Omdat de voorwaarde waaronder de reconventionele vordering is ingesteld (het niet verschuldigd zijn van de dwangsommen in conventie) niet is vervuld, behoeft hetgeen in reconventie voorwaardelijk is gevorderd geen bespreking meer.
5. De beslissing
De rechtbank
- verbiedt SWA c.s. inbreuk te maken op de merken NIvRA en NOvAA middels het gebruik van het teken NOvRA en verbiedt het gebruik van de titels RAA en AAA;
- bepaalt dat SWA c.s. ieder voor zich een dwangsom verbeurt van een bedrag van € 5.000,00 voor iedere gehele of gedeeltelijke overtreding, of voor elke dag (een gedeelte van de dag daaronder begrepen) zulks naar keuze van NIvRA c.s., dat SWA c.s. dit verbod niet nakomt;
- veroordeelt SWA c.s. aan NIvRA c.s. een bedrag van € 57.148,71 te betalen;
- veroordeelt SWA c.s. NIvRA c.s. de schade te vergoeden die NIvRA c.s. heeft geleden in verband met het gebruik door SWA c.s. van de tekens NOvRA, RAA en AAA, welke schade bestaat uit de kosten die NIvRA c.s. met betrekking tot deze tekens heeft gemaakt ter vaststelling van aansprakelijkheid en ter verkrijging van voldoening buiten rechte, nader op te maken bij staat;
- wijst af het meer of anders gevorderde;
- compenseert de kosten in die zin dat beide partijen de eigen kosten dragen;
Dit vonnis is gewezen door mr. P.W. van Straalen en in het openbaar uitgesproken op 3 maart 2010.?