Uitspraak
vonnis
RECHTBANK AMSTERDAM
Sector civiel recht
Vonnis in gevoegde zaken van 18 juli 2012
in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 497108 / HA ZA 11-2330 van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BOLTON NEDERLAND B.V.,
gevestigd te Tiel,
eiseres,
advocaten mrs. K. Limperg en D.J. Beenders te Amsterdam,
tegen
de rechtspersoon naar vreemd recht
DUCK GLOBAL LICENSING AG,
gevestigd te Hergiswil (Zwitserland),
gedaagde,
advocaten mrs. T.F.W. Overdijk en S.M. Wertwijn te Amsterdam,
en in de zaak met zaaknummer / rolnummer 495123 / HA ZA 11-2182 van
de rechtspersoon naar vreemd recht
DUCK GLOBAL LICENSING AG,
gevestigd te Hergiswil (Zwitserland),
eiseres,
advocaten mrs. T.F.W. Overdijk en S.M. Wertwijn te Amsterdam,
tegen
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BOLTON NEDERLAND B.V.,
gevestigd te Tiel,
gedaagde,
advocaten mrs. K. Limperg en D.J. Beenders te Amsterdam.
Partijen zullen hierna Bolton en Duck Global genoemd worden.
1. De procedure
1.1. Het verloop van de procedure in de zaak 11-2330 blijkt uit:
- de dagvaarding van 6 juni 2011;
- de akte overlegging producties 1 tot en met 20 van de zijde van Bolton;
- de conclusie van antwoord met producties 15 tot en met 25 van de zijde van Duck Global;
- het ambtshalve gewezen tussenvonnis van 14 december 2011 waarbij een comparitie van partijen is gelast;
- de akte houdende vermeerdering van eis tevens houdende overlegging producties 21 tot en met 27 van de zijde van Bolton;
- de akte overlegging aanvullende producties 26 tot en met 43 van de zijde van Duck Global;
- het proces-verbaal van comparitie van 31 mei 2012.
1.2. Het verloop van de procedure in de zaak 11-2182 blijkt uit:
- de dagvaarding van 4 juli 2011;
- de akte overlegging producties 1 tot en met 14 van de zijde van Duck Global;
- de incidentele conclusie tot voeging ex artikel 222 Rv Pro van 24 augustus 2011 van de zijde van Bolton;
- de akte tot (hoofdzakelijke) referte in het incident tot voeging;
- het vonnis in het incident van 5 oktober 2011, waarbij de zaken zijn gevoegd;
- de conclusie van antwoord met producties 1 tot met 17;
- het ambtshalve gewezen tussenvonnis van 14 december 2011, waarbij een comparitie van partijen is gelast;
- de akte houdende wijziging van eis, tevens houdende akte overlegging aanvullende producties 26 tot en met 43 van de zijde van Duck Global;
- het proces-verbaal van comparitie van 31 mei 2012.
1.3. Ter comparitie is in beide zaken met instemming van partijen bepaald dat de stellingen en producties, die zij hebben ingenomen respectievelijk overgelegd in de ene zaak, geacht worden ook in de andere zaak te zijn ingenomen respectievelijk overgelegd.
1.4. Ten slotte is in beide zaken vonnis bepaald.
2. De feiten
in de zaken 11-2330 en 11-2182
2.1. Duck Global maakt deel uit van de SC Johnson-groep (hierna: SC Johnson), een internationale groep van ondernemingen die actief is op het gebied van huishoudelijke producten. SC Johnson verhandelt onder meer de merken Mr. Muscle en WC Eend.
2.2. Bolton maakt deel uit van de Bolton-groep, die een ruime sortering consumentenartikelen verhandelt, waaronder huishoudelijke producten. Bolton verhandelt sinds 1983 WC Eend-producten in Nederland.
2.3. De merkrechten van WC Eend (een woordmerk en een 3D-merk voor de fles met de kenmerkende hals van het wc-reinigingsproduct) zijn in handen van Duck Global. Duck Global is sinds 2008 de handelsnaam van de tot die tijd onder de naam Düring Lizenzen AG (hierna: Düring) gedreven Zwitserse onderneming die de naam droeg van de ontwerper van de fles, de heer Düring. Deze naamswijziging is gevolgd op de overname door SC Johnson van alle aandelen in Düring. SC Johnson was tot dat moment de grootste licentienemer van Düring en actief in diverse andere Europese landen.
2.4. Op 30 augustus 1983 heeft de rechtsvoorganger van Bolton, Verwet B.V. (hierna: Verwet), een licentieovereenkomst (hierna: de eerste overeenkomst) gesloten met Düring, op grond waarvan Verwet het klassieke WC Eend-product voor wc-reiniging in Nederland mocht verhandelen. Later zijn nog drie licentieovereenkomsten gesloten op grond waarvan Verwet andere WC Eend-producten in Nederland mocht verhandelen, in 1985 betreffende Kalk-Eend en Fris-Eend, in 1988 betreffende WC Eend-toiletblokken van de leverancier Buck Chemie, en in 1994 betreffende WC Eend-stortbakblokken van de leverancier Jeyes Group. Deze vier licentieovereenkomsten worden hierna gezamenlijk aangeduid als de overeenkomsten.
2.5. In de eerste overeenkomst staat, voor zover hier van belang:
“5.0 Verwendung anderer Marken
(…) Wenn die Lizenznehmerin eine eigene Fabrikmarke verwenden möchte, darf sie dies nur in höchstens gleichgewichtiger Erscheinungsweise und –grösse wie die Marke WC-EEND. Die Verwendung eigener Marken muss vorgängig durch die Lizenzgeberin schriftlich genehmigt werden. (…)
6.1 Vertragsauflösung aus wichtigen Gründen
Aus wichtigen Gründen kann jeder Partner vorzeitig vom Vertrage zurücktreten.
Solche Gründe sind unter anderem:
a) (…)
b) grobe Vertragsverletzungen;
c) andere Umstände, die einer Partei die Fortsetzung des Vertrages als unzumutbar erscheinen lassen. Die Unzumutbarkeit ist durch den zuständigen Richter in Amsterdam zu bejahen. (…)”.
2.6. Bij brief van 17 oktober 2001 van Düring aan Bolton, staat onder meer het volgende:
“addition to the license agreement dated August 30, 1983
(…)
With regard to the above mentioned matter, on behalf of Düring AG, I hereby would like to confirm our mutual understanding of the meaning and, especially, the duration of the license agreement entered by Verwet and Düring AG on August 30, 1983. This confirmation is given in consideration of the planned purchase of the shares of Verwet by the Bolton Group.
Düring AG has expressively agreed, and this is herewith confirmed, that the license agreement of August 30, 1983 will be everlasting and will not be subject to any termination, cancellation or expiration, always provided of course that Verwet will pay its royalties due under the agreement and otherwise honor the contract. In this respect Düring AG expressively acknowledges that the perpetual lifecycle of the license agreement can thus also not be broken in case of e.g. change of control of any of the parties, change of ownership in the relevant intellectual property rights, (…)”.
2.7. Bij brief van 31 oktober 2001 heeft Düring aan Verwet en Bolton onder meer geschreven dat de tussen hen gemaakte afspraken over de uitleg en vooral de duur van de eerste overeenkomst, zoals verwoord in de brief van 17 oktober 2001, ook van toepassing zijn op de overige drie licentieovereenkomsten. Verder staat in deze brief, voor zover hier van belang:
“Furthermore, we have expressly agreed and confirmed that Düring AG knows and accepts, under the same terms and conditions as apply to the above-mentioned agreements (…) that Verwet also trades other further products under the WC-EEND trademark, manufactured by third parties.”.
2.8. De aandelen in Verwet zijn in 2001 overgenomen door Bolton, waarna de naam Verwet is gewijzigd in Bolton Nederland B.V.
2.9. Op 23 april 2009 heeft, na de overname van de aandelen in Düring door SC Johnson, een eerste jaarlijkse bespreking plaatsgevonden tussen (toen) Duck Global en Bolton. Tijdens die bespreking heeft SC Johnson (Duck Global) het voornemen kenbaar gemaakt om de ‘Duck Global Brand Equity Standards’ (hierna: de BES) in Nederland uit te rollen.
2.10. Bij brief van 12 mei 2009 heeft [A], [functie] van SC Johnson (hierna: [A]) aan Bolton de BES toegezonden en daarbij geschreven, voor zover hier van belang:
“Please study this material as it will be our guiding post to ensure consistent Duck equity elements over time.”.
2.11. Op 12 april 2010 heeft een tweede jaarlijkse bespreking plaatsgevonden tussen Duck Global en Bolton in Tiel. In een brief van 27 mei 2010 naar aanleiding van deze bespreking heeft [A] aan Bolton onder meer het volgende geschreven:
“As promised, this letter confirms key points of our discussion and requests specific actions. The actions we agreed in the meeting along with specific dates are as follows:
1. Bolton to present a transition plan to the new Duck Global Brand Equity Standards by September 15th, 2010. We are open to a 2 year transition plan beginning by July 2011 to ensure a smooth change for the WC EEND consumer (…)
5. Bolton to review any new product utilizing the WC EEND trademark prior to finalizing commercialization plans. Each new product will require a new licensing agreement.”.
2.12. In een reactie op de brief van 27 mei 2010 heeft Bolton bij brief van 8 juli 2010 onder meer het volgende aan [A] geschreven:
“As you are aware, the WC EEND licensed products have been marketed independently in the Netherlands since already 1983. (…) This has led to the introduction of a wide range of products under the WC EEND brand in The Netherlands over the years.(…) Furthermore, it has been expressly agreed with Düring that the same terms and conditions as apply to the Düring developed products, also apply to other products (manufactured by third parties) that Verwet/Bolton markets and marketed under the WC Eend trademark in The Netherlands. During 27 years Verwet/Bolton Nederland has been marketing dozens of products under the trademark WC EEND without any separate written agreements, but of course with knowledge of Düring and with royalty payments for all these products to Düring, specified per product on a yearly basis.
This independent approach in the Netherlands has paid off very well, also for the licensor (…). We have been able to position the WC EEND products as market leaders, a result unrivalled in other countries. (…)
As indicated we do appreciate the interest of SC Johnson in our operation, and the points you raised during our meeting. However, we did not agree upon any of the points as described in your letter (and in fact the only contractual obligations of Bolton Group can be found in the respective brand licence agreements which are in place, supplemented by the letters of Düring of October 2001). That is not to say that we will not seriously consider the requests as described in your letter. We appreciate your desires for a uniform use of the WC EEND brand, and we will explore possibilities to accommodate these within our marketing strategy. (…)
As a separate issue, there is still an outstanding matter on the Benelux trademark registration (…). We had agreed with Düring to transfer this registration, and would like to effectuate that. We assume that this would have to be a transfer to Duck Global Licensing AG. Could you indicate who we should contact to finalise this transfer?”.
2.13. In een brief van 20 september 2010 van [A] aan Bolton staat onder meer het volgende:
“As successor licensor of the Toilet Duck brand and local equivalents from the Duering group, SC Johnson is concerned to ensure consistency in approach to the use of the brand across all markets. As part of that, SC Johnson is keen to achieve compliance by its licensees with its Global Brand Equity Standards as well as to ensure prior authorization of products to be marketed under the brand going forward. (…)
(…) we are looking to Bolton to transition to the Duck Global Brand Equity Standards by July 2011 and to provide a transition plan for this by Oktober 15th.
(…) Please note that SC Johnson takes the view that the sale and marketing of the rebranded drain care SKU [de rechtbank leest: WC Eend Afvoerontstopper] constitutes a breach of our current license agreement. In view of the overall nature of our relationship and historical considerations SC Johnson is prepared to grant Bolton a reasonable period to remedy said breach, but you will understand that we wish to achieve compliance in the foreseeable future.
(…) I hope you will work with me to achieve these steps in a way that is mutually beneficial to both our organizations as licensor and licensee. If you do not think the timetable for the transition steps is achievable, please let me know and we will work to agree a mutually acceptable timetable.”.
2.14. In een brief van 14 oktober 2010 van Bolton aan [A] staat onder meer het volgende:
“As you well know, it is a difficult, expensive and above all an uncertain process to completely adapt a brand to global standards, without losing the historical consumer base or leaving room to the aggressive competition of brands and private label (…) In short – as a licensee we have every interest to work with you but we also have to defend the existing position of the brand in the Dutch market, built up over many years.
In your letter you ask us to transfer to the Duck Global Equity Standards by July 2011 and provide you with a transition plan by October 15, 2010. Although we are in principle open and willing to cooperate with you, we see no obligation to do this. The license contracts, which define the relations between licensor and licensee, do not provide a basis for this. However, as stated before we have an interest in working together and we are always willing to see to what extent we can accommodate SC Johnson (on the basis of voluntariness), without harming our business and brand equity. Maybe there is an opportunity to discuss this matter the next time you are coming over to the Netherlands.
In your letter you indicate that the launch of drain care SKU is a breach of the license agreement. We do not share your view on this. However, if SC Johnson maintains its position, we are open to discuss the subject and any changes that would have to be made to this product. (…)
You will note that from a consumer point of view there were no objections and as a matter of fact the SKU is developing nicely generating a positive contribution to the development of the WC Eend brand. Taking the product out of the WC Eend range might thus be hurting both our and your business, without there being any down side to keeping it in. As I said: let’s discuss the best way forward here, also from a commercial perspective.”.
2.15. Bij brief van 29 maart 2011, door Bolton ontvangen op 12 mei 2011, heeft Duck Global de overeenkomsten per direct opgezegd vanwege “serious reasons, namely general breaches in the contract”. Bolton heeft tot 30 juni 2011 de tijd gekregen om te stoppen met de verkoop van de WC Eend-producten.
2.16. Bij brief van 27 mei 2011 heeft Duck Global aan Bolton geschreven dat zij, hoewel zij meent dat de overeenkomsten rechtsgeldig zijn beëindigd met ingang van 30 juni 2011, de overeenkomsten subsidiair opzegt met ingang van 30 juni 2012.
2.17. Duck Global heeft een kortgedingprocedure gevoerd tegen Bolton, waarin zij heeft gevorderd, kort gezegd, dat Bolton wordt veroordeeld de door Duck Global gestelde inbreuk op haar merkrechten, te staken. Bij vonnis van 15 september 2011 heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank deze vorderingen van Duck Global afgewezen.
2.18. Na het kortgedingvonnis heeft [B] van Bolton (hierna: [B]) bij
e-mail van 11 oktober 2011 aan [A] geschreven dat hij graag een bijeenkomst wil organiseren, waar zij kunnen spreken over de toekomstige activiteiten door Bolton en eventuele andere lopende zaken. In die e-mail laat hij – vooruitlopend op de te houden bijeenkomst – weten dat Bolton heeft besloten WC Eend Afvoerontstopper terug te trekken uit de handel. [A] heeft op 13 oktober 2011 aan [B] laten weten dit met de advocaten van SC Johnson te bespreken en daar begin volgende week op terug te komen.
2.19. Bij brief van 13 oktober 2011 heeft Duck Global aan Bolton onder meer geschreven dat zij van mening blijft dat de overeenkomsten rechtsgeldig met onmiddellijke ingang zijn beëindigd per 1 juli 2011, zoals weergegeven in de brief van 29 maart 2011, dan wel met ingang van 30 juni 2012, zoals weergegeven in de brief van 27 mei 2011. Als “further back up position” en als reactie op het verwijt in het kortgedingvonnis van 15 september 2011, dat Duck Global Bolton niet in gebreke heeft gesteld, verwijt zij Bolton op het moment van schrijven in ernstige mate tekort te komen in de nakoming van haar verplichtingen onder de overeenkomsten. Deze brief noemt de volgende tekortkomingen:
1) de verkoop van nieuwe producten zonder toestemming, zoals:
- WC EEND Afvoerontstopper;
- WC EEND Total Clean Spray;
- WC EEND Energy kalkverwijderend Poeder;
- WC EEND Energy Bleek Poeder.
2) het gebruik van nieuwe submerken zonder toestemming, zoals:
- Energy;
- Intense;
- Deo Power;
- Deo Clip;
- Anti ODOUR System.
3) het gebruik van deze submerken in een groter formaat dan het WC EEND-merk;
4) het gebruik van andere leveranciers zonder toestemming;
5) het registreren van de domeinnaam ‘wceend.nl’.
In de brief wordt Bolton een termijn van drie maanden vanaf 13 oktober 2011 gegund om deze tekortkomingen ongedaan te maken.
2.20. Bij e-mail van 22 oktober 2011 heeft [A] aan [B] geschreven dat zij in de te organiseren bijeenkomst het transitieplan van Bolton wenst te bespreken, dat Bolton over de BES al in de lente van 2009 en opnieuw in het voorjaar van 2010 is geïnformeerd en dat Duck Global heeft verzocht om een tijdslijn voor de implementatie daarvan. Ook heeft zij erop gewezen dat gedurende 2010 herhaaldelijk een dergelijk verzoek is gedaan. Ten slotte verzoekt zij dat Bolton uiterlijk op 1 januari 2012 een transitieplan, inclusief tijdslijn, opstelt.
2.21. Duck Global heeft bij brief van 3 november 2011 onder meer geschreven dat zij uiterlijk op 7 december 2011 een concept-transitieplan wenst te ontvangen en dat, indien Bolton nalaat hieraan te voldoen, dit wordt aangemerkt als een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomsten.
2.22. In reactie op de e-mail van 22 oktober 2011 en de brief van Duck Global van 3 november 2011 heeft [B] op 11 november 2011 aan [A] onder meer geschreven, dat uit het kortgedingvonnis niet volgt dat Bolton de verplichting heeft de BES na te leven, dat hun relatie wordt beheerst door de redelijkheid en billijkheid en dat Duck Global tot op heden niet heeft kunnen uitleggen waarom Bolton niet goed zou presteren door de BES niet na te leven en de producten succesvol te verkopen op de manier zoals zij thans doet. Bolton voegt daaraan toe dat zij nog steeds niet de mogelijkheid heeft gehad de BES met Duck Global te bespreken en dat bij de zitting in kort geding zelfs is gebleken dat er een aangepaste versie van de BES beschikbaar is, en het vreemd is om Bolton een verouderde versie op te dringen.
2.23. Vervolgens hebben partijen afgesproken bijeen te komen op 31 januari 2012.
2.24. Bij e-mail van 7 december 2011 heeft [B] aan [A] geschreven, voor zover hier van belang:
“I noted that you insist that layers shall be present at our intended meeting and although we believe this to be the wrong approach, we will accommodate you accordingly.
(…)
You remind us of the deadline imposed by you for a transition plan, e.g. 7 December 2011, but until today you have not provided us with the new Brand Equity Standards yet, let alone with any explanation on it. (…)
We need to be informed in a timely and reasonable manner, we need to understand the contents and discuss the question whether the guidelines need to be implemented for the Netherlands market (and if so: to what extent and under which conditions). The latter you seem to refuse, because again you present the Guidelines as mandatory.”.
2.25. Op 13 december 2011 heeft Duck Global de 2012-versie van de BES aan Bolton toegezonden.
2.26. Bij e-mail van 16 december 2011 heeft [B] aan [A] geschreven, voor zover hier van belang:
“We also understand that the revised Global Equity Standards have now arrived at our lawyer’s office. That is good news as for the first time we can understand what the new standards are. Your lawyer (and I guesss also you) seems to think that we are able to provide you by December 23, 2011 with a complete transition plan and also provide you with a plan for the advertising for 2012.
We are simply not able to do so. (…)
We are happy to go over the standards during our upcoming meeting. You can present them and we can have a meaningful discussion on the position of WC EEND in the Netherlands and the steps forward.
In order for us to prepare it would be helpful if we could receive, well in advance of the meeting, the transition plans for the Duck brand in Germany, Austria and Switzerland. We assume that you have plans available for these countries as you are still using the packaging that was used before you acquired the brand in these countries in 2008. We can learn from the changes you want to make and above all the timing you envisage (and also your idea about the costs linked to the change and your contribution thereto.”.
2.27. Na een discussie over de agendapunten voor de bijeenkomst van 31 januari 2012 hebben partijen de agenda vastgesteld. Op die agenda staat onder meer onder punt 6 “Tentative thoughts Bolton on Transition Plan” en onder 7 het door Duck Global opgestelde “Transition Plan of January 27, 2012”.
2.28. Bij e-mail van 6 maart 2012 heeft [B] aan [A] geschreven, voor zover hier van belang:
“Following our meeting in Amsterdam we are working on a draft transition plan and are making good progress. The team has a few questions on which we need answers. Please have a look at it and let me know the answers at your convenience.”
Daarna volgen een tiental vragen, dan wel verzoeken, waaronder het verzoek om toegang tot de “fonts, print, POS etc” [de rechtbank begrijpt: de modellen van de in de BES gebruikte afbeeldingen], waarmee het volgens [B] eenvoudiger wordt het werk uit te voeren. In reactie op de vragen en verzoeken heeft Duck Global onder meer geschreven dat Bolton, zodra overeenstemming is bereikt over het transitieplan, zal worden gevraagd om direct te werken met de European Marketing Director – Home Cleaning en wordt toegezegd dat een dvd wordt gezonden met reclamefilms en -materiaal dat in de afgelopen drie jaar is gebruikt.
2.29. Op 13 april 2012 heeft [B] aan [A] een concept-transitieplan gezonden. In de begeleidende e-mail van die datum schrijft hij, voor zover hier van belang:
“Attached you will find the second draft of our transition plan. This follows our first and provisional plan presented to you during the January 31, 2012 meeting. (…)
Our current planning (assuming all open questions are answered) is that stage 1 can be implemented early 2013. This is the first feasible date for a number of practical reasons: (…)”.
3. Het geschil
3.1. Bolton vordert in de zaak 11-2330 – na vermeerdering van eis – dat de rechtbank bij voor zover rechtens mogelijk uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:
a) verklaart voor recht dat Duck Global de overeenkomsten niet op enig moment rechtsgeldig heeft opgezegd dan wel beëindigd;
b) Duck Global gebiedt de overeenkomsten na te komen, op straffe van een dwangsom;
c) Duck Global veroordeelt in de redelijke en evenredige kosten van het geding, met inbegrip van buitengerechtelijke kosten, op grond van artikel 1019h Rv, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW Pro vanaf veertien dagen na de datum van het vonnis.
3.2. Bolton stelt daartoe, kort samengevat, dat partijen blijkens de overeenkomsten en de brieven van Düring van 17 en 31 oktober 2001 (hierna: de Düring-brieven), waarin het karakter van de overeenkomst als eeuwigdurend is omschreven, expliciet zijn overeengekomen dat de overeenkomsten niet opgezegd kunnen worden, tenzij sprake is van een grove tekortkoming. Aangezien geen sprake is van een grove tekortkoming, is de beëindiging niet rechtsgeldig en is Duck Global gehouden de overeenkomst na te komen. Zelfs al zou Bolton tekort zijn geschoten, dan is geen sprake van een grove tekortkoming die beëindiging rechtvaardigt. Bovendien heeft Duck Global niet eerder haar beklag over de tekortkomingen gedaan, zodat zij zich daarop niet kan beroepen. Gelet op het bijzondere karakter van de overeenkomsten en het feit dat zij al ruim 27 jaar gelden, staan de redelijkheid en billijkheid er in dit geval aan in de weg dat de overeenkomsten worden beëindigd.
3.3. Duck Global vordert in de zaak 11-2182 – na wijziging van eis – dat de rechtbank bij voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:
a) verklaart voor recht dat Bolton jegens Duck Global tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen op grond van de overeenkomsten;
b) primair:
verklaart voor recht dat Duck Global de overeenkomsten rechtsgeldig met onmiddellijke ingang, althans per 30 juni 2011 heeft opgezegd door middel van haar brief van 29 maart 2011;
subsidiair:
de overeenkomsten ontbindt met ingang van 1 juli 2012, althans een zodanige datum als de rechtbank in goede justitie redelijk zal oordelen;
c) Bolton veroordeelt tot vergoeding van de schade – nader op te maken bij staat – die Duck Global als gevolg van de tekortkomingen van Bolton en haar merkinbreuken heeft geleden en nog zal lijden;
d) Bolton beveelt na verloop van twee weken na betekening van dit vonnis, dan wel (indien deze datum na het vonnis zal zijn) vanaf de datum waarop de overeenkomsten zullen zijn geëindigd, elk gebruik van het Merk te staken op straffe van een dwangsom;
e) Bolton beveelt zich na betekening van dit vonnis te onthouden van elk gebruik van het Merk in verband met de (mogelijke) introductie op de Nederlandse markt van huishoudelijke producten onder het merk WC Net, of enig ander merk, op straffe van een dwangsom;
f) Bolton beveelt zich, na de datum waarop de overeenkomsten zullen zijn geëindigd, te onthouden van de introductie op de Nederlandse markt van huishoudelijke producten onder het merk WC Net, of enig ander merk, in een verpakking die gelijk is aan de verpakking waaronder Bolton de WC EEND-producten heeft verkocht, dan wel van huishoudelijke producten die verwarringswekkende overeenstemming vertonen met de WC EEND-producten die door Bolton op de Nederlandse markt zijn verkocht, op straffe van een dwangsom;
g) Bolton veroordeelt tot de redelijke en evenredige kosten van deze procedure, met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten, op grond van artikel 1019h Rv.
3.4. Duck Global stelt daartoe, kort samengevat, dat Bolton tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomsten. Zij heeft zonder toestemming nieuwe producten op de markt gebracht. Uit de Düring-brieven volgt niet dat Bolton toekomstige producten zonder toestemming op de markt mag brengen. Deze brieven herstellen alleen het feit dat sommige producten zonder schriftelijke overeenkomst door Verwet op de markt waren gebracht en gelden dan ook voor de producten zoals die tot dat moment op de markt waren. Verder heeft Bolton gebruik gemaakt van (sub)merken, heeft zij twee merken en een domeinnaam zonder toestemming van Duck Global geregisteerd en heeft zij, ten aanzien van deze registraties, niet meegewerkt aan overdracht ervan. Verder is Bolton zonder toestemming van Duck Global gewijzigd van leverancier, geeft zij geen informatie over wie haar leveranciers zijn, heeft zij de audit belemmerd en weigert zij de BES te implementeren. Op grond van deze ernstige tekortkomingen zijn de overeenkomsten rechtsgeldig beëindigd. In ieder geval, subsidiair, leveren deze tekortkomingen en de verstoorde verhoudingen tussen partijen omstandigheden op die ontbinding van de overeenkomsten rechtvaardigen op grond van artikel 6.1 sub c (‘unzumutbarkeit’) van de eerste overeenkomst, dan wel op grond van de redelijkheid en billijkheid (artikel 6:248 BW Pro), dan wel op grond van onvoorziene omstandigheden (artikel 6:258 BW Pro).
3.5. In beide zaken wordt verweer gevoerd. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4. De beoordeling
4.1. Aangezien de beantwoording van de vraag of de vorderingen van Bolton in de zaak 11-2330 kunnen worden toegewezen afhankelijk is van het antwoord op de vraag of de overeenkomsten door Duck Global rechtsgeldig zijn opgezegd dan wel, subsidiair, alsnog ontbonden kunnen worden, zal de rechtbank eerst een oordeel geven over de vorderingen van Duck Global in de zaak 11-2182.
in de zaak 11-2182
Toerekenbare tekortkoming in de nakoming
4.2. Bij de beoordeling van de vorderingen van Duck Global ziet de rechtbank zich allereerst gesteld voor de vraag of Bolton toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen op grond van de overeenkomsten. De afspraken tussen partijen zijn vastgelegd in de overeenkomsten en de Düring-brieven. De vraag hoe de verhouding van partijen in schriftelijk vastgelegde afspraken is geregeld, kan niet worden beantwoord op grond van alleen maar een zuiver taalkundige uitleg van deze afspraken. Voor de beantwoording van die vraag komt het immers aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.
Bestendige praktijk
4.3. Tussen partijen zijn de volgende feiten en omstandigheden niet in geschil. Verwet heeft jarenlang met instemming van Düring nieuwe producten onder het merk WC EEND op de markt gebracht zonder dat daarvoor telkens een afzonderlijke licentieovereenkomst werd opgesteld. Verwet heeft al die tijd voor alle door haar op de markt gebrachte producten, waaronder de producten waarvoor geen afzonderlijke licentieovereenkomst is afgesloten, royalty’s afgedragen. Daarbij verschafte zij een jaarlijks overzicht met een specificatie per product. Uit zijn brief van 31 oktober 2001 blijkt dat Düring met deze praktijk instemde. Het is niet gesteld of gebleken dat deze praktijk is gewijzigd na de overname van Verwet door Bolton of dat Düring na zijn brief van 31 oktober 2001 heeft geprotesteerd tegen de voortzetting van deze praktijk door Bolton. De rechtbank stelt dan ook vast dat tussen partijen een bestendige praktijk bestond, die inhield dat Bolton nieuwe producten onder het merk WC EEND op de markt bracht, zonder dat zij daarvoor voorafgaande toestemming verkreeg van Düring.
4.4. In deze praktijk is na de overname van de aandelen in Düring door SC Johnson in december 2008 geen verandering gekomen. Duck Global wist welke producten Bolton op de markt bracht. Bolton had daarvan immers een presentatie gegeven en droeg daarover royalty’s af met een specificatie per product. Duck Global heeft hiertegen destijds geen bezwaar gemaakt. Duck Global heeft naar eigen zeggen voor het eerst tijdens een bijeenkomst op 12 mei 2010 aan Bolton laten weten dat zij niet kan instemmen met het verhandelen van nieuwe producten zonder dat zij daarvoor een licentie heeft verstrekt. Of dit inderdaad zo is, zoals Bolton betwist, kan in het midden blijven. Op grond van de brief van 27 mei 2010 van Duck Global (zie hiervoor onder 2.11) moet het voor Bolton namelijk in ieder geval vanaf die datum duidelijk zijn geweest, dat Duck Global voortaan verlangde dat zij voorafgaand aan het op de markt brengen van een nieuw product een nieuwe licentieovereenkomst zou afsluiten.
4.5. Partijen twisten over het antwoord op de vraag of het Bolton op grond van de Düring-brief van 31 oktober 2001 is toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van Duck Global nieuwe producten op de markt te brengen. De rechtbank komt echter niet toe aan beantwoording van die vraag, omdat dit voor de beoordeling van dit geschil niet meer van belang is. Zelfs al zou Duck Global namelijk worden gevolgd in haar betoog dat deze brief zo moet worden begrepen dat Düring alleen toestemming heeft gegeven voor de tot dat moment door Verwet op de markt gebrachte producten, dan nog moet op grond van de ook na 31 oktober 2001 voortgezette bestendige praktijk worden vastgesteld dat Duck Global tot mei 2010 tegen het verhandelen van nieuwe producten door Bolton geen bezwaar heeft gemaakt. De rechtbank is op grond hiervan van oordeel dat een eventuele tekortkoming (inhoudende dat Bolton zonder toestemming nieuwe producten op de markt heeft gebracht) hoe dan ook niet toerekenbaar is
ten aanzien van de producten die Bolton tot mei 2010 op de markt heeft gebracht. Gelet op de genoemde bestendige praktijk tot mei 2010 mocht Bolton er namelijk gerechtvaardigd op vertrouwen dat (ook) Duck Global met deze handelwijze instemde.
Nieuwe producten na mei 2010
4.6. Duck Global heeft gesteld dat Bolton tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomsten, doordat zij ook na de brief van 27 mei 2010 zonder toestemming nieuwe producten op de markt heeft gebracht. Zij heeft in dit verband ter comparitie gesteld dat het hier bijvoorbeeld betreft de WC EEND Extra Parfum Anti Odour-lijn, de WC EEND Total Clean Spray, de WC Eend Intense Deo Power-toiletblokken en de WC Eend Energy Deo Clip. Voor het laatste product heeft Bolton octrooi aangevraagd en verkregen, waaruit des te meer blijkt dat sprake is van een nieuw product, aldus Duck Global.
4.7. Bolton heeft hiertegen aangevoerd dat deze producten niet na 27 mei 2010 op de markt zijn gebracht. Zij heeft hiertoe verwezen naar een overzicht van haar productlijnen, overgelegd als productie 4A5 bij haar conclusie van antwoord, waarin het tijdstip van (her)introductie van deze WC EEND-producten staat vermeld. De WC EEND Extra Parfum Anti Odour-lijn en de WC EEND Total Clean Spray dateren van 2006 en de WC Eend Intense Deo Power-toiletblokken dateren van 2004. Alleen de WC Eend Energy Deo Clip dateert van 2010, maar dit product zelf bestond al in 2007. In 2010 is alleen de clip toegevoegd. Dit is geen nieuw product, maar een zogenoemde upgrade, aldus Bolton.
4.8. De rechtbank is van oordeel dat Bolton met de verwijzing naar het onder 4.7 vermelde overzicht voldoende gemotiveerd heeft betwist dat zij na 27 mei 2010 nieuwe producten op de markt heeft gebracht. In het licht van deze gemotiveerde betwisting heeft Duck Global haar stelling onvoldoende gemotiveerd. Ten aanzien van de WC EEND Total Clean Spray geldt overigens dat Bolton dit product inmiddels na de door Duck Global gezonden ingebrekestelling van 13 oktober 2011 niet meer op de markt brengt, zodat van enige tekortkoming in de nakoming met betrekking tot dit product hoe dan ook geen sprake meer kan zijn. Voorts acht de rechtbank het op de markt brengen van upgrades van bestaande WC EEND-producten niet in strijd met de overeenkomsten. In dit verband heeft Bolton aangevoerd en Duck Global onvoldoende gemotiveerd weersproken dat goed licentienemerschap vereist dat producten voordurend aan de wensen van de consument en de afnemers worden aangepast door upgrades door te voeren. Hieronder moet worden begrepen de aanpassing van bestaande producten aan bijvoorbeeld trends en seizoenen. De omstandigheid dat Bolton in 2010 en 2011 upgrades van bestaande producten op de markt heeft gebracht, levert dan ook geen tekortkoming op in de nakoming van de overeenkomsten. Dit is niet anders ten aanzien van de WC Eend Energy Deo Clip. Hierover heeft Bolton onweersproken gesteld dat dit product al in 2007 bestond. De rechtbank heeft op basis van eerdergenoemd overzicht vastgesteld dat er tussen het in 2010 op de markt gebrachte product enerzijds en het in 2007 op de markt gebrachte WC EEND Energy block Ocean Fresh en de zogenoemde relaunch in 2008 anderzijds nauwelijks uiterlijk waarneembare verschillen zichtbaar zijn. Van een nieuw product is dan ook geen sprake. Duck Global heeft onvoldoende gemotiveerd en evenmin is gebleken dat de omstandigheid, dat aan het product een technische toepassing (de Clip) is toegevoegd, die octrooieerbaar is, ertoe leidt dat sprake is van een nieuw product.
Gebruik (sub)merken in groter formaat dan WC EEND-merk
4.9. Duck Global heeft gesteld dat Bolton in strijd handelt met de overeenkomsten, doordat zij gebruik maakt van andere merken dan het WC EEND-merk en van submerken, zoals INTENSE, ENERGY, ANTI ODOUR, TOTAL CLEAN (SPRAY), DEO CLIP en DEO POWER. Verder is het in strijd met de overeenkomsten om deze (sub)merken groter af te beelden dan het WC EEND-merk. Duck Global verwijst in dit verband naar artikel 5 van Pro de eerste overeenkomst (zie hiervoor onder 2.5) en daarmee vergelijkbare bepalingen in de andere overeenkomsten.
4.10. Bolton heeft hiertegen onder meer aangevoerd dat de door Duck Global aangehaalde tekens niet zijn aan te merken als een “Fabrikmarke” of “eigener Marken”, zodat er geen sprake van is dat zij dergelijke merken aanbrengt op haar WC EEND-verpakkingen.
4.11. De rechtbank is van oordeel dat de door Bolton gebruikte tekens beschrijvend zijn voor de hier aan de orde zijnde producten en daarom niet zijn te beschouwen als een “Fabrikmarke” of “eigener Marken” als bedoeld in de overeenkomsten. De omstandigheid dat deze tekens door Bolton in het buitenland in combinatie met haar eigen merk WC NET worden gebruikt en de omstandigheid dat Bolton woordcombinaties van deze tekens met WC NET als merk heeft gedeponeerd, maakt dit niet anders. Op de WC EEND-producten in Nederland staat immers niet het WC NET-merk. Dat Bolton op haar WC EEND-verpakkingen achter de tekens soms tevens het TM-teken heeft geplaatst, kan hieraan niet afdoen, omdat deze aanduiding niet maakt dat de betreffende tekens daarmee een merk worden. Gesteld noch gebleken is dat de overeenkomst zo moet worden uitgelegd dat onder het begrip “Fabriksmarke” of eigener “Marken” ook het gebruik van een teken is te verstaan dat door het publiek als merk zou kunnen worden opgevat. Bolton handelt dan ook niet in strijd met de overeenkomsten door de bedoelde tekens op haar WC EEND-verpakkingen te gebruiken. Nu geen sprake is van gebruik van een “Fabrikmarke” of “eigener Marken” als bedoeld in de overeenkomsten, levert de omstandigheid dat de tekens in voorkomende gevallen groter zijn afgebeeld dan het WC EEND-merk, evenmin een tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomsten op. Overigens heeft Bolton de tekens inmiddels, na de ingebrekestelling van 13 oktober 2011, kleiner weergegeven dan het WC EEND-merk.
4.12. De rechtbank begrijpt het standpunt van Duck Global voorts aldus dat haar bezwaar tegen het gebruik van de beschrijvende tekens erin is gelegen dat de producten van WC EEND in Nederland daardoor gelijkenis vertonen met de producten van WC NET in het buitenland. Bolton heeft erkend dat haar reclames voor WC NET in het buitenland en voor WC EEND in Nederland overeenstemmen. Zij heeft toegelicht dat zij dit doet ter besparing van kosten. Bolton heeft daarnaast gesteld dat Düring geen bezwaar had tegen haar activiteiten met WC NET. Duck Global heeft betwist dat Düring op de hoogte was van deze activiteiten. De vraag, of Düring op de hoogte was van deze activiteiten, kan echter in het midden blijven. Duck Global heeft immers, behoudens haar onder 4.9 weergegeven stelling, niet gesteld op grond waarvan het gebruik van vermeldingen op de WC EEND-verpakkingen in strijd zou zijn met de overeenkomsten. Voor zover Duck Global in dit verband een beroep heeft gedaan op artikel 2.32 BVIE, dat bepaalt dat de merkhouder zijn merkrecht kan inroepen tegen een licentiehouder die handelt in strijd met de licentieovereenkomst, wordt dit beroep om diezelfde reden verworpen. Duck Global heeft in dit verband nog wel gewezen op haar wens de brand equity van WC EEND te beschermen, in welk verband zij het niet wenselijk vindt dat de verpakkingen en reclames van WC EEND in Nederland uiterlijk overeenkomen met die van WC NET in het buitenland. Deze stelling zal hierna bij de bespreking van de implementatie van de BES aan de orde komen.
Gebruik andere leveranciers
4.13. Duck Global heeft gesteld dat Bolton tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomsten, doordat zij gebruik maakt van andere leveranciers dan de leveranciers die partijen zijn overeengekomen en doordat Bolton thans weigert om inzage te geven in wie haar huidige leveranciers zijn.
4.14. Bolton heeft hiertegen aangevoerd dat partijen in de brief van 31 oktober 2001 expliciet zijn overeengekomen dat Bolton zonder toestemming van Duck Global gebruik mag maken van andere leveranciers.
4.15. Naar het oordeel van de rechtbank moet op grond van de brief van 31 oktober 2001 worden vastgesteld dat Düring ermee bekend was en ermee instemde, dat Bolton producten op de markt bracht die waren geproduceerd door andere leveranciers dan de leveranciers die in de overeenkomsten zijn genoemd. Het is niet gesteld of gebleken dat Düring hier na 2001 bezwaar tegen had. Zo heeft Bolton onder meer gewezen op een brief van Düring van 2 november 2004, overgelegd als productie 4A20 bij haar conclusie van antwoord, waarin Düring laat weten welke kwaliteitseisen wat hem betreft in acht genomen moeten worden bij het kiezen van een nieuwe leverancier. De rechtbank gaat er dan ook van uit dat tussen Bolton en Düring een bestendige praktijk bestond, die inhield dat Bolton gebruik mocht maken van andere dan de in de overeenkomst aangeduide leveranciers, zodat handelen overeenkomstig deze praktijk niet als een tekortkoming in de nakoming kan worden aangemerkt.
4.16. De omstandigheid dat Bolton geen inzage heeft verstrekt in wie haar huidige leveranciers zijn, maakt evenmin dat sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, aangezien een dergelijke verplichting niet in de overeenkomsten is opgenomen. Een dergelijke verplichting zou kunnen voortvloeien uit de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid. Duck Global heeft echter niet gesteld op grond van welke omstandigheden de eisen van redelijkheid en billijkheid meebrengen dat Bolton, in afwijking van de bestendige praktijk, inzage verschaft in wie haar leveranciers zijn. In dit verband overweegt de rechtbank dat uit de hiervoor aangehaalde brief van Düring uit 2004 valt af te leiden, dat het Düring als merkhouder er vooral om te doen was dat de kwaliteit van de WC EEND-producten van hoog niveau bleef en dat Düring, zolang die kwaliteit gewaarborgd bleef, goed vond wat Bolton deed. Nu Bolton onvoldoende weersproken heeft gesteld, dat zij sinds de overname van Düring door Duck Global geen nieuwe leveranciers heeft ingeschakeld, en Duck Global niet heeft geklaagd over de kwaliteit van de op de markt gebrachte WC EEND-producten, valt niet in te zien op grond waarvan de redelijkheid en billijkheid meebrengen dat Bolton in afwijking van de bestendige praktijk, inzage moet verschaffen in wie haar leveranciers zijn.
Frustratie audit
4.17. Duck Global heeft gesteld dat Bolton in het kader van de audit ten onrechte geen informatie over haar goederenstromen heeft verstrekt en ten onrechte geen toegang heeft gegeven tot haar verkoopcijfers over 2011. Bolton heeft hiertegen aangevoerd dat Duck Global informatie over goederenstromen van buitenlandse groepsmaatschappijen van Bolton wilde ontvangen, maar dat zij daarover niet beschikt, dat Duck Global op die informatie geen recht heeft op grond van de overeenkomsten en dat, nu zij niet heeft gesteld dat elders goederen opduiken, ook niet valt in te zien waarom Duck Global een dergelijk verzoek doet. Ten aanzien van de cijfers over 2011 heeft Bolton aangevoerd dat de royalty-afrekening voor dat jaar nog niet is opgesteld. Gelet op het gemotiveerde verweer van Bolton ten aanzien van de goederenstromen en de verkoopcijfers over 2011, had het op de weg van Duck Global gelegen nader toe te lichten dat en waarom het niet-verschaffen van informatie over de buitenlandse goederenstromen en van verkoopcijfers over 2011 in strijd is met de overeenkomsten. Nu deze toelichting is uitgebleven, acht de rechtbank onvoldoende gemotiveerd dat Bolton de audit heeft gefrustreerd en dat daarom sprake zou zijn van enig tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst.
Registratie domeinnaam, merken
4.18. Duck Global heeft gesteld dat Bolton tekort is gekomen in de nakoming van de overeenkomsten, doordat zij zonder toestemming de domeinnaam wceend.nl, heeft geregistreerd en de merken WC EEND ENERGY POWER GEL en WIJ VAN WC EEND ADVISEREN WC EEND heeft ingeschreven en doordat zij tot heden heeft geweigerd om deze registraties over te dragen.
4.19. Bolton heeft hiertegen aangevoerd dat partijen overeenstemming hebben bereikt over de overdracht van de registraties. Het is echter Duck Global die deze overdracht vertraagt en frustreert, onder andere door in de overdrachtsakte op te nemen dat Bolton tevens goodwill overdraagt, waarvan niet duidelijk is wat daarmee wordt bedoeld. Duck Global weigert bovendien ten onrechte aan Bolton de garantie te geven dat zij de domeinnaam mag blijven gebruiken en te erkennen dat het auteursrecht op de slogan WIJ VAN WC EEND ADVISEREN WC EEND bij Bolton berust. Van enige tekortkoming in de nakoming is dan ook geen sprake, aldus Bolton.
4.20. Ten aanzien van de registratie van de domeinnaam oordeelt de rechtbank dat dit past binnen een normale exploitatie van de WC EEND-producten door Bolton in Nederland. De domeinnaam is ook alleen op Nederland gericht. Niet valt in te zien dat deze registratie schade toebrengt aan het WC EEND-merk. Van een tekortkoming in de nakoming is dan ook geen sprake.
4.21. Het voorgaande is anders ten aanzien van de inschrijving van de merken door Bolton. Hoewel de overeenkomsten zelf niet voorzien in een verbod op het inschrijven van merken, geldt dat goed licentienemerschap meebrengt dat de licentienemer zich onthoudt van het inschrijven van een merk waarin het merk is opgenomen van zijn licentiegever. Als licentiegever hoeft Duck Global deze inschrijvingen niet te dulden. Door deze inschrijvingen is dan ook sprake van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomsten. Anders dan Duck Global meent, is deze tekortkoming in de nakoming onvoldoende ernstig om de ontbinding van de overeenkomst te rechtvaardigen. Daarbij betrekt de rechtbank dat deze tekortkoming eenvoudig ongedaan gemaakt kan worden door onvoorwaardelijke overdracht door Bolton van de merken aan Duck Global. De gevorderde verklaring voor recht is op dit punt wel toewijsbaar.
Implementatie BES
4.22. Duck Global heeft gesteld dat Bolton tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomsten, omdat zij ondanks herhaaldelijk verzoek en aandringen van Duck Global heeft geweigerd de transitie naar de BES snel en voortvarend ter hand te nemen. Zij verwijst in dit verband naar het door haar als productie 43 overgelegde overzicht (waarin onder meer de hiervoor onder 2.10 tot en met 2.29 weergegeven correspondentie wordt vermeld), welk overzicht zich volgens Duck Global het best laat typeren als het ‘geharrewar’ over de overgang naar de BES. Uit het overzicht volgt dat Bolton gewoonweg niet aan de BES wil, terwijl het voor Duck Global van groot belang is dat Bolton de BES implementeert. Duck Global benadrukt dat zij haar merk overal hetzelfde ‘global image’ wil geven. Door uniformiteit en consistentie in de productpresentatie, stilering en uitstraling wordt de zichtbaarheid en herkenbaarheid van het merk voor de consument vergroot en daarmee kan Duck Global in nog meer landen een nummer één positie voor WC- en badkamerreinigingsmiddelen krijgen of behouden. Voor Duck Global is van belang dat de consument overal ter wereld hetzelfde merkbeeld ziet, omdat dit de indruk versterkt dat sprake is van een sterk, succesvol en betrouwbaar merk, aldus steeds Duck Global.
4.23. Bolton heeft hiertegen aangevoerd dat op grond van de overeenkomsten geen verplichting bestaat de BES te implementeren. Bolton heeft zich desondanks coöperatief opgesteld ten opzichte van de wens van Duck Global tot implementatie van de BES. Zij heeft in dit verband echter benadrukt dat zij graag met Duck Global over aanpassingen wilde praten. Bolton kan de ideeën van Duck Global namelijk niet blind volgen, aangezien rekening gehouden moet worden met de marktbehoefte in Nederland. Bolton voert verder aan dat de WC EEND-producten in landen waar Duck Global het heft in eigen hand heeft, in grote mate afwijken van de BES, waaruit volgt dat Duck Global zelf kennelijk geen reden ziet de BES op stel en sprong na te leven. Verder voert Bolton aan dat zij de laatste versie van de BES pas recent heeft ontvangen, zodat haar niet verweten kan worden dat zij zich daaraan niet eerder heeft geconformeerd. Ten slotte voert Bolton aan dat onredelijk is dat Duck Global zelf niet wil bijdragen aan de kosten die Bolton zou moeten maken om de transitie mogelijk te maken en dat het commerciële risico, dat de consument wordt vervreemd van de WC EEND-producten, geheel bij Bolton komt te liggen, aldus steeds Bolton.
4.24. Hoewel de overeenkomsten geen verplichting inhouden voor Bolton om zich te conformeren aan de BES, brengt goed licentienemerschap met zich dat Bolton tegemoet komt aan de redelijke eisen van haar licentiegever. De eis dat Bolton zich conformeert aan de BES, acht de rechtbank redelijk in het licht van de gegeven toelichting door Duck Global. Duck Global heeft in dit verband voldoende gemotiveerd dat zij er belang bij heeft dat haar merk een uniforme uitstraling heeft. Uit de stukken en het verhandelde ter zitting blijkt de rechtbank dat na de overname van Düring door Duck Global een andere wind is gaan waaien. Tot die overname heeft Bolton op de Nederlandse markt lange tijd een grote mate van vrijheid gehad en heeft zij in een goede verstandhouding met Düring gedaan wat zij zelf in het belang van het WC EEND-merk vond. Tussen partijen is niet in geschil dat zij dit met veel succes heeft gedaan. Bolton identificeerde zich met WC EEND, wat alleen al blijkt uit de slogan met de aanhef ‘WIJ VAN WC EEND’. Na de overname heeft Duck Global echter de positionering van haar merk op de markt meer in eigen hand willen nemen en is zij op grond van haar wens haar merk een uniforme uitstraling te geven van Bolton gaan verlangen dat de BES worden geïmplementeerd. Hoezeer invoelbaar is dat Bolton, mede gelet op de vrijheid die zij kennelijk jarenlang van Düring heeft gekregen, zichzelf het best in staat acht de consument in Nederland aan te voelen, het is aan de merkhouder om te bepalen wat in het belang is van haar merk. Met het betoog van Bolton, dat rekening gehouden moet worden met de marktbehoefte in Nederland en dat zij daarom niet gehouden kan worden de BES zonder meer implementeren, miskent zij dan ook dat niet zijzelf, maar de merkhouder degene is die bepaalt hoe diens merk wordt gepositioneerd. De rechtbank acht in dit verband voorstelbaar dat Duck Global er moeite mee heeft dat producten met het WC EEND-merk in Nederland dezelfde uitstraling hebben als het WC NET-merk van Bolton in het buitenland. Zelfs al zou worden aangenomen dat Düring met de buitenlandse activiteiten van Bolton onder het WC NET-merk bekend was en daarmee zou hebben ingestemd, Duck Global mag als merkhouder de koers op dit punt wijzigen. Wel geldt daarbij dat goed licentiegeverschap met zich brengt dat de licentiehouder een redelijke termijn wordt geboden om de BES te implementeren en onder omstandigheden eveneens dat de licentiehouder wordt gecompenseerd voor transitiekosten.
4.25. Hoewel uit het voorgaande volgt dat Bolton gehouden is de BES te implementeren en vastgesteld moet worden dat dit tot heden niet is gebeurd, leidt dit in de gegeven omstandigheden niet tot het oordeel dat sprake is van een tekortkoming in de nakoming. Voor zover Duck Global met haar stelling, dat Bolton ‘er gewoon niet aan wil’ bedoelt te betogen dat Bolton zonder ingebrekestelling in verzuim is omdat zij weigert de BES te implementeren, wordt dit betoog verworpen, omdat niet is gebleken dat Bolton in absolute zin heeft geweigerd haar medewerking aan de implementatie van de BES te verlenen. Duck Global heeft weliswaar bij herhaling laten weten dat zij wil dat Bolton de BES implementeert, maar zij heeft daarbij niet een datum genoemd waarbinnen Bolton uiterlijk over moet zijn gegaan op de BES. Voor zover in de e-mail van 22 oktober 2010 en in de brief van 3 november 2011 de data 1 januari 2012 en 7 december 2012 zijn genoemd als uitterste data voor (concept-)transitieplannen, overweegt de rechtbank dat zij uit de hiervoor onder 2.10 tot en met 2.29 weergegeven correspondentie afleidt dat partijen lange tijd met elkaar in overleg zijn geweest over nut en noodzaak van de implementatie van de BES en de daarmee gepaard gaande kosten, terwijl eerst medio december 2011 de nieuwe versie van de BES aan Bolton is toegezonden. Het was daarmee kennelijk ook voor Duck Global tot eind 2011 nog niet duidelijk hoe het merk precies gepositioneerd zou gaan worden. Op grond van deze omstandigheden mocht Bolton redelijkerwijs aannemen en er gerechtvaardigd op vertrouwen dat partijen nog met elkaar in gesprek waren over de implementatie van de BES en er nog geen sprake was van een mogelijk tekort schieten in de nakoming van de overeenkomst.
Vorderingen onder a), b) primair en c)
4.26. Nu van een voldoende zwaarwegende en toerekenbare tekortkoming in de nakoming geen sprake is, zal de vordering van Duck Global strekkende tot de verklaring voor recht onder a) worden afgewezen, met uitzondering voor wat betreft de tekortkoming in de nakoming ten aanzien van de merkinschrijvingen, zoals hiervoor onder 4.21 is overwogen. Hieruit volgt eveneens dat de vordering onder b) primair niet toewijsbaar is, waarbij geldt dat de tekortkoming ten aanzien van de merkinschrijvingen onvoldoende ernstig is om ontbinding te rechtvaardigen.
4.27. De vordering onder c) zal eveneens worden afgewezen, omdat de gevorderde schadevergoeding is gebaseerd op de gestelde tekortkomingen in de nakoming, en daarvan geen sprake is. Voor zover de schadevergoeding is gebaseerd op de gestelde merkinbreuk is die evenmin toewijsbaar. De grondslag van die vordering is gebaseerd op een rechtsgeldige beëindiging van de licentieovereenkomst, als gevolg waarvan Bolton niet langer gerechtigd zou zijn het merk WC EEND te voeren. Nu geoordeeld is dat de overeenkomst niet rechtsgeldig is opgezegd, is geen sprake van merkinbreuk. Nu gesteld noch gebleken is dat Duck Global schade heeft geleden als gevolg van de hiervoor onder 4.21 genoemde merkinschrijvingen, is de vordering op dit punt evenmin toewijsbaar.
Ontbinding van de overeenkomsten
4.28. De rechtbank ziet zich thans gesteld voor de vraag of de vordering onder b) subsidiair kan worden toegewezen.
4.29. De rechtbank oordeelt allereerst dat de omstandigheid dat Düring in zijn brief van 17 oktober 2001 schrijft dat de overeenkomst “everlasting” is, niet betekent dat die overeenkomst in het geheel niet kan worden opgezegd, zoals Bolton heeft aangevoerd. Dit volgt ook uit de brief van Düring. In die brief wordt daaraan immers de voorwaarde verbonden dat Bolton, althans Verwet, de royalty’s blijft betalen en gebonden is aan de eerste overeenkomst. Aangezien in artikel 6 van Pro de eerste overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald onder welke voorwaarden deze overeenkomst opzegbaar is (zie hiervoor onder 2.5), betekent dit dat opzegging op alle in dat artikel genoemde gronden mogelijk is gebleven.
4.30. Artikel 6 van Pro de eerste overeenkomst bepaalt dat partijen deze overeenkomst vanwege gewichtige redenen kunnen beëindigen en dat één van die redenen is “grobe Vertragsverletzungen”. De rechtbank leest dit als een ‘ernstige tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst’. Zoals hiervoor bij de beoordeling van de vorderingen onder a) en b) primair is overwogen, is daarvan in dit geval geen sprake, zodat de subsidiaire vordering, voor zover gebaseerd op deze opzeggingsgrond, niet toewijsbaar is.
4.31. Duck Global heeft ter onderbouwing van haar vordering onder b) subsidiair ook een beroep gedaan op de in artikel 6, onder c genoemde opzeggingsgrond, te weten andere omstandigheden op grond waarvan redelijkerwijs van haar niet verlangd kan worden de overeenkomst voort te zetten. Daarnaast heeft zij in dit verband een beroep gedaan op de redelijkheid en billijkheid (artikel 6:248 BW Pro) en onvoorziene omstandigheden (artikel 6:258 BW Pro) als opzeggingsgronden.
4.32. In de kern heeft zij hieraan ten grondslag gelegd dat een normale samenwerking tussen Bolton en haar niet langer mogelijk is. Zij heeft in dit verband gesteld dat Bolton niets met haar te maken wil hebben en haar eigen koers wil varen, dat Bolton inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Duck Global, dat Bolton de mogelijkheden frustreert van Duck Global om kwaliteitscontrole uit te oefenen over de producten die Bolton op de markt brengt, dat Bolton weigert om loyaal mee te werken aan het overschakelen op de BES, dat Bolton koppig vasthoudt aan de WC NET look en feel, terwijl zij de bezwaren van Duck Global daartegen kent, en voorts dat Bolton heel andere ideeën heeft over reclame en marketing dan Duck Global, in welk verband Duck Global er ook nog op wijst dat Bolton haar advertentie-uitgaven voor WC EEND in 2011 drastisch heeft teruggeschroefd ten opzichte van de jaren 2007 tot en met 2009.
4.33. Bolton heeft hiertegen aangevoerd dat Duck Global de boel onnodig opstookt en het beeld wil neerzetten dat sprake is van een vechtrelatie tussen partijen alleen om te bewerkstelligen dat de licentieverhouding als onhoudbaar wordt bestempeld, wat niet het geval is. Zij wil graag verder samenwerken, ook aan de BES, maar Duck Global moet haar daarbij wel guidance bieden, door onder ander animatiemateriaal te sturen en haar vragen goed te beantwoorden. Het klopt overigens dat haar advertentiebudget kleiner is geworden, maar haar reclame-inspanningen zijn juist toegenomen, aldus Bolton.
4.34. De rechtbank stelt vast dat de door Duck Global geschetste redenen, waarom samenwerking niet langer mogelijk zou zijn, voornamelijk hun grondslag vinden in de tussen partijen gevoerde discussie over het al dan niet tekortkomen in de nakoming van de overeenkomsten, in het bijzonder ten aanzien van de implementatie van de BES. Dit laatste hangt sterk samen met de moeite die Duck Global heeft met het feit dat haar merk WC EEND in Nederland er hetzelfde uitziet als het WC NET-merk van Bolton in het buitenland. Aangezien in dit vonnis is geoordeeld, dat Duck Global de eis mag stellen dat Bolton de BES implementeert en de verhoudingen tussen Duck Global en Bolton in zoverre duidelijk zijn geworden, moet het naar het oordeel van de rechtbank mogelijk zijn dat partijen op een constructieve wijze verder met elkaar samenwerken. De rechtbank is dan ook niet gebleken van een situatie, waarin in redelijkheid van Duck Global niet gevergd kan worden de overeenkomst voort te zetten, dan wel van een situatie op grond waarvan de overeenkomst met toepassing van de artikelen 6:248 BW of 6:258 BW kan worden beëindigd.
4.35. Het voorgaande betekent dat de vordering onder b) subsidiair niet toewijsbaar is. Nu de vorderingen onder d), e) en f) uitgaan van de situatie dat de overeenkomsten zijn geëindigd of zullen eindigen en dat niet het geval is, zullen deze vorderingen eveneens worden afgewezen.
Kosten
4.36. Duck Global zal, als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij, in de proceskosten van deze procedure worden veroordeeld. Aangezien partijen ten aanzien van de kosten op grond van artikel 1019h Rv zijn overeengekomen dat die worden vastgesteld op € 50.000,- per zaak, zal Duck Global worden veroordeeld dit bedrag aan proceskosten te betalen. De vordering te bepalen dat deze kosten binnen veertien dagen na dit vonnis moeten zijn voldaan, bij gebreke waarvan Duck Global van rechtswege in verzuim zal zijn, is, als onweersproken, toewijsbaar.
in de zaak 11-2330
Verklaring voor recht
4.37. Uit hetgeen hiervoor is geoordeeld in de zaak 11-2182 vloeit voort dat Duck Global de overeenkomsten niet op enig moment rechtsgeldig heeft opgezegd dan wel heeft beëindigd. De door Bolton onder a) gevorderde verklaring voor recht zal daarom worden toegewezen.
Gebod nakoming
4.38. Nu uit al het voorgaande volgt dat de overeenkomsten niet zijn beëindigd en deze daarom nog van kracht zijn, heeft Bolton geen afzonderlijk belang bij toewijzing van een gebod dat Duck Global de overeenkomsten, op straffe van een dwangsom, dient na te komen. Dit zou anders zijn, als er concrete aanwijzingen zouden zijn dat Duck Global de overeenkomsten na dit vonnis niet zal naleven. Feiten of omstandigheden, waaruit dergelijke concrete aanwijzingen kunnen blijken, zijn echter gesteld noch gebleken. De vordering onder b) zal daarom worden afgewezen.
Kosten
4.39. Duck Global zal, als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij, in de proceskosten van deze procedure worden veroordeeld. Aangezien partijen ten aanzien van de kosten op grond van artikel 1019h Rv zijn overeengekomen dat die worden vastgesteld op € 50.000,- per zaak, zal Duck Global worden veroordeeld dit bedrag aan proceskosten te betalen. De gevorderde wettelijke rente over de proceskosten is, als onweersproken, toewijsbaar vanaf veertien dagen na de datum van het vonnis.
5. De beslissing
De rechtbank
in de zaak 11-2330:
5.1. verklaart voor recht dat Duck Global de overeenkomsten niet op enig moment rechtsgeldig heeft opgezegd dan wel beëindigd;
5.2. veroordeelt Duck Global in de proceskosten, aan de zijde van Bolton tot op heden begroot op € 50.000,-, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW Pro vanaf veertien dagen na de datum van dit vonnis;
5.3. verklaart de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;
5.4. wijst het meer of anders gevorderde af;
in de zaak 11-2182:
5.5. verklaart voor recht dat Bolton jegens Duck Global is tekort ge schoten in de nakoming van de overeenkomsten voor zover Bolton de onder 4.21 vermelde merkinschrijvingen heeft verricht;
5.6. veroordeelt Duck Global in de proceskosten, aan de zijde van Bolton tot op heden begroot op € 50.000,-, onder de bepaling dat deze kosten binnen veertien dagen na dit vonnis moeten zijn voldaan, bij gebreke waarvan Duck Global van rechtswege in verzuim zal zijn;
5.7. verklaart de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;
5.8. wijst het meer of anders gevorderde af.
Dit vonnis is gewezen door mr. P.W. van Straalen, mr. A.R.P.J. Davids en mr. M.R.J. van Wel en in het openbaar uitgesproken op 18 juli 2012.?