Uitspraak
vonnis
RECHTBANK AMSTERDAM
Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel
zaaknummer / rolnummer: C/13/724642 / KG ZA 22-923
Vonnis in kort geding van 6 januari 2023
in de zaak van
de rechtspersoon naar buitenlands recht
DIVX LLC,
te San Diego, Californië, Verenigde Staten van Amerika,
eisende partij,
advocaat mr. O.V. Lamme te Amsterdam,
tegen
1.NETFLIX INTERNATIONAL B.V.,
te Amsterdam,
2.
NETFLIX SERVICES HOLDINGS B.V.,
NETFLIX SERVICES HOLDINGS B.V.,
te Amsterdam,
3.
NETFLIX INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.,
NETFLIX INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.,
te Amsterdam,
4.
NETFLIX STREAMING SERVICES INTERNATIONAL B.V.,
NETFLIX STREAMING SERVICES INTERNATIONAL B.V.,
te Amsterdam,
5.
NETFLIX CPX INTERNATIONAL B.V.,
NETFLIX CPX INTERNATIONAL B.V.,
te Amsterdam,
6. de rechtspersoon naar buitenlands recht
NETFLIX HOLDINGS UK LIMITED,
te Londen, Verenigd Koninkrijk,
7. de rechtspersoon naar buitenlands recht
NETFLIX INC.,
te Los Gatos, Californië, Verenigde Staten van Amerika,
8.
[naam 1],
[naam 1],
te [woonplaats] ,
gedaagde partijen,
advocaat mr. B.J. van den Broek te Amsterdam.
Partijen zullen hierna DivX en Netflix c.s. (vrouwelijk enkelvoud) genoemd worden. Gedaagde partijen 1, 6 en 7 zullen ook afzonderlijk Netflix International, Netflix Holdings UK en Netflix Inc worden genoemd. Gedaagde partijen 2 tot en met 8 zullen daarnaast gezamenlijk Netflix Services c.s. (vrouwelijk enkelvoud) worden genoemden gedaagde partijen 1 tot en met 5 en 8 ook gezamenlijk de Nederlandse Netflix entiteiten. De zaak is voor DivX inhoudelijk behandeld door mr. Lamme voornoemd, mr. D.M. Vermeulen en mr. R.D. Verwey, advocaten te Amsterdam, en voor Netflix c.s. door mr. Van den Broek voornoemd, mr. R. van Kleeff en mr. R.J.F. Grijpink, advocaten te Amsterdam.
Aan deze procedure is door de rechtbank Den Haag het zaak- / rolnummer: C/09/637566 / KG ZA 22-966 toegekend. De zaak is behandeld door een rechter-plaatsvervanger uit die rechtbank.
1.De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 4 november 2022;
- de producties EP01 tot en met EP25 van DivX, ingekomen ter griffie op 18 november 2022;
- de akte overleggen producties van DivX, ingekomen ter griffie op 18 november 2022, met producties EP26 tot en met EP31;
- de conclusie van antwoord, ingekomen ter griffie op 24 november 2022, met producties GP01 tot en met GP18;
- de akte overleggen reactieve producties van DivX, ingekomen ter griffie op 29 november 2022, met producties EP32 tot en met EP38;
- de akte houdende overlegging reactieve producties van Netflix c.s., ingekomen ter griffie op 2 december 2022, met producties GP19 tot en met GP26;
- het proceskostenoverzicht van DivX, ingekomen ter griffie op 2 december 2022;
- de pleitnota van DivX, ingekomen ter griffie op 5 december 2022;
- de pleitnotities van Netflix c.s., ingekomen ter griffie op 5 december 2022;
- de pleitnotities van Netflix c.s. inclusief de reactie op de pleitnota van DivX, ingekomen ter griffie op 7 december 2022;
- de hybride mondelinge behandeling van 9 december 2022 in het gerechtsgebouw te Amsterdam;
- de na de mondelinge behandeling aan de voorzieningenrechter toegestuurde schriftelijke repliek en dupliek zoals voorgedragen ter zitting.
1.2.
Vonnis is nader bepaald op heden.
2.De feiten
Partijen
2.1.
DivX is een onderneming die videocoderingstechnologie heeft ontwikkeld. DivX heeft een octrooiportefeuille van honderden octrooien. Zij biedt deze octrooiportefeuille in licentie aan. Daarnaast biedt DivX zogeheten ‘DivX-software’ aan, waarmee verschillende gecodeerde video’s kunnen worden gemaakt, verspreid en afgespeeld.
2.2.
Netflix c.s. is een bedrijf dat zich bezighoudt met het aanbieden van videostreamingdiensten en het produceren van videocontent (zoals series en films).
2.3.
Netflix International functioneert als het EMEA [1] -hoofdkantoor van Netflix. Zij levert streamingdiensten aan de Netflix-abonnees in Europa.
2.4.
Netflix Services is een 100% dochtervennootschap van Netflix International. Netflix Services houdt de aandelen in verschillende Europese dochtervennootschappen, waaronder Netflix Services Germany GmbH (hierna: Netflix Services Germany). Per 1 januari 2022 heeft Netflix Services Germany het contracteren met Netflix-abonnees in Duitsland overgenomen van Netflix International.
2.5.
Netflix International Holdings is de 100% moedermaatschappij van Netflix International.
2.6.
Netflix Streaming Services is een 100% dochtervennootschap van Netflix International Holdings. Zij functioneert als juridische contractpartij met derden voor het leveren van ondersteuning aan consumenten.
2.7.
Netflix CPX is een 100% dochtervennootschap van Netflix International. Zij is contractspartner voor derden in het kader van onder andere marketing en merchandise.
2.8.
Netflix Holdings UK is de 100% moedermaatschappij van Netflix International Holdings en een 100% dochtervennootschap van Netflix Inc. Netflix Holdings UK functioneert als holding voor veel van de buiten de Verenigde Staten opererende vennootschappen in de Netflix-groep.
2.9.
Netflix Inc is de uiteindelijke moedermaatschappij van de Netflix-groep. Netflix Inc heeft Netflix International een licentie gegeven onder de haar toekomende rechten voor het leveren van streamingdiensten.
2.10.
[naam 1] is enig bestuurder van de Nederlandse Netflix entiteiten.
Het octrooi
2.11.
DivX is houdster van het Europese octrooi 3 467 666 B1 (hierna: EP 666 of het Octrooi). Het Octrooi is getiteld ‘Video distribution system including progressive playback’. EP 666 is verleend op 3 maart 2021, op een aanvrage daartoe van 7 januari 2008, onder inroeping van het prioriteitsdocument US 88365907 P van 5 januari 2007. Het Octrooi is onder meer gedesigneerd voor Duitsland en Nederland. Het octrooi ziet op een werkwijze (conclusie 1) en een inrichting (conclusie 14) voor het progressief afspelen van een mediabestand via een netwerk. Volgens het octrooi kan daarbij gebruik worden gemaakt van ‘trick play’, zoals vooruitspoelen, terugspoelen en springen tussen verschillende scenes (vergelijk paragraaf [0005] van de beschrijvingsinleiding).
Oppositieprocedure bij het EOB [2]
2.12.
Netflix International heeft op 29 oktober 2021 oppositie ingesteld tegen EP 666 bij het EOB. De Oppositiedivisie heeft op 24 juni 2022 een voorlopige opinie gegeven.
2.13.
DivX heeft op 24 november 2022 90 hulpverzoeken ingediend (in aanvulling op zeven eerder door haar ingediende hulpverzoeken).
2.14.
De zitting in de oppositieprocedure zal plaatsvinden op 24 januari 2023.
Buitenlandse procedures
Verenigde Staten van Amerika
2.15.
Op 5 maart 2019 is DivX tegen Netflix Inc procedures begonnen in de Verenigde Staten op basis van octrooi-inbreuk door Netflix Inc op acht octrooien van DivX. Deze procedures zijn geschorst vanwege de Inter Partes Reviews die Netflix Inc tegen zeven van de acht ingeroepen octrooien heeft ingesteld bij het USPTO [3] . Tegen de aanvankelijke afwijzing van zes van de zeven Inter Partes Reviews is hoger beroep ingesteld door Netflix Inc.
Brazilië
2.16.
DivX is ook (onder meer ex parte) inbreukprocedures tegen een Braziliaanse Netflix-entiteit begonnen. De Braziliaanse rechter heeft bij vonnis van 4 november 2020 een voorlopig inbreukverbod opgelegd, welke uitspraak in hoger beroep bij uitspraak van 27 mei 2022 gewijzigd in stand is gehouden. Een bodemprocedure is aanhangig.
Duitsland
2.17.
Op 22 juni 2021 heeft DivX Netflix International gedagvaard voor het Landgericht Mannheim wegens inbreuk op – onder andere – het Octrooi. Dit betrof een uitbreiding van een reeds lopende procedure die DivX was begonnen in september 2020 op basis van een ander octrooi. Bij vonnis van 22 april 2022, gecorrigeerd bij vonnis van 2 juni 2022 (hierna: het Vonnis), heeft het Landgericht Mannheim Netflix International een inbreukverbod opgelegd. Dat verbod behelst onder andere het aanbieden of leveren in Duitsland van bepaalde software (hierna: Netflix software) en mediaspelers voor de streamingsdienst van Netflix International (hierna: Netflix mediaspelers).
2.18.
Op 2 mei 2022 heeft Netflix International hoger beroep aangetekend tegen het Vonnis bij het Oberlandesgericht Karlsruhe. Daarnaast heeft zij verzocht de executie van het inbreukverbod te schorsen. Bij beslissing van 5 juli 2022, waarbij wat betreft de geldigheid alleen naar nieuwheid van het Duitse deel van EP 666 is gekeken, heeft het Oberlandesgericht Karlsruhe dit laatste verzoek afgewezen. De inhoudelijke hoger beroepsprocedure loopt nog.
2.19.
Naar Duits recht kan een opgelegd verbod hangende hoger beroep enkel worden gehandhaafd tegen een zekerheidstelling door eiseres. Het Landgericht Mannheim heeft het bedrag hiervoor begroot op € 30.000.000,-. Op 9 augustus 2022 heeft DivX dit bedrag aan zekerheid gesteld. DivX heeft het Oberlandesgericht Karlsruhe verzocht om de gestelde zekerheid te verlagen. Netflix International heeft verzocht de gestelde zekerheid te verhogen tot € 328.000.000,-. Op 26 oktober 2022 heeft het Oberlandesgericht Karlsruhe beide verzoeken afgewezen. Op 8 november 2022 heeft DivX de zekerheidsstelling aan Netflix International betekend waarmee de tenuitvoerlegging van het Vonnis is aangevangen.
2.20.
Ter handhaving van het Vonnis heeft DivX tegen Netflix International op 17 november 2022 een zogenaamde Ordnungsmittel-procedure aanhangig gemaakt bij het Landgericht Mannheim. In deze procedure ligt ter beoordeling voor of er een schending heeft plaatsgevonden van het in het Vonnis opgelegde verbod door Netflix International en zo ja, of die schending verwijtbaar is. Op 13 januari 2023 dient Netflix International in deze procedure een conclusie van antwoord te nemen.
2.21.
DivX heeft in Duitsland daarnaast een kort geding geëntameerd tegen Netflix Services Germany. De zitting in dat kort geding voor een meervoudige kamer van het Landgericht Mannheim heeft plaatsgevonden op 2 december 2022. Enkele uren na de zitting zijn de vorderingen van DivX afgewezen. De gronden van deze beslissing waren ten tijde van de mondelinge behandeling nog niet beschikbaar. De voorzitter van de kamer in kort geding is ook betrokken bij de in 2.20 genoemde Ordnungsmittel-procedure.
3.Het geschil
3.1.
DivX vordert – samengevat – dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, Netflix c.s. zal verbieden onrechtmatig te handelen door dochter- en groepsmaatschappijen, waaronder in het bijzonder Netflix Services Germany, in Duitsland aan te zetten tot het verrichten van handelingen die bij het Vonnis zijn verboden, aan die handelingen een bijdrage te leveren of daaraan deel te nemen, toe te staan, goed te keuren of te faciliteren, waaronder het aanbieden en leveren van Netflix software en Netflix mediaspelers, dan wel dochter- of groepsmaatschappijen in Duitsland aan te zetten inbreuk te maken op EP 666, en Netflix c.s. zal gebieden bedoelde dochter- of groepsmaatschappijen in Duitsland te instrueren om vorenbedoelde handelingen te staken en gestaakt te houden, alles onder verbeurte van een dwangsom en met veroordeling van Netflix c.s. in de proceskosten, voorwaardelijk op de voet van artikel 1019h Rv [4] , namelijk indien dat artikel door de voorzieningenrechter van toepassing zou worden geacht, in beide gevallen vermeerderd met de wettelijke rente.
3.2.
Ter onderbouwing van haar vorderingen stelt DivX – verkort weergegeven – het volgende. Bij het Vonnis is Netflix International een inbreukverbod opgelegd. Kort voordat DivX in Duitsland tot executie wilde overgaan, is zij er achter gekomen dat Netflix Services Germany als relevante contractspartij en verantwoordelijke entiteit wordt vermeld voor de diensten die worden geleverd in Duitsland. Wie van de twee entiteiten (Netflix International of Netflix Services Germany) welke inbreukmakende handelingen verricht, is voor DivX niet duidelijk, aldus DivX. Wel is volgens DivX duidelijk dat Netflix c.s. op onrechtmatige wijze betrokken is bij het inbreukmakend handelen in Duitsland. Bij de beoordeling of sprake is van onrechtmatig handelen door Netflix c.s., moet de voorzieningenrechter in de onderhavige procedure zijn oordeel afstemmen op het Vonnis, op basis van de door de Hoge Raad geformuleerde afstemmingsregel. Dat het Vonnis een vonnis van een Duitse rechter is, maakt volgens DivX geen verschil, nu artikel 36 lid 1 Brussel I bis-Vo bepaalt dat een in een lidstaat gegeven beslissing in de overige lidstaten wordt erkend zonder vorm van proces. Dat betekent dat moet worden uitgegaan van het oordeel van het Landgericht Mannheim dat het Netflix International verboden is Netflix software en Netflix mediaspelers in Duitsland aan te bieden of te leveren. Dat geen sprake is van een kennelijke misslag in het Vonnis, staat volgens DivX vast met de beslissing van het Oberlandesgericht Karlsruhe van 5 juli 2022 (zie onder 2.18). Daarmee hoeft in de onderhavige procedure enkel nog te worden geoordeeld over het onrechtmatig handelen van Netflix c.s. in het licht van het al opgelegde verbod en de vastgestelde inbreuk, aldus DivX. Of Netflix c.s. onrechtmatig handelt, moet op grond van artikel 4 lid 1 Rome II [5] naar Duits recht worden beoordeeld. Naar Duits recht is het onrechtmatig om als onderneming/bestuurder aan te zetten tot onrechtmatig handelen, zoals het faciliteren, toestaan en goedkeuren van dit handelen. In het onderhavige geval heeft Netflix c.s. het in haar macht om Netflix Services Germany haar inbreukmakend handelen te (doen) staken, maar doet zij dat niet en dat is onrechtmatig, aldus nog steeds DivX. De vorderingen van DivX zijn er volgens haar op gericht om van de Nederlandse kortgedingrechter aanvullende maatregelen te verkrijgen zodat Netflix c.s. zich iets gaat aantrekken van het Duitse verbod.
3.3.
Netflix c.s. voert gemotiveerd verweer.
3.4.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4.De beoordeling
Bevoegdheid
De Nederlandse Netflix entiteiten
4.1.
Aangezien de Nederlandse Netflix entiteiten in Nederland zijn gevestigd / woonachtig zijn, is de voorzieningenrechter van deze rechtbank bevoegd van de vorderingen kennis te nemen op grond van artikel 4 en 35 Brussel I bis-Vo [6] .
Netflix Holdings UK en Netflix Inc
4.2.
Netflix Holdings UK is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en Netflix Inc in de Verenigde Staten van Amerika. Uit artikel 6 Brussel I bis-Vo volgt dat de bevoegdheid in de procedure tegen deze rechtspersonen naar buitenlands recht, wordt geregeld door de Nederlandse commune regels voor internationale rechtsmacht.
4.3.
De bevoegdheid van de voorzieningenrechter kan worden gegrond op artikel 7 lid 1 Rv, nu tussen de vorderingen tegen de Nederlandse Netflix entiteiten enerzijds en Netflix Holdings UK en Netflix Inc anderzijds een zodanige samenhang bestaat dat redenen van doelmatigheid een gezamenlijke behandeling rechtvaardigen. De bevoegdheid is door Netflix c.s. overigens ook niet betwist.
Mededelingsverbod
4.4.
Netflix c.s. verzoekt de voorzieningenrechter voor wat betreft de verklaring van [naam 2] (productie GP05) aan DivX en haar vertegenwoordigers (waaronder begrepen de door haar in te schakelen deskundigen) een mededelingsverbod op te leggen op grond van artikel 29 lid 1 sub a en b Rv. Dit in verband met de vertrouwelijke informatie die deze verklaring bevat. De voorzieningenrechter begrijpt dat Netflix c.s. haar verzoek bedoelt te gronden op artikel 28 lid 1 sub b Rv (in plaats van artikel 29 lid 1 sub a en b Rv). Nu DivX de vertrouwelijkheid van de informatie niet heeft betwist, zal de voorzieningenrechter het mededelingsverbod op deze basis toewijzen.
(Spoedeisend) belang
4.5.
Netflix c.s. voert op verschillende gronden aan dat het (spoedeisend) belang aan de zijde van Netflix c.s. ontbreekt. De voorzieningenrechter kan dit verweer, dat op zichzelf al zou leiden tot afwijzing van de vorderingen, onbesproken laten, nu de vorderingen van DivX op inhoudelijke gronden zullen worden afgewezen.
Inhoudelijk
4.6.
De voorzieningenrechter begrijpt dat DivX in deze kortgedingprocedure stelt dat Netflix c.s. onrechtmatig handelt door Netflix Services Germany (die geen partij was in de procedure die heeft geleid tot het Vonnis en evenmin gedaagde in dit kort geding) aan te zetten tot inbreukmakend handelen dan wel – kort gezegd – daarbij te faciliteren. Het petitum sluit ook aan op deze stellingname.
4.7.
Dát sprake is van inbreukmakend handelen door Netflix Services Germany moet volgens DivX als vaststaand worden aangenomen, omdat de voorzieningenrechter zijn oordeel in beginsel moet afstemmen op het oordeel van de Duitse bodemrechter (de afstemmingsregel), die aan Netflix International al een verbod heeft opgelegd voor zelfstandige octrooi-inbreuk.
4.8.
De voorzieningenrechter verwerpt deze stellingname. Hij dient zich een eigen oordeel te vormen over het antwoord op de vraag of Netflix International, en in het kielzog daarvan Netflix Services c.s., onrechtmatig handelt jegens DivX. Daarbij is de voorzieningenrechter niet gehouden zijn (voorlopig) oordeel af te stemmen op het Vonnis. De afstemmingsregel is een regel van Nederlands procesrecht, waarbij de voorzieningenrechter in beginsel gehouden is zijn/haar oordeel af te stemmen op een beslissing in een Nederlandse bodemprocedure of, in voorkomend geval, een beslissing van de Oppositie Afdeling (hierna: OD) [7] of de Technische Kamer van Beroep (hierna: TKB) van het EOB. Deze afstemmingsregel geldt niet zonder meer voor een buitenlands vonnis, ook niet in het kader van erkenning in de zin van artikel 36 lid 1 Brussel I bis-Vo. Integendeel, erkenning van een beslissing volgens artikel 36 lid 1 Brussel I bis-Vo houdt in dat in een derde lidstaat (Nederland in dit geval) aan deze beslissing (het Vonnis) het gezag en het effect wordt verleend die zij in de lidstaat van herkomst (Duitsland) geniet. Daarbij is het procesrecht van de lidstaat van herkomst bepalend voor het gezag en het effect die aan de rechterlijke beslissing moeten worden verleend. [8] Het Vonnis is gebaseerd op Duits (proces)recht dat op andere wijze rechtswaarborgen biedt dan het Nederlandse (proces)recht. [9] Het Duitse procesrecht kent ook geen afstemmingsregel vergelijkbaar met het Nederlandse procesrecht (zoals ook blijkt uit de afwijzing door het Landgericht Mannheim van de vorderingen in het kort geding tegen Netflix Services Germany, vergelijk onder 2.21). Een en ander laat onverlet dat als er een beslissing van een gezaghebbende buitenlandse rechter ligt, dat een rol kan spelen bij de beslissing van de voorzieningenrechter of sprake is van een gerede kans dat de vordering in de bodemprocedure wordt toe- of afgewezen. In de onderhavige procedure komt de voorzieningenrechter echter niet toe aan die beoordeling vanwege het volgende.
4.9.
De vorderingen van DivX in het onderhavige kort geding zijn geënt op de stelling dat Netflix Services Germany in Duitsland inbreuk maakt op het Octrooi. In dat kader lag het op grond van artikel 21 Rv op de weg van DivX om in haar schriftelijke pleitnotities, die zij indiende op 5 december 2022, te vermelden dat zij bij het Landgericht Mannheim een kort geding tegen Netflix Services Germany aanhangig heeft gemaakt, welk kort geding zij op 2 december 2022, precies een week voor de mondelinge behandeling van dit kort geding, heeft verloren (zie onder 2.21), hetgeen zij echter heeft verzuimd. Netflix c.s. heeft onweersproken betoogd dat de meervoudige kamer zich ter zitting zeer kritisch heeft uitgelaten over het Vonnis en aangaf serieuze twijfels te hebben over de geldigheid van het Octrooi (nu er 97 hulpverzoeken zijn ingediend bij de OD).
4.10.
Het bovenstaande is voor de beoordeling in het onderhavige kort geding relevant. Netflix c.s. heeft namelijk bij conclusie van antwoord in de onderhavige procedure de geldigheid van EP 666 uitgebreid betwist, evenals de inbreuk. In dat kader stelt zij zich op het standpunt dat in het Vonnis kenmerk c2 van conclusie 1 van het Octrooi foutief is uitgelegd maar dat – wanneer die uitleg toch wordt gevolgd – het Octrooi ongeldig is wegens gebrek aan nieuwheid, inventiviteit en
added matter-bezwaren. Wanneer het Duitse deel van het Octrooi ongeldig zou zijn, is geen sprake van het gestelde inbreukmakend handelen door Netflix Services Germany in Duitsland. Faciliteren van inbreukmakend handelen door Netflix c.s. is dan evenmin aan de orde. DivX heeft in dit kader (bij dagvaarding) enkel verwezen naar het Vonnis en gesteld dat de voorzieningenrechter zich moet richten naar de uitkomst daarvan. Het Landgericht Mannheim heeft zich echter niet uitgelaten over de vraag of het Duitse deel van het Octrooi geldig is. Zoals partijen beiden onderkennen, heeft dat te maken met het gesplitste systeem (‘bifurcated system’) naar Duits procesrecht, waarbij in een inbreukprocedure de geldigheid van een octrooi niet ten gronde wordt beoordeeld. Dat betekent dat het Vonnis niet op één lijn kan worden gesteld met een Nederlands bodemvonnis in een octrooizaak (of een geldigheidsoordeel van de OD of TKB), te minder nu Netflix c.s. een zogenaamd Gillette-verweer voert waarbij een gezamenlijke beoordeling van inbreuk en geldigheid gewenst is. Het Vonnis kan in dat verband ook niet als een richtsnoer gelden bij de beoordeling van de op de grondslag van onrechtmatig handelen ingestelde vorderingen van DivX in dit kort geding. Dat de geldigheidsdiscussie in de onderhavige procedure een issue zou zijn, kon voor DivX niet als verrassing komen, gezien de oppositieprocedure bij het EOB (vergelijk onder 2.12). DivX heeft vervolgens in haar pleitnota geen stellingen betrokken ter onderbouwing van de inbreuk en evenmin gereageerd op de uitgebreide betwisting van Netflix c.s. van de geldigheid van het Octrooi. Enkel bij akte overleggen reactieve producties heeft DivX een verklaring van [naam 3] overgelegd (productie EP34), met een korte toelichting wat [naam 3] verklaart over geldigheid in reactie op het verweer van Netflix c.s. Daarmee voldoet DivX voor wat betreft de inbreuk op EP 666 door Netflix Germany Services niet aan haar stelplicht in het onderhavige kort geding en heeft zij het geldigheidsverweer van Netflix c.s. niet, dan wel onvoldoende gemotiveerd, weersproken. Dat betekent dat de voorzieningenrechter zich geen zelfstandig oordeel kan vormen over eventuele inbreuk door Netflix Services Germany en de geldigheid van het Duitse deel van het Octrooi. In de tweede termijn tijdens de mondelinge behandeling heeft DivX voor het eerst stellingen ingenomen over toegevoegde materie (in het kader van de geldigheidsdiscussie). De voorzieningenrechter acht het daartegen door Netflix c.s. gemaakte bezwaar gegrond. Deze stellingname is in dit stadium van de procedure te laat en komt in strijd met de goede procesorde omdat Netflix c.s. daardoor in haar belangen wordt geschaad.
added matter-bezwaren. Wanneer het Duitse deel van het Octrooi ongeldig zou zijn, is geen sprake van het gestelde inbreukmakend handelen door Netflix Services Germany in Duitsland. Faciliteren van inbreukmakend handelen door Netflix c.s. is dan evenmin aan de orde. DivX heeft in dit kader (bij dagvaarding) enkel verwezen naar het Vonnis en gesteld dat de voorzieningenrechter zich moet richten naar de uitkomst daarvan. Het Landgericht Mannheim heeft zich echter niet uitgelaten over de vraag of het Duitse deel van het Octrooi geldig is. Zoals partijen beiden onderkennen, heeft dat te maken met het gesplitste systeem (‘bifurcated system’) naar Duits procesrecht, waarbij in een inbreukprocedure de geldigheid van een octrooi niet ten gronde wordt beoordeeld. Dat betekent dat het Vonnis niet op één lijn kan worden gesteld met een Nederlands bodemvonnis in een octrooizaak (of een geldigheidsoordeel van de OD of TKB), te minder nu Netflix c.s. een zogenaamd Gillette-verweer voert waarbij een gezamenlijke beoordeling van inbreuk en geldigheid gewenst is. Het Vonnis kan in dat verband ook niet als een richtsnoer gelden bij de beoordeling van de op de grondslag van onrechtmatig handelen ingestelde vorderingen van DivX in dit kort geding. Dat de geldigheidsdiscussie in de onderhavige procedure een issue zou zijn, kon voor DivX niet als verrassing komen, gezien de oppositieprocedure bij het EOB (vergelijk onder 2.12). DivX heeft vervolgens in haar pleitnota geen stellingen betrokken ter onderbouwing van de inbreuk en evenmin gereageerd op de uitgebreide betwisting van Netflix c.s. van de geldigheid van het Octrooi. Enkel bij akte overleggen reactieve producties heeft DivX een verklaring van [naam 3] overgelegd (productie EP34), met een korte toelichting wat [naam 3] verklaart over geldigheid in reactie op het verweer van Netflix c.s. Daarmee voldoet DivX voor wat betreft de inbreuk op EP 666 door Netflix Germany Services niet aan haar stelplicht in het onderhavige kort geding en heeft zij het geldigheidsverweer van Netflix c.s. niet, dan wel onvoldoende gemotiveerd, weersproken. Dat betekent dat de voorzieningenrechter zich geen zelfstandig oordeel kan vormen over eventuele inbreuk door Netflix Services Germany en de geldigheid van het Duitse deel van het Octrooi. In de tweede termijn tijdens de mondelinge behandeling heeft DivX voor het eerst stellingen ingenomen over toegevoegde materie (in het kader van de geldigheidsdiscussie). De voorzieningenrechter acht het daartegen door Netflix c.s. gemaakte bezwaar gegrond. Deze stellingname is in dit stadium van de procedure te laat en komt in strijd met de goede procesorde omdat Netflix c.s. daardoor in haar belangen wordt geschaad.
4.11.
Het voorgaande betekent dat de vorderingen van DivX voor afwijzing gereed liggen als niet dan wel onvoldoende onderbouwd.
Proceskosten
4.12.
DivX zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Netflix c.s. maakt aanspraak op vergoeding van haar volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv. DivX betwist dat artikel 1019h Rv toepasselijk is, omdat volgens haar de grondslag van het onderhavige geschil onrechtmatig handelen is.
4.13.
De voorzieningenrechter stelt voorop dat artikel 1019h Rv de implementatie vormt van artikel 14 Hrl [10] . Deze bepaling heeft volgens het Hof van Justitie een ruim toepassingsbereik. De Hrl beoogt niet alle aspecten van de intellectuele-eigendomsrechten te regelen, maar de aspecten die inherent zijn aan enerzijds de handhaving van deze rechten en anderzijds de inbreuken op die rechten, door te eisen dat doeltreffende rechtswegen bestaan om elke inbreuk op een bestaand intellectueel eigendomsrecht te voorkomen, te doen staken of te verhelpen. Artikel 14 Hrl is van toepassing op de gerechtskosten die zijn gemaakt in elke procedure die binnen de werkingssfeer van de Hrl valt. Daarbij is de grondslag van de vordering(en) niet zonder meer doorslaggevend, maar het voorwerp van het geding. [11] Tot de procedures waarop de Hrl van toepassing is behoren niet alleen de procedures waarin een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht aan de orde is in die zin dat de procedure erop ziet om inbreuk op een bestaand intellectueel eigendomsrecht te voorkomen, te doen staken of te verhelpen [12] , maar bijvoorbeeld ook die waarin om bewarende maatregelen wordt verzocht voorafgaand aan een procedure en anderzijds vervolgprocedures, zoals een exequaturprocedure of een door de verwerende partij aangespannen schadevergoedingsprocedure volgend op een inbreukprocedure. Voorts is de Hrl (en artikel 14 daarvan) van toepassing op de logische keerzijde van een dergelijke vordering, zoals een schadevordering wegens onrechtmatig gelegd beslag op basis van een intellectueel eigendomsrecht. [13] De voorzieningenrechter is, gelet op het voorgaande, met Netflix c.s. van oordeel dat de onderhavige zaak in de kern ziet op het handhaven van het Duitse deel van EP 666. Deze procedure is er immers op gericht om met een gebod voor Netflix c.s. ervoor te zorgen dat Netflix Services Germany in Duitsland de (gestelde) octrooi-inbreuk staakt. Dat betekent dat naar voorlopig oordeel artikel 1019h Rv van toepassing is.
4.14.
Netflix c.s. heeft opgegeven dat haar totale advocaatkosten € 310.341,- bedragen. DivX stelt dat de onderhavige procedure is aan te merken als een normaal kort geding in de zin van de indicatietarieven in octrooizaken van deze rechtbank. Netflix c.s. betoogt dat het gaat om een zeer complex kort geding in de zin van die indicatietarieven.
De voorzieningenrechter merkt deze zaak aan als een complex kort geding, waarvoor een indicatietarief geldt van € 80.000,-. De kosten aan de zijde van Netflix c.s. worden daarom begroot op € 80.676,- (€ 80.000,- + € 676,- griffierecht).
5.De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1.
bepaalt dat het DivX en haar vertegenwoordigers, waaronder begrepen de door haar ingeschakelde deskundigen, verboden zal zijn om mededelingen te doen aan derden over en/of een afschrift te verspreiden van de verklaring van [naam 2] , zoals door Netflix c.s. overgelegd als productie GP05;
5.2.
wijst de vorderingen af;
5.3.
veroordeelt DivX in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van Netflix c.s. begroot op € 80.676,-;
5.4.
verklaart de proceskostenveroordeling onder 5.3 uitvoerbaar bij voorraad.
Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen, rechter-plaatsvervanger, en in het openbaar uitgesproken op 6 januari 2023 in tegenwoordigheid van mr. K.H. Verwijmeren-van Teeffelen als plaatsvervangend griffier.