Uitspraak
Vonnis
RECHTBANK ARNHEM
Sector civiel recht
zaaknummer / rolnummer: 209932 / KG ZA 10-821
Vonnis in kort geding van 10 februari 2011
in de zaak van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
OTO NIJKERK B.V.,
statutair gevestigd en kantoorhoudende te Nijkerk,
eiseres,
advocaat mr. H. Maatjes te Amsterdam,
tegen
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
OTOPLUS B.V.,
statutair gevestigd en kantoorhoudende te Nijkerk,
gedaagde,
advocaat mr. J. Doornbos te Groningen.
Partijen zullen hierna ook Oto Nijkerk en Otoplus genoemd worden.
1. De procedure
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding
- de mondelinge behandeling
- de pleitnota van Oto Nijkerk
- de pleitnota van Otoplus.
1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.
2. De feiten
2.1. Oto Nijkerk is op 29 december 1988 opgericht en op 2 januari 1989 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Gooi-, Eem- en Flevoland. Blijkens het uittreksel uit dat handelsregister handelt zij onder de naam Oto Nijkerk B.V. en heeft zij als bedrijfsomschrijving:
1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft ten doel:
A. de exploitatie van een garagebedrijf,
B. het kopen en verkopen en assembleren van automobielen, tractoren, motoren en motorrijwielen en andere mechanische vervoermiddelen,
C. het kopen, fabriceren, verwerken en verkopen van daarbij behorende onderdelen en benodigdheden,
D. het stallen, verhuren en repareren van automobielen, tractoren, motoren en motorrijwielen,
E. het verwerven en exploiteren van octrooien, patenten en licenties en verder alles wat zich op het gebied van industriële eigendom kan voordoen,
F. de handel in benzine en andere aardolieproducten, oliën en vetten.
2. Onder het doel der vennootschap is mede begrepen het oprichten, verwerven en financieren van, het deelnemen in, het samenwerken met en het voeren van de directie over andere ondernemingen.
3. Binnen haar doel kan de vennootschap al datgene verrichten wat met dit doel in de ruimste zin verband houdt zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden.
Oto Nijkerk exploiteert daarnaast de website www.otonijkerk.nl.
2.2. Otoplus is op 18 juni 2010 opgericht en op 23 juni 2010 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Gooi-, Eem- en Flevoland. In het uittreksel uit dat handelsregister worden als handelsnamen vermeld: Otoplus B.V. en Otoplus h.o.d.n. Vakgarage. Als bedrijfsomschrijving is vermeld: de handel in, reparatie en verhuur van auto’s, motoren, onderdelen en accessoires daarvan. Otoplus exploiteert de domeinnamen www.otoplus.nl en www.vakgarage-otoplus.nl.
2.3. Zowel Oto Nijkerk als Otoplus is gevestigd in Nijkerk. Oto Nijkerk is een Toyota dealer, terwijl Otoplus een Suzuki specialist is. Beide ondernemingen liggen circa 400 meter van elkaar verwijderd.
2.4. Bij brief van 6 december 2010 heeft de advocaat van Oto Nijkerk Otoplus – kort gezegd – verzocht het gebruik van de handelsnaam Oto en de domeinnamen www.otoplus.nl en www.vakgarage-otoplus.nl per direct te staken en gestaakt te houden.
2.5. Otoplus heeft tot op heden niet aan die sommatie voldaan.
3. Het geschil
3.1. Oto Nijkerk vordert dat de voorzieningenrechter
I. Otoplus veroordeelt om op straffe van verbeurte van een dwangsom onmiddellijk na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de handelsnaamrechten van Oto Nijkerk, zoals omschreven in de dagvaarding, te staken en gestaakt te houden, waaronder ieder gebruik van een handelsnaam met de aanduiding Oto (Nijkerk) en/of OtoPlus en/of de domeinnaam otoplus.nl,
II. de termijn ex artikel 1019i Rv in samenhang met artikel 50 lid 6 TRIPs Pro-verdrag bepaalt op zes maanden vanaf de datum waarop dit vonnnis in kracht van gewijsde is gegaan,
III. Otoplus veroordeelt in de volledige proceskosten van dit geding in de zin van artikel 1019h Rv en daarbij bepaalt dat Otoplus aan Oto Nijkerk wettelijke rente verschuldigd is vanaf het moment van betekening van dit vonnis tot aan de dag der algehele voldoening.
3.2. Oto Nijkerk legt aan haar vorderingen ten grondslag dat Otoplus met het gebruik van de handelsnaam Otoplus en de domeinnaam otoplus.nl inbreuk maakt op de handelsnaam Oto Nijkerk en de domeinnaam www.otonijkerk.nl. Zij wijken namelijk slechts in zeer geringe mate af van de handelsnaam Oto Nijkerk, respectievelijk de domeinnaam www.otonijkerk.nl. Bovendien is de aard van de ondernemingen identiek, nu beide ondernemingen zich bezig houden met de in- en verkoop van auto’s en zich richten op hetzelfde publiek. Verder vinden de activiteiten van beide ondernemingen plaats in Nijkerk. Otoplus is slechts op 400 meter afstand gevestigd van Oto Nijkerk. Als gevolg hiervan is verwarring tussen beide ondernemingen te duchten, welke verwarring zich ook reeds heeft voorgedaan. Otoplus handelt dan ook in strijd met artikel 5 Handelsnaamwet Pro (Hnw).
Doordat Otoplus een belangrijk deel van de handelsnaam van Oto Nijkerk overneemt in haar handels- en domeinnaam ontstaat daarnaast concreet verwarringsgevaar op internet.
3.3. Otoplus voert verweer.
3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4. De beoordeling
4.1. Otoplus heeft het spoedeisend belang bij de vorderingen van Oto Nijkerk betwist en daartoe aangevoerd dat Oto Nijkerk reeds zes maanden op de hoogte is van de omstandigheid dat Otoplus onder die naam handelt. Oto Nijkerk heeft volgens Otoplus pas bezwaar gemaakt hiertegen toen twee wederzijdse relaties een factuur onjuist adresseerden.
Dienaangaande wordt als volgt overwogen. De manager klantenrelaties en bestuurder van Oto Nijkerk, was weliswaar reeds in mei 2010 – toen hij een factuur opmaakte voor Otoplus in verband met geleverde onderdelen – op de hoogte van het bestaan van Otoplus. Pas op het moment dat het hem, en daarmee Oto Nijkerk, duidelijk werd dat bij klanten met enige regelmaat verwarring ontstond tussen de beide ondernemingen, heeft de advocaat van Oto Nijkerk Otoplus gesommeerd om het gebruik van haar handelsnaam te staken. Dat dit even heeft geduurd, ontneemt aan de vorderingen niet het spoedeisend belang.
4.2. De voorzieningenrechter leest de vordering onder I. van Oto Nijkerk zo dat zij – kort gezegd – een veroordeling vordert om ieder gebruik van de handelsnamen met de aanduiding Oto (Nijkerk) en/of OtoPlus, waaronder ook begrepen Vakgarage Otoplus te staken alsmede de domeinnaam otoplus.nl, waaronder begrepen ook de domeinnaam vakgarage-otoplus.nl.
4.3. Op grond van het bepaalde in artikel 5 Hnw Pro is het verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig werd gevoerd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats waar zij zijn gevestigd, bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen is te duchten.
4.4. Voorop wordt gesteld dat een handelsnaam in de zin van artikel 1 Hnw Pro de naam is waaronder men feitelijk handelt, de naam die naar buiten toe (op commerciële wijze) wordt gebruikt als aanduiding van de onderneming. Uit de door Oto Nijkerk overgelegde producties en het verhandelde ter zitting is voldoende gebleken dat Oto Nijkerk en Otoplus de namen zijn die naar het publiek toe worden gebruikt als aanduiding van de door eiseres respectievelijk gedaagde gedreven ondernemingen. Daarnaast presenteert Otoplus zich als Vakgarage Otoplus. Dat Otoplus alleen handelt onder de naam Vakgarage Otoplus is onvoldoende aannemelijk geworden. Zo wordt als handelsnaam in het handelsregister Otoplus genoemd en exploiteert Otoplus ook de domeinnaam www.otoplus.nl.
4.5. Niet in geschil is verder dat de handelsnaam Oto Nijkerk eerder werd gevoerd dan de handelsnamen Otoplus en Vakgarage Otoplus. Verder wordt vastgesteld dat de handelsnaam Otoplus slechts in zeer geringe mate afwijkt van de handelsnaam Oto Nijkerk. Behoudens enerzijds het woord ‘Nijkerk’ en anderzijds de toevoeging ‘plus’ is het dominerende en kenmerkende deel van de beide handelsnamen (‘Oto’) identiek. De stelling van Otoplus dat ten aanzien van de handelsnaam Vakgarage Otoplus ‘Vakgarage’ het dominerende en kenmerkende deel van de handelsnaam is, kan niet gevolgd worden. De toevoeging ‘Vakgarage’ is een louter beschrijvende aanduiding en daardoor niet of nauwelijks te monopoliseren. Daarnaast is voldoende aannemelijk dat in de praktijk de handelsnaam Vakgarage Otoplus vaak zal worden ingekort tot Otoplus.
4.6. Cruciaal is derhalve de vraag of de geringe mate waarin de handelsnamen Otoplus en Vakgarage Otoplus afwijken van de handelsnaam Oto Nijkerk, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, tot gevolg heeft dat bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is, dat wil zeggen gevaar voor verwarring bij het publiek kan doen ontstaan. Voorwaarde is daarbij wel dat de handelsnaam van Oto Nijkerk voldoende onderscheidend vermogen heeft.
4.7. Vastgesteld wordt dat ‘Vakgarage’ en ‘Nijkerk’ algemeen beschrijvende woorden zijn die niet kunnen worden gemonopoliseerd. Met het woord ‘Oto’ (uitspraak van het woord ‘auto’) wordt verwezen naar de ondernemersactiviteit van de betreffende onderneming. De handelsnaam Otoplus bestaat uit een samenvoeging van twee woorden waarbij het dominerende en kenmerkende deel ‘Oto’ is. Weliswaar heeft het woord ‘Oto’ in grote mate een beschrijvend karakter, maar dat betekent echter niet dat de handelsnaam Oto Nijkerk geen enkel onderscheidend vermogen zou hebben. Aan het onderscheidend vermogen van de handelsnaam mogen immers geen al te strenge eisen worden gesteld. Ook, al dan niet, originele samenvoegingen van beschrijvende woorden kunnen onderscheidend zijn. Wel geldt dat naarmate een handelsnaam van zichzelf of door gebruik een groter onderscheidend vermogen heeft, deze een ruimere bescherming geniet, en dat naarmate een handelsnaam meer beschrijvend is of bestaat uit afgesleten, veel gebruikte termen, een meer beperkte beschermingsomvang aangewezen is, in die zin dat niet al te snel kan worden geoordeeld dat van verwarringsgevaar sprake is wanneer een andere onderneming een handelsnaam voert met gelijke beschrijvende bewoordingen. Hiermee wordt voorkomen dat algemeen gangbare woorden worden gemonopoliseerd.
4.8. Voorshands geoordeeld moet aan de sterk aan haar bedrijfsactiviteiten appelerende, handelsnaam Oto Nijkerk een voldoende onderscheidend vermogen worden toegekend.
4.9. Omdat beide ondernemingen zich op dezelfde markt richten, te weten de autobranche, en zij beiden een garagebedrijf exploiteren, is de aard van beide ondernemingen zeer nauw verwant. De ondernemingen zijn bovendien in dezelfde plaats actief, zelfs op zeer korte afstand van elkaar: Otoplus is op ongeveer 400 meter gevestigd van Oto Nijkerk. Daarnaast zijn beide ondernemingen door heel Nederland actief als gevolg van het gebruik van een website op internet.
4.10. In aanmerking genomen de geringe mate waarin de handelsnamen Otoplus en Vakgarage Otoplus afwijken van de handelsnaam Oto Nijkerk is, gelet op hetgeen hiervoor is overwogen omtrent het onderscheidend vermogen, de aard van beide ondernemingen en de plaats waar zij zijn gevestigd, in voldoende mate aannemelijk dat bij het relevante publiek verwarring is te duchten tussen Oto Nijkerk en Otoplus. Oto Nijkerk heeft dit verwarringsgevaar ook concreet onderbouwd door facturen over te leggen die verkeerd geadresseerd waren. Tevens heeft de heer Gijtenbeek ter zitting verklaard dat er met enige regelmaat klanten naar Oto Nijkerk bellen of bij Oto Nijkerk langskomen die ten onrechte menen dat zij met Otoplus van doen hebben. Voornoemde stellingen zijn niet (voldoende) gemotiveerd bestreden door Otoplus. Voldoende aannemelijk is dat het relevante publiek gemakkelijk in de veronderstelling kan komen dat er een bedrijfsmatige band bestaat tussen Oto Nijkerk en Otoplus. Dit leidt tot de conclusie dat Otoplus haar handelsnamen voert in strijd met het bepaalde in artikel 5 Hnw Pro.
4.11. Met betrekking tot de vraag of de domeinnamen www.otonijkerk.nl en www.otoplus.nl en www.vakgarage-otoplus.nl als handelsnaam in de zin van de Handelsnaamwet kunnen worden aangemerkt, wordt het volgende overwogen. In beginsel is een domeinnaam niet meer of anders dan een (internet)adres van de domeinnaamhouder en is het gebruik daarvan niet aan te merken als het voeren van een handelsnaam. Door omstandigheden kan dat evenwel anders zijn. Dat is het geval als de domeinnaam overeenkomt met een handelsnaam en gebruikt wordt ter aanduiding van de bedrijfsactiviteiten van een onderneming, waarbij ook de inhoud van de website achter de domeinnaam van belang is (vgl. o.a. gerechtshof Amsterdam, 19 oktober 2006, BIE 2007, 116 (Quickprint)).
4.12. Op grond van het bovengenoemde toetsingskader oordeelt de voorzieningenrechter
dat beide domeinnamen als handelsnaam kunnen worden aangemerkt. Zij zijn, behoudens de toevoeging “.nl” waaraan geen zelfstandige betekenis kan worden toegekend, in de eerste plaats immers identiek aan de handelsnamen Oto Nijkerk en Otoplus en Vakgarage Otoplus. Bovendien worden Oto Nijkerk en Otoplus en Vakgarage Otoplus op de betreffende website niet alleen gebruikt als domeinnaam, maar ook als handelsnaam voor de ondernemingen. In feite wordt daarmee de domeinnaam gekleurd tot handelsnaam. Deze is zozeer met het gebruik van Oto Nijkerk en Otoplus en Vakgarage Otoplus verweven, dat het gebruik van de domeinnamen moet worden aangemerkt als handelsnaamgebruik.
4.13. Mede gelet op hetgeen hiervoor onder 4.10. is overwogen, is de voorzieningenrechter van oordeel dat door het als handelsnaam gebruiken van de domeinnamen www.otoplus.nl en www.vakgarage-otoplus.nl bij het publiek verwarring is te duchten tussen de onderneming van Oto Nijkerk en die van Otoplus. Zowel via de websites www.otoplus.nl en www.vakgarage-otoplus.nl als via de website www.otonijkerk.nl wordt immers informatie verstrekt over de aangeboden, nagenoeg identieke, diensten op het gebied van autoreparaties en onderhoud, alsook over de in- en verkoop van auto’s. Dit leidt tot de conclusie dat Otoplus ook de domeinnaam www.otoplus.nl en www.vakgarage-otoplus.nl voert in strijd met het bepaalde in artikel 5 Hnw Pro.
4.14. Gelet op het voorgaande zal het gevorderde onder 3.1. sub I worden toegewezen, een en ander zoals hierna aan te geven. Otoplus zal een termijn van vier weken worden gegeven om aan de veroordeling te voldoen. Voorts bestaat er aanleiding de ten behoeve van deze vordering gevorderde dwangsom te matigen en te maximeren in voege zoals hierna aan te geven.
4.15. In verband met het bepaalde in artikel 1019i Rv zal de voorzieningenrechter de redelijke termijn waarbinnen een bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt stellen op zes maanden na het wijzen van dit vonnis.
4.16. Otoplus zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van Oto Nijkerk. Laatstgenoemde heeft op grond van artikel 1019h Rv aanspraak gemaakt op vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte proceskosten. De voorzieningenrechter zal ten aanzien van het salaris van de advocaat aansluiten bij de per 1 augustus 2008 in werking getreden indicatietarieven in IE-zaken. Het betreft hier een eenvoudig kort geding, waarbij in zo’n geval een bedrag van maximaal € 6.000,00 (exclusief btw) redelijk en evenredig wordt geacht. De kosten aan de zijde van Oto Nijkerk worden derhalve begroot op:
- dagvaarding € 76,84
- vast recht € 568,00
- salaris advocaat € 4.965,49
Totaal € 5.610,33
5. De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1. veroordeelt Otoplus om binnen vier weken na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de handelsnaamrechten van Oto Nijkerk zoals omschreven in de dagvaarding te staken en gestaakt te houden, waaronder ieder gebruik van een handelsnaam met de aanduiding Oto (Nijkerk) en/of OtoPlus en/of de domeinnamen www.otoplus.nl en www.vakgarage-otoplus.nl,
5.2. veroordeelt Otoplus om aan Oto Nijkerk een dwangsom te betalen van € 1.000,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij niet aan de in 5.1. uitgesproken hoofdveroordeling voldoet, tot een maximum van € 100.000,- is bereikt,
5.3. bepaalt de termijn waarbinnen op grond van artikel 1019i Rv een bodemprocedure aanhangig dient te worden gemaakt op zes (6) maanden vanaf de dag van het wijzen van dit vonnnis,
5.4. veroordeelt Otoplus in de proceskosten, aan de zijde van Oto Nijkerk tot op heden begroot op € 5.610,33, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de veertiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,
5.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
5.6. wijst het meer of anders gevorderde af.
Dit vonnis is gewezen door mr. R.A van der Pol en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. B.J.M. Vermulst op 10 februari 2011.