Uitspraak
vonnis
RECHTBANK ASSEN
Sector civiel recht
zaaknummer / rolnummer: 72642 / KG ZA 09-72
Vonnis in kort geding van 8 mei 2009
in de zaak van
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
COLORFUL LICENCES HOLDING B.V.,
statutair gevestigd te Bolsward en kantoorhoudende te Alkmaar,
2. MR. CORNELIS MARIMUS MOLHUYSEN Q.Q. in hoedanigheid van curator in het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid OILILY B.V.,
kantoorhoudende te Amsterdam,
eisers,
advocaat mr. T. Fokkens te Amsterdam,
tegen
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ADVENTURE BAGS B.V.,
gevestigd te Vledder en kantoorhoudende te Steenwijk,
gedaagde,
advocaat mr. A.P. Maes te Apeldoorn.
Partijen zullen hierna ook Colorful Licences Holding, de curator en/of Oilily en Adventure Bags genoemd worden.
1. De procedure
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding d.d. 9 april 2009
- het herstelexploit d.d. 14 april
- de mondelinge behandeling d.d. 17 april 2009
- de pleitnota van Colorful Licences Holding
- de pleitnota van Adventure Bags
- de in het geding gebrachte producties
- de door partijen gedeponeerde zaken, aan de zijde van Adventure Bags 2 tassen en een doos stoffen, aan de zijde van Oilily 7 tassen.
1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.
2. De feiten
2.1. Oilily is een onderneming die zich bezighoudt met ontwerpen, produceren en verkopen van kinder- en dameskleding alsmede aanverwante artikelen. Oilily maakt gebruik van kleurrijke prints.
2.2. Bij vonnis van 6 april 2009 heeft de rechtbank te Amsterdam het faillissement uitgesproken van Oilily, met benoeming van eiser sub 2, mr. C.M. Molhuysen tot curator. De winkels zijn opengebleven en de verkoop van Oilily producten vindt (vooralsnog) doorgang.
2.3. Colorful Licenses Holding is een samenwerkingspartner van Oilily die ten behoeve van het merk Oilily producten ontwerpt, ontwikkelt en verkoopt.
2.4. Adventure Bags is een groothandel in tassen, lederwaren en aanverwante artikelen.
2.5. Op of omstreeks maandag 30 maart 2009 heeft Kruidvat, exploitant van de gelijknamige drogisterijketen, geadverteerd met tassen van het merk "true Spirit", met bloemenprint in diverse kleuren. Deze tassen hebben een sterk gelijkende print als die van Oilily tassen.
2.6. Oilily en Colorful Licenses Holding hebben Kruidvat daarop gesommeerd de gestelde inbreuk te staken en opgave te doen van alle relevante informatie daaromtrent. Kruidvat heeft bij e-mail d.d. 30 maart 2009 geweigerd de verkoop te staken maar deelde mee de tassen betrokken te hebben bij Adventure Bags.
2.7. Oilily en Colourful Licenses Holding hebben bij de voorzieningenrechter te Den Haag een verzoekschrift ex artikel 1019e Rv. ingediend. Bij beschikking d.d. 1 april 2009 heeft de voorzieningenrechter Kruidvat onder meer bevolen de inbreuken op de auteursrechten en overige rechten van Colorful Licenses Holding en Oilily op het in het verzoekschrift aangeduide dessin (overeenkomend met het in de dagvaarding in dit geding aangeduide dessin) onmiddellijk na betekening van de beschikking te staken en gestaakt te houden. Kruidvat heeft daarop de verkoop van de tassen gestaakt.
2.8. Op 1 april 2009 hebben Oilily en Colourful Licenses Holding Adventure Bags een sommatie gezonden waarin een onthoudingsverklaring, een recall, vernietiging van de resterende tassen, afdracht van de gemaakte winst en vergoeding van juridische kosten is gevraagd. Adventure Bags heeft geweigerd hieraan te voldoen.
3. Het geschil
3.1. Colorful Licences Holding en de curator vorderen dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad op alle dagen en uren, almede op de minuut:
A. Gedaagde zal gebieden om onmiddellijk na betekening van dit vonnis iedere openbaarmaking en verveelvoudiging van dessins waarop de auteursrechten toekomen aan (een van) eisers, alsmede iedere slaafse nabootsing en verhandeling van slaafse nabootsingen van producten van (een van) eisers waarop een dessin van (een van ) eisers is aangebracht, te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van € 3.000,00 per exemplaar of € 20.000,00 per (gedeelte van een) dag, dit ter keuze van eisers, dat gedaagde nalaat aan dit gebod gevolg te geven;
B. Gedaagde zal gebieden onmiddellijk na betekening van dit vonnis iedere openbaarmaking en verveelvoudiging van het in de dagvaarding aangeduide, door Beryl [ontwerpster] ontworpen dessin, alsmede iedere slaafse nabootsing en verhandeling van slaafse nabootsingen van producten van (een van) eisers waarop dit dessin is aangebracht te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder door het (laten) vervaardigen, aanbieden, inkopen, op voorraad hebben, verkopen, leveren of anderszins verhandelen van de in de dagvaarding aangeduide inbreukmakende producten te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van € 3.000,00 per exemplaar of € 20.000,00 per (gedeelte van een) dag, dit ter keuze van eisers, dat gedaagde nalaat aan dit gebod gevolg te geven;
C. Gedaagde te gebieden om op eigen kosten, binnen 14 (veertien) dagen na betekening van dit vonnis haar totale voorraad inbreukmakende producten, naar keuze van eisers, hetzij ter vernietiging af te staan aan eisers, hetzij te vernietigen in aanwezigheid van een gerechtsdeurwaarder en het daarvan opgemaakte proces-verbaal binnen 3 werkdagen na de vernietiging toe te zenden aan de advocaat van eisers, zulks op straffe van een dwangsom van € 5.000,00 per (gedeelte van een) dag dat gedaagde nalaat aan dit gebod gevolg te geven;
D. Gedaagde te gebieden om op eigen kosten binnen 14 (veertien) dagen na betekening van het vonnis een schriftelijke en van alle relevante documenten vergezeld, door een registeraccountant opgestelde en geaccordeerde verklaring aan de advocaat van eisers te doen toekomen inzake:
a. het totale aantal inbreukmakende producten, dat gedaagde:
- heeft geproduceerd, afgenomen en/of ingekocht;
- heeft verkocht en/of geleverd;
- nog op voorraad en/of in haar macht heeft;
b. de met betrekking tot de inbreukmakende producten gemaakte productie- en/of inkoopkosten, gerealiseerde omzet, alsmede bruto- en netto-winst;
c. de naam- en adresgegevens van leverancier(s), producenten en zakelijke afnemers van de inbreukmakende producten (onder vermelding van het aantal afgenomen inbreukmakende producten per zakelijke afnemer), inclusief namen van contactpersonen, e-mailadressen en faxnummers;
op straffe van een dwangsom van € 10.000,00 voor iedere (gedeelte van een) dag dat gedaagde nalaat volledig aan dit gebod te voldoen, alsmede voor iedere opgave die onjuist en/of onvolledig wordt gedaan en voor iedere dag dat de onvolledige en/of onjuiste opgave voortduurt;
E. Gedaagde zal veroordelen tot betaling van de volledige juridische kosten van eisers, inclusief de kosten van dit geding.
3.2. Adventure Bags voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4. De beoordeling
4.1. Producties
Hoewel Adventure Bags bezwaar maakt tegen de prod. 15 t/m 20 en de prod. 21 t/m 24 van eisers zal de voorzieningenrechter de prod. 15 t/m 20 niet buiten beschouwing laten, nu deze tijdig zijn binnengekomen (art. 6.2 Procesreglement kort gedingen). Ten aanzien van prod. 21 t/m 24 stelt Adventure Bags dat zij deze (tot het moment van de zitting) niet heeft ontvangen. De voorzieningenrechter ziet daarin aanleiding de producties 21 t/m 24 buiten beschouwing te laten. Ten aanzien van de kosten geldt bovendien dat de gevorderde kosten zo tijdig opgegeven en gespecificeerd dienen te worden dat de wederpartij zich daartegen naar behoren kan verweren (HR 30 mei 2008, C07/131 HR, Endstra tapes). Daartoe is Adventure Bags niet in staat geweest.
Overdracht auteursrechten?
4.2. De voorzieningenrechter zal het verweer betreffende de overdracht van auteursrechten als eerste bespreken, nu, indien dit verweer opgaat, de overige verweren geen bespreking meer behoeven.
Eisers stellen dat Colorful Licenses B.V. de print in 2006 heeft laten ontwerpen door de ontwerpster [ontwerpster] voor de Oilily collectie van najaar 2007. Deze rechten zijn door [ontwerpster] bij akte overgedragen aan Colorful Licenses B.V., die deze heeft overgedragen aan Colorful Licenses Holding. Daarnaast heeft [ontwerpster] bij overeenkomst alle haar nog toekomende (vorderings)rechten met betrekking tot het ontwerp overgedragen aan Colorful Licenses Holding. Oilily beschikt over een exclusieve licentie op de rechten op het ontwerp.
Adventure Bags betwist dat in de notariële akte van 29 februari 2008 de auteursrechten zijn overgedragen, nu daarin de passage “alsmede andere immateriële activa” staat vermeld en niet uitdrukkelijk genoemde rechten en bevoegdheden. Adventure Bags betwist voorts het bestaan van de licentie en stelt dat een verbodsactie aan de licentiehouder niet toekomt.
De voorzieningenrechter is van oordeel dat uit het geheel van de overgelegde verklaringen en akten {verklaring B. [ontwerpster] d.d. 22 januari 2009; (art. 9.2. van) de opdracht-overeenkomst tussen Colorful Licenses B.V. en B. [ontwerpster] d.d. 9 januari 2006 en bijlage A daarbij; akte overdracht activa /overname passiva d.d. 29 februari 2008 tussen Colorful Licenses B.V. en Colorful Licenses Holding B.V. en de overeenkomst d.d. begin april 2009 tussen B. [ontwerpster] en Colorful Licenses Holding B.V.} voldoende blijkt dat de auteursrechten berusten bij Colorful Licenses Holding. Dat in de akte d.d. 29 februari 2008 alleen wordt gesproken over “andere immateriële activa” doet daaraan niet af, nu tussen partijen bekend was welke activa daaronder vielen en beide partijen behoren tot hetzelfde conglomeraat van BV’s. De betwisting van de licentie van Oilily gaat evenmin op. Colorful Licenses Holding en de curator van Oilily stellen dat Oilily over een licentie beschikt. De licentieverlening is vormvrij. De jarenlange samenwerking tussen Colorful Licenses (Holding) en Oilily en het feit dat Oilily artikelen met de print waarom het hier gaat verkoopt, zijn naar voorlopig oordeel voldoende aanwijzing dat Oilily over de gestelde licentie beschikt.
Inbreuk auteursrechten
4.3. Eisers beroepen zich op auteursrechtelijke bescherming van het dessin. Colorful Licenses B.V. heeft de print in 2006 laten ontwerpen door [ontwerpster].
Voor het ontstaan van een auteursrecht is vereist dat het werk een eigen oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt (o.a. HR 4 januari 1991, NJ 1991, 608, Van Dale/Romme en HR 30 mei 2008, C07/131 HR, Endstra tapes).
Adventure Bags stelt zich op het standpunt dat geen sprake is van een eigen oorspronkelijk karakter. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat [ontwerpster] het dessin medio 2006 heeft ontworpen, nu het dessin al eind 2005 bestond en door derden werd verhandeld. Zij beroept zich op een verklaring van [derde] van de firma Armi E Bagagli, die bevestigt dat hij in 2005 het artikel E0321 in een hoeveelheid van 5000 stuks van Gain Source Ind heeft afgenomen, met een foto van een tas met de betreffende print, en een factuur van Gain Source waarop 5000 stuks van art. nr. E0321 vermeld staan.
De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat de verklaring van [derde] in het licht van de uitvoerige verklaring van de ontwerpster [ontwerpster] ongeloofwaardig is. De voorzieningenrechter is met eisers eens dat niet duidelijk is wie [derde] en de firma Armi E Bagagli zijn en welke belangen zij en Gain Source hebben. Geconcludeerd wordt dan ook dat er wel sprake is van een eigen oorspronkelijk karakter.
4.4. Adventure Bags betwist daarnaast het persoonlijk stempel van de maker. Zij stelt dat er slechts sprake is van toepassing van een bepaalde stijl die niet tot auteursrechtelijk werk voert. Volgens haar moet de mode c.q. stijl hier worden gezien als het gebruik van een Paisley-achtig dessin dat bestaat uit uitbundig kleurgebruik met bloemmotief en draaiingen van het bloemmotief.
De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat hier wel degelijk sprake is van een persoonlijk stempel van de maker. [ontwerpster] combineert een door haar ontworpen bloemmotief met een onderliggend kantmotief, hetgeen als persoonlijk stempel gezien moet worden. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is geen sprake van een variant op het Paisley-motief. Uit de overgelegde producties van internetsites blijkt ook dat het publiek de print ook herkent als een Oilily-dessin.
4.5. Adventure Bags voert tenslotte in dit verband nog aan, dat geen sprake is van ontlening, omdat zij de tassen heeft betrokken van haar leverancier uit Hong Kong en die leverde de tassen al eerder aan derden. Zoals hiervoor al is overwogen acht de voorzieningenrechter het niet aannemelijk dat de leverancier van Adventure Bags tassen met hetzelfde ontwerp als dat van [ontwerpster] leverde voor 2006. Er is derhalve voldoende komen vast te staan dat er sprake is van ongeoorloofde verveelvoudiging en ontlening.
Slaafse nabootsing
4.6. Eisers beroepen zich voorts op slaafse nabootsing van de producten van Oilily.
Adventure Bags betwist dat er sprake is van slaafse nabootsing.
Volgens vaste jurisprudentie is bij slaafse nabootsing van belang of men zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen op bepaalde punten evengoed een andere weg had kunnen inslaan en door dit na te laten verwarring sticht ( HR 26 juni 1953, NJ 1954, 90 en HR 8 jan. 1960, NJ 1960, 415). Naar voorlopig oordeel is daarvan in dit geval sprake. Adventure Bags had voor een ander dessin kunnen kiezen, zodat de tassen niet in deze mate op die van Oilily leken.
Conclusie
4.7. Nu in het bovenstaande voldoende is komen vast te staan dat sprake is van een inbreuk op auteursrechten en slaafse nabootsing zijn de vorderingen van eisers voor toewijzing vatbaar. Zij hebben voldoende aannemelijk gemaakt een spoedeisend belang te hebben bij de vorderingen en door de verkoop van de inbreukmakende tassen schade te lijden. Adventure Bags stelt dat het onder A. geformuleerde verbod te ruim is geformuleerd. Verbodsdicta in algemene bewoordingen zijn echter door de Hoge Raad geaccepteerd (vgl. Spoor/Verkade/Visser, Auteursrecht, § 11.12) en de voorzieningenrechter is van oordeel dat voor een dergelijk verbod in casu aanleiding is. De dwangsommen zullen worden beperkt als volgt.
Adventure Bags zal als de in het ongelijk te stellen partij worden veroordeeld in de kosten van dit geding. Zoals hiervoor reeds overwogen zullen niet de gevorderde kosten worden toegewezen, maar zullen de kosten worden begroot conform het liquidatietarief. Gezien de mate van complexiteit van de zaak ziet de voorzieningenrechter aanleiding de kosten te begroten op € 2.500,00. De kosten aan de zijde van eisers worden derhalve begroot op:
- dagvaarding € 72,25
- vast recht 262,00
- salaris procureur 2.500,00
Totaal € 2.834,25
4.8. Trips
Op grond van het bepaalde in art. 1019i Rv. zal de termijn waarbinnen eisers een bodemprocedure aanhangig dienen te hebben gemaakt worden gesteld op zes maanden na betekening van dit vonnis.
5. De beslissing
De voorzieningenrechter
1. Gebiedt gedaagde onmiddellijk na betekening van dit vonnis iedere openbaarmaking en verveelvoudiging van dessins waarop de auteursrechten toekomen aan (een van) eisers, alsmede iedere slaafse nabootsing en verhandeling van slaafse nabootsingen van producten van (een van) eisers waarop een dessin van (een van ) eisers is aangebracht, te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van € 1.000,00 per exemplaar of
€ 7.500,00 per (gedeelte van een) dag, dit ter keuze van eisers, dat gedaagde nalaat aan dit gebod gevolg te geven, met een maximum aan te verbeuren dwangsommen van
€ 200.000,00.
2. Gebiedt gedaagde onmiddellijk na betekening van dit vonnis iedere openbaarmaking en verveelvoudiging van het in de dagvaarding aangeduide, door Beryl [ontwerpster] ontworpen dessin, alsmede iedere slaafse nabootsing en verhandeling van slaafse nabootsingen van producten van (een van) eisers waarop dit dessin is aangebracht te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder door het (laten) vervaardigen, aanbieden, inkopen, op voorraad hebben, verkopen, leveren of anderszins verhandelen van de in de dagvaarding aangeduide inbreukmakende producten te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van € 1.000,00 per exemplaar of € 7.500,00 per (gedeelte van een) dag, dit ter keuze van eisers, dat gedaagde nalaat aan dit gebod gevolg te geven, met een maximum aan te verbeuren dwangsommen van € 200.000,00.
3. Gebiedt gedaagde om op eigen kosten, binnen 14 (veertien) dagen na betekening van dit vonnis haar totale voorraad inbreukmakende producten, naar keuze van eisers, hetzij ter vernietiging af te staan aan eisers, hetzij te vernietigen in aanwezigheid van een gerechtsdeurwaarder en het daarvan opgemaakte proces-verbaal binnen 3 werkdagen na de vernietiging toe te zenden aan de advocaat van eisers, zulks op straffe van een dwangsom van € 2.500,00 per (gedeelte van een) dag dat gedaagde nalaat aan dit gebod gevolg te geven, met een maximum aan te verbeuren dwangsommen van € 50.000,00.
4. Gebiedt gedaagde om op eigen kosten binnen 14 (veertien) dagen na betekening van het vonnis een schriftelijke en van alle relevante documenten vergezeld, door een registeraccountant opgestelde en geaccordeerde verklaring aan de advocaat van eisers te doen toekomen inzake:
a. het totale aantal inbreukmakende producten, dat gedaagde:
- heeft geproduceerd, afgenomen en/of ingekocht;
- heeft verkocht en/of geleverd;
- nog op voorraad en/of in haar macht heeft;
b. de met betrekking tot de inbreukmakende producten gemaakte productie- en/of inkoopkosten, gerealiseerde omzet, alsmede bruto- en netto-winst;
c. de naam- en adresgegevens van leverancier(s), producenten en zakelijke afnemers van de inbreukmakende producten (onder vermelding van het aantal afgenomen inbreukmakende producten per zakelijke afnemer), inclusief namen van contactpersonen, e-mailadressen en faxnummers;
op straffe van een dwangsom van € 5.000,00 voor iedere (gedeelte van een) dag dat gedaagde nalaat volledig aan dit gebod te voldoen, alsmede voor iedere opgave die onjuist en/of onvolledig wordt gedaan en voor iedere dag dat de onvolledige en/of onjuiste opgave voortduurt, met een maximum aan te verbeuren dwangsommen van € 100.000,00.
5. Stelt de termijn waarbinnen eisers op grond van het bepaald in art. 1019i Rv. een bodemprocedure aanhangig dient te hebben gemaakt vast op zes maanden na betekening van dit vonnis.
6. Veroordeelt gedaagde in de proceskosten, aan de zijde van eisers tot op heden begroot op € 2.834,25.
7. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.
8. Wijst af het meer of anders gevorderde.
Dit vonnis is gewezen door mr. H. Wolthuis en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. A.J. Wassenburg-Hazelhoff op 8 mei 2009.