ECLI:NL:RBDHA:2017:12627

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/512888 / HA ZA 16-718

Vonnis van 1 november 2017

in de zaak van

1.de besloten vennootschap MAGNATECH INTERNATIONAL B.V.,

gevestigd te Dronten,

2. de besloten vennootschap
[RWH],

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

eiseressen in conventie,

verweersters in reconventie,

advocaat mr. N.W. Mulder te Amsterdam,

tegen

1.de rechtspersoon naar vreemd recht MAGNATECH LLC,

gevestigd te East Granby, Connecticut, Verenigde Staten

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. E.F. Vaal te Eindhoven,

2. de rechtspersoon naar vreemd recht
KEMPPI OY,

gevestigd te Lahti, Finland,

gedaagde in conventie,

advocaat mr. F.W. Gerritzen te Amsterdam.

Eiseressen in conventie, tevens verweersters in reconventie, zullen hierna ieder afzonderlijk worden aangeduid als ‘MTI’ en ‘RWH’ en gezamenlijk als ‘MTI c.s’.

Gedaagde in conventie sub 1 (tevens eiseres in reconventie) zal verder ‘MLLC’ worden genoemd, terwijl gedaagde in conventie sub 2 verder zal worden aangeduid als ‘Kemppi’.

Voor MTI c.s. is de zaak inhoudelijk behandeld door mr. K. Dadi en mr. A. Tsoutsanis, beiden advocaat te Amsterdam. Voor MLLC is de zaak inhoudelijk behandeld door mr. B.W.A.M. Maassen en mr. P.N.A.M. Claassen, advocaten te Eindhoven. De inhoudelijke behandeling voor Kemppi is gedaan door mr. Gerritzen voornoemd, bijgestaan door mr. W.M. Smelt en mr. N.J. Gans, advocaten te Amsterdam.

1.De procedure

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit het procesdossier. Hierin bevinden zich de volgende stukken:

de inleidende dagvaarding tevens houdende incidentele vordering ex art. 223 Rv van 10 mei 2016;
de akte inbreng producties bij de inleidende dagvaarding met producties 1 tot en met 47;
de conclusie van antwoord in de hoofdzaak en in het incident, tevens houdende (provisionele) eis in reconventie zijdens MLLC, met producties 1 t/m 36;
de conclusie van antwoord, tevens conclusie van antwoord in het incident zijdens Kemppi, met producties 1 t/m 9;
het tussenvonnis van 16 september 2016, waarbij een comparitie van partijen is gelast;
de conclusie van antwoord in reconventie, tevens akte overlegging aanvullende producties in conventie en reconventie, met producties 48 t/m 74;
de e-mail d.d. 29 november 2016 zijdens MTI, waarbij productie 64 “zekerheidshalve nogmaals” is toegezonden;
de akte overlegging nadere producties d.d. 6 december 2016 zijdens MLLC, met producties 37 t/m 40 (toegezonden op 22 november 2016);
de brief van mr. Dadi van 5 december 2016, waarbij een aanvullende kostenopgave is gedaan;
het proces-verbaal van de op 6 december 2016 gehouden comparitie van partijen, alsmede de bij die gelegenheid overgelegde spreekaantekeningen van mr. Dadi en Tsoutsanis, van mr. Maassen en mr. Claassen en van mr. Smelt ;
de brief van mr. Smelt d.d. 23 december 2016 met opmerkingen naar aanleiding van het proces-verbaal;
de brief van mr. Maassen d.d. 27 december 2016 met opmerkingen naar aanleiding van het proces-verbaal;
de brief van mr. Dadi d.d. 9 januari 2017 met opmerkingen naar aanleiding van het proces-verbaal;
de brief van mr. Maassen d.d. 10 januari 2017;
de antwoordakte in conventie zijdens MLLC d.d. 1 februari 2017;
de rolbeslissing van de rechtbank van 17 februari 2017;
de akte overlegging productie zijdens MLLC d.d. 1 maart 2017, met productie 41;
de akte uitlating aanvullende productie zijdens MTI d.d. 15 maart 2017;

1.2

Vonnis is uiteindelijk nader bepaald op heden.

2.De feiten

2.1

MLLC ontwikkelt en produceert onder de naam Magnatech systemen en apparaten voor het lassen van pijpen en buizen. De producten van MLLC kunnen kort gezegd worden opgedeeld in twee segmenten: enerzijds grote lassystemen voor de bouw van pijplijnen met een grote diameter (door partijen aangeduid als het
‘pipeliner segment’) en anderzijds lasapparaten voor het lassen van pijpen en buizen met een kleine diameter (door partijen aangeduid als het
‘orbitaal segment’). Naast volledige systemen en apparaten produceert MLLC ook losse componenten, (reserve)onderdelen en accessoires.

2.2

MLLC brengt haar producten en diensten wereldwijd aan de man via een netwerk van distributeurs en vertegenwoordigers. MTI is één van deze distributeurs. Binnen het netwerk van MLLC neemt MTI een bijzondere positie in. Niet alleen is haar verkoopgebied verreweg het grootste, ook is haar relatie met MLLC duidelijk anders vormgegeven.

2.3

De relatie tussen MLLC en MTI gaat terug tot 1988, toen de eigenaar en
‘president’van MLLC, [A] (verder: [A] ), is gaan samenwerken met [B] (verder: [B] ), de vader van de huidige (indirect) eigenaar en bestuurder van MTI, [C] . Tot dat moment werden de producten van MLLC in Europa verkocht via de Nederlandse vestiging van het Amerikaanse [X] Co (verder: [X] ), maar omdat [X] werd overgenomen door een concurrent van MLLC werd deze relatie beëindigd. [B] , die werkzaam was bij [X] , is toen ingegaan op een aanbod van [A] om voor MLLC te gaan werken.

2.4

Bij brief van 10 februari 1988 heeft [A] hierover onder meer het volgende aan [B] geschreven:

Essentially this letter is to formalize our discussions of January 14, 1988 in Schiedam, when we agreed upon your becoming a fellow employee of Magnatec and the relevant ‘compensation details’. We are not proposing any changes to these verbal agreements (…).

The compensation details are attached as an Addendum to this letter.

The responsibilities of this position are crucial, for the opportunities offered to [B] are equally shared by the opportunities that will accrue to Magnatec. Thus the subject is a management level position in Magnatec – specifically we would like you to function as a Vice President – European Sales – reporting to me. Your chief duty in this position would be to act as Magnatech’s Technical and Sales Representative for all Western Europe, Eastern Europe, and Great Britain . (…) You would be expected to act as Magnatech’s Chief Sales and Technical Liason with both Magnatech appointed distributors and customers. In this position you would have full authority to act in Magnatech’s behalf in negotiations with commercial sales. (…).

2.5

Het genoemde Addendum met
‘compensations details’vermeldt een
‘salary’inclusief een
‘allowance vacation’en een
‘private presentation’van ƒ 102.580,-. Voorts wordt gesproken over een
‘legitimate insurance for A.O.W., W.W. etc’en
‘supplementary insurance’voor onder meer ziekte, arbeidsongeschiktheid en pensioen.

2.6

Hoewel aan het voorgaande geen gevolg is gegeven in de vorm van een dienstbetrekking is MLLC hierna wel een vergoeding aan [B] gaan betalen van ruim ƒ100.000,- per jaar.

2.7

Om de import van de producten van MLLC vanuit de Verenigde Staten in de Europese Gemeenschap te vergemakkelijken, is [B] op 1 mei 1992 de eenmanszaak [HTS] (verder: HTS) begonnen. MLLC is ook hierna de hiervoor genoemde vergoeding blijven betalen. Vanaf 1997 is de eenmanszaak voortgezet als een vennootschap onder firma. In 2000 is [C] bij zijn vader komen werken.

2.8

Met het oog op het voornemen de activiteiten van HTS in te brengen in een besloten vennootschap heeft [C] op enig moment hierna aan MLLC een verzoek gedaan om de naam en het merk Magnatech te mogen gebruiken. In antwoord hierop heeft [A] in een e-mail van 17 januari 2001 onder meer het volgende aan [C] geschreven:

I have been giving this some thought and I think you’re correct. It would be better to use the Magnatech name in Europe as there is some brand indentity (probably not as much as we would like). However, Magnatech will not own any part of this company or at least a controlling interest. Therefore, I have only one condition – that the Director(s) of Magnatech Europe sign a memo to this effect: “Magnatech Europe B.V. is being set up as a company to facilitate distribution of Magnatech products in Europe, the Middle East, and elsewhere. Magnatech Limited Partnership, a Connecticut, USA based company, has no ownership in Magnatech Europe B.V. Magnatech Limited Partnership will allow the use of its company name and trademarks for as long as there is a continuing business relationship between Magnatech Limited Partnership and Magnatech Europe B.V. It is understood that Magnatech is allowing the use of its tradename and is in no way assigning rights to that trade name in any specific market worldwide. Should the principals of Magnatech Europe B.V. decide to sever the relationship with Magnatech Limited Partnership by virtue of distributing competitive products or any other situation requiring Magnatech L.P. to directly establish a company presence in The Netherlands or elsewhere in Europe (…), Magnatech L.P. reserves the right to immediate request (…) to forfeit the use of the Magnatech name (…)

After working with your father for 25 years, I seriously doubt that we won’t be working together for another 25 years. However, as a prudent business practice, I don’t want to end up in a situation such as [X] did, where they could not open a company under their own name in Great Britain as the rights to that name had already been sold. The same situation happened to Budweiser USA when trying to sell beer into Europe competing with the Budweiser, Czech Republic trademark, although in that case the Czechs had the name long before Budweiser USA.

2.9

Op 30 mei 2002 is de besloten vennootschap Magnatech Europe B.V. (verder: Magnatech Europe) opgericht. De onderneming van HTS is daarbij in deze vennootschap ingebracht.

2.1

Omdat Magnatech Europe steeds vaker producten buiten Europa verkocht, is in 2007 de naam gewijzigd in Magnatech International.

2.11

In september 2008 heeft [B] aan MLLC gevraagd om de betaling van zijn
‘salary’stop te zetten, omdat hij zelf van mening was dat dit niet langer paste bij de samenwerking zoals deze zich inmiddels had ontwikkeld.

2.12

Op 1 juli 2010 heeft RWH, waarvan [C] de aandeelhouder en bestuurder is, het woordmerk MAGNATECH als Uniemerk gedeponeerd voor de klassen 7, 9, 12, 40, 41 en 42 voor onder meer lasapparatuur en laswerkzaamheden. Inschrijving van het merk in het merkenregister heeft plaatsgevonden op 18 december 2013. RWH heeft aan MTI een licentie verstrekt het merk te gebruiken.

2.13

Bij e-mail van 18 januari 2013 heeft [A] namens MLLC onder meer het volgende bij MTI aan de orde gesteld:

Unlike a distributor a manufacturer needs a relatively constant demand. We had this to a large degree until three years ago. Your territory accounts for probably more than half the world market, and I have honored my agreement on your exclusivity. The situation last year is untenable – we can’t survive like this. You were gradually selling of a piece order of PL’s (pipeliners, rechtbank), and placed an order for 10 + 15 at the end of the year. So we had people sitting around reading books most of the year, because the 50% or so of business we generate is inadequate to keep a flow and everyone busy. At year end I had everyone on mandatory overtime of 20+ hours a week, further eroding profit (not that we had any). Now I am back to the assembly area looking more like a library.

(…) I think it is fair to say that if you need 50 systems to be profitable, it is not so important as to when you receive the orders, as your overhead is much lower. But it makes all the difference in the world to me when I receive orders. I not only must have cash flow, but I need sufficient AR to satisfy the bank on the amount drawn on the line. Any management textbook will tell you that you cannot staff for the peaks. If I was selling shoes I could probably staff up at Christmas. But I have a hard time hiring even one new manufacturing person. So I am forced with the decision of permanently downsizing to reduce overhead to the level of the low periods, and not being able to meet deliveries if sales pick up. Our biggest overhead is in salaries, and the biggest salaries are chiefly in Engineering. (…).

In deze email stelt [A] vervolgens voor dat MTI bij MLLC een
‘blanket order’voor pipeliner systemen (PL’s) plaatst.
‘For discussion reasons’gaat hij daarbij uit van een bestelling van 50 systemen per tien maanden, waarbij MLLC 5 systemen per maand zal produceren. Hieraan gekoppeld is een betalingsschema met vaste periodieke betalingen door MTI. Afspraken hierover zijn echter niet tot stand gekomen.

2.14

Naar aanleiding van een poging van een derde om het teken MAGNA-TECH als merk te registreren, heeft [C] bij e-mail van 3 september 2013 het volgende aan [A] geschreven:

It seems there is a Magna-Tech in USA whom wants to register under similar classification as the Magnatech products. We cannot do anything for USA of course but you may want to do this? Opposition will cost us between 5 and 10K.

Magnatech is registred in NL (this is for Europe) but we may need to do it for other countries. But this is very expensive (could go up to 150K easily I understood). I think we need to avoid anyone else being able to register the name Magnatech or similar under Magnatech’s classifications.

2.15

In een e-mail van 14 maart 2014 heeft [A] onder meer het volgende aan MTI geschreven:

(…). I am very concerned about your sales, given the size of your territory. I realize that we had an economic recession during this period – which deeply affected both of us, but the sales are still inadequate. In 2008 I believe it was just you and […] . Now you have a substantial staff.

(…)

We shipped several Pipeliners in Jan. from a 2012 order, making the total 30 I believe. We are appreciative of the Guide Ring and spare parts orders throughout the year. However, the point remains that we have not had a system order for 12 months – 7 weeks. This is not a sustainable situation for a manufacturer.

(…)

2.16

Op 7 juli 2014 heeft een bespreking tussen MLLC en MTI plaatsgevonden. Tijdens deze bespreking heeft [A] een presentatie gegeven, waarvan een uitgeprint exemplaar aan MTI ter hand is gesteld. In deze presentatie wordt opnieuw het belang van MLLC als fabrikant bij een constante en stabiele orderstroom aan de orde gesteld, alsmede de, volgens MLLC, slechte prestaties van MTI op dat punt, zowel in het pipeliner segment (
‘no system order since May of 2013’) als in het orbital segment (
‘no significant sales’). Aan MTI is vervolgens medegedeeld dat MLLC voornemens was de verkoop in het orbitaal segment zelf ter hand te nemen. Voorts is MTI te verstaan gegeven dat zij zes maanden de tijd krijgt om de verkopen in het pipeliner segment te verbeteren.

2.17

Onderdeel van de presentatie waren kaarten van Europa, Centraal Azië (inclusief het Midden-Oosten) en Afrika, waarop door MLLC een groot aantal landen rood was gekleurd.

2.18

In Saoedi-Arabië werkte MTI al meer dan tien jaar samen met de firma Pan Gulf Welding Solution Co (PGWS) en in het bijzonder met [D] , de
‘product manager’van dit bedrijf. PGWS trad daarbij op als vertegenwoordiger dan wel (sub)distributeur voor MTI. Bij e-mail van 28 juli 2015 heeft [A] namens MLLC het volgende aan MTI geschreven:

Recently I have decided to deal with Saudi Pan Gulf as our distributer directly. [E] of Pan Gulf approached us directly, and made it plain that they would either sell Magnatech purchased from us, or a competitor. After seeing [D] ’ importance, I am not going to throw this away. Pan Gulf now has a Houston office for sourcing products. If we had a signed contract, it would say, as they all do, that a territory is exclusive as long as there are adequate sales. There have been no sales in Saudi for the last 3 years.

I have never believed in your pricing model, or forcing the distributor to purchase everything from you. (…)

I believe this is why you have lost customers, and partly why Serimax is now the dominant player in Saudi

In the last two years, MI sales have been totally inadequate for the territory, I no longer can believe in your forecasts. Doing so, hurt substantially in 2013/14. If I had not gone out and taken advantage of opportunities and made my own opportunities, I would have been out of business by now. No question. I have not traveled more or worked harder for many years, and now the company is growing rapidly again, not because of, but despite MI. I am no longer going to wait for business – I am going to make it happen. We value MI as an important distributor, but you are no longer the greatest.

(…)

2.19

Bij e-mail van 4 september 2015 heeft [F] , op dat moment de sales manager van MLLC, namens MLLC het volgende aan [C] geschreven:

It has recently come to my attention, the sales efforts of Magnatech in Brazil via various distributors/representatives. Including a welding exhibition in October. However my email is to inform you that Magnatech International will no longer be authorized to sell Magnatech LLC’s products in Brazil or any other South American country or territory. The reason for this is twofold;

1 We currently have a direct Sales Manager for all of Latin America whose duties included developing a sales network for Magnatech LLC in Brazil.

2 Due to an inadequate level of sales by Magnatech International over the course of five years. (…)

2.2

Bij brief van 12 januari 2016 heeft MLLC onder opgave van redenen aan MTI medegedeeld dat zij de tussen hen bestaande relatie beëindigde met ingang van 20 juli 2017, derhalve met inachtneming van een opzegtermijn van 18 maanden. Tegelijk met deze opzegging heeft MLLC een concept-distributieovereenkomst toegezonden, waarin MTI wordt aangesteld als, kort gezegd, exclusief distributeur voor producten van Magnatech in het pipeliner segment in Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

2.21

Bij brief van 1 februari 2016 heeft MTI aan MLLC laten weten de opzegging niet te accepteren en het aanbod tot het aangaan van de voorgestelde distributieovereenkomst afgewezen.

2.22

Kemppi is een in Finland gevestigde producent van booglasapparatuur en leverancier van diverse lasoplossingen. Zij verkoopt haar producten in 70 verschillende landen, verspreid over alle continenten. In 16 landen heeft zij een kantoor.

2.23

In september 2013 hebben [A] en [G] , de toenmalige directeur
‘key account’van Kemppi, gesproken over een eventuele samenwerking tussen MLLC en Kemppi bij de ontwikkeling van een lassysteem voor het pipeliner segment. Dit heeft toen geen vervolg gekregen.

2.24

Bij e-mail van 30 oktober 2014 heeft [A] namens MLLC opnieuw contact opgenomen met Kemppi. In deze email schrijft [A] onder meer het volgende:

I was informed by a distributer that both sells Kemppi and Magnatech that you had asked in a questionnaire whether Kemppi should add orbital welding equipment to your product line.

(…)

Last year I started to work with [G] on a project for a joint pipeline welding system. I was forced to terminate discussions before we reached agreement for several reasons. The primary reason was that I believed it would violate a commercial relationship already in place. This is no longer the case.

2.25

Tussen MLLC en Kemppi zijn hierna gesprekken op gang gekomen over de levering door MLLC aan Kemppi van onderdelen voor lassystemen in het orbitale segment. Deze gesprekken hebben geleid tot een op 11 augustus 2015 ondertekende
‘product purchase agreement’, waarin is vastgelegd dat MLLC als ‘supplier’ de in een appendix nader omschreven producten aan Kemppi zal gaan leveren. Niet in geschil is dat het daarbij gaat om componenten voor lasapparaten in het orbitale segment, waaronder laskoppen en (onderdelen van) afstandsbedieningen.

2.26

Kemppi verwerkt deze componenten in een drietal lasapparaten die zij aanbiedt onder haar eigen merk. Deze apparaten zijn in november 2015 voor het eerst gepresenteerd op een beurs in Stuttgart. Naar aanleiding hiervan heeft MTI bij brief van 6 november 2015 het volgende aan Kemppi geschreven:

We are the exclusive ditributor of Magnatech products in Europe and a number of other continents and countries.

It has come to our attention that you are actively promoting Magnatech products in Europe under your own brand name. We presume – for the time being – that you have “rebranded” these products under your own brand name under an agreement with Magnatech LLC, the US manufacturer, who by entering into this agreement has breached its agreement with us.

You are legally not allowed to benefit from this explicit violation of our exclusive distribution agreement with the manufacturer. We urge you to immediately stop all further promotional activities (and sales) regarding Magnatech products – which of course remain Magnatech products whether they carry your name and colours or not. (…)

2.27

Op deze brief is een uitgebreide correspondentie gevolgd, waarin Kemppi deze stellingname van MTI als ongegrond van de hand heeft gewezen.

3.Het geschil

in conventie

3.1

Na wijziging van eis vorderen MTI c.s.
in de hoofdzaak(verkort weergegeven):

I. een verklaring voor recht dat MLLC en Kemppi gehouden zijn tot vergoeding van de schade die MTI heeft geleden als gevolg van de door hen gepleegde onrechtmatige gedragingen, wanprestaties en inbreuken op rechten;

II. een verklaring voor recht dat (1) de tussen MLLC en MTI gesloten distributieovereenkomst aan MTI exclusieve distributierechten toekent voor alle door MLLC geproduceerde en nog te produceren lassytemen, lasapparatuur en de daarbij behorende onderdelen en dat (2) deze exclusieve rechten gelden voor 80 (in de dagvaarding nader aangeduide) landen;

III. (
primair) een verklaring voor recht dat de opzegging door MLLC van deze distributieovereenkomst nietig is, dan wel dat deze opzegging zal worden vernietigd of dat daaraan op grond van de redelijkheid en billijkheid de werking zal worden ontzegd;

IV. (
subsidiair, voor het geval MLLC wel mocht opzeggen) vaststelling dat de opzegtermijn 36 maanden bedraagt, te rekenen vanaf de dag van de uitspraak;

V. veroordeling van MLLC tot nakoming van de distributieovereenkomst, in het bijzonder tot prompte en exacte uitvoering van orders van MTI, zulks op straffe van de verbeurte van een dwangsom;

VI. veroordeling van MLLC tot betaling van een aanvullende schadevergoeding, nader op te maken bij staat maar voorlopig te begroten € 2.200.000,-, voor de schade die MTI lijdt doordat zij door de voortijdige beëindiging van de distributieovereenkomst diverse investeringen niet meer kan terugverdienen;

VII. veroordeling van MLLC tot betaling van een schadevergoeding, nader op te maken bij staat maar voorlopig te begroten op € 1.134.444,- wegens inbreuk op de exclusieve rechten van MTI onder de distributieovereenkomst door leveringen in Saoedi-Arabië aan PGWS, [firma 1] en [firma 2] ;

VIII. veroordeling van MLLC tot betaling van een schadevergoeding, nader op te maken bij staat maar voorlopig te begroten op € 2.504.654,- wegens inbreuk op de exclusieve rechten van MTI onder de distributieovereenkomst door leveringen aan (andere) afnemers in Saoedi-Arabië;

IX. veroordeling van MLLC tot betaling van een schadevergoeding, nader op te maken bij staat maar voorlopig te begroten op € 500.000,-, wegens inbreuk op de exclusieve rechten van MTI onder de distributieovereenkomst in Brazilië;

X. hoofdelijke veroordeling van MLLC en Kemppi tot betaling van een schadevergoeding, nader op te maken bij staat maar voorlopig te begroten op € 5.600.000,- wegens inbreuk op de exclusieve rechten van MTI onder de distributieovereenkomst door de leveringen door MLLC aan Kemppi;

XI. veroordeling van MLLC om met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis in de hoofdzaak iedere inbreuk op de merkrechten van MTI, waaronder de verhandeling van Magnatech-producten, in de Europese Unie te staken en gestaakt te houden, op straffe van de verbeurte van een dwangsom;

XII. veroordeling van MLLC om binnen een maand na betekening van het vonnis in de hoofdzaak aan de advocaat van MTI c.s. schriftelijk opgave te doen van diverse, in de dagvaarding nader omschreven administratieve gegevens, waaronder gegevens met betrekking tot de netto-winst die MLLC in de periode van 12 januari 2016 tot aan de betekening van het vonnis per verkocht inbreukmakend Magnatech-product. Deze opgave dient te worden opgesteld door de accountant van MLLC en te worden gecontroleerd door een door MTI c.s. aan te wijzen onafhankelijke registeraccountant, één en ander op straffe van de verbeurte van een dwangsom;

XIII. veroordeling van MLLC de in XII bedoelde netto-winst af te dragen;

XIV. verklaring voor recht dat MLLC aansprakelijk is voor alle schade die het gevolg is van de merkinbreuk door MLLC en MLLC te veroordelen deze schade – te berekenen aan de hand van de hiervoor bedoelde opgave, althans nader op te maken bij staat en te vermeerderen met de wettelijke rente – aan MTI te vergoeden;

Dit alles met hoofdelijke veroordeling van MLLC en Kemppi in de integrale kosten van de procedure, althans de buitengerechtelijke kosten en proceskosten (XV), veroordeling van Kemppi in de kosten van de vertaling van de dagvaarding in het Fins (XVII) en waarmerking van het vonnis ten aanzien van Kemppi als een Europese executoriale titel (XVI).

3.2

Daarnaast hebben MTI c.s. een
incidentgeopend, waarin zij bij wege van voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 223 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) voor de duur van het geding vorderen:

I. veroordeling van MLLC tot schorsing van de leveringen aan derden van alle producten die onder de distributieovereenkomst vallen aan derden in landen waarvan aantoonbaar is en reeds afdoende is komen vast te staan dat deze tot de exclusieve gebieden van MTI behoren;

II. veroordeling van MLLC om binnen veertien dagen een voorschot op de in de hoofdzaak gevorderde schadevergoeding te betalen van € 2.500.000,-;

III. veroordeling van Kemppi om binnen veertien dagen een voorschot op de in de hoofdzaak gevorderde schadevergoeding te betalen van € 1.500.000,-;

IV. veroordeling van MLLC tot nakoming van de distributieovereenkomst;

V. veroordeling van MLLC voor alle leveringen tot het einde van de opzegtermijn een Letter of Credit te accepteren, naar keuze van MTI te vervangen door betaling in vier termijnen van telkens 25%;

VI. veroordeling van MLLC en Kemppi om de uitvoering van de tussen hen gesloten productieovereenkomst te schorsen;

VII. veroordeling van Kemppi om de promotie en verkoop van de onder deze overeenkomst geproduceerde lassystemen en lasproducten te schorsen;

VIII. veroordeling van MLLC om met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis in dit incident iedere inbreuk op de merkrechten van MTI, waaronder de verhandeling van Magnatec-producten te staken en gestaakt te houden;

IX. veroordeling van MLLC om binnen een maand na betekening van het vonnis in de hoofdzaak aan de advocaat van MTI c.s. schriftelijk opgave te doen van diverse, in de dagvaarding nader omschreven administratieve gegevens, waaronder gegevens met betrekking tot de netto-winst die MLLC in de periode van 12 januari 2016 tot aan de betekening van het vonnis per verkocht inbreukmakend Magnatech-product. Deze opgave dient te worden opgesteld door de accountant van MLLC en te worden gecontroleerd door een door MTI c.s. aan te wijzen onafhankelijke registeraccountant;

X. versterking van de veroordelingen onder I, IV, V, VI, VIII en IX met een dwangsom;

XI. versterking van de veroordeling onder VII met een dwangsom;

Dit alles eveneens te versterken met diverse dwangsommen (X en XI) en met (XII) hoofdelijke veroordeling van MLLC en Kemppi in de volledige kosten van het incident. Ook hier verzoeken MTI c.s. het vonnis zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad te verklaren en ten aanzien van Kemppi te waarmerken als een Europese executoriale titel (XIII).

3.3

Zakelijk weergegeven, leggen MTI c.s. aan dit alles het volgende ten grondslag:

3.3.1

Tussen MTI en MLLC bestaat een distributieovereenkomst op grond waarvan MTI in 80 landen exclusief distributeur is voor alle producten van MLLC. Deze overeenkomst bestaat reeds sinds 1992, toen [B] zijn activiteiten voor MLLC voor eigen rekening en risico is gaan uitoefenen onder de naam [handelsnaam B] . De relatie tussen partijen is al die jaren nooit op schrift gesteld. Hetgeen partijen steeds over en weer hebben verklaard en de wijze waarop zij zich steeds hebben gedragen laat echter geen andere conclusie toe dan dat tussen hen thans een overeenkomst bestaat met de hiervoor bedoelde inhoud;

3.3.2

MLLC heeft deze overeenkomst opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van achttien maanden. MTI c.s. stellen zich
primairop het standpunt dat deze opzegging nietig is, althans dat daaraan op grond van de redelijkheid en billijkheid de werking aan moet worden ontzegd, nu MLLC daarvoor geen deugdelijke en voldoende zwaarwegende gronden had, de gehanteerde opzegtermijn te kort is en de opzegging ten onrechte niet is vergezeld van een aanbod tot schadevergoeding.

3.3.3

Subsidiair(voor het geval de rechtbank van oordeel mocht zijn dat MLLC wel mocht opzeggen) stellen MTI c.s. zich op het standpunt dat de redelijkheid en billijkheid in verband met de omstandigheden van het geval omstandigheden meebrengen dat een opzegtermijn van 36 maanden dient te worden gehanteerd en dat MTI daarnaast recht heeft op een aanvullende schadevergoeding ter compensatie van de investeringen die zij ook met inachtneming van die langere termijn niet zal kunnen terugverdienen. Hoewel deze compensatie thans nog niet exact valt te becijferen, is volgens MTI c.s. nu al duidelijk dat deze tenminste € 2.200.000,- bedraagt;

3.3.4

Inmiddels is gebleken dat MLLC in ieder geval vanaf begin 2014 herhaaldelijk wanprestatie heeft gepleegd door inbreuk te maken op de exclusieve rechten van MTI onder de distributieovereenkomst. Daarbij gaat het in elk geval om drie directe leveringen aan verschillende partijen in Saoedi-Arabië, het aanstellen van een eigen distributeur in Saoedi-Arabië, het annexeren van Brazilië als exclusief verkoopgebied en het aangaan van de in r.o. 2.25 genoemde overeenkomst met Kemppi. MTI heeft als gevolg van deze wanprestaties schade geleden en zij zal ook nog verder schade lijden, onder meer doordat de acties van MLLC hebben geleid tot verwarring in de markt, waardoor orders uitblijven. Deze schade dient nader bij staat te worden opgemaakt, maar beloopt tenminste de in het petitum in de hoofdzaak onder VII, VIII, IX en X genoemde bedragen. MLLC is aansprakelijk voor deze schade.

3.3.5

Door gebruik te maken van de wanprestatie van MLLC handelt Kemppi onrechtmatig jegens MTI. Daarvan is in elk geval sprake vanaf het moment dat MTI bij brief van 6 november 2015 ondubbelzinnig aan Kemppi duidelijk heeft gemaakt dat de
‘product purchase agreement’die zij met MLLC heeft gesloten, inbreuk maakt op haar rechten als exclusief distributeur in de EU. Met deze overeenkomst wordt een bestaand distributiestelsel ondermijnd en heeft Kemppi nu de beschikking over lassystemen die dankzij de grote marktinspanningen van MTI’s al in de EU en daarbuiten in de markt zijn gezet. Kemppi kan daardoor nu gratis meeliften op het succes dat MTI heeft behaald met haar producten en diensten. Kemppi is op deze grond naast MLLC hoofdelijk aansprakelijk voor de schade die MTI heeft geleden als gevolg van de wanprestatie die MLLC heeft gepleegd door het aangaan van de productieovereenkomst.

3.3.6

Het woordmerk MAGNATECH is op 1 juli 2010 met medeweten en toestemming van MLLC door RWH voor de gehele Europese Unie gedeponeerd. MTI c.s. hebben geconstateerd dat MLLC na de opzegging van de distributieovereenkomst rechtstreeks afnemers in de EU heeft benaderd met betrekking tot de verhandeling van haar producten, d.w.z. producten, voorzien van de naam Magnatech. Daarnaast hebben MTI c.s. geconstateerd dat MLLC zich ook via haar website www.magnatechllc.com rechtstreeks tot de Europese markt richt met haar producten. MLLC gebruikt aldus een teken, identiek aan het merk van RWH voor dezelfde waren als waarvoor dit merk is ingeschreven, hetgeen onmiskenbaar afbreuk doet aan de meest wezenlijke functie van een merk, t.w. de herkomstfunctie.

3.3.7

Nu MTI c.s. MLLC geen toestemming hebben gegeven voor dit gebruik, levert dit merkinbreuk op. MTI c.s. zijn gerechtigd zich tegen het verdere gebruik van het merk te verzetten, terwijl zij daarnaast recht hebben op schadevergoeding. Waar MLLC onmiskenbaar te kwader trouw heeft gehandeld, hebben MTI c.s. op grond van het bepaalde in artikel 2.21 lid 4 van Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) tevens aanspraak op afdracht van de winst die MLLC met de inbreuk heeft behaald.

3.3.8

MTI c.s. hebben gezien dit alles er ook recht op en belang bij dat voor de duur van de procedure een aantal voorlopige voorzieningen wordt getroffen. Deze voorzieningen hebben tot doel verdere schade te voorkomen en het voortbestaan van MTI zeker te stellen. De (proces)houding van MLLC en Kemmpi rechtvaardigt ook dat zij hoofdelijk worden veroordeeld in alle werkelijke gemaakte en nog te maken kosten in verband met deze procedure. Daarbij geldt dat de kosten die MTI c.s. hebben gemaakt in verband met de merkinbreuk op grond van artikel 1019h Rv in elk geval volledig voor vergoeding in aanmerking komen.

3.4

MLLC heeft gemotiveerd verweer gevoerd, uitmondend in een vordering in reconventie, zowel in de hoofdzaak als in het incident op de voet van art. 223 Rv. Samengevat weergegeven houdt dit verweer het volgende in:

3.4.1

In de eerste plaats stelt MLLC zich op het standpunt dat zij de distributierelatie rechtsgeldig heeft opgezegd. Gelet op de omstandigheden van het geval en de aard en inhoud van de overeenkomst, was daarvoor geen zwaarwegende grond vereist. Los daarvan meent MLLC dat zij voor de beëindiging zonder meer goede redenen had, welke redenen zij ook in haar opzeggingsbrief van 12 januari 2016 uiteen heeft gezet. Daarnaast voert MLLC aan dat de in achtgenomen opzegtermijn van 18 maanden redelijk was, zeker nu zij daarnaast een alleszins redelijk aanbod voor een nieuwe distributieovereenkomst heeft gedaan. Voor een aanvullende schadevergoeding is bij die stand van zaken evenmin plaats, aldus MLLC.

3.4.2

De beweerdelijke inbreuken op de exclusiviteit worden door MLLC betwist. Voor zover daarvan niettemin sprake mocht zijn geweest, heeft MTI daardoor volgens MLLC geen schade geleden, althans is deze schade aan haar eigen schuld te wijten geweest.

3.4.3

Anders dan MTI c.s. beweren, heeft RWH het Uniemerk MAGNATECH zonder toestemming van MLLC en ook nog eens op eigen naam geregistreerd. Nu RWH dit merk aldus heeft ‘gekaapt’, kan MLLC zich tegen het verdere gebruik van dit merk verzetten en daarnaast verlangen dat de merkinschrijving aan haar wordt overgedragen. Voor deze aanspraken draag MLLC verschillende juridische grondslagen aan, waaronder de distributieovereenkomst tussen partijen alsmede het bepaalde in artikel 6septies van het Unieverdrag van Parijs (UvP) en de artikelen 8 lid 3, 11 en 18 van de Uniemerkverordening (UMVo)^[1], zoals deze gold tot 1 oktober 2017.

3.4.4

Om dezelfde reden kan MLLC zich ook verzetten tegen (verder) gebruik van de handelsnaam Magnatech en het logo Magnatech.

3.4.5

Het merk komt derhalve aan MLLC toe zodat reeds op die grond geen sprake kan zijn van merkinbreuk. Los daarvan heeft MLLC de beweerdelijke inbreuken ook inhoudelijk bestreden, daartoe stellende dat zij geen producten rechtstreeks aanbiedt aan afnemers in de EU en dat het gebruik van de website in overeenstemming is met de tussen partijen geldende distributierechten.

3.5

Op deze gronden vordert MLLC
in het incidentvan haar kant (
in reconventie) dat de rechtbank, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

I. MTI zal veroordelen tot nakoming van de overeenkomst gedurende het resterende deel van de opzegtermijn, op zodanige wijze dat zij in die periode iedere maand bij MLLC voor tenminste USD 250.238,- aan Magnatech-producten afneemt, zulks op straffe van een dwangsom;

II. MTI c.s. hoofdelijk zal veroordelen in de kosten van het incident, de nakosten daaronder begrepen, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf veertien dagen na betekening van het vonnis in het incident;

3.6

In de hoofdzaakvordert zij
in reconventiedat de rechtbank op de hiervoor kort weergegeven gronden:

III. (
primair) RWH zal veroordelen het Uniemerk MAGNATECH over te dragen aan MLLC en medewerking te verlenen aan de daarvoor noodzakelijke inschrijvingen in het Gemeenschapsmerkenregister, zulks op straffe van een forse dwangsom, althans (
subsidiair) voor recht zal verklaren dat het Uniemerk Magnatech nietig is;

IV. MTI c.s. zal bevelen het gebruik van het teken Magnatech voor diensten en waren, de handelsnaam Magnatech en het logo van Magnatech na de beëindiging van de distributierelatie met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden, eveneens op strafe van een dwangsom;

V. voor recht zal verklaren dat het MTI niet is toegestaan dit teken, deze handelsnaam en dit logo zonder toestemming van MLLC te gebruiken;

VI. MTI c.s. hoofdelijk zal veroordelen in de kosten van het geding (waarbij met betrekking tot het gedeelte van de zaak dat ziet op de handhaving van IE-rechten aanspraak wordt gemaakt op een vergoeding op de voet van artikel 1019h Rv), de nakosten daaronder begrepen en te vermeerderen met de wettelijke daarover vanaf veertien dagen na betekening van het vonnis in de hoofdzaak.

Ook dit alles zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad.

3.6

Ook Kemppi heeft – afzonderlijk – inhoudelijk verweer gevoerd. Daarbij heeft zij voor alle weren aangevoerd dat de Nederlandse rechter niet bevoegd is (geen rechtsmacht heeft) om kennis te nemen van de vorderingen voor zover deze tegen haar zijn ingesteld.

3.7

MTI c.s. hebben de incidentele vorderingen en de reconventionele vorderingen van MLLC bestreden.

3.8

De stellingen van partijen zullen hierna, voor zover van belang, nader aan de orde komen.

4.De beoordeling

in de hoofdzaak en in het incident, zowel in conventie als in reconventie:

Opmerking vooraf

4.1

Per 1 oktober 2017 is de UMVo zoals deze tot die datum gold, ingetrokken en met onmiddellijke ingang vervangen door een nieuwe verordening^[2]. Deze nieuwe verordening betreft echter voor het grootste deel een herschikking, waarbij in elk geval de voor deze procedure relevante bepalingen weliswaar zijn vernummerd, maar inhoudelijk ongewijzigd zijn gebleven. Omwille van de leesbaarheid zal de rechtbank daarom in het hiernavolgende uitgaan van de artikelen, zoals deze tot 1 oktober 2017 hebben gegolden en daarbij verder spreken over de UMVo (oud).

Bevoegdheid

4.2

Nu MLLC en Kemppi respectievelijk zijn gevestigd in de Verenigde Staten en Finland dient de rechtbank eerst (ook ambtshalve) de vraag onder ogen te zien of zij internationaal bevoegd is (rechtsmacht heeft) van de vorderingen kennis te nemen.

t.a.v. MLLC

4.3

Voor wat betreft de tegen MLLC ingestelde vorderingen dient daarbij een onderscheid te worden gemaakt tussen enerzijds de vorderingen die zijn gebaseerd op de opzegging van de distributierelatie en de gestelde schendingen van de exclusiviteit en anderzijds de vorderingen die zijn gegrond op de in r.o. 2.12 bedoelde Europese merkinschrijving van RWH.

4.4

Ten aanzien van beide categorieën acht de rechtbank zich bevoegd. Voor wat betreft de vorderingen die zijn gebaseerd op het Uniemerk MAGNATECH volgt dit uit artikel 97 lid 2 UMVo (oud)^[3], dat bepaalt dat rechtsvorderingen betreffende de inbreuk op en de geldigheid van een Uniemerk tegen een gedaagde die geen woonplaats of vestiging heeft in de Europese Unie, aanhangig worden gemaakt bij de rechtbank voor het Uniemerk van de lidstaat waar de eiser zijn woonplaats heeft. Voor wat betreft de vorderingen die zijn gebaseerd op het beëindigen van de distributierelatie en de gestelde schendingen van de exclusiviteit, kan de rechtsmacht van de Nederlandse rechter bij gebreke van een andersluidende regeling in een verdrag of EU-verordening in elk geval worden ontleend aan het bepaalde in artikel 9, aanhef en onder a Rv. Het gaat hier immers om een rechtsbetrekking die ter vrije bepaling van partijen staat terwijl uit de proceshouding van MLLC blijkt dat zij de rechtsmacht van deze rechtbank ook niet betwist.

t.a.v. Kemppi

4.5

Nu Kemppi is gevestigd te Finland, derhalve binnen de EU, dient de vraag naar de internationale bevoegdheid van de rechtbank te worden beantwoord aan de hand van de Verordening (EU) nr. 1215/2012 van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (verder: EEX II-Vo). Waar MTI c.s. in afwijking van de hoofdregel van artikel 4 EEX II-Vo de Nederlandse rechter hebben aangezocht, wordt deze bevoegdheidsvraag in het bijzonder beheerst door het bepaalde in artikel 7 onder 2 van die verordening.

4.6

Partijen onderkennen dat volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) onder
‘de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan’in de zin van dit artikel zowel de plaats waar de schadeveroorzakende handeling heeft plaatsgevonden (Handlungsort) als de plaats waar de schade is ingetreden (Erfolgsort) kan vallen. Met MTI c.s. is de rechtbank van oordeel dat er op basis van alle gegevens in het dossier^[4]voldoende aanknopingspunten zijn om Nederland in elk geval als Erfolgsort aan te merken. Het verwijt dat MTI c.s. Kemppi maken komt er immers op neer dat Kemppi zich in elk geval binnen de EU schuldig maakt aan het ondermijnen van een bestaand distributiestelsel en het, in het verlengde daarvan, op oneerlijke wijze profiteren van de inspanningen die MTI zich jarenlang heeft getroost. Gesteld dat dit verwijt opgaat, vindt deze oneerlijke en onrechtmatige concurrentie onder meer plaats in Nederland nu Kemppi blijkens het dossier mede actief is op de Nederlandse markt. Daar komt bij dat MTI uitsluitend in Nederland is gevestigd en van daaruit de EU-markt bedient. Het centrum van haar economische belangen is dan ook gelegen in Nederland, zodat de schade als gevolg van die beweerdelijke oneerlijke concurrentie in de EU uiteindelijk in Nederland wordt geleden. De rechtbank acht daarbij van belang dat het, anders dan Kemppi kennelijk meent, bij de gestelde schade om beduidend meer gaat dan alleen zuivere vermogensschade die intreedt op de (Nederlandse) bankrekening van MTI. De stellingen van MTI c.s. volgend, bestaat die schade immers naast verkoop- en winstdaling ook uit verlies van investeringen.

4.7

De rechtbank acht zich derhalve ook bevoegd om kennis te nemen van het geschil tussen MTI c.s. en Kemppi.

Toepasselijk recht

4.8

Zowel in het geschil tussen MTI c.s. en MLLC als in het geschil tussen MTI c.s. en Kemppi gaan partijen ervan uit dat hun rechtsverhouding wordt beheerst door Nederlands recht. De rechtbank volgt partijen hierin.

Rechtsverhouding MLLC en MTI

4.9

Zoals hiervoor in r.o. 2.3 reeds werd vermeld bestaat tussen MLLC en (de rechtsvoorgangers van) MTI een langdurige zakelijke relatie, die teruggaat tot 1988 (toen [B] voor MLLC is gaan werken) en die zich nadien heeft ontwikkeld tot de rechtsverhouding zoals die bestond op het moment dat deze in 2016 door MLLC werd opgezegd. Partijen hebben deze rechtsverhouding nimmer schriftelijk vastgelegd, maar zij zijn het erover eens dat deze ten tijde van de opzegging in elk geval alle kenmerken bezat van een distributieovereenkomst. Beide partijen gaan daarbij uit van de definitie die in de literatuur van deze – niet door de wet benoemde – overeenkomst wordt gegeven, te weten een overeenkomst waarbij de ene partij, de leverancier, zich verplicht bepaalde producten te leveren aan zijn wederpartij, de distributeur, met het oog op doorlevering van die producten door de distributeur aan diens afnemers, zulks voor rekening en risico van de distributeur en op zijn eigen naam.

4.1

Over de precieze inhoud van deze distributieovereenkomst en een aantal andere voor het voorliggende geschil relevante omstandigheden verschillen partijen evenwel sterk van mening. Deze geschilpunten betreffen met name de vraag vanaf welk moment gesproken kan worden van een distributieovereenkomst in de hiervoor bedoelde zin en in hoeverre MTI een beroep kan doen op exclusiviteit. Dat MTI exclusiviteit geniet, staat op zichzelf niet ter discussie, wel voor welke landen dit geldt en voor welke producten. Omdat deze punten van belang zijn voor de verdere beoordeling van het geschil zal de rechtbank daar eerst op ingaan. Waar partijen hun relatie als gezegd nimmer schriftelijk hebben vastgelegd en een wettelijke regeling ontbreekt, zal het daarbij telkens aankomen op hetgeen zij in de loop der jaren over en weer hebben verklaard, hoe zij zich in de loop der jaren over en weer hebben gedragen en hoe zij die verklaringen en gedragingen over en weer redelijkerwijs hebben mogen opvatten. Hiervan uitgaande overweegt de rechtbank ten aanzien van de hiervoor genoemde geschilpunten als volgt.

-
Tijdstip totstandkoming distributieovereenkomst

4.11

Volgens MTI c.s. is reeds sinds 1992 sprake van een distributieovereenkomst in de zin van de hiervoor weergegeven definitie, aangezien [B] toen onder de vlag van de daartoe door hem opgerichte eenmanszaak HTS geheel voor eigen rekening en risico de producten van MLLC is gaan importeren en verhandelen. MLLC bestrijdt dit en betoogt dat op z’n vroegst in 2007 kan worden gesproken van een werkelijke distributierelatie. Daarbij verwijst zij onder meer naar de in r.o. 2.4 geciteerde brief van 10 februari 1988 en de omstandigheid dat [B] hierna jarenlang het in het addendum bij die brief genoemd ‘salary’ heeft ontvangen.

4.12

Dit verweer treft doel. Uit de brief van 10 februari 1988 blijkt immers dat MLLC en [B] zijn overeengekomen dat laatstgenoemde tegen een vaste vergoeding (
‘salary’) voor MLLC zou gaan werken als
‘technical and sales representative’. Daarbij werd, aldus de brief, van hem verwacht dat hij zou optreden (
‘to act’) als
‘sales and technical liason with both Magnatech appointed distributors and customers’. Het mag zo zijn dat [B] (anders dan kennelijk de bedoeling was) hierna niet als werknemer bij MLLC in dienst is getreden, dit laat onverlet dat MLLC hem vanaf 1988 wel de in de brief genoemde vergoeding van ruim ƒ100.000,- per jaar voor zijn werkzaamheden is gaan betalen en dat zij deze vergoeding, naar verder onweersproken is gebleven, ook na de oprichting van HTS in 1992 is blijven betalen. De stelling van MTI c.s. dat het bij deze betalingen vanaf 1992 niet langer zou gaan om het oorspronkelijk overeengekomen
‘salary’maar om een lumpsum-vergoeding voor consultancydiensten die [B] naast zijn distributeurschap voor MLLC is gaan verrichten, moet daarbij als onvoldoende onderbouwd worden verworpen. De door MTI c.s. gegeven voorbeelden van de beweerdelijke afzonderlijke consultancydiensten – het bieden van support aan distributeurs en klanten en productontwikkeling – passen immers geheel binnen de taakomschrijving in de brief van 10 februari 1988 en bij die stand van zaken had het op de weg van MTI c.s. gelegen nader aan te geven waar, wanneer, waarom en hoe deze veranderingen in de afspraken dan wel zouden zijn gemaakt. De rechtbank acht daarbij van belang dat MTI c.s. ook niet hebben weersproken dat [B] HTS uitsluitend heeft opgericht om de invoer in de Europese Gemeenschap te vergemakkelijken en dat de samenwerking voor het overige ongewijzigd is gebleven. De rechtbank concludeert dan ook dat er in elk geval tot 2002, toen Magnatech Europe B.V. werd opgericht, sprake is geweest van een samenwerking waarbinnen [B] steeds verzekerd is geweest van een vaste beloning voor al zijn werkzaamheden ten behoeve van MLLC, waarvan de hoogte ook niet afhankelijk was van zijn verkoopresultaten. Aangezien dit betekent dat [B] niet, althans maar zeer beperkt voor eigen rekening en risico werkzaam was, kan in het licht van de hiervoor weergegeven definitie dan ook niet worden gesproken van een distributieovereenkomst. Naar het oordeel van de rechtbank is dit ook niet meteen anders geworden met de oprichting van Magnatech Europe. Weliswaar is de aard en inhoud van de samenwerking daarna wel van kleur gaan verschieten, maar dit neemt niet weg dat MLLC de vaste vergoeding ook hierna nog tot september 2008 is blijven betalen. Klaarblijkelijk waren partijen eerst toen van oordeel dat de aard en inhoud van hun samenwerking inmiddels zodanig was gewijzigd dat de betaling van een vaste vergoeding daar niet langer bij paste. Gelet hierop betoogt MLLC dan ook terecht dat de rechtsverhouding tussen partijen op z’n vroegst vanaf 2007 kan worden geduid als een distributieovereenkomst in de zin van de hiervoor weergegeven definitie.

-
Exclusiviteit: territorium

4.13

Voor wat betreft de vraag in welke landen MTI in de loop der jaren als exclusief distributeur is aangesteld, beroepen MTI c.s. zich in de eerste plaats op de in r.o. 2.17 genoemde kaarten die MLLC heeft gepresenteerd tijdens de bespreking van 14 juli 2014. Volgens MTI c.s. geven deze kaarten de landen weer waar MTI op dat moment ook volgens MLLC zelf exclusiviteit genoot. MLLC bestrijdt dit. Zij betoogt dat aan deze kaarten geen enkele waarde kan worden toegekend nu zij daarmee slechts heeft willen aangeven hoe groot het gebied was waarbinnen MTI exclusiviteit pretendeerde te hebben.

4.14

Dit betoog van MLLC snijdt echter reeds daarom geen hout nu gesteld noch gebleken is dat partijen in juli 2014 al van mening verschilden over de omvang van het territorium van MTI. De overgelegde stukken laten integendeel geen andere conclusie toe dan dat een discussie hierover eerst na de opzegging en in het kader van deze procedure is ontstaan. Mede in het licht van het punt dat MLLC tijdens de presentatie van 14 juli 2014 heeft willen maken, nl. dat MTI er ondanks de omvang van haar territorium maar niet in slaagde MLLC van een voldoende constante orderstroom te voorzien, moet het er dan ook voor worden gehouden dat de kaarten zonder meer weergeven in welke landen MTI ook in de visie van MLLC zelf exclusiviteit genoot.

4.15

MLLC kan voor wat betreft de landen waar MTI exclusiviteit kan claimen, derhalve in elk geval worden gehouden aan de door haarzelf opgestelde kaarten. Blijkens deze kaarten gaat het om circa 50 landen. De stelling van MTI c.s. dat MTI op basis van uitlatingen en (bestendige) gedragingen van MLLC erop mocht vertrouwen dat zij daarnaast ook nog in circa 30 andere landen exclusiviteit genoot, wordt verworpen. MLLC heeft onder verwijzing naar een aantal concrete voorbeelden gemotiveerd uiteengezet dat zij MTI in ‘onontgonnen’ landen, d.w.z. landen waar zij (nog) geen distributeur had aangesteld, wel eens feitelijk beschermde in het kader van één enkel project. De gang van zaken was daarbij steeds aldus dat MTI vooraf met MLLC afstemde of het haar vrijstond in het desbetreffende land een klant te beleveren, waarbij het steeds duidelijk was dat deze toestemming niet inhield dat dit land daarmee automatisch tot het exclusieve territoir van MTI ging behoren. Tegenover deze stellige en gemotiveerde betwisting heeft MTI geen concrete feiten en omstandigheden gesteld die het door haar op dit punt gestelde vertrouwen zouden kunnen rechtvaardigen. De in dit verband als productie 4 overgelegde e-mails volstaan daartoe in elk geval niet nu het daarin gaat om doorverwijzingen door MLLC van potentiële klanten in Hongarije, Spanje, Finland en Saoedi-Arabië, derhalve landen die op de kaarten als exclusief zijn aangeduid en waarvan de exclusiviteit overigens ook niet in geschil is.

4.16

Partijen hebben nog afzonderlijk gedebatteerd over de vraag of MTI ook exclusiviteit genoot in Brazilië. MTI beroept zich in dat kader op de hiervoor geciteerde e-mail van MLLC van 4 september 2015. Naar het oordeel van de rechtbank kan hieruit echter niet worden afgeleid dat ook dit land tot het exclusieve verkoopgebied van MTI behoorde. Daartoe valt er allereerst op te wijzen dat MTI blijkens een door haar zelf opgesteld verkoopoverzicht (productie 2) in Brazilië slechts één verkoop (in 2013) heeft gerealiseerd. Tegen de achtergrond van de door MLLC geschetste gang van zaken in gebieden waar (nog) geen distributeur was aangesteld, is dit onvoldoende om een (al dan niet stilzwijgende) aanstelling als exclusief distributeur te kunnen aannemen. De rechtbank acht daarbij van belang dat MTI c.s. tegenover de betwisting door MLLC ook niet heeft kunnen aangeven wanneer zij exclusief distributeur in Brazilië zou zijn geworden, hoe dat toen is gegaan en welke, bij een dergelijk distributeurschap passende activiteiten zij sindsdien in dat land zou hebben verricht. Daar komt nog bij dat de e-mail van 4 september 2015 ook niet los kan worden gezien van de omstandigheid dat MTI op dat moment voorbereidingen trof om deel te gaan nemen aan een beurs in Brazilië, juist op het moment dat de samenwerking tussen partijen stokte en MLLC tijdens de bespreking van 14 juli 2014 al had aangekondigd een aantal zaken in eigen hand te willen gaan nemen.

-
Exclusiviteit: contractsproducten

4.17

MTI c.s. stellen zich in deze zaak op het standpunt dat de aan haar verleende exclusiviteit uitputtend is, d.w.z. dat zij exclusief distributeur was en is voor alle producten van MLLC. MLLC heeft dit gemotiveerd bestreden en onder verwijzing naar de aard van de relatie tussen partijen en de wijze waarop deze zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld, aangevoerd dat het haar altijd en zonder restricties heeft vrijgestaan om als zogenoemde ‘Original Equipment Manufacturer’ (OEM) rechtstreeks componenten en onderdelen aan derden te leveren. Zij wijst er daarbij op dat zij ook al voor 2007 samen met de heer [B] regelmatig klanten bezocht in het kader van deze zogenoemde OEM-leveringen en dat dergelijke leveringen ook nadien staande praktijk zijn gebleven. MLLC heeft daarbij meerdere voorbeelden gegeven van partijen aan wie in de loop der jaren dergelijke OEM-leveringen zijn gedaan

4.18

Tegenover deze gemotiveerde betwisting hebben MTI c.s., op wie ook hier de stelplicht en bewijslast rust, niet meer gesteld dan dat deze uitzondering voor OEM-leveringen nooit zou zijn overeengekomen. Dit argument volstaat reeds daarom niet nu de relatie tussen partijen zich juist hierdoor kenmerkt dat zij over nagenoeg geen enkel onderwerp uitdrukkelijke afspraken hebben gemaakt, laat staan dat zij daarover iets op papier hebben gezet. In dit licht had het dan ook op de weg van MTI c.s. gelegen nauwkeurig aan te geven op grond van welke verklaringen en gedragingen moet worden aangenomen dat de exclusiviteit zich uitstrekte over alle producten van MLLC, ongeacht de vlag waaronder deze werden verkocht. Daarmee hebben MTI c.s. niet voldaan aan hun stelplicht, zodat ervan dient te worden gegaan dat het MLLC inderdaad altijd heeft vrijgestaan als OEM rechtstreeks componenten en onderdelen te leveren ten behoeve van door die derden te fabriceren lasapparatuur. Dit betekent dat de exclusiviteit beperkt is tot de verkoop van wat partijen aanduiden als
‘Magnatech branded products’.

Opzegging distributieovereenkomst

4.19

De rechtsverhouding tussen partijen kwalificeert als een onbenoemde duurovereenkomst, die, naar tussen hen niet in geschil is, is aangegaan voor onbepaalde tijd en geen opzeggingsregeling kent. Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad geldt ten aanzien van een dergelijke overeenkomst als uitganspunt dat deze zonder meer opzegbaar is. Dit uitgangspunt geldt echter niet onverkort. De eisen van redelijk en billijkheid kunnen namelijk in verband met de aard en de inhoud van de overeenkomst en de omstandigheden van het geval meebrengen dat opzegging alleen mogelijk is als daarvoor een voldoende zwaarwegende grond bestaat en/of dat de opzeggende partij een bepaalde opzegtermijn in acht moet nemen of de opzegging gepaard moet laten gaan met een aanbod tot betaling van een (schade)vergoeding (vgl. HR 28 oktober 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ9854 en HR 14 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ4163).

4.2

Onder verwijzing naar dit juridische kader betogen MTI c.s. dat de opzegging door MLLC onder de gegeven omstandigheden zonder rechtsgevolg is gebleven omdat (i) daarvoor geen zwaarwegende gronden bestonden, (ii) de door MLLC gehanteerde opzegtermijn te kort is en (iii) MLLC niet had mogen opzeggen zonder tevens schadevergoeding aan te bieden. Zij beroepen zich daartoe in het bijzonder op de omstandigheid dat MTI en haar rechtsvoorgangers al ruim 25 jaar voor MLLC werkzaam zijn als exclusief distributeur, waarbij MTI haar bedrijfsvoering volledig heeft afgestemd op de verkoop van de producten van MLLC en inmiddels voor 98% van haar omzet afhankelijk is geworden van MLLC. Daarnaast achten zij van belang dat MTI belangrijke investeringen heeft gedaan die zij niet meer zal kunnen terugverdienen. Bovendien is het aan de jarenlange investeringen en inspanningen van MTI te danken dat het merk Magnatech in een groot gebied op de kaart is gezet. MLLC heeft hiervan geprofiteerd en zal hiervan blijven profiteren, onder meer in de vorm van een distributeurschap dat veel waard is geworden.

4.21

De rechtbank stelt in verband met de aldus door MTI c.s. sterk benadrukte aard, inhoud en duur van de overeenkomst voorop dat, zoals hiervoor reeds werd overwogen, van een eigenlijke distributieovereenkomst, d.w.z. een rechtsverhouding die de kenmerken heeft van de in r.o. 4.9 weergegeven definitie, op z’n vroegst sprake is geweest vanaf 2007. In de periode daarvoor betaalde MLLC immers jarenlang een vaste beloning, zodat reeds op die grond niet kan worden gezegd dat (de rechtsvoorgangers van) MTI geheel voor eigen rekening en risico handelden. Daaraan kan nog worden toegevoegd dat MTI in de onderlinge relatie met MLLC ook zeker niet als de economisch zwakkere partij kan worden aangemerkt. Dit volgt reeds uit de eigen stellingen van MTI c.s., die gaandeweg de procedure meer en meer zijn gaan benadrukken dat tussen partijen nimmer sprake is geweest van een klassieke, hiërarchische distributieverhouding. Volgens MTI c.s. heeft de relatie tussen partijen zich in de loop van de jaren integendeel ontwikkeld tot een samenwerkingsrelatie waarbinnen MTI “de broek aan had” en een grote mate van vrijheid genoot om haar eigen prijs- en verkoopbeleid te voeren. Dit strookt ook met de omstandigheid dat, zoals MLLC onweersproken heeft aangevoerd, voor MTI en haar rechtsvoorgangers nimmer, ook niet na 2007, een minimumafnameverplichting heeft gegolden.

4.22

Hiervan uitgaande is de rechtbank van oordeel dat MLLC een voldoende zwaarwegende grond had om tot opzegging over te gaan. Mede blijkens de opzeggingsbrief van 12 januari 2016, waarin uitdrukkelijk wordt verwezen naar de bespreking van 7 juli 2014, was de belangrijkste grond voor de opzegging voor MLLC gelegen in de omstandigheid dat de samenwerking zoals die zich had ontwikkeld, meer en meer nadelig voor haar werd en haar zelfs in financiële problemen bracht. Het beleid dat MTI voerde, was vooral gericht op het pipeliner-segment, waarbij het veelal gaat om grote, maar onregelmatige orders. Bij gebrek aan een regelmatige orderstroom kampte MLCC daardoor regelmatig met stilliggende productielijnen, terwijl grote orders, onder meer door het beroep dat deze deden op het werkkapitaal, leidden tot liquiditeitsproblemen. Dat de samenwerking voor MLLC financieel nadelig was geworden, hebben MTI c.s. niet, althans onvoldoende gemotiveerd betwist. Uit de overgelegde producties komt ook genoegzaam naar voren dat MLLC, zoals zij verder heeft aangevoerd, deze problematiek vanaf 2012 meerdere malen bij MTI aan de orde heeft gesteld, maar dat dit niet tot een voor haar bevredigende oplossing heeft geleid. Naar het oordeel van de rechtbank levert dit in een samenwerkingsrelatie als hier aan de orde een voldoende zwaarwegende grond op om deze te beëindigen. Een dergelijke relatie ontleent haar bestaansrecht immers aan het economische voordeel dat beide partijen daarmee kunnen behalen. Wanneer dit voor een van de partijen wegvalt of zelfs in het tegendeel komt te verkeren, kan van haar niet worden gevergd deze relatie voort te zetten. Of een van partijen van het ontstaan van deze situatie een verwijt valt te maken, doet daarbij niet ter zake.

4.23

Gelet op het voorgaande kan de door MLLC ook nog opgeworpen vraag of zij in de gegeven omstandigheden überhaupt een zwaarwegende grond nodig had om tot opzegging te kunnen overgaan, verder in het midden blijven.

4.24

Naar het oordeel van de rechtbank was MLLC gelet op de aard, inhoud en duur van de overeenkomst alsmede de overige door MTI c.s. aangevoerde omstandigheden ook niet gehouden bij haar opzegging een langere opzegtermijn dan de door haar gehanteerde 18 maanden in acht te nemen. Ervan uitgaande dat op z’n vroegst vanaf 2007 kan worden gesproken van een distributierelatie waarbij MTI volledig haar eigen broek moest ophouden, komt dit neer op ruim twee maanden voor ieder jaar dat de eigenlijke distributierelatie heeft geduurd. De omstandigheid dat MTI, zoals door MTI c.s. wordt gesteld maar door MLLC wordt betwist, haar bedrijfsvoering geheel zou hebben afgestemd op de producten van MLLC en voor haar omzet vrijwel volledig afhankelijk zou zijn van MLLC maakt dit niet anders. Los van het feit dat het uiteindelijk de eigen keuze van MTI is geweest om zich volledig op MLLC te richten, acht de rechtbank daarbij van belang dat zij er in elk geval vanaf 2014 uitdrukkelijk rekening mee heeft moeten houden dat haar relatie met MLLC wel eens zou kunnen worden beëindigd. De aard en inhoud van de bespreking op 7 juli 2014 liet daarover geen misverstand bestaan.

4.25

De rechtbank acht voorts van belang dat MLLC de opzegging vergezeld heeft doen gaan van een aanbod tot aangaan van een nieuwe distributieovereenkomst, daarmee te kennen gevend dat zij de relatie niet definitief wilde beëindigen maar veeleer anders vorm wilde geven. Dit aanbod voorzag in het behoud van de exclusiviteit in het voor MTI belangrijke pipeliner segment in Europa, het Midden Oosten en Afrika, zodat het niet meteen als onredelijk terzijde kan worden geschoven. Gelet hierop kan de beweerdelijke omstandigheid dat MTI belangrijke investeringen zou hebben gedaan die niet meer kunnen worden terugverdiend, evenmin veel gewicht in de schaal leggen. De rechtbank merkt daarbij op dat MTI c.s. tegenover de betwisting door MLLC overigens te vaag is gebleven omtrent de aard en omvang van deze investeringen, zodat daar ook om deze reden aan voorbij wordt gegaan.

4.26

Slotsom uit dit alles is dat de opzegging door MLLC stand houdt en aldus het beoogde rechtsgevolg heeft gehad. Dit betekent dat de tussen partijen bestaande overeenkomst rechtsgeldig is geëindigd per 20 juli 2017 en dat MTI c.s. terzake die beëindiging geen aanspraak hebben op enige vergoeding. Evenmin kunnen zij vanaf 20 juli 2017 nog aanspraken maken op verdere nakoming door MLLC van de verplichtingen uit deze overeenkomst.

schending exclusiviteit

4.27

Onder dit kopje verwijten MTI c.s. aan MLLC dat zij vanaf 2014 herhaaldelijk inbreuk heeft gemaakt op de exclusieve rechten van MTI, enerzijds door in landen die tot het exclusieve gebied van MTI behoorden, rechtstreeks afnemers te benaderen en te beleveren en anderzijds door MTI simpelweg de exclusiviteit in een bepaald land te ontnemen. Inbreuken van de eerste categorie, het rechtstreeks benaderen en beleveren afnemers, hebben volgens MTI c.s. in elk geval plaatsgevonden in Saoedi-Arabië en Finland. Het simpelweg ontnemen van de exclusiviteit in een bepaald land is aan de orde in Brazilië, waar MLLC in de eerder besproken e-mail van 4 september 2015 aan MTI te verstaan heeft gegeven dat zij daar niet langer mocht verkopen. Al deze inbreuken leveren evenzovele wanprestaties op, aldus nog steeds MTI c.s.. MLLC bestrijdt dit.

4.28

De rechtbank overweegt hierover als volgt.

-
Brazilië

4.29

Ten aanzien van de beweerdelijke ‘annexatie’ van Brazilië moet aanstonds worden geoordeeld dat dit reeds daarom geen inbreuk op de rechten van MTI kan opleveren, omdat MTI in dat land geen exclusiviteit genoot. De rechtbank verwijst hiervoor naar hetgeen zij daaromtrent in de r.o. 4.16 heeft overwogen en beslist.

-
Finland

4.3

De schending van de exclusiviteit in Finland is volgens MTI c.s. gelegen in de
‘product purchase agreement’die MLLC met Kemppi is aangegaan en de leveranties die MLLC op grond van die overeenkomst vervolgens aan Kemppi heeft gedaan.

4.31

Ook dit verwijt gaat niet op. Weliswaar is Finland onbetwist één van de landen waar MTI exclusiviteit genoot, maar zoals hiervoor reeds werd overwogen en beslist, heeft tussen partijen te gelden dat het MLLC steeds vrijstond als OEM aan andere leveranciers/fabrikanten componenten en onderdelen te leveren ten behoeve van producten die door die leveranciers op eigen naam of onder eigen merk op de markt worden gebracht. De onderdelen en componenten die MLLC onder de gewraakte overeenkomst met Kemppi levert, kwalificeren als zodanig. MLLC levert Kemppi immers laskoppen en (delen van de) afstandsbedieningen die Kemppi vervolgens verwerkt in lasapparatuur die zij onder haar eigen merk op de markt brengt. Uit de door MTI c.s. als productie 64 in het geding gebrachte foto’s blijkt bovendien dat ook de door MLLC geleverde componenten daarbij worden voorzien van de naam van Kemppi. Dat de componenten van MLLC essentiële onderdelen van de apparaten van Kemppi zijn en dat de vormgeving van deze componenten nauwelijks afwijkt van de componenten die onder naam Magnatech op de markt worden gebracht, maakt dit alles niet anders.

-
Saoedi-Arabië

4.32

De gestelde schendingen van de exclusiviteit in Saoedi-Arabië – van welk land evenmin in geschil is dat dit behoorde tot het gebied waar MTI exclusief distributeur was – betreffen in de eerste plaats de gang van zaken rond een bestelling van vijf pipelinersystemen ten behoeve van het ‘Jazan Refinery and Maritime Terminal Project’ (het Jazan-project, in hun petitum in conventie door MTI c.s. ook wel aangeduid als ‘het BESIX/GSW-project’). Deze gang van zaken komt er kort gezegd op neer MTI na een langdurig traject ervan uit mocht gaan dat (1) de laswerkzaamheden voor dit project zouden worden uitgevoerd door het aan PGWS gelieerde Gulf Steel Welding (GSW) en dat (2) GSW de benodigde lassystemen zou bestellen bij PGWS, die deze op haar beurt zou betrekken van MTI. MTI heeft hiertoe in augustus 2014 een offerte uitgebracht aan PGWS en kort nadien ook direct aan GSW. PGWS en GSW hebben echter geen bestelling geplaatst bij MTI, maar hebben de systemen (voor een lagere prijs) via een Amerikaans handelshuis, [Q] , rechtstreeks besteld bij MLLC. MTI c.s. stellen dat het voor MLLC zonder meer duidelijk was dat deze bestelling voor een afnemer in Saoedi-Arabië was. Door hier niettemin aan mee te werken, heeft MLLC dan ook de rechten van MTI onder de distributieovereenkomst geschonden, aldus MTI c.s..

4.33

Daarnaast wijzen MTI c.s. op de in r.o. 2.18 genoemde e-mail van [A] van 28 juli 2015, die volgens hen niet anders kan worden gelezen dan dat MLLC aankondigt de exclusiviteit voor Saoedi-Arabië niet langer te zullen respecteren en voortaan rechtstreeks zaken te gaan doen met PGWS. Volgens MTI c.s. heeft MLLC hierna via PGWS tenminste twee keer buiten MTI om in Saoedi-Arabië geleverd, te weten aan de firma [firma 1] (een vaste klant van MTI) en aan de firma [firma 2] .

4.34

De rechtbank acht al deze verwijten gegrond. Ten aanzien van de levering van de vijf pipelinersystemen ten behoeve van het Jazan-project geldt daartoe dat MLLC ter zitting met zoveel woorden heeft erkend dat zij wist dat de bestelling die zij van [Q] had ontvangen, bestemd waren voor een afnemer in Saoedi-Arabië. Waar MLLC ondanks die wetenschap ervoor heeft gekozen de klant niet alsnog door te verwijzen naar MTI of hierover tenminste met MTI in contact te treden, kan deze gang van zaken niet anders worden geduid dan een inbreuk op de rechten van MTI onder de overeenkomst. Dat het initiatief om de systemen buiten MTI om te betrekken zou zijn uitgegaan van PGWS omdat zij MTI te duur vond, maakt dat niet anders. Door richting MTI geen open kaart te spelen, heeft MLLC MTI immers de mogelijkheid ontnomen aan dit bezwaar tegemoet te komen. In het verlengde hiervan verwerpt de rechtbank ook het betoog van MLLC dat het haar in dit geval vrijstond om buiten MTI om te leveren omdat in de tussen hen geldende exclusiviteitsafspraken mede een verbod op passieve verkopen besloten ligt, hetgeen naar Saoedisch (mededingings)recht niet zou zijn toegestaan. Nog daargelaten dat dit betoog op geen enkele wijze inhoudelijk is onderbouwd of toegelicht (zelfs een simpele verwijzing naar een wetsartikel ontbreekt), miskent het dat eventuele beletselen naar Saoedisch recht MLLC niet automatisch ontsloegen van haar verplichtingen jegens MTI.

4.35

Met betrekking tot de overige verwijten stelt de rechtbank vast dat MLLC niet heeft weersproken dat zij na de e-mail van 28 juli 2015 in Saoedi-Arabië inderdaad rechtstreeks zaken is gaan doen met PGWS en dat dit in elk geval heeft geleid tot leveringen aan twee in dat land gevestigde afnemers. Daarbij heeft MLLC ook niet weersproken dat één van die afnemers, [firma 1] , reeds klant van MTI was. Dit levert in haar verhouding tot MTI evenzovele inbreuken op de distributieovereenkomst op, waarbij ook hier geldt dat het betoog dat het initiatief van PGWS zou zijn uitgegaan en dat de Saoedische wetgeving passieve verkopen zou toelaten, geen hout snijdt.

-
schadevergoeding

4.36

Slotsom uit het voorgaande is dat de gestelde schendingen van de exclusiviteit door MLLC uitsluitend opgaan voor Saoedi-Arabië. Deze schendingen leveren even zovele toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de distributieovereenkomst. Nu nakoming gelet op de aard van de geschonden verbintenissen ook niet meer mogelijk is, is MLLC aansprakelijk voor de schade die MTI daardoor heeft geleden.

4.37

Volgens MTI c.s. heeft MTI in elk geval schade geleden in de vorm van gederfde omzet en winst doordat de leveringen ten behoeve van het Jazan-project en de leveringen aan [firma 1] en [firma 2] aan haar voorbij zijn gegaan en doordat zij nadien ook nog verdere verkopen is misgelopen. Deze schade begroten zij op tenminste € 1.134.444,- resp. € 2.504.654, welke bedragen zij (gedeeltelijk) als voorschot vorderen. De rechtbank volgt MTI c.s. hierin echter niet, nu zij met MLLC van oordeel is dat niet kan worden aangenomen dat deze bestellingen zonder de wanprestaties van MLLC zonder meer bij MTI zouden zijn geplaatst. De rechtbank wijst er daarbij op dat MLLC onweersproken heeft gesteld dat er in Saoedi-Arabië meerdere aanbieders van lasapparatuur actief zijn en de klacht van PGWS nu juist was dat MTI ten opzichte van die concurrenten te duur was geworden. Dit laat onverlet dat voldoende aannemelijk is dat MTI als gevolg van de wanprestaties schade heeft geleden, al was het maar doordat al haar inspanningen om de bestelling voor het Jazan-project definitief binnen te halen door de handelwijze van MLLC in één klap tevergeefs zijn gedaan en doordat de Saoedische markt haar vervolgens door de handelwijze van MLLC feitelijk is ontnomen. Bij dit laatste is van belang dat niet, althans onvoldoende weersproken is gebleven dat Saoedi-Arabië voor MTI een belangrijke markt in het pipeliner segment was. De rechtbank zal gelet op dit één en ander dan ook geen (voorschot)bedragen toewijzen, maar de zaak wel verwijzen naar de schadestaatprocedure.

Staken gebruik handelsnaam, logo en merk

4.38

Nu hiervoor werd geoordeeld dat de rechtsverhouding tussen partijen per 20 juli 2017 rechtsgeldig is beëindigd, is de vraag aan de orde of MTI c.s., zoals door MLLC in de hoofdzaak
in reconventie(onder IV) wordt gevorderd, het gebruik van de handelsnaam, het logo en het Uniemerk MAGNATECH dienen te staken.

4.39

Naar het oordeel van de rechtbank is dit het geval. Daartoe wordt het volgende overwogen.

4.4

Zoals hiervoor reeds vermeld, heeft [C] voorafgaand aan de oprichting van Magnatech Europe aan MLLC toestemming gevraagd om de naam en het merk Magnatech te mogen gebruiken. Hierop heeft [A] namens MLLC gereageerd met de in r.o. 2.8 geciteerde e-mail van 17 januari 2001. In deze email staat vermeld onder welke voorwaarden de gevraagde toestemming werd verleend. Naar het oordeel van de rechtbank kunnen deze voorwaarden niet anders worden gelezen dan dat 1) het MTI slechts is toegestaan deze naam en dit merk te gebruiken voor de duur van de tussen partijen bestaande samenwerking (
‘for as long as there is a continuing business relationship’) en dat 2) deze toestemming uitdrukkelijk niet inhoudt dat rechten worden overgedragen of prijsgegeven (
‘Magnatech (…) is in no way assigning rights’). De rechtbank wijst er daarbij op dat de e-mail daarbij uitdrukkelijk spreekt over zowel
‘trade names’en
‘trade marks’. De aan het slot van de e-mail genoemde voorbeelden van de lotgevallen van [X] en Budweiser maken daarbij ook zonder meer duidelijk waar het MLLC vooral om gaat, namelijk dat zij na een eventuele beëindiging van de
‘business relationship’niet geconfronteerd wil worden met de situatie dat zij haar eigen naam niet meer als handelsnaam of merk zou mogen gebruiken.

4.41

MTI c.s. hebben hier tegenover niet meer aangevoerd dan dat deze voorwaarden nooit zouden zijn overeengekomen omdat het in de e-mail voorgestelde memo nooit door de directie van Magnatech Europe is ondertekend. Dit verweer wordt verworpen. De voorwaarden waaronder MLLC haar toestemming verleende zijn duidelijk in de e-mail verwoord en kunnen redelijkerwijs niet zo worden gelezen dat deze toestemming ook nog eens afhankelijk werd gesteld van het tekenen van een schriftelijk stuk. Gesteld noch gebleken is bovendien dat deze voorwaarden door [C] uitdrukkelijk van de hand zijn gewezen, terwijl vervolgens wel is overgegaan tot het gebruik van de naam Magnatech Europe. Gelet hierop betoogt MLLC dan ook terecht dat de voorwaarden in elk geval stilzwijgend zijn aanvaard. De rechtbank merkt daarbij op dat het ontbreken van een getekend stuk ook naadloos past in de relatie tussen partijen, die zich kenmerkt door een hoge mate van vertrouwen en waarbij afspraken vrijwel nimmer formeel op papier zijn gezet.

4.42

De conclusie moet dan ook zijn dat de door MLLC gestelde voorwaarden onderdeel zijn geworden van de tussen partijen bestaande overeenkomst. MTI heeft zich daarmee contractueel verbonden na beëindiging van de relatie het gebruik van de naam Magnatech in haar handelsnaam en als merk, alsmede het gebruik van de Magnatech-logo’s te staken. MLLC kan daarvan dan ook nakoming verlangen.

4.43

MTI c.s. hebben nog opgeworpen dat RWH geen partij was bij de distributieovereenkomst, zodat de daaruit voortvloeiende verplichtingen niet voor haar gelden. Ook dit verweer gaat niet op. RWH is weliswaar een zelfstandige entiteit, maar tegelijkertijd de aandeelhouder en bestuurder van MTI en bovendien de persoonlijke holding van [C] , die aldus zowel MTI als RWH controleert. Niet gebleken is bovendien dat MTI en RWH op dit punt andere economische belangen hadden. Integendeel: volgens MTI c.s. is RWH juist overgegaan tot het deponeren van het Uniemerk MAGNATECH om de, volgens hen, aanzienlijke inspanningen en investeringen die MTI al had gedaan om de naam Magnatech in Europa in de markt te zetten, veilig te stellen. RWH en MTI kunnen in dit kader dan ook worden vereenzelvigd. In zoverre kan ook RWH gebonden worden geacht.

Overdracht Uniemerk

4.44

Naast staking van het gebruik van de naam Magnatech als merk vordert MLLC
in reconventietevens dat het Uniemerk om niet aan haar wordt overgedragen.

4.45

Anders dan MLLC meent, kan de verplichting daartoe niet worden ontleend aan de overeenkomst zelf. De hiervoor besproken voorwaarden in de e-mail van 17 januari 2001 zien immers uitsluitend op het gebruik van naam en merk. In de vraag wat heeft te gelden indien MTI in het kader van dit toegestane gebruik voor zichzelf rechten verkrijgt, hebben partijen niet voorzien. Voor zover al kan worden gezegd dat daarmee sprake is van een leemte die zich voor invulling leent, kan deze naar het oordeel van de rechtbank met toepassing van artikel 6:248 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) niet zodanig worden ingevuld dat de overeenkomst in dat geval zou meebrengen dat MTI gehouden zou zijn deze rechten
om niet, derhalve zonder enige vergoeding, af te staan. De rechtbank neemt daarbij in aanmerking dat, zoals hierna aan de orde zal komen, de UMVo nu juist een bijzondere regeling kent, die een dergelijke aanspraak slechts in een zeer specifieke situatie mogelijk maakt.

4.46

De rechtbank komt daarmee toe aan de merkenrechtelijke grondslag die MLLC in stelling heeft gebracht, te weten artikel 18 UMVo (oud)^[5]. MLLC heeft daarnaast ook een beroep gedaan op artikel 6septies UvP, maar aan deze bepaling komt geen zelfstandige betekenis toe nu de daarin gegeven regeling volledig en uitputtend is geïmplementeerd in artikel 18 UMVo (oud). De rechtbank zal daarom verder uitgaan van laatstgenoemd artikel, dat bepaalt dat, indien een Uniemerk zonder instemming van de merkhouder is ingeschreven op naam van een gemachtigde of vertegenwoordiger van die merkhouder, deze het recht heeft overgang van de inschrijving te zijnen behoeve te vorderen, tenzij de gemachtigde of vertegenwoordiger zijn handelen kan rechtvaardigen.

4.47

Gelet op de door artikel 18 UMVo (oud) gestelde vereisten voor opeising stelt de rechtbank in de eerste plaats vast dat de rechtsverhouding tussen partijen zonder meer onder het toepassingsbereik van dit artikel valt. MLLC heeft genoegzaam aangetoond dat zij op het moment dat RWH overging tot deponering van het Uniemerk, reeds jarenlang de naam Magnatech voerde voor haar onderneming en haar producten en om die reden in de Verenigde Staten houdster was van het (ongeregistreerde) merkrecht MAGNATECH voor waren en diensten in dezelfde klassen als waarvoor het Uniemerk is ingeschreven. MLLC valt daarmee aan te merken als merkhouder in de zin van artikel 18. Daarnaast kwalificeert MTI als distributeur als een vertegenwoordiger in de zin van dit artikel. Het verweer dat de inschrijving op naam staat van RWH en dat RWH, die immers geen partij is bij de distributieovereenkomst, niet de agent of vertegenwoordiger van MLLC is, wordt ook hier verworpen. De rechtbank verwijst daartoe naar hetgeen hiervoor in r.o. 4.43 reeds werd overwogen ten aanzien van de positie van RWH.

4.48

De rechtbank stelt daarnaast vast dat het merkdepot in 2010, anders dan MTI c.s. stellen, niet met medeweten en toestemming van MLLC is gedaan. Desgevraagd heeft [C] ter zitting immers met zoveel woorden erkend dat hij vooraf niet met MLLC heeft besproken dat hij voornemens was tot dit depot over te gaan en dat hij dit depot daarna ook niet meteen heeft gemeld. De eerste correspondentie waarin door MTI c.s. gewag wordt gemaakt van een Europese merkregistratie betreft de in 2.14 genoemde e-mail van 3 september 2013, ruim drie jaar later. Uit deze e-mail valt echter niet af te leiden op wiens naam de registratie heeft plaats gevonden, terwijl dit uit de overige overgelegde correspondentie evenmin duidelijk naar voren komt. In het licht van de voorwaarden die zij in 2001 had gesteld aan haar toestemming om gebruik te maken van haar naam en merk mocht MLLC er dan ook vanuit gaan dat, zoals in de verklaring van [A] ter zitting besloten ligt, het met deze inschrijving verworven recht uiteindelijk niet zou kunnen afdoen aan haar eigen aanspraken in Europa. Uit het feit dat MLLC toen niet meteen in actie is gekomen, kan dan ook geen stilzwijgende toestemming achteraf worden afgeleid.

4.49

Daarmee resteert de vraag of MTI c.s. hun handelwijze kunnen rechtvaardigen. MTI c.s. hebben in dit verband gesteld dat [C] al vanaf 2002 regelmatig de noodzaak van het voeren van een gezamenlijk merkbeleid en het beschermen van het merk MAGNATECH bij MLLC aan de orde heeft gesteld. MLLC ondernam echter geen actie, onder meer omdat zij dit te duur vond. Dit leidde ertoe dat MTI lijdzaam moest toezien dat concurrenten aan de haal konden gaan met de door MLLC geïntroduceerde benamingen als ‘Pipeliner’ en ‘Pipemaster’. Teneinde in elk geval de inspanningen en investeringen van MTI in Europa – in welk gebied MTI exclusief gerechtigd was – te beschermen, is RWH overgegaan tot het depot, aldus nog steeds MTI c.s..

4.5

Dit betoog volstaat naar het oordeel van de rechtbank echter niet. Nog daargelaten dat MTI c.s. niet nader hebben toegelicht hoe, waar en wanneer het door hen gestelde aandringen op de noodzaak van merkregistraties heeft plaatsgevonden, blijft hierin immers met name onverklaard waarom het Uniemerkdepot is gedaan op eigen naam en niet, zoals voor de hand zou hebben gelegen, op naam van MLLC. Het betoog van MTI c.s. dat tussen partijen geen sprake was van een klassieke hiërarchische distributieverhouding, maar van een samenwerking met distributie-elementen waarbinnen MTI als ‘European Headoffice’ zelfstandig de exclusief aan haar toebedeelde gebieden bediende, snijdt in dit verband geen hout. Dat MTI zich wellicht als de Europese tak van MLLC mocht beschouwen en zich genoodzaakt voelde haar investeringen aldaar te beschermen, rechtvaardigt niet dat zij zonder enig voorafgaand overleg voor zichzelf rechten op de naam Magnatech heeft geclaimd. Dit klemt temeer nu de e-mail van 17 januari 2001 als gezegd niet anders kan worden gelezen dan dat MLLC in het kader van de samenwerking geen rechten op haar naam en ‘trademarks’ wilde prijsgeven en in de toekomst niet geconfronteerd wilde worden met een situatie dat deze rechten in een bepaald gebied (
‘in any specific market worldwide’) aan een ander dan haarzelf zouden blijken toe te komen.

4.51

De conclusie op grond van dit alles is dan ook dat het beroep op artikel 18 UMVo (oud) gegrond is. De door MLLC gevorderde overdracht om niet van de merkinschrijving ligt daarmee voor toewijzing gereed.

Merkinbreuk

4.52

Nu hiervoor werd geoordeeld dat de inschrijving van het Uniemerk MAGNATECH moet worden aangemerkt als een zogenoemd ‘vertegenwoordigersdepot’ in de zin van artikel 18 UMVo (oud), kan reeds om die reden geen sprake zijn van een merkinbreuk door MLLC. In deze regeling ligt immers besloten dat niet de gemachtigde of vertegenwoordiger de rechthebbende op het merk is, maar de merkhouder (in dit geval MLLC). Dit staat eraan in de weg dat MTI c.s. het Uniemerk in hun onderlinge verhouding met MLLC aan laatstgenoemde zouden kunnen tegenwerpen. Hierop stuiten alle op merkinbreuk gegronde vorderingen van MTI c.s. af.

Onrechtmatige daad Kemppi

4.53

De door MTI c.s. tegen Kemppi ingestelde vorderingen zijn alle gebaseerd op de stelling dat, kort gezegd, Kemppi onrechtmatig jegens MTI handelt door te profiteren van de wanprestatie van MLLC onder de distributieovereenkomst. Nu hiervoor echter werd geoordeeld dat MLLC met het aangaan van de
‘product purchase agreement’en het vervolgens rechtstreeks beleveren van Kemppi geen wanprestatie opleveren, snijdt deze stelling reeds om deze reden geen hout.

In de hoofdzaak voorts, zowel in conventie als in reconventie:

De vorderingen in de hoofdzaak

4.54

Op grond van al het voorgaande overweegt de rechtbank in de hoofdzaak ten aanzien van de over en weer ingestelde vorderingen in de hoofdzaak als volgt.

4.55

De
in conventieonder I gevorderde verklaring voor recht zal worden afgewezen. Van alle aan MLLC en Kemppi gemaakte verwijten, is immers alleen het verwijt dat MLLC meerdere malen de exclusiviteit in Saoedi-Arabië heeft geschonden, gegrond bevonden. Met betrekking tot deze toerekenbare tekortkomingen zal MLLC echter worden veroordeeld tot schadevergoeding, zodat niet valt in te zien welk afzonderlijk belang MTI c.s. nog hebben bij een verklaring voor recht op dit punt. MTI c.s. hebben dit ook niet nader toegelicht.

4.56

Ten aanzien van de
in conventieonder II gevorderde verklaring voor recht wordt het volgende overwogen. Zoals hiervoor reeds werd overwogen en beslist, kunnen MTI c.s. niet worden gevolgd in hun stelling dat de distributieovereenkomst aan MTI exclusieve distributierechten toekent voor, kort gezegd, alle producten die MLLC produceert. Daarnaast moet het ervoor worden gehouden dat het gebied waar MTI exclusiviteit genoot, bestaat uit de landen die op de in r.o. 2.17 bedoelde kaarten in rood zijn aangegeven. De gevorderde verklaring zal dan ook hooguit in die vorm kunnen worden toegewezen. Nu de overeenkomst inmiddels rechtsgeldig is beëindigd, valt echter niet in te zien welk belang MTI c.s. thans nog hebben bij een dergelijke verklaring. De vordering in conventie onder II zal om die reden eveneens worden afgewezen.

4.57

De vorderingen onder III, IV en VI van het petitum
in conventiehouden verband met de stelling dat de opzegging van de distributieovereenkomst nietig is, althans dat MLLC daarbij een langere opzegtermijn in acht had moeten nemen en/of aanvullende schadevergoeding had moeten aanbieden. Zoals in r.o. 4.26 reeds werd beslist, houdt de opzegging in de vorm waarin deze is gedaan echter stand. Daarom zullen ook deze vorderingen worden afgewezen.

4.58

Ook de
in conventieonder V gevorderde veroordeling tot nakoming van de distributieovereenkomst, in het bijzonder tot prompte en exacte uitvoering van orders van MTI, zal worden afgewezen. Een verplichting daartoe bestaat slechts indien en voor zo lang de overeenkomst tussen partijen voortduurt. Nu de rechtsverhouding inmiddels per 20 juli 2017 rechtsgeldig is beëindigd, hebben MTI c.s. hierbij geen belang meer.

4.59

Van de
in conventieonder VII tot en met IX gevorderde veroordelingen van MLLC tot schadevergoeding wegens schending van de exclusiviteit in Saoedi-Arabië en Brazilië alsmede de onder X gevorderde hoofdelijke veroordeling van MLLC en Kemppi tot schadevergoeding in verband met, kort gezegd, het aangaan en uitvoeren van de
‘product purchase agreement’komen als gezegd alleen de vorderingen met betrekking tot Saoedi-Arabië voor toewijzing in aanmerking. Dit betreft de vorderingen in conventie onder VII en VIII. Zoals hiervoor in r.o. 4.37 werd overwogen, zullen daarbij geen (voorschot)bedragen worden vastgesteld. Vaststelling van deze bedragen zal dienen te geschieden in een schadestaatprocedure.

4.6

Waar van onrechtmatig handelen door Kemppi geen sprake is, liggen
in conventieook de vorderingen onder XVI (Europese executoriale titel) en onder XVII (vergoeding van de vertaalkosten van de dagvaarding op de voet van artikel 237 Rv j˚ artikel 6:96 BW) voor afwijzing gereed.

4.61

Ten aanzien van de vorderingen
in conventieonder XI tot en met XIV, die strekken tot het verkrijgen van een verbod met nevenvorderingen wegens merkinbreuk, heeft de rechtbank hiervoor in r.o. 4.52 al geoordeeld dat deze moeten worden afgewezen.

4.62

In reconventiezal, zoals hiervoor reeds werd overwogen en beslist, de onder III van het petitum primair gevorderde (medewerking aan de) overdracht om niet van het Uniemerk MAGNATECH worden toegewezen, evenals het onder IV gevorderde bevel het gebruik van het teken Magnatech als merk en als handelsnaam, alsmede van het logo van Magnatech te staken. Aangezien een dergelijk bevel niet met terugwerkende kracht kan worden gegeven, zal daarbij worden bepaald dat de verplichting daartoe eerst zal ingaan op een tijdstip na dagtekening van dit vonnis. Hoewel dat eigenlijk vanzelf spreekt, acht de rechtbank termen aanwezig ook voor recht te verklaren dat MTI c.s. teken, handelsnaam en logo hierna alleen nog met toestemming van MLLC zullen mogen gebruiken. De gevorderde dwangsommen zullen worden gematigd.

Proceskosten

4.63

Uit het voorgaande volgt dat MTI c.s. en MLLC
in conventieover en weer deels in het gelijk en deels in het ongelijk zullen worden gesteld. Daarbij valt erop te wijzen dat er meerdere onderwerpen en vorderingen met elk een verschillende juridische grondslag aan de orde waren. Niet gezegd kan dan ook worden dat één van partijen in overwegende mate in het gelijk of ongelijk is gesteld. Gelet hierop ziet de rechtbank aanleiding de proceskosten in conventie te compenseren, in die zin dat partijen elk hun eigen kosten zullen dragen.

4.64

In reconventiezijn MTI c.s. volledig in het ongelijk gesteld, zodat zij daar in de proceskosten aan de zijde van MLLC zullen worden veroordeeld. Omdat in reconventie rechten van intellectuele eigendom centraal stonden, maakt MLLC daarbij aanspraak op vergoeding van de redelijke en evenredige proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv. Naar het oordeel van de rechtbank is een proceskostenveroordeling op de voet van deze bepaling echter niet aan de orde nu de in reconventie ingestelde vorderingen en de daaruit voortvloeiende geschilpunten niet strekken tot ‘handhaving van rechten van intellectuele eigendom’ als bedoeld in artikel 1019b Rv. Voor wat betreft de in reconventie onder II en III ingestelde vorderingen geldt daartoe dat deze weliswaar zien op het staken van het gebruik van een ‘teken’, een ‘handelsnaam’ en een ‘logo’, maar dat de verplichting daartoe een contractuele grondslag heeft. Zoals hiervoor ook reeds werd overwogen, gaat het daarmee om niets anders dan nakoming van contractuele verplichtingen. De onder I ingestelde vordering strekt tot opeising van het Uniemerk MAGNATECH en betreft aldus eerst en vooral een eigendomsvraag. Dat het aan deze vordering ten grondslag gelegde agentendepot van artikel 18 UMVo in conventie (mede) de grondslag vormt voor het verweer tegen de door MTI c.s. gestelde merkinbreuk is daarbij onvoldoende om die vordering in reconventie van kleur te doen verschieten en onder het bereik van artikel 1019h Rv te brengen.

4.65

Het voorgaande betekent dat de proceskosten in reconventie in de hoofdzaak volledig, dus ook voor het merkenrechtelijke gedeelte, zullen worden afgewikkeld aan de hand van het liquidatietarief. Met toepassing van dit tarief begroot de rechtbank de kosten aan de zijde van MLLC in reconventie op nihil aan verschotten en op (2 punten x € 452,- (tarief II =) € 904,- voor salaris advocaat.

4.66

In het geding tussen MTI c.s. en Kemppi, waarin geen IE-aspecten spelen en waarin ook geen sprake is van een vordering in reconventie, worden MTI c.s. eveneens volledig in het ongelijk gesteld. MTI c.s. zullen daarom op de voet van artikel 237 Rv worden veroordeeld in de kosten aan de zijde van Kemppi, welke kosten onder toepassing van het liquidatietarief worden begroot op € 3.903,- aan verschotten en op (2 punten x € 3.211,- (Tarief VII =) € 6.422,- voor salaris advocaat.

4.67

MLLC en Kemppi hebben in hun processtukken ook nog gevraagd om een veroordeling van MTI c.s. in de nakosten. Voor een dergelijke veroordeling bestaat echter geen grond, nu de kostenveroordeling ook voor deze kosten een executoriale titel oplevert (vgl. HR 19 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL1116, NJ 2011/237).

In het incident voorts, zowel in conventie als in reconventie:

De vorderingen

4.68

De in het incident over en weer ingestelde provisionele vorderingen strekken er enerzijds toe te bewerkstelligen dat partijen hun verplichtingen onder de distributieovereenkomst ook na de opzegging (en in elk geval gedurende de opzegtermijn) onverkort zullen nakomen en anderzijds een aantal voorschotten op schadevergoeding en voorlopige voorzieningen te krijgen. Nu de rechtbank in de hoofdzaak ten gronde heeft geoordeeld dat de rechtsverhouding tussen partijen inmiddels rechtsgeldig is beëindigd en ook overigens tot een eindvonnis komt, hebben partijen daarbij geen belang meer. Deze vorderingen zullen daarom worden afgewezen.

proceskosten

4.69

De rechtbank ziet in het voorgaande aanleiding ook in het incident de proceskosten te compenseren.

5.De beslissing

De rechtbank:

IIn het geding tussen MTI c.s. en MLLC:

In het incident:

in conventie en in reconventie:

5.1

Wijst de vorderingen af;

5.2

Compenseert de proceskosten, in die zin dat iedere partij zijn eigen kosten dient te dragen;

In de hoofdzaak

In conventie:

5.3

Veroordeelt MLLC jegens MTI tot vergoeding van de schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, die MTI heeft geleden en nog zal lijden als gevolg van de inbreuk gepleegd op de exclusieve rechten van MTI onder de distributieovereenkomst in Saoedi-Arabië door de leveringen aan PGWS ten behoeve van het Jazan-project (ook wel aangeduid als het BESIX/GSW-project), [firma 1] en [firma 2] ;

5.4

Veroordeelt MLLC jegens MTI tot vergoeding van de overige schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, die MTI heeft geleden en nog zal lijden als gevolg van het feit dat MLLC vanaf juli 2015 niet langer de exclusieve rechten van MTI onder de distributieovereenkomst in Saoedi-Arabië heeft gerespecteerd;

5.5

Verklaart deze veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

5.6

Wijst al het meer of anders gevorderde af;

5.7

Compenseert de kosten van het geding in conventie, in die zin dat iedere partij zijn eigen kosten dient te dragen;

In reconventie:

5.8

Veroordeelt RWH om binnen een maand na betekening van dit vonnis het Uniemerk Magnatech (0092174415) om niet over te dragen aan MLLC en medewerking te verlenen aan de inschrijving van de overdrachtsakte(n) in het Gemeenschapsmerkenregister, op straffe van een dwangsom van € 5.000,- (vijfduizend euro) voor iedere dag of gedeelte van een dag dat door RWH daaraan geen gevolg wordt gegeven, met een maximum van € 1.000.000,- (één miljoen euro);

5.9

Beveelt MTI en RWH binnen één week na betekening van dit vonnis het gebruik van het teken Magnatech ter onderscheiding van waren of diensten, het gebruik van de handelsnaam Magnatech en het gebruik van het logo Magnatech te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van € 5.000,- (vijf duizend euro) voor iedere dag of gedeelte van een dag dat MTI en/of RWH daaraan geen gevolg geven, met een maximum van € 1.000.000,- (één miljoen euro);

5.1

Verklaart voor recht dat het MTI vanaf 20 juli 2017 niet is toegestaan het teken Magnatech ter onderscheiding van waren of diensten, de handelsnaam Magnatech en het logo Magnatech zonder toestemming van MLLC te gebruiken;

5.11

Veroordeelt MTI en RWH hoofdelijk in de kosten van het geding in reconventie, welke kosten aan de zijde van MLLC worden begroot op nihil aan verschotten en op € 904,- aan salaris advocaat, te voldoen binnen veertien dagen na dagtekening van dit vonnis, bij gebreke waarvan daarover met ingang van de vijftiende dag de wettelijke rente verschuldigd zal zijn;

5.12

Verklaart de veroordelingen onder 5.8, 5.9 en 5.11 uitvoerbaar bij voorraad;

5.13

Wijst al het meer of anders gevorderde af;

IIIn het geding tussen MTI c.s. en Kemppi:

5.14

Wijst de vorderingen af;

5.15

Veroordeelt MTI c.s. hoofdelijk in de kosten van het geding, welke kosten aan de zijde van Kemppi worden begroot op € 3.903,- aan verschotten en op € 6.422,- aan salaris advocaat, te voldoen binnen veertien dagen na dagtekening van dit vonnis, bij gebreke waarvan daarover met ingang van de vijftiende dag de wettelijke rente verschuldigd zal zijn;

5.16

Verklaart deze veroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.A. van Dorp en in het openbaar uitgesproken op 1 november 2017.^[6]