ECLI:NL:RBDHA:2019:7376

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/574977 / KG ZA 19-521

Vonnis in kort geding van 19 juli 2019

in de zaak van

NIREA B.V.,

te Den Haag,

eiseres,

advocaat mr. A. van Reek te Amsterdam,

tegen

Z&P EXPAT B.V.,

te Nijkerkerveen,

gedaagde,

niet verschenen.

Partijen zullen hierna Nirea en Z&P Expat genoemd worden.

1.De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding van 14 juni 2019, met producties 1 tot en met 17;
de brief van de zijde van Nirea van 10 juli 2019, met een akte wijziging grondslag eis;
de brief van de zijde van Nirea van 11 juli 2019, met productie 18, een actuele kostenopgave;
de brief van de zijde van Nirea van 11 juli 2019, met productie 19;
de mondelinge behandeling van 12 juli 2019.

1.2.

Bij brief van 8 juli 2019 heeft mr. J. Eerbeek, advocaat te Veenendaal, de voorzieningenrechter bericht, onder verwijzing naar de notulen van de buitengewone vergadering van aandeelhouders van Z&P Expat van 18 juni 2019 en een uittreksel uit het handelsregister van 8 juli 2019, die als bijlagen aan de brief zijn gehecht, dat:

Z&P Expat per 18 juni 2019 is ontbonden en bij gebrek aan baten is opgehouden te bestaan en om die reden geen verweer zal kunnen voeren, en
dat de dagvaarding is uitgereikt aan de secretaresse van het kantoor van mr. Eerbeek, maar dat nimmer ten aanzien van deze procedure domicilie is gekozen aan zijn kantooradres.

1.3.

Tijdens de behandeling van 12 juli 2019 heeft de voorzieningenrechter op verzoek van Nirea op de volgende gronden tegen Z&P Expat verstek verleend. Z&P Expat is – zoals al was aangekondigd in de brief van mr. Eerbeek – niet in het geding verschenen, hoewel zij daartoe behoorlijk was opgeroepen. Nirea heeft een e-mail van een kantoorgenoot van mr. Eerbeek, mr. E. Koekoek, van 17 mei 2019 overgelegd, waarin hij de advocaat van Nirea bevestigt dat betekend kan worden aan het kantooradres van mr. Koekoek en mr. Eerbeek, zodat Nirea de dagvaarding op goede gronden heeft doen uitreiken op dit adres, waarnaartoe ook de brieven van 10 en 11 juli 2019 van Nirea, met bijlagen, zijn gezonden. Uit de notulen van de buitengewone vergadering van aandeelhouders van Z&P Expat van 18 juni 2019 volgt ook dat Z&P Expat op die datum al bekend was met de dagvaarding in dit kort geding.

1.4.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2.De feiten

2.1.

Nirea is opgericht in 2002 en exploiteert een onderneming onder de handelsnaam ‘Expatise’ (hierna: de handelsnaam EXPATISE). Die onderneming houdt zich bezig met – onder meer – het onderzoek doen naar, informatie verschaffen over en het aanbieden van onderwijs en cursussen op het gebied van
Global Mobilityen expatverzekeringen.

2.2.

Nirea is houdster van de volgende merken:

2.2.1.

het Benelux woordmerk EXPATISE, ingeschreven op 5 november 2002, en verlengd op 22 oktober 2012, onder nummer 725297 (hierna: het Benelux-merk), voor de klassen 35, 36 en 42 (onder meer: zakelijke bemiddeling en advisering bij de aan- en verkoop van de in de klassen 36 en 42 genoemde diensten, en, financiële zaken; het al of niet langs elektronische weg ter beschikking stellen en verstrekken van informatie op het gebied van financiën, (…) verzekeringen en de bemiddelingen met betrekking tot voornoemde diensten), en

2.2.2.

het Uniewoordmerk EXPATISE, ingeschreven op 28 april 2016, onder nummer 14881874 (hierna: het Uniemerk), voor de klassen 9, 16, 35, 38, 41, 42 en 45 (onder meer: zakelijke bemiddeling; bemiddelen en afsluiten van commerciële transacties voor derden).

2.3.

Z&P Expat heeft sinds medio 2018 een onderneming gedreven onder de handelsnaam ‘Expatize’ (hierna: de handelsnaam EXPATIZE) in advisering op het gebied van en bemiddeling in verzekeringen en hypotheken, met name voor expats. Z&P Expat heeft daarbij gebruik gemaakt van de domeinnaam zpexpat.nl.

2.4.

Nirea heeft voor het eerst bij brief van 11 december 2018 Z&P Expat gesommeerd om het gebruik van de handelsnaam EXPATIZE en het met het Benelux-merk en Uniemerk overeenstemmende teken te staken en gestaakt te houden, waarbij zij Z&P Expat heeft gevraagd een door haar opgestelde onthoudingsverklaring te ondertekenen en de kosten voor juridische kosten van Nirea te vergoeden.

2.5.

Daarna is gecorrespondeerd en overleg gevoerd tussen partijen. Z&P Expat heeft zich daarbij laten bijstaan door mr. Eerbeek en mr. Koekoek voornoemd (hierna: de advocaat van Z&P Expat).

2.6.

Op 15 april 2019 heeft Z&P Expat een door haarzelf opgestelde onthoudingsverklaring ondertekend. In die verklaring erkent zij de handelsnaam- en merkrechten van Nirea ten aanzien van EXPATISE en zegt zij onder meer toe: “
uiterlijk vanaf 1 mei 2019 het gebruik van het teken EXPATIZE te zullen staken en gestaakt te houden, onder verbeurte van een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.000,- (duizend euro) dat Expatize daar niet aan voldoet of (naar keuze van Expatise) van € 500,- (vijfhonderd euro) per dag of een gedeelte daarvan, dat door Expatize hieraan niet wordt voldaan.” Anders dan Nirea in haar sommatiebrief had gevraagd, heeft Z&P Expat geen compensatie van kosten van Nirea voor juridische bijstand aangeboden. Op het verzoek van Nirea om alsnog de door haar opgestelde onthoudingsverklaring te ondertekenen, is Z&P Expat niet ingegaan.

2.7.

Na 1 mei 2019 heeft Nirea geconstateerd dat het twitteraccount van Z&P Expat ‘@expatize’ (twitter.com/expatize) nog steeds actief was. Daarop heeft Nirea opnieuw een brief aan de advocaat van Z&P Expat gestuurd, met het verzoek het gebruik daarvan te staken en met de vordering om de op grond van de door Z&P Expat getekende onthoudingsverklaring verschuldigde boete en een compensatie van de door Nirea gemaakte juridische kosten aan Nirea te voldoen. Z&P Expat heeft vervolgens het twitteraccount verwijderd, maar geen boetes of juridische kosten aan Nirea betaald.

2.8.

Daarna heeft Nirea via Google op de term ‘EXPATIZE’ gezocht en ontdekt dat die term nog voorkwam als metatag in de broncode van de website www.zpexpat.nl (hierna: de website). Op 28 mei 2019 heeft Nirea het teken EXPATIZE op 32 plaatsen in die broncode aangetroffen. Daarop heeft Nirea Z&P Expat gedagvaard in het onderhavige kort geding.

2.9.

Op 18 juni 2019 is Z&P Expat door middel van een zogenoemde turbo-liquidatie (zie onder 1.2) opgehouden te bestaan. De notulen van de buitengewone vergadering van aandeelhouders van die datum vermelden – voor zover van belang – als volgt:

“
Aan de orde komt het voorstel van de directie om over te gaan tot ontbinding van de vennootschap. Volgens de directie is de vennootschap niet levensvatbaar. Tot op heden heeft de vennootschap geen eigen omzet gegenereerd. Daarnaast heeft Z&P Adviesgroep B.V. medegedeeld niet langer krediet te willen verstrekken en heeft zij haar openstaande vordering opgeëist. Daardoor is het voor de vennootschap in kort geding gedagvaard over een conflict met betrekking op inbreuk op een merknaam. De vennootschap heeft niet de financiële middelen om daartegen verweer te voeren.

De vennootschap beschikt niet over enige baten, zodat de vennootschap door de ontbinding ophoudt te bestaan.”

2.10.

De website is niet langer toegankelijk.

3.De vorderingen

3.1.

Nirea vordert – kort gezegd – dat de voorzieningenrechter Z&P Expat bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

zal gebieden de inbreuk op de handelsnaam EXPATISE en het Benelux-merk en Uniemerk te staken en gestaakt te houden, onder verbeurte van een dwangsom,
zal veroordelen tot betaling van een bedrag van € 39.000,- aan verbeurde boetes, vermeerderd met wettelijke rente vanaf de datum van dagvaarding tot de dag van betaling, en
zal veroordelen tot betaling van de volledige proceskosten op grond van artikel 1019h Rv

3.2.

Nirea heeft aan haar vorderingen het volgende ten grondslag gelegd.

3.2.1.

Z&P Expat maakt met het voeren van de handelsnaam EXPATIZE op grond van artikel 5 Hnw^[2]inbreuk op de handelsnaamrechten van Nirea, nu de handelsnaam van Z&P Expat slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnaam EXPATISE, waardoor – gelet op de aard van de beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn – bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen te duchten is.

3.2.2.

Daarnaast maakt Z&P Expat met het gebruik van het teken EXPATIZE, ten aanzien van het Benelux-merk op grond van artikel 2.20 lid 2, aanhef en sub b BVIE^[3]en ten aanzien van het Uniemerk op grond van artikel 9 lid 2 sub b UMVo^[4], inbreuk op de merkrechten van Nirea. Het teken EXPATIZE stemt immers overeen met het Benelux-merk en het Uniemerk en wordt gebruikt voor dezelfde diensten als die waarvoor die merken zijn ingeschreven, waardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan.

3.2.3.

Ten aanzien van het Benelux-merk stelt Nirea zich subsidiair op het standpunt dat door het gebruik van Z&P Expat van het teken EXPATIZE als metatag in de broncode van de website, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit en afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het Benelux-merk, zodat daarop inbreuk wordt gemaakt op grond van artikel 2.20 lid 2, aanhef en sub d BVIE.

3.2.4.

Als gevolg van het na 1 mei 2019 tot 14 mei 2019 nog actieve twitteraccount (14 dagen maal € 500,- = € 7.000,-) en de metatags (32 maal € 1.000,- = € 32.000,-, althans tot aan de dagvaarding 45 dagen maal € 500,- = € 22.500,-) is op grond van de door Z&P Expat verstrekte onthoudingsverklaring bovendien een bedrag van € 39.000,- aan boetes verbeurd.

4.De beoordeling

Bevoegdheid

4.1.

Voor zover de vorderingen zijn gegrond op het Uniemerk, is de voorzieningenrechter bevoegd daarvan kennis te nemen krachtens artikel 123 lid 1 in verbinding met artikel 124 aanhef en onder a, en artikel 125 lid 1 UMVo in verbinding met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk, nu Z&P Expat woonplaats in Nederland heeft. Voor zover de vorderingen zijn gegrond op het Benelux-merk komt de voorzieningenrechter op grond van artikel 4.6 BVIE bevoegdheid toe, nu Nirea heeft gesteld dat inbreuk onder meer via de door Z&P Expat geëxploiteerde website in heel Nederland plaatsvindt en dus ook in het arrondissement Den Haag. Voor het overige bestaat bevoegdheid alleen al omdat die niet is bestreden.

Voortzetting procedure

4.2.

Een belangrijke vraag die zich bij de beoordeling van de vorderingen van Nirea aandient, is of het feit dat Z&P Expat daags na de dagvaarding is ontbonden en bij gebrek aan baten direct is opgehouden te bestaan, gevolgen heeft voor de procedure. In Hoge Raad 11 januari 2011, ECLI:NL:HR:2013:BX9762, NJ 2013/59 (Unidek Volumebouw/HDI) heeft de Hoge Raad geoordeeld dat, in het geval een rechtspersoon na aanvang van de procedure is ontbonden en na vereffening is opgehouden te bestaan, gelet op artikel 2:23c lid 1 BW, welk artikel voorziet in de mogelijkheid om de vereffening te heropenen, onder meer ingeval nog een schuldeiser opkomt of van het bestaan van een bate blijkt, de procedure tegen de rechtspersoon kan worden voortgezet, mede in volgende instanties. In de onderhavige zaak heeft weliswaar geen vereffening plaats gevonden, maar ook als een rechtspersoon direct, bij gebrek aan baten, is opgehouden te bestaan, voorziet artikel 2:23c lid 1 BW^[5]in de mogelijkheid om de vereffening te heropenen en de rechtspersoon te doen herleven. De procedure tegen Z&P Expat kan, ondanks de turbo-liquidatie, dus worden voortgezet.

Vervallen belang verboden

4.3.

Ondanks dat de gevorderde verboden de voorzieningenrechter naar het moment van dagvaarden niet onrechtmatig of ongegrond voorkomen, is door de turbo-liquidatie van Z&P Expat het belang aan die vorderingen komen te ontvallen. Z&P Expat is na de dagvaarding immers opgehouden te bestaan en haar website is niet langer toegankelijk. Daarmee is een einde gekomen aan de gestelde voortdurende (dreigende) inbreuk door haar op de rechten op de handelsnaam EXPATISE en het Benelux- en Uniemerk van Nirea.

4.4.

Voor zover Nirea heeft betoogd dat nog steeds sprake is van een inbreuk op haar rechten, kan dat betoog niet slagen. Nirea heeft laten zien dat als via Google op de term ‘EXPATIZE’ wordt gezocht, een aantal verwijzingen naar websites opkomen, zoals de website van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), waarop de naam en adresgegevens van de (inmiddels niet meer bestaande) onderneming Z&P Expat zichtbaar zijn. Nirea heeft ook laten zien dat op de website van de AFM onder de gegevens van Z&P Expat en onder het kopje ‘Aangesloten instellingen via’ een andere B.V. staat vermeld (Z&P Adviesgroep B.V.) met dezelfde adresgegevens als Z&P Expat. Nirea stelt weliswaar dat hieruit volgt dat Z&P Expat onvoldoende heeft gedaan om de link tussen het teken EXPATIZE en haar, althans aan haar gelieerde ondernemingen, op te heffen, maar een nu nog bestaande inbreuk op de rechten op de handelsnaam EXPATISE of de gelijknamige woordmerken door Nirea blijkt hieruit niet.

4.5.

De voorzieningenrechter gaat verder voorbij aan het betoog van Nirea ter zitting dat nog sprake is van een dreiging van inbreuk. Die dreiging bestaat volgens Nirea omdat Z&P Expat haar activiteiten heeft verhangen naar een andere vennootschap met dezelfde bestuurders, namelijk Z&P Advies(groep) B.V. voornoemd, en de kans daarom groot is dat ‘ze’ het teken EXPATIZE weer gaan gebruiken. Voor zover die dreiging al reëel is, zal een aan Z&P Expat gericht verbod echter niet kunnen voorkomen dat andere (al dan niet aan Z&P Expat gelieerde) ondernemingen het teken EXPATIZE gebruiken.

Spoedeisend belang betaling boetes

4.6.

Zoals de Hoge Raad in zijn arrest van 22 januari 1982, ECLI:NL:HR:1982:AG4317, NJ 1982, 505, heeft overwogen, is met betrekking tot een voorziening in kort geding, bestaande in veroordeling tot betaling van een geldsom, terughoudendheid op zijn plaats, en moeten dienaangaande naar behoren feiten en omstandigheden worden aangewezen die meebrengen dat een zodanige voorziening uit hoofde van onverwijlde spoed geboden is. Deze verzwaring van de motiveringseisen is ook tot uitdrukking gebracht in HR 19 februari 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC0875, NJ 1995, 704.

4.7.

Als het gaat om het spoedeisend belang bij de vordering tot betaling van de verbeurde boetes heeft Nirea ter zitting aangegeven dat in het overleg tussen partijen voorafgaand aan de dagvaarding het woord “faillissement” van de zijde van Z&P Expat al was gevallen, zodat een snelle actie nodig was om te voorkomen dat zij door een faillissement van Z&P Expat in haar verhaalsmogelijkheden zou worden beperkt. Zeker door de wijze waarop Z&P Expat kort na de dagvaarding is opgehouden te bestaan, geldt nu dat hoe meer tijd verstrijkt, hoe minder kansrijk de verhaalsmogelijkheden worden, aldus Nirea.

4.8.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat Nirea hiermee voldoende feiten en omstandigheden heeft aangewezen die ertoe leiden dat Nirea een spoedeisend belang heeft bij haar vordering tot betaling van de verbeurde boetes. Daarbij neemt de voorzieningenrechter ook in aanmerking dat door de keuze van Z&P Expat voor een spoed-liquidatie kort na de dagvaarding, Nirea ten opzichte van Z&P Expat nu niets anders rest dan te verzoeken de vereffening van haar vermogen te heropenen op grond van artikel 2:23c lid 1 BW. Aangezien Nirea bij dat verzoek haar vordering voldoende aannemelijk dient te maken, heeft zij belang bij toewijzing van haar vordering in rechte. Dat belang is spoedeisend nu alleen door heropening van de vereffening Z&P Expat herleeft en in een bodemprocedure zou kunnen worden betrokken. Ten aanzien van de vordering tot betaling van verbeurde boetes kan dan ook niet gezegd worden dat de uitkomst van een bodemprocedure kan worden afgewacht.

Vorderingen

4.9.

Het voorgaande brengt mee dat de gevorderde verboden niet voor toewijzing in aanmerking komen nu daar inmiddels geen grond meer voor bestaat.

4.10.

De vordering tot betaling van de verbeurde boetes komt de voorzieningenrechter niet onrechtmatig of ongegrond voor, zodat die wordt toegewezen. Z&P Expat heeft zich immers door ondertekening van de door haarzelf opgestelde onthoudingsverklaring verbonden om, zonder nadere voorwaarden, uiterlijk vanaf 1 mei 2019 het gebruik van het teken EXPATIZE te zullen staken en gestaakt te houden, onder verbeurte van een onmiddellijk opeisbare boete, waaraan zij niet heeft voldaan. Nirea heeft aan de hand van die onthoudingsverklaring berekend dat Z&P Expat als gevolg daarvan een bedrag van
€ 39.000,- aan boetes heeft verbeurd, zodat dat bedrag zal worden toegewezen. De wettelijke rente daarover zal ook worden toegewezen als gevorderd.

Proceskosten

4.11.

Z&P Expat zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Daarbij neemt de voorzieningenrechter in aanmerking dat Nirea voldoende feiten en omstandigheden heeft aangevoerd die ertoe leiden dat op het moment van dagvaarden ook bij de gevorderde verboden een spoedeisend belang bestond. Dit belang is door de spoed-liquidatie aan die vorderingen komen te ontvallen, terwijl deze liquidatie blijkens de notulen mede lijkt te zijn ingegeven door de dagvaarding in dit kort geding. Nu de gevorderde verboden de voorzieningenrechter naar het moment van dagvaarden niet onrechtmatig of ongegrond voorkomen, moet Z&P Expat als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden aangemerkt.

4.12.

Nirea heeft een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv gevorderd en opgegeven dat haar advocaatkosten tot op heden € 11.552,40 (exclusief BTW) bedragen. De onderhavige zaak is een zaak ter handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de zin van artikel 1019 Rv. De voorzieningenrechter merkt de zaak aan als een eenvoudig kort geding, waarvoor een indicatietarief van maximaal € 6.000,- geldt. De advocaatkosten worden daarom ambtshalve op dat bedrag begroot. Vermeerderd met het griffierecht van € 1.992,- en de betekeningskosten van € 86,40, sluit de begroting van de proceskosten op € 8.078,40. De gevorderde wettelijke rente daarover is toewijsbaar als na te melden.

4.13.

De kostenveroordeling heeft betrekking op zowel de voor als de na de uitspraak
gemaakte kosten, en levert daarom voor alle kosten, ook voor eventuele nakosten, een executoriale titel op (zie HR 19 maart 2010, NJ 2011, 237 en nog eens herhaald in HR 14 februari 2014, NJB 2014, 421). Een aparte veroordeling in de nakosten als gevorderd naast de kostenveroordeling blijft dan ook achterwege. Nirea heeft die kosten niet begroot, zodat de voorzieningenrechter die kosten thans ook niet zal begroten.

Termijn instellen hoofdzaak

4.14.

De voorzieningenrechter zal de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i Rv ambtshalve bepalen op acht maanden. Die termijn is wat langer dan de gebruikelijke termijn van zes maanden, opdat Nirea de mogelijkheid heeft eerst een verzoek tot heropening van de vereffening van het vermogen van Z&P Expat in te dienen.

5.De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

veroordeelt Z&P Expat tot betaling aan Nirea van een bedrag van € 39.000,-, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van de dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening;

5.2.

veroordeelt Z&P Expat in de proceskosten, aan de zijde van eiseres tot op heden begroot op € 8.078,40, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over dit bedrag met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de dag der algehele voldoening;

5.3.

bepaalt de termijn voor het instellen van de hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i Rv op acht maanden na de datum van dit vonnis;

5.4.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.5.

wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. Knijff en in het openbaar uitgesproken op 19 juli 2019.