ECLI:NL:RBDHA:2021:12111

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

Vonnis van 3 november 2021

in de zaak met zaaknummer / rolnummer: C/09/571777 / HA ZA 19-366 van

NIKKI.AMSTERDAM B.V.,

te Haarlem,

eiseres,

advocaat mr. M.E. Verwoert te Amsterdam,

hierna: Nikki Amsterdam

tegen

1. de vennootschap naar vreemd recht

NOMENTA INDUSTRIES (HK) LTD,

te Hongkong,

2.
NOMENTA INDUSTRIES INTERNATIONAL B.V.,

te Amsterdam,

3.
KOODUU B.V.,

te Haarlem,

4.
WIERDIJK B.V.,

te Velsen,

gedaagden,

advocaat mr. M.J. Meermans-de Vries te Amsterdam,

hierna gezamenlijk: Nomenta cs of separaat Nomenta HK, Nomenta BV, Kooduu en Wierdijk,

en in de zaak met zaaknummer / rolnummer C/09/575045 / HA ZA 19-617 van

NOMENTA INDUSTRIES INTERNATIONAL B.V.,

te Amsterdam,

eiseres,

advocaat mr. M.J. Meermans-de Vries te Amsterdam,

hierna: Nomenta BV,

tegen

1.NIKKI.AMSTERDAM B.V.,

te Haarlem,

2.
N.A. B.V.,

te Haarlem,

gedaagden,

advocaat mr. M.E. Verwoert te Amsterdam,

hierna gezamenlijk: Nikki cs of separaat Nikki Amsterdam en N.A.

1.Inleiding

1.1.

In deze zaak gaat het om het volgende. Twee partijen (de huidige eigenaresse van Nikki Amsterdam en de eigenaar van Wierdijk) zijn in 2017 samen de onderneming Nikki Amsterdam begonnen die zich bezighield met de verhandeling van een modieus product: een bluetooth luidspreker, ledlamp en wijnkoeler ineen met een design dat trekken heeft van een Chinese lampion. Het product werd aan Nikki Amsterdam geleverd door Nomenta HK.

1.2.

Na enige tijd heeft de eigenaar van Wierdijk zijn aandelen in Nikki Amsterdam overgedragen aan zijn compagnon en zich ook verder teruggetrokken uit die onderneming. Hij is op enig moment gaan samenwerken met Nomenta HK die zelf in Europa de markt op wilde. Omdat Nomenta HK het product niet meer aan Nikki Amsterdam wilde leveren, heeft die het product rechtstreeks afgenomen van producent Foshan uit China. Nomenta HK wilde dit verbieden en is daarom een procedure in kort geding begonnen waarbij zij zich op het standpunt stelde dat zij het auteursrecht en een niet geregistreerd Gemeenschapsmodel-recht op het product heeft. In dit kort geding is beslist dat over de vraag bij wie die rechten berusten te veel onduidelijkheid bestond en zijn de vorderingen afgewezen. In hoger beroep is door Nomenta HK meer informatie verstrekt. Het gerechtshof Amsterdam heeft daarop geoordeeld dat het product moet worden beschouwd als een auteursrechtelijk beschermd werk en dat het auteursrecht naar voorlopig oordeel toekomt aan Nomenta HK. Die uitspraak in kort geding, een korte procedure voor een situatie die spoedeisend is, is slechts beperkt geldig. Daarom is Nikki Amsterdam deze bodemprocedure begonnen tegen Nomenta HK en aan haar verbonden partijen, waaronder Nomenta BV. Op haar beurt is ook Nomenta BV een procedure begonnen tegen Nikki Amsterdam en het later door de eigenaresse van Nikki Amsterdam opgerichte N.A. Deze twee procedures zijn tegelijkertijd op een zitting besproken en de beoordeling in dit vonnis ziet ook op beide zaken.

1.3.

Het gaat in deze zaken met name om de vraag of op het product auteursrecht rust dan wel of het wordt beschermd door een niet-geregistreerd Gemeenschapsmodelrecht. Als dat zo is, is de vraag bij wie dat recht ligt. Kort voordat deze zaken behandeld zouden worden, is in China een uitspraak gedaan in een juridische procedure tussen een aan Nomenta HK verbonden partij en producent Foshan. Nikki Amsterdam beroept zich onder meer op die uitspraak en leidt daar uit af dat het product niet beschermd wordt door auteurs- of niet-geregistreerd Gemeenschapsmodelrecht, zodat zij het product zonder toestemming van Nomenta HK mag verkopen.

1.4.

De rechtbank oordeelt in dit vonnis onder meer dat het product auteursrechtelijk beschermd is en dat Nomenta HK de rechthebbende is, zodat Nikki Amsterdam niet zonder toestemming van Nomenta HK door mag gaan met de verhandeling ervan. Het Chinese vonnis maakt dat niet anders. De rechtbank legt hierna uit hoe en waarom zij tot dit oordeel is gekomen. Onder ‘de procedure’ wordt eerst aangegeven welke stukken partijen allemaal aan de rechtbank hebben toegestuurd en wat er tijdens en kort na de zitting nog is gebeurd. Vervolgens staat onder ‘de feiten’ waar partijen het over eens zijn en wat vast staat dat in de aanloop naar deze procedures is gebeurd. De rechter gaat in haar oordeel van die feiten uit. Daarna wordt onder ‘het geschil’ weergegeven wat de vorderingen van de partijen in de twee procedures precies zijn. Uiteindelijk licht de rechter onder ‘de beoordeling’ haar oordeel toe. Daarbij wordt eerst voor beide zaken het oordeel uitgelegd en vervolgens wordt per zaak aangegeven wat dat betekent voor de vele verschillende vorderingen die partijen over en weer hebben ingesteld. Onder ‘de beslissing’ wordt precies aangegeven wat partijen in de toekomst moeten doen of laten. Waar dat nodig is wordt onderscheid gemaakt tussen de twee verschillende zaken, maar waar voor beide zaken hetzelfde geldt, wordt dat ook aangegeven.

2.De procedure in de zaak 571777 (eiseres: Nikki Amsterdam)

2.1.

Deze procedure is aanhangig gemaakt door drie eiseressen: Foshan Baicai Electron Co. Ltd. te Foshan, Guangdong, China (hierna: Foshan), Kiwa Electronis (HK) Industries Co. Ltd. te Foshan, Guangdong, China (hierna: Kiwa) en Nikki Amsterdam. Nadat Nomenta cs in deze procedure een incidentele vordering tot zekerheidstelling had opgeworpen en eiseressen daarop hadden geantwoord, is die incidentele vordering door deze rechtbank bij vonnis van 14 augustus 2019 toegewezen. Bij vonnis van deze rechtbank van 29 januari 2020 zijn Foshan en Kiwa in de hoofdzaak niet-ontvankelijk verklaard en veroordeeld in de kosten van het incident.

2.2.

Het vonnis in deze zaak is gebaseerd op hetgeen uit de volgende stukken blijkt:

de dagvaarding van 28 december 2018 met producties 1-7 en 9-12;
de akte zijdens Nikki Amsterdam van 24 april 2019 met producties 8, 13 en 14;
de conclusie van antwoord tevens incidentele conclusie tot zekerheidstelling van 5 juni 2019 met producties 1-30;
de conclusie van antwoord in het incident tot zekerheidstelling van 19 juni 2019;
het hiervoor in sub 2.1 bedoelde vonnis in het incident van 14 augustus 2019;
het tussenvonnis van 29 januari 2020 waarbij een mondelinge behandeling is bepaald;
de akte zijdens Nomenta cs van 20 maart 2020 met producties 31-42;
de nagekomen producties 43-44 zijdens Nomenta cs;
de akte wijziging van eis zijdens Nikki Amsterdam van 20 maart 2020 met producties 15-20;
de bij e-mailbericht van 23 maart 2020 zijdens Nikki Amsterdam op vragen van de rechtbank toegezonden nadere toelichting op voornoemde eiswijziging;
de reactie zijdens Nomenta cs van 3 april 2020 op de wijziging van eis;
de correspondentie tussen partijen en de rechtbank over de voortgang van de zaak in het licht van de maatregelen die zijn getroffen naar aanleiding van de uitbraak van het virus Covid-19;
het bericht van de rechtbank van 8 oktober 2020 waarbij is bepaald dat de mondelinge behandeling op 2 november 2020 op digitale wijze zal plaatsvinden;
het bericht van de rechtbank van 14 oktober 2020 waarbij partijen in de gelegenheid zijn gesteld om voorafgaand aan de zitting pleitnotities aan de rechtbank en de wederpartij over te leggen;
de op 20 oktober 2020 binnengekomen akte zijdens Nikki Amsterdam met producties 21-24;
de op 20 oktober 2020 binnengekomen akte aanvulling verweer zijdens Nomenta cs met producties 45-57;
de zijdens Nikki Amsterdam op 2 november 2020 toegezonden pleitnota;
de zijdens Nomenta cs op 2 november 2020 toegezonden pleitnota;
het proces-verbaal van de via audio-visuele middelen (

2.3.

Nadat de behandeling van de zaak is aangehouden in afwachting van schikkingsonderhandelingen, hebben partijen bij e-mailbericht van 7 december 2020 laten weten dat geen minnelijke regeling is getroffen en verzocht vonnis te wijzen.

2.4.

Het proces-verbaal van de mondelinge behandeling is buiten aanwezigheid van partijen opgemaakt. Op 18 januari 2021 heeft Nomenta cs schriftelijk commentaar op het proces-verbaal aan de rechtbank gezonden. Dit commentaar is aan voormeld proces-verbaal gehecht.

2.5.

Uiteindelijk is bepaald dat vandaag vonnis wordt gewezen.

3.De procedure in de zaak 575045 (eiseres: Nomenta BV)

3.1.

Het vonnis in deze zaak is gebaseerd op hetgeen uit de volgende stukken blijkt:

- de dagvaarding tevens houdende incident tot voeging van 24 mei 2019 met producties 1-42;

de akte vermeerdering van eis in de hoofdzaak van 17 juli 2019 met producties 43-58;
het extract uit het audiëntieblad van 25 september 2019 waaruit blijkt dat de zaak is gevoegd met de procedure in de zaak met nummer 571777;
de conclusie van antwoord van 6 november 2019 met producties 1-11;
het tussenvonnis van 22 januari 2020 waarbij een mondelinge behandeling is bepaald;
de akte nadere producties en nader bewijsaanbod zijdens Nomenta BV van 20 maart 2020 met producties 59-70;
de nagekomen producties 71-72 zijdens Nomenta BV;
de zijdens Nikki cs p 20 maart 2020 overgelegde producties 12-17;
de bij e-mailbericht van 23 maart 2020 zijdens Nikki cs op vragen van de rechtbank toegezonden nadere toelichting op de in de zaak met nummer 571777 verzochte eiswijziging;
de reactie zijdens Nomenta BV van 3 april 2020 daarop;
de correspondentie tussen partijen en de rechtbank ten aanzien van de voortgang van de zaak in het licht van de maatregelen die zijn getroffen naar aanleiding van de uitbraak van het virus Covid-19;
het bericht van de rechtbank van 8 oktober 2020 waarbij is bepaald dat de mondelinge behandeling op 2 november 2020 op digitale wijze zal plaatsvinden;
het bericht van de rechtbank van 14 oktober 2020 waarbij partijen in de gelegenheid zijn gesteld om voorafgaand aan de zitting pleitnotities aan de rechtbank en de wederpartij over te leggen;
de op 20 oktober 2020 binnengekomen akte zijdens Nikki cs met producties 18-21;
de op 20 oktober 2020 binnengekomen akte aanvulling verweer zijdens Nomenta BV met producties 73-85;
de zijdens Nomenta BV op 2 november 2020 toegezonden pleitnota;
de zijdens Nikki cs op 2 november 2020 toegezonden pleitnota;
het proces-verbaal van de via audio-visuele middelen (

3.2.

3.3.

Het proces-verbaal van de mondelinge behandeling is buiten aanwezigheid van partijen opgemaakt. Op 18 januari 2021 heeft Nomenta BV schriftelijk commentaar op het proces-verbaal aan de rechtbank gezonden. Dit commentaar is aan voormeld proces-verbaal gehecht.

3.4.

Uiteindelijk is bepaald dat vandaag vonnis wordt gewezen.

4.De feiten

4.1.

Nikki Amsterdam is begin 2017 opgericht met [A] en [B] als aandeelhouders. [A] heeft in juni 2017 zijn aandelen in Nikki Amsterdam aan [B] verkocht en is via Nomenta BV en Kooduu gaan samenwerken met de Nomenta-groep.

4.2.

De Nomenta-groep exploiteert een onderneming in elektronische consumentenartikelen en is in 2003 opgericht door de Deen [C]. Ook de broer van [C], [D], is werkzaam voor de Nomenta-groep. Tot de Nomenta-groep behoren Nomenta HK en Nomenta Technologies (GZ) Ltd. Voor de Europese markt zijn distributie- en licentie-overeenkomsten gesloten met Nomenta BV (voor de online-verkoop) en Kooduu (voor de retail-verkoop). Wierdijk is bestuurder van Nomenta BV en Kooduu. Directeur-grootaandeelhouder van Wierdijk is [A].

4.3.

Nomenta HK heeft medio 2016 aan de Deense vennootschap Gavefabrikken A/S te Valby, Denemarken (hierna: Gavefabrikken) een speaker-lamp-wijnkoeler (een bluetooth luidspreker, ledlamp en wijnkoeler ineen) geleverd, in drie maatvoeringen van 35, 50 en 65 centimeter hoog, genaamd Asserbo (hierna: de Asserbo):

4.3.1.

In correspondentie tussen medewerkers van Nomenta HK onderling en tussen medewerkers van Nomenta HK en Gavefabrikken uit de daaraan voorafgaande periode, staat onder meer het volgende (GP19 in de zaak 571777):

(…)

4.3.2.

Op 21 september 2016 is een afbeelding van de Asserbo getoond in de kerstcatalogus van Gavefabrikken:

4.4.

In november 2016 heeft Nomenta HK een partij van 750 exemplaren van de Asserbo geleverd aan Wierdijk. Deze partij is door Wierdijk doorverkocht aan Nikki Amsterdam. Nikki Amsterdam is in maart 2017 begonnen met verkoop van de Asserbo.

4.5.

Nadat [A] zich in juni 2017 uit Nikki Amsterdam had teruggetrokken, heeft Nikki Amsterdam het verhandelen van speaker-lamp-wijnkoelers voortgezet. Omdat Nomenta HK niet meer aan haar wilde leveren, heeft zij deze ingekocht via Kiwa bij de oorspronkelijke producent van de Asserbo, Foshan. Zij is het product blijven verkopen en wel onder de naam The.Lampion (hierna: de The.Lampion):

4.6.

De The.Lampion is wat betreft het uiterlijk identiek aan de Asserbo, met uitzondering van het leren hengsel, waarin bij de The.Lampion de naam Nikki.Amsterdam is gestanst. Bij de Asserbo staan daarop geen letters.

4.7.

Op 3 oktober 2017 is tussen Nomenta HK en Gavefabrikken een onderhandse akte opgemaakt waarin Gavefabrikken het auteursrecht op de Asserbo, zo dit aan haar zou toekomen, heeft overgedragen aan Nomenta HK.

4.8.

Sinds 2018 verkoopt Nomenta BV in Europa een op The.Lampion en de Asserbo gelijkend product onder de naam Synergy:

4.9.

In een procedure in kort geding bij de rechtbank Noord-Holland heeft de voorzieningenrechter bij vonnis van 11 oktober 2017 het – kort gezegd – door Nomenta HK tegen Nikki Amsterdam gevorderde verbod op verhandeling van de The.Lampion afgewezen onder de overweging dat in die procedure niet kon worden vastgesteld dat Nomenta HK de ontwerper is van de Asserbo, waarmee de feitelijke grondslag aan de vorderingen kwam te ontvallen.

4.10.

In hoger beroep heeft het gerechtshof Amsterdam dat vonnis vernietigd bij arrest van 27 november 2018^[1]en voorts onder meer aldus beslist:

“4.2 veroordeelt Nikki om uiterlijk op de dag dat drie maanden zullen zijn verstreken na de dag van betekening van deze uitspraak:

4.2.1

in Nederland het te koop aanbieden, verkopen, in voorraad hebben, vervaardigen of doen vervaardigen van de inbreukmakende Lampion en/of van enige andere speaker-lamp-wijnkoeler die een verveelvoudiging vormt van de Asserbo , te staken en nadien gestaakt te houden;

4.2.2

aan de advocaat van Nomenta mr. M.J. Meermans-de Vries, te doen toekomen een schriftelijke opgave van de volgende informatie:

a. de leverancier(s) van wie de inbreukmakende zaken door Nikki verkregen zijn, onder mededeling van adres(sen), e-mailadres(sen), telefoon- en telefaxnummer(s);

b. de aan Nikki geleverde aantallen, nummers, prijzen en leverdata van de inbreukmakende zaken, zulks gerangschikt per leverancier van de inbreukmakende zaken, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende facturen;

c. de aantallen van de inbreukmakende zaken die zijn verkocht alsmede de aan de afnemers daarvan gerekende prijzen en, uitsluitend wat betreft afnemers die deze zaken in het kader van een bedrijfsactiviteit hebben afgenomen, gerangschikt per afnemer en onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende facturen, waarbij het Nikki zal zijn toegestaan op die facturen gegevens die strekken tot identificatie van die afnemers (zoals namen, adres(sen), e-mailadressen, telefoon en telefaxnummers) onleesbaar te maken;

d. de bij Nikki nog aanwezige voorraad van de inbreukmakende zaken onder vermelding van de locatie waar de inbreukmakende zaken zich bevinden, alsmede de aantallen en nummers van de inbreukmakende zaken;

e. de door Nikki met de inbreukmakende zaken behaalde omzet en winst, alsmede de verschillende ter berekening van de winst op de omzet in mindering gebrachte direct aan de speaker-lamp-wijnkoeler toerekenbare kosten;

4.2.3

aan al haar afnemers die de inbreukmakende zaken in het kader van een bedrijfsactiviteit hebben afgenomen, in een voor de geadresseerde begrijpelijke taal, een brief te zenden met uitsluitend de volgende inhoud:

"Geachte [ ...],

Bij arrest van 27 november 2018 heeft het gerechtshof Amsterdam beslist dat de door ons aan u geleverde speaker-lamp-wijnkoeler inbreuk maakt op de exclusieve rechten van Nomenta Industries (HK) Ltd op de speaker-lamp-wijnkoeler met draagbeugel, voetjes en een aluminium rand in de vorm van een ovale lampion . In verband hiermee dient u binnen zeven dagen na heden de bij u nog aanwezige voorraad van deze speaker-lamp-wijnkoeler aan ons te retourneren, vergezeld van een schriftelijke verklaring dat er geen exemplaren van de speaker-lamp-wijnkoeler meer in uw vestiging aanwezig zijn. Door u gemaakte kosten, waaronder verzendkosten, zullen door ons worden vergoed. Voor de goede orde wijzen wij erop dat het in voorraad houden en/of verhandelen van bovenbedoelde speaker-lamp-wijnkoeler inbreuk maakt op de exclusieve rechten van Nomenta Industries (HK)Ltd.

Hoogachtend, "

onder gelijktijdige toezending van kopieën van deze brieven aan de advocaat van Nomenta, mr. M.J. Meermans-De Vries, waarbij het Nikki zal zijn toegestaan op die kopieën gegevens die strekken tot identificatie van die afnemers (zoals namen, adres(sen), e-mailadressen, telefoon en telefaxnummers) onleesbaar te maken;

4.2.4

binnen uiterlijk zeven dagen na verzending van de onder 4.2.3 bedoelde brief de gehele voorraad, waaronder begrepen de door haar afnemers geretourneerde voorraad van de inbreukmakende zaken, op kosten van Nikki en op een door Nomenta aan te geven wijze te verzenden naar Nomenta of een door haar aangewezen derde;

4.3

veroordeelt Nikki tot betaling van een dwangsom van € 5.000 voor iedere overtreding van de onder 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 en 4.2.4 bedoelde veroordelingen waarbij elk aangetroffen exemplaar van de inbreukmakende zaken geldt als een afzonderlijke overtreding, een en ander nadat betekening van dit arrest heeft plaatsgehad en met een maximum van € 500.000 voor alle overtredingen tezamen;

4.4

bepaalt op basis van artikel 1019i Rv. de termijn waarbinnen een bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt op zes maanden, te rekenen vanaf de dag van dit arrest;

4.5

veroordeelt Nikki in de kosten van het geding in beide instanties, in eerste aanleg aan de zijde van Nomenta begroot op € 690,42 aan verschotten en € 6.000 voor salaris en in hoger beroep, voor het principaal en incidenteel appel, tot op heden op € 813,13 aan verschotten en € 15.000 voor salaris en € 157,- voor nasalaris, indien betekening van dit arrest plaatsvindt te vermeerderen met € 82,- voor nasalaris en de kosten van het betekeningsexploot, een en ander te vermeerderen met de wettelijke rente indien niet binnen veertien dagen na dit arrest dan wel het verschuldigd worden van de nakosten aan de kostenveroordeling is voldaan;

4.6

veroordeelt Nikki tot terugbetaling aan Nomenta van hetgeen Nomenta ter voldoening aan het thans vernietigde vonnis aan Nikki heeft betaald, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van betaling tot de dag van terugbetaling.

4.7

verklaart deze veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

4.8

verklaart Nikki niet-ontvankelijk in haar incidentele hoger beroep;

4.9

wijst af het meer of anders gevorderde.”

4.11.

Nikki Amsterdam heeft op 28 februari 2019 opgave gedaan inhoudende dat zij geen exemplaren van de The.Lampion meer op voorraad had.

4.12.

Na ommekomst van de door het gerechtshof gegeven termijn van drie maanden is een exemplaar van de The.Lampion verkocht aan een Deense particulier (tussen partijen is in geschil door wie):

4.13.

De The.Lampion is na het verstrijken van voormelde termijn ook nog verkrijgbaar in andere landen zoals Duitsland (ook daarbij is in geschil wie de aanbieder is):

5.Het geschil

in de zaak 571777 (eiseres: Nikki Amsterdam)

5.1.

Nikki Amsterdam vordert – na wijziging van eis – om bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

A. Primair:

1. te verklaren voor recht dat er geen auteursrecht rust op het ontwerp van de Asserbo;

2. te verklaren voor recht dat er geen niet-geregistreerd Gemeenschapsmodelrecht rust op het ontwerp van de Asserbo;

3. Nomenta cs hoofdelijk te veroordelen tot vergoeding van de door Nikki Amsterdam geleden schade, voor zover mogelijk concreet te begroten in deze procedure en voor zover niet mogelijk nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, één en ander te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding tot algehele voldoening, op een door Nikki Amsterdam schriftelijk nader aan de Nomenta cs op te geven bankrekening;

4. Nomenta cs hoofdelijk te veroordelen in de volledige kosten van deze procedure op grond van artikel 1019h Rv^[2], bestaande uit de juridische kosten van bijstand en de andere feitelijk door Nikki Amsterdam gemaakte kosten.

B. Subsidiair:

1. te verklaren voor recht dat Foshan de rechthebbende is op:

primair: het niet-geregistreerde Gemeenschapsmodel

subsidiair: het auteursrecht

op het ontwerp van de Asserbo en de The.Lampion;

2. Nomenta cs hoofdelijk te veroordelen om, met onmiddellijke ingang na betekening van het in dezen te wijzen vonnis, iedere inbreuk op de niet-geregistreerde Gemeenschapsmodelrechten van Foshan met betrekking tot de Asserbo en The.Lampion in de Europese Unie te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder om de productie, het in het verkeer brengen, verkopen of anderszins verhandelen, aan te bieden, in te voeren of in voorraad hebben van producten die inbreuk maken op het niet-geregistreerde Gemeenschapsmodelrecht op de Asserbo en The.Lampion te staken en gestaakt te houden, waaronder maar niet beperkt tot de Synergy;

3. Nomenta cs hoofdelijk te gebieden om, met onmiddellijke ingang na betekening van het in dezen te wijzen vonnis, ieder inbreuk op de auteursrechten van Foshan op de Asserbo en The.Lampion in de gehele Europese Unie te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder om de productie, het in het verkeer brengen, verkopen of

anderszins verhandelen, dan wel aan te bieden, in te voeren of in voorraad hebben van producten die inbreuk maken op het ontwerp van de Asserbo en The.Lampion te staken en gestaakt te houden, waaronder maar niet beperkt tot de Synergy;

4. Nomenta cs hoofdelijk te veroordelen, om met onmiddellijke ingang na betekening van het in dezen te wijzen vonnis, iedere ongeoorloofde nabootsing van de vormgeving van de Asserbo en The.Lampion te staken, meer in het bijzonder de productie, het in het verkeer brengen, verkopen of anderszins verhandelen, dan wel aan te bieden, in te voeren of in voorraad hebben van producten die inbreuk maken op het ontwerp van de Asserbo en/of The.Lampion te staken en gestaakt te houden, waaronder maar niet beperkt tot de Synergy;

5. Nomenta cs te bevelen om uiterlijk binnen 10 werkdagen na betekening van het vonnis aan mr. M.E. Verwoert per e-mail te doen toekomen een verklaring opgesteld door een onafhankelijke accountant waaruit de volgende informatie blijkt:

( i) wie de leveranciers en/of producenten zijn die bij de productie van de door Nomenta cs aangeboden Asserbo en Synergy en daarmee overeenstemmende lampions zijn betrokken, inclusief naam en adres van de onderneming, naam van de contactpersoon, e-mail adres en telefoonnummer;

(ii) ingekochte, geleverde en in voorraad gehouden aantallen (inclusief locatie) Asserbo en Synergy en daarmee overeenstemmende lampions, onder overlegging van kopie in- en verkoop facturen tussen Nomenta cs en haar leveranciers en tussen Nomenta cs en haar wholesale, retail, online en particuliere afnemers, ter staving van de juistheid van de verstrekte aantallen;

(iii) de met de verkoop van de Asserbo en Synergy en daarmee overeenstemmende lampions behaalde omzet en winst na aftrek van directe kosten, voorzien van bewijs ter staving waaronder facturen ter onderbouwing van de in aftrek gebrachte kosten;

6. binnen 5 werkdagen na betekening vonnis een rectificatie te versturen aan alle afnemers van de Synergy, Asserbo en daarmee overeenstemmende producten, per e-mail met uitsluitend de volgende inhoud, zonder toevoeging van andere mededelingen, op briefpapier van Nomenta cs in lettertype Arial, lettergrootte 12 in zwarte letters tegen een volledig wit vlak, met in het onderwerp van de e-mail “Important: Rectification regarding Nikki The.Lampion”:

“Dear customer,

This is to inform you that the Court of The Hague ordered us to inform you of the following. As you may know, Nomenta and Nikki and its factory Foshan, have been in court proceedings regarding ownership of the design of the speaker/lamp/wine coolers sold by both parties. The Court of The Hague has ruled in favour of Nikki. Foshan is the rightful owner of the rights in the Asserbo and The.Lampion. Therefor we are ordered to rectify our earlier statements that that Nikki’s The.Lampion is a copy of the Asserbo. The Court also ruled that the Synergy speaker/lamp/wine cooler sold by Nomenta is an unauthorized copy of the Asserbo and The.Lampion. We are ordered to cease and desist with the sale of the Synergy . We urgently request you to return any stock you may have and we will compensate costs incurred and purchase price already paid to us.

Kind regards,

[A] and [C]”

onder gelijktijdige verzending aan marga.verwoert@leeway.nl middels een cc en uiterlijk 5 werkdagen na betekening vonnis een lijst met afnemers (Handelsnaam, contactpersoon, telefoonnummer, e-mail adres) die bovenstaande rectificatie hadden moeten krijgen, ter controle te sturen aan marga.verwoert@leeway.nl;

7. binnen 10 werkdagen na betekening vonnis de gehele voorraad Asserbo en Synergy lampionnen op datum betekening vonnis op eigen kosten te laten vernietigen in het bijzijn van een deurwaarder, dan wel af te geven aan een door Nikki Amsterdam aan te wijzen charitatieve instelling buiten Europa, op kosten van Nomenta cs, en conform (7) geretourneerde voorraad binnen 5 dagen na ontvangst te laten vernietigen in het bijzijn van een deurwaarder, waarvan in beide gevallen Nomenta cs een kopie van het proces-verbaal van vernietiging, door de deurwaarder opgemaakt, dient toe te sturen per e-mail aan mr. M.E. Verwoert;

8. Nomenta cs hoofdelijk te veroordelen om aan de Nikki Amsterdam, een dwangsom van EUR 10.000,- te betalen voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, of - zulks ter keuze van Nikki Amsterdamsen - voor iedere keer, dat Nomenta cs in strijd handelt of laat handelen met het hiervoor onder sub 2 - 7 gevorderde;

9. Nomenta cs hoofdelijk te veroordelen tot vergoeding van de door Nikki Amsterdam geleden schade, voor zover mogelijk concreet te begroten in deze procedure en voor zover niet mogelijk nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, één en ander te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding tot algehele voldoening, op een door Nikki Amsterdam schriftelijk nader aan de Nomenta cs op te geven bankrekening;

10. Nomenta cs hoofdelijk te veroordelen in de volledige kosten van deze procedure

op grond van artikel 1019h Rv, bestaande uit de juridische kosten van bijstand en de andere feitelijk door Nikki Amsterdam gemaakte kosten.

5.2.

Nomenta cs voert verweer.

5.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in de zaak 575045 (eiseres: Nomenta BV)

5.4.

Nomenta BV vordert – na wijziging van eis – dat het de rechtbank behaagt

bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

1. te verklaren voor recht dat Nomenta HK de auteursrechthebbende en/of de houder van het niet-geregistreerde Gemeenschapsmodelrecht op het ontwerp van de Asserbo is;

2. te verklaren voor recht dat Nikki Amsterdam in de periode 1 maart 2019 tot en met 8 juli 2019 iedere dag de veroordeling onder 4.2.1 van het arrest van het gerechtshof te Amsterdam d.d. 27 november 2018 heeft overtreden door in die periode iedere dag de The.Lampion te verkopen en/of te koop aan te bieden aan onder meer Duitse en Franse afnemers, alsmede dat Nikki Amsterdam voor iedere dag dat zij hierdoor het arrest heeft overtreden, de daarop in het arrest gestelde dwangsom ad € 5.000,- heeft verbeurd, met dien verstande dat een maximum aan dwangsommen van € 500.000,- op alle overtredingen van het arrest tezamen is gesteld;

3. te verklaren voor recht dat Nikki Amsterdam in de periode 1 maart 2019 tot en met 8 juli 2019 iedere dag de veroordeling onder 4.2.2 het arrest van het gerechtshof te Amsterdam d.d. 27 november 2018 heeft overtreden door voor- en in die periode geen opgave te doen van de met de inbreukmakende zaken behaalde omzet en winst van verkopen naar het buitenland en door niet aan Nomenta BV de kopiefacturen te verstrekken van verkopen van de inbreukmakende zaken aan buitenlandse afnemers die deze zaken in het kader van een bedrijfsactiviteit hebben afgenomen, alsmede dat Nikki Amsterdam voor iedere dag dat zij hierdoor het arrest heeft overtreden, de daarop in het arrest gestelde dwangsom ad € 5.000,- heeft verbeurd, met dien verstande dat een maximum aan dwangsommen van € 500.000,- op alle overtredingen van het arrest tezamen is gesteld;

4. Nikki Amsterdam en N.A. hoofdelijk te veroordelen om, ieder voor zich, met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis ieder gebruik, daaronder begrepen het (doen) vervaardigen, (doen) invoeren, (doen) uitvoeren, (doen) tentoonstellen, (doen) leveren, (doen) aanbieden, in voorraad (doen) hebben, (doen) verhandelen en/of verkopen in, naar, binnen en vanuit de Europese Unie, van de inbreukmakende lamp/speaker/wijnkoeler The.Lampion en/of van enige andere lamp/speaker/wijnkoeler die een verveelvoudiging vormt van de Asserbo, te staken en gestaakt te houden;

5. Nikki Amsterdam en N.A. hoofdelijk te veroordelen om, ieder voor zich, binnen uiterlijk zeven dagen na betekening van het vonnis aan de advocaat van Nomenta BV, mr. M.J. Meermans-de Vries, te doen toekomen een opgave van de volgende informatie:

a. a) de leverancier(s), maker(s), producent(en) en distributeur(s), van wie de inbreukmakende zaken door haar verkregen zijn, onder mededeling van hun adres(sen), e-mailadres(sen), telefoon- en telefaxnummer(s);

b) de aan haar geleverde aantallen, nummers, prijzen en leverdata van de inbreukmakende zaken, zulks gerangschikt per leverancier, maker, producent of distributeur van de inbreukmakende zaken, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende facturen;

c) alle douanedocumenten betreffende de invoer door haar van de inbreukmakende zaken;

d) haar afnemers (voor zover bekend), alsmede de door haar verkochte aantallen, nummers, prijzen, leverdata en afleveradressen van de inbreukmakende zaken, zulks gerangschikt per afnemer, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende facturen, waaronder, maar niet beperkt tot, een schriftelijke opgave van de door haar verkochte aantallen, nummers, prijzen, leverdata en afleveradressen van de inbreukmakende zaken via webshops, waaronder de webshop Nikki.Amsterdam op de volgende websites: Nikki.Amsterdam.nl; Nikki.Amsterdam.de; Nikki.Amsterdam.en; Nikki.Amsterdam.fr; Nikki.Amsterdam.es;

e) de nog bij haar aanwezige voorraad van de inbreukmakende zaken onder vermelding van de locatie waar de inbreukmakende zaken zich bevinden, alsmede de aantallen en nummers van de inbreukmakende zaken;

f) de met de inbreukmakende zaken door haar behaalde omzet en winst, alsmede de verschillende ter berekening van de winst op de omzet in mindering gebrachte kostenposten, voorzien van duidelijke en gedetailleerde schriftelijke bewijsstukken van iedere kostenpost;

6. Nikki Amsterdam en N.A. te veroordelen om, ieder voor zich, binnen 3 (drie) dagen na een schriftelijk verzoek daartoe door Nomenta BV een door Nomenta BV aangewezen accountant toe te laten tot haar administratie teneinde, voor rekening van Nikki Amsterdam, respectievelijk N.A., te controleren of de informatie aangetroffen in haar administratie en de informatie verstrekt op grond van het onder 5 gevorderde overeenkomen, althans een deskundige te benoemen die de juistheid en volledigheid gaat controleren van de op grond van de vordering onder 5 verstrekte documenten en informatie;

7. Nikki Amsterdam en N.A. te veroordelen om, ieder voor zich, binnen uiterlijk 5 (vijf) dagen na betekening van het vonnis aan al haar afnemers, voor zover bekend, in een voor de geadresseerde begrijpelijke taal, een brief te zenden met uitsluitend de volgende inhoud:

‘Dear [ ]

By judgment of [date judgment], the judge of the District Court in The Hague has decided that the speaker/lamp/winecooler supplied to you infringes the exclusive rights of Nomenta. In connection with this, you need to return to us the stock of speaker/lamp/wine coolers still present at you within seven days after today, accompanied by a written statement that no further copies of the speaker/lamp/wine cooler are persent in your premises. Any costs incurred by you, including shipping costs, will be reimbursed by us. For the record we note that keeping in stock and/or marketing the above speaker/lamp/winecooler infringes the exclusive rights of Nomenta.

Yours sincerely,

onder gelijktijdige toezending van kopieën van de verzonden brieven alsmede een lijst van geadresseerden met volledige adresgegevens aan de advocaat van Nomenta BV, mr. M.J. Meermans- de Vries;

8. Nikki Amsterdam en N.A. hoofdelijk te veroordelen, om ieder voor zich, binnen uiterlijk 14 (veertien) dagen na betekening van het vonnis, hun gehele voorraad, waaronder begrepen de door zijn afnemers geretourneerde voorraad van inbreukmakende zaken, op kosten van Nikki Amsterdam respectievelijk N.A. op een door Nomenta BV aan te geven wijze te verzenden naar Nomenta BV of een door Nomenta BV aangewezen derde;

9. Nikki Amsterdam te veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 2.500,-, althans een door de rechtbank te bepalen dwangsom, voor iedere overtreding van de onder 4 en/of 5 en/of 6 en/of 7 en/of 8 verzochte bevelen, waarbij elk aangetroffen exemplaar van de inbreukmakende zaken geldt als een afzonderlijke overtreding of, naar keuze van Nomenta BV, voor iedere dag of deel daarvan dat Nikki Amsterdam met de gehele of gedeeltelijke nakoming van die bevelen in gebreke blijft;

10. N.A. te veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 2.500,-, althans een door de rechtbank te bepalen dwangsom, voor iedere overtreding van de onder 4 en/of 5 en/of 6 en/of 7 en/of 8 verzochte bevelen, waarbij elk aangetroffen exemplaar van de inbreukmakende zaken geldt als een afzonderlijke overtreding of, naar keuze van Nomenta BV, voor iedere dag of deel daarvan dat Nikki Amsterdam [sic] met de gehele of gedeeltelijke nakoming van die bevelen in gebreke blijft;

11. Nikki Amsterdam te veroordelen tot vergoeding aan Nomenta BV van de door Nomenta [sic] en haar licentienemers als gevolg van de auteursrechtinbreuk geleden schade, op te maken bij staat met wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding of – naar keuze van Nomenta BV– afdracht door Nikki Amsterdam van de winst die zij door haar onrechtmatige handelingen in Nederland en daarbuiten heeft genoten met The.Lampion, waarbij die keuze door Nomenta BV zou kunnen worden gemaakt nadat Nikki Amsterdam op de door de wet bepaalde wijze rekening en verantwoording heeft afgelegd;

12. N.A. te veroordelen tot vergoeding aan Nomenta BV van de door Nomenta [sic] en haar licentienemers als gevolg van de auteursrechtinbreuk geleden schade, op te maken bij staat met wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding of – naar keuze van Nomenta BV – afdracht door N.A. van de winst die zij door haar onrechtmatige handelingen in Nederland en daarbuiten heeft genoten met The.Lampion waarbij die keuze door Nomenta BV zou kunnen worden gemaakt nadat N.A. op de door de wet bepaalde wijze rekening en verantwoording heeft afgelegd;

13. Nikki Amsterdam en N.A. hoofdelijk- des als de een betaald de ander zal zijn gekweten - tot betaling van de kosten van dit geding overeenkomstig het bepaalde in artikel 1019h Rv, te vermeerderen met de nakosten ten belope van € 131 zonder betekening, dan wel € 199 in het geval van betekening, een en ander te voldoen binnen veertien (14) dagen na dagtekening van het vonnis, en – voor het geval voldoening van de (na)kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt – te vermeerderen met de wettelijke rente over de (na)kosten te rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening.

5.5.

Nikki cs voert verweer.

5.6.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

6.De beoordeling

in de zaak 571777 (eiseres: Nikki Amsterdam)

procedurele kwesties

6.1.

Aan het bezwaar zijdens Nomenta cs tegen de wijziging van eis wordt voorbij gegaan, omdat die wijziging niet in strijd is met de eisen van een goede procesorde. Nomenta cs is immers in de gelegenheid gesteld daar bij akte en in haar schriftelijke pleitnota op te reageren en zij heeft van die mogelijkheid ook ruimschoots gebruik gemaakt. Bovendien is tijdens de mondelinge behandeling de gewijzigde eis inhoudelijk besproken.

6.2.

Nikki Amsterdam heeft op haar beurt bezwaar gemaakt tegen het bij akte van 20 oktober 2020 ingediende aanvullende verweer zijdens Nomenta cs. Ook aan dat bezwaar wordt voorbij gegaan. Het aanvullende verweer betreft met name een nadere juridische inkleuring van de feiten. Ook zonder dat Nomenta cs zich daar expliciet op zou hebben beroepen, zou de rechtbank, indien daar aanleiding voor zou zijn, ambtshalve die rechtsgronden aanvullen. Bovendien heeft Nikki Amsterdam de gelegenheid gehad hierop in haar schriftelijke pleitnota en ter zitting te reageren, zodat Nikki Amsterdam niet in haar verdedigingsbelangen is geschaad.

6.3.

Nomenta cs betwist dat Nikki Amsterdam beschikt over een procesvolmacht van Foshan omdat op de overgelegde volmacht een andere stempel staat dan Foshan normaal gesproken gebruikt. Daarom is Nikki Amsterdam niet ontvankelijk met betrekking tot in ieder geval de door haar gevorderde verklaring voor recht dat Foshan rechthebbende is op het auteursrecht dan wel het niet-geregistreerd Gemeenschapsmodelrecht met betrekking tot de Asserbo. De rechtbank gaat aan dat verweer voorbij, nu op de overgelegde volmacht twee stempels staan, waaronder het stempel dat volgens Nomenta cs zelf de officiële in China geregistreerde
chopvan Foshan betreft, namelijk het rode ronde stempel:

De rechtbank is derhalve van oordeel dat Nikki Amsterdam ontvankelijk is, ook voor zover haar vorderingen zien op veronderstelde rechten van Foshan.

6.4.

Nomenta cs heeft voorts betoogd dat Nikki niet ontvankelijk is wat betreft haar vorderingen tegen Wierdijk, nu ten aanzien van enig verwijtbaar handelen van Wierdijk niets is gesteld, laat staan ten aanzien van enige bestuurdersaansprakelijkheid. Dit laatste is feitelijk juist en ook niet door Nikki Amsterdam weersproken. Dat leidt in dit geval tot afwijzing van de vorderingen tegen Wierdijk.

in beide zaken: de materiële beoordeling

6.5.

Omdat beide zaken wat betreft de materiële beoordeling grotendeels spiegelbeeldig zijn, bespreekt de rechtbank deze gezamenlijk. Immers, wat Nikki in de ene zaak stelt ter onderbouwing van haar vorderingen, voert zij in de andere zaak mede aan als (bevrijdend) verweer en datzelfde geldt voor de stellingen en weren zijdens Nomenta. Ten behoeve van de leesbaarheid wordt gesproken over enerzijds Nikki en anderzijds Nomenta, ook waar dat betrekking kan hebben op de verschillende vennootschappen die in deze twee procedures betrokken zijn. De rechtbank geeft zich er daarbij rekenschap van dat de partijen in beide zaken niet geheel hetzelfde zijn. De gevolgen die daaraan verbonden moeten worden, zullen duidelijk worden gemaakt bij de bespreking van de vorderingen die wel per zaak apart besproken worden.

Auteursrecht

6.6.

De meest verstrekkende stelling van Nikki is dat de Asserbo in Nederland geen auteursrechtelijke bescherming toekomt omdat een dergelijk product (gebruiksvoorwerp) in China (als land van oorsprong) alleen als model wordt beschermd (vgl. artikel 2 lid 7 BC^[3]).

6.6.1.

Deze stelling stuit reeds af op het oordeel dat China niet kan worden aangemerkt als het land van oorsprong, want dat is Denemarken, lidstaat van de Unie als bedoeld in artikel 1 van de BC. Ten aanzien van werken die voor het eerst in één van de landen van die Unie zijn gepubliceerd, is het land van oorsprong het land van eerste publicatie (artikel 5 lid 4 sub a BC). Onder publicatie in de zin van artikel 3 lid 3 BC wordt verstaan dat het werk met toestemming van de auteur zodanig ter beschikking is gesteld dat daarmee wordt voorzien in de behoefte van het publiek. Hetgeen Nikki in dit verband naar voren heeft gebracht, namelijk dat de Asserbo in China is geproduceerd en dat de assemblagefabriek vrij toegankelijk is – hetgeen Nomenta overigens bestrijdt –, kan niet als publicatie in bedoelde zin worden aangemerkt. Daarentegen staat vast dat op 21 september 2016 een afbeelding van de Asserbo in een Deense kerstcatalogus is aangeboden ter verkoop (zie 4.3.2). Daarmee heeft de eerste openbaarmaking plaatsgevonden in Denemarken dat als land van oorsprong in de zin van de BC moet worden aangemerkt.

6.6.2.

Het beroep van Nikki op artikel 2 lid 7 BC faalt derhalve. De overige stellingen en verweren met betrekking tot het Chinese vonnis kunnen daarmee onbesproken blijven. Overigens is niet in geschil dat als China niet kan worden aangemerkt als land van oorsprong, de vraag naar auteursrechtelijke bescherming in Nederland moet worden beoordeeld naar Nederlands recht.

6.7.

Nikki heeft voorts betoogd dat de Asserbo ook naar Nederlands recht niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt omdat niet is voldaan aan de daaraan gestelde eisen. Zij stelt dat de Asserbo is gebaseerd op een eenvoudige witte Chinese lampion uit het publieke domein en dat dus geen creatieve arbeid is verricht. Nikki heeft zich in dat kader beroepen op een drietal producten uit het vormgevingserfgoed:

De kalebas van Foshan

De Honeylampion van Raffaella Mangiarotti/Serralunga

De Top Pot-vaas van Serralunga (waarvan, zo begrijpt de rechtbank, een goedkope kopie op Alibaba is aangeboden)

6.7.1.

Nomenta heeft daar tegenover gesteld dat de Asserbo over een combinatie van vormgevingskenmerken beschikt die het een auteursrechtelijk beschermd werk maken. De rechtbank volgt dat betoog op grond van het volgende.

6.7.2.

Als door Nomenta betoogd en door Nikki niet weersproken staat vast dat de Asserbo onder meer de volgende kenmerken heeft:

- een bepaalde verhouding in de afmetingen;

- uitstekende harmonicadelen met bepaalde afmetingen en vormgeving;

- de ovale vorm;

- de aluminium rand bovenop die meeloopt in de vorm en de breedte daarvan;

- de leren draagbeugel;

- de wijze van bevestiging van de draagbeugel: met een metalen pin;

- de vier doorzichtige plastic pootjes aan de onderzijde;

- de aanwezigheid van een holle ruimte.

Hoewel al deze elementen als zodanig niet auteursrechtelijk zijn beschermd (hetgeen Nomenta ook niet betoogt), kan ook een verzameling of bepaalde selectie van op zichzelf niet beschermde elementen, een (oorspronkelijk) werk in de zin van de Aw^[4]zijn, mits die selectie een oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt.^[5]De combinatie van door Nomenta genoemde elementen komt in geen van de door Nikki genoemde producten uit het vormgevingserfgoed voor. Niet is gebleken dat deze elementen louter een technisch effect dienen en evenmin is sprake van uitsluitend banale of triviale elementen. De enkele omstandigheid dat de basis van de vormgeving trekken heeft van een Chinese lampion, betekent niet dat om tot het uiteindelijke product te komen, geen creatieve keuzes zijn gemaakt. De Asserbo heeft daarmee een oorspronkelijk karakter en draagt het persoonlijk stempel van de maker, zodat deze wordt aangemerkt als auteursrechtelijk beschermd werk.

6.8.

Vervolgens is in geschil aan wie het auteursrecht op de Asserbo toekomt. Volgens Nikki is Foshan rechthebbende omdat haar designteam de Asserbo heeft ontworpen. Ook zou uit de vrijwaring die Foshan heeft opgenomen in de
purchase ordervan Nomenta en de daarbij behorende algemene voorwaarden, waarbij zij Nomenta vrijwaart van eventuele aansprakelijkheid voor inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden, blijken dat partijen contractueel zijn overeengekomen dat alle intellectuele eigendomsrechten op de Asserbo aan Foshan zouden toekomen.

6.9.

Nomenta betoogt dat het auteursrecht berust bij Nomenta HK, omdat Gavefabrikken de Asserbo als van haar afkomstig openbaar heeft gemaakt (artikel 8 Aw) en het auteursrecht vervolgens bij akte aan Nomenta HK heeft overgedragen, dan wel omdat werknemers van Nomenta – waaronder de broers [C en D] – als makers moeten worden aangeduid.

6.10.

Wat betreft het beroep van Nikki op de
purchase orderdie Foshan heeft verstrekt aan Nomenta, overweegt de rechtbank als volgt. De bepaling waar Nikki zich op beroept luidt als volgt:

General terms and conditions

(…)

3. Intellectual Property Right

[tekst in Chinese tekens, toevoeging rechtbank]

The Sellers shall indemnity the Buyers against all third party claims of infringement of patent, trademark or industrial design rights arising from use of the Goods, or any part thereof in Europe. In case any third party claims a charge of infringement, the Seller shall be responsible for the matter with the third party and bear all legal and financial responsibility which may arise.

Deze bepaling, opgenomen in de algemene voorwaarden en dus niet specifiek betrekking hebbend op de koop van de Asserbo, behelst een vrijwaring van de koper tegen aansprakelijkheid wegens inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, valt niet in te zien dat deze bepaling iets zegt over het vaststellen van een rechtstoestand met betrekking tot dan wel overdracht van die rechten.

6.11.

Wat betreft hetgeen door partijen overigens naar voren is gebracht betreffende het makerschap, geldt het volgende.

6.11.1.

Gebleken is dat de WhatsApp-correspondentie die Nikki bij dagvaarding had overgelegd ter onderbouwing van haar stelling dat Foshan de Asserbo heeft ontworpen, slechts interne correspondentie betreft van Nomenta, namelijk tussen diens inkoper en [D]. Nikki heeft zich daar ter zitting ook niet langer op beroepen. Voor zover deze correspondentie betrekking heeft op het ontwerpproces, is het dan ook een indicatie dat Nomenta de ontwerper is.

6.11.2.

Nomenta heeft bovendien uitgebreide interne correspondentie overgelegd tussen onder meer ontwerpers van Nomenta HK onderling en tussen Nomenta en GaveFabrikken (zie 4.3.1) waaruit blijkt hoe de Asserbo in verschillende stadia haar uiteindelijke vorm krijgt. Deze stukken, waar Nikki niets tegenover heeft gesteld, duiden erop dat het ontwerpteam van Nomenta HK de Asserbo heeft ontworpen.

6.11.3.

De stelling van Nikki dat het voorgaande irrelevant is omdat de Asserbo uiteindelijk een variant is op de eerdere kalebas van Foshan (hiervoor afgebeeld onder 6.7), kan haar niet baten. Hiervoor is immers reeds vastgesteld dat de Asserbo een auteursrechtelijk beschermd werk is en ook ten opzichte van de kalebas van Foshan sprake is van eigen creatieve keuzes. De vraag of de kalebas al dan niet door het ontwerpteam van Foshan ontworpen is, is daarmee niet langer van belang voor de vraag bij wie het auteursrecht op de Asserbo rust. Daarmee komt de rechtbank tot het oordeel dat Nomenta HK op grond van artikel 7 Aw moet worden aangemerkt als de maker van het werk (werkgeversauteursrecht). De enkele omstandigheid dat Nomenta HK weliswaar een deel, maar niet alle
tooling-kosten (de kosten voor het maken van de mal voor de plastic behuizing van de Asserbo) voor haar rekening heeft genomen, maakt dat oordeel niet anders.

6.12.

Tussen partijen is niet in geschil dat de The.Lampion een verveelvoudiging is van de Asserbo, zodat geoordeeld moet worden dat Nikki Amsterdam met de The.Lampion inbreuk maakt op het auteursrecht van Nomenta HK op de Asserbo.

Niet-geregistreerd Gemeenschapsmodelrecht

6.13.

De rechtbank stelt vast dat als sprake is geweest van een niet-geregistreerd Gemeenschapsmodelrecht, het model thans niet meer beschermd wordt. Op grond van artikel 11 GModVo^[6]wordt een model als zodanig beschermd drie jaar na de datum waarop het voor het eerst binnen de Gemeenschap voor het publiek beschikbaar is gesteld, zijnde 21 september 2016. De bescherming is derhalve komen te vervallen op 21 september 2019.

in de zaak 571777: de vorderingen in de hoofdzaak en het incident

6.14.

Het voorgaande leidt ertoe dat niet alleen ten aanzien van Wierdijk (zie 6.4) maar ook ten aanzien van Nomenta HK, Nomenta BV en Kooduu zowel de primair als de subsidiair gevorderde verklaringen voor recht worden afgewezen. Voor zover de vorderingen betrekking hebben op auteursrecht is de rechtbank immers van oordeel dat het op de Asserbo rustende auteursrecht berust bij Nomenta HK. Wat betreft het niet-geregistreerde Gemeenschapsmodelrecht ontbeert Nikki Amsterdam een rechtens te respecteren belang. Een verklaring voor recht dient te worden gegeven indien onzekerheid omtrent de rechtspositie moet worden opgeheven. In dit geval is echter geen sprake van onzekerheid nu de termijn van drie jaar gedurende welke mogelijk sprake was van bescherming als niet-geregistreerd Gemeenschapsmodelrecht, van rechtswege reeds verstreken is en dat tussen partijen ook in het geheel niet in debat is geweest, laat staan nog steeds is (zie bijvoorbeeld randnummer 71 van de conclusie van antwoord). Nu de nevenvorderingen zijn gebaseerd op de veronderstelling dat het auteursrecht dan wel het niet-geregistreerde Gemeenschapsmodelrecht op de Asserbo berust bij Foshan en dat uitgangspunt onjuist is geoordeeld, worden die vorderingen eveneens afgewezen.

6.15.

Nikki Amsterdam wordt als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de kosten veroordeeld. Nomenta cs maakt aanspraak op vergoeding van de volledige proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv en heeft haar kosten opgegeven tot een bedrag van € 24.558,--, welk bedrag niet is bestreden. De onderhavige zaak is een zaak ter handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de zin van artikel 1019 Rv. Teneinde de redelijkheid en evenredigheid van de opgevoerde kosten te kunnen beoordelen, wordt in beginsel aansluiting gezocht bij de Indicatietarieven in IE-zaken (versie april 2017). De rechtbank is van oordeel dat deze zaak moet worden aangemerkt als een gewone zaak in de zin van die tarieven en maximeert het toe te wijzen bedrag derhalve op € 17.500, te vermeerderen met griffierecht ad € 638,-, derhalve een totaal van € 18.138,-.

6.16.

De proceskosten in het incident aan de zijde van Nomenta cs stelt de rechtbank op nihil aangezien met de proceskostenveroordeling van Foshan en Kiwa deze kosten geacht worden reeds te zijn voldaan.

in de zaak 575045: de vorderingen

6.17.

De rechtbank stelt voorop dat Nomenta HK aan Nomenta BV een last en volmacht heeft gegeven om de onderhavige procedure in te stellen en in Europa op te treden tegen inbreuken gemaakt door derden op auteurs- of modelrechten van Nomenta HK.

6.18.

De rechtbank beoordeelt in het navolgende eerst de vorderingen 1 en 4 tot en met 12. De vorderingen 2 en 3, die betrekking hebben op de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam, worden daarna besproken. Afgesloten wordt met de beoordeling van de gevorderde proceskosten.

de inbreuk- en de nevenvorderingen

6.19.

Gelet op het vorengaande kan de onder sub 1 gevorderde verklaring voor recht dat Nomenta HK de auteursrechthebbende op het ontwerp van de Asserbo is, worden toegewezen. De verklaring voor recht met betrekking tot het niet-geregistreerde Gemeenschapsmodel wordt afgewezen bij gebrek aan belang op dezelfde gronden als hiervoor is overwogen met betrekking tot de parallelle vordering van Nikki Amsterdam (zie 6.14).

6.20.

Ten aanzien van Nikki Amsterdam staat de inbreuk vast (zie 6.12). Ook ten aanzien van N.A. is de rechtbank van oordeel dat sprake is van inbreukmakende handelingen, nu niet in geschil is dat N.A. de The.Lampion zonder toestemming van Nomenta HK heeft aangeboden en verhandeld (zie hierna onder sub 6.27). Nu de inbreuk vaststaat wordt het onder sub 4 gevorderde verbod toegewezen. Het verbod wordt echter beperkt tot Nederland. Nomenta BV heeft weliswaar terecht aangevoerd dat het werkbegrip en de beschermingsomvang van een auteursrechtelijk beschermd werk op Europees niveau zijn geharmoniseerd, maar het verbod wordt toegewezen op grond van fictief makerschap van de werkgever (artikel 7 Aw), een rechtsfiguur waar niet alle Europese nationale rechtsstelsels mee bekend zijn. Het had derhalve op de weg van Nomenta BV gelegen om ten aanzien van de specifieke Europese landen te onderbouwen dat Nomenta HK auteursrechthebbende is. Dat heeft zij nagelaten, zodat onvoldoende grond is voor het toewijzen van een Europeeswijd verbod.

6.21.

Ook de onder sub 5 gevorderde opgave wordt jegens Nikki cs toegewezen, met dien verstande dat de opgave, gelet op de omstandigheid dat het verbod dat in deze procedure wordt toegewezen beperkt wordt tot Nederland, uitsluitend ziet op voorbehouden handelingen in Nederland. Daartoe behoort ook het verkopen vanuit Nederland aan een partij in het buitenland, wanneer verzending plaatsvindt vanuit Nederland. Het uitsluitend aanbieden op een website met een buitenlandse extinctie waarbij verkopen aan consumenten in Nederland onmogelijk zijn gemaakt, wordt echter niet aangemerkt als een voorbehouden handeling in Nederland. Het gevorderde wordt in die zin enigszins beperkt toegewezen.

6.22.

De onder sub 6 gevorderde controle door een accountant of andere deskundige wordt afgewezen. Hetgeen wordt gevorderd komt neer op een verklaring dat de opgave, voor zover verifieerbaar, een getrouwe weergave van de werkelijkheid vormt. Dit vormt in wezen een opdracht voor het geven van een vorm van
assurance. Het is de vraag of een accountant dan wel een andere deskundige een dergelijke verklaring zou kunnen geven en welke waarde daaraan vervolgens zou kunnen worden gehecht. In het licht daarvan en mede bezien het risico van executieproblemen heeft Nomenta BV het belang bij een dergelijke vordering onvoldoende onderbouwd.

6.23.

De onder sub 7 gevorderde rectificatie wordt afgewezen. Gelet op de formulering van de gevorderde rectificatie
(“… you need to return to us the stock of speaker/lamp/wine coolers still present at you …”) ziet deze op professionele afnemers (distributeurs) van de The.Lampion. Nikki Amsterdam heeft op grond van de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam de afnemers reeds aangeschreven met een vergelijkbare brief. Dat Nikki Amsterdam en/of N.A. na ommekomst van de door het gerechtshof Amsterdam gegunde termijn in Nederland de The.Lampion hebben verkocht aan andere professionele afnemers, is niet gebleken. Toewijzing van de gevorderde rectificatie zou dan ook alleen de afnemers betreffen die reeds zijn geïnformeerd. De noodzaak die nogmaals te benaderen is door Nomenta BV niet nader toegelicht en de vordering wordt daarom afgewezen.

6.24.

De onder sub 8 gevorderde restitutie wordt toegewezen als verzocht omdat de inbreuk vaststaat.

6.25.

De onder sub 9 en 10 gevorderde versterking met een dwangsom wordt toegewezen als in het dictum nader bepaald en voor zover de betreffende vorderingen worden toegewezen, derhalve met betrekking tot de vorderingen sub 4, 5 en 8.

6.26.

De onder sub 11 en 12 gevorderde schadevergoeding dan wel winstafdracht wordt toegewezen als gevorderd.

de vorderingen met betrekking tot het arrest van het gerechtshof Amsterdam

6.27.

De onder sub 2 gevorderde verklaring voor recht dat Nikki Amsterdam in de periode van 1 maart 2019 (3 maanden na de datum betekening arrest) tot en met 8 juli 2019 het door het gerechtshof Amsterdam opgelegde verbod heeft overtreden, wordt afgewezen.

Nomenta BV stelt dat uit de hiervoor onder sub 4.12 en 4.13 opgenomen stukken blijkt dat Nikki Amsterdam dan wel N.A. na ommekomst van de door het gerechtshof aan Nikki Amsterdam gegeven termijn van drie maanden, exemplaren van de The.Lampion vanuit Nederland aan (rechts)personen in het buitenland heeft verkocht. Nomenta BV heeft in dat kader aangevoerd dat N.A. is opgericht op 8 februari 2019 en in dit kader met Nikki Amsterdam moet worden vereenzelvigd. Nikki Amsterdam heeft dat bestreden. Zij stelt dat zij voor ommekomst van de door het gerechtshof Amsterdam gegeven termijn al hetgeen haar resteerde heeft verkocht. Uitsluitend exemplaren van de The.Lampion die distributeurs aan haar retourneerden na te zijn aangesproken door Nomenta BV, heeft zij vervolgens – maar nog vóór 28 februari 2019 – overgedragen aan N.A. De verkopen aan partijen in het buitenland waar Nomenta BV op doelt, zijn gedaan door N.A. en niet door Nikki Amsterdam. Bovendien heeft N.A. uitsluitend aan afnemers in het buitenland verkocht en niet binnen Nederland.

6.28.

De rechtbank is allereerst van oordeel dat uit de door Nomenta BV genoemde stukken niet blijkt dat Nikki Amsterdam het door het gerechtshof Amsterdam opgelegde verbod heeft overtreden. Zowel de webpagina als de orderbevestiging zijn van N.A. Dat Nikki Amsterdam op het pakket staat vermeld als afzender, maakt dat niet anders. Nikki Amsterdam heeft aangevoerd dat per abuis haar DPD-account is gebruikt voor de verzending, en niet dat van N.A. Nomenta BV heeft als degene op wie in dit verband de stelplicht rust, dan ook te weinig aangevoerd om te kunnen oordelen dat Nikki Amsterdam zelf partij was bij de verkopen aan partijen in Duitsland en Denemarken.

6.29.

De rechtbank brengt in herinnering dat de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam alleen betrekking heeft op Nikki Amsterdam en niet op N.A. Nomenta BV heeft daarom aangevoerd dat N.A. vereenzelvigd moet worden met Nikki Amsterdam, waarmee hetgeen het hof heeft toegewezen ten aanzien van Nikki Amsterdam dan ook heeft te gelden voor N.A. De rechtbank volgt dat betoog niet. Uit rechtspraak van de Hoge Raad^[7]kan worden afgeleid dat de rechtsfiguur van de vereenzelviging van rechtspersonen beperkt moet worden toegepast. Degene die (volledige of overheersende) zeggenschap heeft over twee rechtspersonen, kan misbruik maken van het identiteitsverschil tussen deze rechtspersonen. Dergelijk misbruik kan worden aangemerkt als een onrechtmatige daad die verplicht tot het vergoeden van de schade die door het misbruik aan derden wordt toegebracht. Slechts onder uitzonderlijke omstandigheden kan vereenzelviging de meest aangewezen vorm van redres zijn. Dergelijke uitzonderlijke omstandigheden zijn gesteld noch gebleken.

6.30.

De onder sub 3 gevorderde verklaring voor recht dat Nikki Amsterdam in voornoemde periode de door het gerechtshof opgelegde opgaveverplichting heeft geschonden, wordt afgewezen. Nikki Amsterdam heeft op 28 februari 2019 opgave gedaan inhoudende dat zij geen exemplaren van The.Lampion meer op voorraad had. Niet is gebleken dat deze opgave niet klopte. De rechtbank volstaat in dat verband met verwijzing naar hetgeen hiervoor is overwogen onder sub 6.28.

proceskosten

6.31.

Nikki cs wordt als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de kosten veroordeeld. Nomenta BV maakt aanspraak op vergoeding van de volledige proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv en heeft haar kosten opgegeven tot een bedrag van € 24.558,-, welk bedrag niet is bestreden. De onderhavige zaak is een zaak ter handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de zin van artikel 1019 Rv. Teneinde de redelijkheid en evenredigheid van de opgevoerde kosten te kunnen beoordelen, wordt in beginsel aansluiting gezocht bij de Indicatietarieven in IE-zaken (versie april 2017). De rechtbank is van oordeel dat deze zaak moet worden aangemerkt als een gewone zaak in de zin van die tarieven en maximeert het toe te wijzen bedrag derhalve op € 17.500, te vermeerderen met griffierecht ad € 638,- en de kosten dagvaarding ad € 90,58, derhalve een totaal van € 18.228.58,-.

7.De beslissing

De rechtbank

in de zaak 571777, in de hoofdzaak en het incident:

7.1.

wijst de vorderingen af;

7.2.

veroordeelt Nikki Amsterdam in de kosten van de procedure aan de zijde van Nomenta cs, begroot op € 18.138,-;

7.3.

verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

in de zaak 575045:

7.4.

verklaart voor recht dat Nomenta HK de auteursrechthebbende is op het ontwerp van de Asserbo;

7.5.

veroordeelt Nikki Amsterdam en N.A. om, ieder voor zich, met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis ieder gebruik, daaronder begrepen het (doen) vervaardigen, (doen) invoeren, (doen) uitvoeren, (doen) tentoonstellen, (doen) leveren, (doen) aanbieden, in voorraad (doen) hebben, (doen) verhandelen en/of verkopen in, naar, binnen en vanuit Nederland, van de The.Lampion en/of van enige andere

lamp/speaker/ wijnkoeler die een verveelvoudiging vormt van de Asserbo, te staken en gestaakt te houden;

7.6.

veroordeelt Nikki Amsterdam en N.A. om, ieder voor zich, binnen uiterlijk zeven dagen na betekening van het vonnis aan de advocaat van Nomenta BV, mr. M.J. Meermans-de Vries, te doen toekomen een opgave van de volgende informatie:

c) alle douanedocumenten betreffende de invoer door haar van de inbreukmakende zaken;

d) haar afnemers (voor zover bekend), alsmede de door haar verkochte aantallen, nummers, prijzen, leverdata en afleveradressen van de inbreukmakende zaken, zulks gerangschikt per afnemer, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende facturen, waaronder, maar niet beperkt tot, een schriftelijke opgave van de door haar verkochte aantallen, nummers, prijzen, leverdata en afleveradressen van de inbreukmakende zaken via webshops, waaronder de webshops Nikki.Amsterdam.nl, Nikki.Amsterdam.de, Nikki.Amsterdam.en, Nikki.Amsterdam.fr en Nikki.Amsterdam.es, een en ander voor zover de verkopen vanuit Nederland hebben plaatsgevonden;

7.7.

veroordeelt Nikki Amsterdam en N.A. om, ieder voor zich, binnen uiterlijk 14 (veertien) dagen na betekening van het vonnis, haar gehele voorraad, waaronder begrepen de door zijn afnemers geretourneerde voorraad van inbreukmakende zaken, op kosten van Nikki Amsterdam respectievelijk N.A. op een door Nomenta BV aan te geven wijze te verzenden naar Nomenta BV of een door Nomenta BV aangewezen derde;

7.8.

veroordeelt Nikki Amsterdam tot betaling van een dwangsom van € 1.000,- voor iedere overtreding van het onder 7.5, 7.6 en 7.7 bepaalde, waarbij elk aangetroffen exemplaar van de inbreukmakende zaken geldt als een afzonderlijke overtreding of, naar keuze van Nomenta BV, voor iedere dag of deel daarvan dat Nikki Amsterdam met de gehele of gedeeltelijke nakoming van die bevelen in gebreke blijft;

7.9.

veroordeelt N.A. tot betaling van een dwangsom van € 1.000,- voor iedere overtreding van het onder 7.5, 7.6 en 7.7 bepaalde, waarbij elk aangetroffen exemplaar van de inbreukmakende zaken geldt als een afzonderlijke overtreding of, naar keuze van Nomenta BV, voor iedere dag of deel daarvan dat N.A. met de gehele of gedeeltelijke nakoming van die bevelen in gebreke blijft;

7.10.

veroordeelt Nikki Amsterdam tot vergoeding aan Nomenta BV van de door Nomenta HK en haar licentienemers als gevolg van de auteursrechtinbreuk geleden schade, op te maken bij staat met wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding of – naar keuze van Nomenta BV – afdracht door Nikki Amsterdam van de winst die zij door haar onrechtmatige handelingen in Nederland en daarbuiten heeft genoten met The.Lampion, waarbij die keuze door Nomenta BV zou kunnen worden gemaakt nadat Nikki Amsterdam op de door de wet bepaalde wijze rekening en verantwoording heeft afgelegd;

7.11.

veroordeelt N.A. tot vergoeding aan Nomenta BV van de door Nomenta HK en haar licentienemers als gevolg van de auteursrechtinbreuk geleden schade, op te maken bij staat met wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding of – naar keuze van Nomenta BV – afdracht door N.A. van de winst die zij door haar onrechtmatige handelingen in Nederland en daarbuiten heeft genoten met The.Lampion waarbij die keuze door Nomenta BV zou kunnen worden gemaakt nadat N.A. op de door de wet bepaalde wijze rekening en verantwoording heeft afgelegd;

7.12.

veroordeelt Nikki cs hoofdelijk in de kosten van de procedure aan de zijde van Nomenta BV, begroot op € 18.228,58, te vermeerderen met de nakosten ten belope van

€ 131,- zonder betekening, dan wel € 199,- in het geval van betekening, een en ander te voldoen binnen veertien (14) dagen na dagtekening van het vonnis, en – voor het geval voldoening van de (na)kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt – te vermeerderen met de wettelijke rente over de (na)kosten te rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening;

7.13.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

7.14.

wijst af het meer of anders verzochte.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.M. Brakel en in het openbaar uitgesproken op

3 november 2021.

ECLI:NL:RBDHA:2021:12111

Auteursrechtelijke bescherming van het ontwerp van de Asserbo en The.Lampion in een geschil tussen Nikki Amsterdam en Nomenta Industries

Uitspraak

RECHTBANK DEN HAAG

1.NIKKI.AMSTERDAM B.V.,

1.Inleiding

2.De procedure in de zaak 571777 (eiseres: Nikki Amsterdam)

3.De procedure in de zaak 575045 (eiseres: Nomenta BV)

4.De feiten

5.Het geschil

in de zaak 571777 (eiseres: Nikki Amsterdam)

6.De beoordeling

in de zaak 571777 (eiseres: Nikki Amsterdam)

7.De beslissing

Voetnoten