ECLI:NL:RBNHO:2023:1353

Uitspraak

RECHTBANK Noord-Holland

Civiel recht

Zittingsplaats Haarlem

Zaaknummer: C/15/335743 / KG ZA 23-14

Vonnis in kort geding van 17 februari 2023

in de zaak van

1.MCGREGOR FASHION GROUP B.V.,

te Schiphol,
2.
[eiser2],

te [woonplaats],

eisende partijen,

hierna te noemen: Fashion en [eiser2] (gezamenlijk: Fashion c.s.),

advocaat: mr. J.G.A. Linssen te Tilburg,

tegen

MCGREGOR HOLDING B.V.,

te Amsterdam,

gedaagde partij,

hierna te noemen: Holding,

advocaat: mr. H.J. Bos te De Woude en mr. R.M.R. van Leeuwen te Amsterdam.

1.De zaak in het kort

Fashion c.s. vorderen opheffing van de door Holding gelegde conservatoire (bank)beslagen. De voorzieningenrechter wijst die vordering af, omdat van de ondeugdelijkheid van de vordering van Holding niet summierlijk is gebleken. Holding vordert betaling van (een deel van) de variabele koopprijs, die zij met Fashion is overeengekomen voor de koop van aandelen in McGregor IP B.V. en waarvoor [eiser2] zich borg heeft gesteld. In de koopovereenkomst staat dat de variabele koopprijs verschuldigd is indien Holding binnen een periode van 18 maanden zorg heeft gedragen voor de registratie van de merken
“McGregor”en
“McG”voor waren in, onder meer, de klassen 14 en 24. Vast staat dat merkregistraties voor deze klassen in 2004 hebben plaatsgevonden. Fashion c.s. hebben onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de variabele koopprijs alleen verschuldigd is als na de koopovereenkomst nieuwe merkregistraties zijn gedaan. De schending van de substantiëringsplicht in het beslagrekest weegt in dit geval onvoldoende zwaar om desondanks de opheffing van de beslagen te rechtvaardigen.

2.De procedure

2.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 19 januari 2023 met producties 1 tot en met 22;

- de door Holding in het geding gebrachte productie;

- de akte inbrengen (nadere) producties 23 t/m 36 van Fashion;
- de mondelinge behandeling van 3 februari 2023, waarbij door beide partijen pleitaantekeningen zijn voorgedragen en overgelegd.

2.2.

Ter zitting is vonnis bepaald op heden.

3.De feiten

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting wordt in dit geding van het volgende uitgegaan.

3.1.

Holding was tot 22 april 2021 eigenaar van de aandelen in de besloten vennootschap McGregor IP B.V. (hierna: McGregor IP).

3.2.

McGregor IP is houder van verschillende merkregistraties. In deze procedure zijn van belang de (Europese) registraties op 18 februari 2004 van de woordmerken
“McGregor”en
“McG”voor waren in de klassen 14 en 24 (hierna: de oude merkregistraties).

3.3.

Op 30 juni 2019 heeft de Cancellation Division van de EUIPO, op verzoek van McGregor Sports and Entertainment Limited, beslist dat het (Europese) woordmerk
“McGregor”vervallen wordt verklaard voor de klassen 3, 18 en (deels) 25 wegens niet-normaal gebruik.

3.4.

Tussen Fashion en Holding heeft op 12 maart 2021 op Schiphol een overleg plaatsgevonden over de voorgenomen verkoop van de aandelen in McGregor IP door Holding aan Fashion. Daarbij was toen ook de merkengemachtigde van Holding aanwezig. Toen is onder meer besproken dat de (Europese) woordmerken
“McGregor”en
“McG”voor, onder meer, waren in de klassen 14 en 24 voor Fashion “
must haves” waren. Ook is aan de orde gekomen dat voor die klassen al registraties bestonden (de oude merkregistraties), maar dat geen sprake was van normaal gebruik, zodat het risico bestond dat een vordering tot verval op grond van ‘non-usus’ zou worden ingesteld.

3.5.

Vervolgens hebben partijen en hun adviseurs gecorrespondeerd over de verwoording van de afspraken in de (toen nog concept)koopovereenkomst. De conceptkoopovereenkomst is opgesteld door mr. K.G. Beukeveld van Lexence. De advocaat van Fashion heeft op 18 maart 2021 een voorstel gedaan tot aanpassing van het artikel in de conceptkoopovereenkomst over de koopprijs (artikel 3). Dat tekstvoorstel van Fashion luidde, voor zover hier van belang, als volgt:

“
Tijdens de onderhandelingen is er gesproken over de noodzaak voor de Koper om te beschikken over de merkregistratie binnen Europa in verband met een aantal productiegroepen. Verkoper zal op zijn kosten er zorg voor dragen dat de merkregistraties plaatsvinden (zulks uit te voeren door Chiever) in de betreffende productgroepen, die hierna worden geconcretiseerd. Verkoper zal deze registraties op korte termijn verzorgen, zodat Koper op korte termijn producten op de markt kan brengen met de merken. (…)

Zes categorieën waarvoor de eis geldt dat hier registratie van het beeld/woordmerken "McG" en "McGregor" in de Europa deugdelijk is of alsnog deugdelijk zal plaatsvinden en dat Koper ongestoord met de producten binnen deze categorieën op de markt kan komen. (…)”

3.6.

Mr. Beukeveld heeft in zijn e-mail van 1 april 2021 een nieuwe versie van de conceptkoopovereenkomst aan Fashion toegestuurd, met de volgende toelichting:

“
We hebben even de tijd genomen om alles correct en helder uit te werken. zonder afbreuk te doen aan de door u gemaakte opmerkingen.”

3.7.

Vervolgens heeft de heer [A.], namens het aan Fashion en Holding gelieerde DM Equity Partners (ook wel aangeduid als DMEP), in een e-mail van 13 april 2021 voorgesteld om een wijziging aan te brengen in de tekst van de conceptkoopovereenkomst, zodat (in artikel 3.5) zou worden bepaald dat het variabele deel van de koopprijs verschuldigd is wanneer “
duidelijk is dat de Registratie definitief stand zal houden”. Dit wijzigingsvoorstel is niet overgenomen in de definitieve tekst van artikel 3.5 van de overeenkomst (die in alinea 3.8 van dit vonnis zal worden weergegeven).

3.8.

In de definitieve en door partijen ondertekende koopovereenkomst van 22 april 2021 (hierna: de koopovereenkomst) is, voor zover hier van belang, het volgende bepaald:

“
Koopprijs

3.1

De totale koopprijs voor de Aandelen is gelijk aan de som van :

a. EUR 2.250.000 (zegge: twee miljoen twee honderd vijftig duizend euro) (het

Basisbedrag);

b.minuseen bedrag gelijk aan de Onttrekkingen;

c.pluseen variabel bedrag dat zal worden berekend en, indien en voor zover

verschuldigd, betaald overeenkomstig de regeling die is uiteengezet in Artikel

3.2, 3.3 en 3.Sc (hetVariabele Bedrag).

(tezamen deKoopprijs)

Variabele Bedrag

3.2

Het Variabele Bedrag bestaat uit de volgende acht (8) onderdelen, oplopend tot

een maximaal bedrag van EUR 1.020.000 (zegge: een miljoen twintig duizend

euro):

(…)

c. een bedrag gelijk aan EUR 170.000 (zegge: honderd zeventigduizend euro), indien de Verkoper binnen de Registratieperiode zorg heeft gedragen voor de Registratie van de Merken binnen de EU in Klasse 14, voor de waren zoals in de Definities omschreven;

(…)

e. een bedrag gelijk aan EUR 170.000 (zegge: honderd zeventig duizend euro), indien de Verkoper binnen de Registratieperiode zorg heeft gedragen voor de Registratie van de Merken binnen de EU in Klasse 24, voor de waren zoals in de Definities omschreven;

(…)

3.3

Indien een derde partij oppositie heeft ingesteld tegen één van de in artikel 3.2 a tot en met h genoemde aanvragen tot Inschrijving van de Merken, en die oppositie gedeeltelijk wordt toegewezen als gevolg waarvan het Merk gedeeltelijk wordt ingeschreven in het merkenregister, dan zullen Koper en Verkoper in overleg treden over de vraag of het betreffende bedrag gedeeltelijk aan Verkoper dient te worden betaald.

(…)

3.4

Partijen komen overeen dat gedurende de Registratieperiode de kosten verbonden aan de Registraties zoals hiervoor uiteengezet in de artikelen 3.2a tot en met h, voor rekening van de Verkoper zullen komen.

Voldoening van de Koopprijs

3.5

de Koopprijs voor de Aandelen zal door de Koper worden voldaan als volgt:

(…)

c. een bedrag gelijk aan het (het relevante onderdeel van het) Variabele Bedrag zal, indien en voor zover verschuldigd, binnen 20 (twintig) Werkdagen na het eerdere van (i) de Closing Datum, (ii) de datum van Registratie of (iii) het einde van de Registratieperiode, door de Koper aan de Verkoper worden betaald op een nader door de Verkoper te duiden bankrekening.”

3.9.

In artikel 3.2 sub a van de koopovereenkomst is de term “Registratieperiode” (hierna ook: de registratietermijn) als volgt gedefinieerd:

“
binnen 18 maanden na Closing of, indien Registratie nog niet binnen deze 18 maanden na Closing heeft plaatsgevonden als gevolg van opposities of andere aanspraken van derden ingesteld tegen de Registratie, een redelijke verlenging van deze periode (met maximaal zes maanden) zoals nader overeen te komen tussen Partijen waarin Registratie alsnog plaatsvindt”.

3.10.

In een overeenkomst van eveneens 22 april 2021 heeft [eiser2] zich jegens Holding borg gesteld voor de nakoming van de verplichtingen van Fashion uit de koopovereenkomst, tot een maximumbedrag van € 750.000,-.

3.11.

Holding heeft per e-mail van haar advocaat op 30 april 2021 Fashion verzocht om betaling van een deel van het “Variabele Bedrag” ter hoogte van € 340.000,- in verband met de registratie van de merken
“McGregor”en
“McG”voor de waren in de klassen 14 en 24 (hierna: de variabele koopprijs).

3.12.

Op 22 juni 2021 heeft in Vianen een bespreking plaatsgevonden tussen de bestuurder van Fashion ([B.]) en een bestuurder van Holding ([C.]). In de daaropvolgende e-mailwisseling tussen [B.] en [C.] heeft [B.] (Fashion) op 23 juni 2021 onder meer het volgende geschreven:

“(…) Even om verdere ruis te voorkomen onze gemaakte afspraken op een rijtje:

- wij, als Koper, mogen ondanks de afspraken uit de overeenkomst toch eerder op de markt komen met McGregor producten, dit om zogenaamde Non Usus te voorkomen en oude Trade Marks (TM’s) veilig te stellen;

- wij, de Koper, betalen ook pas voor de aanvullende TM's als we er zeker van zíjn dat waarvoor we betalen ook daadwerkelijk exclusief hebben;

- in het geval van oude/bestaande TM's moeten hiervoor minimaal de "Non-Uses-producten” 3 maanden in de markt zijn geweest, maar dit kan nog met 3 maanden verlengd worden en dan kunnen er nog bezwaren komen etc etc. Daarnaast hebben wij nog productietijd om deze producten op de markt te brengen, in het meest gunstige geval kunnen we dus over 4/5 maanden betalen voor de Klasse 14 en 24.

- wij gaan aan de slag met het op de markt brengen van producten uit de Klassen 14 en 24 en zullen hier prio aan geven (zoals maar niet uitsluitend de producten, horloges, bedtextiel, handdoeken etc etc), maar als test gaan we onder andere ook met personalcare McGregor producten komen;

Daarop heeft [C.] (Holding) geantwoord op 24 juni 2021:

“Jullie idee om al redelijk snel (voor 1 november) bepaalde artikelen op de markt te zetten,

om zodoende 'gebruik' te kunnen tonen van de geregistreerde Trademarks, is wat ons

betreft in principe akkoord (…)

We hebben niet afgesproken dat je daarnaast zult wachten met het betalen voor de 2 TM

klassen die 'goed' zijn. (…)”

[B.] (Fashion) heeft hierop als volgt gereageerd, op 24 juni 2021:

“
Wel spijtig om te horen dat er dan blijkbaar opnieuw ruis tussen ons is over de betaling van de TM's, dan hebben we voor mijn gevoel ruim 2 uur langs elkaar heen gepraat... want zoals nadrukkelijk door mij gezegd kunnen wij en gaan we niet betalen voor iets waarvan we pas op z’n vroegst over een paar maanden zekerheid hebben of deze bestaande TM's uberhaupt nog "rechtsgeldig" zijn / stand houden. [C.], daar hebben we toch over gesproken, en dat begreep je toch? Wij zouden daarom zsm met de Non Usus producten op de markt komen en zodra daar alle termijnen voor verstreken waren en wij de administratie voor deze in en verkoop hebben opgebouwd, dit zal minimaal inkooptijd (ca 2mnd) + 3 maanden in de winkel zijn, zullen we direct over gaan tot betaling. Zoals besproken in Vianen. Graag hierop als nog jou bevestiging.

Vervolgens heeft [C.] (Holding) op 25 juni 2021 onder meer het volgende geantwoord:

“We hebben het er duidelijk over gehad dat de Trademarks 'goed geregistreerd zijn' - meer kunnen wij niet doen - en jij gaf aan dat jullie advocaat heeft aangegeven dat je pas 'echt' zeker kunt zijn als je ook gebruik kunt aantonen.

(…)

Het is vanzelfsprekend dat je bij gebruik ook de verschuldigde kosten - zoals afgesproken - voor de Trademarks zult betalen. (…).”

[B.] (Fashion) heeft hierop tot slot als volgt gereageerd:

“
lk weet prima wat ik wel en niet heb gezegd: wij gaan niet betalen voor iets waarvan we niet zeker weten of het het waard is (non uses). Maar ik ga er geen wellens nietes van maken..., en zal dit punt evenals het punt van het betalen voor de Zuid Amerikaanse TM's (opnieuw) bij onze advocaat neerleggen dan mag hij het verder met jou of jullie advocaat uitzoeken.”

3.13.

Fashion heeft vervolgens horloges en dekbedovertrekken op de markt gebracht met daarop vermeld de woordmerken “
McGregor New York 1921” en “
McG”.

3.14.

Op 2 augustus 2022 zijn namens McGregor IP B.V. Europese merkaanvragen gedaan voor de woordmerken
“McGregor”en
“McG”voor de klassen 14 en 24 (hierna: de nieuwe merkaanvragen). De nieuwe merkaanvraag voor het merk
“McGregor”is op 30 september 2022 gepubliceerd en de aanvraag voor met merk
“McG”is op 28 oktober 2022 gepubliceerd, waarna de oppositietermijnen zijn gaan lopen.

3.15.

Holding heeft [eiser2] bij brief van haar advocaat van 28 november 2022 op grond van de borgstelling in de gelegenheid gesteld uiterlijk op 5 december 2022 de variabele koopprijs te voldoen.

3.16.

Bij brief van hun advocaat van 30 november 2022 aan (de advocaat van) Holding hebben Fashion c.s. zich op het standpunt gesteld dat Holding geen aanspraak kan maken op betaling van de variabele koopprijs, (kort samengevat) omdat in de koopovereenkomst is afgesproken dat de variabele koopprijs uitsluitend verschuldigd is indien binnen de registratietermijn nieuwe merkregistraties hebben plaatsgevonden en daarvan geen sprake is.

3.17.

Holding heeft in een verzoekschrift aan de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 19 december 2022 verzocht verlof te verlenen voor het leggen van conservatoir derdenbeslag ten laste van Fashion en [eiser2]. Aan dat verzoek heeft Holding ten grondslag gelegd dat Fashion de variabele koopprijs verschuldigd is op grond van de oude merkregistraties voor de klassen 14 en 24 en dat [eiser2] dit bedrag verschuldigd is op grond van de borgstellingsovereenkomst.

3.18.

In het verzoekschrift heeft Holding over de bekende verweren van Fashion het volgende opgemerkt:

“
Gerekwestreerde sub 1 voert tegen meerdere vorderingen tot nakoming van onderdelen van De Overeenkomst verweer. Die verweren wijzigen frequent van inhoud en komen er op neer dat Gerekwestreerde sub 1 niet wenst te betalen. (…).”

3.19.

De voorzieningenrechter heeft op 19 december 2022 aan Holding verlof verleend tot het leggen van conservatoir derdenbeslag ten laste van Fashion en [eiser2], met begroting van de vordering op € 438.000,- (inclusief rente en kosten) en met bepaling dat de eis in de hoofdzaak moet worden ingesteld binnen vier weken na het eerst gelegde beslag.

3.20.

Op 4 januari 2023 heeft Holding ten laste van Fashion conservatoir derdenbeslag gelegd onder Rabobank en ten laste van [eiser2] onder Rabobank, ABN en ING. Het beslag ten laste van Fashion heeft doel getroffen voor (ongeveer) € 30.000,- en de beslagen ten laste van [eiser2] voor een bedrag van (ongeveer) € 1,4 miljoen.

3.21.

Op 7 januari 2023 is de nieuwe merkregistratie van het merk
“McGregor”voor de klassen 14 en 24 openbaar gemaakt. Voor de nieuwe aanvraag voor het woordmerk
“McG”voor klassen 14 en 24 eindigde de oppositietermijn op 30 januari 2023. Ten tijde van de mondelinge behandeling van dit kort geding (op 3 februari 2023) was nog niet duidelijk of het merk
“McG”(opnieuw) is geregistreerd.

3.22.

Bij dagvaarding van 30 januari 2023 heeft Holding de eis in de hoofdzaak ingesteld en gevorderd (samengevat) dat Fashion en [eiser2] (hoofdelijk) worden veroordeeld tot betaling van € 340.000,- te vermeerderen met rente en kosten.

4.Het geschil

4.1.

Fashion Group c.s. vorderen - samengevat - dat de voorzieningenrechter, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, de ten laste van Fashion c.s. gelegde conservatoire (bank)beslagen onder derden opheft, zulks binnen 48 uren na het wijzen van dit vonnis, op straffe van verbeurte van een dwangsom, met veroordeling van Holding in de proceskosten, te vermeerderen met de nakosten en de wettelijke (handels)rente.

4.2.

Holding voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

5.De beoordeling

5.1.

Fashion c.s. hebben aangevoerd dat de conservatoire beslagen moeten worden opgeheven op grond van artikel 705 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), omdat:

summierlijk blijkt van de ondeugdelijkheid van de vordering van Holding;

Holding in het beslagrekest de waarheidsplicht en de substantiëringsplicht heeft geschonden.

5.2.

De voorzieningenrechter komt tot het oordeel dat onvoldoende grond bestaat voor de opheffing van de ten laste van Fashion c.s. gelegde conservatoir beslagen. Dit oordeel wordt als volgt toegelicht.

Is summierlijk van de ondeugdelijkheid van de vordering van Holding gebleken?

5.3.

Het beslag moet worden opgeheven indien summierlijk van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht blijkt. Dit brengt mee dat het in de eerste plaats op de weg ligt van Fashion c.s. om (met inachtneming van de beperkingen van de kort gedingprocedure) aannemelijk te maken dat de door Holding gepretendeerde vordering ondeugdelijk is. Fashion c.s. voeren daartoe, kort samengevat, het volgende aan:

De variabele koopprijs is uitsluitend verschuldigd indien binnen de registratieperiode van 18 maanden na 22 april 2019 (dus uiterlijk 22 oktober 2022) een nieuwe registratie van de merken voor waren in de klassen 14 en 24 heeft plaatsgevonden. Daarvan is geen sprake, omdat de nieuwe merkaanvragen pas op 7 januari 2023 hebben geleid tot een nieuwe merkregistratie voor het woordmerk
Bovendien bestaat over de geldigheid van de oude merkregistraties onvoldoende zekerheid.

5.4.

Holding heeft dit betwist. Zij voert aan dat de oude merkregistraties geldig zijn. Daarom is het niet nodig om de merken opnieuw te registreren. Partijen zijn dat volgens Holding ook niet overeengekomen in de koopovereenkomst. Voor geldigheid van de oude merken is wel vereist dat sprake is van normaal gebruik, maar die verantwoordelijkheid ligt bij Fashion, aldus Holding.

Is de variabele koopprijs uitsluitend verschuldigd bij een nieuwe merkregistratie?

5.5.

Bij de beantwoording van de vraag of de variabele koopprijs uitsluitend verschuldigd is bij nieuwe merkregistraties, komt het aan op de uitleg van de koopovereenkomst. Daarbij is niet alleen de tekst van de koopovereenkomst van belang, maar ook de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan de bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Verder kan ook de wijze waarop de contractspartijen uitvoering hebben gegeven aan de overeenkomst een rol spelen bij de uitleg daarvan (de Haviltex-maatstaf).

5.6.

Fashion c.s. hebben nadruk gelegd op de voorgeschiedenis en het overleg op Schiphol op 12 maart 2021. Tussen partijen staat vast dat toen is besproken dat de merkregistraties voor waren in de klassen 14 en 24 voor Fashion c.s. “
must haves” waren, dat voor die klassen op dat moment sprake was van niet-normaal gebruik, en dat over de geldigheid van die merkregistraties zekerheid moest komen te bestaan.

5.7.

Tussen partijen staat echter niet vast tot welke afspraken dit vervolgens heeft geleid: volgens Fashion c.s. is afgesproken dat Holding nieuwe merkaanvragen zou doen voor deze klassen; volgens Holding is - in overleg met de aanwezige merkengemachtigde van Holding - afgesproken dat Fashion de geldigheid van de oude merkregistraties zou veiligstellen door het normaal gebruik van de merken in de klassen 14 en 24 op te pakken.

5.8.

De voorzieningenrechter constateert dat de tekst van de koopovereenkomst op dit punt geen uitsluitsel geeft. Het gegeven dat het deel van de koopprijs voor klassen 14 en 24 onderdeel uitmaakt van de variabele koopprijs (in plaats van de vaste koopprijs) wijst erop dat de verschuldigdheid van dit deel van de koopprijs op de datum van ondertekening van de koopovereenkomst nog onzeker was. Dit zou kunnen betekenen dat dus nieuwe merkregistraties moesten plaatsvinden. Ook de formulering van artikel 3.2 sub c en e (met de verwijzing naar de registratieperiode van 18 maanden na 22 april 2021) lijkt bij eerste lezing in die richting te wijzen. Het zelfde geldt voor artikelen 3.3 en 3.4, die een regeling treffen voor de kosten van, of (eventuele) oppositie tegen, de “aanvragen” of “registraties” zoals in artikel 3.2 a tot en met h genoemd.

Daar staat tegenover dat in artikel 3.5 is bepaald dat de variabele koopprijs, indien verschuldigd, binnen 20 werkdagen na “
het eerdere van (i) de Closing Datum, (ii) de datum van Registratie of (iii) het einde van de Registratieperiode” moet worden betaald. Die bepaling biedt steun aan het betoog van Holding dat (in ieder geval voor een deel van de in artikel 3.2 a tot en met h genoemde klassen) de variabele kooprijs direct verschuldigd is na de “Closing Datum” (22 april 2021), zodat kennelijk géén nieuwe merkregistratie nodig is. Weliswaar heeft Anker van DMEP een wijziging voorgesteld op artikel 3.5, maar vast staat dat dit wijzigingsvoorstel niet is overgenomen in de definitieve tekst van de koopovereenkomst. Volgens Holding heeft zij dat wijzigingsvoorstel van Anker afgewezen, omdat zij niet het risico wilde dragen totdat de merkregistratie definitief vast zou staan. Fashion c.s. hebben in reactie daarop onvoldoende toegelicht waarom vervolgens in artikel 3.5 de optie is openomen dat de variabele koopprijs, mits verschuldigd, betaald moet worden binnen 20 werkdagen na de “Closing Datum”.

5.9.

Bij de uitleg van de koopovereenkomst moet ook de correspondentie worden betrokken die is gevoerd na het overleg op Schiphol op 12 maart 2021 en voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst. Het staat buiten twijfel dat Fashion c.s. ook toen hebben benadrukt dat zij zekerheid wilden over de geldigheid van de merkregistraties voor (onder meer) de klassen 14 en 24 (“
must haves”).

In die correspondentie leest de voorzieningenrechter echter ook dat - ook van de zijde van Fashion c.s. - rekening is gehouden met de mogelijkheid dat de oude merkregistraties al geldig (“
deugdelijk”) zijn. Dit is namelijk onderdeel van het tekstvoorstel dat namens Fashion is gedaan op 18 maart 2021: Daarin worden zes categorieën genoemd (waaronder klassen 14 en 24) “
waarvoor de eis geldt dat hier registratie van het beeld/woordmerken "McG" en "McGregor" in de Europadeugdelijk is of alsnog deugdelijk zal plaatsvindenen dat Koper ongestoord met de producten binnen deze categorieën op de markt kan komen” (onderstreping door de voorzieningenrechter). Hieruit leidt de voorzieningenrechter af dat ook volgens Fashion c.s. er twee mogelijkheden zijn: ofwel er is al een deugdelijke registratie, ofwel die registratie moet nog plaatsvinden. Dat de variabele koopprijs uitsluitend verschuldigd is bij een nieuwe merkregistratie (binnen de registratietermijn) volgt uit dit tekstvoorstel van Fashion c.s. dus niet.

Dit kan daarom evenmin worden afgeleid uit de bevestiging van mr. Beukeveld van 1 april 2021 dat aan deze opmerkingen van de advocaat van Fashion c.s. geen afbreuk wordt gedaan.

5.10.

Fashion c.s. hebben aangevoerd dat uit de wijze waarop partijen uitvoering hebben gegeven aan de koopovereenkomst, blijkt dat de variabele koopprijs uitsluitend verschuldigd is als nieuwe merkregistraties hebben plaatsgevonden. Fashion c.s. hebben daartoe betoogd dat Holding wel nieuwe merkaanvragen heeft ingediend voor andere klassen die zijn genoemd in artikel 3.2 a tot en met h, en dat voor waren in de klassen 14 en 24 alsnog nieuwe aanvragen zijn gedaan in augustus 2022.

5.11.

De voorzieningenrechter overweegt dat hieruit niet kan worden afgeleid dat (ook) Holding in de veronderstelling verkeerde dat de variabele koopprijs uitsluitend verschuldigd was bij nieuwe merkregistraties. Als onweersproken staat in dit geding namelijk vast dat Holding acht dagen na het sluiten van de koopovereenkomst (op 30 april 2021) direct aanspraak heeft gemaakt op betaling van de variabele koopprijs voor de klassen 14 en 24, op basis van de oude merkregistraties.

5.12.

Vervolgens heeft op 22 juni 2021 overleg plaatsgevonden tussen Fashion en Holding over de variabele koopprijs voor de registraties voor waren in de klassen 14 en 24. Tijdens dat overleg is, volgens de eigen e-mail van Fashion, besproken dat Fashion
“zsm met de Non Usus producten op de markt komen en zodra daar alle termijnen voor verstreken waren en wij de administratie voor deze in en verkoop hebben opgebouwd, dit zal minimaal inkooptijd (ca 2mnd) + 3 maanden in de winkel zijn, zullen we direct over gaan tot betaling”(de e-mail van 24 juni 2021, onderstreping door de voorzieningenrechter).

5.13.

Uit deze correspondentie van 23 tot en met 25 juni 2021 tussen partijen leidt de voorzieningenrechter af dat (ook) Fashion bij de uitvoering van de koopovereenkomst tot uitgangspunt nam dat de variabele koopprijs verschuldigd kon zijn, zonder dat sprake was van nieuwe merkregistraties, mits zekerheid bestaat over de geldigheid van de oude merkregistraties. Daarbij weegt de voorzieningenrechter verder mee dat Fashion vervolgens ook daadwerkelijk waren uit de klassen 14 en 24 (horloges en dekbedovertrekken) op de markt heeft gebracht met daarop de woordmerken (voor het woordmerk
“McGregor” met de toevoeging
“New York 1921”), conform hetgeen op 22 juni 2021 was besproken.

5.14.

Het voorgaande leidt tot het oordeel van de voorzieningenrechter dat Fashion c.s. hun stelling dat de variabele koopprijs uitsluitend verschuldigd is indien binnen de registratietermijn nieuwe merkregistraties hebben plaatsgevonden, onvoldoende aannemelijk hebben gemaakt (alhoewel de voorzieningenrechter het met Fashion c.s. eens is dat de tekst van de koopovereenkomst op dit punt niet uitblinkt in helderheid). Hierbij benadrukt de voorzieningenrechter dat in dit kort geding niet kan (en ook hoeft te) worden bepaald hoe de koopovereenkomst moet worden uitgelegd. Wat beoordeeld moet worden is of ondeugdelijkheid van de vordering van Holding summierlijk is gebleken. Op basis van dit betoog van Fashion c.s. is daarvan naar het oordeel van de voorzieningenrechter, gelet op het voorgaande, geen sprake.

Het voorgaande betekent ook dat de discussie over de nieuwe merkaanvragen verder onbesproken kan blijven in dit vonnis.

5.15.

[eiser2] heeft betoogd dat de afspraken van 22 juni 2021 aan hem niet kunnen worden tegengeworpen, omdat hij zich enkel borg heeft gesteld voor de nakoming van de koopovereenkomst van 22 april 2021. Dit verweer slaagt niet, omdat de voorzieningenrechter het besprokene op 22 juni 2021 beschouwt als uitvoering van de koopovereenkomst van 22 april 2021 (en dus niet als nieuwe overeenkomst of wijziging van de overeenkomst). Van de ondeugdelijkheid van de vordering van Holding tegen [eiser2] is daarom evenmin summierlijk gebleken.

Kunnen Fashion c.s. zich erop beroepen dat geldigheid van de oude merkregistraties onzeker is?

5.16.

Verder hebben Fashion c.s. zich er op beroepen dat de geldigheid van de oude merkregistraties aan onzekerheid onderhevig is.

5.17.

Partijen zijn het er over eens dat de vraag óf de oude merkregistraties bloot staan aan een vordering tot vervallen verklaring (zoals Fashion c.s. vrezen), afhankelijk is van de vraag of sprake is van (hernieuwd) normaal gebruik van de merken. Holding heeft voldoende toegelicht dat zij daarbij geen betrokkenheid heeft, dat dit binnen de verantwoordelijkheid van Fashion ligt en dat Fashion daarvoor voldoende tijd heeft gehad. Dat sluit ook aan bij hetgeen tussen partijen is besproken op 22 juni 2021, zoals blijkt uit de e-mails van 23 tot en met 25 juni 2021 (waarin wordt gesproken over termijnen van enkele maanden). Fashion c.s. hebben daar onvoldoende tegen in ingebracht.

Daar komt nog bij dat vast staat dat Fashion in ieder geval enkele producten voorzien van de woordmerken op de markt heeft gebracht in de klassen 14 en 24 (maar nog niet in alle categorieën producten, aldus Fashion c.s.) en dat tegen dat gebruik tot op heden geen bezwaar is gemaakt door derden. Van een (dreigende) vordering tot vervallenverklaring is dus geen sprake.

5.18.

De voorzieningenrechter is daarom van oordeel dat ook het betoog van Fashion c.s. dat over de oude merkregistraties onvoldoende zekerheid bestaat, niet meebrengt dat van de ondeugdelijkheid van de vordering van Holding summierlijk is gebleken. Voor zover er al onzekerheid is over de geldigheid van de oude merkregistraties, is het niet uitgesloten dat in de bodemprocedure zal worden beslist dat Fashion c.s. desondanks de variabele koopprijs is verschuldigd aan Holding, aangezien het normaal gebruik van de merken behoort tot de (eigen) verantwoordelijkheid van Fashion.

Schending substantiëringsplicht/waarheidsplicht

5.19.

Fashion c.s. hebben aangevoerd dat Holding in het beslagrekest van 19 december 2022 niet heeft voldaan aan de waarheidsplicht en substantiëringsplicht. Meer specifiek voeren Fashion c.s. aan dat Holding heeft nagelaten de bekende verweren van Fashion c.s. in het beslagrekest te vermelden.

5.20.

Holding heeft over de bekende verweren van Fashion c.s. in het beslagrekest slechts opgemerkt dat de verweren frequent van inhoud wijzigen en er op neerkomen dat Fashion niet wenst te betalen. De verweren van Fashion c.s., zoals vlak voor het indienen van het beslagrekest (nogmaals) uitvoerig verwoord in de brief van de advocaat van Fashion c.s. van 30 november 2021, zijn in het beslagrekest niet vermeld. Evenmin was de brief van 30 november 2021 van Fashion c.s. (of een andere brief waaruit het verweer van Fashion c.s. blijkt) als bijlage gevoegd bij het beslagrekest.

5.21.

Holding heeft desgevraagd in dit kort geding niet kunnen uitleggen op welke punten het verweer van Fashion (frequent) van inhoud was gewijzigd. De advocaat van Holding (mr. Bos voornoemd) heeft ter zitting toegelicht dat hij de verweren van Fashion niet goed begreep. Mr. Van Leeuwen voornoemd heeft daaraan toegevoegd dat Holding steeds moest reageren op “hetzelfde liedje” van Fashion.

5.22.

Gelet op het voorgaande is de voorzieningenrechter het met Fashion c.s. eens dat de opmerking in het beslagrekest over de bekende verweren van Fashion geen recht doet aan de werkelijkheid. Overwogen wordt dat juist in de verlofprocedure de waarheid kwetsbaar is, omdat de procedure niet op tegenspraak wordt gevoerd. Een onwaarheid of onvolledigheid zal daarin dus niet snel aan het licht komen, terwijl de gevolgen van een conservatoir beslag ingrijpend kunnen zijn.

5.23.

Het betoog van Holding dat de voorzieningenrechter die het beslagverlof heeft verleend geen bezwaar zag in de inhoud van het beslagrekest slaagt gezien het voorgaande niet. Door toedoen van Holding wist de voorzieningenrechter immers niet dat de opmerking van Holding in het beslagrekest niet overeenstemde met de werkelijkheid.

5.24.

De schending van de substantiëringsplicht (en de waarheidsplicht) betreft geen vormverzuim op straffe van nietigheid (vgl. artikel 705 lid 2 Rv), maar een verzuim waaruit de voorzieningenrechter de gevolgtrekking kan maken die zij geraden acht. De voorzieningenrechter is van oordeel dat het verzuim, hoewel ernstig, in dit geval geen zelfstandige grond voor opheffing van de beslagen vormt. Het voorgaande weegt de voorzieningenrechter wel mee in de te maken belangenafweging.

Belangenafweging

5.25.

Fashion c.s. hebben hun belang bij de opheffing van de beslagen toegelicht met het betoog dat het saldo op de bankrekening(en) van [eiser2] normaalgesproken wordt gebruikt voor het handelen op de aandelenmarkt, maar dat daarvan nu door het beslag geen sprake meer kan zijn, waardoor [eiser2] schade lijdt.

5.26.

Gelet op hetgeen in het voorgaande is overwogen over de (on)deugdelijkheid van de vordering van Holding, is de voorzieningenrechter van oordeel dat dit belang minder zwaar weegt dan het belang van Holding bij het handhaven van de beslagen ter verzekering van verhaal van haar mogelijke vordering op Fashion c.s. De schending van de substantiëringsplicht door Holding weegt in dit geval onvoldoende zwaar om hierin verandering te brengen. De voorzieningenrechter acht het namelijk aannemelijk dat het beslagverlof ook zou zijn verleend, als Holding in haar beslagrekest wel de verweren van Fashion c.s. zou hebben weergegeven, samen haar reactie daarop.

5.27.

Verder weegt de voorzieningenrechter ten aanzien van de belangen van [eiser2] mee dat indien in de bodemprocedure (alsnog) wordt geoordeeld dat de beslagen ten onrechte zijn gelegd, Holding kan worden aangesproken voor de door het beslag ontstane schade. Daarbij komt dat [eiser2] de mogelijkheid heeft tot het stellen van vervangende zekerheid, waarmee hij zou kunnen bewerkstelligen dat in ieder geval het resterende saldo op zijn bankrekening weer vrij gebruikt kan worden. Holding heeft ter zitting aangegeven bereid te zijn de beslagen op te heffen indien een bankgarantie wordt gesteld (vgl. ook artikel 705 lid 2 Rv).

Slotsom en proceskosten

5.28.

Het voorgaande betekent dat de vordering van Fashion c.s. tot opheffing van de conservatoir beslagen zal worden afgewezen.

5.29.

Fashion c.s. zullen als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten, die aan de zijde van Holding tot op heden worden begroot op € 1.755,- (waarvan € 676 aan griffierecht en € 1.079,- aan salaris advocaat). De wettelijke rente daarover zal worden toegewezen op de wijze zoals in de beslissing vermeld.

Volgens vaste rechtspraak (zie HR 10 juni 2022, ECLI:NL:HR:2022:853) levert een kostenveroordeling ook voor de nakosten een executoriale titel op. Een veroordeling tot betaling van de proceskosten omvat dus een veroordeling tot betaling van de nakosten. Daarom worden de nakosten niet afzonderlijk in de proceskostenveroordeling vermeld.

6.De beslissing

De voorzieningenrechter

6.1.

wijst de vordering af;

6.2.

veroordeelt Fashion c.s. in de proceskosten, aan de zijde van Holding tot dit vonnis vastgesteld op € 1.755,-, te vermeerderen met de wettelijke rente met ingang van veertien dagen na de datum van deze uitspraak tot de dag van volledige betaling;

6.3.

verklaart dit vonnis wat betreft de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

6.4.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.M. Wamsteker en in het openbaar uitgesproken op 17 februari 2023.

1538

Vordering tot opheffing van conservatoire beslagen in het kader van een koopovereenkomst met betrekking tot merkregistraties

Uitspraak

RECHTBANK Noord-Holland

1.MCGREGOR FASHION GROUP B.V.,

1.De zaak in het kort

2.De procedure

3.De feiten

4.Het geschil

5.De beoordeling

6.De beslissing