ECLI:NL:RBROT:2016:550

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team haven en handel

zaaknummer / rolnummer: C/10/465964 / HA ZA 14-1246

Vonnis van 20 januari 2016

in de zaak van

[eiser],

wonende te [woonplaats] ,

eiser,

advocaat mr. R. Zwamborn,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ESVECO SPECIALTIES B.V.,

gevestigd te Molenaarsgraaf, gemeente Molenwaard,

gedaagde,

advocaat: mr. J.P.F.R. Bugter.

Partijen zullen hierna [eiser] en Esveco genoemd worden.

1.De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding van 5 december 2014, met producties 1 t/m 10;
de conclusie van antwoord met producties 1 t/m 6;
het tussenvonnis van 13 mei 2015;
de zittingsagenda van 18 mei 2015;
de brief van 1 juni 2015 van Esveco met bijlage;
de brief van 8 juni 2015 van Esveco met productie 7;
de brief van 9 juni 2015 van [eiser] met bijlagen 1 t/m 12;
het proces-verbaal van comparitie van 22 juni 2015;
de brief van 7 augustus 2015 van Esveco;
de brief van 11 augustus 2015 van [eiser] ;
de akte na comparitie van [eiser] ;
de antwoordakte na comparitie van Esveco.

Het vonnis is nader bepaald op heden.

2.De feiten

2.1.

[eiser] heeft medio jaren tachtig van de vorige eeuw een spelconcept bedacht dat hij de naam ‘Korpa Kaartspel’ of kortweg ‘Korpa’ geeft. Dit spelconcept heeft raakvlakken met het bekende cijferbingo-spel, met dien verstande dat op de Korpa-kaart, in plaats van getallen, speelkaarten zijn afgebeeld.

2.2.

Esveco, tevens handelend onder de naam ‘Holland Bingo’, is in 1983 opgericht en houdt zich bezig met het – al dan niet in opdracht van derden – produceren van onder meer spellen.

2.3.

Op 31 maart 1988 heeft [eiser] een exclusieve licentieovereenkomst gesloten met de heer [persoon 1] (hierna: [persoon 1] ), bestuurder van [persoon 1] Beheer B.V. (hierna: [persoon 1] Beheer) met betrekking de productie van het Korpa-spel (minimumoplage 2.500) voor een periode van twee jaar, telkens met stilzwijgende verlenging met een periode van vijf jaar.

[persoon 1] Beheer handelt tevens onder de naam ‘Holland Bingo’ (al dan niet met toevoeging ‘Roosendaal’) en is een klant van Esveco.

2.4.

Esveco heeft in 1987 in opdracht en ter uitvoering van voormelde overeenkomst 2.500 Korpa-spellen geproduceerd en op de markt gebracht.

2.5.

Aan het einde van de eerste contractperiode is tussen [eiser] en [persoon 1] een conflict ontstaan met betrekking tot het al dan niet voldoen van [persoon 1] aan de verplichtingen uit voormelde overeenkomst. Dit heeft ertoe geleid dat partijen de samenwerking hebben verbroken.

2.6.

Medio 2014 heeft Esveco in opdracht van een Deense partij het KortBingo-spel geproduceerd en op de markt gebracht in Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Nederland. Ook dit spel bestaat uit speelvellen met speelkaarten.

2.7.

Bij aangetekend schrijven van 8 augustus 2014 van zijn advocaat aan Esveco heeft [eiser] Esveco, althans Holland Bingo, ervan beticht zijn spelconcept onveranderd te produceren en aan te bieden op de Scandinavische markt waardoor hij schade lijdt, waarvoor hij Esveco aansprakelijk houdt.

2.8.

Bij schrijven van 18 augustus 2014 heeft de heer [persoon 2] (hierna [persoon 2] ), algemeen directeur van Esveco, [eiser] laten weten het Korpa-spel nooit in eigen opdracht te hebben geproduceerd en aangeboden en iedere aansprakelijkheid ter zake van de hand te wijzen.

3.Het geschil

3.1.

[eiser] vordert dat de rechtbank – voor zover mogelijk – bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

a. voor recht verklaart dat Esveco onrechtmatig jegens [eiser] heeft gehandeld door inbreuk te maken op de auteursrechten van [eiser] ter zake van het Korpa-spel, althans dat anderszins sprake is van onrechtmatig handelen door Esveco jegens [eiser] ;

b. Esveco beveelt om binnen 48 uur na betekening van het te dezen te wijzen vonnis iedere inbreuk op het auteursrechten ter zake van het Korpa-spel in Europa te

staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder het openbaar maken of

veelvuldigen
(kennelijk bedoeld: verveelvoudigen, Rb)van de inbreukmakende producten, waaronder begrepen het verkopen, leveren, distribueren, aanbieden of anderszins verhandelen van de inbreukmakende producten;

c. Esveco beveelt binnen één maand na betekening van het te dezen te wijzen vonnis aan de advocaat van [eiser] schriftelijk, door een accountant gecertificeerde,

met bewijzen gestaafde, opgave te doen van:

—. de totale hoeveelheid inbreukmakende producten die bij Esveco per datum van het te dezen te wijzen vonnis aanwezig zijn;
de totale hoeveelheid inbreukmakende producten die door Esveco zijn verkocht sinds 1 april 1990, dan wel een zodanige datum als de rechtbank in goede justitie vermeent te behoren, tot aan de dag van het te dezen te wijzen vonnis;
de door Esveco intern gerekende kostprijzen, alsmede de door haar gehanteerde verkoopprijzen sinds 1 april 1990, dan wel een zodanige datum als de rechtbank in goede justitie vermeent te behoren, tot aan de dag van het te dezen te wijzen vonnis;
— het totale bedrag van de door Esveco als gevolg van de verhandeling van de inbreukmakende producten gerealiseerde omzet, brutowinst en nettowinst, onder opgave van de daarbij in mindering gebrachte kosten;
— de namen en adressen van alle bij de verhandeling en vervaardiging van de inbreukmakende producten betrokken (rechts)personen, niet zijnde consumenten, alsook de namen en adressen van de (rechts)personen, niet zijnde consumenten, aan wie de inbreukmakende producten zijn geleverd;

d. Esveco beveelt binnen veertien dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis de gehele oplage van het spelconcept zoals die zonder toestemming van [eiser] gedrukt is te vernietigen en daarvan bewijs te leveren;

e. bepaalt dat Esveco een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 10.000.- verbeurt voor iedere dag of gedeelte daarvan, of van € 1.000,00 per inbreukmakend product, - zulks uitsluitend ter keuze van [eiser] , - dat Esveco een van de hiervoor in a. t/m d. gegeven bevelen geheel of gedeeltelijk overtreedt, met een maximum van € 250.000,00;

f. Esveco veroordeelt tot vergoeding van de door [eiser] geleden schade, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet of, zulks ter keuze van [eiser] , als gevolg van de inbreuk genoten winst aan hem af te dragen, te rekenen vanaf de dag na 1 april 1990, dan wel een zodanige datum als de rechtbank in goede justitie vermeent te behoren;

g. Esveco veroordeelt in de kosten van de procedure, welke aan de zijde van [eiser] in een later stadium zullen worden begroot conform artikel 1019 Rv.

3.2.

[eiser] legt aan haar vordering – zakelijk en verkort weergegeven – ten grondslag dat [eiser] de bedenker is van een uniek kaartspel geheten: ‘Korpa Kaartspel’ ofwel kortweg ‘Korpa’. Dit spelconcept wordt ongewijzigd op internetwinkels aangeboden, onder meer in Nederland, Noorwegen en Denemarken, door onder andere het Noorse Eskanor AS, een bedrijf dat onderdeel is van Esveco. Esveco maakt hiermee inbreuk op de auteursrechten van [eiser] .

3.3.

Esveco heeft geconcludeerd tot afwijzing van de vordering. Zij betwist (niet meer) dat [eiser] dit spel heeft bedacht. Wél betwist zij – kort samengevat – dat het Korpa Kaartspel een werk is in de zin van de Nederlandse Auteurswet en, voor zover het spel wél als zodanig kwalificeert, dat van inbreuk sprake is. Voorts voert zij aan dat de gepretendeerde schade (als daar al sprake van is) zeer gering is, aangezien Esveco met KortBingo geen enkele, althans een verwaarloosbaar bedrag aan winst heeft geboekt; er is daarom sprake van een bagatel.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt, voor zover van belang, bij de beoordeling nader ingegaan.

4.De beoordeling

4.1.

Het geschil dat ter beoordeling voorligt, heeft internationale aspecten, in ieder geval omdat een EU-wijd verbod is gevorderd én aan de vordering de stelling ten grondslag ligt dat inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten van [eiser] door de verhandeling niet alleen in maar ook buiten Nederland, namelijk in Denemarken, Noorwegen en, naar is gebleken, in het Verenigd Koninkrijk. De rechtbank dient daarom allereerst ambtshalve te oordelen over haar internationale bevoegdheid en, voor zover zij bevoegd is, het toepasselijke recht.

4.2.

Nu gedaagde de bevoegdheid niet heeft betwist, is deze rechtbank bevoegd op grond van artikel 24 EEX-Vo (Verordening (EG) 44/2001).

4.3.

Ten aanzien van het toepasselijke recht overweegt de rechtbank als volgt.

Hier is sprake van niet-contractuele verbintenissen. Aangezien het schadebrengende feit dateert van na de datum van inwerkingtreding van deze internationale regeling (11 januari 2009), dient het toepasselijke recht dan ook in beginsel te worden gevonden aan de hand van de conflictregels van de Rome II-Vo (Verordening (EG), nr. 864/2007). De Rome II-Vo verleent evenwel voorrang aan internationale overeenkomsten die met betrekking tot bijzondere onderwerpen van niet-contractuele aard conflictregels bevatten, zo volgt uit artikel 28 lid 1 Rome II-Vo:

Deze verordening laat onverlet de toepassing van internationale overeenkomsten waarbij een of meer lidstaten(EU-lidstaten, Rb)
op het tijdstip van de vaststelling van de verordening partij zijn en die regels bevatten inzake het toepasselijke recht op niet-contractuele verbintenissen.

De Berner Conventie is zo’n bijzonder verdrag. Dit verdrag regelt namelijk in artikel 5 lid 1 het toepasselijke recht (zie o.a. HR 13 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:1881, rov 6.3.2. en Hof Den Haag 24 september 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:2592).

Artikel 5 lid 1 Berner Conventie luidt als volgt:

De auteurs genieten voor de werken waarvoor zij krachtens deze Conventie zijn beschermd, in de landen van de Unie die niet het land van oorsprong van het werk zijn, de rechten, welke de onderscheidene wetten thans of in de toekomst aan eigen onderdanen verlenen of zullen verlenen, alsmede de rechten door deze Conventie in het bijzonder verleend.

Van toepassing is dan ook de zogenaamde
lex protectionis, ofwel het recht van het land waarvoor bescherming wordt gevraagd, zodat de vraag of sprake is van inbreuk in voormelde landen beoordeeld dient te worden naar het recht van die landen. Partijen hebben zich over de inhoud van dit recht echter nog niet uitgelaten. De rechtbank zal de zaak naar de rol verwijzen teneinde partijen in de gelegenheid te stellen zich bij akte uit te laten over de inhoud van het toepasselijke buitenlandse recht, te weten het recht van Denemarken, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk.

4.4.

Teneinde onnodige vertraging van de procedure te voorkomen wordt [eiser] verzocht zich bij deze akte tevens uit te laten over de laatstelijk door Esveco nader gespecificeerde (omvang van de) leveringen in de betreffende landen en de daarmee behaalde omzet en winst en wordt Esveco verzocht bij deze akte de door haar aangekondigde accountantsverklaring ter zake te overleggen. De rechtbank merkt daarbij reeds thans op onvoldoende reden te zien voor verwijzing naar de schadestaat als gevorderd. Partijen zullen vervolgens in de gelegenheid zijn op elkaars akte en de daarbij nog overgelegde producties te reageren. De rechtbank kan zich ook voorstellen dat de nadere cijfers aanleiding zijn voor partijen om alsnog een minnelijke regeling te willen beproeven. Desverzocht kan daartoe een comparitie worden gelast.

4.5.

Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.

5.De beslissing

De rechtbank

alvorens verder te beslissen,

verwijst de zaak naar de rol van
woensdag 17 februari 2016voor het nemen van een akte na tussenvonnis door zowel [eiser] als Esveco als hiervoor onder 4.3. en 4.4. omschreven, waarna beide partijen nog een antwoordakte na tussenvonnis zullen mogen nemen.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.J. Heevel en in het openbaar uitgesproken op 20 januari 2016.

1515/901