Uitspraak
Rolnummer 98/4255
Datum vonnis: 4 augustus 1999 (bij vervroeging)
ARRONDISSEMENTSRECHTBANK 's-GRAVENHAGE
Sector Civiel recht • Kamer D
in de zaak rolnummer 98/4255
van:
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
RÖNTGEN TECHNISCHE DIENST B.V.,
gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam;
2. de vennootschap naar vreemd recht
ATLANTIC RICHFIELD COMPANY,
gevestigd te Plano, Texas, Verenigde Staten van Amerika,
eiseressen in conventie,
verweersters in reconventie,
procureur: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,
advocaat: mr. P.A.M. Hendrick te Amsterdam,
tegen:
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SHELL INTERNATIONAL B.V.,
gevestigd te 's-Gravenhage;
[2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SHELL INTERNATIONALE PETROLEUM MIJ B.V.,
gevestigd te 's-Gravenhage; (vervallen)]
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V. ,
gevestigd te 's-Gravenhage;
4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SHELL INTERNATIONAL OIL PRODUCTS B.V.,
gevestigd te 's-Gravenhage;
5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SHELL RESEARCH B.V.,
gevestigd te 's-Gravenhage;
6. PETRUS WILLEM VAN ANDEL, h.o.d.n. ZEVENAAR ELEKTRONI-CA EN S-E-N-S-O-R-EN,
w-o-ne-nde te Z-e-ve-n-a-ar;
7. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SHELL NEDERLAND B.V.,
gevestigd te 's-Gravenhage;
8. de vennootschap naar vreemd recht
SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM CO. LTD.,
gevestigd te Londen, Verenigd Koninkrijk;
9. de vennootschap naar vreemd recht
SHELL U.K. LTD.,
gevestigd te Londen, Verenigd Koninkrijk;
10. de vennootschap naar vreemd recht
BELGIAN SHELL SA,
gevestigd te Brussel, BeIgië,
11. de vennootschap naar vreemd recht
DEUTSCHE SHELL AG,
gevestigd te Hamburg, Duitsland;
12. de vennootschap naar vreemd recht
SOCIÉTÉ DES PETROLES SHELL,
gevestigd te Rueil Malmaison Cedex, Frank-rijk,
13. de vennootschap naar vreemd recht
AB SVENSKA SHELL,
gevestigd te Solna, Zweden,
gedaagden in conventie,
gedaagden sub 4 en 5 tevens eiseressen in reconventie,
procureur: Mr. T.Sch-aper
advocaten: Mrs. T. Schaper en G. Kuipers.
Eiseressen zullen in dit vonnis ook "RTD" en "Arco" worden genoemd. Gedaagden zullen -uit-sluitend waar dit uit overwegingen van leesbaarheid gewenst lijkt en derhalve zon-der dat daar-aan enige inhoudelijke betekenis toekomt- ook wel, zonder onderscheid tussen de diverse gedaagden te maken, gezamenlijk worden aangeduid als "Shell". Waar in dit vonnis concrete beslissingen worden genomen zal telkens worden aangegeven op welke van de gedaagden die beslissingen betrekking hebben.
De rechtbank heeft kennis genomen van de volgende stukken:
- de beschikking van de president van deze rechtbank als bedoeld in art. 7 en 145 Rv. van 19 oktober 1998,
- het exploit van dagvaarding van 30 oktober 1998;
- de conclusie van eis, tevens houdende wijziging van eis, tevens akte van rectificatie, met producties;
- de akte houdende verzet tegen wijziging van eis, met producties;
- de beslissing van de rolrechter in deze rechtbank van 5 januari 1999, waarbij de wijziging van eis niet werd toegestaan;
- de incidentele conclusie van onbevoegdheid, tevens conclusie van antwoord in con-ven-tie en eis in reconventie, met producties;
- de incidentele conclusie van antwoord, tevens conclusie van antwoord in reconventie, met één productie;
- de bij gelegenheid van de pleidooien genomen akte houdende skeleton arguments, tevens akte houdende aanvullende productie van eiseressen;
- de bij gelegenheid van de pleidooien genomen akte houdende overlegging aanvullen-de producties van Shell;
- de pleitnotities van Mrs. Hendrick, Schaper en Kuipers van 25 juni 1999.
RECHTSOVERWEGINGEN
De feiten
In conventie en in reconventie
1. Tussen partijen staat als enerzijds gesteld en anderzijds niet (voldoende gemotiveerd) weersproken, deels blijkende uit de overgelegde stukken, het volgende vast.
a. Arco is rechthebbende op het Europees octrooi 0 321 112 voor een "Method for detec-ting corrosion on conductive containers" verleend voor de lan-den België, Duits-land, Frankrijk, Groot-Brittannië, Neder-land en Zweden. Prioriteit is verkregen op basis van US 134368 dd. 17 december 1987. Publicatie van de verlening heeft plaats-ge-vonden op 17 maart 1993.
b. Conclusie 1 van het octrooi luidt als volgt:
"A method of measuring wall thickness of container means (for example to detect irregularities such as corrosion) said wall (15) being electrically conductive and having a near surface (45) and a far surface (47), comprising the staps of placing transmitting antenna means and receiving antenna means (27) in proximity with the near surface of that portion of the container means wall (15) which is to be investigated for corrosion; inducing a transient eddy current into the container means wall portion by means of transmitting antenna means; and characterised by
a. receiving a signal indicative of said induced current in said con-tai-ner means wall portion with the receiving antenna means;
and
b. comparing the decay of the received signal over a period of time with a reference decay indicative of a known wall thickness,
whe-reby the thickness of the container means wall portion can be infer-red."
Figuur 1 bij het octrooischrift ziet er als volgt uit:
c. RTD is een in 1937 opgerichte onafhankelijke organisatie, die is gespecialiseerd in non-destructief onderzoek, alsmede inspectie en destructief onderzoek.
d. Sinds het begin van de vijftiger jaren is RTD actief betrokken bij de ontwikkeling van non-destructieve onderzoeksmethoden. Tussen RTD en Shell, die eveneens geïnteres-seerd is in derge-lijke onderzoeksmethoden en daarnaar al lange tijd research verricht, be-staan reeds enkele tientallen jaren con-tacten, waarbij veelvuldig tech-ni-sche ideeën in een open communicatie zijn uitgewis-seld.
e. In januari 1991 hebben RTD en Shell voor het eerst gesproken over corrossiedectec-tie onder isolatie. Daarbij kwam ter sprake de aan beide partijen bekende meetmetho-de volgens het octrooi van Arco, welke methode toen bekend stond onder de naam TEMP (Trans-ient Electro Magnetic Probing). RTD en Shell hebben vervolgens be-sloten te gaan samenwerken met betrekking tot die technologie. In dat kader heeft Arco aan Shell een exem-plaar van de TEMP-apparatuur van Arco verstrekt. Shell heeft verdere research verricht, doch wenste deze slechts aan Arco ter beschikking te stellen indien deze een licentie-overeenkomst met Arco zou sluiten.
f. Door Arco is onder het octrooi aan RTD per 1 mei 1995 een wereldwijde, exclusieve licen-tie verleend.
g. Nadat RTD op verzoek van Shell op 13 juli 1995 een geheimhoudingsverklaring had on-dertekend, heeft Shell aan RTD een researchrapport overhandigd, waarin de tech-nische gegevens van het inmiddels door Shell ontwikkelde systeem waren vermeld. Shell duidde dit systeem aan als PEC-technologie (waarbij PEC staat voor Pulsed Eddy Current). In navolging van partijen zal de rechtbank de in bedoeld research-rapport vervatte technologie verder aanduiden als PEC-1.
h. RTD brengt thans onderzoeksapparatuur onder het octrooi op de markt onder de naam INCOTEST.
i. Shell heeft, zonder dat RTD daarbij betrokken was, een onderzoeksmethode ontwik-keld welke door partijen -en derhalve ook in dit vonnis- wordt aangeduid als PEC-2. Deze onderzoeksmethode is onderwerp van een Internationale Octrooi Aanvrage op basis van het Patent Cooperation Treaty genummerd WO 98/02714 d.d. 11 juli 1997 met als priortiteitsdatum 12 juli 1996 (hierna ook te noemen: de PCT-aanvrage).
De vordering in conventie en de grondslag daarvoor
2. Eiseressen vorderen dat:
A. het de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage behage bij provisioneel vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:
gedaagden ieder afzonderlijk te verbieden om direct danwel indirect inbreuk te ma-ken op EP 0.321.112, niet alleen met betrekking tot Nederland maar ook met be-trekking tot de overige landen waarvoor het Octrooi gelding heeft, zulks op straf-fe van een dwangsom van HFL 1.000.000,-- voor elke dag of gedeelte daarvan waar-op het zich mag voordoen dat het aan de desbetreffende gedaagde kan worden toege-re-kend dat het in deze te geven provisioneel verbod niet geheel of niet deugdelijk wordt nageleefd, welk provisioneel vonnis gelding zal hebben voor de duur van het geding in de hoofdzaak;
B. het de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage behage bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:
I. gedaagden ieder afzonderlijk te gebieden elke inbreuk op het aan Arco toebeho-rende Europees Octrooi 0.321.112 te staken en gestaakt te hou-den, niet alleen met betrekking tot Nederland maar ook met betrekking tot de andere landen waar-voor dit Octrooi gelding heeft, zulks op straffe van een dwangsom van HFL 1.000-.000,-- per overtreding;
II. gedaagden ieder afzonderlijk te verbieden middels door hen gecontro-leerde vennoot-schappen betrokken te zijn bij inbreuk op het Europees Octrooi 0.321.112 in alle gedesigneerde landen, zulks op straffe van een dwangsom van HFL 1.000.000,-- gulden per overtreding;
III. gedaagden te bevelen om binnen 30 dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis alle benodigde informatie aan eiseressen ter beschikking te stellen welke nodig is om de omvang van de gepleegde inbreuk te kunnen vaststellen, tevens omvattende maar niet beperkt tot corresponden-tie en facturen van (de werkmaatschappijen van) gedaagden met betrek-king tot de door Shell gehanteerde inbreukmakende methode, zulks op straffe van een dwangsom van HFL 100.000,-- per dag dat ge-daag-den in gebreke blijven aan het ten deze uit te vaardigen bevel te voldoen;
IV. gedaagden te bevelen aan eiseressen een schadevergoeding te betalen, waarvan de hoogte in een nog aanhangig te maken schadestaatprocedure zal worden vastgesteld, en/of, zulks ter keuze van eiseressen, gedaagden te bevelen de met de inbreukmakende handelingen genoten winst aan eiseressen af te dragen;
V. gedaagden hoofdelijk te veroordelen aan eiseressen een bedrag van HFL 25.0-00,-- te betalen als vergoeding voor de buitengerechtelijke kos-ten;
VI. gedaagden hoofdelijk te veroordelen in de kosten van deze procedure.
3. Aan deze vorderingen leggen eiseressen de stelling ten grondslag dat Shell door het open-baar-maken en toepassen van de PEC-2 methode inbreuk maakt op het octrooi van Arco, als gevolg waarvan Arco en RTD schade hebben geleden, lijden en nog zullen lijden.
Het verweer in conventie
4. Shell heeft zich vóór alle verweren beroepen op onbevoegdheid van de rechtbank om kennis te nemen van (alle) vorderingen voor zover deze de gedaagden 8 tot en met 13 betreffen, alsmede op onbevoegdheid van de rechtbank voor wat betreft de vorderingen die gericht zijn op het verkrijgen van een inbreukverbod c.a. in andere gedesig-neerde landen van het onderhavige octrooi dan Nederland.
5. Overigens -en voor wat betreft de gedaagden 8 tot en met 13 subsidiair- heeft Shell ge-moti-veerd verweer tegen de vorderingen van eiseressen gevoerd.
6. Eiseressen hebben het beroep van Shell op onbevoegdheid gemotiveerd bestreden.
De vordering in reconventie, de grondslag daarvoor en het verweer
7. gedaagden in conventie sub 4 en 5 (Shell International Oil Products B.V. respectievelijk Shell Re-search B.V.) vorderen dat het de rechtbank moge behagen bij vonnis:
1. RTD te verbieden om de PEC-1 technologie te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze ter beschikking is gesteld aan RTD, meer in het bijzonder het gebruik in, of als onderdeel van, de INCOTEST en het aan derden, in licentie of anderszins, ter beschikking stellen van die technologie, al dan niet in, of als onderdeel van, die INCOTEST, zulks op straffe van een dwangsom van NLG 100.000 voor elke dag of gedeelte daarvan waarop RTD dit verbod niet geheel of niet deugdelijk naleeft;
2. RTD te bevelen binnen 14 dagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis aan de procureur van eiseressen in reconventie een schriftelijk opgave te verstrek-ken van volledige namen en adressen van allen, waar ook ter wereld, aan wie zij vorenbe-doelde technologie ter beschikking heeft gesteld;
3. RTD te bevelen binnen 14 dagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis aan allen als bedoeld onder 2 een aangetekende brief met bericht van ontvangst te zen-den, met uitsluitend de navolgende inhoud en zonder bijschrift:
Wij zijn verplicht u te informeren dat de Arrondissementsrechtbank te s-Graven-hage bij vonnis van ...1999 heeft beslist dat de door ons aan u ter beschikking gestelde INCO-TEST, technologie bevat die wij van Shell hebben gekregen en terzake waarvan wij ons jegens Shell hebben verbon-den deze niet aan derden ter beschikking te stel-len. In dat verband wijzen wij u erop dat uw gebruik van de INCOTEST jegens Shell onrechtmatig is, en verzoeken wij u derhalve de u, in strijd met onze toezegging aan Shell, ter beschik-king gestelde INCOTEST binnen 10 dagen na ontvangst van deze brief aan ons te retourneren. Wij zullen u dan onmiddellijk al hetgeen U daarvoor aan ons hebt betaald, alsmede alle kosten in verband met de retour-nering vergoeden."
deugdelijk ondertekend, en gesteld in de taal van de geadresseerde, dan wel een brief van zodanige inhoud of vorm als de Arrondissementsrechtbank te 's-Graven-hage in goede justitie zal bepalen, een en ander onder de verplichting om gelijk-tijdig kopieën van alle te verzenden brieven te verschaffen aan de procureur van eiseressen in re-conventie;
4. RTD te bevelen binnen 28 dagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis de terugontvangen INCO-TESTs alsmede de INCOTESTs die nog bij haar in voorraad zijn, te ontdoen van alle elementen waarin de PEC-1 technologie is belichaamd, en voorts alle brochures en andere promotiemiddelen met betrekking tot die producten te vernietigen en eiseressen in reconventie binnen 14 dagen na de beteke-ning van het ten deze te wijzen vonnis deugdelijk bewijs te verschaffen dat die vernietiging volle-dig en tijdig heeft plaatsgevonden;
5. RTD te bevelen aan eiseressen in reconventie per overtreding van de sub 2, 3, en 4 bedoelde bevelen, per gehele of gedeeltelijke overtreding een dwangsom te betalen van NLG 100.000,-, dan wel ter keuze van eise-ressen in reconventie, aan hen een dwangsom te betalen van NLG 50.000,- per betrokken pro-duct, of per dag, een gedeelte van een dag voor een hele gerekend, ter zake waarvan, danwel waarop, zij de sub 2, 3, en 4 bedoelde bevelen niet geheel en deugdelijk zijn nagekomen;
6. RTD te veroordelen de door eiseressen in reconventie ten gevolge van het niet nale-ven van de geheim-hou-dingsovereenkomst geleden schade te vergoeden, een en ander op te maken bij staat en te vereffe-nen volgens de wet, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoe-ning en/of, zulks ter keuze van eiseressen in reconventie, de door RTD met haar hier aan de orde zijnde handelingen genoten winsten aan eiseressen in reconventie af te dragen, eveneens vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoe-ning, zulks op straffe van een dwangsom van NLG 10.000,- voor iedere dag waarmee RTD met de nako-ming van het hierna gevorderde in gebreke zal zijn, onder het afleggen van reke-ning en verantwoording binnen 14 dagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis, en onder toezending binnen diezelfde termijn aan de procureur van eise-ressen in reconventie van een door een door de Arrondissementsrecht-bank te 's-Gravenhage te benoemen, van RTD onafhan-kelijke, register accountant opgestel-de en onder-tekende verklaring waaruit de hoogte van de behaalde winst blijkt, welke verklaring vergezeld dient te zijn van een volledi-ge opgave van:
a. het aantal aan derden geleverde of ter beschikking gestelde INCOTESTs zulks gestaafd met afschrif-ten van de desbetreffende verzendbonnen;
b. de voor deze leveringen of terbeschikkingstellingen ontvangen koopprij-zen of royalty's, gestaafd met af-schriften van alle daarop betrekking hebbende betalings-bewijzen;
c. deugdelijke gegevens betreffende de door RTD gemaakt kosten betrekking tot de geleverde c.q. terbeschikkinggestelde producten;
d. de hoeveelheid op de datum van het vonnis nog in voorraad zijnde pro-duc-ten.
7. het in deze te wijzen vonnis uitvoerbaar bij voorraad te verklaren;
8. RTD te veroordelen in de kosten van deze procedure.
8. Aan deze vorderingen leggen de beide eiseressen de stelling ten grondslag dat RTD
de door haar van Shell verkregen PEC-1 technologie zonder toestemming van Shell toe-past in de door haar op de markt gebrachte INCOTEST. Dusdoende handelt RTD, aldus Shell, in strijd met de door haar ondertekende geheimhoudingsverklaring en in elk geval onrechtmatig.
9. RTD heeft tegen de vorderingen gemotiveerd verweer gevoerd.
Beoordeling van het geschil
Het bevoegdheidsincident
10. Vooropgesteld wordt dat -behoudens een hierna nog te bespreken specifiek onderdeel van de vorderingen- de bevoegdheid van deze rechtbank niet is betwist voor zover het betreft de gedaag-den 1, 3, 4, 5, 6 en 7. Die bevoegdheid is ook naar het oordeel van de recht-bank aanwe-zig nu deze gedaagden zijn gevestigd in Nederland.
11. Vervolgens dient te worden bezien of deze rechtbank dan ook bevoegd is tot kennisne-ming van de vorderingen tegen de overige gedaagden. Daartoe is -naar in confesso is- vereist dat voldoende samenhang aanwezig is tussen de vorderingen tegen de gedaagde sub 1, 3, 4, 5, 6 en 7 en de vorderingen tegen steeds de andere gedaagde(n).
12. Ingevolge de beslissing van het gerechtshof te 's-Gravenhage van 23 april 1998 (inzake EGP/B-oston Scientific, IER 1998, nr. 30) is de enkele omstandigheid dat RTD en Arco in deze procedure een verbod vragen tegen in het buitenland gevestigde gedaagden om inbreuk te maken op (andere) nationale octrooien uit hetzelfde Europese bundeloc-trooi onvoldoende om tot het bestaan van een bevoegdheid scheppende samenhang als vorenbe-doeld te concluderen. RTD en Arco hebben zich echter beroepen op de in dat arrest voorkomende overweging dat een andere benadering geboden kan zijn indien ver-schil-lende tot één concern behorende ondernemingen identieke producten op verschillen-de nationale mark-ten brengen, omdat dit zal moeten worden gezien als één gezamenlijk handelen waaraan een gemeenschappelijk plan ten grondslag ligt. Een goede rechtsbede-ling, aldus het hof, vraagt in een dergelijk geval om een gelijktijdige berechting, waar-voor artikel 6(1) EEX-/EVEX-verdrag de mogelijkheid verschaft.
13. Het beroep van RTD en Arco op samenhang in voormelde zin kan slechts slagen, indien op zijn minst aannemelijk is dat zich de door het hof beschreven situatie voordoet, te weten: dat verschillende tot één concern behorende ondernemingen identieke producten op verschillende markten brengen. Daarvan is evenwel geen sprake. Shell heeft uitdruk-kelijk en gemotiveerd betwist dat producten volgens de PEC-2 technologie in één of meer lan-den waar de gedaagden 8 tot en met 13 gevestigd zijn, op de markt worden gebracht. Tegenover de betwisting hebben RTD en Arco geen enkel feit gesteld, noch enig bewijs-stuk overgelegd, waaruit het tegendeel kan volgen.
14. Nu samenhang als in het vorenstaande bedoeld niet is komen vast te staan of aanneme-lijk geworden, zal de rechtbank zich onbevoegd verklaren met betrekking tot de gedaagden 8 tot en met 13.
15. Vervolgens komt aan de orde de stelling van Shell dat de rechtbank zich, voor wat betreft de gedaagden 1, 3, 4, 5, 6 en 7, onbevoegd zou moeten verklaren met betrekking tot de vorderingen die gericht zijn op het verkrijgen van een inbreukverbod in andere gedesig-neerde landen van het onderhavige octrooi dan Nederland. Volgens Shell is de rechtbank in dat opzicht onbevoegd omdat zij zich beroept op de nietigheid van de desbetreffende nationale octrooien, terwijl op dat verweer uitsluitend kan worden beslist door de rechter in de landen waar de betreffende nationale gedeelten van het Europees octrooi zijn inge-schre-ven.
16. Aan deze stelling wordt voorbijgegaan. Deze rechtbank heeft reeds bij herhaling beslist dat een nietigheidsverweer niet met zich brengt dat daardoor de bevoegdheid ten aanzien van de inbreukvraag zou komen te vervallen. Zulks klemt te sterker nu gesteld noch gebleken is dat in casu reeds nietigheidsprocedures aanhangig zijn. De rechtbank is dan ook bevoegd kennis te nemen van alle vorderingen voor zover het betreft de gedaagden 1, 3, 4, 5, 6, en 7.
17. Waar partijen als over en weer in het ongelijk gesteld zijn te beschouwen zullen de kos-ten van dit incident tussen hen worden gecom-penseerd.
De hoofdzaak
In conventie
18. Ambtshalve wordt overwogen dat het hier een Europees octrooi betreft waarvan de verle-ning is gepubliceerd vóór 1 april 1995, zodat ingevolge het bepaalde in art. 103 Rijksoc-trooiwet 1995 het bepaalde in en krachtens de Rijksoctrooiwet (van 1910) onverkort van toepassing is.
Octrooi nietig?
19. Shell heeft als meest verstrekkende verweer tegen de inbreukvordering aangevoerd dat het octrooi nietig is omdat de in conclusie 1 neergelegde materie niet nieuw is, al-thans niet inventief.
20. Arco heeft daar tegenover gesteld dat de rechtbank dit verweer dient te passeren, omdat Shell heeft nagelaten bij wege van eis in reconventie nietigverklaring van het octrooi te vorde-ren. Door dit na te laten wordt Arco, zo betoogt zij, in haar verdediging geschaad. Hierom-trent wordt het volgende overwogen.
21. De vraag naar de geldigheid van een octrooi en de vraag of in een be-paald geval op dat octrooi, zo het geldig is, inbreuk wordt gemaakt zijn afzonderlijke vragen. Dat die vra-gen in procedures veelvuldig gelijktijdig aan de orde komen, doet daaraan niet af.
22. In beginsel is het -uitgaande van het adagium dat inbreuk op een ongeldig octrooi niet moge-lijk is- niet strijdig met een goede procesorde om bij wege van verweer een beroep te doen op het bestaan van één of meer nietigheidsgronden, althans indien de octrooihou-der voldoende gelegenheid heeft verweer te voeren tegen deze voor hem moge-lijk onver-wacht opgeworpen vraag, waarvan de beantwoording niet zelden op feite-lijk en juridische complicaties stuit.
23. Een dergelijke gelegenheid wordt de octrooihouder in elk geval geboden in een
"norma-le" procedure; immers kan na de introductie van het verweer bij antwoord de octrooihou-der daarop uitgebreid schriftelijk reageren bij repliek, waarna nog een moge-lijkheid tot toelichting op de wederzijdse stellingen ten pleidooie bestaat.
24. Bij een procedure als de onderhavige, waarin door de president verlof is gegeven tot verkorting van de ter-mijn van dagvaarding alsmede tot het beperken van de schriftelijke voorfase tot eis en antwoord, ligt dat anders. Indien immers de gedaagde in een inbreuk-procedure bij antwoord het verweer voert dat het octrooi nietig is, staat voor de octrooi-houder geen mogelijkheid meer open daarop schriftelijk te reageren. De eerste -en enige- gelegenheid die de octrooihouder in zo'n geval heeft om op de gestelde nietigheid te reageren zou dan het pleidooi zijn. Die gelegenheid is daartoe echter niet geëigend, ener-zijds omdat het pleidooi in beginsel bedoeld is ter toelichting op de reeds schriftelijk verwoorde standpunten en anderzijds omdat de aan de octrooihouder voor die toelichting ter beschikking staande pleittijd onvoldoende is om voor het eerst ten gronde te kun-nen reageren op een nietigheidsverweer.
25. De conclusie uit het vorenoverwogene is, dat indien er sprake is van een procedure op verkorte termijn waarbij geen gelegenheid wordt gegeven voor re- en dupliek, een ver-weer inhoudende een beroep op nietigheid van een octrooi uit een oogpunt van goede procesorde slechts door de rechtbank in haar beoordeling kan worden betrokken indien gelijktijdig in recon-ventie een vordering tot nietigverklaring van dat octrooi aan-han-gig wordt gemaakt. Alsdan wordt aan de octrooihouder immers via de conclusie van antwoord in reconventie de hem uit een oog-punt van hoor en wederhoor toekomende gelegenheid geboden schrifte-lijk op de gestelde nietig-heidgronden te reage-ren.
26. Nu in de onderhavige zaak door Shell geen vordering in reconventie is ingesteld strek-ken-de tot nietigverklaring van het octrooi zal het op de gestelde nietigheid van het octrooi ge-richte verweer inhoudelijk onbesproken moeten blijven.
Inbreuk?
27. Aan de op octrooi-inbreuk gebaseerde vorderingen ligt de stelling ten grondslag dat de door Shell toegepaste PEC-2 methode, die is beschreven in haar PCT-aanvra-ge, over-een-komt met de geoctrooieerde werkwijze.
28. Shell heeft deze vorderingen betwist met de stelling dat haar methode niet omvat de in ken-merk b van conclu-sie 1 van het oc-trooi beschreven stap, dat vergeleken wordt
"the decay of the recei-ved signal over a period of time with a reference decay indi-cita-tive of a known wall thickness, wherby the thickness of the con-tainer means wall portion can be inferred."
Zij heeft dit verweer als volgt toegelicht. De achtergrond van de PCT-aanvrage van Shell is blijkens de daarbij behorende beschrij-ving (pagina 10, regels 31 e.v.) dat:
"(a)pplicant has found that there is a linear relationship be-tween the wall thickness and the time elapsed for the eddy current to decay from a first value to a second value, for example from 1 V to 0.05 V. This linear relationship is used in the present inven-tion to measure the thickness of an un-known wall."
Dit lineair verband is - voor een bepaalde geleider - vastgelegd in een grafiek, waarin dikte van de wand wordt afgezet tegen de tijd van het verval van de wervelstroom van een eerste naar een tweede waarde. Met behulp van deze grafiek is het mogelijk om, enkel door het meten van de tijd van dit verval op het onderzochte deel van de buis-wand, de absolu-te dikte van dit wandgedeelte te bepalen. Het feit dat zij de tijd van het verval meet brengt in de visie van Shell met zich dat haar methode om buis-wanden op corro-sie te testen niet voldoet aan het deel-kenmerk van conclusie 1 dat "the decay of the recei-ved signal over a period of time" wordt vergele-ken. Verder wijst Shell er op dat in de PEC II-methode de wand-dikte van het onderzochte buisdeel niet uit een vergelijking wordt afgeleid - die wanddikte volgt immers uit de tijdmeting -, zodat ook niet aan het laatste deelken-merk van conclu-sie 1 van het octrooi is voldaan ("wherby the thickness of the con-tainer means wall portion can be inferred").
29. De rechtbank stelt voorop dat de beschermingsomvang van een Europees octrooi vol-gens artikel 69 van het Europees Octrooiverdrag en het daarbij behorende protocol wordt be-paald door de inhoud van de conclu-sies van het octrooi-schrift, waarbij de beschrijving en de tekenin-gen dienen tot uitleg van die conclusies en de daarin voorko-mende begrippen, welke uitleg zodanig dient te ge-schieden dat aan de octrooi-houder een billijke bescher-ming en aan derden een rede-lijke rechtszekerheid wordt gebo-den. Teneinde aan de oc-trooihouder een billijke bescher-ming te kunnen bieden dient de achter de bewoordingen van het octrooi lig-gende uitvin-dingsge-dachte onder ogen te worden gezien en dit kan er toe leiden dat ook voor de hand liggen-de vari-anten (equiva-lenten) op de maatrege-len die in de octrooicon-clusies zijn be-schreven onder de be-scher-mingsom-vang van het octrooi worden ge-bracht. In verband met de recht-sze-kerheid van derden mag daarbij wel worden ver-langd dat de derde, die wordt aange-spro-ken wegens octrooi-inbreuk, redelij-kerwijs had moeten kunnen begrij-pen dat het door hem toegepas-te middel, hoewel het niet onder de letterlijke tekst van de conclusies valt, in wezen toch gelijk is aan het in dat octrooi-schrift be-schrevene.
30. De rechtbank zal thans onderzoeken wat de achter de bewoordingen van de conclusies gelegen uitvindingsgedachte is en vervol-gens, in het licht van de uitkomst van dat onder-zoek, het verweer van Shell beoor-delen.
31. In kolom 5 en 6 van de beschrijving van (de voorkeursuitvoe-rings-vorm volgens) het oc-trooi is het volgende te lezen:
"The eddy currents, which decay and diffuse away from the antenna means 27 inside of the respective conductors, create a magnetic field that is detected as a time-vary-ing volta-ge in the receiving antenna coil 37. (...). The receiving antenna coil 37 detects the pre-sence of and the decay of the induced eddy currents in the conductors. The eddy currents are gradually dissipated within the conductors by resistive heat losses. The rate of diffusion is depen-dent on the con-ductivity and thickness of the conductor. The receiver 31 samples the signal as detected by the receiving antenna coil 37 (....) (kolom 5, laatste regel en kolom 6, regels 1-12);"
"The received signal is unprocessed data and forms a record in the computer 33 of the decay of the induced currents in the conductors (regels 22-24);"
"The results of this initial data processing is a time-varying response curve such as shown in Fig. 4. (...). The response curve may be interpreted in accordance with methods which now will be described (regels 44-50);"
Figuur 4 ziet er als volgt uit:
In kolom 7, regels 21-36 wordt hierop de volgende toelichting gegeven:
"Because corrosion reduces the thickness of a conductor wall, the presence or ab-scen-ce of corrosion can be inferred by comparing the shape of the response curve for the investiga-ted pipe wall portion to the shape of the response curve for an uncorro-ded portion of the same type of pipe. For example, in Fig 4, the two response curves labeled "corrosion" and "no corrosion" are taken from the same pipe. The "no cor-rosion" response curve is taken from an uncorroded portion of the pipe and is used a reference, while the "corrosi-on" response curve is taken from a different position of the same pipe, which different portion has a pit to simulate corrosion (...). At about 17 ms (milliseconds), the "corrosion" response curve breaks into a more pronounced downward di-rection and begins to decay at a faster rate than before. The "corrosion" break point occurs at an earlier time than does the "no corrosion" break point (at about 25 ms), indicating that the conductor wall represented by the "corrosion" response curve is thinner than the conductor wall represen-ted by the "no corrosion" response curve."
32. Uit deze passages zal de gemiddelde vakman afleiden dat de uitvinding van Arco uitgaat van het gegeven dat de data betreffende het verval van de wervelstroom (dat zijn: het signaal van het door de wervelstroom opgewekte magnetisch veld en het verloop daarvan in de tijd) een indi-cator vormen voor de relatieve dikte van een buis-wand in die zin dat in een dun-nere wand het verval (de afname van het signaal) in een kortere tijdspe-riode plaats-vindt dan in een dikkere wand. De gemiddelde vakman zal uit de geci-teerde passa-ges tevens begrijpen dat de uitvinding berust op het inzicht dat dit gege-ven kan worden ge-bruikt bij het opspo-ren van corro-sie in buis-wanden, namelijk door de bij me-ting van het verval in het onder-zoch-te buis-wand-ge-deelte verkre-gen da-ta te vergelijken met de data over het verval van een niet gecor-ro-deerde (refe-ren-tie-)buis. Uit deze verge-lij-king volgt dan of het onder-zochte deel van de buiswand al dan niet dunner is dan de referen-tiebuis-wand. Is het onderzochte buiswand-gedeelte dun-ner, dan betekent dit dat het gecorro-deerd is.
In de voorkeursuitvoering volgens het octrooi worden de data betreffende het ver-val in het onderzochte buiswandgedeelte en de referentiebuiswand grafisch weergege-ven in responsiekrommen, aan de hand waarvan bedoelde vergelijking kan worden ge-maakt. Deze responsiekrommen zijn daarvoor echter slechts een hulpmiddel, zoals ook blijkt uit de hiervoor geciteerde regels 44-50 van kolom 6 van de beschrijving van het octrooi. De stelling van Shell dat het het vergelijken van de responsie-krom-men wezenlijk is voor de in het octrooi beschre-ven uitvinding, gaat dus niet op.
33. De gemid-delde vakman, die de beschrijving van het octrooi bestudeert, zal op basis van het daarin tot uitgangspunt genomen, in de eerste volzin van de vorige rechtsoverwe-ging omschre-ven, gege-ven, zonder inventieve den-kar-beid tot de gevolgtrekking komen dat niet alleen - zoals conclusie 1 van het octrooi voorschrijft - de mate van verval die op het onder-zoch-te deel van de buis-wand gedu-rende een bepaalde tijdsspanne plaatsvindt, als indicator voor de bepaling van de (rela-tieve) dikte van dit deel van de bui-swand (ten opzichte referen-tie-buiswand) kan worden gebruikt, maar dat als zodanig net zo goed kan dienen de tijd, waarin een bepaal-de mate van verval op-treedt. Wanneer in een wand met dikte x de mate van verval over een bepaalde periode groter is dan in een wand met dikte y, is de tijd, waarin in buis x die mate van verval optreedt, immers korter dan de tijd, die ver-strijkt voordat in buis y diezelfde mate van verval heeft plaatsgevonden. Dit brengt de rechtbank tot het oordeel dat de door Shell toege-paste maat-regel om de tijd van een be-paalde mate van verval te me-ten, equi-valent is aan het deel-ken-merk van het octrooi om "the decay of the recei-ved signal over a period of time" te me-ten. Shell had dit redelij-kerwijs kunnen be-grijpen, zodat zij zich er niet op kan beroe-pen dat haar rechtsze-kerheid is geschonden.
34. Dat de PEC II-methode zich van de geoctrooieerde werkwijze onderscheidt door-dat met de PEC II-methode de absolute dikte van het onder-zochte deel van de buiswand kan worden be-paald, is niet relevant omdat de absolute dikte van dat wanddeel op zichzelf niets zegt over de aan- of afwezigheid van corrosie. Daarvoor moet die absolute dikte worden vergeleken met de dikte van een niet gecorrodeerde referentiewand. Voorzover Shell zou willen betogen dat in haar werkwijze geen vergelijking plaatsvindt, wordt dit betoog dan ook verworpen. De rechtbank merkt nog op dat de door Shell bij haar verge-lij-king ge-hanteer-de `referentie'-dikte van een bekende buis-wand in wezen dezelfde groot-heid is als "a referen-ce decay indicating the thickness of a known wall pipe" van het oc-trooi. Dit wordt door Shell ook niet betwist.
35. In de laatste zinsnede van kenmerk b van conclusie 1 van het octrooi staat weliswaar, zakelijk weergege-ven, dat uit de verge-lijking de dikte van het onderzochte deel van de wand kan wor-den afge-leid, maar omdat een ver-ge-lijking uit de aard der zaak een ver-houding weer-geeft, kan die zinsnede redelij-kerwijs niet een andere betekenis worden toegekend dan dat daar-door kan worden afgeleid of er een verschil in dikte is tussen het onder-zochte wand-ge-deel-te en het refe-rentie-wand-gedeelte. Uit het onder 34 overwo-ge-ne volgt dat de werk-wijze van Shell letterlijk aan dit deelkenmerk beant-woordt.
36. De slotsom is dat de door Shell in de PEC II-methode toegepaste maatregelen deels equi-valent zijn aan en deels letterlijk overstemmen met de geoctrooieerde maatre-ge-len. Dat betekent deze methode onder de bescher-m-ings-omvang van het octrooi van Arco valt en dus dat Shell, door deze methode toe te pas-sen, inbreuk maakt op dit octrooi.
Toewijsbaarheid vorderingen
37. Nu vaststaat dat Shell met de PEC-2 technologie inbreuk maakt op het octrooi, brengt het -niet bestreden- belang van Arco om daaraan een halt toe te roepen met zich dat haar vorde-ring strekkende tot een verbod van inbreuk in beginsel toewijsbaar is. Dat bete-kent even-wel nog niet dat dat verbod zonder meer tegen alle gedaagden en/of geheel volgens de door Arco voorgestelde formulering kan worden verschaft. Omtrent de verwe-ren die Shell op dit punt heeft gevoerd wordt het volgende overwogen.
38. Er is in elk geval geen aanleiding het te geven verbod op iets anders betrekking te laten heb-ben dan op in Nederlands gepleegde octrooi-inbreuk. De rechtbank ver-wijst naar het-geen zij heeft overwogen in r.o. 13 van dit vonnis, waar werd vastgesteld dat niet is komen vast te staan of aannemelijk gemaakt dat producten volgens de PEC-2 technolo-gie in andere landen dan Nederland op de markt worden gebracht.
39. Vervolgens moet de vraag beantwoord worden of het verbod zich dient uit te strekken tot alle gedaagden. Daarbij is van belang dat Shell uitdrukkelijk en gemotiveerd heeft betwist dat andere gedaagden dan gedaagden sub 4 en 5 betrokken zijn of zijn geweest bij het ontwik-kelen en commercialiseren van de PEC-2 technologie. Die betwisting gaat niet op ten aanzien van gedaagde sub 1, nu deze niet weersproken heeft dat zij een controlerend belang heeft in gedaagde sub 4. Ook met betrekking tot gedaagde sub 3 faalt dit verweer, nu zij houdster is van de PCT-aanvrage. Het verweer treft wèl doel voor wat betreft de gedaagden sub 6 en 7. Arco is in gebreke gebleven haar stelling dat deze gedaagden bij de octrooi-in-breuk be-trok-ken zijn concreet te onderbouwen terwijl zij op dat punt -en ook overigens- geen bewijs heeft aangeboden.
40. De slotsom uit het voorgaande is dat het onder B sub I gevorderde inbreukverbod toe-wijsbaar is tegen de gedaagden 1, 3, 4 en 5 en uitsluitend betrekking zal kunnen hebben op in Nederland gepleegde in-breuken op het octrooi. Voor het overige zal deze vorde-ring worden afgewezen.
41. Het onder B sub II gevorderde is -daargelaten dat daartegen door Shell geen specifiek ver-weer is opgeworpen- eveneens toewijsbaar tegen voormelde gedaagden en voorzover het betreft inbreuk in Nederland. Bij conclusie van antwoord heeft Shell aangegeven dat tot de "Koninklijke Shell Groep" talloze afzonderlijke rechtspersonen in Nederland en in andere landen behoren, ruwweg te onderscheiden in houdstermaatschappijen, dienstverle-nende maatschappijen en werkmaatschappijen. Onder die omstandigheden heeft Arco er belang bij dat aan de gedaagden tegen wie het inbreukverbod zich richt niet de mogelijk-heid wordt geboden daaraan te ontkomen door zich te bedienen van een andere vennoot-schap.
42. Er is aanleiding de aan de uit te spreken verboden te verbinden dwangsom te matigen op de wijze als in het dictum van dit vonnis zal worden aangegeven.
43. Arco heeft belang bij toewijzing van het onder B sub III gevorderde, dat -anders dan door Shell is betoogd- niet zodanig vaag is geformuleerd dat dit aan die toewijzing in de weg zou moeten staan.
44. De vordering van RTD (als licentiehoudster) en Arco tot (samengevat) het betalen van schadevergoeding en, eventueel daarnaast, winstafdracht is, nu de mogelijkheid van scha-de zonder meer aannemelijk is, toewijsbaar.
45. Voldoende aannemelijk is dat RTD en Arco buitengerechtelijke kosten hebben gemaakt. De hoogte van het gevorderde bedrag (¦ 25.000,--) komt de rechtbank alleszins redelijk voor, al was het maar omdat Shell in reconventie op dezelf-de titel het dub-bele daarvan vordert. Ook deze vordering is derhalve, met verwer-ping van het door Shell daartegen opgeworpen verweer, toewijsbaar.
46. Nu eiseressen bij toewijzing van de provisionele vorderingen geen belang meer hebben, zullen die vorderingen worden afgewezen.
47. Shell zal, als de overwegend in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de op deze procedure vallende kosten.
In reconventie
48. Vast staat dat Shell aan RTD de PEC-1 technologie ter beschikking heeft gesteld, en al even-zeer dat Arco gehouden was daaromtrent geheimhouding te betrachten zodat zij niet gerech-tigd was en is die technologie op commerciële basis toe te passen.
49. Het verweer van RTD tegen de vorderingen van Shell komt er op neer dat zij betwist dat de PEC-1 technologie door haar ooit is toegepast en derhalve ook thans niet wordt toege-past. RTD bestrijdt dan ook dat zij de overeenkomst tot geheimhouding heeft geschonden en/of jegens Shell onrechtmatig heeft gehandeld.
50. Het had op de weg van Shell gelegen om, tegenover die betwisting, concrete feiten te stellen waaruit het door haar gestelde gebruik door RTD van de PEC-1 technologie kan volgen. Zij heeft dat evenwel niet, in elk geval onvoldoende, gedaan. Shell heeft niet veel meer en anders gedaan dan te verwijzen naar de inhoud van een lezing van één van de medewerkers van RTD alsmede naar foto's in enkele van haar brochures. Die verwij-zin-gen zijn echter te vaag om daaruit het door Shell gestelde gebruik af te leiden. Shell heeft de grondslag van haar vorderingen dan ook niet waargemaakt, zodat die vorderingen zullen wor-den afgewezen, met veroordeling van Shell als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van de procedu-re in reconventie.
BESLISSING:
De rechtbank:
In het bevoegdheidsincident:
Verklaart zich onbevoegd tot kennisneming van de vorderingen voor zover het betreft de gedaagden sub 8 tot en met 13;
Verklaart zich bevoegd tot kennisneming van de vorderingen tegen de overige ge-daag-den;
Compenseert de kosten van dit incident in dier voege, dat iedere partij de eigen kosten draagt.
In de hoofdzaak:
In conventie
Gebiedt gedaagden 1, 3, 4 en 5 om jegens Arco ieder afzonderlijk elke inbreuk op het aan Arco- toebe-ho-rende Europees Octrooi 0.321.112 te staken en gestaakt te hou-den voor zover het betreft Nederland, zulks op straffe van een aan Arco te verbeuren dwangsom van HFL 500-.000,-- per over-treding;
Verbiedt gedaagden sub 1, 3, 4 en 5 om jegens Arco ieder afzonderlijk middels door hen gecontro-leerde ven-noot-scha-ppen betrokken te zijn bij inbreuk op het Europees Oc-trooi 0.321.112 in Nederland, zulks op straffe van een aan Arco te verbeuren dwangsom van HFL 500.0-00,-- gulden per over-tre-ding;
Beveelt gedaagden sub 1, 3, 4 en 5 om binnen 30 dagen na betekening van vonnis alle benodigde infor-matie aan Arco ter be-schikking te stellen welke nodig is om de om-vang van de gepleegde inbreuk te kunnen vaststellen, tevens omvattende maar niet be-perkt tot corres-ponden-tie en facturen van (de werkmaatschappijen van) gedaagden met betrek-king tot de door gedaagden gehanteerde inbreukmakende methode, zulks op straffe van een aan Arco te verbeuren dwang-som van HFL 100.-000,-- per dag dat ge-daag-den in gebreke blijven aan dit bevel te vol-doen;
Veroordeelt gedaagden sub 1, 3, 4 en 5 aan eiseressen een schadevergoeding te beta-len, waar-van de hoogte in een nog aanhangig te maken schadestaatprocedure zal worden vastge-steld, en/of, zulks ter keuze van eiseressen, beveelt gedaagden sub 1, 3, 4 en 5 de met de in-breukmakende handelingen genoten winst aan eiseressen af te dragen;
Veroordeelt gedaagden sub 1, 3, 4 en 5 hoofdelijk, des dat de één betalende, de ander zal zijn bevrijd, aan eiseressen een bedrag van HFL 25.0-00,-- te betalen als vergoeding voor de buiten-gerechtelijke kos-ten;
Veroordeelt gedaagden in de kosten van de procedure, tot op deze uitspraak aan de zijde van eiseressen begroot op ¦ 3.122,90 aan verschotten en ¦ 2.580,-- aan procureurs-salaris;
Wijst af het meer of anders gevorderde.
In reconventie
Wijst de vordering af;
Veroordeelt eiseressen in de kosten van de procedure, tot aan deze uitspraak aan de zijde van gedaagden begroot op nihil aan verschotten en ¦ 1.720,-- aan procureurssalaris;
In conventie en reconventie
Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.
Aldus gewezen door mrs. J.W. du Pon , C.J. Verduyn en M.Y. Bonneur en uitge-sproken ter open-bare terecht-zit-ting van 4 augustus 1999 in tegenwoordigheid van de griffier.