Uitspraak
GERECHTSHOF DEN HAAG
Afdeling Civiel recht
Zaaknummer : 200.213.285/01
Zaak-/rolnummer rechtbank : C/09/491187 / HA ZA 15/732
arrest van 14 augustus 2018
inzake
[appellant]
wonende te [woonplaats],
hierna te noemen: [appellant],
appellant,
advocaat: mr. M.W. Huijzer te Papendrecht,
tegen
de vennootschap naar Duits recht
DR. ING. H.C.F. PORSCHE AKTIENGESELLSCHAFT,
gevestigd te Stuttgart, Duitsland,
geïntimeerde,
hierna te noemen: Porsche
advocaat: mr. I.M.C.A. Reinders Folmer te Amsterdam.
Het geding
Het hof verwijst naar zijn tussenarrest van 16 mei 2017, waarbij een comparitie van partijen is bepaald. Deze comparitie is gehouden op 5 juli 2017. Na verwijzing van de zaak naar de rol heeft [appellant] een memorie van grieven genomen, waarbij zeven grieven tegen het bestreden (eind)vonnis van de rechtbank Den Haag van 26 oktober 2016 zijn aangevoerd. Porsche heeft bij memorie van antwoord de grieven bestreden en vervolgens een akte overlegging proceskosten overzicht genomen. Daarna is arrest gevraagd.
Beoordeling van het hoger beroep
1. De feiten die de rechtbank in overwegingen 2.1 tot en met 2.5 van het bestreden vonnis heeft vastgesteld, zijn niet in geschil. Met inachtneming van hetgeen voorts in aanvulling daarop tussen partijen als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken vaststaat, gaat het in deze zaak om het volgende.
1.1.
Porsche is in 1931 opgericht en houdt zich hoofdzakelijk bezig met het produceren
van luxueuze (sport)auto’s. Ook brengt Porsche speciale ‘car-care kits’ met reinigings- en
polijstmiddelen op de markt en heeft zij in het verleden tractors geproduceerd. Daarnaast ontwikkelt het bedrijf Porsche Design luxueuze mode- en (huishoudelijke) gebruiksartikelen en biedt deze - onder licentie van Porsche - aan.
1.2.
Porsche is onder meer houdster van
- het hierna afgebeelde Uniebeeldmerk aangevraagd op 1 april 1996 en ingeschreven op 12 december 2000 onder nummer 000073098 – hierna: het PORSCHE-merk –
voor onder andere waren en diensten in de klassen:
klasse 9: Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, elektrische, fotografische, cinematografische, optische toestellen en instrumenten, en weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumentenbrillen; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines en gegevensverwerkende apparatuur; met programma's uitgeruste gegevensdragers, computerspelletjes; brandblusapparaten;
klasse 12: Automobielen en hun onderdelen, luchtvaartuigen en vaartuigen en hun onderdelen;
klasse 28: Spellen, speelgoederen; gymnastiek- en sportartikelen, voor zover begrepen in klasse 28; versierselen voor kerstbomen;
klasse 42: Uitvoering van technische onderzoeks-, ontwikkelings- en adviesopdrachten, met name op het gebied van de assemblage van voertuigen en motoren, expertises, ingenieursdiensten, computerprogrammering; hotelreserveringen;
- het Uniewoordmerk PORSCHE DESIGN, aangevraagd op 2 april 2007 en ingeschreven op 9 januari 2008 onder nummer 0005832878, voor waren en diensten in onder meer de klassen 9, 12 en 28.
Deze merken zullen hierna ook tezamen worden aangeduid als de Porsche-merken.
1.3.
Bij vonnis van 11 januari 2012 heeft de rechtbank Den Haag (zaak-/rolnummer: 395372 / HA ZA 11-1628) in een zaak tussen Porsche en [appellant] een door [appellant] op 6 augustus 2009 gedeponeerd en vervolgens na gedeeltelijk toegewezen oppositie voor een aantal waren onder nummer 0868223 ingeschreven Benelux-woordmerk PORSCHE nietig verklaard. Ten aanzien van een aantal andere door [appellant] gedeponeerde Benelux en Gemeenschaps(thans Unie)-woordmerken PORSCHE (waarvan de rechtbank de nietigheid niet kon uitspreken omdat het slechts een Benelux-
depoten Unie-merken betrof) heeft de rechtbank geoordeeld dat [appellant] deze merken te kwader trouw heeft gedeponeerd en daarmee onrechtmatig jegens Porsche heeft gehandeld. De rechtbank heeft onder meer beslist:
depoten Unie-merken betrof) heeft de rechtbank geoordeeld dat [appellant] deze merken te kwader trouw heeft gedeponeerd en daarmee onrechtmatig jegens Porsche heeft gehandeld. De rechtbank heeft onder meer beslist:
“5.4. beveelt [appellant] (…) zich met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te onthouden van het verrichten van enig Benelux- of Gemeenschapsmerkdepot waarvan het woordelement PORSCHE deel uitmaakt op straffe van een dwangsom van € 25.000,-- (zegge: vijfentwintigduizend euro) voor iedere keer waarop [appellant] in strijd handelt met dit bevel;”
De rechtbank heeft daartoe overwogen:
“4.33. Op grond van de hiervoor genoemde omstandigheden acht de rechtbank voldoende aangetoond dat [appellant] bekend was met de PORSCHE merken, dat hij zijn depots als welbewuste aantasting van het belang van Porsche heeft verricht, namelijk met geen ander doel dan de depots tegen betaling van forse bedragen aan Porsche over te dragen. [appellant] maakt aldus misbruik van zijn bevoegdheid door steeds opnieuw het woordmerk PORSCHE te deponeren. De rechtbank is daarom van oordeel dat de depots (…) te kwader trouw zijn verricht.
(…)
4.36.
Uit het feit dat de [appellant] merkdepots te kwader trouw zijn verricht, vloeit evenwel voort dat [appellant] daarmee onrechtmatig jegens Porsche heeft gehandeld. (…)
4.37.
Het gevorderde verbod op het verrichten van depots is een vergaande maatregel, gegeven de wettelijke bevoegdheid tot het verrichten van depots. (…) In de gegeven omstandigheden is een verbod naar het oordeel van de rechtbank toewijsbaar en is een verbod op het deponeren van merken met daarin het woordelement PORSCHE niet een te vergaande inperking van de bevoegdheid van [appellant].”
Bij arrest van 26 november 2013 heeft het gerechtshof Den Haag het vonnis bekrachtigd (zaaknummer 200.109.445/01). Tegen het arrest is geen cassatie ingesteld.
1.4.
[appellant] heeft op 17 maart 2014 (nr. 1286108), 11 april 2014 (nr. 1287769) en 10 mei 2014 (nr. 1289295) bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) Benelux-depots verricht van het woordmerk P@RSCHE voor diverse waren en diensten in diverse klassen. Alleen het laatstgenoemde, onder nummer 1289295 gedeponeerde, merk is ingeschreven en wel op 7 augustus 2014 onder nr. 0957169 (hierna: het P@RSCHE-merk) voor:
klasse 9: Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; compact discs, DVD’s en andere digitale dragers; mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; software; brandblusapparaten;
klasse 12: Vervoermiddelen; middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water;
klasse 28: Spellen, speelgoederen; gymnastiek- en sportartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen; versierselen voor kerstbomen;
klasse 42: Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software.
1.5.
[appellant] heeft op respectievelijk 15 september 2015 en 14 oktober 2015 (toenmalige) Gemeenschapsmerkendepots verricht van het woordmerk P@RSCHE onder nummers 014559736 en 014676852 voor bepaalde waren en diensten in de klassen 9, 12, en 42, respectievelijk 9, 12, 28 en 42. Deze depots hebben niet tot inschrijving geleid omdat de taxen niet zijn voldaan.
De (thans nog aan de orde zijnde) vorderingen en het vonnis
2. Porsche heeft, voor zover in hoger beroep nog van belang en verkort weergegeven, gevorderd de inschrijving van het P@RSCHE-merk nietig te verklaren, met bevel tot doorhaling, een verbod op het deponeren/registreren – hierna ook: depotverbod – van het teken P@RSCHE of tekens die soortgelijk zijn aan/verwarringwekkend overeenstemmen met de PORSCHE-merken, op straffe van verbeurte van een dwangsom, en veroordeling van [appellant] in de kosten van de procedure.
3. Porsche heeft aan haar vordering tot nietigverklaring en doorhaling ten grondslag gelegd dat de inschrijving van het P@RSCHE-merk nietig is
a. op grond van artikel 2.28 lid 3, sub a, juncto artikel 2.3, sub b, van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) – BVIE [1] – omdat het P@RCHE-merk in rangorde komt na de PORSCHE-merken, daarmee overeenstemt en is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren en verwarring bij het publiek kan ontstaan;
op grond van artikel 2.28 lid 3, sub a, juncto artikel 2.3, sub c, BVIE omdat het P@RCHE-merk in rangorde komt na de in de Benelux bekende PORSCHE-merken, daarmee overeenstemt en door het gebruik van dat teken, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de PORSCHE-merken;
(hierna ook aan te duiden als nietigheid wegens rangorde (sub b respectievelijk sub c))
op grond van artikel 2.28 lid 3, sub b, juncto artikel 2.4, sub f, BVIE, omdat het depot van het P@RSCHE-merk te kwader trouw is verricht.
Voorts heeft Porsche gesteld dat [appellant] onrechtmatig jegens Porsche heeft gehandeld door het deponeren en doen inschrijven van het P@RSCHE-merk omdat hij daarmee opzettelijk voordeel trekt uit de goodwill die Porsche met haar merken heeft opgebouwd en Porsche daarmee onnodig op hoge kosten wordt gejaagd teneinde haar goodwill te beschermen en het merkenregister schoon te houden.
4. De rechtbank heeft de vordering tot nietigverklaring en doorhaling toegewezen op voormelde grond a. Het gevorderde depotverbod is in zoverre toegewezen dat [appellant] is verboden het teken P@RSCHE en/of ieder ander teken met zeven posities dat de respectievelijke letters P, R, S, C, H en E op respectievelijk posities 1, 3, 4, 5, 6 en 7 omvat, en waarbij zich op positie 2 een klinker, leesteken of ander symbool bevindt, te deponeren of in te (doen) schrijven, op straffe van een dwangsom van € 25.000,- per overtreding, tot een maximum van € 250.000,--. Voorts is [appellant] veroordeeld in de kosten van de procedure, aan de zijde van Porsche, deels op de voet van artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), begroot op € 2.982,65.
De grieven 1 tot en met 4 gericht tegen de nietigverklaring van het P@RSCHE-merk
5. De grieven 1 tot en met 4 richten zich tegen toewijzing van de vordering tot nietigverklaring en doorhaling van de inschrijving van het P@RSCHE-merk op grond van artikel 2.28 lid 3, sub a, juncto artikel 2.3, sub b BVIE.
6. [appellant] heeft in hoger beroep de oordelen van de rechtbank (en de stellingen van Porsche) dat de waren en diensten waarvoor het P@RSCHE-merk is ingeschreven (soort)gelijk zijn aan de waren en diensten waarvoor het PORSCHE-merk is ingeschreven en dat het PORSCHE-merk bekend is en een grote onderscheidingskracht heeft niet (gemotiveerd) bestreden, zodat het hof daarvan uitgaat. Voorts staat vast dat het P@RSCHE-merk in rangorde komt na de PORSCHE-merken. De vraag die beantwoord moet worden is of sprake is van zodanige overeenstemming tussen het P@RSCHE-merk en het PORSCHE-merk dat daardoor bij het relevante publiek verwarring kan ontstaan,
7. Van verwarringsgevaar als bedoeld in artikel 2.3, sub b, BVIE is sprake als het P@RSCHE-merk en het PORSCHE-merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. Bij de beoordeling van de vraag of daarvan sprake is moet in aanmerking worden genomen dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die de merken bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name (de onderlinge samenhang tussen) de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient, wat de visuele, de auditieve en de begripsmatige vergelijking tussen de merken betreft, te berusten op de totaalindruk die de merken wekken, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Voorts dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het oudere PORSCHE-merk. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Overeenstemming en (soort)gelijkheid zijn cumulatieve voorwaarden.
8. Bij de beoordeling van een nietigheidsvordering “wegens rangorde” moeten in beginsel de merken, zoals deze zijn gedeponeerd worden vergeleken. Bovendien gaat het, ook gelet op de terugwerkende kracht van de nietigverklaring, om de situatie ten tijde van het depot van het latere merk en is in beginsel niet relevant of en hoe de latere deposant zijn merk daarna gebruikt. Aan het aannemen van overeenstemming en verwarringsgevaar kan, anders dan [appellant] in zijn grieven 1 en 2 betoogt, dan ook niet afdoen dat het PORSCHE-merk als beeldmerk is ingeschreven en evenmin de stelling van [appellant] dat hij het P@RSCHE-merk niet gebruikt en niet wil gaan gebruiken. Dit heeft het hof overigens ook al overwogen in rechtsoverweging 11 van zijn arrest van 26 november 2013 in de eerdere zaak tussen [appellant] en Porsche over de depots van diverse PORSCHE-merken door [appellant]. In het kader van de nietigheidsvordering dient wel rekening gehouden te worden met de omvang van het gebruik van het ingeroepen (oudere) merk voorafgaand aan de depotdatum van het jongere merk, indien daardoor het onderscheidend vermogen van dit merk is toegenomen. Vaststaat dat PORSCHE in de Benelux een bekend merk is met grote onderscheidingskracht.
9. Voor het relevante publiek moet worden gekeken naar het publiek dat in het algemeen
afnemer is van de (alle) waren en/of diensten waarvoor het P@RSCHE- merk is ingeschreven en alle manieren waarop het kan worden gebruikt, omdat moet worden onderzocht of er verwarringsgevaar met het oudere PORSCHE-merk bestaat in alle omstandigheden waarin het jongere merk zou kunnen worden gebruikt. Gelet op de waren waarvoor het P@RSCHE merk is ingeschreven gaat het hof uit van het algemene publiek. Dat dit anders zou zijn is gesteld noch gebleken.
10. Van begripsmatige overeenstemming kan sprake zijn als het merk en het teken een gelijke inhoud communiceren, dus eenzelfde (taalkundige) betekenis hebben. De woorden P@RSHE en PORSCHE hebben geen betekenis. Begripsmatige vergelijking is dan ook, zoals Porsche terecht stelt, niet aan de orde.
Het hof is van oordeel dat het woord PORSCHE de totaalindruk van het PORSCHE-merk (voornamelijk) bepaalt. In de meeste gevallen geldt al dat (niet beschrijvende) woordelementen meer bepalend zijn voor de totaalindruk van een merk dan beeldelementen, maar dat geldt in het geval van het PORSCHE-merk temeer nu de beeldelementen slechts bestaan uit het gebruik van een bepaald lettertype/een schrijfwijze en een horizontale streep onder het woord. Het hof is voorts van oordeel dat de woorden P@RSCHE en PORSCHE in visueel en auditief opzicht in (ten minste) aanzienlijke mate overeenstemmen. Van de zeven letters van het woord PORSCHE komen er zes voor in het woord P@RSCHE, terwijl de zes gelijke letters zich op de zelfde plek bevinden in de woorden PORSCHE/P@RSCHE. In plaats van de O in PORSCHE bevindt zich het teken @ in het woord P@RSCHE. Dit teken vertoont visueel gelijkenis met de letter O. Het is ook een cirkel, met dien verstande dat deze van onderen open is en in het midden een teken bevat. Het teken @ vertoont ook visuele gelijkenis met de letter A door de a in @.
Dat het teken @ een ander teken is dan een letter en in zoverre op zichzelf staand of geplaatst voor of achter een woord wellicht niet als letter zou worden gezien of uitgesproken, doet er niet aan af dat het publiek, doordat het teken @ onderdeel uitmaakt van het woord P@RSCHE, het woord P@RSCHE als geheel zal (willen) lezen en uitspreken en daarbij het teken @, dat is geplaatst op de plek waar, om het gehele woord leesbaar te maken, een klinker moet staan, zal lezen en uitspreken als een O of een A. Daarvan gaat ook [appellant] uit die immers stelt dat het woord P@RSCHE wordt uitgesproken als PARSCHE. Als ervan wordt uitgegaan dat het relevante publiek P@RSCHE zal uitspreken als PARSCHE weegt voor het aannemen van auditieve gelijkenis mee, dat de O en de “korte” A (uitgesproken als Ah) qua uitspraak dicht bij elkaar liggen. Als het relevante publiek P@RSCHE zou uitspreken als PORSCHE, zoals Porsche stelt, zouden de merken in auditief opzicht zelfs identiek zijn.
11. In aanmerking nemende dat sprake is van voormelde overeenstemming tussen het P@RSCHE-merk en het PORSCHE-merk op visueel en auditief gebied, van (soort)gelijke waren en diensten en dat het PORSCHE-merk bekend is en een grote onderscheidingskracht heeft, is het hof van oordeel dat bij het in aanmerking komende publiek (directe en/of indirecte) verwarring kan ontstaan tussen het P@RSCHE-merk en het PORSCHE-merk. De vordering tot nietigverklaring komt dan ook voor toewijzing in aanmerking. De grieven 1 tot en met 4 falen derhalve.
De grieven 5 en 6 gericht tegen het depotverbod op straffe van verbeurte van een dwangsom
12. Grief 5 richt zich met de hierna te noemen bezwaren tegen het oordeel van de rechtbank dat [appellant] onrechtmatig heeft gehandeld door het P@RSCHE-merk te deponeren en te doen inschrijven en dat verder onrechtmatig handelen dreigt in de vorm van nieuwe depots van tekens die overeenstemmen met het PORSCHE-merk. Bij dit oordeel heeft de rechtbank in aanmerking genomen
- dat eerder in twee instanties is geoordeeld dat [appellant] te kwader trouw het merk PORSCHE heeft gedeponeerd en dat in de eerdere procedure duidelijk was dat [appellant] slechts uit was op het verkrijgen van een fors geldbedrag van Porsche;
- dat [appellant] in de onderhavige zaak uitdrukkelijk heeft gesteld dat hij het P@RSCHE-merk uitsluitend heeft ingeschreven om de inschrijving te kunnen verkopen aan Porsche (of aan een derde die daar een goed bedrag voor biedt), en dat hij nooit van plan is geweest zelf het P@RSCHE-merk te gaan gebruiken;
- dat [appellant] ervan op de hoogte was dat Porsche het PORSCHE-merk in de Benelux voor soortgelijke waren/diensten (heeft) gebruikt en dat het een bekend merk betreft;
- dat het teken P@RSCHE verwarringwekkend overeenstemt met het bekende Porsche-merk, hetgeen Porsche ertoe had kunnen brengen een hoge(re) prijs te betalen voor overdracht van de inschrijving;
- dat [appellant] mede op basis van de eerdere procedure had kunnen weten dat als Porsche de inschrijving niet zou kopen, Porsche op hoge kosten zou worden gejaagd door de nietigverklaring van de inschrijving te moeten vorderen.
13. In grief 5 heeft [appellant] vijf bezwaren tegen voormelde onrechtmatigheidsoordelen van de rechtbank en het depotverbod geformuleerd:
ten onrechte heeft de rechtbank de voorgeschiedenis (te zwaar) laten meewegen, omdat elke zaak op zijn eigen merites moet worden beoordeeld;
ten onrechte heeft de rechtbank niet meegewogen dat Porsche onrechtmatig jegens [appellant] heeft gehandeld door het vonnis van 11 januari 2012 te executeren en te stellen dat [appellant] € 100.000,-- aan dwangsommen zou hebben verbeurd;
ten onrechte heeft de rechtbank niet meegewogen dat van dreigende inbreuk geen sprake is;
een verbod om bepaalde tekens als merk te deponeren is uitzonderlijk;
de omschrijving van de tekens waarop het depotverbod ziet, is arbitrair, zodat het risico bestaat dat de uitspraak tot executieproblemen leidt.
14. Het hof oordeelt over deze bezwaren als volgt:
Ad 1. De eerdere handelingen van [appellant], met name de eerdere depots die te kwader trouw en onrechtmatig zijn geoordeeld zijn omstandigheden die (zwaar) meewegen bij de beantwoording van de vraag of [appellant] door (wederom) soortgelijke tekens te deponeren als merk onrechtmatig handelt. Dit zijn omstandigheden die ook onderdeel uitmaken van deze zaak.
Ad 2. Ook als wordt aangenomen dat Porsche in reactie op een onrechtmatig depot heeft gereageerd door een onrechtmatige executie, ontneemt dat niet het onrechtmatige karakter aan het depot. [appellant] heeft overigens geen vordering ingesteld op grond van zijn stelling dat onrechtmatig is geëxecuteerd.
Ad 3. Voor de nietigverklaring van een inschrijving van een merk wegens rangorde of wegens een depot te kwader trouw is, zoals hiervoor reeds overwogen, niet vereist dat het merk ook daadwerkelijk wordt of zal worden gebruikt. Het BVIE gaat er van uit dat de houder van het oudere merk zich tegen inschrijving van verwarringwekkende overeenstemmende merken kan verzetten, los van de inbreukvraag. Het bovenstaande geldt ook voor de beantwoording van de vraag of een depot onrechtmatig is.
Ad 4. Dat het door de rechtbank opgelegde depotverbod uitzonderlijk is, is onvoldoende reden om te oordelen dat het nooit mogelijk is. Dat stelt [appellant] ook niet. Met Porsche is het hof van oordeel dat de omstandigheden van deze zaak uitzonderlijk zijn.
Ad 5. Het hof stelt voorop dat het bezwaar van [appellant] zich slechts richt tegen de omschrijving van de tekens die onder het verbod vallen en niet tegen het ontbreken van een beperking in het verbod tot depots voor (soort)gelijke waren of diensten. De rechtbank heeft het verbod beperkt tot depots van tekens die, kort gezegd, in haar visie in elk geval (verwarringwekkend) overeenstemmen met het PORSCHE-merk, namelijk tekens, die met uitzondering van de O in PORSCHE gelijk zijn aan het woord PORSCHE, waarbij de O is vervangen door één andere klinker, leesteken of symbool. Zij heeft overwogen dat het niet is uit te sluiten dat verwarringsgevaar bestaat bij andere variaties op het woord PORSCHE maar dat het verbod zich daartoe niet zal uitstrekken ter voorkoming van executieproblemen en omdat het verbod al een zwaarwegende inperking vormt van de handelingsvrijheid van [appellant]. Uit de voorbeelden die [appellant] in punt 29 van zijn memorie van grieven geeft van tekens die wel en tekens die niet onder het verbod vallen blijkt dat dat hem in ieder geval duidelijk is. Aan zijn stelling dat niet is uit te sluiten dat er een teken bestaat dat wel zou voldoen aan het verbod, maar niet verwarringwekkend zou overeenstemmen (hij spreekt hier over inbreuk, maar het gaat in deze zaak over nietigheid) gaat het hof als onvoldoende onderbouwd voorbij.
Overigens is het hof van oordeel dat de inschrijving van in het depotverbod omschreven tekens ook voor niet-soortgelijke waren/diensten nietig zou zijn op grond van artikel 2.28, lid 3, sub a, juncto artikel 2.3, sub c BVIE, waarop Porsche zich in eerste aanleg uitdrukkelijk heeft beroepen. Immers, ook het hof is van oordeel dat de door de rechtbank in het verbod omschreven tekens in (ten minste) aanzienlijke mate visueel en auditief overeenstemmen met het bekende PORSCHE-merk (omdat zes van de zeven letters gelijk zijn en zich op dezelfde plaats bevinden), terwijl [appellant] niet gemotiveerd heeft betwist dat het publiek door het gebruik van zo’n teken een verband zal leggen tussen dat teken en het PORSCHE-merk en dat zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk PORSCHE.
De door de rechtbank aangegeven omstandigheden van dit geval maken dat een depot van zo’n teken ook te kwader trouw en onrechtmatig moet worden geoordeeld. Het verweer van [appellant] dat hij niet voornemens is het merk te gaan gebruiken kan aan het bovenstaande, zoals hiervoor al overwogen, niet afdoen.
15. Nu de door [appellant] aangevoerde bezwaren tegen het depotverbod falen, kan grief 5 al om die reden niet tot vernietiging leiden. Zoals uit het bovenstaande blijkt, deelt het hof overigens het oordeel van de rechtbank dat [appellant] onrechtmatig heeft gehandeld door het P@RSCHE-merk te deponeren en te doen inschrijven. Op de door de rechtbank aangegeven gronden deelt het hof overigens ook het oordeel dat kan worden aangenomen dat verder onrechtmatig handelen dreigt in de vorm van nieuwe depots van tekens die overeenstemmen met het PORSCHE-merk.
16. Grief 6 richt zich tegen de opgelegde dwangsom. Porsche vorderde aanvankelijk in eerste aanleg uitsluitend lijfsdwang als indirect dwangmiddel teneinde nakoming van het gevorderde verbod te bewerkstelligen. Bij comparitie van partijen in eerste aanleg heeft Porsche subsidiair veroordeling tot betaling van een dwangsom bij overtreding van het verbod gevraagd. De rechtbank heeft die eiswijziging toegelaten en een dwangsom opgelegd. Met grief 6 richt [appellant] zich allereerst tegen toelating van deze eiswijziging, stellende dat een eiswijziging schriftelijk moet geschieden. In zoverre kan de grief al niet tot vernietiging leiden omdat op grond van artikel 130, lid 2, Rv tegen een beslissing over het al dan niet toelaten van een eiswijziging geen hoger beroep open staat. De stelling van [appellant] dat Porsche ten onrechte executiemaatregelen heeft genomen op grond van de stelling dat dwangsommen waren verbeurd wegens overtreding van het in het vonnis van 11 januari 2012 opgelegde depotbevel is geen reden om in deze zaak af te zien van oplegging van een dwangsom. De dwangsom is bedoeld om op de schuldenaar druk uit te oefenen opdat hij tegen een hem uitgesproken hoofdveroordeling, in casu het depotverbod, zal nakomen. Het is, zeker in dit geval waarin [appellant] herhaaldelijk en te kwader trouw merken heeft gedeponeerd waarvan de inschrijving nietig is, gerechtvaardigd het depotverbod met een dwangsom te versterken. Ook grief 6 faalt derhalve.
Grief 7 gericht tegen de kostenveroordeling in eerste aanleg.
17. Grief 7 richt zich tegen de veroordeling van [appellant] in de kosten van de eerste aanleg. De grief richt zich niet tegen het bedrag van de kostenveroordeling.
Het hof is van oordeel dat [appellant] als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in eerste aanleg is aan te merken en terecht in de kosten van die procedure is veroordeeld. Dat een aantal (deels neven)vorderingen is afgewezen kan daaraan onvoldoende afdoen. De kern van de zaak is dat Porsche zich verzet tegen het in het verleden en in de toekomst deponeren van met haar PORSCHE-merk(en) overeenstemmende merken door [appellant]. Haar daarop betrekking hebbende hoofdvorderingen zijn in iets afwijkende vorm toegewezen. Ook deze grief faalt.
Slotsom en kostenveroordeling in hoger beroep
18. Nu alle grieven falen, althans niet tot vernietiging leiden zal het bestreden vonnis worden bekrachtigd met veroordeling van [appellant] in de kosten van de procedure in hoger beroep.
19. Porsche heeft veroordeling van [appellant] in de volledige proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv gevorderd. Het hof moet ambtshalve beoordelen of artikel 1019h Rv van toepassing is. Aangenomen moet worden dat artikel 1019h Rv en artikel 14 van Pro de Handhavingsrichtlijn (Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten) alleen van toepassing zijn op procedures tussen enerzijds de houder van een intellectueel eigendomsrecht en anderzijds een vermeende inbreukmaker, voor zover in zo’n procedure de vraag aan de orde is of de vermeende inbreukmaker zonder toestemming handelingen (heeft) verricht of dreigt te verrichten die zijn voorbehouden aan de houder van het recht, kort gezegd de inbreukvraag. De inbreukvraag is ook aan de orde in een (door de vermeende inbreukmaker aanhangig gemaakte) nietigheidsprocedure voor zover die samenhangt met een concrete (voorgenomen) inbreukactie (vergelijk Hof Den Haag 26 februari 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ1902). In laatstgenoemde procedure is immers in feite sprake van een vooruitgeschoven inbreukverweer. De inbreukvraag is niet in deze zaak in hoger beroep aan de orde, daar het slechts gaat om een door de merkhouder gevorderde nietigverklaring van een jongere merkinschrijving en een op onrechtmatige daad gebaseerd depotverbod en geen sprake is van een inbreukactie. Het bedrag van de kostenveroordeling zal worden begroot aan de hand van het liquidatietarief. Uitvoerbaar bij voorraadverklaring van de proceskostenveroordeling is niet gevorderd.
Beslissing
Het gerechtshof:
bekrachtigt het door de rechtbank Den Haag tussen partijen gewezen vonnis van 26 oktober 2016;
veroordeelt [appellant] in de kosten van de procedure in hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Porsche begroot op € 716,-- aan griffierecht en € 2.148,-- aan salaris van de advocaat.
Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, J.E.H.M. Pinckaers en J.I. de Vreese-Rood; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 14 augustus 2018, in aanwezigheid van de griffier.