Uitspraak
14 januari 2000
Eerste Kamer
Nr. C98/151HR
AT
Hoge Raad der Nederlanden
Arrest
in de zaak van:
de coöperatie B.A. COÖPERATIEVE INKOOP-VERENIGING INTERGRO,
gevestigd te Hoofddorp,
EISERES tot cassatie,
advocaat: voorheen mr S. de Wit,
thans mr M.H. van der Woude,
t e g e n
1. de vennootschap naar Zwitsers recht INTERBUY (INTERNATIONAL) A.G.,
gevestigd te Nidau, Zwitserland,
2. de vennootschap naar Zwitsers recht INTERBUY WARENBESCHAFFUNG GMBH,
gevestigd te Frankfurt, Duitsland,
VERWEERSTERS in cassatie,
advocaat: mr C.J.J.C. van Nispen.
1. Het geding in feitelijke instanties
Verweersters in cassatie - tezamen verder te noemen: Interbuy - hebben bij exploit van 7 december 1993 eiseres tot cassatie - verder te noemen: Intergro - gedagvaard voor de Rechtbank te Haarlem en gevorderd:
I. nietig te verklaren het Benelux-depot van 27 april 1990 van het merk TIP, welk merk in het Benelux Merkenregister is ingeschreven onder nr. 477378, en ambtshalve doorhaling van die inschrijving te bevelen;
II. Intergro te gebieden ieder gebruik in de Benelux van de aanduiding TIP of van iedere aanduiding die overeenstemt met het merk TIP van Interbuy voor waren waarvoor Interbuy het merk TIP heeft ingeschreven of voor soortgelijke waren, met onmiddellijke ingang te staken en niet te hervatten;
III. Intergro te veroordelen tot betaling aan Interbuy van een dwangsom van ƒ 10.000,-- voor iedere dag of keer dat Intergro handelt in strijd met het hiervoor sub II bedoelde gebod.
Intergro heeft de vorderingen bestreden.
De Rechtbank heeft bij vonnis van 30 juli 1996 de vorderingen toegewezen.
Tegen dit vonnis heeft Intergro hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te Amsterdam.
Bij arrest van 4 december 1997 heeft het Hof het bestreden vonnis bekrachtigd.
Het arrest van het Hof is aan dit arrest gehecht.
2. Het geding in cassatie
Tegen het arrest van het Hof heeft Intergro beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
Interbuy heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.
De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.
De conclusie van de Advocaat-Generaal Langemeijer strekt tot het stellen van een prejudiciële vraag aan het Benelux-Gerechtshof over het in alinea 2.7 van deze conclusie aangeduide onderwerp.
3. Beoordeling van het middel
3.1 In cassatie kan worden uitgegaan van het volgende:
(i) Sedert 1989 heeft ASKO Deutsche Kaufhaus AG (hierna te noemen: ASKO), de moedermaatschappij van Interbuy, onderhandelingen gevoerd met Intergro. Deze onderhandelingen hadden primair ten doel de exploitatie in het Beneluxgebied door Intergro van het aan een andere dochtermaatschappij van ASKO toebehorende merk O’Lacy’s.
(ii) Tijdens die onderhandelingen is, ook vóór 27 april 1990, de mogelijkheid van het gebruik door Intergro in Nederland van het reeds in Duitsland met succes door Interbuy gebruikte woordmerk TIP onderwerp van gesprek geweest.
(iii) Op 27 april 1990 heeft Intergro het woordmerk TIP zonder toestemming van Interbuy gedeponeerd bij het Benelux-Merkenbureau, en onder nr. 477378 laten inschrijven voor waren in de klassen, 3, 5, 16, 29, 30, 31 en 32. Intergro gebruikte dat merk toen niet in het Beneluxgebied, noch elders. Naar Intergro ten tijde van het depot uit de onderhandelingen met ASKO bekend was, gebruikte Interbuy het woordmerk TIP in Duitsland voor soortgelijke waren als waarvoor Intergro het deponeerde.
(iv) Op 1 juni 1990 heeft een bespreking plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van ASKO en van Intergro. Bij deze gelegenheid zijn afspraken gemaakt ten aanzien van de exploitatie door Intergro van het merk O’Lacy’s in het Beneluxgebied en heeft de toenmalige voorzitter van de raad van bestuur van ASKO namens Interbuy aan Intergro toestemming gegeven het merk TIP in het Beneluxgebied te gebruiken voor Nederlandse producten.
(v) Op 2 november 1990 heeft Interbuy een merk TIP internationaal gedeponeerd, met gelding ook voor het Beneluxgebied, voor de warenklassen 3, 25 en 29, en op 5 maart 1992 voor de warenklassen 5, 16 en 30 - 34. Op 24 december 1992 heeft Interbuy een iets gewijzigd merk TIP voor een aantal warenklassen internationaal gedeponeerd.
(vi) Bij brief van 4 augustus 1992 heeft ASKO Intergro verzocht het gebruik van het merk TIP te staken.
3.2 Interbuy heeft zich tot de Rechtbank gewend, stellende dat Intergro het depot van 27 april 1990 te kwader trouw heeft verricht in de zin van art. 4 onder Pro 6, aanhef en onder b, BMW en dat zij inbreuk maakt op de merkrechten van Interbuy. De Rechtbank heeft de onder 1. vermelde vorderingen van Interbuy, kort gezegd strekkende tot a) nietigverklaring van het door Intergro verrichte depot en doorhaling van de inschrijving en b) een gebod zich te onthouden van ieder gebruik in het Beneluxgebied van de aanduiding TIP of een daarmee overeenstemmende aanduiding, toegewezen.
3.3 In hoger beroep heeft het Hof de grieven van Intergro verworpen. Daartoe heeft het Hof, kort samengevat en voorzover in cassatie van belang, het volgende overwogen.
Nu Intergro door de sedert 1989 met ASKO gevoerde onderhandelingen vóór 27 april 1990 ervan op de hoogte is geraakt dat door de ASKO- groep, waartoe Interbuy behoort, het woordmerk TIP in Duitsland werd gebruikt voor soortgelijke waren als waarvoor Intergro het merk deponeerde, is het depot te kwader trouw verricht in de zin van art. 4 onder Pro 6, aanhef en onder b, BMW. Dat Intergro de onderhandelingen voerde met de moedermaatschappij ASKO, staat niet eraan in de weg die wetenschap van Intergro omtrent het gebruik van het merk TIP aan te merken als wetenschap verkregen op grond van een rechtstreekse betrekking in de zin van dat artikel tussen Intergro en de dochtermaatschappij van ASKO, Interbuy (rov.4.6 en 4.7). Het door Intergro voor het eerst in hoger beroep gedane beroep op non usus faalt, omdat zij niet als belanghebbende in de zin van art. 14 C BMW kan worden aangemerkt, nu zij, gelet op de omstandigheden waaronder zij tot het depot van 27 april 1990 is overgegaan en op het feit dat zij dit depot heeft verzwegen toen zij op 1 juni 1990 namens Interbuy toestemming kreeg het woordmerk TIP in het Beneluxgebied te gebruiken, ten opzichte van Interbuy uiterst onbehoorlijk handelt door thans de vervallenverklaring van de TIP-merken van Interbuy in te roepen (rov. 4.13 en 4.14).
3.4 Onderdeel 1 van het middel keert zich tegen het oordeel van het Hof, dat de wetenschap inzake het gebruik van het merk TIP door Interbuy in Duitsland, die Intergro ontleent aan haar vóór 27 april 1990 met ASKO, de moedermaatschappij van Interbuy, gevoerde onderhandelingen, geldt als wetenschap ontstaan op grond van een rechtstreekse betrekking in de zin van art. 4 onder Pro 6, aanhef en onder b, BMW tussen Intergro en Interbuy. In dit oordeel ligt besloten ’s Hofs oordeel dat ASKO, toen bij die onderhandelingen werd gesproken over de mogelijkheid dat Intergro het merk TIP zou gaan gebruiken in Nederland, mede optrad als vertegenwoordiger van haar dochtermaatschappij Interbuy. Voorzover het onderdeel uitgaat van het tegendeel berust het derhalve op een onjuiste lezing van het bestreden arrest. Het mist dus feitelijke grondslag en kan in zoverre niet tot cassatie leiden.
3.5 Het onderdeel bestrijdt genoemd oordeel voorts met het betoog, dat van een rechtstreekse betrekking in voormelde zin geen sprake is in het zich hier voordoende geval, dat een vennootschap (ASKO) die de aandelen in de voorgebruiker (Interbuy) houdt, met de deposant (Intergro) in onderhandeling is, waarbij over het gebruik van het merk is gerept. Een geval bovendien, aldus de schriftelijke toelichting, waarbij geen (contractuele) rechtsbetrekking heeft bestaan tussen de deposant en de voorgebruiker maar slechts overleg over een te sluiten overeenkomst heeft plaatsgevonden.
Aldus stelt het onderdeel een vraag van uitleg van de BMW aan de orde omtrent de oplossing waarvan redelijkerwijs twijfel kan bestaan, en wel in het bijzonder omtrent de betekenis van het in art. 4 onder Pro 6, aanhef en onder b, gebezigde begrip “rechtstreekse betrekking”. Nu beantwoording van die vraag noodzakelijk is voor de beoordeling van het onderdeel, zal de Hoge Raad deze vraag aan het Benelux-Gerechtshof voorleggen.
3.6 Onderdeel 2 keert zich met een aantal rechts- en motiveringsklachten tegen het oordeel van het Hof dat Intergro geen belanghebbende in de zin van art. 14 C BMW is en dat haar derhalve geen beroep op non usus door Interbuy toekomt.
3.7 Onderdeel 2a bevat de klacht dat het Hof niet heeft onderzocht, althans dat uit het arrest niet valt op te maken of het Hof heeft onderzocht, of Intergro met haar beroep op het verval van de TIP-merken van Interbuy misbruik van recht maakt. Slechts in dat geval, aldus dit onderdeel, had het Hof tot het oordeel mogen komen dat Intergro geen belanghebbende is in de zin van art. 14 C BMW.
Het onderdeel faalt, nu het Hof een juiste maatstaf heeft aangelegd door voor zijn oordeel in zijn rov. 4.14, dat Intergro niet als belanghebbende kan worden aangemerkt, beslissend te achten dat Intergro in de onderlinge verhouding tussen haar en Interbuy uiterst onbehoorlijk handelt door de vervallenverklaring van de TIP-merken van Interbuy in te roepen (BenGH 18 november 1988, zaak A87/2, Jurispr. 1988, p. 61, NJ 1989, 299).
3.8 De onderdelen 2b en 2c kunnen tezamen worden behandeld. Zij klagen over onjuistheid, althans (onderdeel 2c) onbegrijpelijkheid van ’s Hofs oordeel dat de onfatsoenlijke gedragingen van Intergro jegens Interbuy in 1990, te weten: het deponeren van het merk TIP op 27 april 1990 onder de hiervoor onder 3.1(iii) vermelde omstandigheden en het verzwijgen van dat depot toen Intergro bij de bespreking met ASKO op 1 juni 1990 namens Interbuy toestemming kreeg dat merk in het Beneluxgebied te gebruiken, ertoe leiden dat het in 1997 in deze procedure door Intergro gedane beroep op non usus als uiterst onbehoorlijk moet worden aangemerkt. Dit oordeel geeft echter geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en kan, verweven als het is met waarderingen van feitelijke aard, voor het overige in cassatie niet op juistheid worden onderzocht. Anders dan onderdeel 2c nog betoogt, is het ook niet onbegrijpelijk in het licht van het feit dat Interbuy in elk geval vanaf juni 1992 op de hoogte was van het depot van 27 april 1990. Deze beide onderdelen falen derhalve eveneens.
3.9 Onderdeel 2d ten slotte berust op een onjuiste lezing van 's Hofs arrest. In tegenstelling tot wat het onderdeel tot uitgangspunt neemt, heeft het Hof aan zijn door het onderdeel bestreden oordeel immers niet (mede) ten grondslag gelegd, dat Interbuy aan Intergro toestemming heeft gegeven voor het gebruik van het merk TIP in het Beneluxgebied. Dit onderdeel kan dan ook wegens gemis aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden.
4 Omschrijving van de feiten waarop de door het Benelux-Gerechtshof te geven uitleg moet worden toegepast
Voor de omschrijving van de feiten waarop de door het Benelux-Gerechtshof te geven uitleg moet worden toegepast, verwijst de Hoge Raad naar de in 3.1. onder (i) tot en met (iii), (v) en (vi) omschreven feiten waarvan te dezen moet worden uitgegaan, met dien verstande dat, toen ook vóór 27 april 1990 bij de tussen ASKO en Intergro gevoerde onderhandelingen de mogelijkheid ter sprake kwam dat Intergro het woordmerk TIP in Nederland zou gaan gebruiken, ASKO mede optrad als vertegenwoordiger van haar dochtermaatschappij Interbuy.
5. Vraag van uitleg
Is sprake van een rechtstreekse betrekking als bedoeld in art. 4 onder Pro 6, aanhef en onder b, BMW indien de in die bepaling bedoelde wetenschap is verkregen op grond van tussen de deposant en (een vertegenwoordiger van) een derde gevoerde onderhandelingen over enigerlei vorm van samenwerking?
6. Beslissing
De Hoge Raad:
verzoekt het Benelux-Gerechtshof met betrekking tot de onder 5 geformuleerde vraag van uitleg uitspraak te doen;
houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding totdat het Benelux-Gerechtshof naar aanleiding van dit verzoek uitspraak zal hebben gedaan.
Dit arrest is gewezen door de vice-president Mijnssen als voorzitter en de raadsheren Herrmann, Jansen, Fleers en Hammerstein, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer Heemskerk op 14 januari 2000.