Uitspraak
17 februari 2006
Eerste Kamer
Nr. R04/077HR
JMH/RM
Hoge Raad der Nederlanden
Beschikking
in de zaak van:
de vennootschap naar het recht van Brazilië SOUZA CRUZ S.A.,
gevestigd te Brazilië,
VERZOEKSTER tot cassatie,
advocaat: mr. W. Taekema,
t e g e n
de rechtspersoon naar het recht van Paraguay TABACALERA DEL ESTE S.A.,
gevestigd te Paraguay,
VERWEERSTER in cassatie,
niet verschenen.
1. Het geding in feitelijke instanties
Met een op 15 juli 1999 ter griffie van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, hierna: het gerecht, ingediend verzoekschrift heeft verweerster in cassatie - verder te noemen: Tabacalera - zich gewend tot dat gerecht en verzocht de op verzoek van verzoekster tot cassatie - verder te noemen: Souza Cruz - gedane inschrijving van het (woord)merk "PALERMO" in het Merkenregister van het Bureau voor de Intellectuele Eigendom van Aruba nietig te verklaren, met veroordeling van Souza Cruz in de kosten van deze procedure.
Souza Cruz heeft het verzoek bestreden en in reconventie verzocht bij beslissing, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, het gebruik van het (beeld)merk "PALERMO" door Tabacalera onrechtmatig te verklaren en te verbieden wegens inbreuk op het aan Souza Cruz toebehorende merkrecht en auteursrecht op het woord- en beeldmerk "FREE", op straffe van een dwangsom van Afl. 100.000,-- voor elke overtreding, met veroordeling van Tabacalera in de kosten van deze procedure.
Het gerecht heeft bij tussenbeschikking van 9 november 2000 Souza Cruz niet-ontvankelijk verklaard in haar verzoek in reconventie en voor het overige een datum voor een mondelinge behandeling bepaald. Bij eindbeschikking van 23 augustus 2001 heeft het gerecht de ten processe bedoelde inschrijving van het woordmerk PALERMO door Souza Cruz van 1 december 1998 nietig verklaard, deze beslissing tot zover uitvoerbaar bij voorraad verklaard, en het meer of anders verzochte afgewezen.
Tegen beide beschikkingen heeft Souza Cruz hoger beroep ingesteld bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba op Aruba, hierna: het hof.
Bij tussenbeschikking van 18 juni 2002 heeft het hof de zaak naar de rol verwezen voor het overleggen door Tabacalera van de in de beschikking bedoelde bescheiden en bij tussenbeschikking van 17 juni 2003 de zaak naar een volgende zitting verwezen ter nadere instructie. Bij eindbeschikking van 16 maart 2004 heeft het hof de beschikking waarvan beroep bevestigd.
De drie vermelde beschikkingen van het hof zijn aan deze beschikking gehecht.
2. Het geding in cassatie
Tegen alle beschikkingen van het hof heeft Souza Cruz beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.
Tabacalera is in cassatie niet verschenen.
Souza Cruz heeft de zaak namens haar advocaat doen toelichten door mr. W.A. Hoyng, advocaat te Amsterdam.
De conclusie van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade strekt tot vernietiging van de bestreden beschikkingen, met terugverwijzing van de zaak naar het hof.
De advocaat van Souza Cruz heeft bij brief van 27 mei 2005 op deze conclusie gereageerd.
De nadere conclusie van de Advocaat-Generaal strekt ertoe dat de daarin neergelegde beschouwingen door de Hoge Raad in zijn overwegingen worden betrokken.
3. Beoordeling van het middel
3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.
(i) Tabacalera en Souza Cruz zijn fabrikanten en leveranciers van tabaksproducten.
(ii) Tabacalera heeft het woordmerk PALERMO sedert 16 december 1996 in Paraguay in de daartoe bestemde registers ingeschreven voor sigaretten en soortgelijke waren. Tabacalera heeft dit merk ook in diverse andere landen geregistreerd.
(iii) Souza Cruz heeft het (woord)merk PALERMO op 1 december 1998 ingeschreven in het Merkenregister te Aruba.
(iv) Souza Cruz geldt in Aruba als rechthebbende op het woord- en beeldmerk FREE.
3.2 Bij inleidend verzoekschrift heeft Tabacalera het gerecht verzocht de op verzoek van Souza Cruz gedane inschrijving van het (woord)merk PALERMO in het Merkenregister van het Bureau voor de Intellectuele Eigendom van Aruba nietig te verklaren.
Na een tussenbeschikking heeft het gerecht bij eindbeschikking van 23 augustus 2001 de inschrijving door Souza Cruz van het woordmerk PALERMO van 1 december 1998 nietig verklaard.
Na twee tussenbeschikkingen heeft het hof bij eindbeschikking van 16 maart 2004 de beschikking van het gerecht bevestigd.
3.3 Het hof heeft in de rov. 2.10-2.12 van zijn tussenbeschikking van 18 juni 2002 onder meer geoordeeld dat het, met het gerecht en op dezelfde gronden, voorshands van oordeel is dat er aanwijzingen zijn voor de kwade trouw van Souza Cruz doch dat dit oordeel niet los kan worden gezien van de omvang van de rechten van Tabacalera op het merk PALERMO en haar promotie-activiteiten. In rov. 2.5 van zijn tussenbeschikking van 17 juni 2003 heeft het overwogen dat de vraag of sprake is van depot te kwader trouw, zoals het gerecht heeft aangenomen en ook het hof in zijn eerste tussenbeschikking voorshands van oordeel was, aan de orde zal komen bij de voortgezette behandeling: bij die gelegenheid zal (onder meer) ook nader worden ingegaan op het - door Tabacalera betwiste - gebruik door Souza Cruz van het woordmerk PALERMO. In rov. 2.2-2.6 van zijn eindbeschikking heeft het hof definitief geoordeeld met betrekking tot de vraag of sprake is van depot te kwader trouw. De overwegingen (rov. 2.3-2.5) daaromtrent leiden tot de in de in rov. 2.6 neergelegde conclusie:
"Op grond van het vorenstaande, in onderling verband en samenhang beschouwd, komt het Hof, met het Gerecht, tot de slotsom dat sprake is van depot te kwader trouw. Het Hof handhaaft derhalve zijn voorlopig oordeel daaromtrent. Nu Souza Cruz bekend was met de rechten van Tabacalera op het merk Palermo buiten Aruba en met de inspanningen van Tabacalera dit merk te expanderen, nu Tabacalera wel en Souza Cruz niet daadwerkelijk buiten Aruba sigaretten onder dit merk in de handel brengt en Souza Cruz geen concrete plannen heeft dit merk op afzienbare termijn voor sigaretten te gaan gebruiken en nu voorts is gebleken van, met haar eigen merk Free te maken hebbende, bezwaren van Souza Cruz tegen het gebruik van het merk Palermo door Tabacalera, moet aangenomen worden dat depot van het merk Palermo door Souza Cruz in Aruba uitsluitend heeft plaatsgevonden met het oogmerk gebruik van dit merk door Tabacalera te blokkeren. Aldus is geen sprake van een rechtens te respecteren belang aan de zijde van Souza Cruz bij depot van het merk Palermo in Aruba. De bestreden beschikking zal op deze grond worden bevestigd."
3.4.1 Klacht I.A strekt ten betoge dat de Merkenverordening van Aruba (hierna: MA) niet de mogelijkheid kent een merkinschrijving nietig te laten verklaren in een oppositieprocedure als de onderhavige op de in de rov. 2.3-2.6 van de eindbeschikking, respectievelijk in de tussenbeschikking van 17 juni 2003, genoemde gronden: bij de nietigverklaring op grond van kwade trouw aan de zijde van de belanghebbende bij inschrijving, te weten de deposant Souza Cruz, heeft het hof een grond gehanteerd waarin de MA niet voorziet. Daarmee heeft het hof in strijd met het recht gehandeld, althans niet begrijpelijk beslist, nu niet valt te begrijpen op grond van welke bepaling onderscheidenlijk welke rechtsgrond de nietigheid wordt uitgesproken.
3.4.2 De rechtsklacht slaagt, gelet op de omstandigheden
(1) dat de MA, die vrijwel en in elk geval voor zover in deze zaak van belang een duplicaat is van de Antilliaanse Merkenlandsverordening 1961, welke verordening vrijwel en (eveneens) in elk geval voor zover in deze zaak van belang een duplicaat is van de Nederlandse Merkenwet 1893 (hierna: Mw 1893), gelijk de Mw 1893 niet de nietigheidsgrond "kwade trouw" kent, en
(2) dat de destijds bestaande concordantie meebrengt dat onder de MA, evenals onder de Mw 1893, moet worden uitgegaan van een gesloten stelsel van nietigheidsgronden, alsmede
(3) dat dit gelet op de verschillende wetsfamilies waartoe enerzijds de Mw 1893, de Antilliaanse Merkenlandsverordening 1961 en de MA en anderzijds de Benelux-Merkenwet en de Antilliaanse Merkenlandsverordening 1995 behoren, zoals uiteengezet in de beide conclusies van de Advocaat-Generaal, zich ertegen verzet dat de in de Benelux-Merkenwet voorkomende nietigheidsgrond "kwade trouw" in de MA zou worden ingelezen.
3.5 Onderdeel I.B klaagt dat, voor zover het hof aan de nietigverklaring van de inschrijving van het woordmerk PALERMO ten grondslag legt dat Souza Cruz geen rechtens te respecteren belang bij het depot in Aruba had, deze beslissing evenzeer in strijd is met het recht, nu de MA met haar gesloten stelsel van nietigheidsgronden ook niet in de nietigheidsgrond "geen rechtens te respecteren belang" voorziet.
Deze klacht kan bij gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden, omdat het hof met het oordeel dat Souza Cruz geen rechtens te respecteren belang bij het depot van PALERMO in Aruba had, geen afzonderlijke grond voor nietigheid op het oog had, maar klaarblijkelijk zijn oordeel, waarom het het depot te kwader trouw achtte, nader heeft gemotiveerd.
3.6 Het hof heeft in rov. 2.5 van zijn eindbeschikking geoordeeld dat voor de vraag of sprake is van een depot te kwader trouw de situatie ten tijde van het depot beslissend is:
"In het onderhavige geval heeft het depot door Souza Cruz plaatsgevonden in januari 1999, met terugwerkende kracht tot 1 december 1998. In die periode was Souza Cruz in Brazilië begonnen met fabricage van onder het merk Palermo te verhandelen sigaretten. Gebruik van het merk door Souza Cruz had toen nog niet plaatsgehad, niet in Brazilië en evenmin elders, dus ook niet in Aruba. Gesteld noch gebleken is voorts dat Souza Cruz in die periode voornemens was het merk daadwerkelijk in Aruba te gaan gebruiken, Ook naderhand is overigens nooit in concreto sprake geweest van een dergelijk voornemen; uit de eigen stellingen van Souza Cruz blijkt dat de leveranties aan [betrokkene 1] (ten bewijze waarvan facturen van 8 november 1999 en 8 februari 2002 zijn overgelegd) slechts symbolische leveranties waren, gericht op het verkrijgen en handhaven door eerste gebruik van het merk."
3.7.1 Onderdeel II neemt tot uitgangspunt dat het hof zou hebben vastgesteld 1) in rov. 2.3, onder a, van de eindbeschikking dat Tabacalera haar merk PALERMO niet in Aruba heeft gebruikt, en 2) in rov. 2.5 van de eindbeschikking dat op 8 november 1999 en 8 februari 2002 op Aruba symbolische leveranties door Souza Cruz aan [betrokkene 1] hebben plaatsgevonden teneinde door eerste gebruik op Aruba het recht op dat merk te verkrijgen en door verder gebruik binnen de daarvoor gestelde termijn van drie jaar dat recht te handhaven. Het onderdeel klaagt vervolgens dat het hof op grond van deze feiten tot de conclusie had moeten komen dat (althans behoort in cassatie ervan uitgegaan te worden dat) Souza Cruz merkgerechtigde met betrekking tot het merk PALERMO in Aruba was. Het recht tot uitsluitend gebruik van een merk, betoogt het onderdeel, wordt in Aruba verkregen door een eerste gebruik ook wanneer het gaat om een ("symbolisch") gebruik dat alleen erop gericht is een recht te creëren. Hetzelfde geldt met betrekking tot het gebruiksvereiste, neergelegd in art. 2 lid 1 MA Pro: een (symbolisch) gebruik alleen teneinde het recht in stand te houden is voldoende.
3.7.2 Voorzover het onderdeel gebaseerd is op het hiervoor in 3.7.1 onder 2) omschreven uitgangspunt kan het bij gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden. Het hof heeft in rov. 2.5 van zijn eindbeschikking niet vastgesteld dat op 8 november 1999 en 8 februari 2002 op Aruba symbolische leveranties door Souza Cruz aan [betrokkene 1] hebben plaatsgevonden, doch heeft overwogen dat uit de eigen stellingen van Souza Cruz blijkt dat de leveranties aan [betrokkene 1] (ten bewijze waarvan facturen van 8 november 1999 en 8 februari 2002 zijn overgelegd) slechts symbolische leveranties waren, gericht op het verkrijgen door eerste gebruik van het merk en het handhaven daarvan. Gelet op rov. 2.12 van de tussenbeschikking van 18 juni 2002, waar het hof overweegt dat Tabacalera in haar pleitnota nog wijst op haar betwisting in eerste aanleg van het "eerste gebruik" van Souza Cruz, en op rov. 2.5 van de tussenbeschikking van 17 juni 2003, waar het hof overweegt ten aanzien van "het - door Tabacalera betwiste - gebruik door Souza Cruz van het woordmerk Palermo", heeft het hof met de hiervoor weergegeven passage uit rov. 2.5 van de eindbeschikking kennelijk bedoeld dat naar de eigen stellingen van Souza Cruz hoogstens sprake zou kunnen zijn van slechts symbolische leveranties, waaraan het hof geen belang hechtte gezien de verdere inhoud van rov. 2.5. Het hof hoefde dat ook niet te doen gelet op de door het hof (ten onrechte) als relevant beoordeelde kwade trouw, die het bij Souza Cruz veronderstelde.
3.7.3 De nauwe verwantschap van de MA en de Mw 1893 en de omstandigheid dat de Hoge Raad onder de werking van deze laatste wet genoegen nam met een zeer minimaal merkgebruik als gebruik van het merk in de zin van die wet, brengen mee dat het onderdeel slaagt voor zover het ten betoge strekt dat het hof ten onrechte heeft geoordeeld dat een slechts symbolisch gebruik, dat alleen erop gericht is een recht te verkrijgen, onder art. 2 lid 1 MA Pro geen merkrecht in Aruba kan doen ontstaan, met navenante gevolgen voor de nietigverklaringsprocedure onder art. 10 MA Pro. Opmerking verdient hierbij dat de Hoge Raad aan gebruik van het merk in de zin van art. 3 van Pro de Mw 1893 geen andere eis stelde dan dat het merk wordt gebezigd ter onderscheiding van iemands fabrieks- of handelswaren van die van anderen en daarvoor in dat geval voldoende was een tweetal verkopen in een periode van drie jaren van telkens vijf pakjes sigaretten aan vijftien detaillisten (vgl. HR 14 mei 1964, NJ 1965, 287).
3.8 De overige onderdelen behoeven geen behandeling.
4. Beslissing
De Hoge Raad:
vernietigt de beschikkingen van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba van 18 juni 2002, van 17 juni 2003 en van 16 maart 2004;
verwijst het geding naar dat hof ter verdere behandeling en beslissing;
veroordeelt Tabacalera in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Souza Cruz begroot op € 333,38 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.
Deze beschikking is gegeven door de vice-president D.H. Beukenhorst als voorzitter en de raadsheren O. de Savornin Lohman, P.C. Kop, W.A.M. van Schendel en F.B. Bakels, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 17 februari 2006.