Uitspraak
3 april 2009
Eerste Kamer
Nr. C05/071HR
EV/EE
Hoge Raad der Nederlanden
Arrest
in de zaak van:
de vennootschap naar buitenlands recht BENETTON GROUP SpA,
gevestigd te Ponzano, Italië,
EISERES tot cassatie,
advocaat: W.E. Pors,
t e g e n
G-STAR INTERNATIONAL B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
VERWEERSTER in cassatie,
advocaat: mrs. R.S. Meijer en F.E. Vermeulen.
Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Benetton en G-Star.
1. Het verloop van het geding
De Hoge Raad verwijst naar zijn tussenarrest van 8 september 2006, nr. C05/071HR, NJ 2006, 492, (hersteld bij arrest van 13 oktober 2006, nr. C05/071HR, NJ 2006, 561) voor het daaraan voorafgegane verloop van het geding. Bij dat arrest heeft de Hoge Raad het Hof van Justitie voor de Europese Gemeenschappen de volgende vragen van uitleg gesteld:
1)Moet artikel 3, lid 1, onder e, derde streepje [van Richtlijn 89/104/EEG] aldus worden uitgelegd dat de daarin vervatte uitsluiting de inschrijving als merk van een vorm blijvend belet, indien de aard van de waar zodanig is dat haar uiterlijk en vormgeving door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter geheel, dan wel in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen, of mist die uitsluiting toepassing indien, voorafgaand aan de aanvrage om inschrijving, voor het publiek de aantrekkingskracht van de desbetreffende vorm in overwegende mate bepaald is gaan worden door de bekendheid daarvan als onderscheidingsteken?
2) Indien het antwoord op vraag l in laatstbedoelde zin luidt: in welke mate moet die aantrekkingskracht de overhand hebben gekregen, wil de uitsluiting niet langer van toepassing zijn?
De door de Hoge Raad bij voormeld arrest gestelde vragen heeft het Hof bij arrest van 20 september 2007, nr. C-371/06, Pb. C 269, blz. 15, beantwoord als hierna in vermeld.
2. Het geding na aanhouding
De zaak is voor partijen nader toegelicht door hun advocaten.
De conclusie van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade strekt tot vernietiging en verwijzing.
3. Verdere beoordeling van middel V
3.1 De Hoge Raad heeft in zijn tussenarrest van 8 september 2006 zoals hersteld bij arrest van 13 oktober 2006, de middelen I-IV en VI-XIII ongegrond bevonden. Omtrent de onderdelen (i), (ii) en het reeds gegrond geoordeelde onderdeel (iii) van middel V wordt thans, in het licht van de door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen gegeven antwoorden op de door de Hoge Raad voorgelegde vragen, als volgt nader overwogen.
3.2 Het HvJEG heeft in zijn arrest van 20 september 2007, nr. C-371/06, Pb. C 269, blz. 15 de - hiervoor in 1 vermelde - door de Hoge Raad gestelde eerste vraag als volgt beantwoord:
"21 Met zijn eerste vraag wenst de Hoge Raad in wezen te vernemen of artikel 3, lid 1, sub e, derde streepje, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat de vorm van een waar die een wezenlijke waarde aan die waar geeft, toch een merk kan vormen op basis van artikel 3, lid 3, van de richtlijn, wanneer die vorm vóór de inschrijvingsaanvraag aantrekkingskracht heeft verkregen door de bekendheid ervan als onderscheidingsteken, als gevolg van reclamecampagnes waarin de aandacht werd gevestigd op de specifieke kenmerken van de betrokken waar.
(...)
Artikel 3, lid 1, sub e, derde streepje, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat de vorm van een waar die een wezenlijke waarde aan die waar geeft, geen merk kan vormen op basis van artikel 3, lid 3, van de richtlijn, wanneer die vorm vóór de inschrijvingsaanvraag aantrekkingskracht heeft verkregen door de bekendheid ervan als onderscheidingsteken, als gevolg van reclamecampagnes waarin de aandacht werd gevestigd op de specifieke kenmerken van de betrokken waar."
Gelet op dit antwoord behoefde, naar het HvJEG oordeelde, de tweede vraag geen beantwoording.
3.3 Uit de door het Hof gegeven verklaring voor recht volgt dat onderdelen (i) en (ii) van middel V terecht klagen dat het hof bij zijn verwerping van het verweer van Benetton dat beide vormmerken van G-Star nietig zijn wegens strijd met art. 1 lid 2 BMW Pro heeft blijk gegeven van een onjuiste opvatting omtrent dat wetsvoorschrift - thans: art. 2.1 lid 1 BVIE - in verbinding met art. 3 lid 1 onder Pro e, derde streepje, en lid 3 van de Merkenrichtlijn, door in rov. 4.21 en 4.22 te oordelen dat (i) de met de bekendheid van het merk samenhangende wervingskracht daarbij niet buiten beschouwing gelaten moest worden en (ii) de uitsluiting alleen van toepassing is indien de aard van de waar zodanig is dat haar uiterlijk en vormgeving door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen en zich dit hier niet voordoet omdat de populariteit van de Elwood-broek voor een groot deel is terug te voeren op de wervingskracht die samenhangt met de bekendheid van het merk.
Blijkens het antwoord van het Hof biedt art. 3 lid 3 immers Pro geen ruimte voor de mogelijkheid dat een vorm van een waar die een wezenlijke waarde aan die waar geeft en die dus ingevolge art. 3 lid 1 onder Pro e, derde streepje, van de Merkenrichtlijn niet als merk ingeschreven wordt, dan wel blootstaat aan nietigverklaring, toch als merk toelaatbaar is indien die vorm vóór de inschrijving aantrekkingskracht heeft verkregen door de bekendheid ervan als onderscheidingsteken.
3.4 Het vorenoverwogene brengt mee dat de onderdelen (i) en (ii) van middel V gegrond zijn, zodat het bestreden arrest niet in stand kan blijven en verwijzing moet volgen.
Na verwijzing zal de toewijsbaarheid van de reconventionele vordering van Benetton tot nietigverklaring van de - in rov. 3.1 onder (v)-(vii) van het tussenarrest vermelde - merkdepots van G-Star opnieuw moeten worden onderzocht. Het verwijzingshof zal daarbij niet meer kunnen toekomen aan een hernieuwd onderzoek als in rov. 3.7.3 van het tussenarrest bedoeld, aangezien blijkens de uitspraak van het Hof voor geldigheid van beide vormmerken van G-Star ingevolge art. 3 lid 1 onder Pro e, derde streepje, van de Merkenrichtlijn het niet relevant is of het publiek de Elwood-broek aantrekkelijk vindt om zijn uiterlijke kenmerken als zodanig, dan wel omdat het publiek waarde hecht aan die vorm omdat die een merk is. Daarom is voor de beoordeling na verwijzing ook niet meer relevant naar welk tijdstip wordt beoordeeld of aan de uitsluiting van art. 1 lid 2 BMW Pro (oud) is voldaan. De in rov. 3.7.2 van het tussenarrest gegrond bevonden rechtsklacht van onderdeel (iii) van middel V kan bij gebrek aan belang derhalve niet tot cassatie leiden.
4. Beslissing
De Hoge Raad:
vernietigt het arrest van het gerechtshof Amsterdam van 25 november 2004;
verwijst het geding naar het gerechtshof 's-Gravenhage ter verdere behandeling en beslissing;
veroordeelt G-Star in de kosten van het geding in cassatie, daaronder begrepen de kosten verband houdende met de behandeling van de zaak bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, tot op deze uitspraak aan de zijde van Benetton begroot op € 457,78 aan verschotten en € 5.200,-- voor salaris.
Dit arrest is gewezen door de vice-president D.H. Beukenhorst als voorzitter en de raadsheren O. de Savornin Lohman, A.M.J. van Buchem-Spapens, E.J. Numann en F.B. Bakels, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 3 april 2009.