Conclusie
J.V.D.W.
Nr. 15.363
Zitting 8 april 1994
Mr. Koopmans
Conclusie inzake:
[eiser]
tegen
[verweerder]
Edelhoogachtbaar College,
1. Art. 10 Rijksoctrooiwet Pro regelt een onderwerp dat zich op het raakvlak bevindt van het octrooirecht en het arbeidsrecht. Lid 1 bepaalt dat de werkgever aanspraak heeft op octrooi voor door de werknemer gedane uitvindingen, indien deze werknemer in de onderneming van de werkgever een positie bekleedt die naar haar aard meebrengt dat hij zijn bijzondere kennis aanwendt tot het doen van uitvindingen van dit soort. Lid 2 voegt toe dat de werknemer in dat geval recht heeft op een "billijk bedrag", indien in zijn salariëring, of in een bijzondere door hem te ontvangen uitkering, geen vergoeding is te vinden voor het gemis aan octrooi. Bij de vaststelling van dit billijk bedrag moet gelet worden op het geldelijk belang van de uitvinding en op de omstandigheden waaronder deze plaatshad. De werknemer heeft te allen tijde het recht in het octrooi als de uitvinder te worden vermeld: art. 12 A Rijksoctrooiwet.
Het cassatiemiddel stelt de vraag aan de orde welke gezichtspunten bepalend zijn voor het vaststellen van het geldelijk belang van de uitvinding en van de omstandigheden waaronder zij plaatshad.
2. In cassatie moet ervan worden uitgegaan dat eiser tot cassatie, [eiser] , in 1969 als "development engineer" in dienst is getreden van [verweerder] , verweerder in cassatie. Laatstgenoemde verhandelde mixers, die aan het euvel leden dat het mengproces regelmatig moest worden onderbroken omdat de stoffen aan de wand koekten waardoor de mixer vastliep. [eiser] deed in 1970 de vinding waardoor dit probleem kon worden opgelost: een mixer met een flexibele wand, die in- en uitstulpt door verticaal bewegende rollen aan de buitenzijde, hetgeen aankoeken voorkomt (de zg. flexo-mixer).
Art. 5d van de arbeidsovereenkomst (prod. bij concl. v. antw.) bepaalt dat, als de werknemer een uitvinding doet, gehandeld wordt overeenkomstig bijlage 2 van die overeenkomst. In deze bijlage (prod. VII bij concl. v. repl.) wordt bepaald dat de werknemer, als de firma van zijn uitvinding gebruik maakt en deze ter octrooiering aanbiedt, recht heeft op "een passende vergoeding, vast te stellen volgens de normen en op de wijze als bepaald in artikel 10 der Pro Octrooiwet".
3. In sept. 1984 wendde [eiser] zich tot de ktr. met het verzoek als billijk bedrag, in de zin van art. 10 ROW Pro, een bedrag vast te stellen van 1% van de verkoopprijs van iedere verkochte flexo-mixer, subsidiair een bedrag van ƒ 3.000.000,--. De ktr. besliste eerst dat aan [eiser] een vergoeding toekwam; [verweerder] betwistte deze beslissing in hoger beroep, doch vergeefs. Na veel geharrewar heeft de ktr. toen drie deskundigen benoemd om advies uit te brengen over de hoogte van de vergoeding; dat waren deskundigen op het gebied van de industriële eigendom. Zij brachten een verdeeld rapport uit: één deskundige adviseerde toekenning van een eenmalig bedrag, groot ƒ 50.000,--, de beide anderen kwamen tot een bedrag van ƒ 585.000,-- voor de periode tot 1 jan. 1989, en tot een royalty-percentage van de bruto-omzet aan flexo-mixers voor de periode nadien.
De ktr. volgde het meerderheidsstandpunt. Na herhaald gesteggel over de voorlopige tenuitvoerlegging vernietigde de rb. deze uitspraak in appel. In een uitvoerig gemotiveerd vs. wees zij een bedrag toe van ƒ 75.000,--.
4. De rb. geeft eerst de uitgangspunten weer van het meerderheidsstandpunt, waarop de ktr. zijn beslissing had doen steunen (rb., r.o. 10). Vervolgens geeft zij aan waarom zij deze uitgangspunten niet kan volgen (r.o. 11); zij komt zo tot de slotsom dat de beslissing van de ktr. niet in stand kan blijven (r.o. 12) en dat zij zelfstandig zal hebben te oordelen over de hoogte van het aan [eiser] in verband met het geldelijk belang van zijn uitvinding, en met de omstandigheden waaronder deze plaatsvond, toe te kennen billijk bedrag (r.o. 13).
Die beoordeling geschiedt als volgt, dat de rb. allereerst enkele door [eiser] en [verweerder] aangevoerde argumenten verwerpt (r.o. 14–17). Vervolgens stelt de rb., in een tweetal lange overwegingen, vast met welke gezichtspunten bij het bepalen van het billijke bedrag i.c. rekening moet worden gehouden (r.o. 18–19).
5. Het cassatiemiddel vertoont de merkwaardigheid dat het de door de rb. in aanmerking genomen gezichtspunten niet rechtstreeks betwist. Het verzet zich tegen de wijze waarop de rb. zich heeft losgemaakt van het standpunt van de meerderheid der deskundigen (onderd. I en III), en valt dan de door de rb. gehanteerde maatstaven aan voor zover deze voortbouwen op, c.q. samenhangen met, de redenering waarmee het meerderheidsstandpunt wordt verworpen (onderd. II).
Ik vat het middel aldus op dat het op verschillende gronden de rb. verwijt niet het standpunt te hebben gevolgd van de meerderheid der deskundigen.
6. Aan de wetsgeschiedenis zijn de volgende aanwijzingen te ontlenen.
Bij de totstandkoming van de Octrooiwet werd art. 10 als Pro volgt toegelicht:
"De uitvindingen, die in dienstbetrekking zijn gedaan, waaronder te verstaan zijn de uitvindingen gedaan door hem, wiens betrekking uit haren aard medebrengt, dat hij zijne kennis aanwende tot het doen van die uitvindingen, behooren billijkheidshalve aan den werkgever. In eene zodanige dienstverhouding ligt tot op zekere hoogte eene kansovereenkomst, waarbij de werknemers tegen eene van te voren bepaalde belooning de onzekere voordeelen van zijn arbeid afstaat. Waar echter die voordeelen bovenmatig groot kunnen zijn, is het wenschelijk voor het geval zulk eene gunstige uitkomst wordt verkregen, eene billijke vergoeding boven de bepaalde beloning aan den uitvinder toe te kennen."
Zie Moorrees, Het octrooirecht, dl. I (Den Haag 1912) p. 55–56.
Bij de voorbereiding van de Rijksoctrooiwet 1993 is de vraag aan de orde geweest of het wel juist is geschillen over de toepassing van art. 10 (art. 12 in Pro het wetsvoorstel) uit een oogpunt van rechterlijke competentie te behandelen als rechtsvorderingen met betrekking tot een arbeidsovereenkomst. In het Nader rapport aan de Koningin wees de regering erop dat het arbeidsrechtelijk karakter prevaleert. De rechter moet zich uitspreken over de aard van de dienstbetrekking en over de vraag of de uitvinder reeds geacht kan worden in het door hem genoten loon vergoeding te vinden voor het gemis aan octrooi. "Voorts gaat het bij deze geschillen niet om een geldelijke waardering van het octrooi en van een daaronder verleende licentie ... maar om een naar billijkheid vast te stellen bedrag" waarbij naast het geldelijk belang van de uitvinding ook de omstandigheden waaronder zij plaatshad dienen mee te wegen. Kamerstukken II 1991–92, 22.604 (R 1435), B p. 9. Zie ook mem. v. antw. II (22.604 nr. 6) p. 25. In de nota naar aanleiding van het eindverslag merkten de staatssecretarissen van Economische Zaken en van Justitie nog op dat het begrip "billijke beloning" noodzakelijkerwijs een open karakter heeft (22.604 nr. 9, p. 10): het zou aangeven dat het bedrag moet worden vastgesteld in het licht van de omstandigheden van het geval; algemene richtlijnen zouden daarom moeilijk te geven zijn.
7. Voor het kwekersrecht bestaat een soortgelijke regeling als voor octrooien. Zie art. 31 Zaaizaad Pro- en plantgoedwet.
De Auteurswet kent evenwel een ander stelsel. Als de arbeid, in dienst van een ander verricht, bestaat in "het vervaardigen van bepaalde werken van letterkunde, wetenschap of kunst", aldus art. 7, wordt de werkgever als maker van die werken aangemerkt; over vergoeding of extra-beloning wordt niet gesproken. Partijen kunnen echter anders overeenkomen. Eenzelfde regime geldt voor de werknemer die een tekening of model ontwerpt: art. 6 Eenv Pro. Beneluxw. inzake de bescherming van tekeningen en modellen. De ontwerper van geheugenchips heeft evenmin een wettelijk recht op vergoeding; wel op naamsvermelding; zie art. 3 Wet Pro bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten.
8. Verspreid over het cassatiemiddel, en in de uitgangspunten van de meerderheid der deskundigen zoals door de rb. samengevat, is een tweetal opvattingen te vinden die in het licht van het voorgaande onjuist moeten worden geacht.
De eerste daarvan is dat de beloning moet worden afgestemd op het financiële voordeel dat de onderneming van de werkgever aan de uitvinding ontleent. In die opvatting wordt in de eerste plaats veronachtzaamd dat het financiële en commerciële succes van een uitvinding niet alleen van de vinding zelf afhangt maar ook van de wijze waarop de onderneming deze weet te exploiteren. Indien de vinding zoals meestal — en ook hier — in een produkt is neergelegd, zal bv. de verkooporganisatie van de onderneming van grote betekenis zijn voor de verhandeling van dat produkt. In de tweede plaats heeft de onderneming niet alleen de goede kansen maar ook de kwade: wanneer een werknemer wordt aangetrokken om een produktieprocédé te verbeteren en hij slaagt daarin niet, draagt de onderneming daarvan het risico. Dat is wat de wetgever van 1910 de gedachte van de "kansovereenkomst" noemde. Ondernemen is het nemen van risico's, en daartoe behoort het profiteren van goede kansen als die zich voordoen; de werknemer verkeert in dat opzicht in een andere positie.
De tweede opvatting die niet in het wettelijke systeem past gaat ervan uit dat men voor de berekening van de billijke beloning moet nagaan welk financieel voordeel de uitvinder aan de vinding zou hebben ontleend als hij niet in dienstbetrekking werkzaam was geweest maar, in zijn eentje opererend, de vinding te gelde zou hebben gemaakt, bv. door middel van licenties. Het arbeidsrechtelijke aspect van art. 10 ROW Pro wordt daarmee verwaarloosd. Bovendien is deze theorie gebaseerd op een hypothese die gespeend is van werkelijkheidszin. Uitvindingen worden niet door individuen op zolderkamertjes gedaan; zij verlangen vaak teamwerk en zij zijn niet goed denkbaar zonder een achterliggende infrastructuur. Men denke aan sectoren als chemie, machinebouw, elektronica e.d.: er moeten laboratoria zijn of werkplaatsen waar de vereiste proeven kunnen worden genomen en waar de vereiste materiële voorzieningen aanwezig zijn. Voor de uitvinder in loondienst is deze infrastructuur beschikbaar juist omdat hij in de onderneming van de werkgever zijn activiteiten ontplooit.
9. De rb. gaat er kennelijk van uit dat de billijke beloning van art. 10 ROW Pro een gratificatie-achtig karakter heeft. Zij ziet de toepassing van die bepaling als een uitzondering, omdat de hoofdregel is "dat de vruchten van betaalde arbeid aan de werkgever toekomen" (r.o. 11 al. 4) en dat de beloning daarvoor tot uitdrukking komt in de normale salariëring van de werknemer. De rb. beroept zich daartoe met name op het door [verweerder] overgelegde advies van [betrokkene 1], oud-voorzitter van de Octrooiraad (r.o. 11 al. 6). Volgens dit — m.i. inderdaad als gezaghebbend te beschouwen — advies pleegt bij grote industriële ondernemingen de beloning voor uitvinders in dienstbetrekking te worden gevonden binnen het reguliere beloningsstelsel; bij uitzondering zou een stelsel van gratificaties worden toegepast.
De klachten die onderdeel I hiertegen aanvoert houden m.i. geen steek. Zij berusten bovendien deels op een verkeerde lezing van de overwegingen van de rb.: deze gaat er niet van uit dat werknemers slechts bij wijze van uitzondering voor de door hen gedane uitvindingen beloond moeten worden, maar dat de hoofdregel is dat die beloning in hun salariëring is verdisconteerd. Het gaat immers om werknemers die — mede — voor het doen van uitvindingen zijn aangesteld.
10. Bij het verwerpen van het door de meerderheid der deskundigen gekozen standpunt is de rb. daarom niet uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting. De maatstaven die de rb. zelf hanteert worden door het middel niet aangevallen. Dat is ook wel begrijpelijk, omdat de wetgever nu eenmaal de billijkheid van het toe te kennen bedrag vooropstelt, en het geldelijk belang der uitvinding en de omstandigheden waaronder zij plaatshad kennelijk slechts ziet als handvat voor de rechter om die billijkheid te betrachten. In beginsel is de rechter vrij in zijn beslissing, die zich moeilijk leent voor toetsing in cassatie. In die geest reeds C.D. Salomonson, Handleiding bij het gebruik van de Nederlandse Octrooiwet (Haarlem 1910) § 21. Dat is overigens bij billijkheidsoordelen als regel het geval. De onderdelen I en III van het middel stuiten daarop af.
11. Onderdeel II verwijt de rb. geoordeeld te hebben dat de vergoeding alleen in een bedrag ineens kan worden vastgesteld, niet in een percentage van de omzet (II C en II E). Dit verwijt mist echter feitelijke grondslag, nu de rb. op dit punt geen algemene regel formuleert. Zij gaat er van uit dat een omzetpercentage in het onderhavige geval niet als billijk is aan te merken, en daarin was zij vrij.
De overige klachten van het onderdeel leveren geen nieuwe gezichtspunten op. Dat bewijslevering met betrekking tot de omzet van flexo-mixers noodzakelijk zou zijn geweest (II D) is slechts vol te houden als men kiest voor een beloning welke aan die omzet is gerelateerd; de rb. heeft echter andere maatstaven gekozen voor de vaststelling van die beloning.
12. Van de literatuur over art. 10 ROW Pro noem ik: W.H. Drucker, Handboek voor de studie van het Nederlandse Octrooirecht (Den Haag 1924) no. 109–123; B.M. Telders, BIE 1940 p. 72; Telders-Croon, Nederlands Octrooirecht (Den Haag 1946) no. 98–102; C. Croon, De rechtspositie van de ontwerper, de maker en de uitvinder in dienstbetrekking (inaug. rede Utrecht 1964); L.B. Chavannes, BIE 1985 p. 170; Dorhout Mees-Van Nieuwenhoven Helbach, Nederlands handels- en faillissementsrecht II (Arnhem 1989) no. 218. Veel eenheid van opvatting is daarin niet te vinden.
Ik merk nog op dat in het Duitse recht traditioneel veel aandacht wordt besteed aan het "Arbeitnehmererfinderrecht"; de Duitse wetgeving stoelt echter op andere uitgangspunten dan de Nederlandse Octrooiwet. Zie J. Strauss, GRUR Internat. 1990 p. 353.
13. Voor zover ik kan nagaan heeft de Hoge Raad zich slechts éénmaal over de toepassing van art. 10 ROW Pro uitgesproken: HR 30 juni 1950 NJ 1952 no. 36. In dat geval was echter feitelijk vast komen te staan dat de werknemer voor het afstaan van zijn vinding beloning vond in het bij arbeidsovereenkomst bedongen loon. Zie ook concl. Mr. Langemeijer.
Wat de overige jurisprudentie betreft verwijs ik naar Rb. Maastricht 27 sept. 1962, BIE 1964 p. 28; Ktg. Zaandam 12 april 1962, BIE 1964 p. 40; Rb. Groningen 24 febr. 1967, BIE 1968 p. 90; Ktg. Den Haag 25 mei 1966 NJ 1969 no. 65; Rb. Den Haag 5 maart 1971 NJ 1974 no. 326; Hof Den Bosch 4 juni 1980 NJ 1982 no. 30; Rb. Amsterdam 12 mei 1982 NJ 1984 no. 264. Sommige van deze beslissingen verwerpen terecht het uitgangspunt dat de billijke beloning zou moeten worden afgestemd op de winst die de werkgever met de exploitatie heeft behaald; andere uitspraken huldigen de m.i. onjuiste opvatting dat gelet zou moeten worden op hetgeen de werknemer als vrij uitvinder zou hebben verdiend. Een veelheid van faktoren moet in ogenschouw worden genomen volgens het Bossche hof; het noemt o.a. de aard van de werkzaamheden van de werknemer; het ontvangen salaris en eventuele andere voordelen die de werknemer heeft genoten; de vraag in hoeverre bij de uitvinding werkzaamheden van andere werknemers hebben meegespeeld en in hoeverre de werkgever faciliteiten en mogelijkheden tot research heeft verschaft; de vraag in hoeverre de organisatie van de onderneming een verantwoorde commerciële exploitatie van de uitvinding mogelijk maakt; en de vraag hoe de uitvinding op zichzelf moet worden gewaardeerd, mede gezien wellicht nog te overwinnen bijkomende technische problemen. Het thans aangevallen vs. van de Amsterdamse rb. staat dicht bij deze benadering; zie r.o. 18–19.
14. Ik concludeer tot verwerping van het beroep.
De Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden,