Conclusie
C01/184 HR
Mr. D.W.F. Verkade
Zitting 29 november 2002
Conclusie inzake
[eiseres]
tegen
Installerende Partners Bouw B.V.
1. Inleiding
Deze zaak gaat over de geldigheid, dan wel de gehele of partiële nietigheid van een octrooi voor antislip voor douchebakken e.d. en voor siliciumhoudende oppervlakken als steen en beton.
In eerste aanleg stond vooral hoofdconclusie 1 van het octrooi ter discussie, en in het bijzonder de vraag of de kunststofkorrels in het antislipmiddel al uit een eerdere octrooi-aanvrage bekend waren.
In appèl speelden ook enkele onderconclusies een rol. Deze hebben betrekking op het gebruik van middelen die de hechting bevorderen.
In cassatie gaat het alleen nog om deze onderconclusies (7-8 en 11-14). Het cassatiemiddel bevat louter motiveringsklachten.
Het hof heeft subsidiaire wijzigingsvoorstellen van [eiseres] ten aanzien van de octrooiconclusies afgewezen met een beroep op de criteria voor eventuele partiële nietigverklaring volgens het Spiro/Flamco-arrest van HR 9 februari 1966, NJ 1998, 2. Ook daartegen richt zich het cassatieberoep.
2. Feiten(1)
2.1. [eiseres] is houdster van het Nederlands octrooi NL C 1003495, haar na een aanvraag van 3 juli 1996 op 5 augustus 1997 - zonder voorafgaand nieuwheidsonderzoek en derhalve voor de duur van zes jaren - verleend voor een preparaat en een werkwijze voor het aanbrengen van een anti-sliplaag op een oppervlak en voortbrengsel voorzien van een anti-sliplaag. De conclusies van dit octrooi luiden als volgt:
1. Preparaat voor het aanbrengen van een anti-sliplaag op een oppervlak, waarbij het preparaat een deeltjesachtig materiaal bevattende bekledingssamenstelling en een hardend middel omvat, met het kenmerk, dat het deeltjesachtige materiaal uit kunststofkorrels bestaat.
2. Preparaat volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de kunststofkorrels uit polypropeen, polytheen, polystyreen copolymeren van etheen en vinylacetaat of van etheen en onverzadigbare alkenen vervaardigde korrels zijn.
3. Preparaat volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat de kunststofkorrels uit polypropeen vervaardigde korrels zijn.
4. Preparaat volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk dat de kunststofkorrels een gemiddelde grootte van 20 tot 4000 µm bezitten.
5. Preparaat volgens conclusie 4, met het kenmerk, dat de kunststofkorrels een gemiddelde grootte van 30 tot 100 µm bezitten.
6. Preparaat volgens conclusie 4, met het kenmerk, dat de kunststofkorrels een gemiddelde grootte van 100-300 µm bezitten.
7. Preparaat volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat het preparaat een oppervlakte-actief middel bevat.
8. Preparaat volgens conclusie 7, met het kenmerk, dat het oppervlakte-actieve middel polysiloxaan is.
9. Preparaat volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat het preparaat tevens een of meer vulmiddelen, krasvastheid bevorderende middelen, glansmiddelen, kleurstoffen en/of pigmenten bevat.
10. Werkwijze voor het aanbrengen van een anti-sliplaag op een oppervlak, met het kenmerk dat men:
i) het oppervlak met een reinigingsmiddel en vervolgens met een hechting bevorderend middel voorbehandelt en
ii) op het oppervlak het preparaat volgens conclusies 1 tot 9 aanbrengt.
11. Werkwijze volgens conclusie 10, met het kenmerk, dat men een siliciumhoudend oppervlak met een polysiloxaan voorbehandelt.
12. Werkwijze volgens conclusie 11, met het kenmerk, dat het polysiloxaan 3-aminopropyltriehoxysilaan en/of bis (3-triehoxysilylpropyl)amine bevat.
13. Werkwijze volgens conclusie 10, met het kenmerk, dat men een kunststofhoudend oppervlak met een uit een polaire polymere vloeistof bestaande hechtprimer voorbehandelt.
14. Werkwijze volgens conclusie 13, met het kenmerk, dat de hechtprimer een of meer synthetische harsen bevat.
15. Voortbrengsel dat voorzien is van een anti-sliplaag die een deeltjesachtig materiaal omvattend preparaat omvat, met het kenmerk, dat het deeltjesachtig materiaal uit kunststofkorrels bestaat.
16. Toepassing van een kunststofkorrels omvattend preparaat voor het aanbrengen van een anti-sliplaag op een oppervlak.
17. Toepassing volgens conclusie 16, met het kenmerk, dat de kunststofkorrels uit polypropeen vervaardigde korrels zijn.
2.2. Voorafgaand aan het onderhavige octrooi heeft [betrokkene 1] (directeur van [eiseres]) op 20 april 1993 een octrooiaanvrage voor een werkwijze voor het aanbrengen van een antislipvoorziening ingediend onder nummer NL 9300665. Deze aanvrage is op 16 november 1994 ter inzage gelegd en per 2 april 1996 vervallen verklaard wegens het niet-tijdig indienen van een verzoek tot beoordeling (art. 105 ROW Pro 1995 jo. art. 22K ROW).
2.3. Op 18 april 1995 heeft [betrokkene 1] onder nummer NL 1000154 een octrooiaanvrage ingediend voor naar eigen zeggen een verbeterde versie van de door voornoemde aanvrage onder bescherming gestelde uitvinding; deze aanvraag is niet ter inzage gelegd en op 18 juli 1996 op verzoek van [eiseres] ingetrokken.
2.4.1. Op 8 september 1997 heeft [eiseres] een exploit van desbewustheid van octrooi-inbreuk aan IPB doen betekenen.
IPB heeft vervolgens op 7 oktober 1997 bij het Bureau voor de Industriële Eigendom (hierna: het Bureau, of: het BIE) een verzoek om een nietigheidsadvies op de voet van art. 84 ROW Pro 1995 ingediend. IPB heeft zich daarbij beroepen op nieuwheids- en inventiviteitsgebreken wegens de terinzagelegging van NL 9300665 en het bij die aanvrage behorende nieuwheidsonderzoek met verwijzingen naar US 4363145, WO 88900018, GB 2156672 en DE 332092.
2.4.2. Bij Advies van 29 januari 1998 heeft het Bureau de aangedragen nietigheidsgronden van toepassing geacht op de conclusies 1 tot en met 10 en 13 tot en met 17 van het octrooi van [eiseres]. Het Bureau heeft daartoe (sterk verkort weergegeven) overwogen dat de voornoemde conclusies door de combinatie van NL 9300665 en DE 3320929 uitvindingshoogte missen en dat tegen de volgconclusies 11 en 12 geen bezwaren zijn geformuleerd.
3. Procesverloop
3.1. IPB heeft gevorderd dat de rechtbank het octrooi NL C 1003495 nietig verklaart. IPB heeft daartoe gesteld, verkort weergegeven en onder verwijzing naar het nietigheidsadvies van het Bureau van 29 januari 1998, dat het onderwerp van de conclusie nieuw noch inventief is en dat het octrooischrift niet een in voldoende mate toepasbare beschrijving van de uitvinding bevat.(2) [eiseres] heeft gemotiveerd verweer gevoerd.
3.2. Bij vonnis van 14 april 1999 heeft de rechtbank op de voet van art. 75 ROW Pro 1995 de conclusies 1 tot en met 17 van het Nederlands octrooi NL C 1003495 vernietigd.
3.3. [eiseres] is van dit vonnis in beroep gekomen bij het gerechtshof te 's-Gravenhage, onder aanvoering van vijf grieven. IPB heeft gemotiveerd verweer gevoerd.
3.4. Bij pleidooi heeft [eiseres] vier voorstellen voor (beperktere) conclusies overgelegd, zulks ter beoordeling van het hof voor het geval dat het octrooi gedeeltelijk nietig zou moeten worden verklaard. IPB heeft zich ook hiertegen gemotiveerd verweerd.
3.5. Bij arrest van 1 maart 2001 heeft het hof het vonnis van de rechtbank bekrachtigd. Ik zal de relevante overwegingen van het hof bij de bespreking van de middelen weergeven.
3.6. Tegen 's hofs arrest heeft [eiseres] tijdig beroep in cassatie ingesteld, onder aanvoering van een uit zes onderdelen bestaand middel.
4. Nietigheidsactie tegen een registratie-octrooi
4.1. Als ik mij niet vergis is deze zaak de eerste zaak die de Hoge Raad bereikt, waarin het gaat om een zgn. registratie-octrooi (of zesjaars-octrooi, of klein octrooi), verleend door het BIE op basis van art. 33 van Pro de Rijksoctrooiwet 1995.
Zo'n octrooi is - behoudens formaliteiten - niet aan voorafgaand onderzoek onderworpen, met name ook niet ten aanzien van nieuwheid en inventiviteit. Dat is dus heel anders dan bij Europees verleende octrooien en bij de octrooien verleend onder de Rijksoctrooiwet van 1910. Een registratie-octrooi is, zo kan men zeggen, in feite niet meer dan een 'claim'.
4.2. Het registratie-octrooi staat bloot aan vernietiging op basis van de (Europees geharmoniseerde) vereisten waaraan ieder octrooi moet voldoen: met name (wederom) nieuwheid en inventiviteit. In de ROW 1995 vindt men die twee eisen nader uitgelegd in art. 4 en Pro art. 6, waaruit ik citeer:
'Artikel 4. - 1. Een uitvinding wordt als nieuw beschouwd, indien zij geen deel uitmaakt van de stand van de techniek. [...]'
'Artikel 6. - Een uitvinding wordt als het resultaat van uitvinderswerkzaamheid aangemerkt, indien zij voor een deskundige niet op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek. [...]'
4.3. Om de uitoefening van het ongetoetste registratie-octrooi niet al te gemakkelijk te maken, heeft de wetgever in art. 70 lid 2 ROW Pro 1995 bepaald dat een rechtsvordering tot handhaving van het octrooi niet ontvankelijk is indien niet bij conclusie van eis de resultaten van een door het BIE of door het Europese Octrooibureau (EOB) ingesteld nieuwheidsonderzoek worden overgelegd.
De octrooihouder behoeft evenwel niet tevens een advies omtrent de inventiviteit (art. 6 ROW Pro 1995) over te leggen. Opvallenderwijs bepaalt art. 76 ROW Pro 1995 daarentegen dat de partij die een vordering tot vernietiging instelt niet ontvankelijk is, wanneer hij niet bij conclusie van eis (in conventie of in reconventie al naar gelang de vordering tot vernietiging als principale of als reconventionele vordering is ingesteld) een door het BIE uitgebracht advies over de nietigheidsgrond(en) overlegt. Wie van zijn kant de nietigheid van een ongetoetst registratie-octrooi wil inroepen, moet dus wachten(3) op een door hem aan te vragen en te betalen (althans voor te financieren(4)) advies van het Bureau.
4.4. De onderhavige zaak speelt overigens tussen partijen die met elkaar al langer over nauw verwante (licentie-)materie strijden(5), ook reeds voordat [eiseres] op basis van zijn nieuwe registratie-octrooi NL C 1003495 dd. 5 augustus 1997, op 8 september 1997 aan IPB het desbewustheidsexploit deed betekenen. IPB heeft daarop gereageerd door harerzijds als eiseres de onderhavige nietigheidsactie te beginnen, na het vragen en verkrijgen van het meergenoemde advies van het BIE.
4.5. Het debat in cassatie geeft, als ik goed zie, geen aanleiding tot ampele overwegingen omtrent stelplicht en nog minder omtrent bewijslast in geval van nietigheidsprocedures bij een registratie-octrooi. Toch wil ik wel kwijt dat het verschil tussen na toetsing verleende octrooien enerzijds en registratie-octrooien anderzijds, daartoe m.i. aanleiding zou kunnen geven.
In geval van een na toetsing verleend octrooi, waarbij - als het goed is - de octrooihouder zelf de nieuwheid en inventiviteit bij de octrooiverlenende instantie heeft moeten staven/bevechten(6), is er aanleiding om na de octrooiverlening de stelplicht primair te leggen op de betwister van de geldigheid.
Maar ligt bij een registratie-octrooi niet het omgekeerde voor de hand? Het is, zoals ik hierboven zei, al opmerkelijk dat in Nederland bij zo'n registratie-octrooi degene die de nietigheid inroept verplicht is een nietigheidsadvies van het BIE te vragen, op straffe van niet-ontvankelijkheid.(7) Wat daarvan zij, het is m.i. - vooreerst in het kader van de hoor en wederhoor door het BIE - de houder van het registratie-octrooi die primair nieuwheids- en inventiviteitsclaims dient te onderbouwen en bezwaren daartegen moet zien te weerleggen. Dat uitgangspunt dient m.i. ook bij de rechter te gelden.(8) Ik kom hierop omdat [eiseres], de houder van het onderhavige registratie-octrooi, blijkens haar stellingname in cassatie meer dan eens (impliciet) lijkt uit te gaan van het tegendeel. IPB zag kennelijk onvoldoende reden om hier expliciet op in te gaan, hetgeen begrijpelijk is in het licht van haar verdere stellingname in cassatie.
4.6. In het bovenstaande zijn mogelijkerwijs een of meer gegevens of gezichtspunten vervat, die bij de beoordeling van de cassatiemiddelen dienstig kunnen zijn.
5. Bespreking van het cassatiemiddel
De onderdelen 1 t/m 4; algemeen
5.1. De onderdelen 1 t/m 4 met hun vele subonderdelen richten zich alle tegen rov. 14 van 's hofs arrest.
5.2. Hoewel de onderdelen stuk voor stuk 's hofs overweging 'onjuist' noemen, laten de onderdelen stuk voor stuk achterwege aan te geven welke rechtsregels - met name ook welke (uitleg-)regels ten aanzien van nietigverklaring van octrooien - door het hof eventueel miskend zouden zijn. De onderdelen zijn de facto motiveringsklachten.
5.3. Nu het enkel gaat om motiveringklachten, lijken de onderdelen vervolgens meer dan eens over het hoofd te zien dat de uitleg van octrooien van feitelijke aard is(9), zodat een door de octrooihouder bepleite andere lezing of uitleg op zichzelf niet tot cassatie kan leiden. Daarvoor is méér nodig, zoals onbegrijpelijkheid, of het passeren van essentiële stellingen van de octrooihouder.
5.4. Ik meen dat veel (sub-)onderdelen voorts het volgende uit het oog verliezen.
5.4.1. Bij de beoordeling van de geldigheid van [het octrooi van eiseres] heeft in casu (begrijpelijkerwijs) een grote rol gespeeld de vergelijking met de eerdere octrooiaanvrage 93.00665. Daarmee is echter allerminst gezegd dat de stand van de techniek ten tijde van de aanvrage van [het octrooi van eiseres] NL C 1003495 niet nog méér bezwaren aan het licht kan brengen dan alleen die eerdere octrooiaanvrage 93.00065.
5.4.2. [eiseres] gaat m.i. daarenboven vaak voorbij aan het verschil tussen de wijze van toetsing aan nieuwheidsbezwaren (art. 4 ROW Pro) en de wijze van toetsing aan het inventiviteitscriterium (art. 6 ROW Pro).
Bij de nieuwheid staat een (voor juristen soms wat wereldvreemde) zeer exacte beoordelingswijze voorop. Als autobanden met een doorsnee van 5 decimeter, 6 decimeter, en 10 decimeter bekend waren, kunnen autobanden met een doorsnee van 12 decimeter nog steeds 'nieuw' zijn.
Het inventiviteitscriterium van art. 6 ROW Pro:
'indien zij voor een deskundige niet op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek. [...]''
dient er nu juist toe om de toepassing van octrooirecht te onttrekken aan louter millimeterij, en om de redelijkheid de doorslag te laten geven: is er sprake van een inventieve (niet voor de hand liggende) sprong voorwaarts?
Dat het bij dit laatste (onvermijdelijk) om waarderingsoordelen gaat, is duidelijk. Dat die waarderingsoordelen behoren tot het domein van de feitenrechter, hoogstens binnen bepaalde door de wetgever resp. de cassatierechter gegeven uitlegregels, moge eveneens duidelijk zijn.
5.5. Met deze vooropstelling moge de anders wellicht wat 'kortaf' opgevatte afdoening van een groot aantal middelonderdelen, verklaard zijn.
5.6. Ik geef thans de aangevallen rov. 14 van het hof weer:
'14. Het in het preparaat opnemen van een oppervlakte-actief middel (conclusie 7-8) is naar het oordeel van het hof niet inventief, nu blijkens de toelichting op de grieven een dergelijk middel hetzelfde is als een hechtprimer en de toepassing van een dergelijk middel reeds bekend is uit de Nederlandse octrooiaanvrage 93.0065. Voorzover in die publicatie niet reeds kan worden gelezen, dat het oppervlakte-actief middel deel uitmaakt van een preparaat voor het aanbrengen van een anti-sliplaag, acht het hof het opnemen van dat middel in het preparaat voor de hand liggend. Om diezelfde redenen is het hof van oordeel, dat aan de materie van de volgconclusies 11-14 inventiviteit ontbreekt.'
Onderdeel 1
5.7. Onderdeel 1 richt zich vooreerst tegen 's hofs oordeel met betrekking tot de conclusies 7 en 8 dat de toepassing van een oppervlakte-actief middel reeds bekend is uit de Nederlandse octrooiaanvrage 93.00665 (rov. 14, eerste volzin).
5.8. Subonderdeel 1.1 acht die overweging onbegrijpelijk met de in het subonderdeel daartoe naar voren gebrachte argumenten.
5.9. Dit subonderdeel, gericht tegen de eerste volzin van rov. 14, faalt bij gebrek aan belang. In de tweede volzin overweegt het hof dat voor zover in de eerdere aanvrage niet kan worden gelezen dat het oppervlakte-actief middel deel uitmaakt van het preparaat, het hof die opname voor de vakman voor de hand liggend acht. Dat is een zelfstandig dragende nietigheidsgrond, die hierna bestand zal blijken tegen het dáártegen gerichte middelonderdeel 2.
5.10. Subonderdeel 1.2 stelt dat conclusie 8 een specifiek oppervlakte-actief middel betreft dat veel voordelen kent, te weten het middel polysiloxaan. Het hof heeft, aldus het subonderdeel, nagelaten op kenbare wijze te toetsen of dit specifieke oppervlakte-actieve middel bekend is uit in het bijzonder aanvrage 93.00665.
Voor dit subonderdeel geldt hetzelfde als voor subonderdeel 1.1.
5.11. Subonderdeel 1.3 klaagt dat rov. 14 ten aanzien van de conclusies 7-8 geen voldoende kenbare en gemotiveerde behandeling van enige daar genoemde, volgens het subonderdeel essentiële stellingen (a, b en c) van [eiseres] bevat. Die stellingen, waarin ik mij enige cursiveringen gepermitteerd heb, zijn in het onderdeel als volgt weergegeven:
'a. Het grote voordeel van het gebruik van een oppervlakte-actief middel, met name polysiloxaan, ten opzichte van andere middelen als component van de bekledingssamenstelling is de goede hechting met de ondergrond die wordt verkregen (zie plt. in appel § 55).
b. De hechting van de bekledingssamenstelling zonder gebruik te maken van een oppervlakte-actief middel, met name polysiloxaan, in het mengsel is dusdanig slecht dat het vrijwel onmiddellijk loslaat. Dit is dan ook een belangrijk element van de uitvinding; (zie plt. in appel § 57).
c. Het gebruik van een oppervlakte-actief middel, met name polysiloxaan, als component van de bekledingssamenstelling heeft bovendien als grote voordeel ten opzichte van andere middelen dat men een betere homogene vermenging krijgt van de apolaire kunststof met de bekledingssamenstelling (zie plt. in appel § 55). Een niet-homogene vermenging van de kunststofkorrels, die zorgen voor het anti-slipeffect, met de bekledingssamenstelling leidt tot het ongewenste gevolg dat de korrels 'uitzakken' (vgl. plt. in appel § 47). Een ander voorbeeld is de verbetering van de hechting van de korrels in de bekledingssamenstelling, ter voorkoming dat de korrels los komen te liggen nadat de anti-sliplaag is gelegd (zie plt. in appel § 48).'
5.12. Om aan de kwalificatie 'essentiële stellingen' te voldoen, moet het gaan om stellingen die, indien juist, tot een ander oordeel hadden behoren te leiden met betrekking tot de door de rechtbank aangenomen nietigheid wegens niet-nieuwheid en/of niet-inventiviteit. Ik vermeld nog eens de bijbehorende wettelijke criteria in de ROW 1995:
- dat de betrokken eigenschappen niet behoorden tot de stand der techniek (art. 4); resp.
- dat de betrokken eigenschappen voor een deskundige niet op een voor de hand liggende wijze voortvloeien uit de stand van de techniek (art. 6).
5.13. De door mij gecursiveerde kwalificaties 'grote voordeel' (2 x), 'belangrijk element' en 'verbetering' zijn (als zij feitelijk juist zijn) mogelijk goede verkoopargumenten voor producten als in het octrooi omschreven. Zij zeggen daarmee echter niet iets over de nieuwheid resp. inventiviteit ten opzichte van de stand der techniek ten tijde van de aanvrage van het onderhavige octrooi, laat staan dat zij de gronden waarop de rechtbank dienovereenkomstig tot nietigheid concludeerde, aantasten.
Het hof heeft de stellingen dan ook niet als essentieel behoeven op te vatten, en zijn oordeel is evenmin onbegrijpelijk.
Reeds hierop stuit het subonderdeel af.
5.14. Onderdeel 2 richt zich tegen het oordeel in de tweede volzin van rov. 14, inhoudende dat het opnemen van 'het' oppervlakte-actief middel in het preparaat voor het aanbrengen van een anti-sliplaag voor de vakman voor de hand ligt. Het gaat hier dus om de inventiviteitstoets van art. 6 ROW Pro 1995.
5.15. Subonderdeel 2.1 stelt dat, voor zover het hof hier doelt op oppervlakte-actieve middelen in het algemeen, het hof miskent dat in conclusie 8 specifiek wordt gesproken over polysiloxaan als oppervlakte-actief middel. Het hof heeft, aldus het subonderdeel, niet op voldoende kenbare en begrijpelijke wijze getoetst of de toepassing van polysiloxaan in het preparaat voor de vakman voor de hand ligt.
Subonderdeel 2.2 vervolgt dat, indien het hof die toets wel heeft uitgevoerd, het kennelijk oordeel van het hof dat toepassing van polysiloxaan in het preparaat voor de vakman voor de hand ligt, onvoldoende begrijpelijk is (gemotiveerd). Zijdens [eiseres] is, zo besluit dit subonderdeel, uitvoerig gewezen op de vele voordelen die dit middel kent.
5.16. In het BIE-advies is over deze volgconclusies het volgende te lezen:
'- de conclusies 7-9 betreffen slechts maatregelen als de toepassing van een oppervlakte actief middel (concl. 7), van met name polysiloxaan (concl. 8), dan wel (...). Deze maatregelen houden (.....) geen enkel verband met de in conclusie 1 beschreven maatregelen en zijn bovendien als zodanig niet als een uitvinding te beschouwen.
5.17. Het hof is kennelijk, en niet onbegrijpelijk, tot het oordeel gekomen dat de juistheid van het op dit advies voortbouwend oordeel van de rechtbank niet door het niet noemen van 'voordelen' van nu juist polysiloxaan, kan worden aangetast. Mede in het licht van partijdebat behoefde dit oordeel geen nadere motivering. Voor wat betreft de verwijzing in subonderdeel 2.2 naar stellingen en vindplaatsen genoemd in subonderdeel 1.3, verwijs ik naar hetgeen ik hierboven in nrs. 5.12 en 5.13 van deze conclusie heb opgemerkt.
5.18. Als ik het niet gemakkelijk leesbare subonderdeel 2.3 goed begrijp, gaat dat subonderdeel er (stilzwijgend) van uit dat het hof zijn oordeel dat het in het preparaat opnemen van een oppervlakte-actief middel voor de vakman voor de hand zou liggen, gegrond zou hebben op (enkel) lezing van de Nederlandse octrooiaanvrage 93.0065. Dáárvan uitgaande klaagt het subonderdeel over onbegrijpelijkheid, nu die octrooiaanvrage 93.0065 slechts spreekt over het schoon en vetvrij maken van de bodem door 'het behandelen van de bodem met (..) een adhesieve promotor, zoals xyleen'. En 'behandelen', zo begrijp ik het subonderdeel, is niet 'opnemen'.
5.19. Niettegenstaande deze welwillende lezing mijnerzijds van het subonderdeel, moet het stranden op onjuiste lezing van 's hofs overweging, zodat het feitelijke grondslag mist. Uit niets blijkt immers dat het hof zijn oordeel dat het in het preparaat opnemen van een oppervlakte-actief middel voor de vakman voor de hand zou liggen, louter gegrond zou hebben op lezing van (nu juist) de Nederlandse octrooiaanvrage 93.0065.
Kennelijk en niet onbegrijpelijk heeft het hof - met de rechtbank en het BIE - zijn oordeel erop gebaseerd dat niet inventief kan heten: het toevoegen van een component aan een preparaat teneinde twee of meer functies te combineren, in plaats van de componenten afzonderlijk te doseren respectievelijk de functies afzonderlijk te doen plaats vinden. Mij dunkt dat het hof zonder schending van een rechtsregel en zonder nadere motivering tot een zodanig oordeel kon komen. De winkels staan sinds jaar en dag overvol met combinatiepreparaten die verschillende, voorheen onderscheiden maar blijkbaar even zo goed te verenigen elementen/functies bevatten: of men nu bij de supermarkt, de hobbywinkel, de drogist of de autoshop enz. komt. Wasmiddelen behoren tot de meest voor de hand liggende van de talloze voorbeelden.
5.20. Onderdeel 3 richt zich tegen 's hofs oordeel dat 'om dezelfde redenen' inventiviteit ontbreekt aan de volgconclusies 11-14.
5.21. Subonderdeel 3.1 strekt ten betoge dat die motivering niet opgaat omdat aanvrage 93.0065 spreekt over het schoon en vetvrij maken van de bodem door 'het behandelen van de bodem met (...) een adhesieve promotor, zoals xyleen' en xyleen een (apolair) vloeibaar reinigingsmiddel is. Daarentegen bestaat in conclusie 11 van het aangevallen octrooi, gelezen in samenhang met conclusie 10 en p. 6 regels 14-20 van het octrooischrift, de voorbehandeling uit toepassing van een reinigingsmiddel en vervolgens met het hechting bevorderende middel polysiloxaan. Deze wijze van voorbehandeling (dus met een extra behandeling na de toepassing van het reinigingsmiddel), is, zo besluit het subonderdeel, niet bekend uit aanvrage 93.00665.
5.22. Ook deze klacht berust op een verkeerde lezing, en ook hier wat mij betreft 'om dezelfde reden', waarbij ik verwijs naar par. 5.4.2, 5.13 en 5.19 hierboven. 's Hofs oordeel over de niet-inventiviteit is kennelijk en alleszins begrijpelijk niet gebaseerd op alleen maar vergelijking van het bestreden octrooi met alleen maar de octrooiaanvrage 93.0065, maar op vergelijking met de stand van de techniek in het algemeen, en op een aan het hof voorbehouden waarderingsoordeel ten aanzien van de mate van inventiviteit.
Het hof heeft - meer concreet - met de aangevallen overweging kennelijk en niet onbegrijpelijk aangegeven dat het gebruik van een middel dat de hechting bevordert, ook als het niet besloten ligt in de eerdere aanvrage, 'sowieso' voor de hand ligt. (Ik zou haast zeggen: wat ligt méér voor de hand?)
5.23. Subonderdeel 3.2 klaagt dat het hof de volgende essentiële stellingen van [eiseres] niet afdoende in zijn oordeel zou hebben betrokken:
'a. Siliciumhoudende oppervlakten zoals steen en beton zijn niet van nature slipvast. Met name als zij nat zijn, worden zij glad. In geen van de literatuurplaatsen, zoals de Nederlandse octrooiaanvrage 93.00665, wordt geleerd hoe de deskundige het probleem moet oplossen om een goed hechtende anti-sliplaag op een siliciumhoudend oppervlak als steen of beton aan te brengen (zie o.m. zie o.m. MvG § 31).
b. Als siliciumhoudende oppervlakken worden voorbehandeld met een oppervlakte-actief middel, met name polysiloxaan, bevordert dit de hechting van het preparaat op het oppervlak (zie o.m. § 30).
c. De hechting van de bekledingssamenstelling zonder gebruik te maken van een oppervlakte-actief middel, met name polysiloxaan, in de voorbehandeling is dusdanig slecht dat het vrijwel onmiddellijk loslaat. Dit is dan ook een belangrijk element van de uitvinding (zie MvG § 29 en 30, en plt. in appel § 57).
d. Siliciumhoudende oppervlakkan zoals steen en beton zijn relatief polaire oppervlakken. De bekledingen die volgens de uitvinding hierop worden toegepast zijn relatief apolair (dat is wenselijk, omdat een polaire anti-sliplaag water aantrekt, hetgeen ten nadele is van de anti-slipwerking en de hygiëne; zie o.m. plt. in appel § 3 en 61-65). Er is dus een goede verbinding nodig die verenigbaar is met beide materialen, zodat een goede hechting worden verkregen. (zie MvG § 32). Polysiloxaan is een verbinding die zowel polaire als apolaire delen bevat. Deze oplossing van voornoemd technisch probleem wordt nergens in bijvoorbeeld de Nederlandse octrooiaanvrage geleerd (zie MvG § 33).
e. Volgens de Nederlandse octrooiaanvrage 93.00665 wordt bij voorkeur xyleen als hechting bevorderend middel toegepast. Xyleen is een apolaire stof en zou derhalve nooit de hechting van het preparaat op een siliciumhoudend oppervlak kunnen verbeteren (zie o.m. § MvG 34 [...)]'.
5.24. Ook voor al deze stellingen geldt dat zij louter vergelijken met de inhoud van de octrooiaanvrage 93.00665 resp. met enige andere door [eiseres] ten processe genoemde literatuurplaatsen, waarin de in het onderhavige octrooi vermelde eigenschappen of voordelen niet zouden worden genoemd. Dat levert evenwel geen essentiële stellingen op tegen 's hofs hier aangevochten oordeel nopens het ontbreken van inventiviteit. De beoordeling daarvan is een aan de feitenrechter voorbehouden oordeel, waarbij zoals hierboven reeds meer dan eens aangegeven, het gaat om vergelijking met de stand van de techniek in het algemeen en waarbij de toets is of het in het octrooi geclaimde niet op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek. Het subonderdeel klaagt - terecht - niet over schending van deze toets.
Uit het voorgaande volgt dat ook dit subonderdeel geen doel treft.
5.25. Ook onderdeel 4 richt zich tegen 's hofs oordeel dat aan de materie van de conclusies 7-8 en 11-14 inventiviteit ontbreekt. Het onderdeel verwijst allereerst naar het gestelde in de middelonderdelen 1 tot en met 3.
De drie subonderdelen 4.2 - 4.4 beogen hieraan nog iets toe te voegen.
5.26. Subonderdeel 4.2 klaagt dat het hof niet op voldoende wijze ervan blijk geeft de stellingen van [eiseres] in § 37 van de MvG in zijn oordeel te hebben betrokken. Die stellingen houden volgens het subonderdeel in dat conclusies 7, 8 en 11-14 een nauwkeurige gebruiksaanwijzing geven 'voor hoe kan worden gekomen tot een zo optimaal mogelijke' hechting van de anti-sliplaag naar gelang het oppervlak (kunststof of siliciumhoudend) waarop de anti-sliplaag moet worden aangebracht. Dit valt, zo besluit het subonderdeel, op geen enkele wijze uit de techniek af te leiden en is in de praktijk van groot belang.
5.27. Het subonderdeel is in wezen een herhaling van de eerdere klachten, en moet het lot daarvan delen. Ook de deelstelling in het subonderdeel, dat het geheel van conclusies 7, 8 en 11-14 een 'nauwkeurige gebruiksaanwijzing' geeft, die als zodanig niet uit de techniek zou zijn af te leiden, levert geen afzonderlijk argument op tegen 's hofs aan de hand van art. 6 ROW Pro gegeven feitelijk en niet onbegrijpelijk oordeel dat een en ander wél op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek ('voor de vakman voor de hand liggend'). Ook 'een groot belang voor de praktijk' levert nog geen inventiviteit op.
5.28. Subonderdeel 4.3 stelt dat de in subonderdeel 4.2 bedoelde goede hechting met name wordt bereikt door toepassing van polysiloxaan in het mengsel of in de voorbehandeling. In rov. 14 wordt, aldus het subonderdeel, niet op toereikende wijze gemotiveerd waarom de toepassing van dit specifieke, vele voordelen kennende, middel niet inventief zou zijn.
Dit subonderdeel is in wezen een herhaling van subonderdeel 2.2 en deelt het lot daarvan.
5.29. Subonderdeel 4.4. stelt dat, nu op zijn minst twijfel bestaat over het al dan niet inventief zijn van de octrooiconclusies 7-8 en 11-14, het hof niet had mogen oordelen dat deze inventiviteit ontbreekt zonder eerst deskundigen te raadplegen. Dit geldt, aldus het onderdeel, met name voor conclusies 11 en 12, nu het BIE zich in zijn advies van 29 januari 1998 niet heeft uitgelaten over de inventiviteit van deze conclusies.
5.30. Het is vaste rechtspraak dat het aan het beleid van de rechter die over de feiten oordeelt is overgelaten of hij meent te moeten overgaan tot het benoemen van een deskundige om te beslissen welke deskundige voorlichting hij behoeft. Een partij kan dan ook niet klagen over het passeren van een desbetreffend verzoek.(10) Hierop loopt dit middelonderdeel vast.
Dat het BIE zich niet (afzonderlijk) heeft uitgelaten over de onderconclusies 11 en 12 doet daaraan niet af. Als [eiseres] dit als een gemis voelde, had het haar trouwens vrijgestaan om ten deze in eerste of tweede aanleg harerzijds een of meer verklaringen van (partij-)deskundigen in het geding te brengen.
Het middel klaagt (m.i. overigens terecht) in dit verband niét over een (partieel) ontvankelijkheidsbezwaar tegen de nietigheidsactie van IPB.
Onderdeel 5
5.31. Onderdeel 5 richt zich tegen de r.ovv. 19 en 20 waarin het hof geoordeeld heeft dat niet aan de 'Spiro/Flamco-criteria' is voldaan. De overwegingen luiden (cijferaanduidingen [i] t/m [iv] door mij toegevoegd, A-G):
'19. Uit HR 9 februari 1996, BIE 1996, p. 334 (Spiro/Flamco) blijkt dat partiële nietigheidverklaring alleen toelaatbaar is [i] wanneer voor de gemiddelde vakman die kennis neemt zowel van het octrooischrift als van de stand van de techniek op de indieningsdatum, voldoende duidelijk is waar de grenzen van de bescherming liggen die door het octrooi, voor zover geldig, wordt geboden. Daartoe is niet alleen vereist [ii] dat achteraf een aanvulling van het octrooischrift kan worden geformuleerd, waardoor deze grenzen met voldoende duidelijkheid worden getrokken, maar tevens [iii] dat het gaat om een aanvulling die voor de gemiddelde vakman reeds tevoren voldoende voor de hand lag, om aan de hand van de inhoud van het octrooischrift in samenhang met de stand van de techniek op de indieningsdatum, zelfstandig tot de slotsom te komen dat het octrooi slechts verleend had behoren te worden met de in die aanvulling gelegen beperking en dat het derhalve binnen de daaruit af te leiden engere grenzen geldig was. Tevens moet [iv] het voor de gemiddelde vakman voldoende duidelijk zijn dat de aanvulling slechts het bestaande octrooi beperkt en niet leidt tot een ander octrooi dan dat waarvan de nietigverklaring wordt gevorderd.
20. Naar het oordeel van het hof is aan de genoemde voorwaarden niet voldaan, nu door [eiseres] vier verschillende conclusievoorstellen zijn voorgelegd, die ieder een andere, en onderling verschillende, aanvulling bevatten. Hiermede geeft [eiseres] zelf aan, dat er kennelijk meer mogelijkheden zijn tot aanvulling van het octrooi. Gelet op bovenstaande kan niet worden gezegd, dat één van deze voorstellen voor de gemiddelde vakman reeds tevoren voldoende voor de hand lag om tot de slotsom te komen dat het octrooi slechts verleend had behoren te worden met de in dat voorstel gelegen beperking. Partiële nietigverklaring van het octrooi van [eiseres] is daarom niet toelaatbaar, zodat het hof de voorgelegde conclusievoorstellen niet inhoudelijk behoeft te onderzoeken.'
5.32. Het onderdeel bestrijdt niet de juistheid van 's hofs weergave van deze voorwaarden, neergelegd in het Spiro/Flamco-arrest van HR 9 februari 1996.(11)
5.33. Subonderdeel 5.1 betoogt dat het arrest vier voorwaarden noemt, en klaagt dat het hof slechts (op kenbare wijze) aan één daarvan heeft getoetst, nl. slechts aan de voorwaarde dat het moet gaan om een aanvulling die voor de gemiddelde vakman reeds tevoren voldoende voor de hand lag om aan de hand van de inhoud van het octrooischrift in samenhang met de stand van de techniek op de indieningsdatum(12) tot de slotsom te komen dat het octrooi slechts verleend had behoren te worden met de in die aanvulling gelegen beperking. Het onderdeel besluit dat 's hofs oordeel dat niet(13) aan alle criteria is voldaan, dus onvoldoende is gemotiveerd.
5.34. Het onderdeel berust vooreerst op onjuiste lezing van rov. 20. Het hof heeft niet overwogen dat niet 'aan alle criteria is voldaan', maar dat 'aan de genoemde voorwaarden niet [is] voldaan'.
Nu het gaat om vier cumulatieve voorwaarden - [eiseres] bestrijdt terecht niet dat het om cumulatieve voorwaarden gaat - kon het hof door uiteen te zetten dat aan één (hierboven cursief weergegeven) voorwaarde niet was voldaan, vanzelfsprekend oordelen dat aan 'de voorwaarden' niet was voldaan.
5.35. Subonderdeel 5.2. klaagt dat 's hofs overweging dat [eiseres] door vier verschillende conclusievoorstellen voor te leggen zelf aangeeft dat er kennelijk meer mogelijkheden zijn tot aanvulling van het octrooi, onbegrijpelijk is, althans voor zover het hof met 'mogelijkheden' bedoelt: mogelijkheden die voor de vakman voldoende voor de hand liggen. [eiseres] heeft, zo gaat het subonderdeel verder, duidelijk het voorstel F1 aangedragen als (enige) voor de vakman voldoende voor de hand liggende aanvulling. De andere drie voorstellen zijn, aldus het subonderdeel, slechts als subsidiair, meer subsidiair en uiterst subsidiair op te vatten.
5.36. De klacht faalt. Daargelaten of de criteria van het Spiro/Flamco-arrest de door het onderdeel verdedigde mogelijkheden van primaire, subsidiaire, meer subsidiaire en uiterst subsidiaire varianten zou toelaten (waarbij zeker vraagtekens te plaatsen zijn), komt 's hofs lezing van de voorstellen er kennelijk op neer dat de voorstellen niét in de vorm van een primair voorstel met daarna subsidiaire varianten zijn gepresenteerd. Die lezing is, gelet op het partijdebat, de wijze van presentatie van de voorstellen in de pleitnota in appel en gelet op hun inhoud, niet onbegrijpelijk.(14) Ik wijs hiertoe op de omstandigheid dat voorstel II niet in het verlengde ligt van voorstel I. Voorstel I bevat de toevoeging (mijn cursivering, A-G):
... met het kenmerk, dat de bekledingssamenstelling verder een hardend middel bevat en dat het deeltjesachtige kunststofmateriaal een apolair kunststofmateriaal is.
En voorstel II:
... met het kenmerk dat de bekledingssamenstelling verder een hardend middel bevat en dat het deeltjesachtige kunststofmateriaal een Shore D hardheid van 50 tot 85 bezit.
Aldus is het begrijpelijk dat het hof tot het oordeel is gekomen dat er in de visie van [eiseres] zelf meerdere voor de vakman voor de hand liggende mogelijkheden zijn.(15) Ik wijs er nog op dat het middel geen klacht aanvoert tegen 's hofs weergave in rov. 18 van de voorstellen van [eiseres].
5.37. Onderdeel 5.3 bevat de subsidiaire klacht dat als er meerdere mogelijkheden zijn tot aanvulling van het octrooi, dit niet de conclusie wettigt dat niet(16) aan 'de Spiro/Flamco-voorwaarden' is voldaan. Het feit dat er meerdere (al dan niet voor de hand liggende) aanvullingen mogelijk, althans voorgesteld zijn, wil volgens dit subonderdeel niet zeggen dat uitgesloten is dat slechts één van die aanvullingen voor de vakman tevoren voldoende voor de hand lag om tot de slotsom te komen dat het octrooi slechts geldig is met de in die aanvulling gelegen beperking. Het hof heeft, zo besluit het onderdeel, ten onrechte, althans zonder nadere motivering, nagelaten elk van de voorgestelde aanvullingen te toetsen aan de 'Spiro/Flamco-criteria'.
5.38. Ook deze klacht kan niet tot cassatie leiden. Het hof heeft begrepen, en ook kunnen begrijpen, dat [eiseres] met de voorstellen beoogde om (tenminste: twee) aanvullingsmogelijkheden van gelijke orde te berde te brengen, die beiden als voor de hand liggend naar voren werden geacht. Daaruit heeft het hof kunnen afleiden dat er in de visie van [eiseres] alternatieve voor de hand liggende mogelijkheden waren.
5.39. Hier komt bij dat [eiseres] de aard en achtergrond van het Spiro/Flamco-arrest lijkt te miskennen. [eiseres] stond niet bij een toetsende instantie die het octrooi nog moest verlenen ([eiseres] heeft trouwens zelf gekozen voor de weg van art. 33 ROW Pro 1995 zonder voorafgaande toetsing). [eiseres] stond voor de rechter die constateerde dat het octrooi (minst genomen partieel) nietig is.
De boodschap van het Spiro/Flamco-arrest nu is allerminst om de mogelijkheid te scheppen diverse amenderingen voor te leggen, in de hoop dat er één zal slagen. Het arrest laat, terecht zeer mondjesmaat, toe om in plaats van een algehele vernietiging, onder omstandigheden toch nog een partiële vernietiging mogelijk te maken, mits daarbij aan de rechtszekerheid voor derden geen afbreuk wordt gedaan.
Daarbij past van de kant van de octrooihouder niet een opstelling waarin verschillende alternatieve beperkingsmogelijkheden worden aangedragen. Daarbij past veeleer een straight forward opstelling in de geest 'dat iedere deskundige als het ware "alleen maar dít" in het octrooi kon lezen', met een (al dan niet deemoedige) erkenning dat het dus een even 'kennelijke' onjuistheid was om in het octrooi méér dan 'alleen maar dit' te claimen.
5.40. De in het onderdeel besloten liggende klacht dat op het hof een verdere onderzoeksplicht zou rusten, heeft heel veel van een 'omgekeerde wereld'. Bij een (bij deze stand van zaken) ten eerste minst genomen te ruim geformuleerd octrooi, dat men ten tweede niet vooraf door een octrooiverlenende instantie heeft laten toetsen, en ten derde het uitblijven van een éénduidige, voor de gemiddelde vakman voor de hand liggende andere lezing (integendeel: het opperen van alternatieve zodanige lezingen), gaat het niet aan om de rechter te verwijten dat die had moeten uitzoeken wélke van die alternatieven voor de vakman voor de hand liggend zou zijn.
5.41. Subonderdeel 5.4 stelt dat het voeren van verweer in de vorm van primaire, subsidiaire en meer subsidiaire stellingen alleszins geoorloofd is, en dat het in strijd is met de goede procesorde om een dergelijke wijze van verweer voeren 'af te straffen' op de wijze zoals het hof dat heeft gedaan.
5.42. Het subonderdeel kan, om redenen hierboven uiteengezet, evenmin slagen.
5.42. Onderdeel 6 heeft geen zelfstandige betekenis.
6. Slotsom
Het middel faalt m.i. in al zijn onderdelen. Bij (althans) de middelonderdelen 1-4 dringt zich de vraag op of zij, bij gebrek aan rechtsvragen met belang voor de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling, een gemotiveerde beslissing verdienen, en of de verkorte motivering van art. 81 R.O. niet eerder in de rede ligt.
7. Conclusie
Mijn conclusie strekt tot verwerping van het beroep.
De procureur-generaal bij de
Hoge Raad der Nederlanden
A-G
1 Ontleend aan de rovv. 1.1, 1.2 en 1.4 van het vonnis van de rechtbank.
2 Het betrof een procedure op verkorte termijn, zonder re- en dupliek.
3 Mede in verband met de door het BIE in acht te nemen hoor en wederhoor, kan dat even duren. Het procesdossier in deze zaak leert dat het adviesverzoek aan het Bureau dateert van 7 oktober 1997, en het advies van het Bureau van 29 januari 1998.
4 Denkbaar is dat art. 6:96, lid 2 BW toepassing kan vinden.
5 Vgl. rov. 1.3 van het vonnis van de Rechtbank. Het aldaar bedoelde arrest van het hof te Amsterdam van 5 maart 1998 is door [eiseres] overgelegd als prod. 5 bij Conclusie van antwoord. De pleitnota in appel van mr Brinkman maakt in par. 13 melding van het arrest van de Hoge Raad in deze zaak, waarbij het arrest van het hof wegens motiveringsgebreken vernietigd is, en de zaak verwezen is naar het hof te 's-Gravenhage. Ik heb het arrest van de Hoge Raad getraceerd als HR 4 februari 2000, nr C98/199HR, JOL 2000, 78 (zie ook RvdW 2000, blz. 408) zonder er verder -net zo min als partijen - in de in deze conclusie besproken 'nieuwe' zaak iets mee te doen.
6 Als het (in dit verband) 'nog beter' is: mede tegen opposities van belanghebbende derden.
7 Uit de mond van de oud-advocaat bij de Hoge Raad mr. R. Laret tekende ik eens de opmerking op: moet hier niet gesproken worden van een [aanzienlijke] verkapte verhoging van het griffierecht?
8 Een eventueel gunstig advies van het BIE of het EOB vormt voor de octrooihouder dan natuurlijk een belangrijke steun in de rug.
9 Ik verwijs naar Van Nieuwenhoven Helbach/Huydecoper/Van Nispen, in T.J. Dorhout Mees' Ned. Handels- en Faillissementsrecht II, 8e druk 1989, nr. 335, en naar bijv. (recent) HR 2 november 2001, NJ 2001, 686 (BT/KPN), rov. 3.2.3.
10 Hugenholtz/Heemskerk, 19e druk 1998, nr. 134, pp. 160-161; 20e druk 2002, nr. 92, p. 93. Zie bijv. HR 16 april 1999, NJ 1999, 666 (L./Interpolis), HR 8 juni 2001, NJ 2001, 433 (Zwolsche Algemeene/De Greef) en HR 14 december 2001, NJ 2002, 73 (B./Ruitersportcentrum).
11 BIE 1996, p. 334 m.nt. Ste. en Br., NJ 1998, 2 m.nt. DWFV. Zie ook Den Hartog, BIE 1997, p. 27 en Van Breda, IER 1997, p. 89.
Blijkens HR 16 februari 2001, NJ 2001, 393 m.nt. DWFV (Wiva/Van Egmond) zijn de Spiro/Flamco-criteria ook van toepassing op onder de ROW 1995 verleende octrooien.
12 Het middelonderdeel laat hier weg het woord 'zelfstandig' (A-G).
13 Volgens de s.t. (p. 16, nr. 3.26) is het woord 'niet' in de cassatiedagvaarding weggevallen: de s.t. kwalificeert het als een (kennelijke/evidente) verschrijving.
14 Vgl. de (kennelijk abusievelijk) zo genoemde twee akten 'houdende uitlating producties' (bedoeld zal zijn: akten bij pleidooi) zijdens [eiseres] dd. 15 januari 2000 (jaartal 2000 eveneens kennelijk abusievelijk, bedoeld is: 2001), jo de pleitnota zijdens [eiseres] in appèl, p. 24 e.v., nrs. 61 e.v.
15 Ten overvloede wijs ik er nog op dat in de passage vóór 'met het kenmerk' in de voorstellen is toegevoegd dat het preparaat ook een hars en in de bekledingssamenstelling een hardend middel bevat.
16 Ook hier is in de cassatiedagvaarding nog een keer het woord 'niet' weggevallen (neem ik aan).